Año XXV - Número 1628 Lima, 13 de junio de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 28-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de la disposición prevista en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 82, literal k), 96 y 144 de la misma Decisión. Parte actora: sociedad IVG COLVACHINI SPA.

Caso: signo “LOGOTIPO”. Expediente Interno: Nº 6152-99ML Proceso 99-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 73 incisos d) y e) de la Decisión 311, 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 311, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno Nº 2220-2003.

Actor: STRUCTURECO, INC. Marca: ESTRUCTURE Proceso 41-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 9516-02-ML. Actor: Sociedad BAYER AKTIENGELLSCHAFT. Marca denominativa: “CEPROZ” Proceso 9-IP-2008.- 16 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal h), 224 y 231 de la misma Decisión. Marca: PAMOLSA KRYSTAL y logotipo.

Actor: sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Proceso interno Nº 1516-2007 Proceso 34-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales a) y f), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Marca: JIRAFA POPULAR (mixta).

Actor: SUMINISTROS INTEGRALES LIMITADA. Proceso interno Nº 2005-0130 Para nosotros la Patria es América 38 GACETA OFICIAL 13/06/2008 2.44 PROCESO Nº 28-IP-2006 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 82, literal k), 96 y 144 de la misma Decisión. Parte actora: sociedad IVG COLVACHINI SPA.

Caso: signo “LOGOTIPO”. Expediente Interno: Nº 6152-99-ML. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, a los seis días del mes de setiembre del año dos mil seis. VISTOS El oficio Nº 067-TDCA-1S, de 26 de enero de 2006, mediante el cual, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo Nº 1 del Distrito de Quito, con sede en la ciudad de San Francisco de Quito, de la República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial, con motivo del proceso interno Nº 6152-99-ML.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 8 de marzo de 2006. 1. Las partes. La parte demandante es la sociedad IVG COLVACHINI SPA.

La parte demandada es, el Estado Ecuatoriano por actuación del Director Nacional de la Propiedad Industrial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y el Procurador General del Estado. 2. Determinación de los Hechos Relevantes. 2.1 Hechos El 9 de marzo de 1998 IVG COLVACHINI SPA. presentó la solicitud de registro del signo de producto constituido por un “LOGOTIPO”, destinado a proteger productos de la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza (Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos).

Efectuada la publicación de la solicitud, y vencido el término de 30 días, no presentaron observaciones por parte de terceros. Con fecha 4 de mayo de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, efectuó el examen de registrabilidad en virtud del cual resolvió denegar el registro de la marca solicitada mediante Resolución Nº 29763, ya que a su criterio “no es susceptible de registro ya que constituye un signo de conformidad con normas técnicas (Código de Barras)”.

El 17 de junio de 1999 se presentó recurso de reposición ante el Director Nacional de Propiedad Industrial, quien mediante Resolución Nº 0030726 ratificó el total contenido de la providencia Nº 29763 y ordenó el archivo del expediente; por lo que la empresa solicitante formula demanda ante la Primera Sala del Tribunal Distrital N° 1, de lo Contencioso Administrativo de Quito, Ecuador. 2.2 Fundamentos de la Demanda Conforme al escrito de la demanda, los principales argumentos son: 1) Que, el signo solicitado no contraviene disposición legal o reglamentaria alguna, y que la marca solicitada es un signo distintivo susceptible de registro; 2) Que, el Director Nacional de Propiedad Industrial en forma subjetiva determina que el signo solicitado corresponde a un código de barras cuando no es así; 3) Que, el diseño de marca figurativa presentado se encuentra registrado en varios países GACETA OFICIAL 13/06/2008 3.44 del mundo; y que además se trata de una marca famosa y notoria; un signo de conformidad con las normas técnicas. 4) Que, la resolución impugnada es extemporánea, por cuanto el lapso para efectuar el examen de registrabilidad expiró; 4.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial en uso de sus atribuciones negó el registro de la marca LOGOTIPO. 5. Solicita que se tenga el expediente administrativo como prueba. 5) La aparente obligación que tenía la autoridad administrativa competente de emitir el certificado de registro. “Habiendo fenecido inexorablemente el término previsto por la ley para el examen de registrabilidad sin que se haya efectuado objeción de ninguna naturaleza el Director Nacional de Propiedad Industrial debió proceder a emitir el certificado de registro, pues la marca se entendió aceptada para registro, no siendo procedente por tanto, que extemporáneamente entre a efectuar consideraciones para negar el registro”; 6) Que, el LOGOTIPO presentado para registro no corresponde a algún símbolo de Código de Barras contemplado en el sistema estándar internacional EAN – UCC, consecuentemente, que es claro que el rechazo efectuado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de la solicitud de registro es absolutamente infundada e improcedente. 2.3 Fundamentos de la Contestación a la Demanda 2.3.1 Conforme al escrito de solicitud de interpretación prejudicial, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, (IEPI), presenta las siguientes excepciones: 1.

Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Ratificación de la Resolución Nº 29763 que guarda conformidad con la legislación andina y nacional. 3. Solicitud de rechazo de la demanda. 2.3.2 Asimismo, el Director Nacional de Propiedad Industrial opone las siguientes excepciones: 1. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2.

Legitimidad del acto impugnado por provenir de autoridad competente y haber observado las formalidades de Ley. 3. La denominación LOGOTIPO no es susceptible de registro, ya que constituye Del texto de la contestación presentada por el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI se indica que “Conforme lo dispone el Art. 82 literal k) de la Decisión 344 en concordancia con el Art. 195 literal K) de la Ley de Propiedad Intelectual la denominación LOGOTIPO no es susceptible de registro ya que constituye un signo de conformidad con las normas técnicas”. 2.3.3 El Procurador General del Estado no presenta contestación a la demanda e informa que corresponde al representante legal del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada, y señala casillero judicial con el fin de vigilar las actuaciones procesales.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la prevista en el “artículo 81 de la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial” (sic); Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se pide forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto en los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, en cumplimiento de la disposición indicada en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en el auto que obra a los folios 13 y 14 del expediente, el Tribunal decidió admitir a GACETA OFICIAL trámite la presente solicitud de interpretación prejudicial, así como “Fijar un término de diez (10) días hábiles, a contar de la fecha de notificación del presente auto, para que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, Distrito de Quito, República del Ecuador, se sirva remitir a este Tribunal un ejemplar impreso del signo ‘LOGOTIPO’”;

Que, vencido el lapso en mención, no se recibió respuesta alguna por parte de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Nº 1, Distrito de Quito, República del Ecuador; sin embargo, con posterioridad al vencimiento del término concedido, y según la certificación de la Secretaría de este Tribunal, se recibió en fecha 4 de mayo de 2006 el oficio No. 332-TDCA1S.6152-ML, sucrito por el Presidente (E) de la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual adjunta “el ‘LOGOTIPO’ a color a fin de que se continué (sic) lo antes posible con la interpretación Judicial (sic) ( …)”;

Que, adjunto al Oficio remitido por el Tribunal consultante, consta un ejemplar impreso del “SIGNO CORRESPONDIENTE AL PROCESO 6152 ML ‘LOGOTIPO’”, y a pesar de haber sido allegado de modo extemporáneo, este Tribunal lo agrega al expediente y lo tiene en cuenta para la elaboración de la presente interpretación prejudicial, dado lo indispensable de referirse al mismo conforme lo prevé el artículo 34 in fine del Tratado de Creación del Organismo; y, Que, una vez examinada la vigencia de la norma sometida a consulta, esto es, el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal encuentra procedente su interpretación; así como, en ejercicio de la potestad que deriva del artículo 34 de su Tratado de Creación, la interpretación de oficio, de los artículos 82, literal k), 96 y 144 de la citada Decisión. Los textos de las disposiciones a interpretar son del tenor siguiente: DECISIÓN 344 (…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 13/06/2008 4.44 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) k) Los signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; ( ) Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. (…) Artículo 144.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros. (…) I. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Concepto de marca y elementos constitutivos.

La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir en el mercado los bienes o los servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, GACETA OFICIAL distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo 13/06/2008 5.44 de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

II. PROHIBICIÓN DE REGISTRO DEL SIGNO SOLICITADO DE CONFORMIDAD CON NORMAS TÉCNICAS. Las normas o requisitos técnicos forman parte del comercio mundial y afectan aproximadamente un ochenta por ciento del intercambio de bienes y servicios que se produce a nivel global. Los métodos que se utilizan para evaluar la conformidad de los productos o servicios a esas normas técnicas, facilitan un eficiente comercio internacional y ofrecen beneficios significativos cuando se utilizan adecuadamente.

Esos métodos permiten el libre flujo de bienes y servicios, dentro y fuera de las fronteras nacionales, al proporcionar un conjunto compartido de especificaciones y requisitos de evaluación. Sin embargo, cuando los métodos de evaluación, se diseñan inadecuadamente o con la intención de proteger mercados internos, pueden constituirse en medidas restrictivas al impedir un libre acceso de los productos o servicios a dichos mercados.

(Tomado de: bogota.usembassy.gov/ wwwsa018.shtml). En la Comunidad Andina la Decisión 376 de la Comisión, modificada parcialmente por la Decisión 419, relativa al Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología (publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 284, del 31 de julio de 1997) señala en su preámbulo que las normas técnicas “constituyen herramientas esenciales para el desarrollo de la Subregión, dado que propician la mejora progresiva de la calidad de los productos y servicios que se intercambian en el comercio internacional, y para la protección de la salud, la seguridad, el medio ambiente y la protección al consumidor”.

El artículo 26 de la citada Decisión, faculta a los Países Miembros a mantener, emitir y aplicar normas técnicas en materias de “seguridad, protección a la vida, salud humana, animal, vegetal y protección al medio ambiente”, según las propiedades de uso y empleo de productos o servicios a los que se apliquen. Asimismo, en lo que se refiere al “diseño y características descriptivas (del producto o servicio) en la medida en GACETA OFICIAL que éstas se encuentren relacionadas con el uso y empleo”.

El glosario de términos que contiene la Decisión 376, precisa el alcance del concepto “norma”, que en el contexto referido se relaciona a un documento “establecido por consenso y aprobado por un organismo autorizado, que proporciona para uso común y repetido, reglas, directivas o características de las actividades o sus resultados, a fin de garantizar un orden óptimo en un contexto dado”; y que se vuelve “técnica” cuando contiene reglas de carácter obligatorio y “requisitos técnicos o hace referencia a normas o especificaciones técnicas o códigos de práctica o los integra a su contenido”.

Por tanto, la disposición prevista en el artículo 82, literal k), de la Decisión 344 se refiere a la irregistrabilidad como marca de los signos que se emplean para colocar sobre productos o servicios, a fin de indicar que los mismos han sido elaborados —o que su actividad se lleva a cabo— de acuerdo con las normas o reglamentaciones técnicas previstas en disposiciones expresas, emitidas por las autoridades competentes de los Países Miembros, o por entidades reconocidas por la legislación de cada País. De este modo, y a manera de ejemplo, “Los sellos de calidad oficiales que emplean los países miembros, no podrán ser registrados como marca”.

(CHARRIA GARCÍA, Fernando: “Propiedad Industrial en Colombia”, editorial Bellas Artes, Cali, 2001, p. 91). En efecto, los sellos de calidad que otorga la correspondiente autoridad o institución acreditada, por cuanto el producto o servicio se encuentra conforme a las normas técnicas expresamente establecidas, no puede ser asimilado a una marca con la protección que el Régimen Común de Propiedad Industrial le otorga; y, constituiría un uso equivocado incluirlo como distintivo del producto o servicio, o utilizarlo en la publicidad, comercialización o promoción del bien o servicio correspondiente como si fuese una marca.

Sin embargo, dicha prohibición opera sólo en aquellos sellos que tengan las características antes mencionadas, y no la estilización de las mismas. En el caso objeto de la presente interpretación prejudicial, el consultante deberá tener en cuen- 13/06/2008 6.44 ta si el signo solicitado, correspondiente al expediente interno No. 6152-ML, es uno con las características indicadas, es decir, de aquellos empleados para colocar sobre productos o servicios con el objeto de demostrar que los mismos cumplen con las normas o reglamentaciones técnicas adecuadas, emitidas por las autoridades competentes del País Miembro donde ha sido solicitado su registro como marca.

III. DEL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA. El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la Oficina Nacional Competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.

Se ha considerado que tiene interés legítimo para presentar observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registrar un signo idéntico o similar, como quien formuló primero la solicitud de registro. Vencido el plazo indicado, y en caso de no haberse presentado observaciones, de conformidad con la disposición del artículo 96 eiusdem, la Oficina Nacional Competente, a la vista de las pruebas de que disponga, procederá a realizar el examen de registrabilidad y, en consecuencia, a otorgar o denegar el registro del signo como marca.

El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, como se indicó, deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión en referencia. Por último, se exige que el acto por el cual se concede o deniega el registro solicitado se encuentre debidamente motivado, esto es, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinan a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto.

El Tribunal ha reiterado a este propósito que: “La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué del acto y la razón de ser de la Resolución o declaración, constituyendo por ello una formalidad sustancial cuya ausencia, insuficien- GACETA OFICIAL cia, error o falsedad puede llevar a la nulidad del acto”. (Sentencia dictada en el expediente Nº 01-AN-97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998).

IV. DE LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA. DE LOS ASUNTOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL NO COMPRENDIDOS EN LA DECISIÓN 344 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. 13/06/2008 7.44 que las legislaciones nacionales de los Países Miembros “(…) no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”: (Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, publicada en la Gaceta Oficial Nº 177, del 20 de abril de 1995).

Al no establecer la normativa comunitaria plazo alguno a la Autoridad Competente, para efectuar el análisis de registrabilidad marcario, este tema podrá ser regulado por la legislación nacional observando los siguientes criterios: Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, La disposición prevista en el artículo 144 de la Decisión 344 remite a la legislación nacional de los Países Miembros los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en ella.

Con fundamento en una remisión de esta naturaleza, el Tribunal ha declarado inadmisible “(…) que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión (…) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ( ).

En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (…)”. (Sentencia dictada en el expediente N° 02-IP-88, publicada en la Gaceta Oficial Nº 33, del 26 de julio de 1988).

Primero: En el caso de autos, será registrable como marca el signo que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y que no incurra en las prohibiciones establecidas en los artículos 82 y 83 eiusdem. De esta manera, el Tribunal ha establecido y ratificado que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

CONCLUYE: Segundo: Serán irregistrables como marca los signos que se emplean para colocar sobre productos o servicios, a fin de indicar que los mismos han sido elaborados —o que su actividad se lleva a cabo— de acuerdo con las normas o reglamentaciones técnicas previstas en disposiciones expresamente establecidas, emitidas por las autoridades competentes de los Países Miembros, o por entidades reconocidas por la legislación de cada País. Tercero: En el procedimiento de registro de un signo como marca, la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de un acto administrativo debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos.

Cuarto: En efecto, por virtud de la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha señalado En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas GACETA OFICIAL 13/06/2008 8.44 de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias o requisitos adicionales, o dictar reglamentaciones que, de una u otra manera, restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, entre otros, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones conteni- das en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO Nº 99-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 73 incisos d) y e) de la Decisión 311, 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 311, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno Nº 2220-2003.

Actor: STRUCTURECO, INC. Marca: ESTRUCTURE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de setiembre del año dos mil seis. VISTOS: solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 73 literales d) y e) de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 113 literal c) de la Decisión 344, con motivo del proceso interno N° 2220-2003.

El Oficio Nº 178-2006-SCS-CS, de 19 de Abril de 2006, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y GACETA OFICIAL los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 5 de julio de 2006.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen: 1. Las partes. La actora es STRUCTURECO, INC. Se demanda a la Nación peruana a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual– INDECOPI-; al Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales; y a MARCIAL RODAS CELIS. 2.

Determinación de los hechos relevantes. 2.1. Hechos. Los hechos relevantes conforme a los escritos de la demanda y la contestación son los siguientes: El 2 de enero de 1997, la firma STRUCTURECO INC, solicitó la nulidad del registro de la marca ESTRUCTURE, con Certificado Nº 95657 para la clase 25, concedida el 5 de febrero de 1992, a favor de la firma CONECTION S.A., argumentando que dicho registro fue concedido en contravención de lo que prescribe el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, además alegó ser titular de la marca “STRUCTURE” en clase 3 y que ésta es notoria.

Con fecha 21 de febrero de 1997, la firma comercial CONECTION S.A. contestó la nulidad interpuesta por la demandante negando que se hayan infringido las normas del ordenamiento comunitario, además que el registro de la marca “STRUCTURE” a favor del accionante en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, fue otorgado con posterioridad al registro de su marca.

El Señor Marcial Rodas el 20 de octubre de 1998, se apersonó al proceso señalando ser el nuevo titular de la marca “ESTRUCTURE”. El 17 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolu- 13/06/2008 9.44 ción Nº 14703-1998/OSD-INDECOPI que declaró infundada la nulidad. Con fecha 12 de enero de 1999, la firma STRUCTURECO, INC. interpuso reconsideración contra la Resolución del INDECOPI, alegando la mala fe del Sr. Luis Miguel Saco Vértiz Cruzado, argumentando una aparente práctica antiética que consiste en adquirir los registros de marcas ajenas a su favor, para luego negociar su transferencia con sus legítimos titulares.

En fecha 10 de marzo de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundado el recurso de reconsideración. En fecha 8 de abril de 1999, se interpuso apelación contra dicha providencia ante el Tribunal del INDECOPI el cual, en fecha 18 de septiembre de 2000, mediante Resolución 1026-2000TPI-INDECOPI, confirmó la resolución y declaró infundada la nulidad, argumentando que la marca no es notoria y que las pruebas presentadas sólo se dirigen a demostrar la práctica anti-ética del Sr. Luis Miguel Saco Vértiz Cruzado, lo que no considera relevante ya que se trata de una persona jurídica distinta de la empresa antes mencionada. 2.2.

Fundamentos de la demanda. El actor argumenta las pretensiones de la siguiente forma: • Que la mala fe de la Firma CONECTION S.A. ha quedado acreditada. El actor acusa de mala fe al Sr. Luis Miguel Saco Vértiz Cruzado; indica que “todos estos hechos están acreditados en el Exp. No 29321, al cual nos remitimos, evidencia una conducta desleal de parte del Sr. Saco Vértiz (quien es gerente general de Conection S.A.) que en el presente caso tomó la decisión (a través de su empresa Conection S.A. de la cual es fundador, gerente general y representante) de registrar la marca “ESTRUCTURE” que es una copia casi idéntica a la marca ajena y notoria “STRUCTURE” (…) Dado los antecedentes del Sr. Saco Vértiz, no puede permitirse que continúe usurpando signos ajenos y luego los negocie con sus legítimos titulares.” Señala así mismo, que el INDECOPI no puede utilizar una ficción legal para beneficiar ni convalidar actos ilícitos.

GACETA OFICIAL 13/06/2008 10.44 • La probada Notoriedad de la Marca “STRUCTURE”. mala fe de él mismo y no de la empresa Conection S.A. La notoriedad queda demostrada por hechos como su antigüedad, para lo cual menciona una lista de países donde dicha marca se encuentra registrada, incluidos los Países Miembros de la Comunidad Andina y Venezuela, señalando que se añade en el Expediente No 29321 una lista de 77 países donde el signo es protegido.

Señala, que los actos para obtener el registro de la marca “ESTRUCTURE” realizados por la empresa Conection S.A. no pueden ser imputados al Sr. Luis Miguel Saco Vértiz por cuanto son personas jurídicas diferentes de la empresa conforme a las normas de Derecho Civil del Perú. La publicidad de la Marca “STRUCTURE” donde indica una lista de revistas donde ha publicado diversos artículos publicitarios en 1995, señalando asimismo que ha mantenido campañas publicitarias desde 1989.

Indica, por otra parte, que los procedimientos de nulidad que haga la administración para determinar la “mala fe” en un registro marcario sólo podrá hacerlos respecto de la empresa que solicita la marca. Indica también, que conforme a la declaración bajo juramento del señor Edgar J. Jones, la firma STRUCTURECO INC. es una subsidiaria de la firma Limited Express Inc., quien es dueña de aproximadamente 5,298 tiendas especializadas en prendas de vestir sólo en los Estados Unidos de América y que dicha marca entró en el mercado norteamericano y mundial en 1989 con una línea de ropa distribuida en miles de tiendas en todo el mundo.

Por último indica una lista de ingresos anuales de la empresa desde 1989 hasta 1995. • Sobre la supuesta notoriedad de la marca STRUCTURE, registrada a favor de Structureco Inc. Señala que en razón de estas campañas publicitarias en todo el mundo el Sr. Saco Vértiz conoció o estuvo en aptitud de conocer la existencia de la marca y que por ello careció de buena “FE” comercial y el certificado Nº 95657 deviene nulo. 2.3.

Contestación a la demanda 2.3.1 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI. • Acerca de la supuesta mala fe con que se habría procedido en el registro de la marca ESTRUCTURE cuya nulidad se solicita. Considera que las pruebas presentadas por la demandante no establecen la mala fe, ya que éstas únicamente se encuentran referidas a las marcas solicitadas por el Sr. Luis Miguel Saco Vértiz, y que luego fueron objeto de transferencia por parte de éste en favor de terceros, circunstancia que demostraría, en todo caso, la Que, la demandante sólo ha realizado en distintos países el acto formal de registro de un signo distintivo, lo cual no constituye factor para determinar la notoriedad.

Asimismo, los medios de publicidad utilizados por la empresa demandante no constituyen una forma idónea para el mundo andino, por cuanto se refieren a campañas realizadas en países de habla inglesa. Por otra parte, señala que los índices de ventas del producto sólo corresponden al mercado de los Estados Unidos de América y no prueban que al menos 60% del sector relevante de los consumidores nacionales o de algún otro país miembro conociera la marca del accionante al momento de concederse el registro de la marca “ESTRUCTURE” a favor de Conection S.A. 2.3.2 CONTESTACIÓN DEL PROCURADOR PÚBLICO ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

Señala, en cuanto al alegato de la mala fe por la accionante, que la Decisión 344 no establece los criterios aplicables para determinar qué conducta se considera de mala fe. Afirma, que la Decisión 344 en su artículo 113 literal “c” concordado con la legislación nacional del Perú, “(…) nos permite concluir que una conducta transgrede el principio de buena fe cuando im- GACETA OFICIAL porta un comportamiento desleal o deshonesto que perjudique o vulnere intereses ajenos”.

Hace referencia a las prácticas que hace el Sr. Luis Miguel Saco Vertiz Cruzado, gerente de la empresa Conection S.A. sobre solicitar marcas y obtener su registro para luego negociarlas, como prueba de mala fe, indicando que “(…) no es relevante a efectos de demostrar la mala fe de la Empresa CONECTION S.A. ya que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 78 del Código Civil se trata de personas distintas e independientes, por lo que los actos de uno no pueden ser imputados al otro”.

En cuanto al argumento de notoriedad, señala que ésta no ha podido ser demostrada. 2.3.3 Contestación del Sr. Marcial Rodas Celis. Contesta la Demanda en los siguientes términos: Con respecto al argumento de mala fe “(…) se desvanece en reiterados argumentos inconsistentes sobre la supuesta mala fe de una empresa llamada Conection S.A. y de un Sr. Saco Vértiz los cuales no guardan relación alguna con el suscrito.

Dichos argumentos únicamente buscan confundir a la Sala y son impertinentes para evaluar si la resolución materia de autos adolece de nulidad, tal como lo ha señalado la Contraria.” Con respecto al argumento de notoriedad, indica que la marca no es notoriamente conocida, señalado que las pruebas analizadas al dictarse la resolución impugnada no lograban demostrar la notoriedad de la marca de acuerdo a los criterios exigidos por la legislación. 13/06/2008 11.44 2.5 Apelación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República del Perú. Fue concedido con efecto suspensivo, y remitido a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República del Perú, quien ordena la presente interpretación prejudicial y solicita suspender el proceso judicial, hasta que se emita la respectiva interpretación.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que en la presente solicitud se interpretarán los artículos 73 literales d) y e) de la Decisión 311, 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, y de oficio, los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 311.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 311 2.4 Sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema. Se declara fundada la demanda y nula la Resolución 1026-2000/TPI-INDECOPI, por cuanto, en criterio de la Sala, se han efectuado actos de mala fe y considera que se incurrió en vicio de nulidad previsto en el inciso b) del artículo 43 del Decreto Supremo 02-94-JUS, al haberse emitido contraviniendo el numeral 2 literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

Por otra parte, señala que la marca no es notoriamente conocida y que las pruebas presentadas a tal fin fueron insuficientes. (…) “Artículo 71 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o GACETA OFICIAL servicios idénticos o similares de otra persona. 13/06/2008 12.44 DECISIÓN 344 (…) (…) Artículo 113 Artículo 73 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: (…) (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. c) El registro se haya obtenido de mala fe.

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.

(…) Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: I. DEFINICIÓN DE MARCA Y SUS REQUISITOS ESENCIALES Del artículo 71 de la Decisión 311, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, término éste entendido como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

GACETA OFICIAL Las condiciones o requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, se encuentran determinados en dicho artículo, esto es: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos todos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia que viene siendo sentada por este Tribunal. 13/06/2008 13.44 El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. a) Perceptibilidad II. NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 311 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El Tribunal, al interpretar el artículo 113 de la Decisión 344, ha sostenido que la acción de nulidad del registro de una marca sólo puede ser adelantada, en el caso de los particulares, a instancia de “parte interesada”, es decir, que el accionante debe tener un interés jurídicamente protegido, cuya vulneración le hubiera afectado de manera particular.

Ha expresado al respecto, que la nulidad de un acto administrativo: “normalmente procede contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto este último indispensable para que dicho recurso avance hacia la vía judicial, ( ) ya que constituye una consecuencia normal de la revisión efectuada por la administración a instancia sólo del legítimo titular de la marca ( );

( ) Obviamente, el ejercicio de esos recursos –el administrativo y el subsiguiente judicial-, incluido el trámite del ‘agotamiento de la vía administrativa’ estará sometido a las regulaciones de cada ordenamiento nacional”. (Proceso 28-IP-95, marca: “CANALI”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 332, de 30 de marzo de 1998) y ratificados en el Proceso 20-IP-99, marca: “SUMMER JUICE”).

Causales para intentar la nulidad del registro. El mencionado artículo de la Decisión 344 determina, que procede decretar la nulidad del registro en virtud de la acción de nulidad, cuando se presente una o varias de las siguientes causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiera otorgado con base en datos o documentos previamente de- GACETA OFICIAL clarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

El principio de la buena fe en el registro de marcas. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto a principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro.

El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe, es sancionado por el régimen jurídico con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella. Así, el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 erige en causal de nulidad el hecho de haber obtenido un registro marcario infringiendo el principio de la buena fe, conducta infractora que para el caso se tipifica en la realización de una de las acciones previstas en la norma comentada o de cualesquiera que pudieran significar que la obtención del registro tuvo como finalidad la de conseguir un fin injusto o irregular, aunque aparentemente revestido de un ropaje legal.

Corresponde en todo caso al juez o a la autoridad competente, analizar la situación concreta a los efectos de determinar si en el contenido del literal c) del artículo 113, cabe la conducta realizada por el agente o si ésta es susceptible de incluirse en otras acciones que constituyan el ejercicio también de una conducta realizada con mala fe. 13/06/2008 14.44 III.

LA CONFUNDIBILIDAD CON SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”, conforme a lo establecido por el literal a) del artículo 73 de la Decisión 311.

La confusión como causal de irregistrabilidad de la marca que se contempla en la aludida norma, entre otros aspectos, está dirigida a proteger tanto al consumidor por razones de interés general, para que no se vea inducido a error, como al productor, para garantizarle la identificación del producto que introduce al mercado. La confusión puede producirse en tres ámbitos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas.

Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra” (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153). En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, sin embargo puedan inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la palabra, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se constituye entre signos que al ser pronunciados tienen sonido GACETA OFICIAL similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. En todo caso, determinar si entre dos signos existe confusión que pudiera darse por el uso de los mismos constituye un aspecto librado a la decisión de la administración o del juzgador, a quienes les corresponde proceder en armonía con los criterios expuestos, mediante actuaciones en ningún caso arbitrarias y, apoyadas, complementariamente, con las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad.

IV. LA REPRODUCCIÓN O LA IMITACIÓN DE UN SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado a la marca notoria, por sus atributos de “difusión” y de “reconocimiento” logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

El literal d) del artículo 73 de la Decisión 311 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”.

En el literal e) del artículo 73 de la Decisión 311 se prevé una protección especial a la marca 13/06/2008 15.44 notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. Recalcando, no obstante, que la notoriedad es un hecho que debe ser probado, de acuerdo a los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

Un signo puede ser registrado como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, siempre que no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión. 2.

No son registrables los signos que según lo previsto por el artículo 73, literal a) de aquélla, sean idénticos o similares a otros ya registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3. Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de equívoco en que pueda incurrir el consumidor al apreciar las marcas en cotejo. 4.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 5. El juez o la autoridad nacional competente, analizará el caso concreto y determinará si la conducta realizada trasgredió el principio de la buena fe en materia de registro marcario y, en consecuencia, si se encuentra dentro de la causal de nulidad estipulada en el artículo GACETA OFICIAL 13/06/2008 16.44 113, literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 6.

El artículo 73, en sus literales d) y e), de la Decisión 311, establece protección especial para la marca notoria, con el fin de proteger al consumidor y al titular del signo notorio. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación. La calidad de notoria de una marca debe ser probada por quien la alega.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 41-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literales a) y b), y 136, literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador.

Expediente Interno Nº 9516-02-ML. Actor: Sociedad BAYER AKTIENGELLSCHAFT Marca denominativa: “CEPROZ”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República del Ecuador.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de marzo de 2008.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: Sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT GACETA OFICIAL Demandada: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, REPÚBLICA DE ECUADOR. Tercero interesado: Señor MIGUEL EDUARDO GARCÍA COSTA. B. DATOS RELEVANTES 1.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. El señor MIGUEL EDUARDO GARCÍA COSTA solicitó el 28 de febrero de 2001 el registro del signo denominativo CEPROZ para amparar productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Se tramitó bajo el número 111681 de 2001. b. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT presentó oposición al registro del signo denominativo CEPROZ con base en la marca denominativa CIPRO, registrada en Ecuador para proteger preparaciones farmacéuticas comprendidas en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. c. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 979916 del 2 de abril de 2002, resolvió rechazar la oposición presentada y conceder el registro del signo denominativo CEPROZ. d. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, el 31 de julio de 2002 interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 2.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. La demanda se soporta en los siguientes argumentos: 13/06/2008 17.44 a. Los signos en conflicto son confundibles entre sí y podrían generar error en el público consumidor, ya que presentan suficientes semejanzas gráficas, visuales, fonéticas y auditivas. b. Como quiera que se trata de la comparación entre dos signos que amparan productos farmacéuticos, la autoridad administrativa debió aplicar un criterio más riguroso de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En este sentido la posibilidad de confusión sería una causal suficiente de rechazo. c. De conformidad con las reglas establecidas para el cotejo marcario, no cabe duda de la confundibilidad de los signos en conflicto. d. La resolución impugnada no fue debidamente motivada. 3.

FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. a. Por parte del Presidente del IEPI “(…) Ratifico la resolución No. 979916 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es la materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente. (…)” b. Por parte del tercero interesado en las resultas del proceso. ƒ El acto administrativo demandado se encuentra debidamente motivado. ƒ Los signos en conflicto no son semejantes al realizarse la respectiva visión en conjunto.

Desde el punto de vista fonético auditivo tampoco existe confusión. ƒ Aunque las marcas pertenecen a la misma clase no son del mismo género o especie de productos y, por lo tanto, no habría riesgo de confusión. GACETA OFICIAL 13/06/2008 18.44 II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. d) las letras y los números; El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. (…) Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 134, 135 literales a), b), y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de Comunidad Andina.

Los literales i) y m) del artículo 135 de la Decisión 486 no serán interpretados ya que no son aplicables al asunto en cuestión. Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; Asimismo, se interpretará de oficio el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(…)” Artículo 136 A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…) Artículo 150 b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” c) los sonidos y los olores;

(…) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; GACETA OFICIAL 13/06/2008 19.44 VI. CONSIDERACIONES. cios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de las marcas.

La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario. El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así: “La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…). B. Comparación entre marcas denominativas.

C. Las marcas farmacéuticas. (…) D. Conexión competitiva de productos de la misma clase. La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…). E. Debida motivación de los actos que conceden o deniegan registros marcarios. (…) A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…). (…) En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo CEPROZ, ya que se afirma es semejante a las marca denominativa CIPRO. Por tal motivo es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos.

Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2 Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servi- El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, fun- 1 2 ALEMAN Marco Matías.

“NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73. LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002. GACETA OFICIAL ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros.

Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.

(OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. LexisNexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ 13/06/2008 20.44 al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es importante recalcar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: “( ) la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa GACETA OFICIAL es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva.

En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible”. 3 13/06/2008 21.44 signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”. 4 Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: 1. La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el 3 OTERO LASTRES, José Manuel.

“REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132. La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2.

La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad, el cual, se encuentra implícito en la noción de marca. 4 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.

Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. GACETA OFICIAL 13/06/2008 22.44 Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca. José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo”. 5 mentada busca amparar las marcas comunes del riesgo de asociación y confusión y, en consecuencia, busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos al evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro, o en relación con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o semejanza de los signos, así como a la identidad, semejanza, relación o conexión de los productos que amparan.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión del a Comunidad Andina, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria.

Sobre el riesgo de confusión y asociación el Tribunal ha manifestado lo siguiente: Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. En relación con los requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra la relacionada específicamente con dicho requisito, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.

La doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 6 La norma co- 5 6 OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 134.

PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos.

(…) También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, “ahora se ve ampliado con la vigencia de la Decisión 486, en la que se incluye el denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d)”.

Dicho riesgo debe ser entendido en el sentido de que el derecho emanado de una marca debidamente registrada, que también da protección al producto o servicio amparado por la misma, debe estar encaminado a indicar, por una parte, quién es su titular a efectos de distinguirlo de otros fabricantes o comerciantes de productos o servicios idénticos o similares; y por otra parte, a que los sujetos destinatarios de dichos bienes o prestaciones los identifiquen, adquieran o requieran sobre la base de su procedencia. (Sentencia dictada en el Proceso N° 84-IP-2000, de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio de 2001, caso “KRISTAL”).

En ese sentido, se busca evitar que el consumir asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, ellos se beneficiarían sobre la base de la actividad y honestidad ajenas.” (Proceso 148IP-2003. Interpretación Prejudicial de 7 de mayo de 2004, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1080, de 9 de junio de 2004).

Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben estar incursos en causales absolutas ni relativas de irregistabilidad, tales como generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la 13/06/2008 23.44 protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido a error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia de la Autoridad Nacional examinadora observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. GACETA OFICIAL La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

Reglas para el cotejo marcario. Para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito, conforme a lo precisado en reiteradas Interpretaciones Prejudiciales de este Tribunal 7, que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 8, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la 7 8 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Procesos 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. 13/06/2008 24.44 comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

Como quiera que en el proceso interno se realizará la comparación entre los signos denominativos CEPROZ y CIPRO, es necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas. Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

GACETA OFICIAL ( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 9 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo CEPROZ y la marca denominativa CIPRO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

Pero, como los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos resulta, necesario tener en cuenta, además, el criterio que se expone a continuación. C. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Como quiera que los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es necesario tratar el tema del análisis de registrabilidad de signos que ampararan productos farmacéuticos.

El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: 9 FERNANDEZ Novoa, Carlos.

Ob. Cit. Págs. 199 y SS. 13/06/2008 25.44 “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático, las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas”.

“Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos”.

“El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente”: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

“Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó”: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de GACETA OFICIAL ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial del 30 de enero de 2002. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765 de 27 de febrero de 2002).

Un criterio riguroso como el comentado se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que el consumidor de productos farmacéuticos suele no ser especializado en temas químicos y farmacéuticos y, por lo tanto, es más susceptible de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos.

El Tribunal ha reiterado esta posición en variada jurisprudencia, de la siguiente manera: “…al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.

(Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C. N° 997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). El examinador deberá actuar con la debida diligencia al examinar estos signos, antes de otorgar los registros, teniendo en cuenta que se trata de productos sensibles a la salud del consumidor. (Proceso N° 65-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 22 de junio de 2005.

Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1233 de 18 de agosto de 2005). D. CONEXIÓN COMPETITIVA DE PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE. El tercero interesado en las resultas del proceso afirmó que aunque los signos en conflicto son de la misma clase, los productos amparados son de diferente género o especie y, por lo tanto, no habría riesgo de confusión. De confor- 13/06/2008 26.44 midad con lo anterior, se hace necesario tratar el tema de la conexión competitiva de productos de la misma clase.

Como quiera que se planteara que los signos en conflicto protegen productos diferentes de la clase 5, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad 10 y, por lo tanto, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional. El Consultante también deberá analizar, ya no en relación con las clases sino en relación con los productos, la conexidad competitiva interna existente entre los mismos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, pueda des10 Al respecto el Tribunal ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso N° 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876 de 18 de diciembre de 2002). GACETA OFICIAL prenderse. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios para definir el tema para la conexión competitiva: (…) “b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión 13/06/2008 27.44 respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función”. (Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004).

De todas maneras, es importante, como criterio para determinar la posibilidad de confusión, que el Juez Nacional tenga en cuenta que la manipulación de los productos amparados por los signos en conflicto puede darse por personas no especializadas en el interior del hogar o de un centro de atención a enfermos, diferente a los hospitales o centros de salud especializados.

E. DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS QUE CONCEDEN O DENIEGAN REGISTROS MARCARIOS. En atención a que la sociedad demandante argumentara que la resolución impugnada no fue debidamente motivada, es pertinente tratar el tema de la debida motivación de los actos que conceden o deniegan registros marcarios. Como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos.

Este principio, desarrollo del principio de transparencia, no significa otra cosa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión. El Tribunal sobre este punto ha dicho lo siguiente: “La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permiti- GACETA OFICIAL rá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación” (…) ( ) la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N° 04AN-97)”[6]. (Proceso 35-IP-2005. Interpretación prejudicial del 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro marcario debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en el artículo 150 de la Decisión 486 cuando dispone que: “En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 13/06/2008 28.44 PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente el derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta Interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo CEPROZ y la marca denominativa CIPRO, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

TERCERO: El análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos debe ser riguroso, tenien- GACETA OFICIAL do en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

CUARTO: En la comparación entre los productos, que pertenecen a una misma clase, el Consultante deberá tomar en cuenta la identificación de los mismos en las solicitudes de registro; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí sólo, para la consecución del citado propósito.

Es importante, como criterio para determinar la posibilidad de confusión, que el Juez Nacional tenga en cuenta que la manipulación de los productos amparados por los signos en conflicto puede darse por personas no especializadas en el interior del hogar o de un centro de atención a enfermos, diferente a los hospitales o centros de salud especializados. 13/06/2008 29.44 QUINTO: Los actos administrativos relativos a la concesión o a la denegación de registros marcarios deben estar debidamente motivados, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 9516-02ML, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 13/06/2008 30.44 PROCESO 09-IP-2008 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal h), 224 y 231 de la misma Decisión. Marca: PAMOLSA KRYSTAL y logotipo.

Actor: sociedad UNIÓN DE CERVERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Proceso interno Nº 1516-2007. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 1516-2007;

El auto de 5 de marzo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI.

Tercero interesado: PERUANA DE MOLDEADOS S.A. b) Hechos El 23 de julio de 2001, PERUANA DE MOLDEADOS S.A. solicitó el registro como marca del signo PAMOLSA KRYSTAL y logotipo, para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza. El 21 de febrero de 2002, Unión de Cervecerías Peruanas Bakus y Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición sobre la base de su marca notoria CRISTAL.

Por Resolución Nº 1314-2003/OSD-INDECOPI, de 7 de febrero de 2003, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió: “Declarar INFUNDADA la oposición formulada por la UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. de Perú, e INSCRIBIR (…) a favor de PERUANA DE MOLDEADOS S.A., de Perú, la marca de producto constituida por el logotipo ovalado conteniendo la denominación PAMOLSA KRYSTAL escrita en letras características y la figura estilizada de tres franjas, con bordes de color rojo, azul y amarillo (…)”.

Contra dicha Resolución, la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 440-2003/TPI-INDECOPI, de 30 de abril de 2003, decide: “CONFIRMAR la Resolución Nº 1314-2003/OSD-INDECOPI (…) y en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto (…) PAMOLSA KRYSTAL (…)”.

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones antes citadas. Por Resolución Número Doce de 4 de abril de 2006, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA la demanda interpuesta por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Sociedad Anónima Abierta (…)”.

Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelación, este recurso fue resuelto por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que decidió “CONFIRMAR la resolu- GACETA OFICIAL ción (sentencia) apelada de primera instancia número doce (…)”. La actora interpuso recurso de casación contra la sentencia mencionada, la que por providencia de 23 de agosto de 2007 emanada de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú manifestó que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486; y, cuál es la debida aplicación de éste dispositivo al caso sub litis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda interpuesta por la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. La actora fundamenta que su marca Cristal es notoria y que tal calidad ha sido reconocida por el INDECOPI en otras resoluciones, agrega que su “uso no solo ha sido constante, sino que, la inversión publicitaria en la marca CRISTAL es alta, constituyéndose en una de las marcas con mayor inversión publicitaria”, para sustentar su argumentación realiza un análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue su marca concluyendo que “la marca CRISTAL es notoriamente conocida”.

La demandante se refiere a la dilución y dice “siendo CRISTAL una marca notoria, es procedente su protección frente al riesgo de dilución que se daría por el uso de la marca PAMOLSA KRYSTAL, que tiene como su principal elemento distintivo la palabra CRISTAL”. También sostiene que “la marca PAMOLSA KRYSTAL cuyo registro se solicita constituye una transcripción parcial de la marca notoriamente conocida CRISTAL (…).

En atención a ello, la autoridad administrativa debió denegar el registro de la marca PAMOLSA KRYSTAL”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual El INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”. 13/06/2008 31.44 Señala que en ningún momento se ha puesto en tela de juicio la notoriedad de la marca CRISTAL y que “El hecho que se haya admitido el registro de la marca PAMOLSA KRYSTAL y logotipo, no significa que se haya desconocido la calidad de notoria de la marca CRISTAL (…)”.

Sobre el reconocimiento por parte del INDECOPI de esta notoriedad, en otras resoluciones, sostiene que “no se trata de jurisprudencia de carácter vinculante que haya debido obligar a la autoridad administrativa a resolver en el caso que nos ocupa de la misma manera”. Respecto al riesgo de dilución argumentado por la actora dice que no existe “forma alguna capaz de generar alguna posibilidad de dilución pues ni siquiera se está usando un signo similar a los de propiedad de la actora” y que “El vocablo CRISTAL forma parte de varias marcas registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial “razón por la que no presenta un carácter excepcional o especial que le otorgue una notoriedad preeminente o renombrada al grado de hacer posible la dilución de su poder distintivo”. e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado PERUANA DE MOLDEADOS S.A. Respecto a la notoriedad de la marca CRISTAL dice que “ha sido reconocida la condición de marca notoria de la denominación CRISTAL, aplicando en consecuencia la protección especial que regula el régimen marcario nacional y regional; sin embargo, dicha protección en modo alguno implica una indiscriminada prohibición del uso de dicho signo sino que se encuentra circunscrita a lo expresamente establecido normativamente” tal como lo dispone el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486.

Agrega que el signo solicitado “identifica envases inyectados o termoformados, rígidos o espumados de poliestireno (sic), polipropileno, PET, PVC u otra resina plástica mientras que la marca CRISTAL distingue cerveza, productos a todas luces de diferente naturaleza y finalidad (…)”. Sostiene que los signos en conflicto “no se presenta riesgo alguno de confusión indirecta ya que no solo los productos son claramente diferenciados por los consumidores sino que además los signos presentan diferencias fonéticas y gráficas que los diferencia (…)”.

GACETA OFICIAL Sobre el riesgo de dilución dice que “el uso de nuestra marca en modo alguna implica riesgo de dilución (…) nuestra marca es claramente diferenciable de la marca notoria (…)”.

CONSIDERANDO

Que la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo como marca PAMOLSA KRYSTAL y logotipo fue el 23 de julio de 2001, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, conforme a lo expresamente solicitado por el Consultante, se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar de oficio el artículo 134, 136 literal h), 224 y 231 de la mencionada Decisión 486; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) 13/06/2008 32.44 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

GACETA OFICIAL (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.

Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158. (…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal solicita a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: STORVAS, emitida para la causa interna Nº 303-2004, que fue solicitada por la misma Sala que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo PAMOLSA KRYSTAL y logotipo, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

Clases de marcas: denominativas y mixtas En lo relativo a marcas denominativas y mixtas, este Tribunal instruye a la Corte Suprema Consultante que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 148-IP-2006, de 17 de noviembre de 2006, publi- 13/06/2008 33.44 cada en la G.O.A.C. Nº 1468, de 22 de febrero de 2007, marca: COSTA DEL PACÍFICO, emitida para la causa interna Nº 63-2005, que fue solicitada por la misma Corte Suprema que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y uno mixto deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Además, deberá tomar en cuenta que dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). En el supuesto de solicitarse el registro como marca de una denominación compuesta, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Debe haber uno o más vocablos que doten al signo de “(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que GACETA OFICIAL conduzca a identificar el origen empresarial (…)” (Proceso 13-IP-2001, ya citado).

Por tanto, el signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez consultante deberá analizar si el signo PAMOLSA KRYSTAL y logotipo al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, reglas para efectuar el cotejo y similitudes ortográfica, fonética e ideológica La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 86-IP-2006, ya citado.

En el presente caso, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada. En consecuencia, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse o distinguirse las marcas PAMOLSA KRYSTAL y logotipo y CRISTAL.

Es importante señalar que la comparación de los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 4.

Signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País 13/06/2008 34.44 Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. (Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis.

Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 341). GACETA OFICIAL Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (FernándezNovoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa 13/06/2008 35.44 que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

La normativa comunitaria prevé que el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la autoridad nacional competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155 de la Decisión 486, estos son: “(…) los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un engaño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofre- GACETA OFICIAL cer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Asimismo, las prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158)”.

(Proceso 149-IP2007, publicado en la G.O.A.c. Nº 1586, de 15 de febrero de 2008, caso: competencia desleal). Finalmente, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.

(Proceso 17IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997). 13/06/2008 36.44 va entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios;

(v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 871, de 11 de diciembre de 2002, marca: GOODNITES). En la cita mencionada y para el caso objeto de la presente interpretación, todo lo relacionado con productos debe ser aplicada a servicios. 5. Conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de diferentes clases, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competiti- También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los pro- GACETA OFICIAL ductos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a servicios En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 13/06/2008 37.44 CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PAMOLSA KRYSTAL y logotipo, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: El signo mixto que cuente con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El Juez consultante deberá analizar si el signo PAMOLSA KRYSTAL y logotipo al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo solicitado PAMOLSA KRYSTAL y logotipo es similar a la marca registrada CRISTAL y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia indicados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos. GACETA OFICIAL 13/06/2008 38.44 QUINTO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. dad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega.

SEXTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos diferentes, el Juez Consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1516-2007, de conformi- Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 034-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y f), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Marca: JIRAFA POPULAR (mixta).

Actor: SUMINISTROS INTEGRALES LIMITADA. Proceso interno Nº 2005-0130. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera Ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa a los artículos 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-0130;

El auto de 5 de marzo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, GACETA OFICIAL Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud adjunta al oficio Nº 0371, de 7 de marzo de 2007, recibido en este Tribunal el 21 de marzo de 2007, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad SUMINISTROS INTEGRALES LIMITADA.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad INDUSTRIAS JABONERA LA JIRAFA S.A. b) Hechos El 23 de octubre de 2003, la sociedad INDUSTRIAS JABONERA LA JIRAFA S.A., presentó solicitud de registro como marca del signo JIRAFA POPULAR (mixta) para distinguir productos de la Clase 3.

El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 535, de 30 de diciembre de 2003, al que presentó oposición la sociedad SUMINISTROS INTEGRALES LIMITADA sobre la base de su solicitud del signo POPULAR (mixto). Por Resolución Nº 10416, de 26 de mayo de 2004, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo JIRAFA POPULAR (mixta) a favor de INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S.A. para distinguir productos de la Clase 3.

Contra esta Resolución, la sociedad SUMINISTROS INTEGRALES LIMITADA presentó demanda contencioso administrativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda SUMINISTROS INTEGRALES LIMITADA manifiesta que con la expedición de la Resolución Nº 10416, la Superintendencia violó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 por la “Ausencia de distintividad de la marca JIRAFA POPULAR (MIXTA), por su incapacidad para individualizar en el mercado los productos de la clase 3 que ella distingue con los productos de la clase 3 que distingue la marca (sic) POPULAR (…)” y que la solicitud de su signo POPULAR (mixto) fue el 23 de noviembre de 2001, es decir antes que la solicitud del signo JIRAFA POPULAR (mixto) que fue el 23 de octubre de 2003.

Agrega que “la existencia previa de una solicitud de registro, presentado con anterioridad, constituida por una 13/06/2008 39.44 marca que no es exclusivamente genérica ni distintiva para distinguir productos de la clase 3 internacional, afecta la distintividad de la marca JIRAFA POPULAR (mixta) (…)”. Sostiene que, también, se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “en las marcas comparadas predomina el factor gráfico y el denominativo, y por lo tanto existe confusión”, además afirma que entre los signos en conflicto existe similitud fonética e ideológica”.

Finalmente argumenta que se violó el artículo 150 de la Decisión 486 porque “la Superintendencia de Industria y comercio (sic) nunca realizó el examen de registrabilidad de la marca JIRAFA POPULAR (MIXTA), pues guarda absoluto silencio sobre la existencia de la marca (sic) POPULAR (MIXTA) previamente solicitada por la compañía SUMINISTROS INTEGRALES LIMITADA”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resolución Nº 10416, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió la Resolución legal y válidamente “concediendo el registro de la marca ‘JIRAFA POPULAR’ (mixta) (…)”.

Sostiene que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo del signo solicitado a registro como marca ‘JIRAFA POPULAR’ (Mixta) (…) frente a la marca registrada ‘POPULAR’ (Mixta) registrada a favor de la Sociedad Suministros Integrales Limitada (…) se concluye en forma evidente que no son semejantes entre sí, no existiendo confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto pueden coexistir en el mercado sin llevar a error al público consumidor”.Agrega que el signo JIRAFA POPULAR (mixto) “tiene la suficiente fuerza distintiva (…)”.

Después de hacer un análisis sobre las similitudes gráfica, fonética e ideológica concluye que “es claro que, estas dos marcas en forma pacífica en el mercado”. La sociedad INDUSTRIAS JABONERA LA JIRAFA S.A., tercero interesado en el proceso, GACETA OFICIAL contesta la demanda, diciendo que el signo solicitado cumple con los requisitos exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486 y que “no constituye un signo genérico o descriptivo de los productos de la clase 3ª, ni es confundiblemente similar a ninguna otra marca previamente registrada para identificar productos idénticos o confundiblemente similares”.

Dice que “En caso de las marcas en conflicto coinciden en incluir la expresión POPULAR dentro de los conjuntos marcarios, la cual corresponde a una palabra de uso común por tratarse de un adjetivo que forma parte de diversas marcas registradas en diversas clases de la clasificación internacional de marcas. En efecto, la palabra POPULAR, considerada de forma aislada, constituye un término de libre uso, para todos los comerciantes de productos de la clase 3 de la clasificación de marcas”.

Finalmente dice que su marca “cuenta con elementos gráficos que le aportan total distintividad y por tanto, la resolución que concedió su registro se ajusta a las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 135, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 13/06/2008 40.44 Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo JIRAFA POPULAR (mixto), fue el 23 de octubre de 2003, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante corresponde interpretar los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486; y, de conformidad a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán, de oficio, el artículo 134 de la misma Decisión. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) GACETA OFICIAL f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación prejudicial con base a una aplicación jurisprudencial al caso concreto: 1. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, emitida para la causa interna Nº 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta. 13/06/2008 41.44 En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca JIRAFA POPULAR (mixta), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 2.

Marcas mixtas En lo relativo a marcas mixtas, este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 132-IP-2006, de 27 de octubre de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1451, de 9 de enero de 2007, marca: SUPER SUPLEX 2 EN 1 (mixta), emitida para la causa interna Nº 20010374, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre dos marcas mixtas, o entre una marca mixta y un nombre comercial o enseña comercial denominativos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

En el caso concreto, cuando el Juez Consultante, realice el correspondiente examen de registrabilidad, de un signo mixto solicitado como GACETA OFICIAL marca que esté constituido, también, por una denominación compuesta, habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por si mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez consultante deberá analizar si la marca JIRAFA POPULAR (mixta) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo 3. Signos genéricos El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2006, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, ya citado). 13/06/2008 42.44 Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Con base a esta jurisprudencia, el solicitante deberá determinar si la marca JIRAFA POPULAR (mixta) resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue. 4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión o de asociación, similitudes ortográfica, fonética e ideológica y reglas para efectuar el cotejo marcario El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 78-IP2006, de 5 de julio de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1394, de 7 de septiembre de 2006, marca: NEUROFLEX (nominativa), emitido en la causa interna Nº 2002-00270.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas JIRAFA POPULAR (mixta) y la marca POPULAR (mixta). 5.

De las oposiciones El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe lle- GACETA OFICIAL varse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. Si no se hubiesen presentado oposiciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o negar el registro de la marca.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el referido examen de registrabilidad. El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

(Proceso 16-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 13/06/2008 43.44 6.

Derecho de prioridad Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas la doctrina y las normas comunitarias han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure).

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

Cuando el Juez Consultante al efectuar el examen correspondiente encuentra irregularidades y ordena subsanarlas, una vez que la solicitud sea admitida, la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud de la marca. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si la marca JIRAFA POPULAR (mixta), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. GACETA OFICIAL Además, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta que el signo mixto que cuente, con una denominación compuesta será registrable en el caso de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por si mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

El Juez consultante deberá analizar si la marca JIRAFA POPULAR (mixta) al ser un signo mixto y constituido por un elemento denominativo compuesto, es suficientemente distintivo TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida la marca JIRAFA POPULAR (mixta) es similar a la marca registrada POPULAR y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión o de asociación al público consumidor.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 13/06/2008 44.44 En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto.

SEXTO: Quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-0130, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú