PROCESO 040-IP-2008 Interpretación prejudicial de oficio los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: PREMIER. Actor: sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. Proceso interno Nº 2003-0040. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil ocho. VISTOS: El Oficio Nº 169, de 28 de enero de 2008, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 11 de febrero de 2008, por el que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su de su Consejero de Estado Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Planeta remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 165, 167 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0040;

El auto de 12 de marzo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad PREMIER DENTAL PRODUCTS COMPANY. b) Hechos La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, concedió a la sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA el registro como marca del signo PREMIER para distinguir productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional. Posteriormente la sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA, transfirió legalmente los derechos sobre el registro marcario del signo PREMIER a la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. El 30 de noviembre de 2000, la sociedad PREMIER DENTAL PRODUCTS COMPANY interpuso acción de cancelación por no uso contra la marca PREMIER de propiedad de la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. contra esta acción la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO presentó como excepciones la pretemporaneidad de la acción y la existencia de motivos justificados para el no uso de la marca, como el estar en reestructuración de obligaciones.

Por Resolución Nº 25689, 31 de julio de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió “Cancelar por no uso el registro de la marca PREMIER (…) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (…)”. Contra dicha Resolución la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 38511, de 27 de noviembre de 2001, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 25289, de 31 de julio de 2002, también, confirmó la Resolución Nº 25689, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que se violó el artículo 165 de la Decisión 486 ya que dicha normativa “no consagra como motivos taxativos para justificar el no uso de una marca la fuerza mayor y el caso fortuito (…)”.

Alega en su defensa que “la situación de desequilibrio financiero de LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA, bien puede calificarse como un justo motivo para no usar la marca PREMIER, toda vez que la había adquirido hacía algo más de un año, contado hacía atrás de la fecha de iniciación de la acción administrativa de cancelación que aquí interesa, y se quedó sin recursos para promocionarla y posicionarla en el mercado nacional.

Asimismo que esa precaria situación, bien puede calificarse como sumatoria de hechos de FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO, ya que, se puede aseverar sin hesitación, fue el resultado de factores externos que trastornaron la macroeconomía nacional, hecho que la Superintendencia aceptó como notorio, que como tal no requería prueba, y factores internos, consistentes en que, como muchísimas otras empresas, la aquí actora, no estaba, ni tenía porque estarlo, preparada para resistirse al efecto de los factores de su entorno económico desquiciantes de la seguridad económica nacional, al punto que el Gobierno Nacional se vio avocado a declarar el estado de excepción de emergencia económica para adoptar por decreto medidas extraordinarias, entre ellas la de reestructuración de pasivos, con miras a salvar el grueso de las empresas estatales o privadas”.

Por lo que “es válido concluir que la Superintendencia incurrió en grave error conceptual al equiparar los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito, entendiéndolos como un hecho externo e irresistible para quien pretenda justificar una conducta activa o pasiva (…)”. Sostiene que, también, se violó el artículo 167 de la Decisión 486, ya que la Superintendencia al negar la “idoneidad probatoria a la certificación de que la actora (…)” incurrió en “una flagrante violación del debido proceso y una pésima interpretación del precepto, que como el artículo 165 (idem), también, tiene la preposición lógica entre otras, toda vez que, aun cuando le asistiese razón a la accionada en su precaria y oblitariada interpretación, no está referida para demostrar los motivos ju stificativos del no uso de una marca, sino todo lo contrario el uso comercial conforme a criterios legales” por lo que “para demostrar el motivo que justifique el no uso de una marca, existe absoluta libertad probatoria y que eran (sic) válido y necesario haber accedido a la petición de LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA, de oficiar a la Superintendencia de Sociedades para probar que su difícil situación económica la tenía en graves afugias para mantenerse en el mercado y, con mayor, razón para usar la marca PREMIER, que recién adquirido, a intento de enervar la acción de cancelación de su registro”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió la Resolución legal y válidamente “cancelando (…) el registro de la marca ‘PREMIER’ clase 5, certificado 131358, a favor de la Sociedad Laboratorios Andromaco Limitada”.

Sostiene que “La Oficina Nacional Competente antes de proceder a la adopción de las decisiones ausadas (sic) procedió acertadamente a efectuar un análisis y el respectivo estudio de la solicitud de cancelación (…)” y que “resulta evidente que el uso de una marca es la única forma de impedir la acción de un tercero tendiente a cancelar un registro marcario, así se tiene que de conformidad con la normativa antes enunciada se entiende que una marca está en uso cuando los productos o servicios que ella ampara se encuentran en el mercado o cuando ha sido utilizada en alguno de los Países Miembros por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello.

Al referirse a las pruebas, dice que se tiene que “aunque se hubiera probado por la parte demandante la crisis económica de la sociedad titular del registro ésta por si misma no es causa justificativa del no uso de la marca, en razón a que las dificultades financieras de una empresa son previsibles y resultan normales en el giro ordinario de su actividad” y que “si bien las crisis económicas son normales en la actividad empresarial, y es un hecho notorio que ellas afectan actualmente a gran número de empresas nacionales, las crisis per se no implican justificación para no observar la obligación de usar la marca si así fuera, se ocasionaría una restricción indebida a la libre competencia, la cual resulta vital para la misma actividad económica”.

Finalmente, manifiesta que “marca PREMIER clase 5, no ha sido usada dentro del comercio andino, al no obrar dentro de las actuaciones ningún medio de prueba que demuestre dentro de las actuaciones sobre las operaciones mercantiles qy (sic) en relación con los productos distinguidos con la marca CUMBIA (sic), ejecutó la sociedad Laboratorios Andromaco Limitada, se dan los supuestos contenidos en la norma comunitaria descrita en el artículo 165 para cancelar el certificado de registro de la marca en comento”.

La sociedad PREMIER DENTAL PRODUCTS COMPANY, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda y refiriéndose a las pruebas dice: “la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA, nunca probó el uso de los tres años anteriores a la acción de cancelación y además el titular del registro solamente invoca una crisis financiera generalizada que presentaba el país de tiempo atrás y que ha obligado a muchas empresas a tomar medidas de reestructuración” por lo que “es necesario analizar si la alegada crisis económica que le ha impedido al titular de la marca que se pretende cancelar es causa justificativa de no uso de la misma (…)” y que “La interpretación que realizo (sic) la superintendencia (sic) de Industria y Comercio se hizo de manera sistemática e integral con todo el ordenamiento jurídico (…)”.

Añade que “las sociedades LABORATORIOS ANDROMACO Y ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA ‘ASOFARMA’ jamás utilizaron ni tuvieron intención de hacer uso en el comercio de la marca PREMIER, clase 5, (…), antes de haberse iniciado la acción de cancelación por no uso y no puede ser que solamente a causa de la cancelación por no uso venga la sociedad demandante alegar tener intención de comercializar la marca en un futuro”.

Sobre el debido proceso, manifiesta que “No puede haber violación al debido proceso cuando el operador administrativo rechaza una prueba que objetivamente fue analizada (…) lo que nos lleva a concluir que no existe violación del debido proceso sino una correcta aplicación e interpretación de las normas procesales garantizándole a la demandante el debido proceso”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135, 136, 165, 167 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de cancelación de registro del signo PREMIER fue el 30 de noviembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, sobre la base de lo solicitado por la consultante y de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, de oficio interpretará los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.

Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. (…) Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

(…)”. I. De la aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable “( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, de 13 de febrero de 1998, publicado en la G.O.A.C. N° 332, de 30 de marzo de 1998, marca: CANALI). Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995, de 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). II. De la cancelación de registro marcario por falta de uso El artículo 108 de la Decisión 344 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. Este mismo párrafo incluye que la causal para la cancelación de un registro marcario por falta de uso puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

El Tribunal, sobre el particular, dice: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Sin embargo, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, de caso fortuito, o a otro motivo justificado. En el caso concreto la demandante sostiene que “tenía PROHIBIDO REALIZAR PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS, por disposición expresa del DECRETO LEY NO. 26091 de fecha 28 de diciembre de 1992, lo cual constituye una causal de fuerza mayor que nos impidió realizar labores de difusión en la forma que hubiéramos deseado (…)”, por lo que el Juez Consultante deberá remitirse a las pruebas aportadas por la actora y a la efectiva vigencia del Decreto Ley Nº 26091.

El otro motivo de cancelación de un registro, conforme al referido artículo 108, a petición del titular legítimo, se da cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. III. Prueba del uso de una marca Para evitar dicha cancelación, el interesado deberá probar que en al menos uno de los Países Miembros la marca está siendo utilizada.

Los medios de prueba sobre el uso de la marca se encuentran previstos en el segundo párrafo del mismo artículo 108, además que la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. Sin embargo, conforme a este artículo el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

El Tribunal ha sostenido sobre el tema que “(…) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”.

(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 199, de 26 de enero de 1996, marca: PURO). El Tribunal ha indicado también que “las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”. (Proceso 17-IP-95, ya citado). La carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular; los medios probatorios que puede usar para demostrar que está haciendo uso efectivo de la misma se encuentran previstos en el segundo párrafo del citado artículo 108 y consisten en la presentación de: (i) facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación;

(ii) inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre la regularidad en la producción; (iii) cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro en el que se solicite la cancelación. El Tribunal en reciente sentencia ha dicho: “El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado). Por otra parte el artículo 110 de la misma Decisión da los parámetros de cómo debe entenderse el uso de la marca.

Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

También, este mismo artículo considera la presunción del uso de una marca cuando la ella está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Finalmente este artículo prevé una excepción que evita la cancelación del registro cual es la que se refiere a que una marca puede ser usada de forma diferente a la que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

Este hecho no disminuye la protección que le corresponda a la marca. IV. Legitimación para solicitar la cancelación de un registro marcario De acuerdo al artículo 108 de la mencionada Decisión 344, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud “de cualquier persona interesada”. Por lo tanto, la legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación de registro por falta de uso, el artículo 108 exige la presencia de parte interesada, lo que según el Tribunal “significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”. (Proceso 149- IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1452, de 10 de enero de 2007, marca: MINERVA (mixta), citando al Proceso 10-IP-97, publicado en G.O.A.C. 308, de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO).

En el caso de la cancelación del registro de una marca cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de aquella, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida. Al respecto el Tribunal ha dicho que se recoge: “el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes (…).

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. (Proceso 96-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”).

V. Del procedimiento de cancelación El procedimiento de cancelación de un registro de marca se encuentra previsto en el artículo 109 de la Decisión 344 que dispone que una vez que la oficina nacional competente reciba una solicitud de cancelación de registro de marca deberá notificar al titular de la marca registrada. El titular del registro dispone de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación para que haga valer los alegatos y pruebas que considere pertinentes a fin de probar el uso efectivo de la marca cuya cancelación se haya solicitado.

Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca. Esta decisión deberá ser puesta en conocimiento de las partes a través de una resolución debidamente motivada, es decir que contenga todos los elementos de juicio necesarios en los que la autoridad nacional competente basó su decisión. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

SEGUNDO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

TERCERO: Recibida una solicitud de cancelación de registro, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que en el plazo de treinta días contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos y pruebas que considere pertinentes a fin de probar el uso efectivo de la marca cuya cancelación se haya solicitado.

Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca la cual deberá ser notificada por resolución motivada.

CUARTO: Sin embargo, el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

QUINTO: Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

Igualmente se presume su uso cuando la marca está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

SEXTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

El Consejo de Estado de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0040 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA