Año XXV - Número 1637 Lima, 21 de julio de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 27-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 73 literal b), 102 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el primer párrafo del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 2087-2007.

Actor: VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. Nombre comercial: EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. Proceso 28-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SECURENCY PTY LTDA. Patente de Invención “Documentos de Seguridad Autoverificantes”. Expediente Interno Nº 2003 – 00409 Proceso 29-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literales a), b) y h), 190 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 191, 224 y 226 de la misma norma, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, en el Proceso Interno N° 2003-00100.

Actor: TRANSPACK LTDA. Marca: “TRANSPACK” Proceso 40-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: PREMIER. Actor: sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. Proceso interno Nº 2003-0040 Para nosotros la Patria es América 40 GACETA OFICIAL 21/07/2008 2.48 PROCESO 027-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 73 literal b), 102 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como, el primer párrafo del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente interno N° 2087-2007.

Actor: VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. Nombre comercial: EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Permanente de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de marzo de 2008.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante: VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. Tercero interesado: Sociedad EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. B. DATOS RELEVANTES. 1.

Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. La sociedad EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. tiene registrado en Perú, bajo el número de Certificado N° 307, el nombre comercial denominativo EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud de registro fue presentada el 4 de agosto de 1993. b. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A., el 23 de agosto de 1994 solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la nulidad del certificado 307 correspondiente al depósito del nombre comercial denominativo EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. c. Mediante Resolución N° 12422-95/INDECOPI/ OSD, de 20 de septiembre de 1995, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la acción de nulidad interpuesta. d. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A., interpuso recurso de reposición contra el anterior acto administrativo. e. Mediante Resolución N° 16706-95-INDECOPI/ OSD, de 22 de diciembre de 1995, la Oficina GACETA OFICIAL de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió el recurso de reposición, declarándolo infundado. f. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A., el 24 de enero de 1996 interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. g. Mediante Resolución No. 1146-2000/TPI-INDECOPI, de 10 de octubre de 2000, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la resolución impugnada. h. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A., ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. i. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 21 de marzo de 2007 declaró infundada la demanda interpuesta. j. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia. 2.

Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad actora, como fundamento de su demanda, formuló los siguientes planteamientos: a. La sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. es titular del nombre comercial MINERVA, ya que lo ha venido usando desde antes de 1951. Además, se encuentra probado tal uso desde el momento de la constitución de la empresa, es decir, desde el 25 de abril de 1951. b. El derecho sobre el nombre comercial proviene desde la constitución de la sociedad colectiva J.C. MARIÁTEGUI Y COMPAÑÍA IMPRENTA Y EDITORIAL MINERVA, por lo siguiente: 21/07/2008 3.48 Dicha sociedad se constituyó por medio de escritura pública suscrita por José Carlos Mariátegui La Chira y Julio Cesar Mariátegui La Chira.

Al momento del fallecimiento de José Carlos Mariátegui La Chira, 16 de abril de 1930, se les trasfirió el derecho sobre la sociedad colectiva a sus herederos. Por lo anterior, dichos herederos al disolverse dicha sociedad también quedaron con el derecho sobre el nombre comercial MINERVA. Se debe tener en cuenta que la sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. se constituyó con base en la aportación y transferencia del derecho de los herederos de José Carlos Mariátegui La Chira c. La Resolución impugnada al determinar el mejor derecho sobre el nombre comercial MINERVA, no le da valor probatorio a la escritura de constitución de 25 de abril de 1951, estableciendo como fecha inicial de uso 1967. d. La sociedad EDITORIAL IMPRENTA MINERVA S.A. actuó de mala fe, ya que conociendo que la sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. se encontraban usando el nombre comercial MINERVA, solicitó el depósito del nombre comercial denominativo MINERVA.

Con lo anterior, dicha actuación tiene como finalidad sacar a la sociedad VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS S.A. LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. del mercado. 3. La contestación a la demanda. A. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, de la República de Perú. El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • Si bien es cierto que el origen de la denominación MINERVA se remonta a la creación de la sociedad J.C. MARIÁTEGUI Y COMPAÑÍA IMPRENTA Y EDITORIAL MINERVA, no lo es el hecho de que hasta la fecha los derechos sobre dicha denominación tengan como titular la demandante.

Lo anterior por lo siguiente: GACETA OFICIAL El 16 de abril de 1930 falleció José Carlos Mariátegui (padre de los accionistas de la empresa demandante), lo que trajo como consecuencia la disolución y liquidación de la sociedad; lo anterior consta en la escritura pública de 4 de junio de 1937. Al liquidarse la sociedad se adoptaron distintos acuerdos entre las partes involucradas, es decir, entre el socio sobreviviente y los herederos de su hermano José Carlos Mariátegui La Chira.

Uno de dichos acuerdos fue la cesión que realizó Julio César Mariátegui de la denominación MINERVA a favor de los herederos de su hermano, con el objetivo de que utilizaran dicho nombre comercial en un negocio de imprenta y librería ubicado en el distrito de Barranco. Se estipuló claramente en dicho acuerdo que el uso de dicho nombre se circunscribía exclusivamente a dicho distrito, conservando Julio César Mariátegui La Chira la titularidad sobre el mencionado nombre a efectos de usarlo en el resto del territorio nacional.

Lo anterior se refuerza con el hecho de que se pactó que no podía abrir sucursales fuera de dicho distrito utilizando el mencionado nombre. • La resolución impugnada sí se pronunció sobre la titularidad del nombre comercial MINERVA, estableció expresamente que la sociedad EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. probó haber utilizado continua y efectivamente dicho nombre con anterioridad a la demandante, teniendo por ello un mejor derecho para solicitar el registro como marca. • El uso del nombre comercial MINERVA por parte de la demandante sólo se pudo determinar a partir del mes de enero de 1967.

El sólo hecho de que en la escritura pública de constitución de una persona jurídica aparezca el nombre comercial no prueba, de manera real y efectiva, el uso de dicho nombre en el mercado. Por lo tanto, era necesario el complemento con otros medios de prueba. • El hecho de que la denominación MINERVA se encuentre inscrita en el Registro Mercantil de los Registros Públicos de Lima, no le brinda ninguna protección a dicho signo distintivo, ya que el derecho sobre éste se adquiere con su uso.

El registro mercantil tiene como finalidad constituir y dar publicidad a 21/07/2008 4.48 las personas jurídicas como sujetos de derechos y obligaciones. B. Por parte del tercero interesado. La sociedad EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A., contestó la demanda con los siguientes argumentos: (…) “7. La Resolución 1146 del Tribunal del Indecopi, se pronuncia sobre la confirmación de la Resolución 16706-95-INDECOPI/OSD de fecha 2 de diciembre de 1995, sobre la nulidad del Certificado No. 307 respecto al registro del nombre comercial Editorial e Imprenta Minerva S.A., registrado a nuestro favor, con respecto a las clase 16 de la Nomenclatura Oficial de Indecopi.

Pedimos a su Despacho tener presente el punto 11.4 ampliación del Caso Concreto, que a la letra dice: “La accionante señala que la emplazada ha actuado con mala fe al solicitar el registro del nombre comercial objeto de la acción de nulidad ya que pretende usurpar y aprovecharse ilícitamente de su nombre comercial. Del análisis de los documentos presentados, la Sala advierte que estos no acreditan que la emplazada al solicitar el registro del nombre comercial Editorial e Imprenta Minerva S.A., haya vulnerado el principio de la buena fe, por cuanto, conforme se indicó en el punto 9 de la presente Resolución la emplazada es quien ha probado HABER UTILIZADO su nombre comercial con anterioridad, ya sea en forma directa o a través de la cesión de sus derechos sobre el nombre comercial que hizo JULIO CESAR MARIATEGUI LA CHIRA a favor de Editorial e Imprenta Minerva S.A., por lo que tenía el derecho a solicitar a su registro EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 166 DEL DECRETO LEY 26017.” Por todo lo expuesto al juzgado pedimos declarar improcedente la acción incoada, por estar bien fundamentada la resolución 1146 de la Sala del Tribunal de Indecopi”.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamien- GACETA OFICIAL 21/07/2008 5.48 to Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. (…) III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

“La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión. Las normas cuya interpretación se solicita son: artículos 72, literal b), 73, literal b), 102 y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No obstante lo anterior, no se interpretará el artículo 72, literal b), ya que no es aplicable al caso particular. En relación con el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sólo se interpretará el primer párrafo, ya que allí se establecen normas procesales vigentes al momento en que se inició la acción de nulidad contra el registro del nombre comercial EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. Las demás normas de la Decisión 313 serán interpretadas, ya que dicha normativa se encontraba vigente al momento en que se solicitó para registro el Nombre comercial EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. El Tribunal, de oficio, interpretará la Disposición Primera Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 313 Artículo 73 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Artículo 102 Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior, fueren parcialmente aplicables a un registro de marca, la nulidad se decretará sólo respecto a la parte impugnada.

El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro”. (…) Artículo 117 “Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir.

Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro”. (…) DECISIÓN 344 (…) Artículo 113 (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”;

“La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas”. (…) GACETA OFICIAL Disposición Transitoria Primera “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. (…) VII. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

B. Régimen aplicable a la acción de nulidad del registro del signo. C. Ámbito de protección del nombre comercial. D. Irregistrabilidad de un nombre comercial por identidad o similitud con otro nombre comercial y las reglas para el cotejo de los signos distintivos. E. Comparación entre nombres comerciales denominativos. F. Mala fe al obtener el registro del nombre comercial.

Causal de nulidad. A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de 21/07/2008 6.48 seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, es- GACETA OFICIAL 21/07/2008 7.48 pecialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias. Para el caso, se reitera que: mismo del signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos para la protección de dicho nombre. “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, (…). (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha o en que se usó por primera vez el nombre comercial de la depósito del El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmedia- GACETA OFICIAL tamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210 de 24 de junio de 2005). De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del nombre comercial EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. se realizó en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de los nombres comerciales, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. B. RÉGIMEN APLICABLE A LA ACCIÓN DE NULIDAD DEL REGISTRO DEL SIGNO. En el orden procesal, cabe poner de relieve que si luego de la concesión del registro se dicta, en el régimen común, una nueva norma procesal, ésta será la aplicable al procedimiento de nulidad por iniciarse o en curso, a partir de su entrada en vigencia. En el caso de autos, puesto que VIUDA DE MARIÁTEGUI E HIJOS, LIBRERÍA EDITORIAL MINERVA S.A. ejerció, en fecha 23 de agosto de 1994, la acción de nulidad del registro del signo sub materia, la norma procesal aplicable es la contenida en la Decisión 344 de la Comisión, cuyo artículo 113 establece, entre otros puntos, que la autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro del signo. Es importante tener presente que aunque la norma comentada se refiera al registro de marcas, 21/07/2008 8.48 también es aplicable al registro de nombres comerciales, de conformidad con el último párrafo del artículo 117 de la normativa.

El Tribunal se ha pronunciado sobre el particular en los términos siguientes: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público.

La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser ‘parte interesada’. Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO (…).

El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial (…).

Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’ (‘Derecho de Marcas’, tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220).

En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, (…), exige la presencia de ‘parte interesada’ lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un GACETA OFICIAL interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”. (Interpretación Prejudicial de 24 de septiembre de 1997.

Proceso N° 10-IP-97, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 308, de 28 de noviembre de 1997, caso ‘COLSUBSIDIO’). En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción. C. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL Como quiera que en el proceso interno la parte demandante alega que el signo MINERVA se ha venido utilizando como nombre comercial y que, igualmente, se infiere que el primer uso tuvo lugar con anterioridad al año 1990, época en la cual se encontraba en vigencia la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, precisa el Tribunal que bajo el régimen de la Decisión citada no se encontraba regulada la protección del nombre comercial frente al registro posterior de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error.

Por lo tanto, en vigencia de la citada normativa no se encontraba prohibido el registro de marcas semejantes o similares a un nombre comercial. “Es a partir de la Decisión 311 (G.O.A.C. Nº 96 de 12 de Diciembre de 1.991), cuando la norma comunitaria regula la protección al nombre comercial frente al registro posterior de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error.

Marcas conferidas bajo la vigencia de la Decisión 85 y que hubieren sido semejantes o similares a un nombre comercial usado en el País Miembro, tendrían plena validez jurídica, a menos que, por supuesto, el citado País Miembro fuere parte de un acuerdo de carácter internacional que protegiera a un nombre comercial. En la vigente Decisión 344, artículo 128, el nombre 21/07/2008 9.48 comercial está protegido más por el uso que por el registro como se desprende de la citada norma cuando preceptúa: “el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.” (Proceso N° 27-IP-97.

Interpretación Prejudicial de 22 de junio de 1998 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 369 de 3 de septiembre de 1998). “El nombre comercial es el medio a través del cual se identifica o distingue una actividad mercantil o un negocio, de otros similares desarrollados por otros empresarios; en ocasiones el nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa.” (Proceso N° 43-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 4 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1214 de 6 de julio de 2005). De manera que la protección del nombre comercial debe analizarse bajo el amparo de posteriores Decisiones. La protección del nombre comercial MINERVA se predica respecto de la solicitud de registro del nombre comercial EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A., y es al momento de este hecho, 4 de agosto de 1993, que se debe analizar la protección del nombre comercial a la luz de la normativa vigente, esto es la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El artículo 117 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones del texto normativo: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad de un comerciante determinado, ya sea que se use para distinguir su actividad económica como tal, sus empresas o sus establecimientos de comercio.

En relación con lo anterior encuentra la Sala que esta norma incurre en una imprecisión de tipo conceptual, ya que confunde el nombre comercial y la enseña comercial. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, pero la Decisión 313, a diferencia de la 486, guarda silencio sobre dicha figura y mezcla su concepto con el del nombre comercial.

Por lo tanto, de conformidad con la previsión normativa, las disposiciones que regulan el nombre GACETA OFICIAL comercial, en el marco de la Decisión 313, también regulan la figura de la enseña comercial. El nombre comercial, para diferenciarlo de otras figuras, es aquel que diferencia la actividad empresarial de un comerciante determinado. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades comerciales con diferentes nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella.

La razón o denominación social es única, mientras que un comerciante puede tener un nombre comercial o muchos, pudiendo coincidir o no con la razón o denominación social. La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante se adquiere con su primer uso.

Estas precisiones conceptuales perfectamente son aplicables a las Decisiones anteriores a la 486. La Decisión 313 consagra un sistema de protección del nombre comercial soportado en el literal b) del artículo 73 y en el artículo 117. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial bajo el régimen de la Decisión 313 goza de las siguientes características: 1.

El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso real y efectivo. Lo anterior quiere decir que el depósito o registro del nombre comercial en la oficina nacional competente, si lo hubiere, no es constitutivo de derechos sobre el mismo. 2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo.

El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: 21/07/2008 10.48 “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.

(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). “Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comer- GACETA OFICIAL cial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial”. “(Sentencia dictada en el expediente Nº 03IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 338, del 11 de 1998)”.

(Proceso 226-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1330, de 21 de abril de 2006). 3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro o depósito pudiera inducir al público consumidor a error. 4.

Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales se aplicarán las normas pertinentes del capítulo de marcas de la Decisión 313. La mencionada Decisión no menciona nada respecto de la implantación de un sistema de registro, pero de conformidad con las propias previsiones normativas (artículo 117, párrafo 3), los Países puedan implantar uno, de conformidad con la reglamentación que establezcan para el efecto.

Algunas Secciones del Capítulo IV de la Decisión 313, están relacionados con el tema de los nombres comerciales. Por tal motivo la Oficina Nacional o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si las normas contenidas en las otras Secciones, de conformidad con la naturaleza del nombre comercial, son aplicables al sistema de registro de nombre comerciales. 5.

La protección del nombre comercial también está determinada por la normativa que para el efecto establezcan los respectivos Países Miembros, teniendo como base la normativa comunitaria anotada. Una de las principales características anotadas es que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar el uso real y efectivo del mismo.

Es un sistema disímil al sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, ya que el sistema de protección del nombre comercial se basa en que el derecho sobre dicho signo distintivo nace del uso real y efectivo del mismo. 21/07/2008 11.48 Lo anterior quiere decir que si un País Miembro implanta un sistema de registro de nombres comerciales no implica que el derecho sobre éstos proceda de la inscripción o depósito en el registro, sino que seguirá generándose el nacimiento del derecho con el uso real y efectivo del nombre comercial y, en consecuencia, así un signo esté registrado como nombre comercial no significa que el titular del registro tenga derecho sobre el nombre comercial, ya que éste debe probar su uso para proteger el signo como nombre comercial.

Es por esta razón que si bien puede existir un sistema de registro de nombres comerciales, el uso real y efectivo de dicho signo distintivo es lo que delimita el ámbito de protección del derecho, teniendo esto como consecuencia que el solicitante del registro de un nombre comercial debe acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho uso para que el derecho subsista.

Lo anterior quiere decir que el registro tiene una función eminentemente informativa y no constitutiva de derechos. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular. D. LA IRREGISTRABILIDAD DE UN NOMBRE COMERCIAL POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON OTRO NOMBRE COMERCIAL Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

En el proceso interno se discute la nulidad del registro del nombre comercial denominativo EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A., ya que se afirma que es confundible con el nombre comercial denominativo MINERVA. Por tal motivo es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

Como ya se advirtió anteriormente, las normas sobre registro de marcas son aplicables, en lo GACETA OFICIAL 21/07/2008 12.48 que corresponde, al registro de nombres comerciales y, en consecuencia, las causales de irregistrabilidad de los marcas son aplicables al registro de los nombres comerciales. Para el caso particular merece mayor relevancia la causal consagrada en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, que establece que no son susceptibles de ser registrados como marcas (en este caso nombres comerciales) los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido, de conformidad con las normas de los Países Miembros, y respecto de los cuales pueda inducirse al público consumidor a error. los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

Los signos que aspiren a ser registrados o depositados como marcas o nombres comerciales deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otros nombres comerciales que gocen de la protección y del derecho que de él se desprende. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea llevado a error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad de error en el público consumidor.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza tanto entre ellos como con relación a los productos o servicios que amparan, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. • Reglas para el cotejo de los signos distintivos. Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 1, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución y que son aplicables tanto a marcas como a nombres comerciales. Éstos son: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2.

Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en 1 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. GACETA OFICIAL 21/07/2008 13.48 Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de signos distintivos, sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto del signo, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. En la comparación debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo los signos sino que lo hace en una forma individualizada.

A efectos de determinar la similitud general entre dos signos no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 2 E. COMPARACIÓN ENTRE NOMBRES COMERCIALES DENOMINATIVOS.

Las reglas propuestas en la comparación de los signos marcarios son aplicables en la comparación entre nombres comerciales y, en consecuencia, los criterios acogidos por el Tribunal para la comparación entre marcas denominativas son aplicables al caso particular. El Tribunal en relación con la comparación entre marcas denominativas ha manifestado lo siguiente: “Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de De conformidad con lo anterior, el Juez Nacional o la Oficina Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los nombres comerciales denominativos EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. y MINERVA, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

F. MALA FE AL OBTENER EL REGISTRO DE UN NOMBRE COMERCIAL. CAUSAL DE NULIDAD. La sociedad demandante en su escrito de demanda, argumentó que la sociedad EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. solicitó el registro del nombre comercial denominativo EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. de mala fe, lo que constituye una causal de nulidad. Por lo anterior, es pertinente determinar si en el régimen de la Decisión 313 la mala fe constituye una causal de nulidad.

Sobre el asunto en cuestión, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagre la mala fe como causal de nulidad del 2 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad.

Lo ha manifestado de la siguiente manera: “A diferencia de las Decisiones 344 y 486, la Decisión 313 no consagra la mala fe como causal de nulidad del registro marcario. El artículo 102 de la Decisión 313, establece únicamente como causal de nulidad del registro que éste hubiese sido concedido en contravención a las normas contenidas en dicha Decisión. Es decir, establece una causal genérica que engloba la posible transgresión de la norma comunitaria en relación a los requisitos formales y sustanciales para la concesión del registro marcario contemplados en las Secciones I y II del Capítulo IV de la Decisión 313.

De conformidad con lo anterior, en el ámbito de la Decisión 313, y aunque no esté consagrada como causal de nulidad, la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP2007.

Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1581, de 4 de febrero de 2008). Tratándose de nombres comerciales corresponde a la autoridad nacional verificar si quien se opone al registro o depósito de un nombre comercial, a su vez, puede demostrar por medio del uso anterior la protección del signo que viene utilizando y el ámbito territorial que cubre dicho uso.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de la marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, 21/07/2008 14.48 aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

Corresponde al Juez Consultante determinar la normativa comunitaria andina en el ámbito sustancial y procesal, teniendo en cuenta, por un lado, la fecha de la solicitud de registro del nombre comercial EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. y, por el otro, la fecha en que la demandante solicitó al nulidad del registro del mencionado nombre comercial, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEGUNDO: Es a partir de la Decisión 311 cuando la norma comunitaria regula la protección al nombre comercial frente al registro posterior de signos marcarios similares y que pudieren inducir al público a error. Signos distintivos registrados o depositados bajo la vigencia de la Decisión 85 y que hubieren sido semejantes o similares a un nombre comercial usado en el País Miembro, tendrían plena validez jurídica, a menos que, por supuesto, el citado País Miembro fuere parte de un acuerdo de carácter internacional que protegiera a un nombre comercial.

TERCERO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 313 tiene las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso real y efectivo. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la Oficina Nacional Competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo. GACETA OFICIAL 21/07/2008 15.48 2.

De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo. El Juez o la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas en la presente providencia. 3.

Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera inducir al público consumidor a error.

QUINTO: 4. Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales se aplicarán en lo que corresponda las normas pertinentes del capítulo de marcas de la Decisión 313, de conformidad con lo establecido en la presente Interpretación Prejudicial. El Juez Nacional o la Oficina Competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los nombres comerciales denominativos EDITORIAL E IMPRENTA MINERVA S.A. y MINERVA, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

SEXTO: En el ámbito de la Decisión 313 y aunque no esté consagrada la mala fe como causal de nulidad, la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario. 5.

La protección del nombre comercial también está determinada por la normativa que para el efecto establezcan los respectivos Países Miembros, teniendo como base la normativa comunitaria anotada. Si bien puede existir un sistema de registro de nombres comerciales, el uso real y efectivo de dicho signo distintivo es lo que delimita el ámbito de protección del derecho, teniendo esto como consecuencia que el solicitante del registro de un nombre comercial deba acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho uso para que el derecho subsista.

Lo anterior quiere decir que el registro o depósito de nombres comerciales tiene una función eminentemente declarativa y no constitutiva de derechos.

CUARTO: ses Miembros, y respecto de los cuales pueda inducirse al público consumidor a error. No son susceptibles de ser registrados o depositados como nombres comerciales los signos que en relación con el derecho de terceros sean idénticos o similares a un nombre comercial protegido de conformidad con las normas de los Paí- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el expediente interno Nº 20872007, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 21/07/2008 16.48 Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 028-IP-2008 Interpretación prejudicial, de Oficio, de los artículos 1, 2, 4, 5 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SECURENCY PTY LTDA. Patente de Invención “Documentos de Seguridad Autoverificantes”. Expediente Interno Nº 2003 – 00409. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de abril del año dos mil ocho. VISTOS: El Oficio Nº 2394, de 10 de diciembre del 2007, recibido en este Tribunal el 17 de enero del 2008, a través del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2003–00409. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación presentada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: SECURENCY PTY LTDA. La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio. 1.2.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos La sociedad demandante SECURENCY PTY LTDA., el 08 de octubre de 1997, solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que se le otorgue la Patente de Invención “Documentos de Seguridad Autoverificantes”.

Mediante Oficio Nº 13038 el examinador técnico indicó que no se cumplían con las exigencias previstas en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por carecer de novedad, pues encontró que los documentos EP 256176, GB 1512018 y US 5284364 publicados el 24 de febrero de 1988, 24 de mayo de 1978 y 08 de febrero de 1994, respectivamente, afectaban dichos requisitos, que fue así como, la demandante en escrito de 21 de noviembre de 2002 expuso los argumentos de tipo técnico que desvirtuaban el concepto anteriormente referido.

GACETA OFICIAL b) Escrito de demanda La demandante SECURENCY PTY LTDA. señala que se vulneraron los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto para negar la patente, la Superintendencia debió analizar la novedad del invento en su totalidad y no sólo alguno de sus componentes, para que luego conste que los documentos EP 256176, GB 1512018 y US 5284364 corresponden al mismo invento que se pretende proteger en las reivindicaciones 1 a 34.

Asimismo, afirmó que se transgredió el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina ya que la Superintendencia de Industria y Comercio no probó que la patente de invención “Documento de Seguridad Autoverificante” resultara obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica y tampoco que, de manera evidente, se derivara del contenido de los documentos EP 256176 y GB 1512018 por separado o de las combinaciones de sus enseñanzas y, por ende, no cumpliera con el requisito de nivel inventivo.

La demandada negó la concesión de la Patente de Invención con base en que la invención descrita en la reivindicación Nº 1 carece de novedad frente al documento D1 (EP256, 176) y que la invención resulta obvia de la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2 (GB 1 512, 018). La sociedad demandante SECURENCY PTY LTDA. considera que la invención no resulta obvia ya que D1 se refiere a: “libretas de banco y chequeras con un dispositivo de seguridad en la forma de una firma revuelta”, mientras que D2 se relaciona con la inhibición de falsificaciones en un documento de papel que utiliza dos tintas metaméricas, las cuales proveen colores contrastantes cuando son visualizadas por un filtro de color separado.

La demandada no hizo mención sobre la materia objeto de las reivindicaciones dependientes de la solicitud de patente, ya que ninguno de los documentos D1 y D2 anticipaban alguna de las reivindicaciones dependientes cuando se leen en conjunto con la reivindicación 2. La Superintendencia de Industria y Comercio manifestó que, según el estudio técnico comparativo entre el objeto de la solicitud y los docu- 21/07/2008 17.48 mentos D1 y D2, la Patente de Invención carece de nivel inventivo ya que el objeto de la reivindicación se conoció con anterioridad a la fecha de prioridad reivindicada por la parte demandante.

La sociedad SECURENCY PTY LTDA. en el sentido indicado anteriormente manifestó que, en ningún momento afirmó que se trataba de “cheques”, de igual manera, para determinar si la presunta invención se encuentra o no en el estado de la técnica, es necesario desglosar cada uno de los elementos de la invención, es así que, la oficina probó mediante cuadros comparativos que la solicitud ya estaba en el arte previo.

De las combinaciones D1 y D2 se extrae el objeto que la demandante desea proteger. Es así que, la demandante tomó como base del D1 el manejo del filtro y del D2 la porción que se revela dentro de la misma hoja. Las reivindicaciones dependientes son formas particulares de la reivindicación principal y además muestran aspectos ya revelados de los documentos D1 y D2. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y, por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

La patente solicitada carece del requisito de novedad ya que se encuentra en el estado de la técnica, por lo que no puede ser patentada al ser el objeto reivindicado conocido desde antes de la fecha de la prioridad reivindicada por la parte demandante. Agrega que las libretas de banco, las chequeras y similares son un tipo de documento de seguridad diferente a los “cheques”.

Las libretas de banco y las chequeras tienen una pluralidad de páginas u hojas, una cubierta anterior y una cubierta posterior. En contraste, la presente invención está específicamente dirigida a un documento de seguridad que comprende una única hoja flexible, como por ejemplo, un cheque. GACETA OFICIAL Asimismo, la presunta patente de invención carece de altura inventiva ya que resulta ser extremadamente obvia.

Es así que, esta oficina combinó las enseñanzas de D2 con lo enseñado en D1. De ahí se tomó que el filtro y el sustrato podían ser la misma hoja ya que D1 así lo revela. Es decir, si se toma el filtro con los sustratos, uniéndolos en una hoja como la contemplada en D1, se obtiene lo que el solicitante inmerecidamente quería proteger. Aún sin contar con la experiencia del examinador, el combinar D1 con D2 permite afirmar que dicha solicitud no tiene ninguna altura inventiva.

El demandado señala que, para poder hacer el análisis de una solicitud se debe descomponer las partes del producto para poder conocer sus principios y elementos. 21/07/2008 18.48 En tal sentido, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima procedente interpretar, de Oficio, los artículos 1, 2, 4, 5 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 CAPÍTULO I DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN SECCIÓN I CONSIDERANDO: DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 02 de abril de 2008.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, el Tribunal considera que la norma aplicable y vigente es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la solicitud de patente se presentó el día 08 de octubre de 1997.

“Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

(…) “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona GACETA OFICIAL del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”. Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industrial, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

(…) “Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud”. (…) DECISIÓN 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 21/07/2008 19.48 En consecuencia, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son:

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Conforme ha sido expuesto, este Órgano Jurisdiccional ha determinado la improcedencia de la interpretación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al haber constatado que la solicitud dirigida a la obtención de la respectiva patente, ha sido presentada el 08 de octubre de 1997, esto es, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Lo manifestado resulta no sólo de la aplicación de los principios generales del derecho sobre tránsito legislativo, sino, además, de las previsiones de la Disposición Transitoria Primera del Régimen Común de Propiedad Industrial establecido por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de lo que es posible determinar que, en materia de derecho sustancial, el aplicable en el período de transición está constituido por las disposiciones vigentes en la fecha de la presentación de la respectiva solicitud.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior”. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de GACETA OFICIAL su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. Asimismo, ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.

(Proceso Nº 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004).” 1 La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues, dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como a su plazo de vigencia. Las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

2. CONCEPTO DE INVENCIÓN. 21/07/2008 20.48 idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 2 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 3 2.1 REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.

El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial. a) Novedad de la Invención: Sobre este requisito la doctrina ha señalado: “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una 2 1 3 Proceso 155-IP-2005, marca: “RAPISAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1271, de 02 de diciembre de 2005.

OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. Proceso 21-IP-2000, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 631, de 10 de enero de 2001.

GACETA OFICIAL “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 4 Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.

“( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente” 5. 21/07/2008 21.48 Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo” 6. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. 4 5 ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. 6 SALVADOR, Jovani Carmen.

Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. GACETA OFICIAL 21/07/2008 22.48 d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 7 realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 8 b) Nivel Inventivo: Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”.

Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 9. Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”. 10 8 9 10 7 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998.

Publicada en G.O.A.C. Nº 428, de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.

Proceso 13-IP-2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1143, de 19 de noviembre de 2004. GACETA OFICIAL c) Aplicación Industrial: Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

3. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE. REQUISITOS FORMALES. EXAMEN DE FORMA. La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la Oficina Nacional Competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos. La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”. 11 La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior.

Requisitos para la solicitud de patentes de invención El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la 11 ÁLVAREZ, Alicia. Como obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina.

Buenos Aires. 1999. p. 103. 21/07/2008 23.48 ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito. La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…). Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”. 12 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el 12 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p.

99. GACETA OFICIAL producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. 13 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para 13 SALVADOR, Jovaní, Carmen.

El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. 21/07/2008 24.48 determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo.

En cuanto a la unidad de la invención, la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 15 de la Decisión 344 al indicar: “La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

Por otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la Oficina Nacional Competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones.

Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención. En efecto, el requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la Oficina Nacional Competente en desarrollo del artículo 45, y se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que “la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención”.

Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: GACETA OFICIAL a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

A propósito de la división de la patente, contemplada en el artículo 36 de la Decisión 486, el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la reivindicación contenida en la solicitud inicial. Asimismo, la Oficina Nacional Competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención, ya referido.

Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida y se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en lo que corresponda, de la fecha de prioridad invocada en ella.

4. EXAMEN DE FONDO. El Tribunal ha puesto de relieve que el examen de fondo constituye “una de las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de aquel se desprendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio. En esta oportunidad procesal, caracterizada por el diálogo y cooperación entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente, debe verificarse si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad, lo cual deberá concretarse en un informe fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie impidan la concesión de la patente, o, en su defecto, que explique las razones por las cuales procede el otorgamiento de la misma” (Proceso N° 21-IP-2000, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 631, del 10 de enero de 2001).

Se hace notar que la exigencia de estos requisitos formales se realizarán en vigencia de la 21/07/2008 25.48 Decisión 344 norma aplicable al momento de la presentación de la solicitud de patente por lo que el examen de fondo tendrá que realizarse observando estos requisitos. Respecto al trámite de otorgamiento establecido en la Decisión 486, el Tribunal manifestó en la sentencia citada correspondiente al Proceso 151-IP-2005, lo siguiente: “Los Capítulos III y IV de la Decisión 486 disciplinan un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente (artículo 33); una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, procederá al examen de patentabilidad, haya habido o no contradictorio, a cuyo efecto verificará si la invención cumple o no los requisitos consagrados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, es decir, en el caso de autos, la disposición prevista en el artículo 1 de la Decisión 344, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones señaladas, entre otras disposiciones, en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar tal solicitud —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— con miras a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, una oposición dirigida a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite. La norma comunitaria exige que la oposición se presente debidamente fundamentada y remite a la respectiva legislación nacional el establecimiento de sanciones contra quienes presenten oposiciones temerarias (artículos 40 y 42).

Caso de haberse presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que éste, si lo estima conveniente, formule alegatos, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, dentro GACETA OFICIAL de los sesenta días siguientes a su notificación, término que podrá ser prorrogado por una sola vez y por el mismo plazo (artículo 43).

Transcurridos seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud (artículo 44). La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

En el curso del procedimiento, la citada oficina podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la invención solicitada, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos, o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de propiedad industrial. También podrá requerir del solicitante la presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen.

La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46). Agotado el procedimiento relativo al examen de patentabilidad, la oficina examinará el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio para verificar si la invención cumple o no los requisitos sustanciales de patentabilidad, y si se encuentra incursa o no en una de sus prohibiciones.

De resultar favora- 21/07/2008 26.48 ble el examen definitivo, la oficina competente otorgará la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, denegará el título (artículo 48)”.

5. LAS REIVINDICACIONES EN LA SOLICITUD DE PATENTE. Sobre las reivindicaciones la doctrina dice que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…). Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.

(Álvarez, Alicia. Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99). También ha señalado que “(…) todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal (…) que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento.

Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal. El privilegio otorgado se limita, en consecuencia, a lo enunciado en la primera reivindicación y dos patentes de invención pueden coexistir si los contenidos de la primera reivindicación de cada una de ellas no coinciden (…).

Las reivindicaciones subsiguientes deben estar subordinadas a la primera como otras tantas características que subsidiariamente concurren a la realización del objetivo principal del invento en múltiples formas, todas ellas comprendidas por su esencia en la primera reivindicación. De modo que las mismas características enunciadas en una reivindicación subsisten a la primera, pueden figurar en dos patentes de invención sin que haya interferencia de derechos, porque en cada caso concurren a solucionar dos objetos principales diferentes”.

(Andrés Moncayo von Hase, Derecho de Patentes, ob. Cit. Pp. 118 y 119). GACETA OFICIAL Asimismo, la doctrina ha determinado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La importancia está en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. (Salvador, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente.

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002). El Tribunal ha señalado al respecto: “(…) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”.

(Proceso 106-IP2002, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 892, de 31 de enero de 2003). Al respecto la Oficina Nacional Competente determinará el momento procesal en el que la solicitante debe presentar las reivindicaciones, para lo cual tomará en cuenta lo señalado en el artículo 13 de la Decisión 344.

6. DERECHO DE PRIORIDAD. Una vez presentadas dos solicitudes sobre la misma invención en países distintos por un mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, 21/07/2008 27.48 no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido” (Pachón, Manuel.

La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena. Editorial Temis, Bogotá, 1975, p. 19). En ese caso, se puede afirmar que con la presentación de la solicitud de patente nace el derecho de prioridad. De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 344, el solicitante (o su causahabiente) que hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro de la Comunidad Andina o, en virtud del principio de reciprocidad, en otro País que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, gozará del derecho de invocar prioridad en cualquier otro de los Países Miembros, por el término de un año contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.

Cabe señalar que, el derecho de prioridad previsto en la Decisión 344 no afecta el estudio que debe ser realizado para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención cuya patente se solicita, a la luz del estado de la técnica existente a la fecha que, por la prioridad reconocida, se considere como la de presentación de la solicitud.

Por tanto, corresponde al Juez Nacional, determinar si en el presente caso procedía conceder el derecho de prioridad de la patente solicitada, siempre que la solicitud haya cumplido con los requisitos formales requeridos para conceder tal privilegio; todo lo cual es independiente del examen efectuado para evaluar la patentabilidad de la invención. Se debe aclarar, que el Tribunal considera que la prioridad debe ser analizada bajo la norma comunitaria, en este caso la Decisión 344 que es la aplicable conforme al principio de supremacía de la norma jurídica comunitaria andina.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, GACETA OFICIAL C O N C L U Y E: 1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso. 2.

El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente. 3. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descar- 21/07/2008 28.48 tando como invención la acción propia de la naturaleza. 4.

La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 5.

El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado. 6.

Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la Oficina Nacional Competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 7. Admitida la solicitud de patente, la Oficina Nacional Competente examinará si la misma cumple con los requisitos de forma; si se determina que la misma no cumple con los requisitos exigidos, formulará las observaciones correspondientes; de no presentarse respuestas a las observaciones o no haberse complementado los antecedentes y los requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.

Una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación. 8. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. 9. La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único con- GACETA OFICIAL 21/07/2008 29.48 cepto inventivo general o una unidad de invención. La Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención. Asimismo, el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la reivindicación contenida en la solicitud inicial. 10.

Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, o por aplicación del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda por el término de un (01) año, contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adop- tar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Proceso 029-IP-2008 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literales a), b) y h), 190 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 191, 224 y 226 de la misma norma, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, en el Proceso Interno N° 2003-00100.

Actor: TRANSPACK LTDA. Marca: “TRANSPACK”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de abril del año dos mil ocho. los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2003–00100-01.

VISTOS: El Oficio Nº 0009, de 14 de enero de 2007, recibido por este Tribunal el 17 de enero de 2008, emitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, a través del cual se solicita la Interpretación Prejudicial de Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 27 de marzo de 2008.

GACETA OFICIAL 1. Las partes. La parte actora es: TRANSPACK LTDA. Demandado: La Nación colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero Interesado: INTERNEXA S.A. E.S.P. 2. Determinación de los hechos relevantes 2.1. Hechos. El 10 de abril de 2001, INTERNEXA S.A. E.S.P. solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, el registro del signo “TRANSPACK” (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza.

La demandante TRANSPACK LTDA. se opone al registro del signo solicitado ya que es titular de la marca TRANSPACK (mixta) en la Clase 39 de la Clasificación mencionada, así como, del nombre comercial TRANSPACK LTDA. Por Resolución Nº 35794, de 30 de octubre de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la demandante TRANSPACK LTDA. y concedió a INTERNEXA S.A. E.S.P. el registro del signo solicitado TRANSPACK para distinguir productos de la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resoluciones Nº 1460 y Nº 28440, de 28 de enero y 30 de agosto de 2002, respectivamente, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y el Delegado para la Propiedad Industrial confirmaron la resolución impugnada. 2.2. Fundamentos de la Demanda. La demandante TRANSPACK LTDA. señala que existe una clara vulneración de los artículos 2, 6 y 61 de la Constitución Política de la República de Colombia; de los artículos 134, 135, 136 literales a), b) y h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y del artículo 56 del Decreto Nº 1190, de 1978. 21/07/2008 30.48 La demandante agrega que la Superintendencia pasó por alto que el registro de la marca le otorga a su titular el derecho a su uso exclusivo respecto de los servicios que distingue.

Se concede el registro del signo solicitado sin tener en cuenta que no es distintivo, puesto que afecta indebidamente los derechos de un tercero. Asimismo, señala que no puede considerarse distintivo un signo que reproduce un signo utilizado por otra empresa, ya que el público consumidor no sabrá de qué empresa se trata y asociará la procedencia del signo solicitado TRANSPACK con la empresa demandante TRANSPACK LTDA. El uso de la marca registrada causa confusión en el público consumidor, toda vez que el signo utilizado por INTERNEXA S.A. E.S.P. (TRANSPACK) es igual o similar al de TRANSPACK LTDA., a pesar que los productos y servicios ofrecidos por una y por otra, no pertenezcan a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

No puede permitirse el aprovechamiento de INTERNEXA S.A. E.S.P. de la acreditación de la marca TRANSPACK, que la empresa demandante TRANSPACK LTDA. ha logrado con esfuerzo durante 33 años de prestar servicios en el mercado. Se trata de un signo notoriamente reconocido en el mercado cuyo ámbito de protección es aún mayor, según lo determinan los artículos 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.3.

Contestación a la Demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda, alegando la legalidad de los actos administrativos impugnados. Asimismo, solicita denegar las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico por el hecho que, si bien los signos sub materia son idénticos, la cobertura de productos y servicios del signo solicitado, de la marca registrada y del nombre comercial es diferente y no puede predicarse relación alguna entre los mismos, al ser actividades completamente independientes una de otra.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literales a), b) y h), 190 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de Oficio, de los artículos 191, 224 y 226 de la misma norma; no así de los artículos, 135, 154, 166 y 234 de dicha norma, por no ser pertinentes. 21/07/2008 31.48 g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486. “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

GACETA OFICIAL Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 21/07/2008 32.48 la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

(…)”. (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales.

Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16). También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede; sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de GACETA OFICIAL como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. DE LOS SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. En lo que concierne a la estructura de los signos sub materia, y a propósito del caso en 21/07/2008 33.48 estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a los signos denominativos y mixtos. Los primeros, llamados también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formados por una o varias letras que, integrados en un todo pronunciable, pueden hallarse provistos o no de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de signos se distinguen los sugestivos —provistos de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y los arbitrarios, desprovistos de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades o funciones del producto a identificar. Y los segundos, los signos mixtos, se encuentran integrados por dos elementos que forman parte del conjunto: una denominación, semejante a la clase de signos arriba descritos, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos signos, caso que uno de ellos o ambos pertenezcan a la clase de signos mixtos, la jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 04-IP88, caso: “DAIMLER”, publicado en la Gaceta Oficial N° 39, del 29 de enero de 1989). A propósito de la prioridad del elemento en referencia, la doctrina ha señalado que procede determinar la “situación y el relieve del componente gráfico en el conjunto de la marca mixta; y sobre todo, la notoriedad del componente gráfico común a las marcas comparadas.

En cambio, si el elemento gráfico no evoca concepto alguno, el denominativo desplazaría en principio al gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva, aquel elemento el predominante, y en el cual GACETA OFICIAL debe centrarse el análisis comparativo” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, p. 240).

3. EL RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. DE LA CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. DE LA IDENTIDAD Y SEMEJANZA. DE LAS REGLAS DE COMPARACIÓN. El literal a) del artículo 136 prohíbe registrar como marca aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a riesgo de confusión o de asociación. La razón es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión o riesgo de asociación entre ellos.

La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puedan inducir al consumidor a error. Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “( ) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Marca: AGUILA DORADA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 876, de 18 de diciembre de 2002). Cabe resaltar que la sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta.

La primera se caracteriza porque 21/07/2008 34.48 el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta (…) dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo.

El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas” (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 478). Para determinar si existe o no semejanza entre los signos en conflicto es necesario realizar una comparación de sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. Para verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina, (BREUER MORENO, Pedro.

Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: a. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. GACETA OFICIAL 21/07/2008 35.48 b. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. vicios y actividades económicas relacionadas a la Clase 39 de la Clasificación mencionada. c. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que el objetivo de la regla de especialidad consiste en evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios idénticos o similares. d. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Carlos Fernández Novoa señala al respecto que: Finalmente, se deberá tomar en cuenta, que la pertenencia de dos productos a una misma clase del nomenclátor no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. “La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios” (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

Ob. Cit. Pág. 278.). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, “( ) que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto (o servicio) semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos (o servicios) pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid. Loc. Cit.). (Los paréntesis son nuestros). Deduciendo que pueden existir en el mercado marcas con denominaciones idénticas o similares y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando estas denominaciones se encuentren amparando productos o servicios distintos. Finalmente, en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos, los servicios y las actividades económicas en comparación, el Juez Consultante habrá de considerar, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos, servicios y actividades económicas en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

Sin embargo, cabe señalar que dicha clasificación es meramente referencial, dado que la semejanza de los productos, servicios y actividades económicas estará determinada por la vinculación o conexión competitiva de los mismos en cada caso concreto. Se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren ambas marcas, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: 4.

CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, el signo fue solicitado para distinguir productos de la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que la marca registrada y el nombre comercial de la demandante TRANSPACK LTDA. distinguen ser- Con el propósito de verificar la existencia de semejanza entre los signos en conflicto y entre los productos que distinguen, el consultante debe tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos y servicios en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza. a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. GACETA OFICIAL 21/07/2008 36.48 b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” 1

5. LOS NOMBRES COMERCIALES, SU PROTECCIÓN Y PRUEBA. En el caso concreto, la demandante TRANSPACK LTDA. alega a su favor que, es titular del nombre comercial TRANSPACK LTDA. desde hace 33 años. Al respecto, el artículo 191 de la Decisión 486 se refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el derecho exclusivo sobre el “se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”, y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 486.

En este sentido, el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad. Este Organismo, por su parte, ha expresado en este contexto, que “un nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo”. 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. GACETA OFICIAL La protección de un nombre comercial puede darse por dos medios: la vía del uso del nombre comercial y, aquélla de su inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. La prueba del uso del nombre comercial corresponderá, en todo caso, a quien invoque la existencia de su derecho. Debe comprobarse, no obstante, que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca o, de otro nombre, de ser el caso.

Esta figura se encuentra protegida por la normativa comunitaria, impidiendo el registro de signos distintivos idénticos o similares, en tal sentido, los criterios para establecer la irregistrabilidad, son los mismos a los señalados para las marcas en el punto anterior.

6. SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO, SU RECONOCIMIENTO, PRUEBA Y EFECTOS. La demandante TRANSPACK LTDA. señala que su marca registrada y su nombre comercial son signos notoriamente conocidos, cuyo ámbito de protección es aún mayor, según lo determina la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que no puede permitirse el aprovechamiento de INTERNEXA S.A. E.S.P. de la acreditación que la marca TRANSPACK ha logrado con esfuerzo durante 33 años de servicios en el mercado. 21/07/2008 37.48 La prueba de la notoriedad estará basada en los factores que detalladamente señala el artículo 228 de la Decisión 486, los cuales son: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Al respecto, el Tribunal ha manifestado que la notoriedad de un signo radica en que sea conocido, difundido y aceptado por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de usuarios sobre los bienes o servicios que comúnmente suelen utilizar.

La característica que tiene un signo notorio es que sea protegido de manera especial y mejor apreciada con relación a los demás signos, pues de su misma cualidad de “notorio” es que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Estos factores son los que el Juez Consultante deberá tomar en cuenta para considerar a un signo en la categoría de notoriamente conocido.

La gran diferencia que añade la Decisión 486 al régimen de propiedad industrial pasado (Decisión 344) sobre la notoriedad, es el hecho que no es necesario el registro del signo para que éste sea considerado notorio, tal como lo establece el artículo 229 de la Decisión 486. El artículo 136 literal h) prohíbe el registro como marca de aquellos signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción, transliteración o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, independientemente de los productos o servi- GACETA OFICIAL cios que éste distinga, siempre que su uso sea susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, se perciba un aprovechamiento injusto del prestigio del signo, o la dilución de la fuerza distintiva del mismo, o de su valor comercial o publicitario.

Como señalamos, estas prohibiciones serán aplicables, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Para determinar la notoriedad de una marca, tal como se ha indicado, es necesario saber que la misma radica en que sea conocida, difundida y aceptada por una comunidad que pertenece a un mismo grupo de consumidores o usuarios de los bienes o servicios que son comercializados con la marca.

Así, serán considerados sectores pertinentes, (1) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique el signo, (2) las personas que participen en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique, y (3) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis.

Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el 21/07/2008 38.48 análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan.

De otro lado, corresponde entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de la notoriedad y por ende la protección especial que de ella se deriva, si una marca tiene o no esos atributos; siendo, la carga de la prueba de notoriedad a quien la alegue.

Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 2. En la comparación entre un signo mixto y otro denominativo, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto o servicio, lo que no obsta para que, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo, todo ello en concordancia con los criterios establecidos en la presente ponencia. 3.

Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre el signo solicitado y la marca ya registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí, como entre los productos, servicios o acti- GACETA OFICIAL vidades económicas distinguidas por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos, servicios o actividades. 4.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de ser conducida por la impresión unitaria que cada signo en disputa habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del destinatario de los productos o servicios correspondientes, por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Para llegar a determinar la similitud entre dos marcas, se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos, servicios y actividades económicas amparadas por las mismas.

Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión entre los productos, servicios o actividades que protegen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 5. La Decisión 486, en su artículo 191, fundamenta la protección del nombre comercial en el uso y no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre.

Así, un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o de otro nombre comercial, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud respectiva, y que dicho uso sea debidamente probado. Para establecer el riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial se deberán utilizar los mismos criterios señalados en la presente ponencia respecto de las marcas. 6.

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en referencia a signos que constituyan su reproducción, 21/07/2008 39.48 imitación, traducción o trascripción, total o parcial, se extiende con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como, impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada. Sin embargo, la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio.

En cuanto a la prueba de notoriedad, el Juez Consultante deberá tomar en consideración los factores que detalladamente señala el artículo 228 de la Decisión 486 y que se describen en la presente ponencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO GACETA OFICIAL 21/07/2008 40.48 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 040-IP-2008 Interpretación prejudicial de oficio los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: PREMIER. Actor: sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. Proceso interno Nº 2003-0040. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil ocho. VISTOS: El Oficio Nº 169, de 28 de enero de 2008, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal el 11 de febrero de 2008, por el que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su de su Consejero de Estado Ponente Doctor Rafael E. Ostau de Lafont Planeta remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 165, 167 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2003-0040;

El auto de 12 de marzo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante en la solicitud formulada y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad PREMIER DENTAL PRODUCTS COMPANY. b) Hechos La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, concedió a la sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA el registro como marca del signo PREMIER para distinguir productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional. Posteriormente la sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA, transfirió legalmente los derechos sobre el registro marcario del signo PREMIER a la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. El 30 de noviembre de 2000, la sociedad PREMIER DENTAL PRODUCTS COMPANY interpuso acción de cancelación por no uso contra la marca PREMIER de propiedad de la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. contra esta acción la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO presentó como excepciones la pretemporaneidad de la acción y la existencia de motivos justificados para el no uso de la GACETA OFICIAL marca, como el estar en reestructuración de obligaciones.

Por Resolución Nº 25689, 31 de julio de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió “Cancelar por no uso el registro de la marca PREMIER (…) para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (…)”. Contra dicha Resolución la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 38511, de 27 de noviembre de 2001, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 25289, de 31 de julio de 2002, también, confirmó la Resolución Nº 25689, quedando, de esta manera, agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que se violó el artículo 165 de la Decisión 486 ya que dicha normativa “no consagra como motivos taxativos para justificar el no uso de una marca la fuerza mayor y el caso fortuito (…)”.

Alega en su defensa que “la situación de desequilibrio financiero de LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA, bien puede calificarse como un justo motivo para no usar la marca PREMIER, toda vez que la había adquirido hacía algo más de un año, contado hacía atrás de la fecha de iniciación de la acción administrativa de cancelación que aquí interesa, y se quedó sin recursos para promocionarla y posicionarla en el mercado nacional.

Asimismo que esa precaria situación, bien puede calificarse como sumatoria de hechos de FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO, ya que, se puede aseverar sin hesitación, fue el resultado de factores externos que trastornaron la macroeconomía nacional, hecho que la Superintendencia aceptó como notorio, que como tal no requería prueba, y factores internos, consistentes en que, como muchísimas otras empresas, la aquí actora, no estaba, ni tenía porque estarlo, preparada para resistirse al efecto de los factores de su entorno económico desquiciantes de la seguridad económica nacional, al punto que el Gobierno Nacional se vio avocado a declarar el estado de excepción de emergencia económica para adoptar por decreto medidas extraordinarias, entre ellas la de reestructuración de pasi- 21/07/2008 41.48 vos, con miras a salvar el grueso de las empresas estatales o privadas”.

Por lo que “es válido concluir que la Superintendencia incurrió en grave error conceptual al equiparar los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito, entendiéndolos como un hecho externo e irresistible para quien pretenda justificar una conducta activa o pasiva (…)”. Sostiene que, también, se violó el artículo 167 de la Decisión 486, ya que la Superintendencia al negar la “idoneidad probatoria a la certificación de que la actora (…)” incurrió en “una flagrante violación del debido proceso y una pésima interpretación del precepto, que como el artículo 165 (idem), también, tiene la preposición lógica entre otras, toda vez que, aun cuando le asistiese razón a la accionada en su precaria y oblitariada interpretación, no está referida para demostrar los motivos ju stificativos del no uso de una marca, sino todo lo contrario el uso comercial conforme a criterios legales” por lo que “para demostrar el motivo que justifique el no uso de una marca, existe absoluta libertad probatoria y que eran (sic) válido y necesario haber accedido a la petición de LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA, de oficiar a la Superintendencia de Sociedades para probar que su difícil situación económica la tenía en graves afugias para mantenerse en el mercado y, con mayor, razón para usar la marca PREMIER, que recién adquirido, a intento de enervar la acción de cancelación de su registro”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió la Resolución legal y válidamente “cancelando (…) el registro de la marca ‘PREMIER’ clase 5, certificado 131358, a favor de la Sociedad Laboratorios Andromaco Limitada”.

Sostiene que “La Oficina Nacional Competente antes de proceder a la adopción de las decisiones ausadas (sic) procedió acertadamente a efectuar un análisis y el respectivo estudio de la solicitud de cancelación (…)” y que “resulta evidente que el uso de una marca es la única GACETA OFICIAL forma de impedir la acción de un tercero tendiente a cancelar un registro marcario, así se tiene que de conformidad con la normativa antes enunciada se entiende que una marca está en uso cuando los productos o servicios que ella ampara se encuentran en el mercado o cuando ha sido utilizada en alguno de los Países Miembros por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello.

Al referirse a las pruebas, dice que se tiene que “aunque se hubiera probado por la parte demandante la crisis económica de la sociedad titular del registro ésta por si misma no es causa justificativa del no uso de la marca, en razón a que las dificultades financieras de una empresa son previsibles y resultan normales en el giro ordinario de su actividad” y que “si bien las crisis económicas son normales en la actividad empresarial, y es un hecho notorio que ellas afectan actualmente a gran número de empresas nacionales, las crisis per se no implican justificación para no observar la obligación de usar la marca si así fuera, se ocasionaría una restricción indebida a la libre competencia, la cual resulta vital para la misma actividad económica”.

Finalmente, manifiesta que “marca PREMIER clase 5, no ha sido usada dentro del comercio andino, al no obrar dentro de las actuaciones ningún medio de prueba que demuestre dentro de las actuaciones sobre las operaciones mercantiles qy (sic) en relación con los productos distinguidos con la marca CUMBIA (sic), ejecutó la sociedad Laboratorios Andromaco Limitada, se dan los supuestos contenidos en la norma comunitaria descrita en el artículo 165 para cancelar el certificado de registro de la marca en comento”.

La sociedad PREMIER DENTAL PRODUCTS COMPANY, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda y refiriéndose a las pruebas dice: “la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA, nunca probó el uso de los tres años anteriores a la acción de cancelación y además el titular del registro solamente invoca una crisis financiera generalizada que presentaba el país de tiempo atrás y que ha obligado a muchas empresas a tomar medidas de reestructuración” por lo que “es necesario analizar si la alegada crisis económica que le ha impedido al titular de la marca que se pretende cancelar es causa justificativa de no uso de la misma (…)” y que “La interpretación que realizo (sic) la 21/07/2008 42.48 superintendencia (sic) de Industria y Comercio se hizo de manera sistemática e integral con todo el ordenamiento jurídico (…)”.

Añade que “las sociedades LABORATORIOS ANDROMACO Y ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA ‘ASOFARMA’ jamás utilizaron ni tuvieron intención de hacer uso en el comercio de la marca PREMIER, clase 5, (…), antes de haberse iniciado la acción de cancelación por no uso y no puede ser que solamente a causa de la cancelación por no uso venga la sociedad demandante alegar tener intención de comercializar la marca en un futuro”.

Sobre el debido proceso, manifiesta que “No puede haber violación al debido proceso cuando el operador administrativo rechaza una prueba que objetivamente fue analizada (…) lo que nos lleva a concluir que no existe violación del debido proceso sino una correcta aplicación e interpretación de las normas procesales garantizándole a la demandante el debido proceso”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135, 136, 165, 167 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de cancelación de registro del signo PREMIER fue el 30 de noviembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344, los hechos con- GACETA OFICIAL trovertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, sobre la base de lo solicitado por la consultante y de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, de oficio interpretará los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. 21/07/2008 43.48 de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.

Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. “(…) (…) Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las (…)”.

GACETA OFICIAL cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

(…)”. I. De la aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará 21/07/2008 44.48 inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable “( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, de 13 de febrero de 1998, publicado en la G.O.A.C. N° 332, de 30 de marzo de 1998, marca: CANALI). Asimismo el Tribunal, fundamentado en la doctrina, ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995, de 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). GACETA OFICIAL II. De la cancelación de registro marcario por falta de uso El artículo 108 de la Decisión 344 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. Este mismo párrafo incluye que la causal para la cancelación de un registro marcario por falta de uso puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

El Tribunal, sobre el particular, dice: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.

(Proceso 116-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Sin embargo, no procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza ma- 21/07/2008 45.48 yor, de caso fortuito, o a otro motivo justificado. En el caso concreto la demandante sostiene que “tenía PROHIBIDO REALIZAR PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS, por disposición expresa del DECRETO LEY NO. 26091 de fecha 28 de diciembre de 1992, lo cual constituye una causal de fuerza mayor que nos impidió realizar labores de difusión en la forma que hubiéramos deseado (…)”, por lo que el Juez Consultante deberá remitirse a las pruebas aportadas por la actora y a la efectiva vigencia del Decreto Ley Nº 26091.

El otro motivo de cancelación de un registro, conforme al referido artículo 108, a petición del titular legítimo, se da cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro. III. Prueba del uso de una marca Para evitar dicha cancelación, el interesado deberá probar que en al menos uno de los Países Miembros la marca está siendo utilizada.

Los medios de prueba sobre el uso de la marca se encuentran previstos en el segundo párrafo del mismo artículo 108, además que la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. Sin embargo, conforme a este artículo el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

El Tribunal ha sostenido sobre el tema que “(…) no es suficiente el mero uso de la marca sino que ha de mirarse la relación de éste con el propietario de la misma y con los productos (bienes y servicios) que él ofrezca, directamente o por quien tenga la capacidad para hacerlo. El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla o con la publicidad de la misma, sino que el uso debe manifestarse externa y públicamente, para que sea real y no simplemente formal o simbólico.

Si bien en algunos sistemas, actos como el de la sola publicidad del producto tienen la virtualidad de considerarse como manifestaciones del uso de la marca, en el régimen GACETA OFICIAL andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca con respecto a productos que se lanzan al mercado, el uso de la marca deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio”.

(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 199, de 26 de enero de 1996, marca: PURO). El Tribunal ha indicado también que “las disposiciones del Régimen Común sobre Propiedad Industrial no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso”. (Proceso 17-IP-95, ya citado). La carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular; los medios probatorios que puede usar para demostrar que está haciendo uso efectivo de la misma se encuentran previstos en el segundo párrafo del citado artículo 108 y consisten en la presentación de: (i) facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación;

(ii) inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre la regularidad en la producción; (iii) cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro en el que se solicite la cancelación. 21/07/2008 46.48 El Tribunal en reciente sentencia ha dicho: “El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.

La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto”. (Proceso 116-IP-2004, ya citado). Por otra parte el artículo 110 de la misma Decisión da los parámetros de cómo debe entenderse el uso de la marca.

Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

También, este mismo artículo considera la presunción del uso de una marca cuando la ella está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Finalmente este artículo prevé una excepción que evita la cancelación del registro cual es la que se refiere a que una marca puede ser usada de forma diferente a la que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

Este hecho no disminuye la protección que le corresponda a la marca. IV. Legitimación para solicitar la cancelación de un registro marcario De acuerdo al artículo 108 de la mencionada Decisión 344, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud “de cualquier persona interesada”. Por lo tanto, la legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar frente al acto administrativo de cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier GACETA OFICIAL 21/07/2008 47.48 tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

Por lo tanto, para que opere la acción de cancelación de registro por falta de uso, el artículo 108 exige la presencia de parte interesada, lo que según el Tribunal “significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial”. (Proceso 149-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1452, de 10 de enero de 2007, marca: MINERVA (mixta), citando al Proceso 10-IP-97, publicado en G.O.A.C. 308, de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO).

Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca. Esta decisión deberá ser puesta en conocimiento de las partes a través de una resolución debidamente motivada, es decir que contenga todos los elementos de juicio necesarios en los que la autoridad nacional competente basó su decisión. En el caso de la cancelación del registro de una marca cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de aquella, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida.

Al respecto el Tribunal ha dicho que se recoge: “el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes (…).

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. (Proceso 96-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”).

CONCLUYE: V. Del procedimiento de cancelación El procedimiento de cancelación de un registro de marca se encuentra previsto en el artículo 109 de la Decisión 344 que dispone que una vez que la oficina nacional competente reciba una solicitud de cancelación de registro de marca deberá notificar al titular de la marca registrada. El titular del registro dispone de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación para que haga valer los alegatos y pruebas que considere pertinentes a fin de probar el uso efectivo de la marca cuya cancelación se haya solicitado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.

SEGUNDO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.

GACETA OFICIAL TERCERO: Recibida una solicitud de cancelación de registro, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que en el plazo de treinta días contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos y pruebas que considere pertinentes a fin de probar el uso efectivo de la marca cuya cancelación se haya solicitado.

Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca la cual deberá ser notificada por resolución motivada.

CUARTO: Sin embargo, el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.

QUINTO: Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado.

Igualmente se presume su uso cuando la marca está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

SEXTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le pro- 21/07/2008 48.48 duzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.

El Consejo de Estado de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 20030040 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú