Proceso 082-IP-2008 Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, la interpretación de los artículos 134 literal f), 135 literal a) y su último párrafo, así como, del artículo 150 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno: Nº 501- 2008.

Actor: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú). Marca: “BACKUS” (marca tridimensional). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil ocho. VISTOS: El Oficio Nº 147-2008-SCS-CS, de 09 de mayo de 2008, recibido en este Tribunal el 17 de junio de 2008, a través del cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 501-2008.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de julio de 2008. 1. LAS PARTES. Demandante: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú).

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI. Tercer Interesado: Compañía Cervecera AMBEV PERÚ S.A.C.

2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES 1. Hechos: El 10 de junio de 2003, la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) solicitó el registro del signo de producto constituido por la forma tridimensional de una botella de cuerpo cilíndrico con boca redonda, pico ranurado, con cuello sobresalido, delgado que se va ampliando hasta la parte comba y se ancha en la base, usado la denominación BACKUS para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Posteriormente, no se presentaron oposiciones, por lo que mediante Resolución Nº 14290-2003/OSD-INDECOPI, de 03 de diciembre de 2003, la OSD otorgó el registro del signo solicitado sin reivindicar la forma tridimensional de la botella. La OSD consideró que, la forma de botella es irreivindicable; sin embargo, precisó que el signo solicitado es susceptible de representación gráfica y cumple con ser apto para distinguir los productos en el mercado.

El 10 de febrero de 2004, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) interpuso recurso de apelación ante el Tribunal del INDECOPI manifestando que: - Es una empresa que fabrica el 100% de la cerveza nacional y es propietaria del parque de envases, por lo que es el único grupo empresarial que hace uso de los envases de 1 L en todo el territorio nacional. - El grupo BACKUS es el único que emplea los envases de vidrio de 1 L, cuyo registro se solicita, por lo que no se puede aceptar que se diga que “otras empresas” están haciendo uso de los mismos, porque ello no es cierto.

Así, al no existir empresas competidoras que hagan uso de los envases en cuestión, no queda duda que la presencia del referido diseño (entiéndase, forma) en el mercado remite a los consumidores a un solo grupo empresarial: al grupo BACKUS. - En aplicación del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 que recoge la figura del “secondary meaning”, el signo solicitado es susceptible de ser registrado como marca. - De confirmarse la resolución de la OSD, se configuraría un daño a la industria cervecera nacional, ya que si se permite el uso de su envase característico a un futuro fabricante, éste se aprovechará del esfuerzo ajeno sin haber realizado ninguna inversión en la construcción y desarrollo de dicha presentación, dando origen a un claro acto de competencia desleal.

Mediante Resolución Nº 581-2004/TPI-INDECOPI, de 24 de junio de 2004, se confirmó la Resolución Nº 14290-2003/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, se otorgó el registro del signo solicitado sin reivindicar la forma tridimensional de botella. Los argumentos del Tribunal del INDECOPI son los siguientes: - Para que las formas tridimensionales de los productos sean objeto de registro deben ser capaces de ser identificadas por el público consumidor en atención a su origen empresarial, esto es, que por sí mismas tengan carácter distintivo y permitan que los productos sean elegidos, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo adicional y que no se encuentren dentro de alguno de los dos supuestos mencionados. - Readvierte que existen una serie de marcas registradas a favor de distintos titulares que tienen los mismos elementos básicos de la forma tridimensional de botella que se pretende distinguir, incluyendo además otros elementos que sí son caracterizantes, situación que no se advierte en el caso de la forma solicitada, en la que se pretende el registro de una botella simple, que no cuenta con ningún elemento caracterizante.

En tal sentido, las formas de envases registradas y encontradas en el mercado resultan sustancialmente similares a la forma del envase solicitado. - La forma tridimensional solicitada no difiere sustancialmente de las formas de envases ya existentes en el mercado, por el hecho de establecer unas determinadas dimensiones en cuanto a la altura y al diámetro del mismo, ya que la simple variación de dimensiones no es susceptible de configurar una forma particular del envase y, por ende, de constituir derechos de exclusiva sobre el mismo.

En tal sentido, el envase solicitado constituye una forma usual, dentro de los alcances de lo establecido en el artículo 135 literal c) de la Decisión 486. - El envase solicitado no presenta detalles característicos distintivos ni contiene alguna característica peculiar que altere la configuración ordinaria y común de los envases utilizados para los productos que se pretende distinguir y que pueda ser susceptible, en sí misma, de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, por lo que pasa inadvertida y no sirve para orientar las preferencias de compra del público consumidor.

En tal sentido, no posee la distintividad exigida por el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. - En el presente caso, se determina que no resulta de aplicación la figura del “secondary meaning” o distintividad adquirida recogida en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, ya que dicha figura no está prevista para los signos constituidos por formas usuales de los productos o del envase de los mismos.

La demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú), el 24 de septiembre de 2004, interpuso una acción contenciosa administrativa ante la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 581-2004/TPI- INDECOPI, alegando lo siguiente: - El INDECOPI ha dividido arbitrariamente el signo solicitado, registrando sólo la denominación BACKUS y denegando la forma del envase ya que se tiene por usual y no distintiva.

El signo solicitado debe ser analizado en su conjunto, por lo que si la autoridad consideraba que el signo era distintivo debía concederlo en su totalidad y no en partes. - En caso que la forma no fuera distintiva, sería innegable que había adquirido distintividad, lo que obligaba a la Administración a aceptar prueba destinada a que el consumidor relacionaba el signo vinculándolo con un origen empresarial específico, sin embargo, la Sala del INDECOPI no aceptó prueba de ello, con el argumento que nuestra legislación no reconoce la figura de la distintividad adquirida, con lo cual se afecta el debido proceso y el derecho de defensa. - El INDECOPI aplicó el artículo 135 literal c) de la Decisión 486, pero tal norma es inaplicable pues se refiere a la forma del envase, más no a la combinación de la forma tridimensional y una denominación, no resultando lícito dividir al signo solicitado en dos partes. - Que el envase sea único en el mercado no significa que sea usual pues para ello se requiere que existan pluralidad de empresarios que utilizan dicha forma. - Mediante Resolución Nº 282-2004/TDC, la Sala de Defensa de la Competencia señaló que BACKUS tiene total y absoluto derecho de usar en exclusiva el envase de cerveza de 620 ml.; y, que no existe en el mercado ningún acuerdo sobre intercambiabilidad de envases, esto porque ello exige la presencia de dos o más competidores distintos.

El 01 de septiembre de 2006, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declara infundada la acción contencioso administrativa incoada por la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú), a razón de: - Las pruebas de la demandante están referidas a la botella de 620 ml., que tiene una forma que difiere radicalmente del envase solicitado que es una botella de 1 L, sin color alguno y que no lleva la marca colectiva de la demandante sino la denominación BACKUS. - Inicialmente varias empresas cerveceras usaron el envase que conforma el signo solicitado, de modo que el consumidor estuvo acostumbrado a encontrar en el mercado cervezas de marcas diferentes y provenientes de distintos orígenes empresariales comercializadas todas en botellas iguales a la forma que se solicita, por lo que el uso generalizado excluye toda posibilidad de generar distintividad al signo solicitado a favor de una sola persona y convertirse en propiedad de una sola empresa.

Posteriormente, la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) apela el fallo, siendo el resultado de ello que, con fecha 22 de noviembre de 2007, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia admite a AMBEV como tercero coadyuvante, confirmando la sentencia que declaró infundada la demanda. Finalmente, la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú), el 21 de enero de 2008, interpone recurso extraordinario de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, por la interpretación errónea de una norma de derecho material y la contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por lo que dicho proceso judicial se encuentra actualmente suspendido.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del Proceso Interno Nº 501-2008.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, este Tribunal procederá a interpretar, de oficio, los artículos 134 literal f), 135 literal a) y su último párrafo, así como, el artículo 150 del mismo cuerpo legal. El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486. “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto. (…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate;

(…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el Proceso Interno Nº 501-2008, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa, marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.

(Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp. 15-16). La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. 1.1.

Requisitos para su registro. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 138, permite apreciar el procedimiento de registro de una marca, de tal forma que, se debe presentar la solicitud de registro de una marca ante la Oficina Nacional Competente debiendo comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: a) el petitorio; b) la reproducción de la marca cuando se trate de una marca denominativa con grafía forma o color, o de una marca figurativa mixta o tridimensional con o sin color; c) los poderes que fueren necesarios; d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136 cuando fuese aplicable; f) de ser el caso el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, el comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseare prevalecer el derecho previsto en el artículo 6quinquies del Convenio de París.

2. CLASES DE MARCAS: LA MARCA TRIDIMENSIONAL. En el presente caso, la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus Johnston S.A.A. ha solicitado el registro de una marca tridimensional, por lo que es menester de este Tribunal analizar dicha materia. A la clasificación tradicional de marcas -denominativas, gráficas o mixtas-, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales que, como se explicará enseguida, cuentan con un respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa un lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica.

Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 33-IP-2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente.

En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a “formas usuales de los productos o de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”, como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca. De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabilidad; y, la Decisión 311 al señalar estas causales en su artículo 72, literal b).

Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen mención los artículos 57 de la Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344 (Capítulo III: DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES). Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así, en el artículo 138 establece que: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

Asimismo, el literal f) del artículo 134 señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta y tridimensional.

Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el Proceso 88-IP-2004, marca figurativa: “Figura de Botella”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1116, de 10 de septiembre de 2004.

“Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”.[1] Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto “las formas externas tridimensionales” como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.

En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…).

Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”.

(Proceso 66-IP-2006, marca: DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA, publicado en la Gaceta Oficial N° 1391, de 1 de septiembre de 2006). Por su parte, en la doctrina, Breuer Moreno ha precisado que “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno” (Breuer Moreno, Pedro.

“Tratado de Marcas”. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129). Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase (…) no hace parte de la forma externa a registrar como marca (…)”.

(Proceso 33-IP-2005, ya citado). Importa pues que la forma o el envase del producto pueda distinguirse “de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Proceso 82-IP-2000, caso: DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE publicado en la Gaceta Oficial N° 651, de 20 de marzo de 2001).

3. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO FORMA USUAL DE ENVASES O UNA FORMA O CARACTERÍSTICAS IMPUESTA POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. El Tribunal estima pertinente referirse al tema de irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos. La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, estas son: absolutas o relativas.

En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”.[2] Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente.

En la sentencia proferida en el Proceso 113-IP-2003, recogiendo el criterio expresado en el Proceso 23-IP-1998, el Tribunal expresó lo siguiente dentro del tema: “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto”. Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).

(…) Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público (Areán Lalín. La protección de las marcas tridimensionales.

Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, Pág. 6). No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable. En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.

Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una forma determinada de salchichón a la que se reconoció aptitud para ser marca en la sentencia de Gran Instancia de París de 6 de mayo de 1980` (Areán Lalín, Pág. 6). Finalmente por “forma de presentación” de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores.

(Prof. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional “La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”.[3] Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.

En este sentido, el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”.[4] 4.

EL “SECONDARY MEANING” O LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA. En el asunto analizado, la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) argumentó que, en caso que la forma no fuera distintiva, sería innegable que habría adquirido distintividad, lo que obligaba a la Administración a aceptar prueba destinada a comprobar que el consumidor medio relacionaba el signo solicitado vinculándolo con un origen empresarial específico; sin embargo, la Sala del INDECOPI no aceptó prueba de ello.

Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema de la distintividad adquirida o sobrevenida en el Régimen de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra la figura en el último párrafo del artículo 135, de la siguiente manera: “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tomados en cuenta por el Juez o la Oficina Nacional Competente: Uno de los requisitos fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio, no reúna el requisito de distintividad.

Se advierte que, este Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la aplicación de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero en ellas ha ilustrado sobre sus características básicas que son de aplicación en el presente caso. En efecto, en el Proceso 92-IP-2004, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así, se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un “secondary meaning” (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca”.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471). Finalmente, se advierte que la figura de la distintividad adquirida se da sobre cualquier signo que, en un principio, no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los literales b), e), f), g) y h) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Si bien la figura de la distintividad adquirida sirve para que una marca acceda a registro, de haber obtenido una marca no distintiva el registro correspondiente, no será nulo éste por la omisión de los requisitos citados en el párrafo anterior, si la marca adquiere -de forma sobrevenida- la distintividad requerida.

5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA EL REGISTRO MARCARIO. La demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) argumentó en el proceso interno que, no se presentaron oposiciones a su solicitud, lo que conllevaría al registro del signo solicitado. De conformidad con lo anterior, se determinan las características del examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente.

El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[5] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: “El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral.

La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Proceso 180-IP-2006.

Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro marcario debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando dispone que: “En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Es así que, no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional.

TERCERO: Este Tribunal comunitario ha precisado que el signo tridimensional se refiere a un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto. En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado.

CUARTO: Si un determinado signo está compuesto por formas usuales, no obstante encontrarse aparentemente comprendido en una causal de irregistrabilidad, si incorporara en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, caso contrario el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO: La figura de la distintividad adquirida debe entenderse en el sentido de que un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, o bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, o un color aisladamente considerado; por su uso constante, real y efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad. Para que opere la figura de la distintividad adquirida, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario deben determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación.

SEXTO: El examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente es de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] BERTONE Luis Eduardo.

“DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 240. [2] BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827. [3] Proceso 23-IP-98, sentencia de 25 de septiembre de 1998, G.O. Nº 379 de 27 de octubre de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL.

Instituto de Derecho Industrial. Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág. 46. [5] Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP-2005. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005.

Marca: “BBVA Bancomer ( gráfica a color”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006