Año XXV - Número 1666 Lima, 28 de octubre de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 79-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literales a) y d), 107, 108, 109 y 111 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: AFP INTEGRA S.A. Lema Comercial: “SEGURIDAD Y CONFIANZA”.

Expediente Interno: Nº 602-2008 Proceso 54-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Actor: BIOPROJET PHARMA S.A.R.L. Asunto: Marca “INDASEC” (denominativa) en la Clase Internacional 5.

Expediente interno: N° 7072-LR. Proceso 82-IP-2008.- Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, la interpretación de los artículos 134 literal f), 135 literal a) y su último párrafo, así como del artículo 150 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno: Nº 501-2008.

Actor: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú). Marca: “BACKUS” (marca tridimensional) Proceso 200-AI-2005.- Sumario por incumplimiento de sentencia PROCESO 079-IP-2008 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 71, 72 literales a) y d), 107, 108, 109 y 111 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Actor: AFP INTEGRA S.A. Lema Comercial: “SEGURIDAD Y CONFIANZA”.

Expediente Interno: Nº 602-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintisiete (27) días del mes de agosto del año dos mil ocho. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 16 de junio de 2008, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 14 de agosto de 2008. 1.

ANTECEDENTES 28/10/2008 2.40 1. El 13 de mayo de 1993, AFP INTEGRA S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIANZA” para ser usado como complemento de la marca de servicio AFP INTEGRA, que distingue “servicios de administración de fondos de pensiones, administración de dinero, inversiones de capitales, colocación de fondos de inversión, otorgamiento de pensiones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio y seguros”, incluidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.1.

Las partes La parte demandante es: AFP INTEGRA S.A. La parte demanda la constituyen: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, y el Procurador de la República encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de la Producción. 2. Mediante Resolución No. 10815-96-INDECOPI/OSD de fecha 28 de agosto de 1996, la Oficina de Signos Distintivos, otorgó el registro del lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIANZA”. 3.

El 6 de febrero del 2003, AFP UNIÓN VIDA S.A. interpuso una acción de nulidad contra el registro del lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIANZA”. El tercero interesado es: AFP UNIÓN VIDA S.A. 1.2. Actos demandados La sociedad AFP INTEGRA S.A. impugnó la Resolución Administrativa N° 609-2004/TPI-INDECOPI de 28 de junio de 2004, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, a través de la cual se confirmó la Resolución No. 14869-2003/OSD-INDECOPI expedida el 12 de diciembre de 2003 por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI que resolvió declarar fundada la acción de nulidad interpuesta por AFP UNIÓN VIDA S.A. y, en consecuencia, nulo el certificado No. 2059 correspondiente al lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIANZA” registrado a nombre de AFP INTEGRA S.A. 4.

Mediante Resolución No. 14869-2003/OSDINDECOPI de fecha 12 de diciembre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por AFP UNIÓN VIDA S.A. y, en consecuencia, nulo el certificado No. 2059, correspondiente al lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIANZA”. 5. El 30 de enero de 2004, AFP INTEGRA S.A., apeló la Resolución 14869-2003/OSD-INDECOPI. 1.3.

Hechos relevantes 6. Mediante Resolución No. 609-2004/TPI-INDECOPI de fecha 28 de junio de 2004, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI confirmó la resolución de primera instancia. Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 7.

El 29 de octubre de 2004, AFP INTEGRA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa para que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución No. 609-2004/TPIINDECOPI. a) Los hechos 8. Mediante Resolución No. 10 de 20 de septiembre de 2006, expedida por la Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, se declaró infundada la demanda interpuesta por AFP INTEGRA S.A. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: GACETA OFICIAL a) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad AFP INTEGRA S.A., a través de apoderado, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) Queda claro que al 28 de agosto de 1996, la Oficina estimó que nuestro lema SEGURIDAD Y CONFIANZA cumplía con los requisitos de ley para ser registrado, constituyendo un signo con el grado necesario de distintividad y diferenciación para acceder al Registro”. - “(…) Aún cuando los criterios de interpretación utilizados al conceder el registro de lemas comerciales entre los años 1993 y 1997 no se hubieran formalizado mediante la aprobación de un Precedente de Observancia Obligatoria en estricto sentido, se entiende que, en virtud del principio “A igual razón, igual derecho”, ante casos similares, la Autoridad Administrativa estará en la obligación de emitir resoluciones similares, manteniendo una línea jurisprudencial estable y uniforme (…)” - “La exclusividad de nuestro derecho consiste, por tanto, en el impedimento a nuestros competidores de usar ambos términos en forma conjunta”. - “(…) resulta absurdo que el Tribunal del Indecopi afirme que el permitirnos contar con un derecho de exclusividad sobre nuestro lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA (…) perjudica a nuestros competidores en el mercado”. - “Evidentemente, el perjuicio lo sufre nuestra empresa.

Tras 11 años de uso exclusivo de nuestro lema SEGURIDAD Y CONFIANZA, se nos pretende ahora arrebatar un derecho legítima y legalmente obtenido, en aplicación retroactiva de normas que no se encontraban vigentes al concedérsenos el registro”. - “(…) el nivel de distintividad exigido para un lema comercial no puede ser el mismo que el exigido para el registro de marcas, al tratarse de signos distintivos de diversa naturaleza”. 28/10/2008 3.40 c) Contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al contestar la demanda, manifiesta lo siguiente: Niega la demanda y afirma que el precedente establecido en la resolución 422-1998-TPI-INDECOPI, que prohíbe el registro de lemas que consistan exclusivamente en frases promocionales de las características de los productos o servicios, si bien es de abril de 1998, también es cierto que recoge la opinión mayoritaria de la doctrina y legislación extranjera y pronunciamiento del propio tribunal andino que datan de fechas anteriores a la fecha en que fue concedido el registro del lema comercial “SEGURIDAD y CONFIANZA”. d) Tercero interesado La sociedad AFP UNIÓN VIDA S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta principalmente: - Niega la demanda y afirma que la demandante no ha acreditado que usó ininterrumpidamente el lema durante 12 años ni ha presentado ningún estudio de mercado que tenga por objeto determinar si el consumidor asocia o no a AFP INTEGRA con la frase “SEGURIDAD Y CONFIANZA”, y que la resolución administrativa que es materia de la demanda está suficientemente motivada y se pronunció sobre los argumentos de las partes. - Agrega que el lema “SEGURIDAD y CONFIANZA” no se otorgó cumpliendo los requisitos legales establecidos a la fecha de concesión del registro y sin tener en cuenta los criterios jurisprudenciales vigentes, y que el simple hecho de que en el registro aparezcan registros de lemas comerciales nulos por no tener capacidad distintiva, ello no sirve de base para sostener la validez de un lema comercial nulo como “SEGURIDAD Y CONFIANZA”, que no es distintivo. - Afirma que la existencia de lemas comerciales constituidos por la palabra CONFIANZA o por la palabra SEGURIDAD a la que se le agrega un término distinto demuestra que el lema comercial SEGURIDAD Y CONFIANZA no es distintivo.

GACETA OFICIAL 28/10/2008 4.40 CONSIDERANDO: DECISIÓN 313

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

(…) “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de agosto de 2008. Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 83, 113 literal a), 118 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

(…) El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIANZA” fue presentada el 13 de mayo de 1993, en vigencia de la Decisión 313 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 71, 72 literales a) y d), 107, 108, 109 y 111 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…) LEMAS COMERCIALES Artículo 107.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. Artículo 108.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Artículo 109.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a pro- GACETA OFICIAL ductos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

(…) Artículo 111.- Serán aplicables a la presente Decisión, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión”. 28/10/2008 5.40 DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. (…) DECISIÓN 486 (…) DE LA NULIDAD DEL REGISTRO “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. (…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La norma comunitaria en el tiempo; - La nulidad de un registro marcario aplicado a lemas comerciales; - Concepto de marca y elementos constitutivos; - Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales;

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. - Concepto de lema comercial; No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. - Impedimentos para el registro marcario usado en lemas comerciales: la carencia de distintividad; la distintividad sobrevenida o adquirida; - Requisitos sustanciales del signo para ser registrado como lema comercial; - Irregistrabilidad de los signos descriptivos;

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. (…) - Ámbito de protección del lema comercial.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter GACETA OFICIAL 28/10/2008 6.40 sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

Finalmente, se advierte que la Decisión 311 sustituyó íntegramente la Decisión 85, al regular en su totalidad el régimen común sobre propiedad industrial; lo propio sucedió al expedirse la Decisión 313 sustituida a su vez por la 344 y ésta por la Decisión 486, actualmente en vigor. El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero, añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial, contenido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prevé la acción de nulidad del acto administrativo que concede la titularidad de una marca, o del lema comercial, desde que le son aplicables las normas relativas al registro de marcas; la referida acción tiene como finalidad privar de la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de una marca y del lema comercial y a los consumidores.

Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida, por tanto, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

3.2. LA NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO APLICADO A LEMAS COMERCIALES. Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca (o del lema comercial), se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial aplicable para entonces será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo”. 1 En efecto, la concesión del registro del lema comercial depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma.

Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, en principio, el orden sustancial común, aplicable a los supuestos de nulidad de- 1 Proceso 38-IP-2002.

Sentencia del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. No. 845 del 1 de octubre del mismo año, caso PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 28/10/2008 7.40 nunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud correspondiente. esta clase de acciones permite la protección del interés público” 2.

Cabe advertir, que la nulidad de un registro marcario acarrea la nulidad del lema comercial, desde que lo accesorio –el lema comercialsigue la suerte de lo principal –la marca-; en tanto que la nulidad del lema comercial no acarrea la nulidad de la marca, ya que ésta tiene su existencia independiente. En el segundo supuesto, a diferencia de la normativa anterior a la Decisión 486, no se exige legitimación alguna para que terceros demanden la nulidad del registro de un signo. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 172, primer y segundo párrafos, prevé que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca (o del lema comercial) cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135; y, decretará la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Por lo tanto, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El orden procesal aplicable al trámite de la demanda de nulidad será el vigente para la fecha en la cual ésta se interpuso, en este caso, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal ha indicado que la autoridad nacional competente para declarar la nulidad de un signo es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial o el juez establecido por la legislación interna, dotado de competencia para pronunciarse sobre la nulidad en cuestión. Sobre la legitimación para la solicitud de la nulidad del registro de un signo, el artículo 172 de la Decisión 486 prevé que La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad de un registro marcario.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en El artículo 172 de la Decisión 486 establece la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad, absoluta o relativa, del registro de un signo como marca.

El cuarto párrafo del artículo mencionado prohíbe a la autoridad competente la declaratoria de nulidad del registro del signo por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la solicitud. Este Tribunal ha observado que “de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Por tanto, la disposición prevista en el artículo 172, cuarto párrafo, constituye una excepción a la regla citada, pues no forma parte del régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344 (en este caso la Decisión 313), norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo (…).

En efecto, en ella se prohíbe la nulidad del registro en mención en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344 (313), o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez” 3.

Asimismo, este Órgano Comunitario ha señalado, al respecto, que “La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la disposición que 2 3 Sentencia dictada en el Proceso 59-IP-2005, aprobada el 25 de mayo de 2005, marca: ANDERCOL S.A. y figura, citando al Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 308 de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO.

Sentencia dictada en el expediente No. 012-IP-2006 del 19 de abril de 2006, marca: HOTEL CARRERA. GACETA OFICIAL consagre la causal invocada como fundamento de la demanda” 4.

3.3. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Del artículo 71 de la Decisión 313, inciso segundo, se desprende el concepto de marca, entendida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. Los requisitos que intrínsecamente debe reunir un signo para ser registrable se encuentran determinados en dicho artículo, los que, por cierto, son similares a los consagrados en los artículos 81 de la Decisión 344 y 134 de la Decisión 486, éstos son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, conceptos que han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia de este Tribunal. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 71 de la Decisión 313 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como 4 Sentencia dictada en el Proceso 012-IP-2006, ya citada. 28/10/2008 8.40 marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica Otro de los elementos constitutivos de la marca es la susceptibilidad de representación gráfica. Consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Es decir, el signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo reconozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

En consecuencia, la susceptibilidad de representación gráfica que debe tener un signo para ser registrado como marca se relaciona con el hecho de que el mismo sea susceptible de plasmarse en algo material y objetivo, indistintamente de la expresión que utilice, es decir, palabras, números, gráficos, etc. Cabe advertir que, en cuanto al lema comercial, la susceptibilidad de representación gráfica puede darse únicamente a través de palabras, frases o leyendas, es decir, no se admite la posibilidad de que éste se manifieste a través de gráficos, colores aisladamente considerados o figuras, por la naturaleza misma del lema comercial.

Sin embargo, el lema comercial puede utilizar un tipo especial de letra y ciertos colores, que resalten su capacidad distintiva.

3.4. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE MARCAS AL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES Tanto el lema comercial como la marca sirven como medios que permiten a los industriales o comerciantes a identificar de manera efectiva GACETA OFICIAL 28/10/2008 9.40 palabras o frases, sin perjuicio [de] que conforme a la Decisión 344 -313- los mismos signos puedan registrarse como lemas comerciales y se les apliquen las disposiciones especiales que sobre dicho tema consagra la legislación comunitaria”. sus productos y servicios dentro del tráfico mercantil.

Concepto de lema comercial La sección VIII de la Decisión 313 regula lo concerniente al lema comercial. La Decisión 344 no hizo modificaciones a dicha sección y la incorporó al texto normativo sin cambios. “Adicionalmente, no parece que se trate de un mandato conforme al cual el registro de los lemas comerciales se hará como si se tratara de marcas y en la forma que determine la legislación interna, porque esta manera de entender la norma riñe con lo establecido en el artículo 122 de la Decisión 344 –artículo 111 de la Decisión 313- cuando señala que las disposiciones sobre marcas establecidas en la norma comunitaria son aplicables al registro de los lemas comerciales”. 6 La Decisión 313 en su artículo 107 ha determinado que “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”.

Y, además, añade que “Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. El lema comercial es un signo distintivo y, al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. Este Tribunal ha acogido sobre el concepto de lema comercial lo expresado por Víctor Bentata en los siguientes términos: “los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad.

Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización ”. 5 Es decir, se consagra la posibilidad de registrar los lemas comerciales que refuercen la distintividad de una marca, tomando en cuenta las respectivas legislaciones nacionales.

Al respecto, ha señalado el tratadista Manuel Pachón: “Resulta difícil desentrañar cuál es el alcance de la norma, pareciera indicar que de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna se pueden registrar como marcas las

3.5. REQUISITOS ESENCIALES PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MARCA (APLICADO AL LEMA COMERCIAL) El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 72 de la Decisión 313, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esta norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos determinados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse una idea concreta acerca de él, utilizando, en el caso de los lemas comerciales, una palabra, frase o leyenda como complemento de una marca.

En efecto, tomando en cuenta que la normativa establecida para la marca es aplicable al lema comercial, para obtener el registro de un lema comercial es necesario que se dé efectivo cumplimiento a los requisitos para el registro de marcas; estos son: distintividad, perceptibilidad 6 5 BENTATA, Víctor. “Reconstrucción del Derecho Marcario”.

Editorial jurídica Venezolana. Pág. 230. Año 1994. PACHON, MANUEL. “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez 1995. Pág. 301. (Resaltados del Tribunal). GACETA OFICIAL y susceptibilidad de representación gráfica (es decir la posibilidad de plasmarse materialmente). Cabe anotar que al igual que en el caso de las marcas, el lema comercial, a más de cumplir con los requisitos señalados, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas por la norma comunitaria. 28/10/2008 10.40 do a la distintividad como requisito para el registro de un lema comercial 7: La distintividad es la capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado.

Este requisito debe siempre estar presente en el lema. Víctor Bentata comenta: “El lema, en cuanto marca, y por más débil que ésta sea, debe ser suficientemente distintivo a fin de calificar para su registro. No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias.

Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros” (Bentata V. ob cit, pág 231). El juez nacional consultante, al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 71 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 72 de la Decisión 313, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 73 de la misma Decisión. Requisitos sustanciales del signo para ser registrado como lema comercial.

Impedimentos para el registro marcario usado en lemas comerciales: la carencia de distintividad La normativa comunitaria relacionada al lema comercial establece en el artículo 111 de la Decisión 313 que “Serán aplicables a la presente Decisión, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión”; en consecuencia, también son aplicados para los requisitos que debe reunir un lema comercial las disposiciones relativas al capítulo de marcas.

Uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es el de distintividad, esto es, debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita, para lo cual debe gozar, por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. En consecuencia, el lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementario, lo cual implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada.

De ello deriva que si el lema comercial carece de aptitud distintiva respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir, estaría incurso en la causal referida y, por tanto, no se lo podrá registrar. Sobre este tema, es pertinente referir jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional, relaciona- Sobre el elemento distintivo, este Tribunal Comunitario en el proceso N° 20-IP-98 marca ”RIO CLARO”, de fecha 7 de agosto de 1998, así como en el N° 44-IP-99 marca “RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON” de 2 de febrero del 2000, ha señalado: “La Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, enseña y lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios” (Resaltado de la presente sentencia).

La distintividad, como se indicó, es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, es el de apoyar la distintividad en la presencia de la marca registrada.

Sobre este punto comenta Bentata: “Un malentendido generalizado consiste en varios países en vías de desarrollo, en acep7 Lema Comercial: “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA” Interpretación Prejudicial No. 74-IP-2001 de 30 de enero de 2002. GACETA OFICIAL tar al registro cualquier proposición de lema, por más pálido e insignificante que sea, atribuyendo el requerimiento de distintividad a la marca registrada que acompaña por el simple hecho de repetir que es el acompañamiento de una marca.

Pero es un error: nada es registrable sin un mínimo de capacidad de diferenciación” (Bentata V. ob. cit, pág. 232). De la misma forma, es pertinente el comentario que al respecto formula este autor cuando expresa: “El lema es una cuasi – marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino con la marca misma.

Ello es obvio porque en la medida de la publicidad efectuada, el lema acaba, no solo por sugerir, sino que puede llegar incluso a identificar en cierta forma al producto mismo. Su publicidad acoplada a la marca contrariamente a la creencia cómoda de que refuerza puramente la marca, acaba por distinguirla de la marca misma, dándole una cierta autonomía. En la medida en que el lema es efectivo, podemos nosotros mismos hacer experimentos dejando flotar al lema solo sin marca.

De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. Por eso se requiere un mínimo de distintividad y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de función”. (Bentata V. ob. cit, pág 234) En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la consultante deberá analizar en el presente caso si el lema comercial “SEGURIDAD Y CONFIANZA” cumple con el requisito de distintividad que debe poseer todo signo distintivo para ser registrado, no con la exigencia que le es aplicada a las marcas, pero sí determinando que posea un mínimo de distintividad.

De esta manera para que un lema llegue a gozar del amparo que le confiere la propiedad industrial, debe ser capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca) e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca), teniendo presente el comentario supra formulado. 28/10/2008 11.40 La distintividad adquirida o sobrevenida.

Tomando en cuenta que en el escrito de demanda, la sociedad AFP INTEGRA S.A. hace referencia al tema “SECONDARY MEANING”; y, que la sociedad AFP UNIÓN VIDA S.A., en su escrito de contestación a la demanda afirma que la demandante no ha acreditado que usó ininterrumpidamente el lema durante 12 años ni ha presentado ningún estudio de mercado que tenga por objeto determinar si el consumidor asocia o no a AFP INTEGRA con la frase “SEGURIDAD Y CONFIANZA”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “la distintividad adquirida o sobrevenida”.

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla los impedimentos para que un signo sea considerado como marca. En efecto, el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica, como se indicó anteriormente. La aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de cualidad.

Como se advirtió anteriormente, uno de los requisitos para el registro de un signo como marca es la distintividad. Sin embargo, si un signo que ab initio no era distintivo, tal como sucedería con un signo genérico o descriptivo, puede resultar que, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, se hubiera convertido en un signo con aptitud distintiva, sí así lo demuestra el titular del registro.

En este sentido, la distintividad que exige el artículo 71, puede ser una distintividad propia del signo, o haber sido adquirida por el uso en el mercado. El Tribunal de Justicia ha abordado el tema teniendo en cuenta la operancia de dicha figura antes de la solicitud de registro, ha ilustrado, asimismo, sobre las características básicas de la figura estudiada.

En efecto, en la Interpretación Prejudicial 92-IP-2004, reiterada en la Interpretación Prejudicial 195-IP-2005, el Tribunal ha señalado lo siguiente: GACETA OFICIAL “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende (…) un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, (…) quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un ‘secondary meaning’ (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca’.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)”. (Proceso 92-IP-2004. Caso: denominación “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1121, de 28 de septiembre de 2004). 28/10/2008 12.40 1. Que el signo que se pretende solicitar para registro, que se solicitó para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad.

Se limita la excepción a los signos genéricos, descriptivos, comunes o usuales 9. 2. Que por efecto del uso constante en un País Miembro, el signo hubiere adquirido distintividad respecto de los productos o servicios que ampara. El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, deben prestar gran atención a tal circunstancia, con base en el recaudo de pruebas dirigido a determinar que aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante.

Uso constante es el uso ininterrumpido, y, además, en el derecho marcario, este uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110, y en la Decisión 486 en el artículo 166.

En el contexto anteriormente anotado, se desprenden las siguientes características para que opere la figura de la distintividad adquirida 8: 8 El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, se enfrentan al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: A título ilustrativo, es pertinente citar la sentencia de 4 de mayo de 1994, caso Chiemsee, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En este caso, el Tribunal al analizar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CCE, presentó algunas bases sobre la determinación del fenómeno de la “distintividad sobrevenida”, a saber: (…) a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normal- “Para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una precedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas.

Si la autoridad competente estima que, gracias a la marca, una significativa fracción de los sectores interesados identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, dicha autoridad debe extraer la conclusión, en todo caso, de que la condición exigida para el registro de la marca se cumple. 9 El Derecho comunitario no se opone a que, si tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter distintivo de la marca cuyo registro se solicita, la autoridad competente pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión para recabar información en la que pueda basar su decisión.” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 4 de mayo de 1999.

Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97). “o a un color aisladamente considerado sin que se encuentre delimitado por una forma específica, en el caso de las marcas”. GACETA OFICIAL mente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan 28/10/2008 13.40 colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996). Una vez probado el uso constante, real y efectivo de la marca, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente se enfrenta a dilucidar otro problema: determinar si ese uso constante, real y efectivo del signo no distintivo lo ha convertido en un signo con aptitud distintiva.

El juzgador debe determinar si el uso constante del signo no distintivo permite que el público consumidor distinga los productos o servicios designados con dicha marca, de otros productos o servicios que tengan otro origen empresarial. Para esto debe analizar en conjunto las pruebas presentadas y analizar si un grupo importante de consumidores correspondientes al País Miembro reconoce el signo usado real, efectiva y constantemente en el mercado como distintivo del producto o servicio respectivo y, en consecuencia, como determinador de su origen empresarial.

En este sentido, al adquirir un signo distintividad por su uso constante en el mercado, sólo sustrae el requisito de distintividad que la ley propone, pero no por dicho motivo supera las prohibiciones relativas de registro, es decir, en función a derechos válidos de terceros. El Juez o la Oficina de Registro, en su caso, deben hacer un análisis complejo que involucre, por ejemplo, si pese al grado de descriptividad y genericidad de una marca en relación con determinados productos, la marca que ha adquirido distintividad es notoria, caso en el cual prevalecería la protección de la marca notoria debido a su protección especial y al principio de amparo a la actividad empresarial.

La doctrina, al tratar temas como Descriptividad vs. Distintividad, deja esbozado lo complejo del asunto. Así lo entiende parte de la doctrina en España al analizar estos problemas en su legislación: “La limitación referida a indicaciones descriptivas supondría un mecanismo adicional del GACETA OFICIAL sistema de marcas para prevenir la monopolización de términos privados de distintividad.

Por lo tanto, en el debate en torno a la limitación del art. 37.b) subyace la compleja delimitación entre descriptividad (y genericidad) y distintividad, no exenta de grados y matices. En ocasiones será indubitable el carácter descriptivo de un determinado signo (p. ej. una denominación geográfica), sin embargo otros casos serán más dudosos (signos sugestivos, signos que combinan diversos elementos descriptivos o genéricos, signos que hayan adquirido distintividad sobrevenida (…)”. 10

3.6. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS 28/10/2008 14.40 que designen o describan la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios; si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

Signos descriptivos Tomando en cuenta que a los lemas comerciales le son aplicables en lo pertinente el capítulo de marcas, las elaboraciones jurisprudenciales en relación con signos genéricos, descriptivos y evocativos son plenamente aplicables en el análisis de registrabilidad de los lemas comerciales, haciendo, eso sí, una valoración en relación con la naturaleza del lema comercial.

En este sentido, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos que son aquéllos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 72 de la Decisión 313 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los 10 MIRALLES MIRAVET, Sergio.

“NOTAS EN TORNO A LAS LIMITACIONES DEL DERECHO DE MARCA”. Publicado en la Revista Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia N° 41. Instituto de Derecho y Ética industrial, Madrid, España, Pág. 33. En relación con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o descriptivos, el Tribunal ha señalado que “tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga”. 11 Asimismo, la doctrina enseña que el lema comercial “No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores.

Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros” (BENTATA, Víctor; op.cit., p. 231); que “(…) Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público.

Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp. 47, 48); y que la originalidad de la frase publicitaria no debe confundirse “con las distintas palabras que lo forman.

Estas últimas, 11 Proceso 74-IP-2001. G.O. 765, de 27 de febrero del 2002. Caso: Lema Comercial: “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 28/10/2008 15.40 tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas.

Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 49). registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120).

Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo. La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los lemas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas.

(artículo 122)”. 12

3.7. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL LEMA COMERCIAL El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial a través del registro ante la oficina nacional competente, que le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo o ius prohibendi, sobre el conjunto verbal que lo forma. El artículo 107 de la Decisión 313 dispone que “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”.

Al respecto y guardando armonía con la disposición correspondiente de la Decisión 344, la jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”).

La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso, es decir, se caracterizan por tener efecto general inmediato, por tanto, su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 2.

La acción de nulidad de un registro concedido, a efectos de privar la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de una marca y del lema comercial y a los consumidores se encuentra consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 12 Proceso 109-IP-2004, sentencia de 22 de septiembre de 2004.

Lema comercial: “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 3. El artículo 107 de la Decisión 313 dispone que “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”. Asimismo, las normas aplicables a las marcas, en lo pertinente, serán las mismas aplicables a los lemas comerciales. 4.

El lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca a la cual acompaña; la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función. 5.

El lema comercial es complemento de la marca que acompaña; carácter accesorio que adquiere en el desarrollo de las disposiciones que rigen la materia. Es así que la solicitud de registro de un lema comercial debe especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará. Igualmente, el lema comercial sólo puede ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la de aquel signo. La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita.

Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función. 6. Entre los requisitos que el lema comercial debe reunir, se encuentra la aptitud distintiva; e igualmente su carácter complementario, el cual implica que la distintividad no puede fundamentarse en la sola presencia dentro del lema de la marca registrada. 28/10/2008 16.40 consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. 7.

Por excepción a la prohibición de registro del signo no distintivo ab initio, o que sea descriptivo, genérico, común o usual, o que consista en un color no delimitado por una forma específica, el signo en cuestión podrá ser registrado como marca si el solicitante, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en un País Miembro, y si, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En este caso, el solicitante deberá acreditar el uso reiterado y real del signo en el mercado, así como el hecho del reconocimiento del signo, en tanto que distintivo del producto o del servicio que constituya su objeto, por parte del sector de los consumidores o usuarios correspondientes, en el País Miembro de que se trate. 8. El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca, si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género; sin embargo, si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas. 9.

El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial por medio de la obtención del registro ante la oficina nacional competente y éste le confiere a su titular, un derecho de uso exclusivo. Tampoco podrán registrarse como lemas comerciales, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos, ni las que carezcan de fantasía, como todas aquellas que se limiten a elogiar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita, ni las frases genéricas o descriptivas en relación con los productos o servicios que la marca y el lema distinguen.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 602-2008, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

El lema comercial, al igual que las marcas, las denominaciones de origen o el nombre comercial, busca la protección general del Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 28/10/2008 17.40 Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 054-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Actor: BIOPROJET PHARMA S.A.R.L. Asunto: Marca “INDASEC” (denominativa) en la Clase Internacional 5. Expediente interno: N° 7072-LR. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil ocho. los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 09 de julio de 2008. 1.

ANTECEDENTES: En la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Dr. Marco Hidrobo Arciniega, Presidente de la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Quito, República del Ecuador. VISTOS: Mediante Oficio Nº 232 TDCA-1S-LR, de 13 de marzo de 2008, recibido en este Tribunal el 07 de abril de 2008, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el proceso interno Nº 7072-LR.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 1.1. Partes La parte demandante es la compañía BIOPROJET PHARMA S.A.R.L. y la parte demandada es el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional de Propiedad Industrial, y cuenta con INDAS S.A. como beneficiaria del acto administrativo impugnado. 1.2.

Acto demandado La Resolución Nº 975133, emitida el 13 de enero de 2000, por el Director Nacional de Propiedad Industrial, notificada el 17 de enero del 2000, dentro del trámite Nº 86404/98. Dicho acto administrativo resolvió rechazar la oposición interpuesta por SMITHKLINE BEECHAM PLC., concediendo el registro del signo solicitado ´´INDASEC´´ en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la compañía BIOPROJET PHARMA S.A.R.L. GACETA OFICIAL 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Tribunal Distrital, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos El 26 de marzo de 1998, la compañía INDAS S.A. solicitó el registro del signo denominativo “INDASEC” para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. Posteriormente, la firma SMITHKLINE BEECHAM PLC. se opone en base a la marca “HIDRASEC”, inscrita con el Certificado Nº 937, fundamentándose en la falta de distintividad que se presenta entre ambos signos confrontados.

El 17 de enero de 2000, se expidió la resolución administrativa Nº 975133, del 13 de enero de 2000, por medio de la cual el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada, concediendo el registro de la denominación solicitada “INDASEC” en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. El 25 de mayo de 2000, la observante SMITHKLINE BEECHAM PLC. demanda en acción subjetiva de plena jurisdicción al Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), al señor Director Nacional de Propiedad Industrial y, como beneficiario del acto impugnado, a INDAS S.A. La pretensión del actor es que se declare en sentencia lo siguiente: 1) Que la denominación solicitada ¨INDASEC¨ es similar en los campos gráfico-visual y fonético-auditivo a la marca previamente solicitada ¨HIDRASEC¨; 2) Que los productos identificados por los signos confrontados ¨INDASEC¨ e ¨HIDRASEC¨ son competitivamente conexos, que el uso del signo posteriormente requerido es susceptible de conducir al público consumidor a error; 3) Que la concesión del signo solicitado ¨INDASEC¨ infringe los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 4) Se declare la ilegalidad y nulidad de la resolución administrativa impugnada; 5) Se declare la nulidad del título de registro que se hubiere emitido, como consecuencia de la resolución impugnada.

Posteriormente, la marca registrada “HIDRASEC” fue transferida por la observante SMITHKLINE BEECHAM PLC. a favor de la sociedad francesa BIOPROJET PHAR- 28/10/2008 18.40 MA S.A.R.L., quien es la nueva titular de la marca. b) Escrito de demanda Entre los antecedentes de la demanda, se enuncia que la distintividad es la razón de ser del sistema marcario, que la diferenciación certera de productos o servicios evita que el consumidor medio sea inducido a error.

Que existe una manifiesta semejanza entre los signos confrontados ¨INDASEC¨ e ¨HIDRASEC¨, situación que impedirá al público consumidor diferenciar o identificar el verdadero origen de los productos, es decir, se imposibilitará a los consumidores medios individualizar los productos identificados con la marca ¨HIDRASEC¨ de las mercaderías que pretende distinguir el signo solicitado ¨INDASEC¨.

Que, el consumidor percibe las marcas en forma sucesiva y no simultánea y de manera conjunta, por lo que indudablemente el público asociará la denominación ¨INDASEC¨ con ¨HI-DRASEC¨, al existir elementos comunes en uno y otro signo. Que los signos confrontados ¨INDASEC¨ e ¨HIDRASEC¨ son muy similares en el ámbito ortográfico-visual, pues comparten el mismo número de sílabas, seis de las nueve letras son coincidentes, tanto las vocales como las consonantes están ubicadas en el mismo orden, consecuentemente la estructura gramatical es similar, lo que al ser apreciado en forma sucesiva produciría riesgo de confusión en el público consumidor.

Que, existe una gran similitud fonética-auditiva, ya que las vocales y consonantes se repiten en su mayoría en el mismo orden en uno y otro signo; además, la coincidencia de la sílaba tónica incrementa la posibilidad de confusión en este campo de cotejo, mientras que el conjunto marcario de las denominaciones ¨INDASEC¨ e ¨HIDRASEC¨ al ser pronunciado en forma sucesiva, es absolutamente confundible.

Que se permitió el registro de un signo como ¨INDASEC¨ que no debía ser considerado como marca, al carecer de fuerza distintiva. Que, existe una evidente violación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344, pues la marca posteriormente solicitada violenta el derecho de terceros, al ser muy similar al signo previamente requerido ¨HIDRASEC¨, además que los productos se encasillan en la misma Clase 05 de la GACETA OFICIAL Clasificación Internacional de Niza y son competitivamente conexos, configurándose la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor. c) Contestación a la demanda 1.

El Abogado Nelson Velasco Izquierdo, que comparece en representación del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), se limitó a negar los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Ratifica, de igual forma, la Resolución impugnada Nº 975133. Concluye solicitando que se acojan sus excepciones y que en sentencia se rechace la demanda. 2.

El Doctor Mauricio Sánchez Ponce, Director Nacional de Propiedad Intelectual, comparece y presenta las siguientes excepciones: • De conformidad con el artículo 95 de la Decisión 344, así como, el artículo 210 de la Ley de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegatoria de un registro marcario. • Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. • Que si bien los signos confrontados ¨INDASEC¨ e ¨HIDRASEC¨ se encasillan en la misma Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, los productos que se identifican con uno y otro signo son diversos e inconfundibles entre sí. • El signo posteriormente requerido cumple con los requisitos que dispone el artículo 81 de la Decisión 344.

Finalmente, el tercero beneficiario no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto 28/10/2008 19.40 resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

En el presente caso, se ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, este Tribunal no considera pertinente la interpretación del artículo 82 y sus literales a) y h). En tal sentido, este Tribunal interpretará los artículos 81, 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las normas a interpretarse se transcriben a continuación: 2. NORMAS A SER INTERPRETADAS: DECISIÓN 344: “( ) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) GACETA OFICIAL Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. Con base en el concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: 28/10/2008 20.40 a) La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. b) La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p.27). Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas carac- GACETA OFICIAL terísticas, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la Gaceta Oficial Nº 585, de 20 de julio de 2000). c) La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del 28/10/2008 21.40 riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre del 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero del 2003). El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, GACETA OFICIAL produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, ya citado). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio del 2004, citando al Proceso 18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud, así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes crite- 28/10/2008 22.40 rios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: a) La similitud ortográfica, emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. b) La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. c) La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

GACETA OFICIAL 28/10/2008 23.40

3. CLASES DE MARCAS: MARCAS DENOMINATIVAS. las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. La doctrina, por lo general, clasifica a los signos como denominativos, gráficos y mixtos. En el presente caso, resulta relevante estudiar el tema de las marcas denominativas. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” Atendiendo a lo anterior, a continuación se establecerá la diferencia conceptual entre los diversos tipos de marcas. 3.1 La marca denominativa.

Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 3.2.

Comparación entre marcas denominativas. En el presente caso, se observa que los signos confrontados “INDASEC” e “HIDRASEC” son de tipo denominativo. Al respecto, Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005).

“( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala: que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. Las marcas farmacéuticas suelen elaborarse con palabras que le dan al signo cierto poder evocativo, que ofrece al consumidor una leve idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, u otras características. Si se trata de partículas de uso general, como ya se anotó, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre esta clase de marcas.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario. Es importante tener presente que en el caso de marcas que contienen partículas de uso común, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efecto de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de GACETA OFICIAL denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo. Además la Jurisprudencia de este Tribunal dentro del tema ha recogido los criterios doctrinarios que se exponen a continuación: “Una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.

(OTAMENDI Jorge, ‘DERECHO DE MARCAS’ Abeledo Perrot. Cuarta Edición. Buenos Aires 2002, Págs. 191 y 192).” (Proceso Nº 161-IP-2004. Marca: ‘CINCO ESTRELLAS’, publicado en Gaceta Oficial Nº 1175, de 15 de marzo de 2005). 5. MARCAS FARMACÉUTICAS. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso 48-IP-2000, marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto del 2000). Asimismo, el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas 28/10/2008 24.40 cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, marca: AMOXIFARMA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio del 2000).

6. CONEXIÓN COMPETITIVA DENTRO DE LA MISMA CLASE 05 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL. En vista de que dentro del proceso interno los signos en conflicto amparan productos diferentes de la misma Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad y la conexión competitiva existente entre ellos, así como, el riesgo de confusión que por la naturaleza o uso de dichos productos identificados por las marcas pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase del nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con GACETA OFICIAL otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad generalradio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes cla- 28/10/2008 25.40 ses y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003, marca: “EBEL INTERNACIONAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004).

7. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El artículo 95 de la Decisión 344 señala que, pasados los 30 días hábiles que el peticionario tiene a partir de la notificación para hacer valer sus alegatos, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y procederá a realizar el respectivo examen de registrabilidad para conceder o denegar el registro de una marca, lo cual se comunicará al peticionario por medio de resolución debidamente motivada.

Según lo dispone el artículo 96 de la misma Decisión, en el caso en que no se hubiesen presentado observaciones al registro de una marca, la Oficina Nacional Competente igualmente realizará el correspondiente examen de registrabilidad ya sea para conceder o denegar el registro de una marca y procederá de igual forma como lo indica el artículo 95, es decir, comunicará su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada, que exprese los fundamentos que la sustentan.

La Oficina Nacional Competente en ningún caso se encuentra eximida de realizar el examen de registrabilidad correspondiente, las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta al realizar el examen de fondo, son las señaladas taxativamente en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La marca debe ser entendida como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a tra- GACETA OFICIAL vés de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio, además, para que el registro de una marca pueda ser aprobado por la autoridad competente es indispensable que cumpla con los requisitos correspondientes, tales como: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir a error al público consumidor.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

TERCERO: Al comparar marcas denominativas, debe realizarse una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, teniendo en cuenta en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de los signos en conflicto. La similitud generada entre los signos puede ser ortográfica, fonética o ideológica, la primera surge de la semejanza de las letras en los signos comparados, donde la sucesión de vocales, la extensión de la palabra o palabras, la cantidad de sílabas, las raíces o las termina- 28/10/2008 26.40 ciones iguales, pueden incrementar la confusión, además existe semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

Es fonética, cuando los signos al ser pronunciados generan un sonido idéntico o similar. La similitud ideológica se presenta cuando los signos que se comparan expresan la misma idea o un concepto muy semejante.

CUARTO: Las partículas de uso común que forman parte de una marca no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de conjunto. Es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo.

QUINTO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

SEXTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a la misma clase, pero que distinguirían diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SÉPTIMO: La Oficina Nacional Competente, se hayan o no presentado oposiciones, obligatoriamente realizará el GACETA OFICIAL 28/10/2008 27.40 correspondiente examen de registrabilidad para conceder o denegar el registro de una marca, debiendo comunicar su decisión al peticionario por medio de resolución debidamente motivada. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Proceso 082-IP-2008 Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, la interpretación de los artículos 134 literal f), 135 literal a) y su último párrafo, así como, del artículo 150 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno: Nº 501-2008.

Actor: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú). Marca: “BACKUS” (marca tridimensional). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil ocho. VISTOS: El Oficio Nº 147-2008-SCS-CS, de 09 de mayo de 2008, recibido en este Tribunal el 17 de junio de 2008, a través del cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 501-2008.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de julio de 2008. 1. LAS PARTES. Demandante: Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú).

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI. GACETA OFICIAL Tercer Interesado: 28/10/2008 28.40 Compañía Cervecera AMBEV PERÚ S.A.C.

2. DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS RELEVANTES 2.1. Hechos: El 10 de junio de 2003, la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) solicitó el registro del signo de producto constituido por la forma tridimensional de una botella de cuerpo cilíndrico con boca redonda, pico ranurado, con cuello sobresalido, delgado que se va ampliando hasta la parte comba y se ancha en la base, usado la denominación BACKUS para distinguir cervezas, aguas minerales y gaseosas de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Posteriormente, no se presentaron oposiciones, por lo que mediante Resolución Nº 14290-2003/ OSD-INDECOPI, de 03 de diciembre de 2003, la OSD otorgó el registro del signo solicitado sin reivindicar la forma tridimensional de la botella. La OSD consideró que, la forma de botella es irreivindicable; sin embargo, precisó que el signo solicitado es susceptible de representación gráfica y cumple con ser apto para distinguir los productos en el mercado.

El 10 de febrero de 2004, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) interpuso recurso de apelación ante el Tribunal del INDECOPI manifestando que: - Es una empresa que fabrica el 100% de la cerveza nacional y es propietaria del parque de envases, por lo que es el único grupo empresarial que hace uso de los envases de 1 L en todo el territorio nacional. - El grupo BACKUS es el único que emplea los envases de vidrio de 1 L, cuyo registro se solicita, por lo que no se puede aceptar que se diga que “otras empresas” están haciendo uso de los mismos, porque ello no es cierto.

Así, al no existir empresas competidoras que hagan uso de los envases en cuestión, no queda duda que la presencia del referido diseño (entiéndase, forma) en el mercado remite a los consumidores a un solo grupo empresarial: al grupo BACKUS. - En aplicación del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 que recoge la figura del “secondary meaning”, el signo solicitado es susceptible de ser registrado como marca. - De confirmarse la resolución de la OSD, se configuraría un daño a la industria cervecera nacional, ya que si se permite el uso de su envase característico a un futuro fabricante, éste se aprovechará del esfuerzo ajeno sin haber realizado ninguna inversión en la construcción y desarrollo de dicha presentación, dando origen a un claro acto de competencia desleal.

Mediante Resolución Nº 581-2004/TPI-INDECOPI, de 24 de junio de 2004, se confirmó la Resolución Nº 14290-2003/OSD-INDECOPI y, en consecuencia, se otorgó el registro del signo solicitado sin reivindicar la forma tridimensional de botella. Los argumentos del Tribunal del INDECOPI son los siguientes: - Para que las formas tridimensionales de los productos sean objeto de registro deben ser capaces de ser identificadas por el público consumidor en atención a su origen empresarial, esto es, que por sí mismas tengan carácter distintivo y permitan que los productos sean elegidos, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo adicional y que no se encuentren dentro de alguno de los dos supuestos mencionados. - Readvierte que existen una serie de marcas registradas a favor de distintos titulares que tienen los mismos elementos básicos de la forma tridimensional de botella que se pretende distinguir, incluyendo además otros elementos que sí son caracterizantes, situación que no se advierte en el caso de la forma solicitada, en la que se pretende el registro de una botella simple, que no cuenta con ningún elemento caracterizante.

En tal sentido, las formas de envases registradas y encontradas en el mercado resultan sustancialmente similares a la forma del envase solicitado. - La forma tridimensional solicitada no difiere sustancialmente de las formas de envases ya existentes en el mercado, por el hecho de establecer unas determinadas dimensiones en cuanto a la altura y al diámetro del mismo, ya que la simple variación de dimensiones no es susceptible de configurar una forma parti- GACETA OFICIAL cular del envase y, por ende, de constituir derechos de exclusiva sobre el mismo.

En tal sentido, el envase solicitado constituye una forma usual, dentro de los alcances de lo establecido en el artículo 135 literal c) de la Decisión 486. - El envase solicitado no presenta detalles característicos distintivos ni contiene alguna característica peculiar que altere la configuración ordinaria y común de los envases utilizados para los productos que se pretende distinguir y que pueda ser susceptible, en sí misma, de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado, por lo que pasa inadvertida y no sirve para orientar las preferencias de compra del público consumidor.

En tal sentido, no posee la distintividad exigida por el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. - En el presente caso, se determina que no resulta de aplicación la figura del “secondary meaning” o distintividad adquirida recogida en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, ya que dicha figura no está prevista para los signos constituidos por formas usuales de los productos o del envase de los mismos.

La demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú), el 24 de septiembre de 2004, interpuso una acción contenciosa administrativa ante la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fin de que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución Nº 581-2004/TPI-INDECOPI, alegando lo siguiente: - El INDECOPI ha dividido arbitrariamente el signo solicitado, registrando sólo la denominación BACKUS y denegando la forma del envase ya que se tiene por usual y no distintiva.

El signo solicitado debe ser analizado en su conjunto, por lo que si la autoridad consideraba que el signo era distintivo debía concederlo en su totalidad y no en partes. - En caso que la forma no fuera distintiva, sería innegable que había adquirido distintividad, lo que obligaba a la Administración a aceptar prueba destinada a que el consumidor relacionaba el signo vinculándolo con un origen empresarial específico, sin embargo, la Sala 28/10/2008 29.40 del INDECOPI no aceptó prueba de ello, con el argumento que nuestra legislación no reconoce la figura de la distintividad adquirida, con lo cual se afecta el debido proceso y el derecho de defensa. - El INDECOPI aplicó el artículo 135 literal c) de la Decisión 486, pero tal norma es inaplicable pues se refiere a la forma del envase, más no a la combinación de la forma tridimensional y una denominación, no resultando lícito dividir al signo solicitado en dos partes. - Que el envase sea único en el mercado no significa que sea usual pues para ello se requiere que existan pluralidad de empresarios que utilizan dicha forma. - Mediante Resolución Nº 282-2004/TDC, la Sala de Defensa de la Competencia señaló que BACKUS tiene total y absoluto derecho de usar en exclusiva el envase de cerveza de 620 ml.; y, que no existe en el mercado ningún acuerdo sobre intercambiabilidad de envases, esto porque ello exige la presencia de dos o más competidores distintos.

El 01 de septiembre de 2006, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declara infundada la acción contencioso administrativa incoada por la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú), a razón de: - Las pruebas de la demandante están referidas a la botella de 620 ml., que tiene una forma que difiere radicalmente del envase solicitado que es una botella de 1 L, sin color alguno y que no lleva la marca colectiva de la demandante sino la denominación BACKUS. - Inicialmente varias empresas cerveceras usaron el envase que conforma el signo solicitado, de modo que el consumidor estuvo acostumbrado a encontrar en el mercado cervezas de marcas diferentes y provenientes de distintos orígenes empresariales comercializadas todas en botellas iguales a la forma que se solicita, por lo que el uso generalizado excluye toda posibilidad de generar distintividad al signo solicitado a favor de una sola persona y convertirse en propiedad de una sola empresa.

GACETA OFICIAL Posteriormente, la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) apela el fallo, siendo el resultado de ello que, con fecha 22 de noviembre de 2007, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia admite a AMBEV como tercero coadyuvante, confirmando la sentencia que declaró infundada la demanda.

Finalmente, la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú), el 21 de enero de 2008, interpone recurso extraordinario de casación ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, por la interpretación errónea de una norma de derecho material y la contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, por lo que dicho proceso judicial se encuentra actualmente suspendido. 28/10/2008 30.40 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto. (…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del Proceso Interno Nº 501-2008.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, este Tribunal procederá a interpretar, de oficio, los artículos 134 literal f), 135 literal a) y su último párrafo, así como, el artículo 150 del mismo cuerpo legal. c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio del que se trate;

(…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486. “(…) En atención a los puntos controvertidos en el Proceso Interno Nº 501-2008, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: GACETA OFICIAL 28/10/2008 31.40

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

2. CLASES DE MARCAS: LA MARCA TRIDIMENSIONAL. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa, marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.

(Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp. 15-16). En el presente caso, la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus Johnston S.A.A. ha solicitado el registro de una marca tridimensional, por lo que es menester de este Tribunal analizar dicha materia.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. 1.1.

Requisitos para su registro. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 138, permite apreciar el procedimiento de registro de una marca, de tal forma que, se debe presentar la solicitud de registro de una marca ante la Oficina Nacional Competente debiendo comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: a) el petitorio; b) la reproducción de la marca cuando se trate de una marca denominativa con grafía forma o color, o de una marca figurativa mixta o tridimensional con o sin color; c) los poderes que fueren necesarios; d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136 cuando fuese aplicable; f) de ser el caso el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, el comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseare prevalecer el derecho previsto en el artículo 6quinquies del Convenio de París. A la clasificación tradicional de marcas -denominativas, gráficas o mixtas-, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales que, como se explicará enseguida, cuentan con un respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa un lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica.

Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 33-IP2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente.

En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a “formas usuales de los productos o de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate”, como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca. De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabilidad; y, la Decisión 311 al señalar estas causales en su artículo 72, literal b).

Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen mención los artículos 57 de la Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344 (Capítulo III: DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES). GACETA OFICIAL Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así, en el artículo 138 establece que: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: 28/10/2008 32.40 Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto “las formas externas tridimensionales” como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.

(…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. Asimismo, el literal f) del artículo 134 señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta y tridimensional.

Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el Proceso 88-IP-2004, marca figurativa: “Figura de Botella”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1116, de 10 de septiembre de 2004.

“Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”. 1 1 BERTONE Luis Eduardo.

“DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 240. En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, “si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (…).

Para llegar a constituir marca, una forma usual (o un envase) debe acompañarse de suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus características especiales que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado”.

(Proceso 66-IP-2006, marca: DISEÑO TRIDIMENSIONAL DE UNA PÍLDORA DE COLOR AZUL ACERO EN VISTAS SUPERIOR, INFERIOR, LATERAL Y EN PERSPECTIVA, publicado en la Gaceta Oficial N° 1391, de 1 de septiembre de 2006). Por su parte, en la doctrina, Breuer Moreno ha precisado que “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno” (Breuer Moreno, Pedro.

“Tratado de Marcas”. Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, p. 129). GACETA OFICIAL Resta advertir que no cabe derivar la distintividad del signo tridimensional de la etiqueta o de la denominación impresa en la forma o envase que lo constituya, puesto que “el etiquetado que lleva impreso el envase (…) no hace parte de la forma externa a registrar como marca (…)”.

(Proceso 33-IP-2005, ya citado). Importa pues que la forma o el envase del producto pueda distinguirse “de entre otros envases de productos idénticos o similares existentes en el comercio” (Proceso 82-IP-2000, caso: DISEÑO DE BOTELLA DE LISTERINE publicado en la Gaceta Oficial N° 651, de 20 de marzo de 2001).

3. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO FORMA USUAL DE ENVASES O UNA FORMA O CARACTERÍSTICAS IMPUESTA POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. El Tribunal estima pertinente referirse al tema de irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos. La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas, estas son: absolutas o relativas.

En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”. 2 Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Deci2 BAYLOS CORROZA Hermenegildo.

“TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827. 28/10/2008 33.40 sión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente.

En la sentencia proferida en el Proceso 113-IP2003, recogiendo el criterio expresado en el Proceso 23-IP-1998, el Tribunal expresó lo siguiente dentro del tema: “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto”. Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).

(…) Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público (Areán Lalín. La protección de las marcas tridimensionales.

Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, Pág. 6). No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable. En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figu- GACETA OFICIAL ras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.

Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una forma determinada de salchichón a la que se reconoció aptitud para ser marca en la sentencia de Gran Instancia de París de 6 de mayo de 1980‘ (Areán Lalín, Pág. 6). Finalmente por “forma de presentación” de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores.

(Prof. José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional “La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”..3 Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para contener y comercializar cierta clase de productos.

En este sentido, el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”. 4 4.

EL “SECONDARY MEANING” O LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA. En el asunto analizado, la demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. 3 4 Proceso 23-IP-98, sentencia de 25 de septiembre de 1998, G.O. Nº 379 de 27 de octubre de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL. Instituto de Derecho Industrial.

Universidad de Santiago de Compostela. España 1990. Tomo 13-Año 1989-90. Pág. 46. 28/10/2008 34.40 (Perú) argumentó que, en caso que la forma no fuera distintiva, sería innegable que habría adquirido distintividad, lo que obligaba a la Administración a aceptar prueba destinada a comprobar que el consumidor medio relacionaba el signo solicitado vinculándolo con un origen empresarial específico; sin embargo, la Sala del INDECOPI no aceptó prueba de ello.

Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema de la distintividad adquirida o sobrevenida en el Régimen de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En virtud de dicha figura, un signo que ab initio no era distintivo ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra la figura en el último párrafo del artículo 135, de la siguiente manera: “No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica”.

La norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tomados en cuenta por el Juez o la Oficina Nacional Competente: Uno de los requisitos fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio, no reúna el requisito de distintividad.

Se advierte que, este Tribunal de Justicia, en anteriores interpretaciones, ha abordado el tema teniendo en cuenta la aplicación de dicha figura antes de la solicitud de registro, pero en ellas ha ilustrado sobre sus características básicas que son de aplicación en el presente caso. En efecto, en el Proceso 92-IP-2004, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con GACETA OFICIAL el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así, se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que ‘un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un “secondary meaning” (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca”.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471). 28/10/2008 35.40 Prejudiciales 5 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: “El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral.

La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Proceso 180-IP-2006.

Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). Finalmente, se advierte que la figura de la distintividad adquirida se da sobre cualquier signo que, en un principio, no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los literales b), e), f), g) y h) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Si bien la figura de la distintividad adquirida sirve para que una marca acceda a registro, de haber obtenido una marca no distintiva el registro correspondiente, no será nulo éste por la omisión de los requisitos citados en el párrafo anterior, si la marca adquiere -de forma sobrevenida- la distintividad requerida.

5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA EL REGISTRO MARCARIO. La demandante Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Perú) argumentó en el proceso interno que, no se presentaron oposiciones a su solicitud, lo que conllevaría al registro del signo solicitado. De conformidad con lo anterior, se determinan las características del examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente.

El Tribunal en múltiples Interpretaciones Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio bá5 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004.

Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP-2005. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006 GACETA OFICIAL 28/10/2008 36.40 sico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Si bien la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a diferencia de la 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no dispone explícitamente que la resolución que concede o deniega el registro marcario debe ser debidamente motivada, el principio de la motivación de los actos se encuentra plasmado en dicha normativa cuando dispone que: “En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el ar- tículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Si bien la forma tridimensional de un producto puede constituir un signo distintivo, la misma debe presentar características que la diferencien suficientemente de la usual o necesaria, de modo que el consumidor la perciba como indicadora del origen del producto, y no como la simple representación de éste. Es así que, no se debe tener en cuenta el etiquetado impreso como elemento de distintividad del signo tridimensional.

TERCERO: Este Tribunal comunitario ha precisado que el signo tridimensional se refiere a un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no solo por el sentido de la vista sino por el del tacto. En efecto, será registrable como marca la forma del producto, o su envase, si en su diseño existe distintividad por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que permitan que éste provoque en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros envases destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado.

CUARTO: Si un determinado signo está compuesto por formas usuales, no obstante encontrarse aparentemente comprendido en una causal de irregistrabilidad, si incorporara en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado pro- GACETA OFICIAL 28/10/2008 37.40 cedente, caso contrario el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

QUINTO

SEXTO: La figura de la distintividad adquirida debe entenderse en el sentido de que un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, o bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, o un color aisladamente considerado; por su uso constante, real y efectivo en el mercado puede adquirir dicha distintividad. Para que opere la figura de la distintividad adquirida, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario deben determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA El examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente es de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consul- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 200-Al-2005 SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- En San Francisco de Quito, a los 07 días del mes de octubre del año dos mil ocho.

VISTOS: El 25 de enero de 2007, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó sentencia en el Proceso N° 200-Al.-2005, mediante la cual declaró el incumplimiento por parte de la República del Ecuador, por haber incurrido ésta en “el incumplimiento de la normativa comunitaria al GACETA OFICIAL modificar unilateralmente el Arancel Externo Común, contenido en sus anexos I y II de las Decisiones 370 y 465, correspondiente a los productos de papel y cartón clasificados conforme la Decisión 507, en las subpartidas 4802.54.00, 4802.55.00, 4802.56.00, 4802.57.00 y 4802.58.00, al emitir el Decreto Ejecutivo N° 2429, de 06 de marzo de 2002, vulnerando lo dispuesto en los artículos 81 y 86 del Acuerdo de Cartagena; el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, el artículo 1 de la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Asimismo, se declaró que dicho incumplimiento se mantiene respecto de los productos de papel y cartón, ahora clasificados según la Decisión 570 en las subpartidas 4802.54.00, 4802.55.90, 4802.56.00 y 4802.57.90, desde la vigencia de ésta, es decir, desde el 01 de enero de 2005. El 08 de febrero de 2007, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina notificó debidamente dicha sentencia a las partes.

El 27 de junio de 2007, este Tribunal inicia el procedimiento sumario para determinar si la República del Ecuador ha incurrido en el incumplimiento de la sentencia dictada en el Proceso N° 200-AI-2005, toda vez que no consta en autos elemento alguno demostrativo que señale que la República del Ecuador haya adoptado las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia. El 24 de octubre de 2007, este Tribunal decide formular a la República del Ecuador el cargo de incumplimiento de sentencia, concediéndole el lapso de cuarenta (40) días contado a partir de la notificación del auto, a fin de que presente los descargos y explicaciones que tenga a bien, y aporte las pruebas que pretenda hacer valer.

Asimismo, se concede igual lapso a los demás Países Miembros, a la Comisión y a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los efectos de que formulen sus opiniones acerca de la investigación sumaria en curso. Mediante escrito de 05 de septiembre de 2007, la República del Ecuador señala que la presente Acción de Incumplimiento es improcedente, toda vez que el artículo 1 de la Decisión 669 suspendió hasta el 31 de enero de 2008, la aplicación de las Decisiones 370, 371 y 465, siendo así que, la República del Ecuador no se encuentra 28/10/2008 38.40 obligada a observar dichas normas, cuyo incumplimiento le fuera imputado.

El 13 de febrero de 2008, este Tribunal concedió un plazo de diez (10) días contado a partir de la notificación del auto a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para que emita opinión calificada respecto del cumplimiento de la República del Ecuador de la sentencia del presente proceso, dictada el 25 de enero de 2007. El 14 de marzo de 2008, la Secretaría General de la Comunidad Andina emite opinión calificada respecto del cumplimiento de la República del Ecuador de la sentencia emitida el 25 de enero de 2007, de conformidad con el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal, Así, la Secretaría General señala que el artículo 1 de la Decisión 679 modificó la Decisión 669 con el siguiente texto: “Artículo 1.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Decisión y hasta el 20 de julio de 2008, los Países Miembros no estarán obligados a aplicar las Decisiones 370, 371 y 465.” El auto de 02 de abril de 2008, a través del cual este Tribunal decide suspender el presente procedimiento sumario iniciado en contra de la República del Ecuador hasta el 20 de julio de 2008, en tanto se restituya el carácter imperativo de las Decisión 370 y 465, es decir, el día 21 de julio de 2008.

El auto de 27 de agosto de 2008, a través del cual este Tribunal decide levantar la suspensión ordenada mediante auto de 02 de abril de 2008 y solicitar opinión calificada a la Secretaría General respecto del incumplimiento de la República del Ecuador de la sentencia del presente proceso. El auto de 09 de septiembre de 2008, mediante el cual este Tribunal decide dejar sin efecto el auto de 27 de agosto de 2008 y continuar con la suspensión del procedimiento sumario iniciado en contra de la República del Ecuador hasta el 20 de septiembre de 2008.

CONSIDERANDO

Que, los artículos 27 del Tratado de Creación del Tribunal y 111 de su Estatuto establecen que, si la sentencia fuere de incumplimiento, el País Miembro infractor quedará obligado a adoptar las medidas necesarias para su ejecución GACETA OFICIAL en un plazo no mayor de noventa (90) días siguientes a la notificación de la providencia. Que, contado el plazo de noventa (90) días desde el 08 de febrero de 2007, a la fecha, el mismo se encuentra vencido, sin que conste en autos que la República del Ecuador haya adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia. Que, la República del Ecuador ha presentado una comunicación en la cual señala que la presente Acción de Incumplimiento es improcedente, toda vez que el artículo 1 de la Decisión 669 suspendió hasta el 31 de enero de 2008, la aplicación de las Decisiones 370, 371 y 465, siendo así que, no se encuentra obligada a observar dichas normas, cuyo incumplimiento le fuera imputado.

Que, consta en autos que la Secretaría General de la Comunidad Andina ha emitido opinión calificada sobre el cumplimiento de la sentencia del 25 de enero de 2007 por parte de la República del Ecuador, señalando que el artículo 1 de la Decisión 679 dice que los Países Miembros no estarán obligados a aplicar las Decisiones 370, 371 y 465 hasta el 20 de julio de 2008.

Que, al respecto, en el artículo 2 del mismo cuerpo legal se estableció una condición para que los Países Miembros no estén obligados a aplicar las Decisiones 370, 371 y 465 en los siguientes términos: “Sin embargo, los Países Miembros que deseen efectuar reducciones arancelarias en las partidas y subpartidas que figuran en el Anexo I para el caso de Colombia y en el Anexo II para el caso del Ecuador, antes del 20 de julio de 2008, sólo podrán hacerlo de común acuerdo con Bolivia”.

Que, en este orden de ideas, los productos papel y cartón objeto del incumplimiento declarado por este Tribunal, no se encuentran en las listas a las que se refiere el citado artículo 2. Que, la Decisión 688 de la Comisión de la Comunidad Andina modificó el artículo primero de la Decisión 669 de la siguiente manera: “A partir de la entrada en vigencia de la presente Decisión y hasta el 20 de setiembre de 2008, los Países Miembros no estarán obligados a aplicar las Decisiones 370, 371 y 465”. 28/10/2008 39.40 Que, esta misma Decisión, en su artículo segundo modifica el artículo segundo de la Decisión 679: “Sin embargo, los Países Miembros que deseen efectuar reducciones arancelarias en las partidas y subpartidas que figuran en el Anexo I para el caso de Colombia y en el Anexo II para el caso del Ecuador, antes del 20 de setiembre de 2008, sólo podrán hacerlo de común acuerdo con Bolivia”.

Que, la mencionada Decisión 688 establece claramente que la normativa contenida en las Decisiones 370, 371 y 465 se encuentra suspendida, por lo que la República del Ecuador no estaría obligada a aplicar dicha normativa hasta el 20 de septiembre de 2008. Que, el artículo 1 de la Decisión 693 (Política Arancelaria de la Comunidad Andina), publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 19 de septiembre de 2008, señala que hasta el 20 de octubre de 2008, los Países Miembros no estarán obligados a aplicar las Decisiones 370, 371 y 465.

DECIDE:

PRIMERO: Continuar con la suspensión del procedimiento sumario iniciado en contra de la República del Ecuador hasta el 20 de octubre de 2008.

NOTIFÍQUESE este auto a la Secretaría General de la Comunidad Andina y

COMUNÍQUESE también al Gobierno de la República del Ecuador y a la Comisión y, por intermedio de ésta última, a los demás Países Miembros de la mencionada Comunidad. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 28/10/2008 40.40 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú