PROCESO 057-IP-2008 Interpretación Prejudicial, de Oficio, de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Actor: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) Marca: “FRITOSTITOS” (denominativa). Expediente Interno: Nº 8876-01 L.Y.M. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 02 días del mes de octubre del año dos mil ocho. VISTOS: Mediante Oficio Nº 236-TDCA-2S, de 03 de abril de 2008, recibido en este Tribunal el 11 de abril de 2008, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, del Distrito de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) e i), 136 literales a) y h) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 8876-01 L.Y.M. Que, la mencionada solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de julio de 2008. 1.

Las partes. Demandante: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A (INALECSA). Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado y como tercero beneficiario COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. 2.

Determinación de los hechos relevantes. El 29 de octubre de 1993, la COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., de nacionalidad mexicana, solicitó el registro del signo “FRITOSTITOS” (denominativo) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Posteriormente, no se presentaron observaciones y dicho registro fue otorgado por la Autoridad Administrativa el 14 de noviembre de 1994.

El 07 de diciembre de 1995, la demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) presenta una acción de cancelación en contra del registro de la marca de producto “FRITOSTITOS” (denominativa), inscrita el 14 de noviembre de 1994, la misma que fue declarada infundada. La sociedad demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) presentó demanda en acción subjetiva y de plena jurisdicción, a fin de que la Sala correspondiente declare la ilegalidad y la nulidad de la Resolución emitida el 29 de mayo de 2001, mediante la cual el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución emitida y notificada, el 15 de febrero de 2001, dentro del trámite de acción de cancelación. En tal sentido, la demandante solicitó que la Sala se digne disponer en sentencia, que la concesión del registro como marca del signo “FRITOSTITOS” (denominativo) infringe las disposiciones comunitarias y nacionales, por lo que solicitó que se cancele el registro de dicha marca, ya que la sociedad demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) registró el signo “TOSTITOS”, mediante el Certificado Nº 1487.

La sociedad demandante manifiesta que, la marca “TOSTITOS” y sus derivaciones gozan de calidad de notorias, por lo que solicita se condene a los demandados al pago de las costas procesales que incluirán las tasas judiciales que se produzcan como consecuencia de este juicio, además, solicita que se condene el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 3.

Fundamentos de la Demanda: La demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) fundamenta su demanda manifestando que la marca registrada “TOSTITOS” es una marca notoria, además agrega que, es titular de las marcas derivadas “TOSTITOS”, “TOSTITOS-JALAPEÑO”, “TOSTITOS” (LOGOTIPO), “TOSTY” y “TOSTIS”, registradas en el Ecuador a partir del año 1981 para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, como titular marcario puede prohibir, de manera legítima, que terceros no autorizados utilicen sus marcas, y evitar el aprovechamiento injusto del prestigio alcanzado.

Menciona, además, que la marca “FRITOSTITOS” (denominativa) de propiedad de la COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. carece de distintividad e induce a la posibilidad de producir riesgo de confusión en el público consumidor frente a las marcas registradas de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA). Denota que, debe ponerse atención a las analogías más que a las diferencias, así como, a la identidad de los productos protegidos.

Asimismo, debe tomarse en cuenta que dichos productos son de consumo masivo y que existe una falta de debida motivación de la resolución impugnada. 4. Contestación a la Demanda: El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) contesta la demanda señalando que, niega los fundamentos de hecho y de derecho, ratificando la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

Asimismo, respecto de las pruebas presentadas, agrega que las mismas no son suficientes, a fin de acreditar la notoriedad de la marca “TOSTITOS”. Por otro lado, el tercer interesado COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. señaló que, el acto administrativo es legal y ha sido dictado conforme a Ley. El signo FRITOSTITOS (denominativo) fue debidamente otorgado por la Autoridad Administrativa, conforme a la ley vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro, es decir, la Decisión 313.

Asimismo, la demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) no presentó observación al registro en su debido momento, lo cual demuestra su falta de interés. Finalmente, agrega que los signos confrontados FRITOSTITOS (denominativo) y “TOSTITOS” y sus derivaciones no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, basándose en el oficio remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, procede la interpretación de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así de los artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la solicitud de registro del signo ¨FRITOSTITOS¨ (denominativo) fue presentada el día 29 de octubre de 1993, en plena vigencia de la Decisión 313.

Asimismo, la solicitud de cancelación fue presentada el día 07 de diciembre de 1995 al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 313 “(…) Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio Subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

(…)” DECISIÓN 344 Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro.

(…)” DECISIÓN 486 “(…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. (…)” En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución y, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial Nº 845, de 1 de octubre de 2002). La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que la prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica. Por ello, en general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor.

(Proceso 74-IP- 2003, marca: A+GRÁFICA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 995, de 9 de octubre de 2003). En el caso de autos, la solicitud de registro del signo “FRITOSTITOS” (denominativo), como se tiene dicho, se presentó durante la vigencia de la Decisión 313. Asimismo, la solicitud de cancelación del registro de la marca “FRITOSTITOS” (denominativa), propuesta por la parte demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA), fue presentada el 07 de diciembre de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313 Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

La marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Al respecto, este Tribunal ya ha expresado que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para diferenciar y elegir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido, se ha precisado que el carácter distintivo “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera esa marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha sostenido que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” (Proceso 132-IP-2004.

Marca: “DIACOM”. Publicado en Gaceta Oficial Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004). Asimismo, se ha sostenido dentro de la misma jurisprudencia que: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante, además, a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 71 de la Decisión 313. La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma.

Así, el Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 71, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la normativa comunitaria.

3. CLASES DE MARCAS: COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Las marcas denominativas se conforman por una palabra o un conjunto de palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado. Al formarse un conjunto registral, unos términos, podrán tener mayor significado que otros y serán ellos los que originen la distintividad del signo. La doctrina ofrece al respecto los siguientes criterios: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” Con el propósito de determinar si los signos son confundibles se debe realizar el cotejo entre las marcas en conflicto.

El examen de los signos es de la exclusiva competencia del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas, los que se resumen de la manera siguiente: La comparación de los signos deberá ser conducida por la impresión total que ellos produzcan en la sensorialidad del consumidor, es decir que la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que el todo prevalezca sobre sus partes; el cotejo debe ser sucesivo, en razón de que el consumidor observa a las marcas por separado, captando una después de otra; la similitud entre dos marcas depende de sus elementos comunes o de la similar disposición de aquéllos.

Al comparar marcas denominativas es importante determinar los distintos niveles de similitud que pueden presentarse entre ellas, teniendo en cuenta que puede ser ideológica, ortográfica o fonética. La similitud ideológica se produce cuando los signos evocan ideas similares o iguales, lo que causa confusión, que impide al consumidor distinguir entre las marcas.

La similitud ortográfica se manifiesta por la coincidencia de letras contenidas en los segmentos a compararse; la confusión se da por la secuencia de vocales, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalización muy parecida, que depende de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

4. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este sentido, el literal a) del artículo 73 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales producen error o confusión. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “( ) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: COLA REAL + GRÁFICA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 877, de 19 de diciembre de 2002). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 73 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “( ) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Marca: AGUILA DORADA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 876, de 18 de diciembre de 2002). Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último, se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3.

Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “( ) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, ya citado). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, “( ) que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). Reglas para efectuar el cotejo marcario. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. "Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

"Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas". Por otra parte, el Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones los siguientes criterios: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

5. LA MARCA NOTORIA, EFECTOS Y SU PRUEBA. El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor derivado del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Amparados constantemente en criterios doctrinales, este Tribunal ha venido sosteniendo lo siguiente: La marca notoria es aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca.

De igual forma, se ha definido a la marca notoriamente conocida como aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”. (Proceso 07-IP-96, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”, publicado en la Gaceta.

Oficial N° 299, de 17 de octubre de 1997). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08- IP-95, marca: LISTER, publicado en la Gaceta Oficial Nº 231, de 17 de octubre de 1996).

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta criterios tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Efectos de la marca notoriamente conocida. El literal e) del artículo 73 de la Decisión 313 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. Dicha protección especial no depende de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, y sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

6. DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA QUE HUBIESE SIDO NOTORIAMENTE CONOCIDA. En la Decisión 344, artículo 108, se prevé la cancelación de una marca por falta de uso y la cancelación de una marca que hubiese sido concedida sin tomar en cuenta la existencia de una marca notoriamente conocida. Por otro lado, en la Decisión 486, sólo se prevé la cancelación de una marca por falta de uso, pues la concesión de una marca que no haya observado la notoriedad de otra al momento de su otorgamiento, constituye una causal de nulidad relativa.

Sin embargo, como se tiene dicho en el punto precedente y en el caso de autos la pretensión de la parte es la cancelación de un signo por no haberse tomado en cuenta la notoriedad de otro signo al momento de la concesión del registro, para lo cual es aplicable el último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344, referente únicamente a este caso y no al caso de la cancelación por falta de uso.

En consecuencia, en la Decisión 344, de acuerdo a su artículo 108, otro motivo de cancelación de un registro, a petición del titular legítimo, aparte de la cancelación por falta de uso, se da cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

Como se tiene dicho, en el caso concreto se deberán observar los literales a), d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, norma vigente al momento de la solicitud del signo que se pretende cancelar, que disponía como causal de irregistrabilidad el registro de signos que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

De todas maneras, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser verificada a través de los medios probatorios pertinentes, ya que, como lo ha dicho el Tribunal de modo reiterado, tal notoriedad “(…) hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores” (Proceso 75-IP-2005, marca: APRONAX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1227, de 8 de agosto de 2005).

La demostración de la notoriedad se deberá referir, conforme lo establece el último párrafo del artículo 108, al momento en que fue solicitado el registro de la marca controvertida. 7. Legitimación para solicitar la cancelación de un registro marcario. De acuerdo al artículo 108 de la mencionada Decisión 344, en el caso de la cancelación del registro de una marca cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de aquella, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida.

Al respecto, el Tribunal ha dicho que se recoge: “el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes (…).

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. (Proceso 96-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”).

En el caso de autos, el consultante deberá determinar si INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) tenía legitimación para solicitar la cancelación del registro marcario sobre la base de su marca notoriamente conocida, al momento en que se solicitó el registro como marca del signo ´´FRITOSTITOS´´ (denominativo) por parte de la COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia, la norma comunitaria que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro o de cancelación de un registro, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos pertinentes.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. Segundo: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la norma comunitaria citada.

Tercero: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 313. Cuarto: La notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta criterios tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad; la antigüedad de la marca y su uso constante; y, el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

El Juez Nacional deberá concluir, en base a las pruebas aportadas, si el signo que dice ha sido reproducido, imitado, traducido, transcrito, total o parcialmente, ha alcanzado el grado de signo notoriamente conocido o no. En el supuesto de que no se pruebe la calidad de signo notorio, deberá aplicarse al caso concreto el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, pero si se encuentra probada la calidad de signo notorio deberán aplicarse los literales d) o e) del mencionado artículo, dependiendo del tipo de impedimento de que se trate.

Quinto: El artículo 108 de la Decisión 344 retrotrae el efecto de una cancelación por notoriedad al momento de observar los requisitos de registrabilidad de la solicitud del registro, es decir, a la Decisión 313. Por lo que, el Juez Consultante deberá observar si el signo solicitado era idéntico o similar a una marca notoriamente conocida al momento en el que se solicitó el registro del signo, para lo que deberán observarse los literales a), d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313.

La legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA