Año XXV - Número 1671 Lima, 12 de noviembre de 2008 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 92-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: TIMOP. Actor: MERCK & CO. INC. Proceso interno Nº 9165-02-NR Proceso 88-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 93 de la misma Decisión. Actor: MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD.

Marca: “DIAPRAN”. Expediente Interno N° 6771-ML Proceso 57-IP-2008.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Actor: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA). Marca: “FRITOSTITOS” (denominativa). Expediente Interno: Nº 8876-01 L.Y.M. Proceso 78-IP-2008.- Interpretación Prejudicial de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artículo 73, literales d) y e) de la citada Decisión 313 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Actor: PEPSICO INC. Marca: “TOSTIS”. Expediente Interno: Nº 5422-ML Proceso 200-AI-2005.- Sumario por incumplimiento de sentencia 11 23 35 46 PROCESO 092-IP-2008 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: TIMOP. Actor: MERCK & CO. INC. Proceso interno Nº 9165-02-NR. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil ocho. Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 12/11/2008 2.48 VISTOS: c) Fundamentos jurídicos de la demanda La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Marco Idrobo Arciniega, relativa a los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 9165-02-NR;

La sociedad MERCK & CO. INC., sostiene que con la emisión de la Resolución impugnada se violaron los artículos 134, 135 literales a), b), i) y 136 literal a) de la Decisión 486. Manifiesta que el signo TIMOP solicitado para registro por LABORATORIOS CHILE S.A. “no es distintivo de los productos que protege frente a los productos amparados por las marcas ‘TIMOPTOL’ y ‘TIMOPTOL-XE’ (…) y además, su registro está impedido por las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a), b), i) del artículo 135 y a) del artículo 136 de la Decisión 486”, y que de coexistir en el mercado los signos en conflicto “se crearía confusión respecto de la procedencia empresarial, dada la semejanza capaz de inducir al público a error”.

El auto de 12 de septiembre de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: MERCK & CO.

INC., Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado. Tercero interesado: compañía LABORATORIO CHILE S.A. b) Hechos relevantes El 7 de septiembre de 2000, LABORATORIO CHILE S.A., solicitó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el registro como marca del signo TIMOP para distinguir productos de la Clase 5.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 428 de septiembre de 2000, publicada el 24 de octubre de 2000. La sociedad MERCK & CO. INC. presentó observación al registro del signo TIMOP sobre la base de sus marcas, TIMOPTOL y TIMOPTOL-XE registradas para distinguir productos, también de la Clase 5. Mediante Resolución Administrativa Nº 979509, de 21 de septiembre de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió “rechazar la oposición (sic) planteada por MERCK & CO.

INC., y conceder el título de registro del signo solicitado (…)”. Dice que de la comparación ortológica se concluye que “el signo solicitado se encuentra íntegramente en las marcas registradas haciendo de esta manera aún más confundible para el público consumidor (…)” y además “tiene dos de las tres sílabas de las marcas registradas, estas dos primeras sílabas son completamente idénticas a las marcas de mi mandante, lo único que ha hecho el solicitante es omitir la tercera sílaba ‘TOL’ (…)”.

La actora manifiesta que existe identidad en los productos protegidos ya que los signos en conflicto se encuentran dentro de la Clase 5. Agrega que “el riesgo de confusión en marcas farmacéuticas es más frecuente, aún más si las marcas confrontadas no tienen una distintividad determinante, la cual permita que el público consumidor no dude al comprar un producto por asimilarlo con otro”.

Finalmente argumenta que entre los signos en disputa puede darse una confusión sobre su origen empresarial. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda diciendo: “a.- Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda (…). b.Ratifico la Resolución Nº 979509, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial (…). c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

GACETA OFICIAL La Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado, al contestar la demanda manifiesta que acude “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”. El Director Nacional de Propiedad Industrial (E), contesta la demanda y dice que: “Realizado un análisis estructural tanto en el aspecto gráfico, fonético, visual, como el tipo de productos que protege el signo solicitado, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial consideró ilegítima la pretensión del opositor MERCK & CO INC. toda vez que si se efectúa un análisis en conjunto, sucesivo, mirando las semejanzas y no las diferencias entre los signos en controversia podemos encontrar elementos que la hacen diferentes (…)”.

Agrega que “La marca TIMOP, cumple (…) con los parámetros de distintividad para ser tomados en cuanta como una marca absolutamente registrable, se trata de una denominación que tiene un suficiente grado de distinción frente a la marca opositora”, por lo tanto “a.- Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda (…). b.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

LABORATORIO CHILE S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que “El signo solicitado para registro, TIMOP, posee la suficiente individualidad y distintividad que permita diferenciarlos de los demás de su especie (…)”. Afirma que el término TIMOP “proviene de los genéricos TIMOL y TIMOLOL, sus componentes, cuya apropiación no es susceptible de persona alguna (…).

El término agregado por mi mandataria al genérico TIMO es la letra P que confrontada a las terminales de PTOL y PTOL-XE de las marcas demandantes, resulta suficientemente distintivo, imposible de causar confusión o riesgo alguno para los consumidores (…)” y que además el término genérico es usado en otros signos ya registrados.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 12/11/2008 3.48 Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, La solicitud de registro como marca del signo TIMOP fue el 7 de septiembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que sobre la base de lo solicitado por el consultante y conforme a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y no se interpretarán los artículos solicitados por no ser aplicables al caso concreto; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. GACETA OFICIAL Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 12/11/2008 4.48 encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

“(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)”. 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172, párrafo cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). Apoyándose en la doctrina, el Tribunal también ha manifestado que “La prohibición de retroacti- GACETA OFICIAL vidad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica” (Pérez Luño, Antonio-Enrique: “Seguridad Jurídica”.

En “El derecho y la justicia”. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…) (Aguiló Reglá, Josep: “Derogación”. ob.cit., p. 486)”.

(Proceso 74-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 995, de 9 de octubre de 2003, marca: A+GRÁFICA). 2. La marca y los requisitos para su registro Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: 12/11/2008 5.48 La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de GACETA OFICIAL la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca TIMOP cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Comparación entre marcas denominativas Sobre la comparación entre signos denominativos, el Tribunal en su jurisprudencia se ha referido a ciertos criterios que ofrece Fernández Novoa sobre el tema: “‘( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.’ ‘( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las 12/11/2008 6.48 mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.’ ‘( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.’ ‘( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.’ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.” (Proceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1185, de 12 de abril de 2005, marca: LOREX El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como GACETA OFICIAL marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y 12/11/2008 7.48 también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal.

(Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño). El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. GACETA OFICIAL 12/11/2008 8.48 Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza. 2.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 5. Marcas farmacéuticas, partículas de uso común y marcas débiles Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis GACETA OFICIAL 12/11/2008 9.48 más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). Partículas de uso común El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que Marcas débiles Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”.

(Proceso 99-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará in- GACETA OFICIAL mediatamente a los trámites procesales pendientes. Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172, párrafo cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo TIMOL, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SEXTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera ha- 12/11/2008 10.48 ber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

SÉPTIMO: Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

La Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 9165-02-NR, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/11/2008 11.48 PROCESO 088-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 93 de la misma Decisión. Actor: MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD. Marca: “DIAPRAN”. Expediente Interno N° 6771-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del año dos mil ocho. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Marco Idrobo Arciniega.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 14 de agosto de 2008. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD. La parte demandada la constituyen: EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

El tercero interesado es: FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA. 1.2. Acto demandado La sociedad MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD. impugnó la resolución administrativa No. 972390 de 16 de agosto de 1999, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, a través de la cual resolvió rechazar la observación presentada por MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD., y conceder el registro del signo “DIAPRAN”, solicitado por la sociedad FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA., para proteger productos de la clase No. 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.3.

Hechos relevantes a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 12 de septiembre de 1996, la sociedad FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA. presentó la solicitud de registro como marca de fábrica del signo “DIAPRAN”, para proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 5. 2. El 20 de mayo de 1998, la sociedad MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD. presentó observaciones contra el referido registro, fundamentándose en que su mandante, el 15 de abril de 1986, solicitó prioritariamente la marca de fábrica “DIAFURAN” para proteger productos de la clase internacional No. 5. 3.

Mediante Resolución No. 972390 de 16 de agosto de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió rechazar la observación planteada y conceder el registro del signo “DIAPRAN” a favor de la sociedad FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA. GACETA OFICIAL b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD., a través de apoderado, presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Que la marca DIAPRAN cuyo registro fue solicitado por la compañía FARMEL S.A. (sic) es extremadamente semejante a la marca DIAFURAN anteriormente solicitada para registro por Mitsubishi Chemical Industries Ltd., y que los productos que pretenden ser amparados con la denominación solicitada son exactamente los mismos que los protegidos por el signo DIAFURAN”. - “Que el registro y uso de la marca DIAPRAN causaría confusión en el público consumidor y daría origen a una competencia desleal que afectaría los derechos de Mitsubishi Chemical Industries Ltd. con respecto a su marca DIAFURAN”. - “La marca de fábrica ‘DIAPRAN’ (…) contraviene en forma expresa las disposiciones de la Decisión 344 y de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por lo mismo, no puede constituir un signo suficientemente distintivo de la marca DIAFURAN (…)”. - “La Resolución del Director Nacional es contradictoria e ilegal, porque constituye el resultado de la inobservancia de las leyes expresas y la transgresión directa a los derechos de su mandante”. c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, al contestar la demanda, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, y se ratifica en la resolución No. 972390, materia de la impugnación, al afirmar que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta a la demanda y opone las siguientes excepciones: - Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 12/11/2008 12.48 - Legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, y haber sido expedido observando formalidades previstas en la ley de la materia. - Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. - Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción. El Procurador General del Estado, al contestar la demanda, manifiesta que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, y que por tanto, le corresponde en este tipo de juicios comparecer al representante legal de dicho órgano administrativo. d) Tercero interesado La sociedad FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente: - Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda plateada. - Niega que la denominación DIAPRAN, AHORA MARCA REGISTRADA, no haya sido susceptible de registro por contravenir lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme expresa el actor en su demanda. - Niega que la marca DIAPRAN no sea lo suficientemente distintiva. - Niega que la resolución que concede el registro de la marca de fábrica DIAPRAN, no haya tomado en cuenta la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - Niega que la marca DIAPRAN, de propiedad de su mandante y DIAFURAN de propiedad de Mitsubishi Chemical Industries Ltd., sean similares y confundibles, razón por la cual argumenta que es imposible que se pueda inducir al público a error, o constituir un acto de competencia desleal.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de agosto de 2008.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “DIAPRAN” fue presentada el 12 de septiembre de 1996, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, el artículo 93 de la Decisión 344. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 12/11/2008 13.48 cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.

DECISIÓN 344 (…) (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi-

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: GACETA OFICIAL - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de marcas: Comparación entre Marcas Denominativas; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Confusión directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Partículas de uso común. Marcas Farmacéuticas.

La Marca Débil; - Legítimo interés para presentar observaciones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. 1 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo.

DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16. 12/11/2008 14.48 a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

GACETA OFICIAL 12/11/2008 15.48 “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

3.2. CLASES DE MARCAS La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” En este contexto, tomando en cuenta que el signo solicitado a registro es un denominativo: “DIAPRAN”, y que la marca de la sociedad que presenta la observación es: “DIAFURAN”, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.

Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 2 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los 2 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 3 Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 4 12/11/2008 16.48 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 5 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 6 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a 5 3 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. 6 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 12/11/2008 17.48 compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 8 Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 9

3.4. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 7 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 10 La determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 8 9 10 7 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/11/2008 18.48

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO nados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 11 La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 12 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccio-

3.6. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL Tomando en cuenta que la sociedad FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS FARMEL CÍA. LTDA. solicitó el registro del signo “DIAPRAN” para amparar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y que la sociedad MITSUBISHI CHEMICAL INDUSTRIES LTD. presentó observaciones contra el referido registro fundamentándose en la solicitud prioritaria del signo “DIAFURAN” para proteger productos de la clase internacional No. 5; el Tribunal estima adecuado referirse al tema: “Marcas Farmacéuticas”.

La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del ries- 12 11 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL go de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 13 Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 14 El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 15 Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedi- 13 14 15 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000.

Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266. 12/11/2008 19.48 ción de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 16 Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. 17 Partículas de uso común Tomando en cuenta que los signos en confrontación podrían incluir partículas de uso común en la conformación de los mismos, el Tribunal estima adecuado referirse al tema “Partículas de Uso Común en Marcas Farmacéuticas”.

Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc. Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una ex- 16 17 Proceso 50-IP-2001.

Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL cepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

La marca débil Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). 18 12/11/2008 20.48 de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. 19

3.7. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR OBSERVACIONES El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regula un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro de un signo como marca, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro de marca solicitado -se entiende- en uno cualquiera de los Países Miembros (artículo 93, primer párrafo).

Éste es el plazo de que dispone el tercero para formular observaciones que, a los fines de su admisión, deberán estar debidamente fundadas, por lo que resulta forzoso que, en el plazo mencionado, la petición de irregistrabilidad del signo sea presentada, simultáneamente o no, con la prueba de su fundamento, lo que hará posible a la oficina nacional competente pronunciarse en debida forma acerca de su admisión y, al peticionario, ejercer apropiadamente su derecho a la defensa.

Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula El artículo 93 de la Decisión, segundo párrafo, determina qué sujetos poseen interés legítimo para presentar observaciones a la solicitud de registro de un signo como marca: quien sea titular de una marca idéntica o semejante a la solicitada, y quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

La disposición revela 18 19 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, Págs. 78 y 79. OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. Págs. 191 y 192. GACETA OFICIAL el interés general de prevenir la confusión de los consumidores o usuarios ante marcas idénticas o semejantes que amparen, en el territorio de uno cualquiera de los Países Miembros, productos idénticos o semejantes.

En el contexto que antecede, es del caso poner de relieve la declaración del Tribunal, entre otras de distinta índole, según la cual no cabe admitir que la observación andina implique “( ) una protección extraterritorial de la marca ya que, aún durante la vigencia de la Decisión 344, para que aquella produzca efectos en los Países Miembros, es necesario proceder a registrarla en cada uno de ellos, sin que exista la posibilidad de que la inscripción en uno solo pueda extenderse a los demás” (Sentencia dictada en el expediente N° 93-AI-2000, del 22 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 764, del 26 de febrero del mismo año, relativa a la acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú).

A la luz de las consideraciones expuestas, procede interpretar que el interesado legítimo puede presentar sus observaciones en el País Miembro donde se formuló la solicitud de registro del signo, o desde un País Miembro distinto, en el entendido de que, en uno y otro caso, la pretensión del observador, es decir, del titular de la marca idéntica o semejante, o de quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, es la denegación del registro solicitado.

La oficina nacional competente podrá admitir las observaciones a trámite o rechazarlas si, en este último caso, hubiesen sido presentadas extemporáneamente, o se hubiesen fundamentado en una solicitud de registro de fecha posterior, o en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro donde se estuviese llevando a cabo el trámite de la solicitud, o si el observador no hubiese pagado las tasas de tramitación correspondientes (artículo 94).

Una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, es decir, “(…) ejerza su derecho fundamental a la defensa, derecho 12/11/2008 21.48 cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el procedimiento descrito” 20 Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o a denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 2.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 3.

No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos 20 Proceso 28-IP-2003. Sentencia del 7 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de julio del mismo año, caso “VIDRIO ANDINO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 4. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 6. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso.

Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de 12/11/2008 22.48 los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva 7.

De conformidad con el artículo 93, primer párrafo, de la Decisión 344, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar observaciones al registro de marca solicitado en uno cualquiera de los Países Miembros, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud. Este plazo es el único de que dispone el tercero para formular observaciones que, para ser admitidas, deberán estar debidamente fundadas, por lo que resulta forzoso que, en el plazo citado, la petición de irregistrabilidad del signo sea presentada, simultáneamente o no, con la prueba de su fundamento.

Una vez admitidas las observaciones, la Oficina Nacional Competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación. Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6771-ML deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE GACETA OFICIAL 12/11/2008 23.48 Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 057-IP-2008 Interpretación Prejudicial, de Oficio, de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Actor: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) Marca: “FRITOSTITOS” (denominativa). Expediente Interno: Nº 8876-01 L.Y.M. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 02 días del mes de octubre del año dos mil ocho. VISTOS: Mediante Oficio Nº 236-TDCA-2S, de 03 de abril de 2008, recibido en este Tribunal el 11 de abril de 2008, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, del Distrito de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a), b) e i), 136 literales a) y h) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 8876-01 L.Y.M. Que, la mencionada solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de julio de 2008. 1.

Las partes. Demandante: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A (INALECSA). Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado y como tercero beneficiario COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. 2.

Determinación de los hechos relevantes. El 29 de octubre de 1993, la COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V., de nacionalidad mexicana, solicitó el registro del signo “FRITOSTITOS” (denominativo) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Posteriormente, no se presentaron observaciones y dicho registro fue otorgado por la Autoridad Administrativa el 14 de noviembre de 1994.

El 07 de diciembre de 1995, la demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) presenta una acción de cancelación en contra del registro de la marca de producto “FRITOSTITOS” (denominativa), inscrita el 14 de noviembre de 1994, la misma que fue declarada infundada. GACETA OFICIAL 12/11/2008 24.48 La sociedad demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) presentó demanda en acción subjetiva y de plena jurisdicción, a fin de que la Sala correspondiente declare la ilegalidad y la nulidad de la Resolución emitida el 29 de mayo de 2001, mediante la cual el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución emitida y notificada, el 15 de febrero de 2001, dentro del trámite de acción de cancelación. ducir riesgo de confusión en el público consumidor frente a las marcas registradas de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA).

En tal sentido, la demandante solicitó que la Sala se digne disponer en sentencia, que la concesión del registro como marca del signo “FRITOSTITOS” (denominativo) infringe las disposiciones comunitarias y nacionales, por lo que solicitó que se cancele el registro de dicha marca, ya que la sociedad demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) registró el signo “TOSTITOS”, mediante el Certificado Nº 1487. 4.

Contestación a la Demanda: La sociedad demandante manifiesta que, la marca “TOSTITOS” y sus derivaciones gozan de calidad de notorias, por lo que solicita se condene a los demandados al pago de las costas procesales que incluirán las tasas judiciales que se produzcan como consecuencia de este juicio, además, solicita que se condene el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 3.

Fundamentos de la Demanda: La demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) fundamenta su demanda manifestando que la marca registrada “TOSTITOS” es una marca notoria, además agrega que, es titular de las marcas derivadas “TOSTITOS”, “TOSTITOS-JALAPEÑO”, “TOSTITOS” (LOGOTIPO), “TOSTY” y “TOSTIS”, registradas en el Ecuador a partir del año 1981 para amparar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, como titular marcario puede prohibir, de manera legítima, que terceros no autorizados utilicen sus marcas, y evitar el aprovechamiento injusto del prestigio alcanzado.

Menciona, además, que la marca “FRITOSTITOS” (denominativa) de propiedad de la COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. carece de distintividad e induce a la posibilidad de pro- Denota que, debe ponerse atención a las analogías más que a las diferencias, así como, a la identidad de los productos protegidos. Asimismo, debe tomarse en cuenta que dichos productos son de consumo masivo y que existe una falta de debida motivación de la resolución impugnada.

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) contesta la demanda señalando que, niega los fundamentos de hecho y de derecho, ratificando la resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales que es materia de la impugnación, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente.

Asimismo, respecto de las pruebas presentadas, agrega que las mismas no son suficientes, a fin de acreditar la notoriedad de la marca “TOSTITOS”. Por otro lado, el tercer interesado COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. señaló que, el acto administrativo es legal y ha sido dictado conforme a Ley. El signo FRITOSTITOS (denominativo) fue debidamente otorgado por la Autoridad Administrativa, conforme a la ley vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro, es decir, la Decisión 313.

Asimismo, la demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) no presentó observación al registro en su debido momento, lo cual demuestra su falta de interés. Finalmente, agrega que los signos confrontados FRITOSTITOS (denominativo) y “TOSTITOS” y sus derivaciones no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. GACETA OFICIAL Que, basándose en el oficio remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, procede la interpretación de los artículos 71, 73 literales a), d) y e) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no así de los artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la solicitud de registro del signo ¨FRITOSTITOS¨ (denominativo) fue presentada el día 29 de octubre de 1993, en plena vigencia de la Decisión 313.

Asimismo, la solicitud de cancelación fue presentada el día 07 de diciembre de 1995 al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 313 “(…) Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cua- 12/11/2008 25.48 les el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio Subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

(…)” DECISIÓN 344 Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: GACETA OFICIAL 12/11/2008 26.48 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

1. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. (…)” DECISIÓN 486 “(…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. (…)” Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución y, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial Nº 845, de 1 de octubre de 2002). La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entra- GACETA OFICIAL da en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que la prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica. Por ello, en general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor.

(Proceso 74-IP-2003, marca: A+GRÁFICA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 995, de 9 de octubre de 2003). En el caso de autos, la solicitud de registro del signo “FRITOSTITOS” (denominativo), como se tiene dicho, se presentó durante la vigencia de la Decisión 313. Asimismo, la solicitud de cancelación del registro de la marca “FRITOSTITOS” (denominativa), propuesta por la parte demandante INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA), fue presentada el 07 de diciembre de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

2. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313 Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios. 12/11/2008 27.48 La marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Al respecto, este Tribunal ya ha expresado que las marcas son: “( ) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.” El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para diferenciar y elegir unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido, se ha precisado que el carácter distintivo “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera esa marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

GACETA OFICIAL 12/11/2008 28.48 La perceptibilidad. quisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 71 de la Decisión 313. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto. La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha sostenido que: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” (Proceso 132-IP-2004. Marca: “DIACOM”.

Publicado en Gaceta Oficial Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004). Asimismo, se ha sostenido dentro de la misma jurisprudencia que: “El signo marcario es una realidad intangible; para que los demás perciban el signo, es preciso que éste adquiera forma sensible: que se materialice en un envase o en el propio producto, o bien en las correspondientes expresiones publicitarias.” La susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante, además, a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los re- La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. Así, el Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 71, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la normativa comunitaria.

3. CLASES DE MARCAS: COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Las marcas denominativas se conforman por una palabra o un conjunto de palabras, que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado. Al formarse un conjunto registral, unos términos, podrán tener mayor significado que otros y serán ellos los que originen la distintividad del signo. La doctrina ofrece al respecto los siguientes criterios: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden de habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones GACETA OFICIAL confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” Con el propósito de determinar si los signos son confundibles se debe realizar el cotejo entre las marcas en conflicto.

El examen de los signos es de la exclusiva competencia del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas, los que se resumen de la manera siguiente: La comparación de los signos deberá ser conducida por la impresión total que ellos produzcan en la sensorialidad del consumidor, es decir que la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que el todo prevalezca sobre sus partes; el cotejo debe ser sucesivo, en razón de que el consumidor observa a las marcas por separado, captando una después de otra; la similitud entre dos marcas depende de sus elementos comunes o de la similar disposición de aquéllos.

Al comparar marcas denominativas es importante determinar los distintos niveles de similitud que pueden presentarse entre ellas, teniendo en cuenta que puede ser ideológica, ortográfica o fonética. La similitud ideológica se produce cuando los signos evocan ideas similares o iguales, lo que causa confusión, que impide al consumidor distinguir entre las marcas.

La similitud ortográfica se manifiesta por la coincidencia de letras contenidas en los segmentos a compararse; la confusión se da por la secuencia de vocales, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes. La similitud fonética, está presente en las palabras que al ser pronunciadas tienen una vocalización muy parecida, que depende de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

4. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES, RIESGO DE CONFUSIÓN, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad 12/11/2008 29.48 con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial, es uno de los objetivos del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En este sentido, el literal a) del artículo 73 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos, o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos o similares productos o servicios, respecto de los cuales producen error o confusión. Como se ha manifestado en reiterada jurisprudencia de este Tribunal “( ) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: COLA REAL + GRÁFICA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 877, de 19 de diciembre de 2002). En este sentido, la confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.

A fin de evitar esta situación de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 73 de la mencionada Decisión, no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Con respecto al riesgo de confusión, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar a ésta entre varias denominaciones y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “( ) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Marca: AGUILA DORADA, GACETA OFICIAL publicado en la Gaceta Oficial Nº 876, de 18 de diciembre de 2002). Este Tribunal ha determinado que puede existir similitud visual por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Y habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Por último, se habla de la similitud conceptual, sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indicado que se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3.

Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 12/11/2008 30.48 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. Finalmente, como ha señalado este Tribunal en anterior oportunidad, el consultante, en la comparación que efectúe de los signos “( ) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso Nº 68-IP-2002, ya citado). Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, de conformidad con el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, “( ) que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas”.

(Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.). Reglas para efectuar el cotejo marcario. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. GACETA OFICIAL 12/11/2008 31.48 Por otra parte, el Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones los siguientes criterios:

5. LA MARCA NOTORIA, EFECTOS Y SU PRUEBA. “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor derivado del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Amparados constantemente en criterios doctrinales, este Tribunal ha venido sosteniendo lo siguiente: La marca notoria es aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca.

De igual forma, se ha definido a la marca notoriamente conocida como aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra GACETA OFICIAL 12/11/2008 32.48 ampliamente difundida entre dicho grupo”.

(Proceso 07-IP-96, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”, publicado en la Gaceta. Oficial N° 299, de 17 de octubre de 1997).

6. DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA QUE HUBIESE SIDO NOTORIAMENTE CONOCIDA. La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP95, marca: LISTER, publicado en la Gaceta Oficial Nº 231, de 17 de octubre de 1996).

En la Decisión 344, artículo 108, se prevé la cancelación de una marca por falta de uso y la cancelación de una marca que hubiese sido concedida sin tomar en cuenta la existencia de una marca notoriamente conocida. Por otro lado, en la Decisión 486, sólo se prevé la cancelación de una marca por falta de uso, pues la concesión de una marca que no haya observado la notoriedad de otra al momento de su otorgamiento, constituye una causal de nulidad relativa.

Sin embargo, como se tiene dicho en el punto precedente y en el caso de autos la pretensión de la parte es la cancelación de un signo por no haberse tomado en cuenta la notoriedad de otro signo al momento de la concesión del registro, para lo cual es aplicable el último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344, referente únicamente a este caso y no al caso de la cancelación por falta de uso.

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta criterios tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Efectos de la marca notoriamente conocida. El literal e) del artículo 73 de la Decisión 313 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. Dicha protección especial no depende de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, y sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

En consecuencia, en la Decisión 344, de acuerdo a su artículo 108, otro motivo de cancelación de un registro, a petición del titular legítimo, aparte de la cancelación por falta de uso, se da cuando la marca cuyo registro se pretende cancelar sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida de conformidad con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro.

Como se tiene dicho, en el caso concreto se deberán observar los literales a), d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313, norma vigente al momento de la solicitud del signo que se pretende cancelar, que disponía como causal de irregistrabilidad el registro de signos que sean confundibles con marcas notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

De todas maneras, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser verificada a través de los medios probatorios pertinentes, ya que, como lo ha dicho el Tribunal de modo reiterado, tal notoriedad “(…) hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través GACETA OFICIAL 12/11/2008 33.48 de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores” (Proceso 75-IP-2005, marca: APRONAX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1227, de 8 de agosto de 2005).

La demostración de la notoriedad se deberá referir, conforme lo establece el último párrafo del artículo 108, al momento en que fue solicitado el registro de la marca controvertida. norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia, la norma comunitaria que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro o de cancelación de un registro, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos pertinentes.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

7. LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE UN REGISTRO MARCARIO. De acuerdo al artículo 108 de la mencionada Decisión 344, en el caso de la cancelación del registro de una marca cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de aquella, la legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida.

Al respecto, el Tribunal ha dicho que se recoge: “el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes (…).

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. (Proceso 96-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”).

En el caso de autos, el consultante deberá determinar si INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. (INALECSA) tenía legitimación para solicitar la cancelación del registro marcario sobre la base de su marca notoriamente conocida, al momento en que se solicitó el registro como marca del signo ´´FRITOSTITOS´´ (denominativo) por parte de la COMPAÑÍA CENTRAL IMPULSORA S.A. DE C.V. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: Primero: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la Segundo: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la norma comunitaria citada.

Tercero: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

La Oficina Nacional Competente debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 313. Cuarto: La notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta criterios tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; la intensidad y el ámbi- GACETA OFICIAL to de la difusión y de la publicidad; la antigüedad de la marca y su uso constante; y, el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

El Juez Nacional deberá concluir, en base a las pruebas aportadas, si el signo que dice ha sido reproducido, imitado, traducido, transcrito, total o parcialmente, ha alcanzado el grado de signo notoriamente conocido o no. En el supuesto de que no se pruebe la calidad de signo notorio, deberá aplicarse al caso concreto el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, pero si se encuentra probada la calidad de signo notorio deberán aplicarse los literales d) o e) del mencionado artículo, dependiendo del tipo de impedimento de que se trate.

Quinto: El artículo 108 de la Decisión 344 retrotrae el efecto de una cancelación por notoriedad al momento de observar los requisitos de registrabilidad de la solicitud del registro, es decir, a la Decisión 313. Por lo que, el Juez Consultante deberá observar si el signo solicitado era idéntico o similar a una marca notoriamente conocida al momento en el que se solicitó el registro del signo, para lo que deberán observarse los literales a), d) y e) del artículo 73 de la Decisión 313.

La legitimación para plantear dicha cancelación la tiene el titular legítimo de la marca notoriamente conocida. 12/11/2008 34.48 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 12/11/2008 35.48 PROCESO 078-IP-2008 Interpretación prejudicial de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, el artículo 73, literales d) y e) de la citada Decisión 313 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Actor: PEPSICO INC. Marca: “TOSTIS”. Expediente Interno: Nº 5422-ML. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 02 días del mes de octubre del año dos mil ocho. VISTOS: 2. Determinación de los hechos relevantes. El 21 de abril de 1993, la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA solicitó el registro del signo “TOSTIS” y etiqueta (mixto) en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Oficio Nº 189-TCA-DQ-1S-5422-ML, de 10 de junio de 2008, recibido en este Tribunal el 13 de junio de 2008, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 71 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de los artículos 81, 82, 83, 84 y 85 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del Proceso Interno Nº 5422ML.

La demandante PEPSICO INC., de nacionalidad estadounidense, presentó observación al registro del signo solicitado, toda vez que tiene registrada -en el extranjero- la marca “TOSTITOS” (denominativa), la misma que en el extranjero es notoriamente conocida en el público consumidor. Sin embargo, vale destacar que dicha marca es notoria debido a que tiene registrada su marca “TOSTITOS” en 78 países a nivel mundial en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, más no se encuentra debidamente registrada en el Ecuador.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 16 de julio de 2008. Mediante Resolución Nº 0964208, de 16 de marzo de 1998, la Autoridad Administrativa rechazó la observación interpuesta, otorgando el registro del signo solicitado.

Posteriormente, el 23 de septiembre de 1998, PEPSICO INC. apeló ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo la Resolución Nº 0964208, emitida el 16 de marzo de 1998 por el Director Nacional de Propiedad Industrial. 1. Las partes. 3. Fundamentos de la Demanda: Demandante: PEPSICO INC. Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial;

Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI); el Procurador General del Estado y la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA. La demandante PEPSICO INC. argumenta que, la denominación “TOSTIS” no puede ser susceptible de registro, ya que no goza de suficiente distintividad y contraviene las disposiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, además, de que existen semejanzas fonéticas, gráficas, auditivas y visuales entre los signos confrontados.

GACETA OFICIAL El registro del signo solicitado “TOSTIS” (mixto) conllevaría un riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor, más aún, si pretenden proteger productos de la misma Clase Internacional y dirigirse al mismo público consumidor, utilizando los mismos canales de comercialización, además de que podría menoscabar la fuerza distintiva y el valor comercial de “TOSTITOS” siempre y cuando ésta se enmarque dentro de la figura jurídica de notoriedad como es el caso de “TOSTITOS” registrada como marca a nombre de PEPSICO INC. en varios países del mundo. 4.

Contestación a la Demanda: INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA señala que, comercializa productos mediante un conjunto de marcas que tienen un elemento en común -el término “TOSTI”que se puede encontrar en sus marcas derivadas, tales como: “TOSTITOS”, “TOSTY”, “TOSTITOS JALAPEÑOS”, etc. De tal forma, que el signo solicitado “TOSTIS” y cualquier otro que tenga ese elemento en común inducirá al público consumidor a identificar el producto como perteneciente a una línea o “familia de marcas” perteneciente a los productos fabricados por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA, por ello si se permitiera que se registrare otra marca que tenga ese elemento se propiciaría el riesgo de confusión en el público consumidor ecuatoriano. Se demuestra que, en el Ecuador el único titular de la marca “TOSTITOS” es INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA y que PEPSICO INC. no tuvo ni tiene derecho para observar el registro del signo solicitado “TOSTIS” (mixto), en base a marcas que en el Ecuador no le pertenecen.

Se demuestra además que sus vanos esfuerzos por obtener el registro de signos como TOSTITOS o TOSTINES fueron rechazados por la Autoridad competente del Ecuador, es decir, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Con todos los documentos que se enumeran en el proceso, se demuestra que el grado de conocimiento de la marca “TOSTITOS” en el Ecuador es notorio y sus productos son de consumo masivo ya que son expendidos a través de Supermaxi, La Favorita y Tiosa, que a su vez, distribuyen en las principales ciudades del Ecuador el producto distinguido con la marca “Tostitos”. 12/11/2008 36.48 Se demuestra que, la marca “TOSTITOS” tiene una antigüedad de 20 años, lapso durante el cual se ha comercializado ininterrumpidamente dicho producto, es parte de su familia marcaria y, por ende, sí es susceptible de registro.

Asimismo, la marca “TOSTITOS” ha sido publicitada constantemente por la empresa INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA dejando constancia de la notoriedad de la marca y el enorme volumen de ventas dentro del Ecuador. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA impugna la prueba que llegare a presentar la parte contraria.

Posteriormente, dentro del proceso se nombran peritos, la Dra. Ena Grauben Matos Jaqui, quien de la evaluación de los signos confrontados “TOSTITOS” y “TOSTIS” concluye que se advierte una coexistencia pacífica tanto por el uso de la marca “TOSTITOS” en el extranjero por PEPSICO INC. y el uso de la marca “TOSTITOS” en el Ecuador por INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. – INALECSA.

Con la salvedad de que, en caso de existir mala fe en el uso de la marca, quien se encuentre perjudicada puede iniciar las acciones correspondientes. La Procuraduría General del Estado contesta la demanda señalando casillero judicial y negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 71 y 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; de los artículos 81, 82, 83, 84 y 85 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del Proceso Interno Nº 5422-ML.

GACETA OFICIAL Que, la fecha de presentación de la solicitud de registro fue el 21 de abril de 1993, por lo que la norma aplicable es la Decisión 313. En tal sentido, se interpretarán los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 313 y, de oficio, el artículo 73 literales d) y e) de la citada Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 313 “(…) Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 12/11/2008 37.48 destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se DECISIÓN 486 “(…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO. Este Tribunal ha reconocido, desde la interpretación prejudicial efectuada en los procesos 01IP-87 y 02-IP-88, el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica GACETA OFICIAL 12/11/2008 38.48 preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”.

2. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Sobre este mismo tema este Organismo ha manifestado que “Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (…)”. 1 En efecto, tanto la jurisprudencia como las normas positivas han reconocido que el derecho comunitario andino es de aplicación directa y tiene preeminencia sobre la legislación nacional.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución y, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que “(…) frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros ( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte (…)” 2, del Tratado de 28 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.

Finalmente, es importante advertir lo que ha señalado este Organismo relativo al Derecho de la Integración “(…). El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros (…). El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias.

Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )”. 3 1 2 3 Proceso 02-IP-88, publicado en la G.O.A.C. Nº 33, de 26 de junio de 1988. Proceso 34-AI-2001, sentencia dictada el 22 de septiembre de 2004. Publicada en la G.O.A.C. Nº 1156, de 10 de enero del 2005.

Criterio reiterado en el proceso 02-IP-90, publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. IBIDEM. Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial Nº 845, de 1 de octubre de 2002). La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

GACETA OFICIAL Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”. Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resuel-tos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…).

(Proceso 74-IP2003, marca: A+GRÁFICA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 995, de 9 de octubre de 2003). En el caso de autos, la solicitud de registro del signo ¨TOSTIS¨, como se tiene dicho, se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde al Juez Nacional aplicar dicha norma al caso concreto.

3. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 313. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc. de los productos o servicios.

La marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir a los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Así, las marcas son los signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales buscan su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines.

El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que los requisitos para el registro de marcas son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. 12/11/2008 39.48 La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para diferenciar y elegir unos productos o servicios de otros.

Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores.

En este sentido, el Tribunal ha precisado que el carácter distintivo “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas.” La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera esa marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella.

La perceptibilidad. La marca es un bien de naturaleza inmaterial y para poder ser captado o percibido por alguno de los sentidos debe necesariamente exteriorizarse o adquirir forma material por medio del empleo de toda clase de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por los sentidos. Únicamente un signo que es perceptible es apto para constituir marca, ya que deja en quien lo observa una imagen o impresión que permite distinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha expresado que: GACETA OFICIAL “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” (Proceso 132-IP-2004.

Marca: “DIACOM” publicado en la Gaceta Oficial Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004). La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante, además, a efectos de la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por el artículo 71 de la Decisión 313.

La ley comunitaria exige además que el signo solicitado no se encuadre en ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la citada norma. Así, el Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 71, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la normativa comunitaria.

4. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN CON OTRO DERECHO MARCARIO PREFERENTE. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. Las prohibiciones contenidas en los artículos referentes al caso, fundamentalmente buscan precautelar el interés de terceros. El literal a) 12/11/2008 40.48 del artículo 73 de la Decisión 313, prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. “Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad GACETA OFICIAL entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, ya citado). 12/11/2008 41.48 otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir uno de otro.

Reglas para efectuar el cotejo marcario. La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En consecuencia, este Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre Con el propósito de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por la doctrina, que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir, que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer y, menos aún, alterar su unidad fonética y gráfica, ya que debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes. 2.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, incluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, to- GACETA OFICIAL mando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. En el cotejo que haga el Juez Consultante es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar si la posible existencia o no de similitud, entre los signos sub litis es conceptual, ortográfica o fonética, así como, relacionarlos con los productos o servicios que amparan.

5. LA MARCA NOTORIA, EFECTOS Y SU PRUEBA. El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor derivado del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Según la doctrina, la marca notoria es aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca. Asimismo, se define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 12/11/2008 42.48 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.

(Proceso 07-IP-96, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”, publicado en la Gaceta. Oficial N° 299, de 17 de octubre de 1997). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega las circunstancias que le dan ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP95, marca: LISTER, publicado en la Gaceta Oficial Nº 231, de 17 de octubre de 1996).

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta criterios tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Efectos de la marca notoriamente conocida. El literal e) del artículo 73 de la Decisión 313 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, considerando que si existe similitud puede perfectamente producirse confusión. Dicha protección especial no depende de los productos o de los servicios amparados por una GACETA OFICIAL marca eventualmente notoria, y sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador.

6. LA FAMILIA DE MARCAS. En esta materia, el Tribunal ha sostenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso N° 97-IP-2002, caso “ALPIN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 912, del 25 de marzo de 2003).

7. LAS MARCAS DERIVADAS. Este tema es tomado en cuenta por el Tribunal, toda vez que una de las partes menciona que la marca “TOSTIS” es una derivación de la marca principal “TOSTITOS”. Así, cabe señalar que, a la marca inicialmente adoptada pueden establecerse “nuevas versiones” en las que manteniéndose un mismo elemento distintivo principal se alteren los demás elementos complementarios.

En este caso, de una marca principal se originarán otras marcas derivadas. Al respecto el Tribunal señala: “La presencia de marcas no destinadas a un uso efectivo responde también y en gran medida al propósito de ampliar en lo posible la defensa de las marcas propias realmente usadas. Para ello, se extiende la protección de estas marcas registrándolas también para productos distintos de los efectivamente explotados, a efectos de evitar que la misma marca u otra muy similar sea adoptada por empresa extraña, aun cuando sea para pro- 12/11/2008 43.48 ductos o servicios distintos de los que se explotan.

Igualmente para evitar la posible adopción por terceros de signos semejantes a los constitutivos de marcas valiosas, las empresas que las explotan registran variantes o derivaciones de las mismas, a fin de asegurar una fácil eliminación de dichas eventuales marcas ajenas, próximas por similitud gráfica o fonética”. (Proceso 95-IP-2002, marca: ALPÍN, publicado en la Gaceta Oficial.

Nº 890, de 23 de enero de 2003). 8. CONEXIÓN COMPETITIVA. Como quiera que dentro del proceso interno se planteara la conexión competitiva entre los productos amparados en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional de Niza.

No obstante lo anterior, y como en el presente caso, los signos confrontados se refieren a productos de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexidad competitiva existente entre ambos signos y el riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por las marcas, pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor, no demuestra su semejanza; así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.

A tal efecto, el Tribunal ha recogido los siguientes criterios y factores de análisis que sirven como criterios para definir el tema: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso subjudice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, GACETA OFICIAL como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. 12/11/2008 44.48 f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso N° 114-IP-2003, marca “EBEL INTERNATIONAL (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004).

9. LEGITIMIDAD PARA PRESENTAR OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO. El artículo 82 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala que, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones a la concesión de la marca solicitada; esta facultad se extiende para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto al titular de una marca semejante o idéntica que puede inducir al público en error, como al que primero solicitó el registro en cualquiera de los Países Miembros.

Asimismo, la norma comunitaria contempla que toda vez, que ha sido admitida la solicitud de registro, se deberá publicar para que terceros interesados conozcan y observen las consideraciones pertinentes.

10. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA ES TERRITORIAL. El principio de territorialidad, de conformidad con la doctrina comunitaria sobre la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial, se refiere a que estos derechos se circunscriben al territorio del País Miembro en que tales derechos son concedidos. Por tanto, el derecho exclusivo que se otorga al titular de una marca registrada se circunscribe al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria.

En la actualidad, no existe un registro marcario de alcance subregional andino, sin embargo, se espera que en los próximos años se pueda hablar de marca comunitaria. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: GACETA OFICIAL Primero: El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de su aplicación directa, conlleva su carácter imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. 12/11/2008 45.48 gistrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Quinto: Segundo: Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia, la norma comunitaria que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para determinar si se cumplieron o no los requisitos de registrabilidad y resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. Tercero: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 72 y 73 de la norma comunitaria citada.

Cuarto: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o re- La notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta criterios tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad; la antigüedad de la marca y su uso constante; y, el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

El Juez Nacional deberá concluir, en base a las pruebas aportadas, si el signo que dice ha sido reproducido, imitado, traducido, transcrito, total o parcialmente, ha alcanzado el grado de signo notoriamente conocido o no. En el supuesto de que no se pruebe la calidad de signo notorio, deberá aplicarse al caso concreto el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, pero si se encuentra probada la calidad de signo notorio deberán aplicarse los literales d) o e) del mencionado artículo, dependiendo del tipo de impedimento de que se trate.

Sexto: En el Derecho de Marcas se admite la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. GACETA OFICIAL 12/11/2008 46.48 Séptimo: En la comparación entre los productos correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en la Clasificación Internacional; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A efectos de precisar si se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. Octavo: Noveno: La norma comunitaria señala que, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona con legítimo interés puede presentar observaciones a la marca, cuyo registro se ha solicitado; esta facultad se extiende para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca semejante o idéntica que puede inducir al público en error, como del que primero solicitó el registro en cualquiera de los Países Miembros.

La protección de la marca es territorial, los derechos que otorga el registro de una marca, estarán restringidos al ámbito territorial del país en donde se haya solicitado el mencionado registro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Olga Inés Navarrete Barrero MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 200-Al-2005 SUMARIO POR INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- En San Francisco de Quito, a los 27 días del mes de octubre del año dos mil ocho.

VISTOS: El 25 de enero de 2007, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dictó sentencia en el Proceso N° 200-AI-2005, mediante la cual declaró el incumplimiento por parte de la República del Ecuador, por haber incurrido ésta en “el incumplimiento de la normativa comunitaria al GACETA OFICIAL modificar unilateralmente el Arancel Externo Común, contenido en sus anexos I y II de las Decisiones 370 y 465, correspondiente a los productos de papel y cartón clasificados conforme la Decisión 507, en las subpartidas 4802.54.00, 4802.55.00, 4802.56.00, 4802.57.00 y 4802.58.00, al emitir el Decreto Ejecutivo N° 2429, de 06 de marzo de 2002, vulnerando lo dispuesto en los artículos 81 y 86 del Acuerdo de Cartagena; el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, el articulo 1 de la Decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Asimismo, se declaró que dicho incumplimiento se mantiene respecto de los productos de papel y cartón, ahora clasificados según la Decisión 570 en las subpartidas 4802.54,00, 4802.55.90, 4802.56,00 y 4802.57.90, desde la vigencia de ésta, es decir, desde el 01 de enero de 2005. El 08 de febrero de 2007, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina notificó debidamente dicha sentencia a las partes.

El 27 de junio de 2007, este Tribunal inicia el procedimiento sumario para determinar si la República del Ecuador ha incurrido en el incumplimiento de la sentencia dictada en el Proceso N° 200-AI-2005, toda vez que no consta en autos elemento alguno demostrativo que señale que la República del Ecuador haya adoptado las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia. El 24 de octubre de 2007, este Tribunal decide formular a la República del Ecuador el cargo de incumplimiento de sentencia, concediéndole el lapso de cuarenta (40) días contado a partir de la notificación del auto, a fin de que presente los descargos y explicaciones que tenga a bien, y aporte las pruebas que pretenda hacer valer.

Asimismo, se concede igual lapso a los demás Países Miembros, a la Comisión y a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los efectos de que formulen sus opiniones acerca de la investigación sumaria en curso. Mediante escrito de 05 de septiembre de 2007, la República del Ecuador señala que la presente Acción de Incumplimiento es improcedente, toda vez que el artículo 1 de la Decisión 669 suspendió hasta el 31 de enero de 2008, la aplicación de las Decisiones 370, 371 y 465, siendo así que, la República del Ecuador no se encuentra obligada a observar dichas normas, cuyo incumplimiento le fuera imputado. 12/11/2008 47.48 El 13 de febrero de 2008, este Tribunal concedió un plazo de diez (10) días contado a partir de la notificación del auto a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para que emita opinión calificada respecto del cumplimiento de la República del Ecuador de la sentencia del presente proceso, dictada el 25 de enero de 2007.

El 14 de marzo de 2008, la Secretaría General de la Comunidad Andina emite opinión calificada respecto del cumplimiento de la República del Ecuador de la sentencia emitida el 25 de enero de 2007, de conformidad con el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal. Así, la Secretaría General señala que el artículo 1 de la Decisión 679 modificó la Decisión 669 con el siguiente texto: “Artículo 1.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Decisión y hasta el 20 de julio de 2008, los Países Miembros no estarán obligados a aplicar las Decisiones 370, 371 y 465.” El auto de 02 de abril de 2008, a través del cual este Tribunal decide suspender el presente procedimiento sumario iniciado en contra de la República del Ecuador hasta el 20 de julio de 2008, en tanto se restituya el carácter imperativo de las Decisiones 370 y 465, es decir, el día 21 de julio de 2008.

El auto de 09 de septiembre de 2008, mediante el cual este Tribunal decide continuar con la suspensión del procedimiento sumario iniciado en contra de la República del Ecuador hasta el 20 de septiembre de 2008. El auto de 07 de octubre de 2008, mediante el cual este Tribunal decide continuar con la suspensión del procedimiento sumario iniciado en contra de la República del Ecuador hasta el 20 de octubre de 2008.

CONSIDERANDO

Que, los artículos 27 del Tratado de Creación del Tribunal y 111 de su Estatuto establecen que, si la sentencia fuere de incumplimiento, el País Miembro infractor quedará obligado a adoptar las medidas necesarias para su ejecución en un plazo no mayor de noventa (90) días siguientes a la notificación de la providencia. Que, contado el plazo de noventa (90) días desde el 08 de febrero de 2007, a la fecha, el mismo se encuentra vencido, sin que conste en autos GACETA OFICIAL que la República del Ecuador haya adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia. Que, la República del Ecuador ha presentado una comunicación en la cual señala que la presente Acción de Incumplimiento es improcedente, toda vez que el artículo 1 de la Decisión 669 suspendió hasta el 31 de enero de 2008, la aplicación de las Decisiones 370, 371 y 465, siendo así que, no se encuentra obligada a observar dichas normas, cuyo incumplimiento le fuera imputado.

Que, consta en autos que le Secretaría General de la Comunidad Andina ha emitido opinión calificada sobre el cumplimiento de la sentencia de 25 de enero de 2007 por parte de la República del Ecuador, señalando que el artículo 1 de la Decisión 679 dice que los Países Miembros no estarán obligados a aplicar las Decisiones 370, 371 y 465 hasta el 20 de julio de 2008.

Que, al respecto, en el artículo 2 del mismo cuerpo legal se estableció una condición para que los Países Miembros no estén obligados a aplicar las Decisiones 370, 371 y 465 en los siguientes términos: “Sin embargo, los Países Miembros que deseen efectuar reducciones arancelarias en las partidas y subpartidas que figuran en el Anexo I para el caso de Colombia y en el Anexo II para el caso del Ecuador, antes del 20 de julio de 2008, sólo podrán hacerlo de común acuerdo con Bolivia”.

Que, en este orden de ideas, los productos papel y cartón objeto del incumplimiento declarado por este Tribunal, no se encuentran en las listas a las que se refiere el citado artículo 2. Que, la Decisión 688 de la Comisión de la Comunidad Andina modificó el artículo primero de la Decisión 669 de la siguiente manera: “A partir de la entrada en vigencia de la presente Decisión y hasta el 20 de setiembre de 2008, los Países Miembros no estarán obligados a aplicar las Decisiones 370, 371 y 465”.

Que, el artículo 1 de la Decisión 693 (Política Arancelaria de la Comunidad Andina), publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena el 19 de septiembre de 2008, señala que hasta el 20 de octubre de 2008, los Países Miembros no estarán obligados a aplicar las Decisiones 370, 371 y 465. 12/11/2008 48.48 Que, el 17 de octubre de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena la Decisión 695 (Política Arancelaria de la Comunidad Andina) señalando le siguiente: “Artículo 1.- Hasta el 20 de octubre de 2009, los Países Miembros no estarán obligados a aplicar las Decisiones 370, 371 y 465.

Artículo 2.- Los Países Miembros que deseen efectuar reducciones arancelarias en las partidas y subpartidas que figuran en el Anexo I de la Decisión 679 para el caso de Colombia y en el Anexo II de la misma Decisión para el caso del Ecuador, antes del 20 de octubre de 2009, sólo podrán hacerlo de común acuerdo con Bolivia. Artículo 3.- Suspender la aplicación de la Decisión 535 hasta el 20 de octubre de 2009" (lo subrayado es nuestro).

Que, la Decisión 695 señala que el Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Política Arancelaria requiere de un plazo adicional a efectos de recomendar a la Comisión una Política Arancelaria de la Comunidad Andina que incorpore a todos los Países Miembros. DECIDE:

PRIMERO: Continuar con la suspensión del procedimiento sumario iniciado en contra de la República del Ecuador hasta el 20 de octubre de 2009.

NOTIFÍQUESE este auto a la Secretaría General de la Comunidad Andina y

COMUNÍQUESE también al Gobierno de la República del Ecuador y a la Comisión y, por intermedio de ésta última, a los demás Países Miembros de la mencionada Comunidad. Oswaldo Salgado Espinoza PRESIDENTE Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- El auto que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú