PROCESO 66-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Actor: FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. Marca Figurativa: “Tigre Santa Catalina”.
Expediente Interno Nº 2427-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de junio del año dos mil nueve. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 28 de mayo de 2009. 1.
Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es: FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. La parte demanda la constituye: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. El tercero interesado es: ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. 2. Actos demandados La sociedad FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. impugnó la Resolución Administrativa N° 1101-2002/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2002, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, a través de la cual se confirmó la Resolución No. 15140-2001/OSD-INDECOPI de 28 de diciembre de 2001 y 6460-2002/OSD-INDECOPI de 18 de junio de 2002, por las cuales se resolvió declarar fundada la acción de cancelación por falta de uso de la marca constituida por el logotipo rectangular constituido por la figura de cuatro tigres, ubicados de a par y hacia los extremos opuestos, en la parte central del rectángulo se destaca trece franjas horizontales, seis de color pardo, cuatro de color blanco y tres de color marrón oscuro y todas las franjas están distribuidas sobre un fondo de pintas o manchas color negro a manera de piel de tigre, que distingue frazadas, colchas, edredones, cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. 3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 31 de marzo de 1999, ANGLO AMERICAN TRADING CO.
S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la cancelación por falta de uso de la marca constituida por el logotipo rectangular constituido por la figura de cuatro tigres, ubicados de a par y hacia los extremos opuestos, en la parte central del rectángulo se destaca trece franjas horizontales, seis de color pardo, cuatro de color blanco y tres de color marrón oscuro y todas las franjas están distribuidas sobre un fondo de pintas o manchas color negro a manera de piel de tigre, que distingue frazadas, colchas, edredones, cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado No. 15744, a favor de FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. 2.
La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, a través de las Resoluciones Nos. 15140-2001/OSD-INDECOPI de 28 de diciembre de 2001 y 6460-2002/OSD-INDECOPI de 18 de junio de 2002, resolvió declarar fundada la acción de cancelación por falta de uso, al determinar que los medios probatorios aportados no acreditaban el uso de la marca. 3.
El 15 de julio de 2002, la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. interpuso el recurso de apelación. 4. Mediante Resolución No. 1101-2002/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2002, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI se confirmó las Resoluciones Nos. 15140-2001/OSD-INDECOPI de 28 de diciembre de 2001 y 6460-2002/OSD-INDECOPI de 18 de junio de 2002. 5.
El 5 de mayo de 2003, FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa para que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución No. 1101-2002/TPI-INDECOPI. 6. Mediante Resolución No. 27, de 26 de julio de 2006, la Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior resolvió declarar infundada la demanda plateada por FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. 7.
El 28 de agosto de 2006, la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. interpuso el recurso de apelación. 8. Mediante Sentencia AP. No. 4873-2006 de 2 de julio de 2007, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, se revocó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; y, en consecuencia, se declaró nula la Resolución No. 1101-2002/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2002, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 9.
El 31 de octubre de 2007, ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. interpuso el recurso de casación ante el presidente de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Sentencia AP. No. 4873- 2006 de 2 de julio de 2007, y se remitió nuevamente a la Sala Civil. 10. Mediante Sentencia AP. No. 4873-2006 de 25 de junio de 2008, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, se resolvió revocar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; y, en consecuencia, se declaró nula la Resolución No. 1101-2002/TPI- INDECOPI de 2 de diciembre de 2002, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 11.
El 31 de julio de 2008, ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. interpuso el recurso de casación ante el presidente de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Sentencia expedida en Revisión AP. No. 4873-2006 de 25 de junio de 2008. 12. Mediante Auto Calificatorio del Recurso CAS 2427-2008 de 20 de octubre de 2008, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir el proceso al Ministerio Público a fin de que emita el dictamen del ley, y solicitó requerir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial de las normas aplicables. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. a través de apoderado, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) primero TEXTILES FRUTO DEL TELAR S.A. (…) intentan primero la nulidad de nuestro registro ante el INDECOPI en el año 1995, y luego como el INDECOPI (…) desestima dicha nulidad de registro de marca, acuden a la Corte Suprema VIA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA (…) juicio que dura desde 1996 hasta el 2000 y continúa hasta a fecha (…) toda vez que se está reclamando el pago de costas y costos del mencionado proceso, y de mala fe, ahora, bajo otra denominación social, pero con las mismas personas (…) ahora como ANGLO AMERICAN TRADING CO.
S.A. solicitan la cancelación de nuestro registro de Marca, porque dice que no ha sido utilizada”. - “Pero acaso defendernos durante más de 4 años (desde 1996 hasta 2000- 2002) en la Corte Suprema no es motivo suficiente para determinar que nuestra marca ha sido utilizada, que era defendida, que era apetecida por la gran mayoría de empresas textiles en Lima, que se encuentra vigente”. - “(…) nos hemos defendido dura (sic) 4 años, es decir de 1996 al 2000- 2002 y oportunamente se presentó dichas pruebas pero las mismas no se valoraron, acaso no es un medio de prueba idóneo de la utilización de nuestra marca el haberla defendido judicialmente”. - “Las pruebas presentadas por nuestra parte, consistentes en facturas de los años 1997, 1998 y 1999, es decir tres años anteriores a la solicitud de cancelación no fueron valoradas por la Oficina de Signos Distintivos, ello motivo (sic) que la resolución materia de la presente impugnación refleje una equivocada interpretación de las normas sobre legislación marcaria, causándonos un grave perjuicio tanto moral como económico, aparte de originar inseguridad jurídica de graves consecuencias para el país”. - “en la sentencia dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (…) en el expediente 63-96AV queó (sic) establecido oportunamente que Fábrica de Tejidos Santa Catalina, tiene registrada como creación intelectual el dibujo artístico ‘Tigre Santa Catalina’ para ser aplicado en la industrial (sic) del tejido, desde el 15 de julio de mil 1999, no habiéndose acreditado que la citada creación intelectual haya constituido antes ni después de su registro un diseño industrial de uso común y dominio público.
Esta sentencia ha dejado establecido que nuestra marca es una marca de producto”. - “La norma aplicable a la fecha de la solicitud 31 de marzo de 1999 es la Decisión 344 (…) y el D.L. 823. (…). Este (…) establece amplitud de valoración de prueba se refiere, la Resolución 1101-2002/TPI-INDECOPI es nula por no haberse aplicado en forma correcta, se ha aplicado la (sic) exclusivamente la DECISIÓN 486, que establece solo dos supuestos sobre condiciones de uso de la marca, limitándose de esta manera lo que establece el 823 en su artículo 173 inciso c), con el consiguiente perjuicio para Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A.”. c) Contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al contestar la demanda, manifiesta lo siguiente: - “(…) a partir de lo establecido en la Decisión 486 y en el Decreto Legislativo No. 823, Ley de Propiedad Industrial, las acciones de nulidad y cancelación del registro de una marca constituyente (sic) mecanismos sustancialmente distintos, no siendo además incompatibles entre sí”. - “(…) el hecho que los representantes de la empresa Anglo American, quienes solicitan en nombre de ésta la cancelación del certificado de registro No. 11444, sean las mismas personas que anteriormente solicitaron la nulidad de dicho registro en representación de la empresa Textiles Fruto del Telar S.A., no denota en forma alguna un accionar doloso por parte de dichas personas, pues, como hemos visto, las acciones de nulidad y cancelación son mecanismos disímiles que contempla la legislación marcaria las cuales persiguen objetivos distintos, además, dichos mecanismos no son excluyentes entre sí, es decir, el hecho de que una persona solicite la nulidad de un registro de marca no es óbice para que posteriormente pretenda la cancelación del mismo”. - “La intención de la ley no es conceder un derecho a los titulares que se transforme en absoluto, perpetuo e incuestionable.
La exclusividad sobre la marca dependerá no sólo del registro, sino también de una situación concreta y fáctica, como es, que en el mercado se use efectivamente el signo con relación a los productos o servicios para los cuales fue registrado. El registro de una marca, concede entonces un derecho excluyente frente a terceros, pero al mismo tiempo IMPONE UNA OBLIGACIÓN (INDIRECTA) DE USARLA”. - “(…) el USO con relevancia a ser acreditado, capaz de impedir la cancelación de un registro, debe estar referido a la explotación comercial de la marca en el mercado.
(…) carece de toda relevancia jurídica el uso que la demandante pretende demostrar ante vuestra Sala, pues dicho uso está circunscrito a la defensa que la empresa Santa Catalina ha hecho en diferentes procesos judiciales que tienen como antecedentes procedimientos administrativos de nulidad de registros marcarios (…) que son incapaces de demostrar que la marca (…) haya sido usada en el modo y en el nivel de comercialización correspondiente, y por sobre todo, en la forma en que fue inscrita”. - “(…) la mencionada resolución en ningún momento ha afirmado que la marca cancelada haya sido utilizada como diseño industrial y no como marca de producto; lo que dicha resolución establece es que en las pruebas presentadas por la demandante con el propósito de acreditar el uso de dicha marca, se apreciaban las frases MODELO TRIGRE o FRAZADAS MODELO TIGRE, las cuales identificaban a un modelo específico de frazada.
En este orden de ideas, (…) la resolución expedida por el Tribunal del INDECOPI no se ha pronunciado en modo alguno respecto a que la marca cancelada sea un diseño industrial (…)”. d) Tercero interesado La sociedad ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente: - “(…) la primera acción que se planteó por ante (sic) el INDECOPI a que se refiere los puntos mencionados fue una de NULIDAD DE MARCA diferente a la CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO que se resolvió en la resolución materia de impugnación”. - “(…) el hecho de que el accionante manifieste que hubiera mantenido un litigio, en un proceso contencioso administrativo por ante (sic) la Corte Suprema, defendiendo la marca mencionada no puede convalidar la falta de uso, ya que la única manera de enervar esta causal es con los medios de prueba pertinentes y demostrar haber cumplido con los supuestos establecidos en el Artículo 116 de la Decisión 486 (…)”. - “(…) en la misma resolución al realizarse el análisis de las facturas y boletas de venta, correspondientes a los años 1997, 1998 y 1999 (…) se precisa que dichos documentos han sido emitidos por la venta de los productos denominados FRAZADAS TIGRE y/o FRAZADAS TIGRE COLOR, y por tanto solo pueden demostrar el uso de la marca TIGRE (denominativa), que no fue materia de dicha acción, y demás argumentos que se encuentran expresados en dicha resolución, y que sirvió para merituar la prueba”.
CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de mayo de 2009. 2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sin embargo, se estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la cancelación por falta de uso de la marca fue presentada el 31 de marzo de 1999, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 500: Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…) “Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso”.
“Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.
(…) DECISIÓN 344 (…) DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO “Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.
“Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”.
“Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
“Artículo 111.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”. (…) DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
(…) Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La interpretación prejudicial: facultativa y obligatoria; - La norma comunitaria en el tiempo; - Cancelación del registro de la marca por falta de uso; Procedimiento; - Prueba de uso de una marca; - La Supremacía del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina frente al Ordenamiento Interno de los Países Miembros;
Principio de Complemento Indispensable.
1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. Debido a las particularidades del presente caso resulta necesario aclarar que la Interpretación Prejudicial constituye un instrumento mediante el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario: “La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación” (19 de mayo de 1981).
“Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado (…) Queda en consecuencia claro, que la interpretación no es ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá por otra parte, adoptar dicha interpretación (…) En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Proceso 10-IP-94, G.O. 177 de abril 20 de 1995 y ratificado en Proceso 01-IP-96 y Proceso 07-IP-2009).
La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el procedimiento, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. La consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.
“De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo” (Proceso 03-IP-93).
En la primera instancia judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo estaba habilitada para solicitar una interpretación prejudicial de carácter facultativo; sin embargo, cuando la demandante, FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. interpuso el recurso de apelación que fue resuelto por la segunda instancia, Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, ésta se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario y no una instancia adicional.
2. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.
El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.
La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.
La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”.[1] En el caso de autos, se observa que si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones Nos. 15140-2001/OSD-INDECOPI, 6460-2002/OSD-INDECOPI y 1101-2002/TPI-INDECOPI dictadas en el año 2001 y 2002 (Decisión 486), por las cuales se canceló por falta de uso el registro No. 15744 correspondiente a la marca compuesta por el logotipo rectangular constituido por la figura de cuatro tigres, ubicados de a par y hacia los extremos opuestos, en la parte central del rectángulo se destaca trece franjas horizontales, seis de color pardo, cuatro de color blanco y tres de color marrón oscuro y todas las franjas están distribuidas sobre un fondo de pintas o manchas color negro a manera de piel de tigre, que distingue frazadas, colchas, edredones, cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial; la solicitud relativa a la cancelación del registro fue realizada el 31 de marzo de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable, en tanto que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca.
3.2. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA POR FALTA DE USO. PROCEDIMIENTO Tomando en cuenta que:
1. ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la cancelación por falta de uso de la marca conformada por el logotipo rectangular constituido por la figura de cuatro tigres, ubicados de a par y hacia los extremos opuestos, en la parte central del rectángulo se destaca trece franjas horizontales, seis de color pardo, cuatro de color blanco y tres de color marrón oscuro y todas las franjas están distribuidas sobre un fondo de pintas o manchas color negro a manera de piel de tigre, que distingue frazadas, colchas, edredones, cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado No. 15744, a favor de FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. 2.
Que la Oficina Nacional Competente resolvió declarar fundada la acción de cancelación por falta de uso, al determinar que los medios probatorios aportados no acreditaban el uso de la marca. El Tribunal estima adecuado referirse a la cancelación de registro de una marca por falta de uso: El artículo 108 de la Decisión 344, con excepción de su último párrafo, establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso y los medios de prueba de uso de la marca.
El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro. La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas.
En este sentido, Fernández–Novoa señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica. En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”.[2] El artículo 108 atribuye competencia a la oficina nacional competente para cancelar el registro de una marca y establece los motivos con arreglo a los cuales procede dicha cancelación, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesión que se hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoría de notoriamente conocida, motivos no de ilegalidad sino de “oportunidad o de conveniencia” (no uso, en el caso concreto) éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la Administración. Asimismo, el artículo 108 de la Decisión 344 expresa que “La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”.
Este Tribunal ha manifestado que de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, cualquier persona interesada puede adelantar el trámite; empero, para poder hacerlo, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva y este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente[3].
Ha provisto, asimismo, que “(…) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada".[4] Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca.
La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación. Finalmente, es pertinente advertir que el artículo 109 de la Decisión 344 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro Marcario, a saber: • Presentación de la solicitud. • Notificación al titular de la marca, para que dentro de los treinta días siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. • Vencido dicho plazo se decidirá sobre la solicitud de cancelación del registro, • Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.
3.3. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA Tomando en cuenta que: (i) La FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. argumentó que “acaso defendernos durante más de 4 años (desde 1996 hasta 2000-2002) en la Corte Suprema no es motivo suficiente para determinar que nuestra marca ha sido utilizada, que era defendida, que era apetecida por la gran mayoría de empresas textiles en Lima, que se encuentra vigente”;
“(…) nos hemos defendido dura (sic) 4 años, es decir de 1996 al 2000-2002 y oportunamente se presentó dichas pruebas pero las mismas no se valoraron, acaso no es un medio de prueba idóneo de la utilización de nuestra marca el haberla defendido judicialmente”, “Las pruebas presentadas por nuestra parte, consistentes en facturas de los años 1997, 1998 y 1999, es decir tres años anteriores a la solicitud de cancelación no fueron valoradas por la Oficina de Signos Distintivos, ello motivo (sic) que la resolución materia de la presente impugnación refleje una equivocada interpretación de las normas sobre legislación marcaria, causándonos un grave perjuicio tanto moral como económico, aparte de originar inseguridad jurídica de graves consecuencias para el país”.
(ii) La sociedad ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A., expresó que “(…) el hecho de que el accionante manifieste que hubiera mantenido un litigio, en un proceso contencioso administrativo por ante (sic) la Corte Suprema, defendiendo la marca mencionada no puede convalidar la falta de uso, ya que la única manera de enervar esta causal es con los medios de prueba pertinentes y demostrar haber cumplido con los supuestos establecidos en el Artículo 116 de la Decisión 486 (…)”, y que “(…) en la misma resolución al realizarse el análisis de las facturas y boletas de venta, correspondientes a los años 1997, 1998 y 1999 (…) se precisa que dichos documentos han sido emitidos por la venta de los productos denominados FRAZADAS TIGRE y/o FRAZADAS TIGRE COLOR, y por tanto solo pueden demostrar el uso de la marca TIGRE (denominativa), que no fue materia de dicha acción, y demás argumentos que se encuentran expresados en dicha resolución, y que sirvió para merituar la prueba”.
(iii) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, argumentó que “La intención de la ley no es conceder un derecho a los titulares que se transforme en absoluto, perpetuo e incuestionable. La exclusividad sobre la marca dependerá no sólo del registro, sino también de una situación concreta y fáctica, como es, que en el mercado se use efectivamente el signo con relación a los productos o servicios para los cuales fue registrado.
El registro de una marca, concede entonces un derecho excluyente frente a terceros, pero al mismo tiempo IMPONE UNA OBLIGACIÓN (INDIRECTA) DE USARLA”, y que “(…) el USO con relevancia a ser acreditado, capaz de impedir la cancelación de un registro, debe estar referido a la explotación comercial de la marca en el mercado. (…) carece de toda relevancia jurídica el uso que la demandante pretende demostrar ante vuestra Sala, pues dicho uso está circunscrito a la defensa que la empresa Santa Catalina ha hecho en diferentes procesos judiciales que tienen como antecedentes procedimientos administrativos de nulidad de registros marcarios (…) que son incapaces de demostrar que la marca (…) haya sido usada en el modo y en el nivel de comercialización correspondiente, y por sobre todo, en la forma en que fue inscrita”.
El Tribunal estima adecuado referirse a la prueba de uso de una marca. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente.
Asimismo, se debe probar el uso de la marca tal como se encuentra registrada en la Oficina de Registro Marcario, por lo que no se justifica el mencionado uso solamente con la utilización de la parte denominativa, por ejemplo, si se trata de marcas mixtas, figurativas, etc. Es pertinente advertir que por el principio de uso real y efectivo de la marca, se deriva que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En tanto que la función de un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el mercado, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que cumpla con su función distintiva y sin que se encuentre en el mercado.
El principio del uso efectivo de la marca enunciado anteriormente se encuentra expresamente establecido en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.
De igual modo, este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real. Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado, al respecto, que: • “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.
Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.
No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc[5]”. Asimismo, en relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.
(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 199, de 26 de enero de 1996). Ahora bien, para evitar que prospere la situación en comento –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella.
La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc., por lo que, en consecuencia de ello, la defensa judicial de una marca no es prueba del uso de la misma.
La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación”.
En tanto que se trata de un listado enunciativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable en el País Miembro.
Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella. Finalmente, se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta.
Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a los supuestos extraordinarios de fuerza mayor, caso fortuito, requisitos oficiales impuestos a los bienes o por restricción a las importaciones, para lo cual la prueba deberá ser contundente.
La causa interna que motivó la solicitud de Interpretación Prejudicial ante este Tribunal se refiere a la cancelación por no uso de la marca constituida por el logotipo rectangular constituido por la figura de cuatro tigres, ubicados de a par y hacia los extremos opuestos, en la parte central del rectángulo se destaca trece franjas horizontales, seis de color pardo, cuatro de color blanco y tres de color marrón oscuro y todas las franjas están distribuidas sobre un fondo de pintas o manchas color negro a manera de piel de tigre, que distingue frazadas, colchas, edredones, cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado No. 15744, a favor de FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A.; corresponde, en consecuencia, con las previsiones expuestas en esta interpretación prejudicial, al juzgador, establecer si la prueba de uso de la marca mencionada ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso.
3.4. LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA FRENTE AL ORDENAMIENTO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS Tomando en cuenta que la actora alega que “La norma aplicable a la fecha de la solicitud 31 de marzo de 1999 es la Decisión 344 (…) y el D.L. 823. (…). Este (…) establece amplitud de valoración de prueba se refiere, la Resolución 1101-2002/TPI-INDECOPI es nula por no haberse aplicado en forma correcta, se ha aplicado la (sic) exclusivamente la DECISIÓN 486, que establece solo dos supuestos sobre condiciones de uso de la marca, limitándose de esta manera lo que establece el 823 en su artículo 173 inciso c), con el consiguiente perjuicio para Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A.”, se hace necesario referirse al tema “Supremacía del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina frente al Ordenamiento Jurídico Interno de los Países Miembros” y “Principio de Complemento Indispensable”.
Este Tribunal ha reconocido, desde la interpretación prejudicial efectuada en los procesos 1-IP-87 y 2-IP-88, el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”.
Sobre este mismo tema este Organismo ha manifestado que “Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (…)”.[6] En efecto, tanto la jurisprudencia como las normas positivas han reconocido que el derecho comunitario andino es de aplicación directa y tiene preeminencia sobre la legislación nacional.
El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que “(…) frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros ( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.
No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte (…)”[7], del Tratado de 28 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.
Finalmente, es importante advertir lo que ha señalado este Organismo relativo al Derecho de la Integración “(…) El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros (…) El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias.
Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )”.[8] Principio de complemento indispensable El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.
Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”.[9] Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.
La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia que deban conocer sobre la aplicación de algunas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina y, deberán suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.
Por lo tanto, en el presente caso la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.
De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. La solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca constituida por el logotipo rectangular constituido por la figura de cuatro tigres, ubicados de a par y hacia los extremos opuestos, en la parte central del rectángulo se destaca trece franjas horizontales, seis de color pardo, cuatro de color blanco y tres de color marrón oscuro y todas las franjas están distribuidas sobre un fondo de pintas o manchas color negro a manera de piel de tigre, que distingue frazadas, colchas, edredones, cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado No. 15744, fue realizada el 11 de abril de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable, en tanto que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca. 3.
El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho uso de ella. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.
La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc. por lo que, en consecuencia de ello, la defensa judicial de una marca no es prueba del uso de la misma.
Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria. Asimismo, estos medios de prueba deben tener correspondencia con la marca registrada. 4. El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y una nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. 5.
No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquélla, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2427-2008, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360. [3] Proceso 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008. [4] Proceso 15-IP-99. Marca "BELMONT”. G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000. [5] Proceso 4-IP-2008.
Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008. [6] Proceso 02-IP-88, publicado en la G.O.A.C. Nº 33, de 26 de junio de 1988. [7] Proceso 34-AI-2001, sentencia dictada el 22 se septiembre del 2004. Publicada en la G.O.A.C. Nº 1156, de 10 de enero del 2005. Criterio reiterado en el proceso 02-IP-90, publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] IBIDEM. [9] Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA.