Gace1756 — Andean Community · Micelio Jurídico

Año XXVI - Número 1756 Lima, 18 de setiembre de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 3-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 1 literal a), 4, 6, 17, 23 y 24 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3, Distrito de Cuenca, República del Ecuador.

Interpretación de oficio de los artículos 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 29 de la misma Decisión. Actor: ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLOR. Asunto: Infracción de derechos de propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales. Proceso interno N° 197-2005 Proceso 66-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Actor: FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. Marca Figurativa: “Tigre Santa Catalina”.

Expediente Interno Nº 2427-2008 Proceso 27-IP-2009.- Interpretación Prejudicial del artículo 83, literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 81, 83 literal d) y 84 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno: Nº 2003-00112. Marca: “PREMIER”.. 31 Proceso 32-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, a solicitud del Consultante, de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 135, literal b), de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2005-00252. Actor: SOCIEDAD ALICORP S.A. Marca denominativa: MASCOTIN PROCESO 03-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 1 literal a), 4, 6, 17, 23 y 24 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3, Distrito de Cuenca, República del Ecuador.

Interpretación de oficio de los artículos 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 29 de la misma Decisión. Actor: ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLOR. Asunto: Infracción de derechos de propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales. Proceso interno N° 197-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de junio del año dos mil nueve.

Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 18/09/2009 2.52 En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3, Distrito de Cuenca, República del Ecuador. a) Los hechos VISTOS: 1. El 22 de marzo de 2004, NIRP INTERNATIONAL S.A. presentó ante la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales del IEPI, una tutela administrativa en contra de la sociedad ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLOR, en la que alegó la supuesta infracción de sus derechos de propiedad intelectual sobre varias obtenciones vegetales.

Asimismo, afirmó la utilización indebida de la marca “PEKCOUBO” por parte de ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLOR, para designar a otra variedad de rosa. Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de trece de marzo de 2009.

Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes La parte demandante es: ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLOR. La parte demandada la constituyen: EL DIRECTOR NACIONAL DE OBTENCIONES VEGETALES DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), Y EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. El tercero interesado es: NIRP INTERNATIONAL S.A. 1.2.

Acto demandado ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLOR solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 0000985718 de fecha 4 de abril de 2005, expedida por la Directora Nacional de Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual - IEPI, a través de la cual se resolvió conceder la tutela administrativa propuesta por la sociedad NIRP INTERNATIONAL S.A., en contra de ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLOR, en la que alegó la supuesta infracción de sus derechos de propiedad intelectual sobre varias obtenciones vegetales. 2.

Con fecha 29 de abril de 2004, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales emite providencia en la que ordenó para el día 4 de mayo de 2004 se realice una inspección en las instalaciones de ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLOR, en las que se estarían cultivando, produciendo y preparando para la comercialización plantas y flores de obtenciones vegetales de propiedad de NIRP INTERNATIONAL S.A. 3.

El 17 de mayo de 2004, el Ing. Guillermo Bustamante Holguín, perito designado, entrega su informe pericial, manifestando que cuando se realizó la inspección en la finca de ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLOR, se verificó que se estaba procesando y empacando algunas de las variedades vegetales de propiedad de NIRP INTERNATIONAL S.A. 4. El 17 de mayo de 2004, la compañía ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLOR, contesta a la solicitud de tutela administrativa y niega los fundamentos de hecho y de derecho. 5.

Mediante providencia de 11 de diciembre de 2004, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, señaló por última vez una Audiencia para el 20 de enero de 2005, a la cual concurrió únicamente la sociedad NIRP INTERNATIONAL S.A., sin que asista la sociedad ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLOR. 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Tribunal Distrital, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 6.

Con fecha 4 de abril de 2005, mediante Resolución Nº 0000985718, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales resolvió aceptar la acción de tutela administrativa planteada. GACETA OFICIAL b) Escrito de demanda La sociedad ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLOR presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que la resolución impugnada carece de motivación en relación directa con las pretensiones procesales de defensa de la demandante. - Que “la Directora Nacional de Obtenciones Vegetales, en la resolución impugnada, no señala cuáles son los certificados de obtentor que faculten a NIRP INTERNATIONAL S.A. la iniciación de la tutela administrativa y, peor aún, se abstuvo de señalar en su resolución cuáles son los certificados que sustentaría la concesión de la tutela.

En otras palabras, en la resolución impugnada no se ha justificado el presunto derecho que tendría NIRP INTERNATIONAL S.A. para ejercer los derechos que corresponden al titular de un certificado de obtentor”. - Que “(…) en la resolución impugnada se afirma que la violación recae sobre variedades vegetales distintas a aquellas que constan en la petición inicial”. 18/09/2009 3.52 - “Alego expresamente la legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia”. - “Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora”. - “Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente”. - “Ratifico la validez de la Resolución emitida por la Directora Nacional de Obtenciones Vegetales, por estar ajustado a derecho y provenir de autoridad competente”. - Afirma, asimismo, que una vez que se ha verificado y comprobado la violación de los derechos de propiedad intelectual por parte de la compañía ANDEAN FLOR S.A. ANDEFLOR, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales aceptó la acción de tutela administrativa.

El Director Nacional de Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), contesta a la demanda en los mismos términos. d) Tercero interesado - Que “la resolución impugnada y, en general, todo el procedimiento administrativo carecen de valor legal por haber asumido la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales atribuciones propias de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (…).

La Directora Nacional de Obtenciones Vegetales reconoce en la resolución impugnada que asumió competencia en la tutela administrativa tanto sobre la violación de los derechos derivados de las obtenciones vegetales como sobre las violaciones a los presuntos derechos de Propiedad Industrial”. c) Contestaciones a la demanda El presidente del INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Niego pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada”.

La sociedad NIRP INTERNATIONAL S.A., considerada como tercero interesado en este proceso, expresa los siguientes argumentos: - “Las alegaciones que hace el actor, de que no se ha demostrado la titularidad de las obtenciones vegetales involucradas, es falsa de falsedad absoluta, como se evidencia del expediente de la tutela administrativa, en que los referidos títulos están agregados en copia certificada por Notario Público, (…)”. - “(…) A este procedimiento administrativo de tutela debió la parte actora concurrir a tratar de desvirtuar la acusación de violación o infracción de los derechos de propiedad intelectual de NIRP, y hacerlo presentando las licencias correspondientes o justificando en legal y debida forma la inexistencia, en su plantación, de plantas de las variedad vegetales de NIRP (…)”. - “(…) El Estado está forzado a tutelar, inspeccionar, vigilar y sancionar, aún de oficio, las GACETA OFICIAL violaciones a los derechos sobre propiedad intelectual.

(…) el obtentor goza de protección provisional y durante todo el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado de obtención vegetal, y que el solicitante tendrá del derecho de iniciar las acciones legales correspondientes –obviamente, la tutela administrativa, entre ellas- a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyen infracción o violación de sus derechos”. - “ANDEFLOR también ha venido (…) explotando ilícitamente plantas de la variedad Pekcoubo, que también pertenece a mi misma representada, y sobre la que si bien es cierto al momento no existe certificado de obtentor expedido por el IPEI (sic), NIRP goza ya sobre esta variedad de la protección provisional prevista en el Art. 263 de la Ley de Propiedad Intelectual, pues la solicitud para su concesión se encuentra en trámite y próximo a expedirse el certificado de obtentor respectivo”. 18/09/2009 4.52 aparejados al expediente se encuentra la providencia de fecha 24 de noviembre de 2008, la cual cumple con los requisitos del artículo 125 del Estatuto del Tribunal y precisa los artículos solicitados en interpretación prejudicial, a saber: artículos 1 literal a), 4, 6, 17, 23 y 24 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos solicitados por la Instancia Judicial Solicitante; y, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal considera procedente interpretar de oficio los artículos 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 29 de la misma Decisión. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 345 Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales CONSIDERANDO: CAPÍTULO I

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 13 de marzo de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDÍCO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3, Distrito de Cuenca, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Empero, en los documentos “Artículo 1.- La presente Decisión tiene por objeto: a) Reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor;

(…) CAPÍTULO III DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR Artículo 4.- Los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica. Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una GACETA OFICIAL nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas.

(…) Artículo 6.- Establézcase en cada País Miembro el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, en el cual deberán ser registradas todas las variedades que cumplan con las condiciones exigidas en la presente Decisión. La Junta estará encargada de llevar un registro subregional de variedades vegetales protegidas. Artículo 7.- Para ser inscritas en el Registro a que hace referencia el artículo anterior, las variedades deberán cumplir con las condiciones de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad y presentar además una denominación genérica adecuada.

Artículo 8.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad. La novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.

(…) Artículo 10.- Una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente 18/09/2009 5.52 conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso.

Artículo 11.- Una variedad se considerará homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación. Artículo 12.- Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.

Artículo 13.- Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor. La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas.

Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos. (…) CAPÍTULO IV DEL REGISTRO Artículo 17.- El obtentor gozará de protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado.

La acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado GACETA OFICIAL de obtentor, pero podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud. (…) CAPÍTULO V DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OBTENTOR Artículo 23.- Un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes.

Artículo 24.- La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida: 18/09/2009 6.52 multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada. (…) a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. e) Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o CAPÍTULO VI DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS Artículo 29.- El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad”.

(…)

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Objeto de la protección; - Reconocimiento de los derechos del obtentor; Requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de protección; - Registro de Variedades Vegetales protegidas dentro del País Miembro; - Protección Provisional del Obtentor; - Derechos del obtentor; - Las licencias de explotación; - Principio de Complemento Indispensable.

GACETA OFICIAL 3.1. Objeto de la protección En Santa Fe de Bogotá, el 21 de agosto de 1993, la Junta del Acuerdo de Cartagena aprobó la Decisión 345, que establece el “Régimen Común de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales”, publicado en la GOAC No. 142 de 29 de octubre de 1993. Las disposiciones de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales constituye el primer instrumento en el área andina que establece una modalidad de protección subregional referente a las variedades vegetales.

Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de los obtentores se inició en París, en la conferencia diplomática de 2 de diciembre de 1961, con la firma del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que estableció la Organización Intergubernamental “Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” – UPOV-.

El convenio entró en vigor en 1968, fue revisado en Ginebra en los años 1972, 1978 y 1991. El Acta de 1978 entró en vigencia el 8 de noviembre de 1981, y el Acta de 1991, el 24 de abril de 1998. Los cuatro Países Miembros de la CAN, a través de la Decisión 345 y sus reglamentaciones internas han tomado en cuenta el “Acta 1991 de la UPOV”.

La protección a las obtenciones vegetales, también denominada como el derecho del obtentor, implica la protección que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal para explotarla de manera exclusiva. Los artículos 1 y 2 de la Decisión 345 extienden la aplicación de la protección a quien logre obtener nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un certificado de obtentor extensivo a todos los géneros y especies.

Los géneros se determinan teniendo en cuenta aspectos morfológicos o filogenéticos. La opinión científica indica que varias especies con un antecesor común forman un género. El régimen comunitario andino limita la protección del certificado de obtentor, a aquellos individuos de la botánica cuyo cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

El plazo del certificado ha sido establecido de 20 a 25 años 18/09/2009 7.52 para las vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus porta-injertos y de 15 a 20 años para las demás especies 1. Asimismo, el objeto del sistema de protección al derecho del obtentor, de acuerdo al artículo 1 de la Decisión 345, es: - Reconocer y garantizar la protección de los derechos de nuevas variedades vegetales, mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor, - Fomentar las actividades de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la creación de nuevas variedades vegetales, para desarrollar variedades con mejor producción y resistencia a plagas, con mejor calidad y rendimiento; variedades que se adapten a suelos incultivables, entre otras ventajas, con lo cual se asegura la cosecha y la alimentación en beneficio de la sociedad. - Fomentar las actividades de transferencia de tecnología. De lo anterior cabe derivar que el objetivo de la protección a las obtenciones vegetales es el bienestar general, pues, en efecto, contribuye a dar seguridad alimentaria, por medio de incrementos en la cantidad, calidad y variedad de los productos obtenidos a través de la agricultura; favoreciendo una agricultura sustentable, al permitir un uso más eficiente de los recursos disponibles por medio de mejores variedades vegetales y también, la protección del medio ambiente y la biodiversidad, al reducir la presión sobre los ecosistemas naturales, aumentando la diversidad de los cultivos y variedades generando una cultura de conservación de los recursos naturales para la agricultura y la alimentación 2. 3.2.

Reconocimiento de los derechos del obtentor; Requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de protección El artículo 3 de la Decisión, objeto de esta interpretación prejudicial, expresa que variedad es el 1 2 PROCESO 1-IP-1996. Ponencia de 9 de diciembre de 1996. http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCoope racion/Proalca/PI/Revistas/R1A4/IntroProteccionUPOV. htm GACETA OFICIAL conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación. Según reconocida doctrina “puede ser considerada como una población artificial con estrecha base genética, con características agronómicas bastante bien definidas, que es reproducible con mayor o menor precisión siguiendo un método de producción predeterminado”. 3 Para que una variedad vegetal pueda ser protegida debe cumplir ciertos requisitos, los cuales están establecidos en el artículo 4 de la Decisión 345 y en el artículo 5 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

En consecuencia, para que una variedad vegetal pueda ser protegida debe cumplir algunos requisitos, a saber: La variedad debe ser: • Nueva; • Distinta; • Homogénea; • Estable; • Debe tener, además, una denominación adecuada. En efecto, el artículo 4 de la Decisión mencionada, bajo el acápite “Reconocimiento de los derechos del obtentor”, indica que los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, indicando los requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de la protección. Específicamente, se señalan como requisitos que éstas sean nuevas, homogéneas, 3 Elena Roselló José María. “El concepto de variedad y los criterios técnicos de distinción, uniformidad y estabilidad”.

Ponencia para el Seminario sobre la Naturaleza y Razón de Ser de la Protección de las Obtenciones Vegetales en Virtud del Convenio de la UPOV, organizado por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en cooperación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y con la Asist6encia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991. 18/09/2009 8.52 distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.

Asimismo, deviene necesario precisar qué se entiende por obtentor de una variedad o quién es reputado como obtentor de la misma. En este sentido, el Convenio de la UPOV de 1978 no establece una definición sobre qué debe entenderse por obtentor. Sin embargo, el artículo 4, inciso primero, de la Decisión 345 explica que obtentor es la persona que haya “creado” una variedad vegetal, que recoge en última instancia la definición contemplada en el artículo 1 del Convenio de la UPOV de 1991.

Asimismo, el artículo 4, inciso segundo, establece lo que debe entenderse por “crear”: “Para efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas”. En consecuencia, se puede proteger mediante el certificado del obtentor todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, siempre que no se encuentren prohibidos para la salud humana, animal o vegetal.

Asimismo, como se indicó, el obtentor debe demostrar ante la Oficina Nacional Competente del País Miembro que la variedad es nueva, distinta, homogénea, estable, y debe, adicionalmente, poseer una denominación adecuada. Requisitos que deben reunir las variedades vegetales 1. La variedad debe ser NUEVA. Es decir, si a la fecha de presentación de la solicitud la variedad no ha sido vendida o comercializada: un año dentro del territorio de cualquier País Miembro de la CAN; cuatro años fuera de la CAN; y, seis años en el caso de árboles y vides fuera de la CAN.

El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a los fines de la explotación antes de ciertas fechas ya señaladas. El artículo 8 de la Decisión 345, en armonía con lo expuesto, señala que “Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra GACETA OFICIAL manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad”.

Y que la novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.

Sin embargo de lo anterior, cabe precisar que el concepto de novedad en el derecho de protección de las obtenciones vegetales es diferente al concepto de novedad que se establece en el sistema de patentes. La novedad no se destruye por una divulgación previa de una descripción de la variedad sino que se establece en referencia a una serie de actos comerciales realizados sobre un cierto tipo de material vegetal antes de ciertas fechas 4.

La doctrina define a la “novedad” como “la condición necesaria y esencial para el otorgamiento de un certificado de obtentor que consiste en que sobre la variedad, comprendiendo su material de reproducción o multiplicación o el producto de la cosecha, no se haya ejecutado acto alguno que implique su comercialización o su entrega lícita con el consentimiento de su obtentor o de su causahabiente, o que habiéndolo sido no se excedan los términos máximos referidos anteriormente” 5.

Ahora bien, en materia de variedades vegetales, ha de entenderse por comercializar “la realiza- 4 5 http://www.conarefi.ucr.ac.cr/AspReg6.htm Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. La Propiedad Inmaterial. Revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual. Universidad Externado de Colombia.

Bogotá. p.p. 143, 144. 18/09/2009 9.52 ción de cualquier acto sobre la variedad, su material de reproducción, multiplicación o propagación o sobre el producto de su cosecha, realizado con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero y que implique su entrada en el mercado como bien adquirible, o por lo menos realizado con miras a introducirlo en el mercado” 6.

En tanto que por entrega lícita se comprende “la puesta en manos o en poder de un tercero, bien sea bajo título de tenencia, posesión o dominio, del material de reproducción, multiplicación, propagación o el producto de la cosecha de la variedad protegida, cuando esta entrega no implica su comercialización y además no es contraria al orden jurídico, al orden público y a las buenas costumbres” 7.

Los otros tres requisitos: que la variedad debe ser distinta, homogénea y estable, son requisitos técnicos, es decir, se refieren a la naturaleza de la variedad vegetal, a saber: 2. La variedad debe ser DISTINTA. Es decir, debe diferenciarse de cualquier otra, cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

La presentación de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o su inscripción en el registro oficial de cultivadores, hará comúnmente conocida a la variedad. De acuerdo al artículo 10 de la Decisión 345, “una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso”. 6 7 Pablo Felipe Robledo del Castillo.

“Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141. Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141. GACETA OFICIAL En efecto, se considerará distinta una variedad si se distingue claramente de cualquier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea comúnmente conocida.

En particular, el depósito, en cualquier país de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad comunmente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso.

La doctrina, sobre el requisito de que la variedad debe ser distinta, ha expresado que “para que se considere distinta, la variedad debe diferenciarse claramente de cualquiera otra cuya existencia fuera comúnmente conocida. La presentación de una solicitud para obtener protección por parte de un obtentor tiene como consecuencia que a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la variedad se considera comúnmente conocida” 8. 3.

La variedad debe ser HOMOGÉNEA. Es decir, para que la variedad se considere homogénea debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación (artículo 11 de la Decisión 345). De lo anterior se deriva que la homogeneidad se juzgará determinando si la variedad es suficientemente uniforme en el conjunto de sus caracteres pertinentes, de acuerdo a su forma de reproducción, multiplicación o propagación. Así, “Una variedad se considera uniforme cuando, con excepción de las variaciones propias esperadas del proceso de propagación, la variedad se mantiene uniforme en sus características más relevantes.

El criterio de uniformidad se cumple cuando el cambio presente en una variedad luego del proceso de propagación no impide la precisa descripción de ésta, especialmente en lo que se refiere al criterio de distinguibilidad” 9. 8 9 María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.

Bogotá. 1998. p. 30. María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1998. p. 31. 18/09/2009 10.52 El requisito de homogeneidad obedece a una definición eminentemente técnica. 4. La variedad debe ser ESTABLE. Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones (artículo 12 de la Decisión 345).

Es decir, la variedad se considerará estable si dichos caracteres se mantienen inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de un ciclo panicular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo. Esta condición obedece a una definición, al igual que la anterior, eminentemente técnica. 5. La variedad debe tener una DENOMINACIÓN ADECUADA.

La denominación de la variedad no podrá ser objeto de marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriores registradas y deberá, además, permitir su clara identificación. El artículo 13 de la Decisión 345 expresa que: “Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.

La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas. Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos”.

El objetivo de esta exigencia, es decir, la de una denominación para la variedad solicitada, es definir claramente el objeto de protección y evitar la confusión del usuario de las variedades. En efecto, la denominación de la variedad tiene por objeto ser su designación genérica, es de- GACETA OFICIAL 18/09/2009 11.52 cir, su razón de ser está en permitir la identificación de la variedad.

La UPOV ha establecido criterios uniformes para que los obtentores de nuevas variedades vegetales tengan en cuenta al momento de definir la denominación genérica de la variedad que se pretende proteger: a) Debe ser aceptable desde el punto de vista lingüístico. se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad”.

La Decisión 345, en su artículo 13 inciso segundo, establece que “La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca”. b) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad. Así las cosas, “(…) en ningún caso la denominación genérica de una variedad vegetal puede ser registrada como marca, sin perjuicio de que sobre la variedad recaiga un signo que sin formar parte de su denominación genérica o sin imitarla, sea lo suficientemente distintiva para identificarla en el mercado; es decir que, con exclusión de la denominación genérica de la variedad, cualquier signo distintivo puede ser registrado como marca de la misma, siempre que, naturalmente, se cumplan los requisitos para ello contemplados en las disposiciones de propiedad industrial.

De ser así, la marca que recaiga sobre una variedad vegetal deberá ser registrada en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza que corresponde a ‘Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos, frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta’” 10. c) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre la identidad del obtentor. 3.3.

Registro de Variedades Vegetales protegidas dentro del País Miembro b) Debe ser diferenciable de otras denominaciones otorgadas, especialmente cuando se trate de variedades similares. c) Debe ser suficientemente distinguible de nombres o marcas comerciales existentes. Asimismo, el artículo 2 del Convenio de la UPOV de 1978 y el artículo 20 del Convenio de la UPOV de 1991, plenamente aplicables a nuestro sistema, explican que se debe tener en consideración lo siguiente: a) No debe componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. d) Debe ser diferente de cualquier otra denominación genérica que designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante o vecina en cualquiera de los Estados de la Unión (Este último requisito también lo prevé en similares términos el inciso 2º del artículo 13 de la Decisión 345).

Asimismo, es pertinente advertir la prohibición constante en el artículo 135 literal o) de la Decisión 486 sobre Régimen Común de Propiedad Industrial que expresa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: Los artículos 6 y 7 de la Decisión 345 se refieren a la creación de un Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas en cada País Miembro, resaltando que las variedades registradas deben cumplir con las condiciones exigidas en la mencionada Decisión. Asimismo, se expresa que la Junta (actual Secretaría General) estará encargada de llevar un registro subregional de variedades vegetales protegidas.

Es decir, conforme a lo anterior, corresponde a cada País Miembro la creación de un Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas para la inscripción de las variedades vegetales siempre que cumplan con las condiciones exigidas en la Decisión 345. (…) o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo 10 Pablo Felipe Robledo del Castillo.

“Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 162. GACETA OFICIAL En el caso del Ecuador, dicho registro se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 3.4. Protección Provisional del Obtentor Tomando en cuenta que la sociedad NIRP INTERNATIONAL S.A., argumenta que “ANDEFLOR también ha venido (…) explotando ilícitamente plantas de la variedad Pekcoubo, que también pertenece a mi misma representada, y sobre la que si bien es cierto al momento no existe certificado de obtentor expedido por el IPEI (sic), NIRP goza ya sobre esta variedad de la protección provisional prevista en el Art. 263 de la Ley de Propiedad Intelectual, pues la solicitud para su concesión se encuentra en trámite y próximo a expedirse el certificado de obtentor respectivo”, se estima pertinente referirse a la Protección Provisional del Obtentor.

El artículo 17 de la Decisión 345 establece una protección provisional al obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado, aunque enfatiza que la acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado de obtentor, empero, podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud. 18/09/2009 12.52 Es pertinente advertir que el artículo 13 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales incorpora, acerca de la protección provisional al obtentor, que “Cada Parte Contratante adoptará medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho.

Como mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14”. En tanto que la Decisión 345 se basa en términos generales en la Convención Internacional para la protección de nuevas variedades de plantas, ambas normas otorgan una protección provisional hasta que se conceda el certificado de obtentor.

En consecuencia, la sociedad NIRP INTERNATIONAL S.A. aunque no posea el certificado de obtentor, goza de la protección provisional en virtud de lo señalado en el artículo 17 de la Decisión 345. 3.5. Derechos del Obtentor El objeto de la protección provisional radica en evitar que terceros se aprovechen de la variedad durante el período que media entre la presentación de la solicitud y la obtención del certificado.

En efecto, la protección provisional confiere al obtentor la facultad de protegerla contra infracciones o usurpaciones de terceros no autorizados por él, mientras su solicitud de registro se encuentre en trámite. La protección provisional otorga al obtentor los derechos establecidos en el artículo 24 de la Decisión 345 para prevenir o hacer cesar los actos de infracción, aunque, como se indicó, las acciones por indemnización sólo podrán adelantarse una vez que se haya concedido el certificado de obtentor, con la posibilidad de abarcar o reclamar los daños y perjuicios causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.

Es decir, se establece una protección retroactiva entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de otorgamiento del título. Como se expresó, el derecho del obtentor es una forma de propiedad intelectual que se reconoce a los creadores de nuevas variedades vegetales a fin de permitirles una explotación exclusiva de su creación por un tiempo determinado.

Este derecho de obtentor, si bien tiene ciertas características en común con algunas otras formas de propiedad intelectual, posee también características únicas y particulares a fin de adecuarlo especialmente al objeto de protección: las variedades vegetales. Los derechos del obtentor vegetal se concretan en un conjunto de comportamientos, conductas y actividades que no pueden efectuarse por terceros, a menos que medie autorización, licencia o permiso de los mismos.

Así, el derecho del obtentor otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación de su variedad protegida. De la misma forma, la reproducción de la variedad vegetal está sometida a la autorización de su titular. GACETA OFICIAL El titular de un certificado de obtentor tiene el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, puedan, respecto del material de multiplicación o reproducción de la variedad protegida: producir o reproducir (multiplicar), preparar a los fines de producción o multiplicación, ofrecer en venta, vender o comercializar de cualquier forma, exportar, importar o poseer para cualquiera de los fines mencionados.

Los artículos 23 y 24 de la Decisión 345 se refieren a los derechos del obtentor, y expresan de manera clara que un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes (artículo 23).

Y que la concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida: a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. e) Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras 18/09/2009 13.52 y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

En consecuencia, el titular de un Certificado de Obtentor tendrá el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos especificados en el artículo 24 de la Decisión 345, respecto de las variedades protegidas y de las Variedades Esencialmente Derivadas, bastando para ello probar la posesión. El derecho conferido al obtentor se extiende a las Variedades Esencialmente Derivadas, en los términos previstos en la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando en el artículo 24 establece que el derecho de obtentor se extiende a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, es decir que, “para que una variedad que no se distinga claramente pueda ser comercializada, debe contar con la autorización del titular del derecho de obtentor de la variedad respecto de la cual o se distingue claramente” 11.

Asimismo, se deberá tener en cuenta que el inciso segundo, literal i) del artículo 24 dice que 11 Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 181. GACETA OFICIAL el certificado también concede al obtentor la posibilidad de ejercer derechos “respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida”.

El Certificado de Obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o judiciales, de conformidad con la legislación vigente del País Miembro, a fin de evitar o hacer cesar actos que constituyan infracciones o violaciones a su derecho y así obtener medidas de compensación o indemnización ajustadas a derecho. 3.6. Las Licencias de Explotación La Decisión 345 en su artículo 29 explica la posibilidad que tiene el obtentor de la variedad de conceder licencias a terceros para su explotación, y para tal efecto indica que “El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad”.

Se puede definir la licencia sobre variedades vegetales como “el contrato en virtud del cual el obtentor o su causahabiente otorga a un sujeto de derecho (persona natural, jurídica o patrimonio autónomo) un permiso o autorización para la explotación de una variedad vegetal a cambio de una contraprestación, generalmente económica, a cargo de la persona que se beneficia de la autorización” 12.

En efecto, el titular de un Certificado de Obtentor podrá conceder a otra persona, natural o jurídica, licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de una variedad protegida, mediante contrato escrito, teniendo en cuenta lo siguiente: - Los contratos de licencia deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente para que puedan surtir efectos frente a terceros. - El contrato de licencia exclusiva impide al titular del Certificado de Obtentor, la concesión de licencias a otras personas para explotar la variedad licenciada durante la vigencia del contrato. - El contrato de licencia no exclusiva permitirá la concesión de licencias a otras personas 12 Pablo Felipe Robledo del Castillo.

“Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 203. 18/09/2009 14.52 para la explotación de la misma variedad licenciada simultáneamente con el titular del Certificado de Obtentor. - Cuando un Certificado de Obtentor pertenezca a varias personas, la licencia de explotación de la variedad deberá ser concedida conjuntamente por los titulares de ese Certificado. - No surtirán efecto las cláusulas del contrato de licencia que impongan al concesionario obligaciones por periodos que excedan la vigencia del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada. - El licenciatario podrá ejercer las acciones reconocidas al titular del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada, sin más requisitos que el de notificar fehacientemente al titular el ejercicio de la acción. 3.7.

Principio de complemento indispensable Tomando en cuenta que a partir de la promulgación de la Decisión 345, los Países Miembros de la CAN debían designar la autoridad nacional competente, establecer sus funciones, el procedimiento nacional que reglamente dicha Decisión y establecer el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, y que la Decisión 345 faculta a los Países Miembros a desarrollar los principios contenidos en la misma, a los fines de reconocer y garantizar la adecuada y efectiva protección de los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, y en consideración a que la sociedad NIRP INTERNATIONAL S.A., argumenta que “ANDEFLOR también ha venido (…) explotando ilícitamente plantas de la variedad Pekcoubo, que también pertenece a mi misma representada, y sobre la que si bien es cierto al momento no existe certificado de obtentor expedido por el IPEI (sic), NIRP goza ya sobre esta variedad de la protección provisional prevista en el Art. 263 de la Ley de Propiedad Intelectual, pues la solicitud para su concesión se encuentra en trámite y próximo a expedirse el certificado de obtentor respectivo”, se hace necesario tratar el tema de “El Principio de Complemento Indispensable”.

El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comuni- GACETA OFICIAL 18/09/2009 15.52 taria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. obtentor, es el derecho que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal para explotarla de manera exclusiva.

Los artículos 1 y 2 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, protegen la propiedad y uso de las nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor extensivo a todos los géneros y especies del mundo vegetal. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. 13 Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

La protección a las obtenciones vegetales, también denominada como el derecho del 13 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA. 3. El objeto del sistema de derecho del obtentor es reconocer y garantizar la protección de los derechos de nuevas variedades vegetales, mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor; fomentar las actividades de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la creación de nuevas variedades vegetales, para desarrollar variedades con mejor producción y resistencia a plagas, con mejor calidad y rendimiento; variedades que se adapten a suelos incultivables, entre otras ventajas, con lo cual se asegura la cosecha y la alimentación en beneficio de la sociedad; y, fomentar las actividades de transferencia de tecnología. 4.

Se puede proteger mediante el Certificado del Obtentor todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, siempre que no se encuentren prohibidos para la salud humana, animal o vegetal. Asimismo, el obtentor debe demostrar ante la Oficina Nacional Competente del País Miembro que la variedad es nueva, distinta, homogénea, estable, y debe, adicionalmente, poseer una denominación adecuada.

El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a los fines de la explotación antes de ciertas fechas ya señaladas. Se considerará distinta una variedad si se distingue claramente de cualquier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea comúnmente conocida a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

La homogeneidad se juzgará determinando si la variedad es suficientemente uniforme en el conjunto de sus caracteres pertinentes, de acuerdo a su forma de reproducción, multiplicación o propagación. GACETA OFICIAL La variedad se considerará estable si dichos caracteres se mantienen inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de un ciclo panicular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

La variedad debe tener una denominación adecuada, la cual no podrá ser objeto de registro como marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones registradas y deberá, además, permitir su clara identificación. 5. Corresponde a cada País Miembro la creación de un Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas para la inscripción de las variedades vegetales siempre que cumplan con las condiciones exigidas en la Decisión 345. 6.

El titular de un Certificado de Obtentor, tiene derecho a impedir que terceros, sin su consentimiento puedan, respecto del material de multiplicación o reproducción de la variedad protegida: producir o reproducir (multiplicar), preparar a los fines de producción o multiplicación, ofrecer en venta, vender o comercializar de cualquier forma, exportar, importar o poseer para cualquiera de los fines mencionados. 8.

El titular de un Certificado de Obtentor podrá conceder a otra persona, natural o jurídica, licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de una variedad protegida, mediante contrato escrito. 18/09/2009 16.52 9. Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquélla, en aplicación del principio de complementación indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 3, Distrito de Cuenca, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 197-2005 y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este Órgano Jurisdiccional.

Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal Distrital, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 18/09/2009 17.52 PROCESO 66-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Actor: FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. Marca Figurativa: “Tigre Santa Catalina”.

Expediente Interno Nº 2427-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de junio del año dos mil nueve. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 28 de mayo de 2009. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. La parte demanda la constituye: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. El tercero interesado es: ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. 1.2. Actos demandados La sociedad FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. impugnó la Resolución Administrativa N° 1101-2002/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2002, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, a través de la cual se confirmó la Resolución No. 15140-2001/OSD-INDECOPI de 28 de diciembre de 2001 y 6460-2002/OSDINDECOPI de 18 de junio de 2002, por las cuales se resolvió declarar fundada la acción de cancelación por falta de uso de la marca constituida por el logotipo rectangular constituido por la figura de cuatro tigres, ubicados de a par y hacia los extremos opuestos, en la parte central del rectángulo se destaca trece franjas horizontales, seis de color pardo, cuatro de color blanco y tres de color marrón oscuro y todas las franjas están distribuidas sobre un fondo de pintas o manchas color negro a manera de piel de tigre, que distingue frazadas, colchas, edredones, cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 31 de marzo de 1999, ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la cancelación por falta de uso de la marca constituida por el logotipo rectangular constituido por la figura de cuatro tigres, ubicados de a par y hacia los extremos opuestos, en la parte central del rectángulo se destaca trece franjas horizontales, seis de color pardo, cuatro de color blanco y tres de color marrón oscuro y todas las franjas están distribuidas sobre GACETA OFICIAL un fondo de pintas o manchas color negro a manera de piel de tigre, que distingue frazadas, colchas, edredones, cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado No. 15744, a favor de FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. 2.

La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, a través de las Resoluciones Nos. 151402001/OSD-INDECOPI de 28 de diciembre de 2001 y 6460-2002/OSD-INDECOPI de 18 de junio de 2002, resolvió declarar fundada la acción de cancelación por falta de uso, al determinar que los medios probatorios aportados no acreditaban el uso de la marca. 3. El 15 de julio de 2002, la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. interpuso el recurso de apelación. 4.

Mediante Resolución No. 1101-2002/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2002, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI se confirmó las Resoluciones Nos. 15140-2001/OSDINDECOPI de 28 de diciembre de 2001 y 6460-2002/OSD-INDECOPI de 18 de junio de 2002. 5.

El 5 de mayo de 2003, FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. interpuso demanda contencioso administrativa para que se declare la invalidez e ineficacia de la Resolución No. 1101-2002/TPI-INDECOPI. 6. Mediante Resolución No. 27, de 26 de julio de 2006, la Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior resolvió declarar infundada la demanda plateada por FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. 7.

El 28 de agosto de 2006, la FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. interpuso el recurso de apelación. 8. Mediante Sentencia AP. No. 4873-2006 de 2 de julio de 2007, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, se revocó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; y, en consecuencia, se declaró nula la Resolución No. 1101-2002/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2002, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribu- 18/09/2009 18.52 nal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 9.

El 31 de octubre de 2007, ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. interpuso el recurso de casación ante el presidente de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Sentencia AP. No. 4873-2006 de 2 de julio de 2007, y se remitió nuevamente a la Sala Civil. 10. Mediante Sentencia AP. No. 4873-2006 de 25 de junio de 2008, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, se resolvió revocar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; y, en consecuencia, se declaró nula la Resolución No. 1101-2002/TPI-INDECOPI de 2 de diciembre de 2002, expedida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 11.

El 31 de julio de 2008, ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. interpuso el recurso de casación ante el presidente de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la Sentencia expedida en Revisión AP. No. 4873-2006 de 25 de junio de 2008. 12. Mediante Auto Calificatorio del Recurso CAS 2427-2008 de 20 de octubre de 2008, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir el proceso al Ministerio Público a fin de que emita el dictamen del ley, y solicitó requerir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretación prejudicial de las normas aplicables. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. a través de apoderado, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) primero TEXTILES FRUTO DEL TELAR S.A. (…) intentan primero la nulidad de nuestro registro ante el INDECOPI en el año 1995, y luego como el INDECOPI (…) desestima dicha nulidad de registro de marca, acuden a GACETA OFICIAL la Corte Suprema VIA IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA (…) juicio que dura desde 1996 hasta el 2000 y continúa hasta a fecha (…) toda vez que se está reclamando el pago de costas y costos del mencionado proceso, y de mala fe, ahora, bajo otra denominación social, pero con las mismas personas (…) ahora como ANGLO AMERICAN TRADING CO.

S.A. solicitan la cancelación de nuestro registro de Marca, porque dice que no ha sido utilizada”. - “Pero acaso defendernos durante más de 4 años (desde 1996 hasta 2000-2002) en la Corte Suprema no es motivo suficiente para determinar que nuestra marca ha sido utilizada, que era defendida, que era apetecida por la gran mayoría de empresas textiles en Lima, que se encuentra vigente”. 18/09/2009 19.52 y el D.L. 823.

(…). Este (…) establece amplitud de valoración de prueba se refiere, la Resolución 1101-2002/TPI-INDECOPI es nula por no haberse aplicado en forma correcta, se ha aplicado la (sic) exclusivamente la DECISIÓN 486, que establece solo dos supuestos sobre condiciones de uso de la marca, limitándose de esta manera lo que establece el 823 en su artículo 173 inciso c), con el consiguiente perjuicio para Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A.”. c) Contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, al contestar la demanda, manifiesta lo siguiente: - “(…) nos hemos defendido dura (sic) 4 años, es decir de 1996 al 2000-2002 y oportunamente se presentó dichas pruebas pero las mismas no se valoraron, acaso no es un medio de prueba idóneo de la utilización de nuestra marca el haberla defendido judicialmente”. - “(…) a partir de lo establecido en la Decisión 486 y en el Decreto Legislativo No. 823, Ley de Propiedad Industrial, las acciones de nulidad y cancelación del registro de una marca constituyente (sic) mecanismos sustancialmente distintos, no siendo además incompatibles entre sí”. - “Las pruebas presentadas por nuestra parte, consistentes en facturas de los años 1997, 1998 y 1999, es decir tres años anteriores a la solicitud de cancelación no fueron valoradas por la Oficina de Signos Distintivos, ello motivo (sic) que la resolución materia de la presente impugnación refleje una equivocada interpretación de las normas sobre legislación marcaria, causándonos un grave perjuicio tanto moral como económico, aparte de originar inseguridad jurídica de graves consecuencias para el país”. - “(…) el hecho que los representantes de la empresa Anglo American, quienes solicitan en nombre de ésta la cancelación del certificado de registro No. 11444, sean las mismas personas que anteriormente solicitaron la nulidad de dicho registro en representación de la empresa Textiles Fruto del Telar S.A., no denota en forma alguna un accionar doloso por parte de dichas personas, pues, como hemos visto, las acciones de nulidad y cancelación son mecanismos disímiles que contempla la legislación marcaria las cuales persiguen objetivos distintos, además, dichos mecanismos no son excluyentes entre sí, es decir, el hecho de que una persona solicite la nulidad de un registro de marca no es óbice para que posteriormente pretenda la cancelación del mismo”. - “en la sentencia dictada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (…) en el expediente 63-96AV queó (sic) establecido oportunamente que Fábrica de Tejidos Santa Catalina, tiene registrada como creación intelectual el dibujo artístico ‘Tigre Santa Catalina’ para ser aplicado en la industrial (sic) del tejido, desde el 15 de julio de mil 1999, no habiéndose acreditado que la citada creación intelectual haya constituido antes ni después de su registro un diseño industrial de uso común y dominio público.

Esta sentencia ha dejado establecido que nuestra marca es una marca de producto”. - “La norma aplicable a la fecha de la solicitud 31 de marzo de 1999 es la Decisión 344 (…) - “La intención de la ley no es conceder un derecho a los titulares que se transforme en absoluto, perpetuo e incuestionable. La exclusividad sobre la marca dependerá no sólo del registro, sino también de una situación concreta y fáctica, como es, que en el mercado se use efectivamente el signo con relación a los productos o servicios para los cuales fue registrado.

El registro de una marca, concede entonces un derecho excluyente GACETA OFICIAL frente a terceros, pero al mismo tiempo IMPONE UNA OBLIGACIÓN (INDIRECTA) DE USARLA”. - “(…) el USO con relevancia a ser acreditado, capaz de impedir la cancelación de un registro, debe estar referido a la explotación comercial de la marca en el mercado. (…) carece de toda relevancia jurídica el uso que la demandante pretende demostrar ante vuestra Sala, pues dicho uso está circunscrito a la defensa que la empresa Santa Catalina ha hecho en diferentes procesos judiciales que tienen como antecedentes procedimientos administrativos de nulidad de registros marcarios (…) que son incapaces de demostrar que la marca (…) haya sido usada en el modo y en el nivel de comercialización correspondiente, y por sobre todo, en la forma en que fue inscrita”. - “(…) la mencionada resolución en ningún momento ha afirmado que la marca cancelada haya sido utilizada como diseño industrial y no como marca de producto; lo que dicha resolución establece es que en las pruebas presentadas por la demandante con el propósito de acreditar el uso de dicha marca, se apreciaban las frases MODELO TRIGRE o FRAZADAS MODELO TIGRE, las cuales identificaban a un modelo específico de frazada.

En este orden de ideas, (…) la resolución expedida por el Tribunal del INDECOPI no se ha pronunciado en modo alguno respecto a que la marca cancelada sea un diseño industrial (…)”. d) Tercero interesado La sociedad ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A., considerada como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente: - “(…) la primera acción que se planteó por ante (sic) el INDECOPI a que se refiere los puntos mencionados fue una de NULIDAD DE MARCA diferente a la CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO que se resolvió en la resolución materia de impugnación”. - “(…) el hecho de que el accionante manifieste que hubiera mantenido un litigio, en un proceso contencioso administrativo por ante (sic) la Corte Suprema, defendiendo la marca mencionada no puede convalidar la falta de 18/09/2009 20.52 uso, ya que la única manera de enervar esta causal es con los medios de prueba pertinentes y demostrar haber cumplido con los supuestos establecidos en el Artículo 116 de la Decisión 486 (…)”. - “(…) en la misma resolución al realizarse el análisis de las facturas y boletas de venta, correspondientes a los años 1997, 1998 y 1999 (…) se precisa que dichos documentos han sido emitidos por la venta de los productos denominados FRAZADAS TIGRE y/o FRAZADAS TIGRE COLOR, y por tanto solo pueden demostrar el uso de la marca TIGRE (denominativa), que no fue materia de dicha acción, y demás argumentos que se encuentran expresados en dicha resolución, y que sirvió para merituar la prueba”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de mayo de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, se estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la cancelación por falta de uso de GACETA OFICIAL la marca fue presentada el 31 de marzo de 1999, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 108, 109, 110 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 18/09/2009 21.52 DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO “Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

DECISIÓN 500: Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: (…) 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

“Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso”. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. “Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

(…) DECISIÓN 344 (…) La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca. Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.

GACETA OFICIAL 18/09/2009 22.52 “Artículo 109.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca. dad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. Vencido el plazo al que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución debidamente motivada”.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. “Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

“Artículo 111.- La persona que obtenga una resolución favorable, tendrá derecho preferente al registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la providencia que dé término al procedimiento de cancelación de la marca”. (…) Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La interpretación prejudicial: facultativa y obligatoria; - La norma comunitaria en el tiempo; - Cancelación del registro de la marca por falta de uso; Procedimiento; - Prueba de uso de una marca; - La Supremacía del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina frente al Ordenamiento Interno de los Países Miembros;

Principio de Complemento Indispensable.

3.1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. Debido a las particularidades del presente caso resulta necesario aclarar que la Interpretación Prejudicial constituye un instrumento mediante el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario: DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformi- “La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación” (19 de mayo de 1981).

GACETA OFICIAL “Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado (…) Queda en consecuencia claro, que la interpretación no es ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá por otra parte, adoptar dicha interpretación (…) En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Proceso 10IP-94, G.O. 177 de abril 20 de 1995 y ratificado en Proceso 01-IP-96 y Proceso 07-IP2009).

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el procedimiento, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. La consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.

“De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo” (Proceso 03-IP-93).

En la primera instancia judicial, la Corte Superior de Justicia de Lima, Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo estaba habilitada para solicitar una interpretación prejudicial de carácter facultativo; sin embargo, cuando la demandante, FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. interpuso el 18/09/2009 23.52 recurso de apelación que fue resuelto por la segunda instancia, Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia, ésta se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; ya que el recurso de casación es un recurso extraordinario y no una instancia adicional.

3.2. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior.

El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, por cuanto, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), estableció que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido.

La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya, asimismo, en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos.

GACETA OFICIAL La nueva normativa, en el ámbito procesal, se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que se encuentran en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En este sentido este Tribunal ha sostenido que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. “Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. 1 En el caso de autos, se observa que si bien la actora demandó la nulidad de las Resoluciones Nos. 15140-2001/OSD-INDECOPI, 6460-2002/ OSD-INDECOPI y 1101-2002/TPI-INDECOPI dictadas en el año 2001 y 2002 (Decisión 486), por las cuales se canceló por falta de uso el registro No. 15744 correspondiente a la marca com- 18/09/2009 24.52 puesta por el logotipo rectangular constituido por la figura de cuatro tigres, ubicados de a par y hacia los extremos opuestos, en la parte central del rectángulo se destaca trece franjas horizontales, seis de color pardo, cuatro de color blanco y tres de color marrón oscuro y todas las franjas están distribuidas sobre un fondo de pintas o manchas color negro a manera de piel de tigre, que distingue frazadas, colchas, edredones, cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial; la solicitud relativa a la cancelación del registro fue realizada el 31 de marzo de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable, en tanto que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca.

3.2. CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA POR FALTA DE USO. PROCEDIMIENTO Tomando en cuenta que:

1. ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A. solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, la cancelación por falta de uso de la marca conformada por el logotipo rectangular constituido por la figura de cuatro tigres, ubicados de a par y hacia los extremos opuestos, en la parte central del rectángulo se destaca trece franjas horizontales, seis de color pardo, cuatro de color blanco y tres de color marrón oscuro y todas las franjas están distribuidas sobre un fondo de pintas o manchas color negro a manera de piel de tigre, que distingue frazadas, colchas, edredones, cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado No. 15744, a favor de FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. 2.

Que la Oficina Nacional Competente resolvió declarar fundada la acción de cancelación por falta de uso, al determinar que los medios probatorios aportados no acreditaban el uso de la marca. El Tribunal estima adecuado referirse a la cancelación de registro de una marca por falta de uso: 1 Proceso 155-IP-2005, sentencia de 19 de octubre del 2005; marca: “RAPISAL (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. El artículo 108 de la Decisión 344, con excepción de su último párrafo, establece lo relativo a GACETA OFICIAL la cancelación del registro marcario por falta de uso y los medios de prueba de uso de la marca. El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro.

La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas. En este sentido, Fernández–Novoa señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica.

En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”. 2 El artículo 108 atribuye competencia a la oficina nacional competente para cancelar el registro de una marca y establece los motivos con arreglo a los cuales procede dicha cancelación, a saber, la ausencia de uso de la marca, o la concesión que se hubiere hecho de la misma sin haber tenido en cuenta su identidad o similitud con otra ya concedida y que hubiere alcanzado la categoría de notoriamente conocida, motivos no de ilegalidad sino de “oportunidad o de conveniencia” (no uso, en el caso concreto) éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la Administración. Asimismo, el artículo 108 de la Decisión 344 expresa que “La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”.

Este Tribunal ha manifestado que de conformidad con el artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el trámite 18/09/2009 25.52 se inicia a solicitud de parte, es decir, cualquier persona interesada puede adelantar el trámite; empero, para poder hacerlo, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva y este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente 3.

Ha provisto, asimismo, que “(…) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada”. 4 Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca.

La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación. Finalmente, es pertinente advertir que el artículo 109 de la Decisión 344 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro Marcario, a saber: • Presentación de la solicitud. • Notificación al titular de la marca, para que dentro de los treinta días siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. • Vencido dicho plazo se decidirá sobre la solicitud de cancelación del registro, • Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

3.3. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA Tomando en cuenta que: (i) La FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A. argumentó que “acaso defendernos durante más de 4 años (desde 1996 hasta 2000- 3 2 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360. 4 Proceso 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”.

Ponencia de 14 de mayo de 2008. Proceso 15-IP-99. Marca “BELMONT”. G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero de 2000. GACETA OFICIAL 18/09/2009 26.52 2002) en la Corte Suprema no es motivo suficiente para determinar que nuestra marca ha sido utilizada, que era defendida, que era apetecida por la gran mayoría de empresas textiles en Lima, que se encuentra vigente”;

“(…) nos hemos defendido dura (sic) 4 años, es decir de 1996 al 2000-2002 y oportunamente se presentó dichas pruebas pero las mismas no se valoraron, acaso no es un medio de prueba idóneo de la utilización de nuestra marca el haberla defendido judicialmente”, “Las pruebas presentadas por nuestra parte, consistentes en facturas de los años 1997, 1998 y 1999, es decir tres años anteriores a la solicitud de cancelación no fueron valoradas por la Oficina de Signos Distintivos, ello motivo (sic) que la resolución materia de la presente impugnación refleje una equivocada interpretación de las normas sobre legislación marcaria, causándonos un grave perjuicio tanto moral como económico, aparte de originar inseguridad jurídica de graves consecuencias para el país”. para los cuales fue registrado.

El registro de una marca, concede entonces un derecho excluyente frente a terceros, pero al mismo tiempo IMPONE UNA OBLIGACIÓN (INDIRECTA) DE USARLA”, y que “(…) el USO con relevancia a ser acreditado, capaz de impedir la cancelación de un registro, debe estar referido a la explotación comercial de la marca en el mercado. (…) carece de toda relevancia jurídica el uso que la demandante pretende demostrar ante vuestra Sala, pues dicho uso está circunscrito a la defensa que la empresa Santa Catalina ha hecho en diferentes procesos judiciales que tienen como antecedentes procedimientos administrativos de nulidad de registros marcarios (…) que son incapaces de demostrar que la marca (…) haya sido usada en el modo y en el nivel de comercialización correspondiente, y por sobre todo, en la forma en que fue inscrita”.

(ii) La sociedad ANGLO AMERICAN TRADING CO. S.A., expresó que “(…) el hecho de que el accionante manifieste que hubiera mantenido un litigio, en un proceso contencioso administrativo por ante (sic) la Corte Suprema, defendiendo la marca mencionada no puede convalidar la falta de uso, ya que la única manera de enervar esta causal es con los medios de prueba pertinentes y demostrar haber cumplido con los supuestos establecidos en el Artículo 116 de la Decisión 486 (…)”, y que “(…) en la misma resolución al realizarse el análisis de las facturas y boletas de venta, correspondientes a los años 1997, 1998 y 1999 (…) se precisa que dichos documentos han sido emitidos por la venta de los productos denominados FRAZADAS TIGRE y/o FRAZADAS TIGRE COLOR, y por tanto solo pueden demostrar el uso de la marca TIGRE (denominativa), que no fue materia de dicha acción, y demás argumentos que se encuentran expresados en dicha resolución, y que sirvió para merituar la prueba”.

La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. (iii) El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, argumentó que “La intención de la ley no es conceder un derecho a los titulares que se transforme en absoluto, perpetuo e incuestionable.

La exclusividad sobre la marca dependerá no sólo del registro, sino también de una situación concreta y fáctica, como es, que en el mercado se use efectivamente el signo con relación a los productos o servicios El Tribunal estima adecuado referirse a la prueba de uso de una marca. En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente.

Asimismo, se debe probar el uso de la marca tal como se encuentra registrada en la Oficina de Registro Marcario, por lo que no se justifica el mencionado uso solamente con la utilización de la parte denominativa, por ejemplo, si se trata de marcas mixtas, figurativas, etc. Es pertinente advertir que por el principio de uso real y efectivo de la marca, se deriva que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En tanto que la función de un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el mercado, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que cumpla con su función distintiva y sin que se encuentre en el mercado.

GACETA OFICIAL El principio del uso efectivo de la marca enunciado anteriormente se encuentra expresamente establecido en el primer párrafo del artículo 110 de la Decisión 344: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.

De igual modo, este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real. Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado, al respecto, que: • “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. • La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc 5”. 5 Proceso 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008. 18/09/2009 27.52 Asimismo, en relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese numero de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 199, de 26 de enero de 1996). Ahora bien, para evitar que prospere la situación en comento –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella.

La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc., por lo que, en consecuencia de ello, la defensa judicial de una marca no es prueba del uso de la misma.

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de confor- GACETA OFICIAL midad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Decisión 344. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: 1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. 3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación”.

En tanto que se trata de un listado enunciativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo trascrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable en el País Miembro.

Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella. Finalmente, se debe indicar que el titular de la marca puede justificar su falta de uso por circunstancias especiales que excusan tal falta.

Para tal efecto se ha regulado las causas que puede invocar el titular para argumentar sobre la existencia de acontecimientos no imputables a su voluntad que han impedido o han dificultado la utilización de la marca en el ámbito comercial, de tal modo que el titular deberá demostrar que se ha debido a los supuestos extraordinarios de fuerza mayor, caso fortuito, requisitos oficiales impuestos a los bienes o por restric- 18/09/2009 28.52 ción a las importaciones, para lo cual la prueba deberá ser contundente.

La causa interna que motivó la solicitud de Interpretación Prejudicial ante este Tribunal se refiere a la cancelación por no uso de la marca constituida por el logotipo rectangular constituido por la figura de cuatro tigres, ubicados de a par y hacia los extremos opuestos, en la parte central del rectángulo se destaca trece franjas horizontales, seis de color pardo, cuatro de color blanco y tres de color marrón oscuro y todas las franjas están distribuidas sobre un fondo de pintas o manchas color negro a manera de piel de tigre, que distingue frazadas, colchas, edredones, cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado No. 15744, a favor de FÁBRICA DE TEJIDOS SANTA CATALINA S.A.; corresponde, en consecuencia, con las previsiones expuestas en esta interpretación prejudicial, al juzgador, establecer si la prueba de uso de la marca mencionada ha sido o no demostrada correctamente dentro del proceso.

3.4. LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA FRENTE AL ORDENAMIENTO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS Tomando en cuenta que la actora alega que “La norma aplicable a la fecha de la solicitud 31 de marzo de 1999 es la Decisión 344 (…) y el D.L. 823. (…). Este (…) establece amplitud de valoración de prueba se refiere, la Resolución 11012002/TPI-INDECOPI es nula por no haberse aplicado en forma correcta, se ha aplicado la (sic) exclusivamente la DECISIÓN 486, que establece solo dos supuestos sobre condiciones de uso de la marca, limitándose de esta manera lo que establece el 823 en su artículo 173 inciso c), con el consiguiente perjuicio para Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A.”, se hace necesario referirse al tema “Supremacía del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina frente al Ordenamiento Jurídico Interno de los Países Miembros” y “Principio de Complemento Indispensable”.

Este Tribunal ha reconocido, desde la interpretación prejudicial efectuada en los procesos 1IP-87 y 2-IP-88, el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda GACETA OFICIAL desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”.

Sobre este mismo tema este Organismo ha manifestado que “Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas (…)”. 6 En efecto, tanto la jurisprudencia como las normas positivas han reconocido que el derecho comunitario andino es de aplicación directa y tiene preeminencia sobre la legislación nacional.

El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que “(…) frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros ( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte (…)” 7, del Tratado de 28 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal.

Finalmente, es importante advertir lo que ha señalado este Organismo relativo al Derecho de la Integración “(…) El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros (…) El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias.

Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común ( )”. 8 6 7 8 Proceso 02-IP-88, publicado en la G.O.A.C. Nº 33, de 26 de junio de 1988. Proceso 34-AI-2001, sentencia dictada el 22 se septiembre del 2004. Publicada en la G.O.A.C. Nº 1156, de 10 de enero del 2005.

Criterio reiterado en el proceso 02-IP-90, publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 de octubre de 1990. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. IBIDEM. 18/09/2009 29.52 Principio de complemento indispensable El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. 9 Con base en estos fundamentos, 9 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA.

GACETA OFICIAL EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia que deban conocer sobre la aplicación de algunas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina y, deberán suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.

Por lo tanto, en el presente caso la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. La solicitud relativa a la cancelación del registro de la marca constituida por el logotipo rectangular constituido por la figura de cuatro tigres, ubicados de a par y hacia los extremos opuestos, en la parte central del rectángulo se destaca trece franjas horizontales, seis de color pardo, cuatro de color blanco y tres de color marrón oscuro y todas las franjas están distribuidas sobre un fondo de pintas o manchas color negro a manera de piel de tigre, que distingue frazadas, colchas, edredones, cubrecamas, de la clase 24 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado No. 15744, fue realizada el 11 de abril de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que es ésta la normativa aplicable, en tanto que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a la solicitud de cancelación de la marca por no uso, así como lo relacionado con la prueba del uso de la marca. 18/09/2009 30.52 3.

El titular de la marca tiene la obligación de usar la marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho uso de ella. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida al concepto de aprovechamiento y explotación, pues, es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc. por lo que, en consecuencia de ello, la defensa judicial de una marca no es prueba del uso de la misma.

Los medios de prueba para demostrar que se ha usado la marca están reconocidos en la normativa comunitaria. Asimismo, estos medios de prueba deben tener correspondencia con la marca registrada. 4. El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y una nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. 5.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desa- GACETA OFICIAL 18/09/2009 31.52 rrollo de aspectos no regulados por aquélla, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 24272008, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publica- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO Nº 027-IP-2009 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 81, 83 literal d) y 84 del mismo cuerpo legal, con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Proceso Interno: Nº 2003-00112. Marca: “PREMIER” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 17 días del mes de junio del año dos mil nueve. los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 04 de mayo de 2009. VISTOS: 1. Las partes.

Mediante Oficio Nº 1640, de 02 de septiembre de 2008, recibido en este Tribunal el 18 de febrero de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2003-00112.

Demandante: LLOREDA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: Even Esponjas Venezolanas C.A. 2. Determinación de los hechos relevantes. Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y El 12 de octubre de 1994, Even Esponjas Venezolanas C.A. solicitó el registro del signo “PREMIER” (denominativo) para distinguir pegamen- GACETA OFICIAL tos industriales y sustancias adhesivas en la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 13 de marzo de 1995, Lloreda Grasas S.A. (hoy Lloreda S.A.) formuló observaciones al registro del signo “PREMIER”, basándose en la notoriedad de la marca “PREMIER” (mixta) previamente registrada a su favor. La División de Signos Distintivos por medio de la Resolución Nº 14708, de 31 de mayo de 1996, declaró infundada la observación y concedió el registro del signo solicitado “PREMIER” para distinguir productos de la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 05 de julio de 1996, Lloreda Grasas S.A. interpone recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la anterior resolución. Mediante Resolución Nº 04549, de 22 de febrero de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió confirmar la Resolución Nº 14708. Mediante Resolución Nº 17584, de 25 de mayo de 2001, el Superintendente de Industria y Comercio, resolvió confirmar la Resolución Nº 14708, quedando agotada la vía gubernativa.

El 04 de marzo de 2003, LLOREDA S.A. interpone ante el Consejo de Estado acción de nulidad contra las Resoluciones Nos: 14708, 04549 y 17584. 3. Fundamentos de la Demanda: Lloreda S.A. fundamenta su demanda de la siguiente manera: - La Administración no aplicó el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, ya que el signo solicitado “PREMIER” es la reproducción idéntica de la marca notoria “PREMIER” de la sociedad actora. - Señala que están dados todos los presupuestos para que la marca “PREMIER” perteneciente a Lloreda S.A. sea considerada como notoria en la medida en que es ampliamente conocida entre el público consumidor, que reconoce a la marca “PREMIER” como un signo distintivo de un producto alimenticio, posee un gigantesco ámbito de difusión a nivel nacional y existe y ha sido usada constante y exitosamente desde 1984. 18/09/2009 32.52 - Afirma que la notoriedad de la marca “PREMIER” está acreditada dentro del expediente en el que se surtió el trámite administrativo mediante varias pruebas que no fueron tenidas en cuenta como un todo, es decir, no se valoraron en conjunto por parte de la Administración. La extensión del conocimiento de la marca se encuentra probada con las certificaciones expedidas por el revisor fiscal relativas a los niveles de ventas de los productos margarina y aceite “PREMIER”. 4.

Contestación de la Demanda: El 05 de agosto de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda fundamentando lo siguiente: - En el caso particular, los productos de los signos confrontados carecen de relación por no concurrir en los mismos ningún elemento que permita concluir la interdependencia o rasgo común capaz de inducir al público consumidor a error, porque en efecto, el registro de la marca “PREMIER” cuyo titular es Lloreda S.A. fue concedido para distinguir productos de las Clases 29 y 30 que comprenden carne, pescados, aves, caza, legumbres, gelatinas, huevos, especias, etc., mientras que la marca “PREMIER” solicitada por Even Esponjas Venezolanas C.A. está destinada para distinguir pegamentos industriales y sustancias adhesivas destinada para la industria en la Clase 01 de la Clasificación Internacional. - Afirma que lo anterior da pie para que se descarte por completo el riesgo de confusión alegado por la sociedad demandante como argumento para provocar la anulación del acto administrativo que concedió el registro de la marca “PREMIER” a favor de la sociedad Even Esponjas Venezolanas C.A., como quiera que no hay impedimento jurídico ni práctico que impida la posibilidad que se presente en el mercado la coexistencia de marcas iguales o similares, en tanto la cobertura de los productos o servicios sea diferente y no pueda predicarse relación alguna entre los mismos.

Even Esponjas Venezolanas C.A., tercero interesado dentro de este proceso, contesta la demanda destacando lo siguiente: - Expresa que, ha sido establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Co- GACETA OFICIAL munidad Andina que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario en términos generales considerar la similitud ortográfica, fonética e ideológica.

Además, en el presente caso, los signos enfrentados protegen productos que no tienen ninguna relación entre sí. - Afirma que, la notoriedad de una marca debe demostrarse con pruebas que permitan concluir la fuerza distintiva y el reconocimiento como notoria que la marca detenta en el mercado, y para estos efectos la legislación comunitaria ha establecido factores que se deben demostrar al momento de declarar la notoriedad del signo. - Teniendo en cuenta que el giro ordinario de las actividades de Lloreda S.A. radica en la producción y venta de productos alimenticios identificados con la marca “PREMIER”, los cuales son distribuidos por todo el país y que, casi la totalidad de los consumidores promedio tienen conocimiento de la existencia de dicho producto, por lo que el registro del signo “PREMIER” para distinguir pegamentos industriales y sustancias adhesivas no crearía riesgo de confusión entre el público consumidor.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación del artículo 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 81, 83 literal d) y 84 del mismo cuerpo legal.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 344 “( ) 18/09/2009 33.52 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. GACETA OFICIAL Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Toda vez que dentro del presente caso se alega una falta de distintividad del signo a registrar, resulta pertinente realizar un análisis sobre el concepto de marca y sus requisitos esenciales para su registro. Marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”; así lo define el artículo 81 de la Decisión 344, al tiempo que determina los requisitos para que un signo pueda ser considerado como tal, señalando que “Podrán registrarse como marca los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”.

El cumplimiento de estos requisitos, es un paso esencial previo al registro de un signo como 18/09/2009 34.52 marca; este Tribunal ha reiterado la importancia de que el signo no se encuentre descrito dentro de alguna o algunas de las causales de irregistrabilidad que contemplan los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Respecto a los citados requisitos, el Tribunal en reiteradas interpretaciones ha señalado lo siguiente: La perceptibilidad es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; y así podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para acceder a ser registrado como marca, es la razón de ser de la marca, y es la característica que permite distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares comercializados por otra, para así impedir que se origine confusión en las transacciones mercantiles.

La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido respecto al carácter distintivo de la marca que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene este poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades 1”.

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, números, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Dentro de la interpretación prejudicial 010-IP2004 ya citada, el Tribunal señaló que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA C OMUNIDAD ANDINA. Proceso 010-IP-2004, Marca: “CALIDAN”. Sentencia de 21 de abril de 2004. GACETA OFICIAL objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES Y RIESGO DE CONFUSIÓN. El propósito del artículo 83 de la Decisión 344, es impedir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial. En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibición para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

La jurisprudencia sentada por este Tribunal al respecto ha manifestado que “( ) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente 2”.

La sola existencia del riesgo de confusión basta para que se configure la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83; la confusión en materia marcaria se refiere a la falta de capacidad de un signo para poder distinguir los productos o servicios que ampara, de otro, por lo que puede inducir al consumidor a error. Este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “( ) que exista identidad entre los 18/09/2009 35.52 signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos 3”.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza en que el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común 4. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

De igual modo, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios sentados en fallos anteriores por este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3.

Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjun- 3 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso Nº 101-IP-2002. Marca: “COLA REAL+GRÁFICA”.G.O.A.C. No. 877 de 19 de diciembre de 2002. 4 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso Nº 68-IP-2002. Marca: “AGUILA DORADA”. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Proceso10-IP-2004 ya citado. GACETA OFICIAL to de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Debido a que en el presente caso, la parte demandada pretende registrar el signo “PREMIER” (denominativo) en la Clase 01 de la Clasificación 18/09/2009 36.52 Internacional de Niza y Lloreda Grasas S.A. (hoy Lloreda S.A.) formuló observaciones al registro basándose en la notoriedad de la marca “PREMIER” (mixta) previamente registrada a su favor, resulta pertinente tocar el presente tema.

Comparación entre marcas denominativas y mixtas. En relación a las marcas mixtas y las denominativas, este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 55-IP-2004 Marca: “SM LA SAN MARCO (mixta) sentencia de 21 de julio de 2004, manifestó que: “La marca mixta está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La marca mixta presenta una estructura más compleja que la marca denominativa o la marca gráfica. En la marca mixta hay que contraponer siempre un componente principal (o dimensión característica) y un componente accesorio. Al enjuiciar si existe riesgo de confusión entre una marca mixta y otra marca la operación principal consiste en fijar si la dimensión característica de la marca estriba en el elemento denominativo, o bien en el elemento gráfico”.

En reiteradas oportunidades este Tribunal se ha manifestado diciendo que: “La complejidad de la comparación marcaria es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidar entre marcas denominativas frente a marcas mixtas. Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale sobre el mixto (sic).

Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación.” (Respecto del Proceso 04-IP94, tomado del Proceso 25-IP-98, Marca: PINTUBLER, publicado en la Gaceta Oficial Nº 428, de 16 de abril de 1999)”.

Este Tribunal ha señalado que “las marcas mixtas están compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca, siendo el primero una denominación que puede estar conformada por una o varias palabras que al ser GACETA OFICIAL pronunciadas pueden o no tener un significado conceptual. Dentro de esto signos conocidos como marcas denominativas, se encuentran las sugestivas, cuyo significado alude a las características, cualidades, naturaleza o funciones del servicio designado por ella; y las arbitrarias, en las que su significado no se relaciona en lo absoluto con la naturaleza y demás cualidades del servicio que protege la marca.

También aparecen las denominaciones caprichosas o de fantasía que son las que sin poseer contenido conceptual alguno, difieren de las arbitrarias en que las palabras que las conforman son ‘oscuras o arcaicas’ (BREUER MORENO, Derecho de Marcas, pp. 83 y 84) El segundo elemento que conforma la marca mixta es el gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica, dirigida a la vista de los consumidores (Proceso 24-IP2001, marca: “DNN MIXTA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 739, de 4 de diciembre de 2001).

El Tribunal también ha sostenido que “se deberá tomar en cuenta que las marcas han de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que integran las marcas confrontadas, sin descomponer, menos alterar, su unidad fonética ni gráfica, es decir, debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes; en las marcas compuestas o mixtas prevalece el elemento dominante, regla que encuentra su máxima importancia en la comparación de marcas mixtas, en las que habrá de determinarse cuál de los elementos que la conforman, denominativo o gráfico, es el característico”.

(Proceso 104-IP-2000, marca: MAR.CO mixta, publicado en Gaceta Oficial Nº 669, de 9 de mayo del 2001). Comparación entre marcas denominativas. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 18/09/2009 37.52 • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captado el signo en el mercado.

(Proceso 05IP-2009, marca “H2OH! Sentencia de 13 de marzo de 2009). 4. CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, la Administración señaló que los productos de los signos confrontados carecen de relación por no concurrir en los mismos ningún elemento que permita concluir la interdependencia o rasgo común capaz de inducir al público consumidor a error, porque en efecto, el registro de la marca “PREMIER” cuyo titular es Lloreda S.A. fue concedido para distinguir productos de las Clases 29 y 30 que comprenden carne, pescados, aves, caza, legumbres, gelatinas, huevos, especias, etc., mientras que la marca “PREMIER” solicitada por Even Esponjas Venezolanas C.A. está destinada para distinguir pegamentos industriales y sustancias adhesivas destinada para la industria en la Clase 01.

A fin de determinar si existe conexión competitiva o no entre los productos a distinguir, este Tribunal ha señalado los siguientes criterios: a) Canales de comercialización.- Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. GACETA OFICIAL b) Mismos medios de publicidad.- Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. c) Relación o vinculación entre los productos.- Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva.

No es lo mismo vender en unos lugares helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradores, entre las cuales existe una vinculación. d) Uso conjunto o complementario de productos.- Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. e) Partes y accesorios.- La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). f) Mismo género de los productos.- Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). g) Misma finalidad.- Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. 18/09/2009 38.52 h) Intercambiabilidad de los productos.Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable.” (Proceso 08-IP-1995.

Marca: LISTER, publicado en la Gaceta Oficial N° 231, de 17 de octubre de 1996).

5. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. En el presente caso, la demandante señala que la Administración no aplicó el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, ya que el signo solicitado “PREMIER” es la reproducción idéntica de la marca notoria “PREMIER” de la sociedad actora. Afirma además que, la notoriedad de la marca “PREMIER” está acreditada dentro del expediente en el que se surtió el trámite administrativo mediante varias pruebas que no fueron tenidas en cuenta como un todo, es decir, no se valoraron en conjunto por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido que “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento GACETA OFICIAL 18/09/2009 39.52 de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003., marca: “EBEL INTERNATIONAL” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). c) La antigüedad de la marca y su uso constante; Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”. 5 La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione.

Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, marca: LISTER, publicado en la Gaceta Oficial Nº 231, de 17 de octubre de 1996). 5.1 La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido.

En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 6 b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: 5 d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 18/09/2009 40.52 como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 5.2 Confusión con la marca notoriamente conocida.

En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado al respecto: El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, publicado en la Gaceta Oficial Nº 253, de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”. 7 Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.

Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de registro del signo, así como, ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 7 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL PRIMERO: Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si la denominación cuyo registro se solicita no se encuentra comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que la marca solicitada para registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Para el análisis de marcas denominativas y mixtas necesariamente se tendrá que determinar cuál de los elementos que conforman el conjunto marcario (denominativo y gráfico) es el predominante, ya que es a través de este elemento que el público consumidor podrá identificar la marca, y además es el determinante de la existencia o no del riesgo de confusión. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos, anteriormente determinadas.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

CUARTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos y en el evento en que no apareciera debidamente probada la notoriedad de la marca, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos diferentes, el Juez Consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. 18/09/2009 41.52 QUINTO: La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

El Juez Nacional Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 18/09/2009 42.52 PROCESO 32-IP-2009 Interpretación prejudicial, a solicitud del Consultante, de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 135, literal b), de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2005-00252. Actor: SOCIEDAD ALICORP S.A. Marca denominativa: MASCOTIN. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y siete días del mes de junio del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de mayo de 2009.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: SOCIEDAD ALICORP S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: SOCIEDAD NUTRIPET C.A. S.A. III.

DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran: a. La sociedad NUTRIPET ANDINA C.A. S.A., solicitó el 19 de noviembre de 2003, el registro como marca del signo denominativo MASCOTIN para amparar productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ALICORP S.A., presentó oposición con base en su marca denominativa MASKOT, registrada en Colombia bajo el certificado No. 223561 y para amparar productos de la clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. c. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 030594 de 10 de diciembre de 2004, decidió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado. d. La sociedad ALICORP S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. e. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 006279 de 29 de marzo de 2005, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

En este acto administrativo se afirmó lo siguiente: “Así las cosas, ha de compararse la denominación MASCOTIN frente a MASKOT. Observados los signos desde el aspecto ortográfico y fonético se encuentra que ambas marcas evocan la palabra mascota, que aplicada a productos que se pretenden distinguir, es genérica, si se trata de anima- GACETA OFICIAL les vivos, o descriptiva, si se trata de alimentos para animales. 18/09/2009 43.52 • Sostiene, que el signo denominativo MASCOTIN cumple con todos los requisitos para ser registrado como marca.

(…) Así las cosas, al recurrir ambos signos a la evocación del término genérico y/o descriptivo “mascota”, inapropiable en exclusiva por el opositor o por cualquier persona, para verificar la registrabilidad del signo solicitado en registro, hay que acudir a los elementos adicionales que permitan la diferenciación de un signo frente al otro.” f. La sociedad ALICORP S.A., presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La sociedad ALICORP S.A., soporta su demanda en los siguientes argumentos: a. Aduce, que los signos en conflicto son semejantes desde el punto de vista ortográfico y fonético. Esta circunstancia genera riesgo de confusión directa e indirecta en el público consumidor. b. Manifiesta, que el signo MASCOTIN es una derivación del signo MASKOT. c. La marca MASKOT es de fantasía y, por lo tanto, tiene la capacidad jurídica para impedir el registro de otras marcas que sean semejantes a ella.

Además, sostiene que la marca MASKOT no es genérica ni descriptiva para la clase 31, ya que está escrita con K. Es evocativa del concepto de mascota. d. Agrega, que la Superintendencia de Industria y Comercio confunde los siguientes conceptos: marcas descriptivas, genéricas y evocativas. • Los signos en conflicto poseen elementos ortográficos, gráficos y fonéticos suficientemente distintivos y, en consecuencia, no hay posibilidad de que se genere riesgo de confusión en el público consumidor. b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

Según la información contenida en el Oficio No. 0074 del 22 de enero de 2009, la sociedad NUTRIPET ANDINA C.A. S.A. no contestó la demanda. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135, literales e) y f), de la Decisión 486 no será interpretado, ya que no es pertinente para el caso particular.

El Tribunal, de oficio, interpretará el artículo 135, literal b). A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Artículo 134 a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera: “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos suscep- GACETA OFICIAL tibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: 18/09/2009 44.52 la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) VI. CONSIDERACIONES. a) las palabras o combinación de palabras; Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números;

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; C. Comparación entre signos denominativos. f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; D. Los signos evocativos y la marca débil.

Diferencia con los signos genéricos y descriptivos. g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. (…) Artículo 135 “(…) No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;” Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de E. La marca de fantasía. A. CONCEPTO DE MARCA.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: GACETA OFICIAL “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo denominativo MASCOTIN era confundible con la marca denominativa MASKOT.

Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido, a dos clases: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 1 1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: 18/09/2009 45.52 Sobre el riesgo de confusión y de asociación el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición con- “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL tribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo marcario. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino lo hace en diferentes momentos. 18/09/2009 46.52 • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.

Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos MASCOTIN y MASKOT. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. GACETA OFICIAL • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando los criterios expuestos, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos MASCOTIN y MASKOT, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de signo distintivo. 18/09/2009 47.52 Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una proximidad marcada con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema. 2 A continuación se transcribirá lo pertinente: “Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad.

D. LOS SIGNOS EVOCATIVOS Y LA MARCA DÉBIL. DIFERENCIA CON LOS SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. El demandante argumentó que la Superintendencia confunde las marcas descriptivas, genéricas y evocativas. También afirmó que marca MASKOT es evocativa del concepto mascota. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la diferencia entre los signos genéricos, descriptivos y evocativos, haciendo alusión a la relación entre estos últimos y la marca débil.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento, para relacionar aquel signo con este objeto; las marcas evocativas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario, que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

Sin embargo, entre más sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al signo evocativo marcadamente débil. Esto se da en el caso de signos evocativos que contienen elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

(…) a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en 2 Dicha doctrina fu citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996. expedida dentro del Proceso 4-IP-95.

GACETA OFICIAL que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro. Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )” 3.

En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar el grado de proximidad entre el signo MASKOT y los productos que ampara, para determinar de esta forma su capacidad distintiva y su fuerza para impedir el registro marcas semejantes. Los signos descriptivos, informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. La diferencia entre el signo evocativo y el descriptivo, en ocasiones, es muy difícil de establecer, sobre todo si se trata de de signos con una relación muy cercana con el producto o servicio a distinguir.

En estos casos, la Autoridad Nacional Competente deberá determinar si se está en frente de un signo evocativo o descriptivo. Por otro lado, el signo genérico determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 3 BERTONE Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo. “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, págs. 78 y 79. 18/09/2009 48.52 La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Los signos genéricos y descriptivos, a diferencia de los evocativos son irregistrables, ya que nadie puede monopolizar la utilización de los mismos.

E. LA MARCA DE FANTASÍA. La demandante afirmó que el signo MASKOT es de fantasía y, por lo tanto, tiene capacidad jurídica para impedir el registro de otras marcas que sean semejantes a ella. En este sentido, el Tribunal se referirá a la marca de fantasía. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de los signos de fantasía el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

El Juez Consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de signo de fantasía y así su grado de distintividad. GACETA OFICIAL 18/09/2009 49.52 que ampara, para determinar de esta forma su capacidad distintiva y su fuerza para impedir el registro marcas semejantes. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Los signos descriptivos, informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos MASCOTIN y MASKOT, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre más sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al signo evocativo marcadamente débil.

El Juez Consultante deberá determinar el grado de proximidad entre el signo MASKOT y los productos Por otro lado, el signo genérico determina la especie dentro del género del objeto que identifica. Los signos genéricos y descriptivos, a diferencia de los evocativos son irregistrables, ya que nadie puede monopolizar la utilización de los mismos.

QUINTO: El Juez Consultante, deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de signo de fantasía y así su grado de distintividad. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200500252, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- 18/09/2009 50.52 pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 18/09/2009 51.52 GACETA OFICIAL 18/09/2009 52.52 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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