PROCESO 058-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 y 135 literales i) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Signo: CREST CALCI-DENT. Actor: sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

Proceso interno Nº 2004-0264. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el primer día del mes de julio del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-0264;

El auto de 14 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: COLGATE PALMOLIVE COMPANY.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. b) Hechos 1. El 17 de octubre de 2002, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo nominativo CREST CALCI-DENT para distinguir productos amparados en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 528 de 30 de mayo de 2003 al que presentó oposición la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY argumentando que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal i) de la Decisión 486. Sin embargo, de los documentos adjuntados al expediente se desprende que la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY presentó oposición, también, sobre la base de su marca CALCIGARD registrada para distinguir productos de la Clase 3. 3.

Por Resolución Nº 28328, de 30 de septiembre 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY y concedió el registro como marca del signo nominativo CREST CALCI-DENT. Contra esta Resolución la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 4.

El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que por Resolución Nº 035726, de 19 de diciembre de 2003, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 1810, de 30 de enero de 2004, también confirmó la Resolución Nº 28328.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY en la demanda interpuesta manifiesta que: 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 ya que la conformación de la marca solicitada “está compuesta por una expresión ya registrada como marca, CREST, y por otro componente descriptivo de las cualidades del producto o de sus características, cual es CALCI-DENT” y que dicha solicitud “fue presentada con el único propósito de obtener protección marcaria para el término COLCI-DENT pues CREST se agregó únicamente para distraer la atención del examinador”. 2.

La expresión “CALCI-DENT transmite al consumidor la idea que el producto amparado (…) contiene en su fórmula el ingrediente calcio, que el consumidor medio asocia con el fortalecimiento de los dientes, aludiendo así claramente a los ingredientes, cualidades o características del producto”. 3. La marca CREST CALCI-DENT es engañosa “tanto para los medios como para el público en general, porque el dentífrico distinguido con dicha marca no contiene calcio, contrariando esta realidad objetiva del producto a la información, que esta marca transmite al consumidor, acerca de sus características y cualidades”. 4.

“(…) la posibilidad de engaño es evidente pues la marca (…) transmite al consumidor una característica o cualidad del producto, que en realidad no ostenta (…). Y el engaño se consolida si se tiene en cuenta que la expresión CALCI-DENT aparece en forma destacada en el empaque del producto, acompañando a la expresión CREST, mientras que de manera irrisoria, de forma totalmente se indica en otra parte del empaque del producto que este (sic) ‘NO CONTIENE CALCIO’”. 5.

La Superintendencia “no debió haber concedido el registro de la marca CREST CALCI-DENT (…) pus es claro que la información transmitida por la marca engaña al consumidor (…)”. 6. Fundamentó la oposición “en dos causales de irregistrabilidad consagradas en la Decisión 486 (…): i) la prevista en el artículo 136, Literal a); y ii) la consagrada en el Artículo 135, Literal i)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: 1.

La emisión de las Resoluciones impugnadas fue realizada de manera legal y válida. 2. En cuanto a la presunta confundibilidad “entre las marcas ‘CREST CALCI- DENT’ (solicitada) y ‘CALCIGARD’ (registrada) (…) se tiene que efectuado el examen de conjunto de las mismas, no arroja confusión pues cada uno de los signos en controversia posee elementos de orden gráfico, ortográfico, fonético y conceptual suficientemente distintivos, sin que puedan conllevar al público consumidor a error sobre el producto ni sobre su procedencia empresarial (…)”. 3.

Sobre la supuesta violación del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 “cabe señalarse en primer término que el prefijo ‘CALCI’ es de uso común y no puede ser apropiable por ningún particular (…)” y en segundo término que la demandante “no procedió a sustentar ni probar su afirmación“ respecto a la violación de dicho artículo. 4. En consecuencia, “la marca ‘CREST CALCI-DENT’ reúne los requisitos dispuestos en el Régimen de la Propiedad Industrial para efectos de su concesión y, como se mostró no resulta confundible con la marca ‘CALCIGARD’, no se ve afectada en su capacidad distintiva (…)” y por tanto no puede “inducir ar (sic) engaño a los medios comerciales y al público consumidor”.

La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: 1. Que la marca nominativa CREST CALCI-DENT, para identificar productos en la clase 3 Internacional, “cumple con todos los requisitos de registrabilidad previstos en la ley (…)”. 2. La parte demandante pretendía que se negara el registro del signo solicitado “con fundamento en el supuesto riesgo de confusión que se presentaba entre la marca solicitada y la marca CALCIGARD (…)”. 3.

La marca CREST CALCI-DENT “no tiene carácter engañoso y es apta para distinguir los productos de la clase 3 (…) es una marca denominativa compleja, la cual se compone de la expresión CREST, marca de fantasía 8…) y de la expresión CALCI-DENT, que igualmente es una expresión de fantasía derivada de la combinación caprichosa de los términos calci y dent, que evocan las ideas de calcio y dental (…).

La expresión de fantasía CALCI- DENT se compone de partículas evocativas que sugieren una idea que exige un esfuerzo imaginativo de parte del consumidor (…)”. 4. La combinación CALCI–DENT “no informa directamente ni en forma precisa las características o cualidades del producto de la clase 3 que pretende identificar. La marca se limita a inducir al consumidor a un proceso imaginativo sobre las ideas generales relacionadas con el producto pero que en últimas tiene como finalidad cumplir una función de identificación de dicho producto en el mercado”. 5.

“(…) la alusión al calcio en productos de higiene dental no necesariamente debe obedecer a la presencia de calcio en la composición o fórmula del producto. En abstracto, podría deberse a muchas razones, por ejemplo a la presencia de ingredientes que contribuyen a la absorción o asimilación del calcio en los dientes, o a evitar la pérdida del mismo mediante una mayor capacidad de retención, y otros muchos factores.

Lo cierto es que existen múltiples circunstancias por las cuales el término calci puede ser usado, como ocurre comúnmente en el mercado, para referir a este tipo de productos”.

CONSIDERANDO

Que, las normas a las que hace referencia la demandante, contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo CREST CALCI - DENT fue presentada por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY el 17 de octubre de 2002, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, se interpretarán, de oficio, los artículos 134 y 135 literales i) y e) de la Decisión 486.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo CREST CALCI-DENT (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Irregistrabilidad de signos engañosos El objeto de la demanda se basa en la irregistrabilidad de un signo por ser engañoso, en este sentido se afirma que el signo solicitado CREST CALCI- DENT resulta engañoso porque está conformado por el elemento CALCI y no contiene calcio. De esta manera el demandante determina como norma violada el artículo 135 literal i), en este sentido la demanda va dirigida a demostrar que el registro del signo CREST CALCI-DENT se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad mencionada.

La Decisión 486, en su artículo 135 literal i), hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan, por sí mismos, a engaño al público o a los medios comerciales sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Al respecto el Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). Esta prohibición, con base a lo sostenido por Marco Matías Alemán, persigue evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como de sus productos o servicios “lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.

(Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85). Por lo expuesto, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee. 3. Signos conformados por elementos descriptivos En el caso de autos, el signo solicitado a registro está conformado por CALCI y DENT que son elementos descriptivos.

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos conformados por elementos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el signo conformado por elementos descriptivos no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo o está compuesto por elementos descriptivos, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3- IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). 4. Signos evocativos Asimismo, se considera oportuno referirse a los signos evocativos en virtud de que, tanto en la demanda como en la contestación a la demanda del tercero interesado se manifiesta que el signo solicitado es evocativo.

En este sentido, los signos evocativos son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Proceso 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”). 5.

Partículas de uso común De igual manera el Tribunal considera importante referirse a las partículas de uso común que conforman un registro marcario, en el sentido de que el signo solicitado a registro está conformado por las partículas CALCI y DENT. Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.

También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 39-IP- 2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 6. Signos de fantasía En vista de que las partes argumentan que el signo solicitado en conjunto constituye un signo de fantasía, el Tribunal considera referirse a este tema. Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores.

Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguidos por éstos. Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).

Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si el signo solicitado CREST CALCI-DENT denominativo constituye un signo de fantasía. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado CREST CALCI-DENT denominativo cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No será registrable como marca el signo que por sí mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia geográfica, naturaleza, modo de fabricación, características, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.

TERCERO: Los signos compuestos por elementos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

CUARTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado, transmitiendo a la mente del consumidor o usuario una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.

QUINTO: Al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

SEXTO: Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0264, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA