Año XXVI - Número 1772 Lima, 10 de noviembre de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 31-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, a solicitud del Consultante, de los artículos 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2004-00237. Actor: SOCIEDAD LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO “LAFRANCOL S.A.” Marca denominativa: PROFILAX Proceso 58-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134 y 135 literales i) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Signo: CREST CALCI-DENT. Actor: sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY. Proceso interno Nº 2004-0264 Proceso 67-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literales a) y d), 83 literal a), 84, 94 literal b) y 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.
Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 83 literales c), d) y e), 119, 120, 121 y 122 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. Lema comercial: “TOMALO SUAVE”. Expediente Interno N° 6608-LE Proceso 71-IP-2009.- Interpretación Prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: “VERLON-V” (ETIQUETA). Expediente Interno N° 2007-0187 PROCESO 31-IP-2009 Interpretación prejudicial, a solicitud del Consultante, de los artículos 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2004-00237. Actor: SOCIEDAD LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO “LAFRANCOL S.A.” Marca denominativa: PROFILAX. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, al primer día del mes de julio del año dos mil nueve, procede a resol- ver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 4 de mayo de 2009.
I.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: SOCIEDAD LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO “LAFRANCOL S. A.” Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Tercero interesado: SOCIEDAD LABORATORIOS LA SANTÉ S.A. III. DATOS RELEVANTES A.
HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran: a. La sociedad LABORATORIOS LA SANTÉ S.A., solicitó el 22 de mayo de 2002, el registro como marca del signo denominativo PROFILAX para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Después de publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO “LAFRANCOL” S.A., presentó oposición con base en su marca denominativa PROFILIN, registrada en Colombia bajo el certificado No. 214230 y para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 10/11/2009 2.48 c. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 41044 de 23 de diciembre de 2002, decidió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado. d. La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO “LAFRANCOL” S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. e. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 05980 de 28 de febrero de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado y concedió el recurso de apelación. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 07911 de 27 de marzo de 2003, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. g. La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO “LAFRANCOL” S.A., presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los anteriores actos administrativos.
B.
FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO “LAFRANCOL” S.A., soporta su demanda en los siguientes argumentos: a. Aduce, que los signos en conflicto son prácticamente iguales y, por lo tanto, pueden generar error en el público consumidor. b. Manifiesta, que bajo el argumento de que la partícula PROFIL es genérica, se estaría permitiendo que terceros registren como marca dicha expresión agregándole dos letras solamente; esto generaría una gran confusión en el público consumidor. c. La marca PROFILIN es ampliamente conocida y tiene gran posicionamiento en el mercado.
GACETA OFICIAL d. Agrega, que los signos en conflicto generarían riesgo de asociación en el público consumidor, ya que se podría pensar que la marca PROFILAX es una evolución de la gama de productos PROFILIN. Con esto se estaría aprovechando el buen nombre de la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO “LAFRANCOL” S.A. e. Argumenta, que se debe tener en cuenta lo siguiente: que las marcas en conflicto amparan productos farmacéuticos; que dichos productos se venden en los mismos establecimientos y para los mismos consumidores; y que de permitirse la coexistencia de los signos, se podrían presentar consecuencias en la salud del ser humano. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
La Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda de la siguiente manera: • Sostiene, que el prefijo PROFI es de uso común y, por lo tanto, no se tuvo en cuenta al realizar el respectivo examen de confudibilidad. • Las terminaciones LAX y LIN diferencian a los signos en conflicto. 10/11/2009 3.48 • Las partículas AX e IN son fonéticamente diferentes y, por lo tanto, los signos en conflicto no son confundibles.
IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 135, literales a) y b), y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 136, literal f), de la Decisión 486 no será interpretado, ya que no es pertinente para el caso particular. No obstante lo anterior, el Tribunal, de oficio, interpretará el artículo 134 de la misma normativa.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 • Explica, que como los signos en conflicto amparan idénticos productos, el público consumidor caería en error respecto de la adquisición y uso de los mismos. b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. La sociedad LABORATORIOS LA SANTÉ S.A., contestó la demanda de la siguiente manera: • Los signos en conflicto son diferentes, gráfica, fonética, auditiva e ideológicamente. • La partícula PROFIL es genérica en relación con los productos de la clase 5, ya que alude al término profilaxis.
En consecuencia, dicha partícula no puede ser de propiedad de nadie. • La expresión AX le otorga distintividad al signo PROFILAX. (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; GACETA OFICIAL c) los sonidos y los olores; 10/11/2009 4.48 A. Concepto de marca.
Requisitos para el registro de las marcas. d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o riesgo de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
C. Comparación entre signos denominativos. g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. D. Las marcas farmacéuticas. Palabras genéricas y de uso común en la conformación de dichas marcas. La marca débil. (…) A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad”;
(…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo PROFILAX. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.
Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.
Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006.
Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427. (…) En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señala- GACETA OFICIAL das en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” 10/11/2009 5.48 otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 1 Sobre el riesgo de confusión y de asociación el Tribunal ha manifestado lo siguiente: Es importante advertir que la falta de distintividad está consagrada como causal de nulidad absoluta, (artículo 135, literal b).
La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).
Este último aspecto tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal b), que analizaremos en e siguiente acápite. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 1 En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo denominativo PROFILAX era confundible con la marca denominativa PROFILIN.
Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.
Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido, a dos clases: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.
Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.
Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2.
Reglas para el cotejo marcario. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. 10/11/2009 6.48 • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, ya que un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006.
Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos PROFILAX y PROFILIN. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la GACETA OFICIAL misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando los criterios expuestos, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos PROFILAX y PROFILIN, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de signo distintivo.
D. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE DICHAS MARCAS. LA MARCA DÉBIL. El signo PROFILAX ampara productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandada argumenta que el prefijo PROFI es de uso común, mientras que la tercera interesada manifiesta que la partícula PROFIL es genérica en relación con los productos de la clase 5.
Por lo tanto, es pertinente tratar el tema de las partículas genéricas y de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.
A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finali- 10/11/2009 7.48 dad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas GACETA OFICIAL confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.
Las partículas de uso común o genéricas que conforman marcas farmacéuticas, no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias, de uso común o genéricas puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando 2; los cuales derivan en ser débiles. 2 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. 10/11/2009 8.48 Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.
Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común o genérica. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si las partículas PROFI y PROFIL son de uso común en la clase 5, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.
TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos PROFILAX y PROFILIN, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. GACETA OFICIAL CUARTO: 10/11/2009 9.48 El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.
Las partículas de uso común o genéricas que conforman marcas farmacéuticas, no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO El Juez Consultante deberá determinar si las partículas PROFI y PROFIL son de uso común en la clase 5, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200400237, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 058-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 y 135 literales i) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Signo: CREST CALCI-DENT. Actor: sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY. Proceso interno Nº 2004-0264. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, el primer día del mes de julio del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2004-0264;
El auto de 14 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.
GACETA OFICIAL 10/11/2009 10.48 a) Partes en el proceso interno c) Fundamentos jurídicos de la demanda Demandante: COLGATE PALMOLIVE COMPANY. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY en la demanda interpuesta manifiesta que: b) Hechos 1.
El 17 de octubre de 2002, la sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo nominativo CREST CALCI-DENT para distinguir productos amparados en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 528 de 30 de mayo de 2003 al que presentó oposición la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY argumentando que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal i) de la Decisión 486.
Sin embargo, de los documentos adjuntados al expediente se desprende que la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY presentó oposición, también, sobre la base de su marca CALCIGARD registrada para distinguir productos de la Clase 3. 3. Por Resolución Nº 28328, de 30 de septiembre 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY y concedió el registro como marca del signo nominativo CREST CALCI-DENT.
Contra esta Resolución la actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos que por Resolución Nº 035726, de 19 de diciembre de 2003, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 1810, de 30 de enero de 2004, también confirmó la Resolución Nº 28328.
De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 135 literal i) de la Decisión 486 ya que la conformación de la marca solicitada “está compuesta por una expresión ya registrada como marca, CREST, y por otro componente descriptivo de las cualidades del producto o de sus características, cual es CALCI-DENT” y que dicha solicitud “fue presentada con el único propósito de obtener protección marcaria para el término COLCI-DENT pues CREST se agregó únicamente para distraer la atención del examinador”. 2.
La expresión “CALCI-DENT transmite al consumidor la idea que el producto amparado (…) contiene en su fórmula el ingrediente calcio, que el consumidor medio asocia con el fortalecimiento de los dientes, aludiendo así claramente a los ingredientes, cualidades o características del producto”. 3. La marca CREST CALCI-DENT es engañosa “tanto para los medios como para el público en general, porque el dentífrico distinguido con dicha marca no contiene calcio, contrariando esta realidad objetiva del producto a la información, que esta marca transmite al consumidor, acerca de sus características y cualidades”. 4.
“(…) la posibilidad de engaño es evidente pues la marca (…) transmite al consumidor una característica o cualidad del producto, que en realidad no ostenta (…). Y el engaño se consolida si se tiene en cuenta que la expresión CALCI-DENT aparece en forma destacada en el empaque del producto, acompañando a la expresión CREST, mientras que de manera irrisoria, de forma totalmente se indica en otra parte del empaque del producto que este (sic) ‘NO CONTIENE CALCIO’”. 5.
La Superintendencia “no debió haber concedido el registro de la marca CREST CALCIDENT (…) pus es claro que la información transmitida por la marca engaña al consumidor (…)”. GACETA OFICIAL 10/11/2009 11.48 6. Fundamentó la oposición “en dos causales de irregistrabilidad consagradas en la Decisión 486 (…): i) la prevista en el artículo 136, Literal a); y ii) la consagrada en el Artículo 135, Literal i)”. 2.
La parte demandante pretendía que se negara el registro del signo solicitado “con fundamento en el supuesto riesgo de confusión que se presentaba entre la marca solicitada y la marca CALCIGARD (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda 3. La marca CREST CALCI-DENT “no tiene carácter engañoso y es apta para distinguir los productos de la clase 3 (…) es una marca denominativa compleja, la cual se compone de la expresión CREST, marca de fantasía 8…) y de la expresión CALCI-DENT, que igualmente es una expresión de fantasía derivada de la combinación caprichosa de los términos calci y dent, que evocan las ideas de calcio y dental (…).
La expresión de fantasía CALCI-DENT se compone de partículas evocativas que sugieren una idea que exige un esfuerzo imaginativo de parte del consumidor (…)”. La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que: 1. La emisión de las Resoluciones impugnadas fue realizada de manera legal y válida. 2. En cuanto a la presunta confundibilidad “entre las marcas ‘CREST CALCI-DENT’ (solicitada) y ‘CALCIGARD’ (registrada) (…) se tiene que efectuado el examen de conjunto de las mismas, no arroja confusión pues cada uno de los signos en controversia posee elementos de orden gráfico, ortográfico, fonético y conceptual suficientemente distintivos, sin que puedan conllevar al público consumidor a error sobre el producto ni sobre su procedencia empresarial (…)”. 3.
Sobre la supuesta violación del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 “cabe señalarse en primer término que el prefijo ‘CALCI’ es de uso común y no puede ser apropiable por ningún particular (…)” y en segundo término que la demandante “no procedió a sustentar ni probar su afirmación“ respecto a la violación de dicho artículo. 4. En consecuencia, “la marca ‘CREST CALCIDENT’ reúne los requisitos dispuestos en el Régimen de la Propiedad Industrial para efectos de su concesión y, como se mostró no resulta confundible con la marca ‘CALCIGARD’, no se ve afectada en su capacidad distintiva (…)” y por tanto no puede “inducir ar (sic) engaño a los medios comerciales y al público consumidor”. 4.
La combinación CALCI–DENT “no informa directamente ni en forma precisa las características o cualidades del producto de la clase 3 que pretende identificar. La marca se limita a inducir al consumidor a un proceso imaginativo sobre las ideas generales relacionadas con el producto pero que en últimas tiene como finalidad cumplir una función de identificación de dicho producto en el mercado”. 5.
“(…) la alusión al calcio en productos de higiene dental no necesariamente debe obedecer a la presencia de calcio en la composición o fórmula del producto. En abstracto, podría deberse a muchas razones, por ejemplo a la presencia de ingredientes que contribuyen a la absorción o asimilación del calcio en los dientes, o a evitar la pérdida del mismo mediante una mayor capacidad de retención, y otros muchos factores.
Lo cierto es que existen múltiples circunstancias por las cuales el término calci puede ser usado, como ocurre comúnmente en el mercado, para referir a este tipo de productos”.
CONSIDERANDO: La sociedad THE PROCTER & GAMBLE COMPANY., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: 1. Que la marca nominativa CREST CALCI-DENT, para identificar productos en la clase 3 Internacional, “cumple con todos los requisitos de registrabilidad previstos en la ley (…)”. Que, las normas a las que hace referencia la demandante, contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
GACETA OFICIAL Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);
Que, la solicitud de registro como marca del signo CREST CALCI - DENT fue presentada por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY el 17 de octubre de 2002, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, se interpretarán, de oficio, los artículos 134 y 135 literales i) y e) de la Decisión 486.
Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; 10/11/2009 12.48 e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.
Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado GACETA OFICIAL por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.
Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).
El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.
Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).
Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. 10/11/2009 13.48 La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.
Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.
(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.
En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo CREST CALCI-DENT (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la GACETA OFICIAL Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 10/11/2009 14.48 Por lo expuesto, incurre en la prohibición de registro el signo capaz de infundir en el consumidor la creencia de que está adquiriendo un producto provisto de cualidades o características que, en realidad, no posee. 2.
Irregistrabilidad de signos engañosos El objeto de la demanda se basa en la irregistrabilidad de un signo por ser engañoso, en este sentido se afirma que el signo solicitado CREST CALCI-DENT resulta engañoso porque está conformado por el elemento CALCI y no contiene calcio. De esta manera el demandante determina como norma violada el artículo 135 literal i), en este sentido la demanda va dirigida a demostrar que el registro del signo CREST CALCIDENT se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad mencionada.
La Decisión 486, en su artículo 135 literal i), hace referencia a la posibilidad de que los signos induzcan, por sí mismos, a engaño al público o a los medios comerciales sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
Al respecto el Tribunal ha señalado: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.
(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). Esta prohibición, con base a lo sostenido por Marco Matías Alemán, persigue evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como de sus productos o servicios “lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”.
(Alemán, Marco Matías, ob. cit. p. 85). 3. Signos conformados por elementos descriptivos En el caso de autos, el signo solicitado a registro está conformado por CALCI y DENT que son elementos descriptivos. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos conformados por elementos descriptivos, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el signo conformado por elementos descriptivos no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.
De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo o está compuesto por elementos descriptivos, es formularse la pregunta GACETA OFICIAL “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). 4. Signos evocativos Asimismo, se considera oportuno referirse a los signos evocativos en virtud de que, tanto en la demanda como en la contestación a la demanda del tercero interesado se manifiesta que el signo solicitado es evocativo.
En este sentido, los signos evocativos son aquellos que sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.
El Tribunal ha manifestado que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio” (Proceso 20-IP-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 31 de septiembre de 1997, caso “EXPOVIVIENDA”). 5.
Partículas de uso común De igual manera el Tribunal considera importante referirse a las partículas de uso común que conforman un registro marcario, en el sentido de que el signo solicitado a registro está conformado por las partículas CALCI y DENT. Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o 10/11/2009 15.48 terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.
Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de las partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.
(Proceso 39-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). 6. Signos de fantasía En vista de que las partes argumentan que el signo solicitado en conjunto constituye un signo GACETA OFICIAL 10/11/2009 16.48 de fantasía, el Tribunal considera referirse a este tema. rísticas, cualidades o aptitud para el empleo del producto o servicio de que se trate.
Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguidos por éstos.
TERCERO: Los signos compuestos por elementos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.
Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.
(Proceso 72-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA). Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si el signo solicitado CREST CALCI-DENT denominativo constituye un signo de fantasía. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo solicitado CREST CALCI-DENT denominativo cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: No será registrable como marca el signo que por sí mismo pueda inducir a engaño, a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, en torno a la procedencia geográfica, naturaleza, modo de fabricación, caracte- CUARTO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado, transmitiendo a la mente del consumidor o usuario una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de entendimiento, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y, en consecuencia, son registrables.
QUINTO: Al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.
SEXTO: Los signos caprichosos o de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea por lo que, al ser altamente distintivo, es registrable. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2004-0264, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 10/11/2009 17.48 Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 67-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 82 literales a) y d), 83 literal a), 84, 94 literal b) y 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.
Interpretación, de oficio, de los artículos 81, 83 literales c), d) y e), 119, 120, 121 y 122 de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. Lema comercial: “TOMALO SUAVE”. Expediente Interno N° 6608-LE. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a uno de julio del año dos mil nueve.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. VISTOS: Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 3 de abril de 2009, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 4 de junio de 2009. 1.
ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. La parte demandada la constituyen: EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, Y EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
El tercero interesado es: BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. 1.2. Acto demandado La sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA., solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa No. 0971607 de 21 de julio de 1999, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual resolvió aceptar las observaciones presentadas por BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD., rechazando, en consecuencia, el registro del lema comercial “TOMALO SUAVE”, para proteger productos de la clase internacional No. 34, solicitado por la demandante.
GACETA OFICIAL 1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los Hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 1 de noviembre de 1995, la compañía TABACALERA ANDINA S.A. TANASA solicitó el registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” para ser utilizado con la marca de cigarrillos “LIDER” de su propiedad, para proteger productos de la clase internacional No. 34. 2.
El extracto de dicha solicitud se publicó en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 378 de 4 de noviembre de 1997. 3. El 16 de diciembre de 1997, la compañía BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. presentó observaciones al registro del lema comercial “TOMALO SUAVE”. 4. Mediante Resolución No. 0971607 de 21 de julio de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió aceptar las observaciones presentadas por BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD., y, en consecuencia, denegó el registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” solicitado por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la solicitud de registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” fue presentada por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. el 1 de noviembre de 1995, mientras que el registro de la marca y lema comercial CASINO, TOMALO SUAVE fue solicitado por la sociedad observante con posterioridad, esto es el 10 de noviembre de 1995.
Por lo expuesto, BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. (…), careció de todo 10/11/2009 18.48 derecho para presentar observaciones, y, en consecuencia, el Director Nacional de Propiedad Industrial no debió tramitar las observaciones planteadas por dicha sociedad y peor aún aceptarlas, violando así expresas normas legales”. - “(…) el lema comercial “TOMALO SUAVE” solicitado por mi mandante, conjuntamente con la marca “LIDER” con que será utilizado, constituye una unidad indisoluble, la cual no puede ser separada ni fraccionada, por lo que, no existe similitud al tratarse de un lema compuesto por una combinación de palabras especial y única, que no guarda relación con la marca y lema comercial de la sociedad observante”. - “(…) mi mandante presentó la solicitud de registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” para ser utilizado con una marca acreditada, famosa y notoriamente conocida como es la marca de cigarrillos LIDER.
En efecto, “LIDER TOMALO SUAVE” sí constituye una frase publicitaria original, una locución que permite distinguirla de otras e identificar un producto”. - “Dicha marca y el lema comercial “LIDER TOMALO SUAVE” constituyen además una frase evocativa de los productos para los que se va a utilizar, justamente por tratarse de un “slogan” cuya finalidad principal será la de publicitar dichos productos, con sus características o propiedades.
(…) el lema comercial “TOMALO SUAVE” es una frase que no contraviene disposición legal alguna, por ser original y distintiva, que no es descriptiva respecto de los productos que va a usarse, (…)”. - “(…) la marca de fábrica y lema comercial CASINO, TOMALO SUAVE no son notoriamente conocidos en el ámbito comercial. (…) la extensión de su conocimiento en el público consumidor medio, no es suficiente para que constituyan en signos distintivos notorios de los productos que protegen.
Tampoco ha sido suficiente la intensidad, ámbito de difusión, publicidad y promoción para que se consideren como notoriamente conocidos en el ámbito comercial (…). Tampoco BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. presentó prueba alguna sobre tal notoriedad”. GACETA OFICIAL c) Contestaciones a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), en su contestación a la demanda, expresa: - “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”. - “Me ratifico en la Resolución 0971607, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”. 10/11/2009 19.48 empresa TABACALERA ANDINA S.A. pretende aprovecharse de una imagen y esfuerzos productivos, comerciales y publicitarios realizados por mi representada”. - “Alego que entre la marca y lema comercial registrados de mi mandante CASINO, TOMALO SUAVE y el signo solicitado como marca de fábrica TOMALO SUAVE de TANASA existen semejanzas suficientes que pueden causar confusión en el público consumidor”.
CONSIDERANDO: - “Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda”. El Procurador General del Estado, al contestar la demanda, manifiesta que “el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, cuyo representante legal es su Presidente”; y que, “por lo tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada”.
El Director Nacional de Propiedad Industrial, conforme obra del expediente, no contestó a la demanda.
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; d) Tercero interesado Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de junio de 2009.
La sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:
2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS - “Niego que la “solicitud” de denominación TOMALO SUAVE de TANASA haya sido “presentada” con anterioridad a la marca CASINO TOMALO SUAVE”. La Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 82 literales a) y d), 83 literal a), 84, 94 literal b), y 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Alego que el lema comercial TOMALO SUAVE en el mercado ecuatoriano e internacional, ha venido usándose por mi representada con la marca CASINO, con anterioridad a la presentación de la solicitud de TANASA.
La marca y lema comercial CASINO TOMALO SUAVE son notoriamente conocidas en relación a los productos de la clase 34 y anteriores en uso a sus registros. De ahí, que la Sin embargo, el Tribunal estima que procede únicamente la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” fue presentada el 1 de noviembre de 1995, en vigencia de la Decisión 344 mencionada. - “Negativa general de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”.
GACETA OFICIAL Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar de oficio los artículos 81, 83 literales c), d) y e) 119, 120, 121 y 122 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
“Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”;
(…) “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para regis- 10/11/2009 20.48 tro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( ) c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”;
(…) “Artículo 84. Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
GACETA OFICIAL c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. (…) “Artículo 94. La oficina nacional competente no tramitará las observaciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos: (…) b) Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa”;
(…) “Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”. “Artículo 119.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará”.
“Artículo 120.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que pueda perjudicar a dichos productos o marcas”. “Artículo 121.- Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estará sujeta a la del signo”. “Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de marcas de la presente Decisión”.
(…) 10/11/2009 21.48 DISPOSICIÓN TRANSITORIA “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.
(…) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La norma comunitaria en el tiempo; - Conceptos de marca, de lema comercial y elementos constitutivos; - Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales; - Impedimentos para el registro marcario usado en lemas comerciales: La identidad y la semejanza.
Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos; - Ámbito de protección del lema comercial: Comparación entre un lema comercial con una marca y lema comercial; - Irregistrabilidad de los signos: Signos evocativos y descriptivos; - La Marca y Lema Comercial Notorios y su prueba: La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido.
Confusión con la marca y nombre comercial notoriamente conocidos; - Legitimación para presentar observaciones.
3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO DECISIÓN 486 (…) Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo GACETA OFICIAL general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación 1 Proceso Nº 114-IP 2003.
Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10/11/2009 22.48 como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.
En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.
Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.
Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.
“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denega-toria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la regis-trabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).
(Proceso N° 28-IP-95, GACETA OFICIAL caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.2 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del mismo.
Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.
En conclusión, la solicitud de registro del lema comercial “TOMALO SUAVE”, fue presentada el 1 de noviembre de 1995, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de los lemas comerciales, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.
3.2. CONCEPTOS DE MARCA, LEMA COMERCIAL Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS Concepto de Marca 10/11/2009 23.48 o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. Concepto de Lema Comercial La Decisión 344 ha determinado que el lema comercial es un complemento de la marca que acompaña, y lo define como “( ) la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.
El lema comercial es un signo distintivo y, al igual que las marcas, que las denominaciones de origen, o que el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. Este Tribunal ha acogido en su jurisprudencia el concepto de lema comercial expresado por Víctor Bentata: “los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad.
Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización ( )”.3 Es decir, se consagra la posibilidad de registrar los lemas comerciales que refuercen la distintividad de una marca, tomando en cuenta las respectivas legislaciones nacionales.
Al respecto, ha señalado el tratadista Manuel Pachón: El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que es una marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión 2 Proceso Nº 39-IP-2003.
Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Resulta difícil desentrañar cuál es el alcance de la norma, pareciera indicar que de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna se pueden registrar como marcas las palabras o frases, sin perjuicio [de] que conforme a la Decisión 344 -313- los mismos signos puedan registrarse como lemas comerciales y se les apliquen las disposiciones especiales que sobre dicho tema consagra la legislación comunitaria”.
“Adicionalmente, no parece que se trate de un mandato conforme al cual el registro de los lemas comerciales se hará como si se 3 BENTATA, Víctor. “Reconstrucción del Derecho Marcario”. Editorial jurídica Venezolana. Pág. 230. Año 1994. GACETA OFICIAL tratara de marcas y en la forma que determine la legislación interna, porque esta manera de entender la norma riñe con lo establecido en el artículo 122 de la Decisión 344 –artículo 111 de la Decisión 313- cuando señala que las disposiciones sobre marcas establecidas en la norma comunitaria son aplicables al registro de los lemas comerciales”. 4 Pueden ser registrados como lemas comerciales, aquéllos signos que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos por la norma comunitaria en sus artículos 81, 118 y 119 de la Decisión 344, además de que no se debe incurrir en ninguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82, 83 y 120 de la Decisión 344 en lo que sea aplicable al caso.
Elementos constitutivos Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, siendo éstos también aplicados en los lemas comerciales; éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos mencionados; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse una idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la 4 PACHON, MANUEL. “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial“. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez 1995. Pág. 301. (Resaltados del Tribunal). 10/11/2009 24.48 mente del público, y éste la asimile con facilidad.
Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales y la capacidad que tiene el signo de distinguirse de otros en el mercado. En relación al requisito de la distintividad, es pertinente referir que la normativa comunitaria relacionada al lema comercial establece en el artículo 122 de la Decisión 344 que “Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión”; en consecuencia, también son aplicados para los requisitos que debe reunir un lema comercial las disposiciones relativas al capítulo de marcas.
En efecto, uno de los requisitos que el lema comercial debe cumplir es el de distintividad, esto es, debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita, para lo cual debe gozar, por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función. En consecuencia, el lema comercial debe poseer la aptitud distintiva respecto del carácter complementario, lo cual implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada.
De ello deriva que si el lema comercial carece de aptitud distintiva respecto a los productos o servicios que se pretende distinguir, estaría incurso en la causal referida y, por tanto, no se lo podrá registrar. Sobre este tema, es pertinente referir jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional, relaciona- GACETA OFICIAL do a la distintividad como requisito para el registro de un lema comercial 5: La distintividad es la capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado.
Este requisito debe siempre estar presente en el lema. Víctor Bentata comenta: “El lema, en cuanto marca, y por más débil que ésta sea, debe ser suficientemente distintivo a fin de calificar para su registro. No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores. Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias.
Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros” (Bentata V. ob cit, pág 231). Sobre el elemento distintivo, este Tribunal Comunitario en el proceso N° 20-IP-98 marca “RIO CLARO”, de fecha 7 de agosto de 1998, así como en el N° 44-IP-99 marca “RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON” de 2 de febrero del 2000, ha señalado: “La Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, enseña y lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios” (Resaltado de la presente sentencia).
Otro aspecto que debemos tomar en cuenta, es el de apoyar la distintividad en la presencia de la marca registrada. Sobre este punto comenta Bentata: “Un malentendido generalizado consiste en varios países en vías de desarrollo, en aceptar al registro cualquier proposición de lema, por más pálido e insignificante que sea, atribuyendo el requerimiento de distintividad a la marca registrada que acompaña por el simple 10/11/2009 25.48 hecho de repetir que es el acompañamiento de una marca.
Pero es un error: nada es registrable sin un mínimo de capacidad de diferenciación” (Bentata V. ob. cit, pág. 232). De la misma forma, es pertinente el comentario que al respecto formula este autor cuando expresa: “El lema es una cuasi – marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca. Por ello su titularidad no es transferible sino con la marca misma.
Ello es obvio porque en la medida de la publicidad efectuada, el lema acaba, no solo por sugerir, sino que puede llegar incluso a identificar en cierta forma al producto mismo. Su publicidad acoplada a la marca contrariamente a la creencia cómoda de que refuerza puramente la marca, acaba por distinguirla de la marca misma, dándole una cierta autonomía. En la medida en que el lema es efectivo, podemos nosotros mismos hacer experimentos dejando flotar al lema solo sin marca.
De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. Por eso se requiere un mínimo de distintividad y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de función” (Bentata V. ob. cit, pág 234). En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la consultante deberá analizar si el lema comercial solicitado a registro cumple con el requisito de distintividad que debe poseer todo signo distintivo para ser registrado, no con la exigencia que le es aplicada a las marcas, pero si determinando que posee un mínimo de distintividad.
De esta manera para que un lema llegue a gozar del amparo que le confiere la propiedad industrial, debe ser capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca) e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca), teniendo presente el comentario supra formulado. c) Susceptibilidad de representación gráfica 5 Proceso No. 74-IP-200, sentencia de 30 de enero de 2002.
Lema Comercial: “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes GACETA OFICIAL del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos. 10/11/2009 26.48 Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 6 El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.
La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.
3.3. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE MARCAS AL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES Tanto el lema comercial como la marca sirven como medios que permiten a los industriales o comerciantes identificar de manera efectiva sus productos y servicios dentro del tráfico mercantil. El Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 344 señala en su artículo 122, como se expresó anteriormente, que para los efectos del registro de los lemas comerciales, se aplicarán, en lo que resulte pertinente, las disposiciones referentes al Capítulo de Marcas, es decir, que le son aplicables sustantivamente las disposiciones comunitarias en materia marcaria.
Para obtener el derecho de uso exclusivo sobre un lema comercial es necesario que se dé efectivo cumplimiento a los requisitos contemplados en el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de marcas, ya mencionados: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO USADO EN LEMAS COMERCIALES La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 83. Asimismo, el literal c) del mencionado artículo expresa que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error.
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Organismo acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si un signo es confundible con otro, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de aquéllos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 7 Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponien- 6 7 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE“.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL do la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 8 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre los signos distintivos. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas, aplicable al presente caso: El lema comercial es protegido dentro del Régimen Común de Propiedad Industrial a través del registro ante la oficina nacional competente, que le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo o ius prohibendi, sobre el conjunto verbal que lo forma.
El artículo 118 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que “Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales”. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La disposición prevista en el artículo 118, segundo párrafo, de la Decisión 344, establece que el lema comercial es “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.
Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.” (Sentencia dictada en el expediente Nº 33-IP-2003, de 13 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio del mismo año, caso “ONE STEP UP mixta”).
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 9 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. La función complementaria en referencia se observa por último en su disciplina normativa (Sección VIII), toda vez que la misma forma parte de la correspondiente a las marcas (Capítulo V). La citada disciplina prescribe que los Países Miembros se encuentran facultados para registrar como marca los le- Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. 9
3.5. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL LEMA COMERCIAL La función complementaria del lema encuentra confirmación en las exigencias según las cuales la solicitud de su registro deberá especificar el signo solicitado o registrado como marca y con el cual se usará (artículo 119), y su transferencia deberá llevarse a cabo conjuntamente con el signo al cual se encuentra asociado y de cuya vigencia depende (artículo 121), así como en la prohibición de su registro, caso que aluda a marcas o productos idénticos o similares, o que los pueda perjudicar (artículo 120).
Esta prohibición revela además que, para ser registrable, el lema debe ser distintivo. Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 8 10/11/2009 27.48 GACETA OFICIAL mas comerciales (artículo 118) y que, a los efectos de su registro, les serán aplicables las disposiciones pertinentes del Capítulo sobre Marcas.
(artículo 122)”. 10 Sobre este tema es importante, por otro lado, recalcar que el artículo 83, literal c) de la Decisión 344 dispone que la existencia de un lema comercial puede presentarse como una causal de irregistrabilidad marcaria, siempre y cuando se presenten dos circunstancias: • Que el signo que se pretende registrar como marca sea idéntico o se asemeje a un lema comercial registrado. • Y que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público consumidor a error.
De conformidad con lo anterior, para que un lema comercial registrado impida el registro de un signo como marca, además de que exista identidad o similitud entre los signos, se hace necesario que de acuerdo con los productos o servicios amparados, se genere riesgo de confusión en el público consumidor. De igual modo, a contrario sensu, en el caso concreto, para que una marca registrada impida el registro de un lema comercial, además de que exista identidad o similitud entre los signos, debe generarse riesgo de confusión en el público consumidor, de acuerdo con los productos o servicios amparados.
Comparación entre un lema comercial con una marca y lema comercial 10/11/2009 28.48 lema comercial con una marca y lema comercial. En consecuencia, al realizar la comparación entre éstos se tendrá en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 11, han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que fueron ya mencionados anteriormente.
Los signos denominativos se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Al ser el lema comercial también un signo denominativo, los criterios adoptados por el Tribunal en relación con la comparación de marcas denominativas son perfectamente aplicables al caso en controversia. Incluyendo en las marcas denominativas, los signos denominativos compuestos que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 12 Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: Tomando en cuenta que la sociedad TABACALERA ANDINA S.A. TANASA solicitó el registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” y que la compañía BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. presentó observaciones a dicha solicitud de registro sobre la base de su marca y lema comercial “CASINO, TOMALO SUAVE”, es pertinente referirse a la comparación entre signos denominativos compuestos.
“( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de espe- Las reglas propuestas en la comparación de signos marcarios son aplicables al comparar un 11 10 Proceso 109-IP-2004, sentencia de 22 de septiembre de 2004.
Lema comercial: “SISTEMA TARJETA INTELIGENTE CONAVI”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 12 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
GACETA OFICIAL cial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. ( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. ( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. ( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 13 De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente, en su caso, deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el lema comercial “TOMALO SUAVE” y la marca y lema comercial “CASINO, TOMALO SUAVE”, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.
3.6. IRREGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS Signos descriptivos y evocativos Tomando en cuenta que TABACALERA ANDINA S.A. TANASA expresó en su escrito de demanda que “Dicha marca y el lema comercial “LIDER TOMALO SUAVE” constituyen además una frase evocativa de los productos para los que se va a utilizar, justamente por tratarse de un “slogan” cuya finalidad principal será la de publicitar dichos productos, con sus características o propiedades, (…) el lema comercial “TOMALO SUAVE” es una frase que no contraviene disposición legal alguna, por ser original y distintiva, que no es descriptiva respecto de los productos que va a usarse, (…)”, el Tribunal 13 FERNANDEZ Novoa, Carlos.
“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984. Págs. 199 y ss. 10/11/2009 29.48 estima adecuado referirse al tema de los signos descriptivos evocativos. A los lemas comerciales le son aplicables en lo pertinente el capítulo de marcas, en consecuencia, las elaboraciones jurisprudenciales en relación con signos genéricos, descriptivos y evocativos son plenamente aplicables en el análisis de registrabilidad de los lemas comerciales, haciendo, eso sí, una valoración en relación con la naturaleza del lema comercial.
En este sentido, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos que son aquéllos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández Novoa señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.
Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué, el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen o describan la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios; si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
En cuanto a los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la GACETA OFICIAL imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 14 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.
Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado. 10/11/2009 30.48 vos, el Tribunal ha señalado que “tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga”.15 Asimismo, la doctrina enseña que el lema comercial “No puede consistir en expresiones genéricas ni descriptivas, ya que ello privaría de la libertad de usarlas a los competidores.
Aunque el margen de tolerancia de su distintividad sea grande, mal pudieran funcionar como marcas, expresiones necesarias. Si así no fuese, tampoco tendría el lema, en cuanto tal, la posibilidad de acción por infracción de terceros” (BENTATA, Víctor; op.cit., p. 231); que “(…) Se trata de recursos publicitarios que están en el dominio público.
Otorgar un derecho exclusivo sobre cualesquiera de estas expresiones a quien primero lo solicite, sería perjudicar a terceros quitándoles lo que hoy les pertenece a todos por igual” (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”; Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pp. 47, 48); y que la originalidad de la frase publicitaria no debe confundirse “con las distintas palabras que lo forman.
Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas puedan ser marcas por sí mismas. Es muy común, por otra parte, el incluir en los conjuntos palabras descriptivas, y por ello irregistrables. Esto no hace que el conjunto lo sea, y tampoco impide que otros puedan incluir en sus frases o publicidad estas palabras de uso común, desde luego de una forma que no provoque confusión” (OTAMENDI, Jorge; op.cit., p. 49).
3.7. LA MARCA Y LEMA COMERCIAL NOTORIOS Y SU PRUEBA Tomando en cuenta que TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. argumentó que “(…) la marca de fábrica y lema comercial CASINO, TOMALO SUAVE no son notoriamente conocidos en el ámbito comercial. (…) la extensión de su co- En relación con los lemas comerciales que pudieran considerarse como genéricos o descripti15 14 Ibídem.
Proceso 74-IP-2001. G.O. 765, de 27 de febrero del 2002. Caso: Lema Comercial: “NADIE VENDE MAS BARATO QUE ELEKTRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL nocimiento en el público consumidor medio, no es suficiente para que constituyan en signos distintivos notorios de los productos que protegen. Tampoco ha sido suficiente la intensidad, ámbito de difusión, publicidad y promoción para que se consideren como notoriamente conocidos en el ámbito comercial (…).
Tampoco BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. presentó prueba alguna sobre tal notoriedad”. Y que la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. en su contestación a la demanda, expresó que “La marca y lema comercial CASINO TOMALO SUAVE son notoriamente conocidas en relación a los productos de la clase 34 y anteriores en uso a sus registros.
De ahí, que la empresa TABACALERA ANDINA S.A. pretende aprovecharse de una imagen y esfuerzos productivos, comerciales y publicitarios realizados por mi representada”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema: “La Marca y Lema Comercial Notorios y su prueba”. El Tribunal señala que la marca notoria (aplicado también a lemas comerciales) es aquélla en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
La difusión de la marca (y del lema comercial) en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 16 10/11/2009 31.48 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).
De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. 17 Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”. 18 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega.
Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber: 17 18 16 FERNANDEZ Novoa, Carlos;
“Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32. OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
GACETA OFICIAL “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.
La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido En el caso de la marca notoria (y lema comercial), la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.
Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser des-conocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada 10/11/2009 32.48 como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”. 19 A tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.
Confusión con la marca y lema comercial notoriamente conocidos El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.
Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 19 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado al respecto: “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.
En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).
En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”. 20 En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de 20 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;
G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10/11/2009 33.48 registro del signo, así como ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión.
3.8. LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR OBSERVACIONES Tomando en cuenta que TABACALERA ANDINA S.A. TANASA ha expresado que “(…) la solicitud de registro del lema comercial “TOMALO SUAVE” fue presentada por TABACALERA ANDINA S.A. TANASA. el 1 de noviembre de 1995, mientras que el registro de la marca y lema comercial CASINO, TOMALO SUAVE fue solicitado por la sociedad observante con posterioridad, esto es el 10 de noviembre de 1995.
Por lo expuesto, BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. (…), careció de todo derecho para presentar observaciones, y, en consecuencia, el Director Nacional de Propiedad Industrial no debió tramitar las observaciones planteadas por dicha sociedad y peor aún aceptarlas, violando así expresas normas legales”. Y que, a su turno, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. en su contestación a la demanda, indicó “Niego que la “solicitud” de denominación TOMALO SUAVE de TANASA haya sido “presentada” con anterioridad a la marca CASINO TOMALO SUAVE”, el Tribunal estima adecuado referirse a la “legitimación para presentar observaciones”.
El Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regula un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro de un signo, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado –se entiende- en uno cualquiera de los Países Miembros (artículo 93, primer párrafo).
Éste es el plazo de que dispone el tercero para formular observaciones que, a los fines de su admisión, deberán estar debidamente fundadas, por lo que resulta forzoso que, en el plazo mencionado, la petición de irregistrabilidad del signo sea presentada, simultáneamente o no, con la prueba de su fundamento, lo que hará posible a la oficina nacional competente pronunciarse en debida forma acerca de su admisión y, al peticionario, ejercer apropiadamente su derecho a la defensa.
GACETA OFICIAL El artículo 93 de la Decisión, segundo párrafo, determina qué sujetos poseen interés legítimo para presentar observaciones a la solicitud de registro de un signo: quien sea titular de una marca idéntica o semejante a la solicitada, y quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
La disposición revela el interés general de prevenir la confusión de los consumidores o usuarios ante signos idénticos o semejantes que amparen, en el territorio de uno cualquiera de los Países Miembros, productos idénticos o semejantes. En el contexto que antecede, es del caso poner de relieve la declaración del Tribunal, entre otras de distinta índole, según la cual no cabe admitir que la observación andina implique “( ) una protección extraterritorial de la marca ya que, aún durante la vigencia de la Decisión 344, para que aquella produzca efectos en los Países Miembros, es necesario proceder a registrarla en cada uno de ellos, sin que exista la posibilidad de que la inscripción en uno solo pueda extenderse a los demás” (Sentencia dictada en el expediente N° 93-AI-2000, del 22 de enero de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 764, del 26 de febrero del mismo año, relativa a la acción de incumplimiento ejercida por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú).
A la luz de las consideraciones expuestas, procede interpretar que el interesado legítimo puede presentar sus observaciones en el País Miembro donde se formuló la solicitud de registro del signo, o desde un País Miembro distinto, en el entendido de que, en uno y otro caso, la pretensión del observador, es decir, del titular de la marca y lema comercial idénticos o semejantes, o de quien haya pedido primero su registro, para amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, es la denegación del registro solicitado.
La oficina nacional competente podrá admitir las observaciones a trámite o rechazarlas si, en este último caso, hubiesen sido presentadas extemporáneamente, o se hubiesen fundamentado en una solicitud de registro de fecha posterior, o en convenios o tratados no vigentes en el País Miembro donde se estuviese llevando a cabo el trámite de la solicitud, o si el observador 10/11/2009 34.48 no hubiese pagado las tasas de tramitación correspondientes (artículo 94).
Una vez admitidas las observaciones, la oficina nacional competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación, es decir, “(…) ejerza su derecho fundamental a la defensa, derecho cuyo impedimento, privación o restricción viciaría de nulidad el procedimiento descrito” 21 Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o a denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina.
Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 21 Proceso 28-IP-2003.
Sentencia del 7 de mayo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de julio del mismo año, caso “VIDRIO ANDINO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 2. El lema comercial es la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca a la cual acompaña; la función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita.
Por tal razón, debe gozar en sí mismo de la distintividad requerida para cumplir dicha función. 3. Entre los requisitos que el lema comercial debe reunir se encuentra la aptitud distintiva; e igualmente su carácter complementario, el cual implica que la distintividad no puede fundamentarse en la sola presencia dentro del lema de la marca registrada.
Tampoco podrán registrarse como lemas comerciales, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos, ni las que carezcan de fantasía, como todas aquellas que se limiten a elogiar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita, ni las frases genéricas o descriptivas en relación con los productos o servicios que la marca y el lema distinguen.
El lema comercial, al igual que las marcas, las denominaciones de origen o el nombre comercial, busca la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión. 4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literales a) y c), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso del lema comercial pueda inducir al público a error. 5.
El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. Basta que exista riesgo de confusión para que el signo no sea registrable. 6. Al ser el lema comercial un signo denominativo, los criterios adoptados en relación con la comparación de marcas denominativas compuestas son perfectamente aplicables al caso. 10/11/2009 35.48 7.
El lema comercial descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género; sin embargo, si una o varias indicaciones otorgan carácter distintivo al conjunto, éste podrá ser registrado, pero el titular no podrá reivindicar el uso exclusivo de las que fueren puramente descriptivas.
Los signos evocativos que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo, son registrables. 8. El signo notoriamente conocido es el que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundido entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo.
La calidad de “notoriamente conocido” no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias que le dan ese estatus. El solo registro del signo en uno o más países no le otorga la categoría de notorio, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad del signo, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue el mismo. 9.
No se podrá registrar como lema comercial, un signo que sea confundible con una marca y lema comercial notoriamente conocidos, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. 10. De conformidad con el artículo 93, primer párrafo, de la Decisión 344, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar observaciones al registro de marca o de un lema comercial solicitado en uno o en cualquiera de los Países Miembros, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud.
GACETA OFICIAL 10/11/2009 36.48 Una vez admitidas las observaciones, la Oficina Nacional Competente las notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes a su notificación. neral de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre las observaciones, a la luz de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de carácter obligatorio, y a otorgar o denegar el registro del signo, a la vista de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 6608-LE, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría Ge- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 71-IP-2009 Interpretación prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: “VERLON-V” (ETIQUETA). Expediente Interno N° 2007-0187. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a uno de julio del año dos mil nueve. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintiocho (28) de mayo de 2009. 1.
ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: BATA BRANDS S a.r.l. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. GACETA OFICIAL 1.2. Actos demandados BATA BRANDS S a.r.l. solicita que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - No. 017165 de 29 de junio de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de BATA LIMITED a BATA BRANDS radicada el 19 de Diciembre de 2005 de la marca VERLON-V (ETIQUETA) certificado de registro No. 116548. - No. 028773 de 27 de octubre de 2006, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la resolución anterior. - No. 36533 de 28 de diciembre de 2006, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto y se confirmó la Resolución No. 017165. 1.3.
Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: 1. El 19 de diciembre de 2005, el apoderado de la sociedad BATA BRANDS S a.r.l. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la transferencia de Bata Limited a Bata Brands, de la marca VERLON-V (ETIQUETA) con certificado de registro No. 116548 para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
El 27 de diciembre de 2005, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante oficio No. 13932, solicitó un requerimiento en relación con el trámite de transferencia a efectos de que adjunte documento de transferencia que respalde la inscripción solicitada. 10/11/2009 37.48 3. El 16 de febrero de 2006, se dio respuesta al requerimiento, y se consignó copia auténtica del documento de traspaso de las marcas de BATA LIMITED a BATA BRANDS. 4.
El 29 de junio de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 017165, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de BATA LIMITED a BATA BRANDS, a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo que expresan lo siguiente: “Art. 12.- Solicitud e informaciones o documentos adicionales.
Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que hay actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan.
Desde el momento que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán a correr otra vez los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos y decidirán con base en aquello de que dispongan”. “Art. 13.- Desistimiento. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses.
Acto seguido se archivará el expediente sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud”. 5. La sociedad BATA BRANDS S a.r.l. interpuso y sustentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación. 6. El 27 de octubre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 028773, por la cual resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución impugnada. 7.
El 28 de diciembre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial GACETA OFICIAL expidió la Resolución No. 36533, por la cual resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 017165. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad BATA BRANDS S a.r.l. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - Se ha violado el artículo 161 de la Decisión 486 “por cuanto, con la negativa del registro de la transferencia de la marca VERLON en la clase 25, que hiciera BATA LIMITED a BATA BRANDS, se están solicitando requisitos adicionales que la Norma supranacional (…) no contempla”. - “El contrato de sesión (sic) de marcas de BATA LIMITED a BATA BRANDS, es supremamente claro en el sentido de transferir todas las marcas de las que era titular BATA LIMITED en la República de Colombia”. - “(…) la intención de BATA LIMITED, fue la de enajenar a BATA BRANDS, todos los derechos de propiedad intelectual registrados en Colombia a nombre de BATA LIMITED, y adjuntó un listado de marcas, en los que se especifica NOMBRE, y registro y/o numero (sic) de expediente”. - “Dentro de las marcas transferidas está la expresión VERLON: dicha marca por sí sola es particular, única, y no se presta a ningún tipo de confusión”. - “La Superintendencia de industria (sic) y comercio (sic) le está dando una interpretación a la norma que no tiene, pues se negó a registro la transferencia de la marca VERLON, con el predicado de que la intención de los contratantes, no era enajenar esa marca, porque no estaba relacionado el número del certificado”. - “Pero es que el número del certificado o del expediente, es un agregado que le quisieron dar los contratantes, mas no un elemento esencial para que proceda la inscripción de la referencia, pues su mera nominación, para este caso VERLON, es suficiente elemento determinante y particular para que opere el registro”. - “(…) en el documento de cesión de las marcas de BATA LIMITED a BATA BRANS, ni si- 10/11/2009 38.48 quiera aparece la clasificación a la que pertenece la marca, sino que la cesión se hace en bloque de todas y cada una de las marcas que BATA LIMITED tuviera en la república (sic) de Colombia”. - “Si por vía de ejemplo se consulta la página www.sic.gov.co de la superintendencia (sic) de industria (sic) y (comercio), y se verifica la expresión VERLON como marca, con total certeza aparecerá que son y fueron BATA LIMITED y BATA BRANDS, los únicos propietarios de la expresión VERLON en Colombia, luego, sobradas razones existen para concluir la violación del citado artículo por falta de aplicación, pues, se solicitaron requisitos adicionales que la Norma legal no trae”. - “Si de otra parte, conforme a la ley domestica (sic), el contrato es ley para las partes, y Bata Limited le cedió a BATA BRANDS, la totalidad de los derechos sobre marcas, particularmente la expresión VERLON, por qué la Superintendencia quiere hacer entender, que los únicos registros cedidos son los que aparecen en la lista adjunta con número de certificado, cuando se vendió la expresión VERLON????”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidieron legal y válidamente las Resoluciones acusadas ordenando legal y válidamente el archivo de la solicitud de transferencia de Bata Limited a Bata Brands radicada el 19 de diciembre de 2005 de la marca ‘VERLON-V’ (etiqueta), clase 25 certificado No. 116548, por cuanto el requerimiento formulado por la oficina nacional competente bo (sic) fue cumplido satisfactoriamente por el peticionario”. - “Debe reiterarse en primer término que la División de Propiedad Industrial a través del oficio No. 13932 (…) y con fundamento el (sic) el artícul (sic) o12 (sic) del Código Contencioso Administrativo requirió al interesado para que allegara el documento que acreditara la inscripción de la transferencia solicitada en lo que atañe a la marca ‘VERLON-V’ (etiqueta) para distinguir los productos compren- GACETA OFICIAL didos en la clase 25 de la nomenclatura vigente, certificado No. 116548". - “Tal como se desprende de los documentos obrantes dentro del expediente No. 92-3662369, al solicitarse la transferencia de la marca ‘VERLON-V’ expediente 92-366369, certificado 11654, el apoderado del solicitante no allegó el documento suscrito por las partes que probara la cesión efectuada.
En virtud de lo anterior, se requirió al solicitante para que probara la cesión efectuada, requerimiento que fue contestado dentro del término previsto, allegando copia del contrato mediante el cual se efectuó el traspaso de varias marcas, identificadas con la denominación del signo y su número de registro, dentro de los cuales aparece incluido VERLON, con registro número 85496 y VERLON con número de expediente 05-014924 (que corresponde al registro 304389). - “(…) para efectuar la transferencia de una marca es requisito aportar el documento mediante el cual las partes realizan dicha transferencia. Efectuando una debida identificación de la marca objeto de la misma, indicando la denominación del signo y su número de certificado, mientras que en el contrato aportado por el solicitante no se identificó la marca, por cuanto los números de certificado y expediente consignados corresponden a las marcas indicadas, y el aludido requisito no fue cumplido en la contestación del requerimiento, no siendo dable que la administración efectúe nuevos requerimientos, siendo procedente en consecuencia, el archivo de la solicitud de transferencia que nos ocupa”. 10/11/2009 39.48 Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de mayo de 2009.
2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal estima que procede la interpretación del artículo solicitado, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que el 19 de diciembre de 2005, el apoderado de la sociedad BATA BRANDS S a.r.l. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la transferencia de Bata Limited a Bata Brands, de la marca VERLON-V (ETIQUETA), es decir, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En consecuencia, el texto de la norma a ser interpretada es el siguiente: DECISIÓN 486 (…) De las Licencias y Transferencias de las Marcas “Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.
CONSIDERANDO
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”.
( ) GACETA OFICIAL 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - El registro de la transferencia o cesión del registro marcario. Sus requisitos y el procedimiento ante la Oficina Nacional Competente. - La relación entre el ordenamiento jurídico andino y el ordenamiento jurídico interno de los Países Miembros.
La supremacía del Derecho Comunitario Andino y el Principio de Complemento Indispensable.
3.1. EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL REGISTRO MARCARIO. SUS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO ANTE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.
El artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca.
La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”. 10/11/2009 40.48 De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro marcario.
Dicha transferencia deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente, para efectos de su oponibilidad frente a terceros. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente: “Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca.
La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito”. En consecuencia, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 161 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos.
Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. Asimismo, a tenor del artículo 163 de la Decisión 486, la oficina nacional también denegará el registro de la transferencia de la marca si el contrato correspondiente no se ajusta al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. En el ámbito comunitario, se trata del régimen previsto en las Decisiones 283, 284, 285, 291, 456 y 457.
El Tribunal, en su jurisprudencia, se ha referido a los elementos del contrato de licencia, jurisprudencia que es pertinente destacar, en tanto que hace mención a la transferencia o cesión de un registro marcario: “La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los dere- GACETA OFICIAL chos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.
La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”.
En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).
(…) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.” (Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del proceso 30-IP-97).
En efecto, la transferencia difiere de la licencia en tanto que supone el traspaso de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario. La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la transferencia y deberá determinar, si la transferencia no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.
Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, aplicable a la transferencia 10/11/2009 41.48 de un registro marcario, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”.
(Interpretación Prejudicial del 21 de abril de 1998, dentro del proceso 29-IP97). Asimismo, cabe advertir que la transferencia puede ser respecto a todos los productos o servicios, o respecto de algunos en específico. En ese sentido, la cesión o transferencia parcial del registro de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando, los productos o servicios que se vayan a identificar con el mismo registro marcario, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en cuanto a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor.
Por lo anterior, en el trámite de una transferencia o cesión parcial de un registro marcario, la Oficina Nacional Competente debe evitar que la coexistencia que se puede generar pueda inducir a error al consumidor, previniendo la coexistencia de marcas idénticas que identifiquen productos relacionados pertenecientes a titulares diferentes.
Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y mismos medios de comercialización, no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial, porque de lo contrario, se permitiría la inducción a error al consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características, circunstancia que se debe evitar en defensa del interés general del público consumidor.
Por el contrario, la transferencia o cesión parcial de un registro marcario será factible y procedente, si la coexistencia marcaria que se GACETA OFICIAL genera, no lleva o confusión al público consumidor. Para concluir, es posible tanto vender una marca como celebrar un contrato de licencia de uso de la misma dentro de una franquicia, actos estos que, como se expresó, deben ser inscritos ante la Oficina Nacional Competente para que surtan efectos frente a terceros.
Una vez vendida o en cualquier otra forma transferida la titularidad sobre una marca, el nuevo titular adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma, en iguales condiciones que quien la transfirió y, en tal virtud, puede celebrar negocios jurídicos en relación con la marca, incluida la licencia de uso, con terceros.
3.2. DE LA RELACIÓN ENTRE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ANDINO Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS. LA SUPREMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO Y EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE Tomando en cuenta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 017165, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de BATA LIMITED a BATA BRANDS, a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo que expresan lo siguiente: “Art. 12.- Solicitud e informaciones o documentos adicionales.
Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes para decidir, se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión y en la misma forma verbal o escrita en que hay actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos establecidos para que las autoridades decidan.
Desde el momento que el interesado aporte nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán a correr otra vez los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos y decidirán con base en aquello de que dispongan”. “Art. 13.- Desistimiento. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud si 10/11/2009 42.48 hecho el requerimiento de completar los requisitos, los documentos o las informaciones de que tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el término de dos (2) meses.
Acto seguido se archivará el expediente sin perjuicio de que el interesado presente posteriormente una nueva solicitud”. Que la sociedad actora observa que se ha violado el artículo 161 de la Decisión 486 “por cuanto, con la negativa del registro de la transferencia de la marca VERLON en la clase 25, que hiciera BATA LIMITED a BATA BRANDS, se están solicitando requisitos adicionales que la Norma supranacional (…) no contempla”;
“que el número del certificado o del expediente, es un agregado que le quisieron dar los contratantes, mas no un elemento esencial para que proceda la inscripción de la referencia, pues su mera nominación, para este caso VERLON, es suficiente elemento determinante y particular para que opere el registro”. Y que la Superintendencia de Industria y Comercio expresa que “Debe reiterarse en primer término que la División de Propiedad Industrial a través del oficio No. 13932 (…) y con fundamento el (sic) el artícul (sic) o12 (sic) del Código Contencioso Administrativo requirió al interesado para que allegara el documento que acreditara la inscripción de la transferencia solicitada en lo que atañe a la marca ‘VERLON-V’ (etiqueta) para distinguir los productos comprendidos en la clase 25 de la nomenclatura vigente, certificado No. 116548", “Tal como se desprende de los documentos obrantes dentro del expediente No. 92-3662369, al solicitarse la transferencia de la marca ‘VERLON-V’ expediente 92-366369, certificado 11654, el apoderado del solicitante no allegó el documento suscrito por las partes que probara la cesión efectuada.
En virtud de lo anterior, se requirió al solicitante para que probara la cesión efectuada, requerimiento que fue contestado dentro del término previsto, allegando copia del contrato mediante el cual se efectuó el traspaso de varias marcas, identificadas con la denominación del signo y su número de registro, dentro de los cuales aparece incluido VERLON, con registro número 85496 y VERLON con número de expediente 05-014924 (que corresponde al registro 304389);
“(…) para efectuar la transferencia de una marca es requisito aportar el documento mediante el cual las partes realizan dicha transferencia. Efectuando una debida identificación GACETA OFICIAL de la marca objeto de la misma, indicando la denominación del signo y su número de certificado, mientras que en el contrato aportado por el solicitante no se identificó la marca, por cuanto los números de certificado y expediente consignados corresponden a las marcas indicadas, y el aludido requisito no fue cumplido en la contestación del requerimiento, no siendo dable que la administración efectúe nuevos requerimientos, siendo procedente en consecuencia, el archivo de la solicitud de transferencia que nos ocupa”; el Tribunal estima adecuado referirse a los siguientes temas: La relación entre el ordenamiento jurídico andino y el ordenamiento jurídico interno de los Países Miembros.
La supremacía del Derecho Comunitario Andino y el Principio de Complemento Indispensable. A los fines de proveer sobre los alegatos en referencia, sobre la base de los criterios jurisprudenciales establecidos, es pertinente referir, en primer lugar, la naturaleza de la relación existente entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y el ordenamiento interno de los Países Miembros.
Este Tribunal ha reconocido el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que ( ) la norma interna resulta inaplicable”. En efecto, el principio de aplicación directa y preferente del Derecho Comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creación jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal.
Tales elementos, la ley y la jurisprudencia, son, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional. Los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal determinan que “Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina” y que “Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la 10/11/2009 43.48 Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”.
A su turno, la jurisprudencia de este Tribunal ha expresado que: “Ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino”. 1 Con base en los principios de aplicación directa y preferente, el Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquélla.
El Órgano Jurisdiccional, sobre el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países miembros, ha dicho que “en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que la norma interna resulta inaplicable” (Interpretación dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año, e interpretación ratificada dentro del expediente 15-IP-05, del 9 de marzo de 2005).
El Tribunal ha resaltado, además, la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuer- 1 Proceso 1-N-86. Sentencia del 10 de junio de 1987, publicada en la G.O.A.C. No. 21, del 15 de julio de 1987. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL do con principios universales de derecho; advirtiendo, sin embargo, que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del Derecho Comunitario, como se indicó anteriormente.
Asimismo, tomando en cuenta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 017165, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de BATA LIMITED a BATA BRANDS, a la luz de las disposiciones contenidas en los artículos 12 y 13 del Código Contencioso Administrativo, se considera oportuno indicar lo que el Tribunal ha manifestado acerca del principio de complemento indispensable: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable.
En ese sentido, el Órgano Jurisdiccional ha reiterado que la facultad reglamentaria de la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable, el cual consagra que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.
(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Según lo anterior, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
En efecto, el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea 10/11/2009 44.48 todos los casos susceptibles de regulación jurídica.
El Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. 2 En consecuencia de lo anterior, si bien en aplicación del principio de la primacía del Derecho Comunitario Andino, la norma comunitaria prevalece sobre la norma de carácter interno, de conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación. Finalmente, deviene necesario advertir que el proceso de registro del contrato de licencia no está regulado en la normativa comunitaria y, por lo tanto, podría ser regulado por la norma interna de los Países Miembros, de conformidad con el principio de complemento indispensable.
Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 2 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 1.
La transferencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El contrato de transferencia de un registro marcario deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos.
La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la transferencia y deberá determinar si la marca cedida no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor. 2. El Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.
De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquélla.
De conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación. 3. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no determina cuáles son los requisitos que deben cumplir los “contratos” de transferencia o cesión de los registros marcarios y su trámite ante la Oficina Nacio- 10/11/2009 45.48 nal Competente, por lo que es de aplicación la legislación nacional que regule ese tema, en todo lo que no se contradiga a la norma comunitaria.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20070187, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 10/11/2009 46.48 GACETA OFICIAL 10/11/2009 47.48 GACETA OFICIAL 10/11/2009 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú