PROCESO 065-IP-2009 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 69, 70 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 313; con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Procesos acumulados: Nos: 2001-00149 y 2003- 00134. Marca: “Mecánica Popular” (Renovación de Marca). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 0357, de 03 de marzo de 2009, recibido en este Tribunal el 02 de abril de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver los expedientes acumulados Nº 2001-0149 y Nº 2003-0134.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 11 de junio de 2009. 1. Las partes. Demandante: THE HEARST CORPORATION.

Demandado: La Nación Colombiana, a través de su Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Determinación de los hechos relevantes. El 14 de agosto de 1970, THE HEARST CORPORATION presentó solicitud de registro del signo “MECÁNICA POPULAR” (denominativo) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 156, de 21 de junio de 1971. Por Resolución Nº 32256, de 03 de junio de 1971, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro del signo “MECÁNICA POPULAR” (denominativo) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, según Certificado Nº 74688 vigente hasta el 21 de junio de 1981.

El 02 de junio de 1981, THE HEARST CORPORATION presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de renovación por cinco años. Por Resolución Nº 60573, de 07 de octubre de 1982, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la renovación hasta el 21 de junio de 1986. El 02 de abril de 1986, THE HEARST CORPORATION presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de renovación de la marca “MECÁNICA POPULAR” (denominativa), por cinco años más. Por Resolución Nº 5859, de 01 de julio de 1988, la SIC concedió la renovación hasta el 03 de junio de 1991, de conformidad con la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El 06 de junio de 1991, THE HEARST CORPORATION presentó ante la División de Signos Distintivos de la SIC, solicitud de renovación de la marca “MECÁNICA POPULAR” (denominativa), por cinco años más. Mediante Resolución Nº 4558, de 28 de febrero de 1995, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC denegó la renovación del registro marcario por estimar que la solicitud se presentó de manera extemporánea, ya que la solicitud fue presentada el 06 de junio de 1991 cuando el plazo era hasta el 03 de junio de 1991.

Se alega además que, el artículo 5 del Decreto 753, de 1972 establecía que: “la renovación del registro de una marca o la prórroga de una patente de invención deberá solicitarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha del vencimiento de la marca o de la patente según el caso.” THE HEARST CORPORATION interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. Mediante Resolución Nº 5407, de 21 de marzo de 2000, el mismo funcionario confirmó en todas sus partes la Resolución Nº 4558, de 1995, volviendo a mencionar como relevante el artículo 5 del Decreto 753, de 1972 y haciendo alusión al artículo 84 de la Decisión 85 que señala que: “Los asuntos de propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los países”.

Asimismo, la Disposición Transitoria número cuatro de la Decisión 313 señala que: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

Menciona, adicionalmente, el Proceso 09-IP-94, que en la parte pertinente señaló: “La renovación de una marca se ha de sujetar, en su trámite y requisitos, a la legislación vigente al momento de solicitarse o formularse tal pedido”. Mediante Resolución Nº 26924, de 26 de octubre de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la decisión inicial, señalando que la norma vigente y aplicable es la Decisión 85 por lo que la solicitud de renovación es extemporánea, “toda vez que según se desprende del artículo 69 de la misma Decisión, la vigencia de la marca tenía una duración de cinco (05) años, es decir, que la renovación de la misma debía presentarse con anterioridad al vencimiento de dicho término”.

Por lo tanto la parte demandante, solicita la nulidad de las Resoluciones Nos: 4558, de 1995; 5407, de 2000; y, 26924, de 2000. 3. Fundamentos de la Demanda: La actora THE HEARST CORPORATION estima violado el artículo 69 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: Por Resolución Nº 5859, de 1988, la SIC concedió la renovación desde el 03 de junio de 1986 hasta el 03 de junio de 1991, cuando el registro anterior se había otorgado hasta el 21 de junio; luego, al no haber interrupción en la renovación, éste debía otorgarse desde el 21 de junio de 1986 hasta el 21 de junio de 1991.

Dicho error de la SIC ocasionó que THE HEARST CORPORATION presentara su solicitud de renovación el 06 de junio de 1991, es decir, quince días antes del vencimiento del registro, de haberse expedido correctamente. Asevera que, la Resolución Nº 35855, de 08 de noviembre de 2002, por medio de la cual se deniega la renovación de la marca, deberá ser declarada nula por cuanto es violatoria de la Ley, infringiendo expresamente las disposiciones contenidas en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo.

Adicionalmente, aduce la ausencia del consentimiento expreso y escrito del titular del derecho contenido en el acto revocado. Finalmente, señala que el acto revocado no resulta de la aplicación del silencio administrativo positivo. 4. Contestación de la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que, el posible error de fecha en que hubiera podido incurrir la entidad no legitima al actor para prorrogar el término de vigencia de la marca, el cual aparece claramente determinado en el Certificado Nº 74688 y en la Resolución Nº 5859, de 1998.

Para el momento de la revocatoria parcial de la Resolución Nº 6573, de 1982, esto es, para el día 08 de noviembre de 2002, respecto de la marca “MECANICA POPULAR” no podía predicarse titularidad alguna a favor de la sociedad ahora demandante, toda vez que -en efecto- la última solicitud de renovación de la misma había sido denegada dos años atrás, en razón de haber sido solicitada fuera de los términos legales, lo que condujo a la pérdida del derecho sobre la misma.

Es completamente improcedente pedir -como realiza la parte actora- prueba del documento donde conste el consentimiento de la sociedad THE HEARST CORPORATION, ya que la sociedad en mención no era ya titular de derecho alguno del cual se derivara para la Superintendencia de Industria y Comercio la carga de solicitar y obtener su autorización para efectos de proceder a revocar parcialmente la mencionada Resolución Nº 6573, de 1982, cuyo mantenimiento integral pretende el demandante.

La revocatoria parcial de la Resolución Nº 6573, de 1982 no tuvo otra finalidad que garantizar la claridad y transparencia del registro de propiedad industrial en cuanto a la vigencia y titularidad de las marcas que son y han sido objeto de registro. No existe violación alguna del artículo 69 de la Decisión 85, toda vez que el acto administrativo ahora atacado indebidamente, no fue objeto de recurso alguno por parte de la demandante.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, se solicita la interpretación prejudicial del artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que, la última fecha de presentación de la solicitud de renovación de la marca fue el 06 de junio de 1991, en plena vigencia de la Decisión 85, por lo que no procede la interpretación de la Decisión 344. Por lo tanto, se interpretarán -de oficio- los artículos 69, 70 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 313.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 85 “( ) Artículo 69.- El registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años. Artículo 70.- Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro.

(…) Artículo 84.- Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros. (…)” DECISIÓN 313 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Los Países Miembros, antes del 31 de julio de 1992, establecerán la modalidad de protección subregional referente a las variedades vegetales y los procedimientos para su obtención. En tanto esta modalidad no entre en vigencia, los Países Miembros no otorgarán patente de invención para dichos productos y procesos.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: 1. La normativa comunitaria en el tiempo. En el presente caso, se ha solicitado a este Órgano Comunitario la Interpretación Prejudicial de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sin embargo, THE HEARST CORPORATION presentó su última solicitud de renovación de registro de su marca “MECÁNICA POPULAR” (denominativa) el 06 de junio de 1991, en plena vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que dicha normativa es la aplicable al presente caso. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos[1]. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Marca: EBEL INTERNATIONAL (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de renovación ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma –la Decisión 85- será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la solicitud de renovación de registro.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Caso: Denominación “TQ”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1210, de 24 de junio de 2005). Del contenido de la interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de renovación de registro de la marca “MECÁNICA POPULAR” (denominativa) se realizó en plena vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que deberá ser ésta la Decisión aplicable al presente caso.

2. DE LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO FRENTE A NORMAS DE DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS. DEL COMPLEMENTO INDISPENSABLE. En el presente caso, se alega por parte de la actora, la existencia de una violación a la normativa nacional, específicamente al “Código Contencioso Administrativo” de la República de Colombia.

Así, el fondo de la controversia radica en la determinación del plazo para presentar la renovación de un registro, siendo que, el conflicto radica principalmente en conocer si la solicitud de renovación fue o no presentada oportunamente, hecho que deberá ser determinado por el Juez Nacional. En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ) no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Países Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (rectius: comprometidos) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación (…)’”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la Gaceta Oficial Nº 839, de 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso 7-AI- 98, publicado en la Gaceta Oficial Nº 490, de 4 de octubre de 1999).

Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurídico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el primero por si solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y, consecuentemente, requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales.

La preservación del orden y ordenamiento jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, en las competencias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.

A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno”.

(Proceso 06-IP-93, de 17 de febrero de 1994, publicado en la Gaceta Oficial Nº 150, de 25 de marzo del mismo año). Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “(…) no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias.

Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria”. (Proceso 07-AI-99, de 12 de noviembre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial N° 520, de 20 de diciembre de 1999). 2.1 Complemento Indispensable. La facultad reglamentaria de la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y se rige por el principio de complemento indispensable de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 010-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995). Dentro del principio del complemento indispensable, establecido por la normativa comunitaria andina, los Países Miembros tienen atribuida la potestad de fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino, para ello se debe informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten; sin embargo, cabe recalcar que ello no los autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente.

El Tribunal, al interpretar las normas que han establecido esta facultad para los Países Miembros, y precisamente en procura de evitar que por un mal uso de ella pudiera desvirtuarse el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, ha sido enfático en señalar de manera concreta el alcance de tales normas. Así, por ejemplo, entre muchas sentencias en que se ha ocupado de esta materia, ha señalado: “En los procesos 3-IP-94 (Gaceta Oficial 162 de 9 de septiembre de 1994), 6-IP-94 (Gaceta Oficial 170 de enero 23 de 1995) y 10-IP-94 (Gaceta Oficial 177 de abril 20 de 1995), el Tribunal se refirió al contenido del artículo 143 de la Decisión 344 sobre fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, en los siguientes términos: “( ) Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria.

“En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por 'fortalecer los derechos de propiedad industrial' a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros. “Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de 'hacer más fuerte o vigoroso'.

De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

“Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se fundan -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

“Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ( )”.

A las anotaciones anteriores ha de agregarse que el fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial por parte de los países miembros requiere de información a la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre estas medidas, lo cual indica a las claras que el fortalecimiento del régimen comunitario de propiedad industrial contemplado en el artículo 143 citado, no es posible desarrollarlo dando aplicación de manera arbitraria a disposiciones internas vigentes con anterioridad a la Decisión comunitaria.

Lo anterior lleva al convencimiento de que el procedimiento claro y conciso establecido en su momento por las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, no era ni es susceptible de desarrollo interno, pues la aplicación de la norma comunitaria, pura y simple bastaba para dar tratamiento uniforme a la renovación de las marcas, siendo vedado a los países establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria”.[2] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido en sentencias relativas al tema que ahora ocupa su atención, los siguientes criterios que ahora reitera: “En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (Gaceta Oficial Nº 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria.

Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.

Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”[3].

“( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad (…)”[4]. En el presente caso, este Tribunal ha verificado que la potestad legislativa en dicha materia recae sobre el legislador nacional, el mismo que se encuentra habilitado para complementar la norma comunitaria en su territorio, de conformidad con el artículo 84 de la Decisión 85: “Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”.

Así, la Decisión 85 no prevé el trámite de renovación de marcas, de manera completa, por lo que Juez Consultante deberá aplicar el “Código Contencioso Administrativo” de la República de Colombia en base al principio de complementariedad previsto en el artículo 84 de la Decisión 85.

3. LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA AL AMPARO DE LA DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. El artículo 85 de la Decisión 85 establece en relación con el registro de marca concedido con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma que el derecho subsistirá por el tiempo que fue concedido el registro. Corresponde el trámite de la renovación conforme a las prescripciones de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El artículo 69 de la mencionada Decisión establece que un registro marcario durará por cinco años contados desde la fecha en que fue otorgado y puede ser renovado indefinidamente por períodos de cinco años. El artículo 70 de la citada Decisión, expresa que el interesado puede acceder a la renovación del registro de marca en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina una vez que cumpla con el requisito de demostrar el uso de la marca ante la respectiva oficina nacional competente[5].

No define la norma lo que se entiende por uso de la marca, sin embargo, la Jurisprudencia Comunitaria Andina ha expresado al respecto lo siguiente: “se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. La exigencia del uso de la marca, a objeto de prevenir la cancelación de su registro, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.”[6] El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha elaborado criterios jurisprudenciales sobre la figura de la renovación del registro de marcas: “La renovación no significa la creación de un derecho a la marca sino su continuidad en el uso exclusivo (Proceso N° 13-IP-95, G.O.A.C. N° 207 de 29 de abril de 1995)”.

“Tanto la Decisión 85, como las posteriores 311, 313 y la 344 han querido conferir al procedimiento de renovación el carácter de inmediato, para evitar un perjuicio al titular marcario en la suspensión temporal de su derecho por la falta oportuna de renovación”. “El artículo 70 disponía que para “tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar ante la Oficina Nacional Competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier “País Miembro”, lo que a criterio de este Tribunal se “refiere a una efectiva utilización como signo que distinga a un producto o servicio que está en el mercado y que por tanto llega a los consumidores”, y que será acreditado “en un determinado mercado y en determinado tiempo”.

(Proceso 1-IP-91, G.O.A.C. N° 78 de 18 de marzo de 1991, “Jurisprudencia ” Tomo II, Pág. 152).” “El artículo 70 requiere que se esté utilizando en el País Miembro y en el momento en que la renovación se solicita y decide…” “La presentación de la prueba de uso a que se refiere la Decisión 85 no es un mero aspecto procedimental sino un requisito esencial para la renovación. Por lo tanto su omisión invalida por sí misma la renovación y hace extinguir el registro de la marca.” “Si la norma comunitaria no prevé el trámite de renovación de marcas o éste es incompleto, deberá el juez aplicar el derecho nacional en base del principio de complementariedad previsto en el artículo 84 de la Decisión 85.” “Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica, el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular.

El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación, una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo”. No ejercitar ese derecho, significaría “por lo tanto hacerlo extinguir”. “La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducido en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere”.

(Criterio ratificado en los Procesos N° 29-IP-95, 30-IP-95, 32-IP-95).” “Rechazada una renovación por falta de cumplimiento de los requisitos o por no haber sido presentada la misma, el efecto jurídico es la cancelación del registro o extinción del derecho y la disponibilidad de la marca para el público "[7]. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución, es decir, la norma aplicable será la vigente al momento de la presentación de la solicitud de renovación. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

SEGUNDO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. Sin embargo, en el presente caso, este Tribunal ha verificado que la potestad legislativa en dicha materia recae sobre el legislador nacional, el mismo que se encuentra habilitado para complementar la norma comunitaria en su territorio, de conformidad con el artículo 84 de la Decisión 85: “Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”.

Así, la Decisión 85 no prevé el trámite de renovación de marcas, de manera completa, por lo que el Juez Consultante deberá aplicar el “Código Contencioso Administrativo” de la República de Colombia en base al principio de complementariedad previsto en el artículo 84 de la Decisión 85. Tercero: Según el artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es ésta la norma aplicable a la solicitud de renovación del registro de marca aunque el registro de la misma se haya concedido de acuerdo a la legislación nacional que existía con anterioridad a la vigencia de la referida Norma Comunitaria, que empezó a regir desde el 05 de junio de 1974.

El artículo 69 de la mencionada Decisión establece que un registro marcario durará por cinco años contados desde la fecha en que fue otorgado y puede ser renovado indefinidamente por períodos de cinco años. El artículo 70 de la citada Decisión, expresa que el interesado puede acceder a la renovación del registro de marca en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina una vez que cumpla con el requisito de demostrar el uso de la marca ante la respectiva Oficina Nacional Competente, por lo que se requiere que se esté utilizando en el País Miembro y en el momento en que la renovación se solicita y decide.

La presentación de la prueba de uso a que se refiere la Decisión 85 no es un mero aspecto procedimental sino un requisito esencial para la renovación. Por lo tanto, su omisión invalida por sí misma la renovación y hace extinguir el registro de la marca. La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducido en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere.

El Juez Nacional Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 85-IP-2007. Marca: “Mar Bravo”. 15 de agosto de 2007. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de diciembre de 1996. Proceso Nº 02-IP-96. Marca: “MARTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 de 14 de abril de 1997. [3] Ibidem. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25 de mayo de 1988.

Proceso 02-IP-88. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 33 de 26 de julio de 1988. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 32-IP-2005 Marca: “BOSCH”. 28 de abril de 2005 [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de marzo del 2004. Proceso N° 17-IP-2004. Caso: “CIGARRERA BIGOTT SUCS, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANULACION, OBJETIVO O POR EXCESO DE PODER, EJERCIDO CONTRA LA RESOLUCION Nº 0936405, DEL 24 DE MARZO DE 1994”.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1061 de 29 de abril de 2004. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de diciembre de 1996. Proceso N° 03-IP-96. Marca: “DARIEN”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 257 de 14 de abril de 1997.