Año XXVI - Número 1779 Lima, 23 de noviembre de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 79-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia.

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. Marca: “BOLIBOMBA” (denominativa). Expediente Interno N° 342/2008 Proceso 49-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 238, 245, 248, 259, 260, 261, 262, 266 y 267 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 258 y 268 de la misma normativa, y de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Decisión 632 de 6 de abril de 2006, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

Expediente Interno Nº 9911-MH. Actor: Sociedad PHARMABRAND S.A. Competencia Desleal. Datos de prueba y otra información no divulgada Proceso 57-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Proceso Interno: Nº 2004-00145. Marca: “BENCELIN” (denominativa). Actor: PARKE, DAVIS & COMPANY Proceso 65-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 69, 70 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 313; con base en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Procesos acumulados: Nos: 2001-00149 y 2003-00134. Marca: “Mecánica Popular” (Renovación de Marca) Para nosotros la Patria es América 42 GACETA OFICIAL 23/11/2009 2.52 PROCESO 79-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia.

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. Marca: “BOLIBOMBA” (denominativa). Expediente Interno N° 342/2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro (24) días del mes de julio del año dos mil nueve.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de uno (1) de julio de 2009. demandante; y, en consecuencia, confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa 092/07 de 1 de octubre de 2007, a través de la cual se declaró improbada la demanda de oposición planteada por la sociedad FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA., y, concedió la solicitud de registro del signo denominativo “BOLIBOMBA”, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia, han podido ser destacados los siguientes aspectos: 1.

ANTECEDENTES a) Los hechos 1.1. Las partes Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: La parte demandante es: FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. La parte demandada la constituye: EL SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (SENAPI). El tercero interesado es: SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 1.2. Actos demandados FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa No. J012/2008 de 4 de marzo de 2008, expedida por la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, la cual resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto por la 1.

El 26 de junio de 2006, la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el registro como marca del signo denominativo “BOLIBOMBA”, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia No. 2931 bajo el No. 119729. 3.

Contra la mencionada solicitud, la sociedad FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA., presentó, con fecha 4 de diciembre de 2006, demanda de oposición con base en la marca “BOLIGUM”, para distinguir productos de la clase

30. GACETA OFICIAL 4. El 27 de junio de 2007, la Directora del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual expidió la Resolución Administrativa No. 301/07, mediante la cual denegó de oficio la solicitud de registro del signo solicitado, declarando, asimismo, improbada la oposición presentada. 5. En fecha 3 de septiembre de 2007, la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. interpuso recurso de revocatoria contra la mencionada resolución. 6.

El 1 de octubre de 2007, la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual expidió la Resolución Administrativa No. 092/07, por la cual resolvió declarar improbada la demanda de oposición y conceder la solicitud de registro del signo denominativo “BOLIBOMBA” a favor de SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. 7. Contra esta última resolución, la sociedad FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA., formuló recurso jerárquico. 8.

En fecha 4 de marzo de 2008, la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual dictó la Resolución Administrativa No. J-012/2008, a través de la cual resolvió rechazar el recurso jerárquico, y, en consecuencia, confirmar en todas sus partes la resolución anterior. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA., solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) existe una similitud o semejanza ortográfica, auditiva o fonética y visual entre los signos BOLIGUM y BOLIBOMBA, por lo que dicha similitud daría lugar a confusión. Así mismo, los productos para los cuales se encuentra registrada la marca BOLIGUM, de mi mandante, pertenecen a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, productos en relación a los cuales no se presta la misma atención que para comprar por ejemplo, un electrodoméstico o una prenda de vestir o un remedio, por lo que la escasa diferencia que existe entre las marcas en 23/11/2009 3.52 conflicto, puede muy bien pasar desapercibida para el consumidor medio de este tipo de productos”. - “(…) los productos de ambas empresas se encuentran dirigidos al mismo público consumidor y el expendio de los mismos se realiza en los mismos lugares, como ser tiendas, pulperías, kioscos, anaqueles (pastilleros).

(…) es evidente que existe un elevado grado de conexión competitiva entre los productos a ser ofrecidos por ambas empresas, por lo que al ser concedido el registro de la marca BOLIBOMBA a favor de la solicitante, se está lesionando el legítimo derecho de mi mandante, ya que el poder distintivo de su marca BOLIGUM se vería diluido. Asimismo, se está afectando el derecho de los consumidores a elegir libremente sin riesgo de confusión, en desmedro del interés general”. - “(…) siendo que mi mandante a (sic) demostrado el derecho exclusivo de la marca BOLIGUM (denominación), (…), tiene el derecho, por la prioridad de su registro, de impedir que terceras personas usen la misma o traten de registrar una marca similar o semejante a ésta”. - “Si bien es cierto que existen dos marcas con el prefijo BOMBA, como ser: BOMBAZO y BOMBABUM, ambas marcas fueron registradas con fecha posterior al de las registradas por la firma WARNER COMPANY LLC, y el hecho que dicha firma no haya presentado la oposición al registro de dichas marcas, no libera la obligación que tiene el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a la realización de el examen de fondo de los requisitos de registrabilidad e irregistrabilidad de las solicitudes de registro.

(…) al darse cuenta del error cometido al no haber protegido en su momento a la familia de marca al que tiene derecho la firma mencionada, en vez de tratar de solucionar esta omisión de tutela jurídica a las marcas registradas con anterioridad, señala que la partícula BOMBA se habría vuelto de uso común, cosa que resulta ser del todo incoherente, siendo que en primer lugar señala en su Resolución Administrativa Nº 301/07 declara (sic) que la firma WARNER COMPANY LLC poseía el derecho de Familia de Marcas, para luego señalar en la Resolución Administrativa REV-Nº 092/07 que la partícula BOMBA se había convertido de uso común”.

GACETA OFICIAL 23/11/2009 4.52 - “(…) queda claro que al solo existir un registro de una marca con el prefijo BOLI, (…), nos demuestra que el prefijo de nuestra Marca BOLIGUM no puede ser jamás considerada como una partícula de uso común. De la misma forma, al no ser el prefijo BOLI evocativo de ningún producto tampoco puede ser considerado de uso común”. d) Tercero interesado - Finalmente, hace referencia a una supuesta violación al derecho de petición, como al debido proceso administrativo.

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL c) Contestación a la demanda El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “el signo solicitado está constituido por una denominación y reúne el requisito de representación gráfica ya que esta (sic) representada por una palabra que es captada por el público consumidor”. - “(…) se establece que el Signo solicitado ‘BOLIGOMA’ (sic) Clase 30 esta (sic) compuesto por un sub fijo (sic) ‘BOLI’, el mismo que es un término evocativo a la palabra bolitas.

Asimismo, el término ‘BOMBA’ es un termino (sic) de uso común conforme señala el informe de precedentes de marcas registradas en el SENAPI determinado en las partes considerativas de las resoluciones impugnadas (…) ya que estas son usadas por varias firmas en la composición de sus signos para identificar productos comprendidos en la Clase 30 (…)”. - “(…) del cotejo entre los signos en conflicto, el SENAPI determina que al excluirse el sufijo BOMBA de este cotejo, por ser un término de uso común, los vocablos diferenciados entre los signos en conflicto no guardan una similitud fonética, visual en su conjunto, siendo distinguibles uno del otro y no crean riesgo de confusión”. - “(…) al haberse determinado claramente que los signos en cuestión, son distinguibles unos del otro y no generan confusión o asociación al público consumidor medio, la conexión competitiva no genera confusión entre los signos (…)”.

La sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A., considerada como tercero interesado, conforme obra del expediente, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia ha enviado solicitud de interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina en virtud de las prescripciones contempladas en los artículos 32 a 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 121 a 128 del Estatuto de su Estatuto, que desarrollan lo relativo a la Interpretación Prejudicial, más aún, cuando de acuerdo a lo prescrito por los artículos 33 del Tratado y 123 del Estatuto, cuando se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, indican que: “De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”;

Que la solicitud de interpretación prejudicial debe reunir determinados requisitos explícitamente contemplados en la normativa comunitaria. Y, que con el propósito de facilitar el planteamiento de las solicitudes de interpretación GACETA OFICIAL 23/11/2009 5.52 prejudicial por los jueces nacionales de la República de Bolivia, el Tribunal estima adecuado anexar a la presente interpretación prejudicial, la “Nota Informativa sobre Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial”; dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso”.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 1 de julio de 2009. De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo denominativo “BOLIBOMBA” fue presentada el 26 de junio de 2006, en vigencia de la normativa mencionada.

Sin embargo, con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera que es pertinente limitar la interpretación del artículo 136 al literal a). Asimismo, se considera que es pertinente interpretar, de oficio, los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y el artículo 150 de la Decisión 486.

“Artículo 123.- Consulta obligatoria (…) DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

(…) En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 500: Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…) “Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

( ) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) GACETA OFICIAL “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La interpretación prejudicial: facultativa y obligatoria; - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Los signos evocativos; - Partículas o palabras de uso común, la marca débil; - La familia de marcas.

La marca derivada; - Examen de registrabilidad; Debida motivación.

3.1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. Debido a las particularidades del presente caso resulta necesario aclarar que la Interpretación Prejudicial constituye un instrumento mediante el cual se busca lograr la uniforme aplicación del derecho comunitario por todos los Países Miembros de la Comunidad Andina a través de este órgano comunitario: “La facultad de interpretar las normas comunitarias es una competencia de este Tribunal, por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo, suscrito el 28 de mayo de 1979 por los cinco Países Miembros del Acuerdo y vigente desde la última ratificación” (19 de mayo de 1981). 23/11/2009 6.52 “Por mandato de dicho Tratado, los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma conforme lo dispone el artículo 29 de dicho Tratado (…) Queda en consecuencia claro, que la interpretación no es ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá por otra parte, adoptar dicha interpretación (…) En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de las normas aplicables convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Proceso 10-IP-94, G.O. 177 de abril 20 de 1995 y ratificado en Proceso 01-IP-96 y Proceso 07-IP-2009).

La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el procedimiento, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. La consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina.

“De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo” (Proceso 03-IP-93).

En consecuencia, la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia que deban conocer sobre la aplicación de algunas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la GACETA OFICIAL Comunidad Andina y, deberán suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.

Por lo tanto, en el presente caso la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De otro lado, es de resaltar que la interpretación prejudicial es un mecanismo que sirve de instrumento para consolidar el proceso de integración subregional andino; y, es en ese contexto, que la solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia, constituye un paso adelante dentro del referido proceso.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está 23/11/2009 7.52 implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.3. CLASES DE MARCAS: Marcas Denominativas La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son denominativos: “BOLIBOMBA” y “BOLIGUM”, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

GACETA OFICIAL Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.

Como en el emitido en el Proceso 01-IP2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” 23/11/2009 8.52 fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 1 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de opo- “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor 1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL nerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido simi- 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23/11/2009 9.52 lar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.5. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la 3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). 23/11/2009 10.52 dica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 6

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.

Interpretación prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la GOAC No, 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual ra6 4 5 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL 23/11/2009 11.52 Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. do que “(…) se establece que el Signo solicitado ‘BOLIGOMA’ (sic) Clase 30 esta (sic) compuesto por un sub fijo (sic) ‘BOLI’, el mismo que es un término evocativo a la palabra bolitas (…)”; el Tribunal estima necesario tratar el tema de los signos evocativos.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. En cuanto a los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 8

3.7. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. El Tribunal ha señalado, a este respecto, que “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”. 9 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.

Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que: “Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser Tomando en cuenta que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), ha alega- 8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 9 Ibídem. GACETA OFICIAL distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”. 10 Asimismo, el Tribunal ha manifestado, acerca del signo evocativo, que: “El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable.

Sin embargo, entre más sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al signo evocativo marcadamente débil. Esto se da en el caso de signos evocativos que contienen elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una proximidad marcada con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte” 11. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar el grado de proximidad entre el signo “BOLIBOMBA” y los productos que ampara, para determinar de esta forma su capacidad distintiva y su fuerza para impedir el registro con marcas semejantes. 10 11 Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, marca: “C - BOND”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 32-IP-2009, sentencia de 17 de junio de 2009, marca: “MASCOTIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA”. 23/11/2009 12.52 3.8. PARTÍCULAS O PALABRAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. Tomando en cuenta que la sociedad FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. argumentó en su escrito de demanda “(…) queda claro que al solo existir un registro de una marca con el prefijo BOLI, (…), nos demuestra que el prefijo de nuestra Marca BOLIGUM no puede ser jamás considerada como una partícula de uso común. De la misma forma, al no ser el prefijo BOLI evocativo de ningún producto tampoco puede ser considerado de uso común”; y, que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) arguyó que “el término ‘BOMBA’ es un termino (sic) de uso común conforme señala el informe de precedentes de marcas registradas en el SENAPI determinado en las partes considerativas de las resoluciones impugnadas (…) ya que estas son usadas por varias firmas en la composición de sus signos para identificar productos comprendidos en la Clase 30 (…)”, y que “(…) del cotejo entre los signos en conflicto, el SENAPI determina que al excluirse el sufijo BOMBA de este cotejo, por ser un término de uso común, los vocablos diferenciados entre los signos en conflicto no guardan una similitud fonética, visual en su conjunto, siendo distinguibles uno del otro y no crean riesgo de confusión”; se hace necesario tratar los siguientes temas: “partículas o palabras de uso común” y “la marca débil”.

Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos marcarios.

A la luz de lo anterior, el signo solicitado a registro puede estar conformado por términos que sirvan de raíz de manera frecuente a los productos o servicios de determinada clase, por su grado de genericidad o descriptividad, habiendo, en consecuencia, marcas que usualmente se elaboran con la conjunción de partículas o palabras de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.

GACETA OFICIAL En efecto, si el signo se encuentra integrado, entre otros vocablos, por partículas o palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos elementos son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 12 12 OTAMENDI Jorge.

Ob. Cit. Pág. 191. 23/11/2009 13.52

3.9. FAMILIAS DE MARCAS. LA MARCA DERIVADA Tomando en cuenta que en el proceso interno que dio lugar a la presente interpretación prejudicial la sociedad FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. afirma que el SENAPI “(…) al darse cuenta del error cometido al no haber protegido en su momento a la familia de marca al que tiene derecho la firma mencionada, en vez de tratar de solucionar esta omisión de tutela jurídica a las marcas registradas con anterioridad, señala que la partícula BOMBA se habría vuelto de uso común, cosa que resulta ser del todo incoherente, siendo que en primer lugar señala en su Resolución Administrativa Nº 301/07 declara (sic) que la firma WARNER COMPANY LLC poseía el derecho de Familia de Marcas, para luego señalar en la Resolución Administrativa REV-Nº 092/07 que la partícula BOMBA se había convertido de uso común”; es preciso referirse al tema Familia de Marcas y Marca Derivada.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. En el contexto que antecede, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, la cual forma parte de la familia de marcas, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario GACETA OFICIAL de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”. 13

3.10. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD: Concesión o denegación del registro Tomando en cuenta que la sociedad FÁBRICA DE MERMELADAS Y CARAMELOS WATT’S CASAL LTDA. argumentó que “el hecho que dicha firma no haya presentado la oposición al registro de dichas marcas, no libera la obligación que tiene el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a la realización de el examen de fondo de los requisitos de registrabilidad e irregistrabili-dad de las solicitudes de registro”, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad y debida motivación”.

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 13 Proceso N° 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, del 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”. Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes números 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. N° 912, del 25 de marzo del mismo año, casos “ALPIN” y “ALPINETTE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23/11/2009 14.52 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 14 Debida motivación La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. 14 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 15 En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia que deban conocer sobre la aplicación de algunas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina y, deberán suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.

Por lo tanto, en el presente caso la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República de Bolivia se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 15 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 23/11/2009 15.52 2. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 3. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna. 4. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 5.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 6. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre más sea la proximidad del GACETA OFICIAL signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al signo evocativo marcadamente débil.

El Juez Consultante deberá determinar el grado de proximidad entre el signo BOLIBOMBA y los productos que ampara, para determinar de esta forma su capacidad distintiva y su fuerza para impedir el registro de marcas semejantes. 7. Los signos pueden estar conformados por partículas o palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquéllos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 8.

En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común que, por lo general, figura al inicio de la denominación y que será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. El titular de la marca inscrita podrá solicitar el registro de signos que constituyan derivación de aquélla, siempre que las nuevas solicitudes comprendan la marca en referencia, con variaciones no sustanciales, y que los 23/11/2009 16.52 productos que constituyan su objeto correspondan a los ya amparados por la marca registrada. 9.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. 10. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las oposiciones y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 342/2008, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 23/11/2009 17.52 PROCESO 49-IP-2009 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 238, 245, 248, 259, 260, 261, 262, 266 y 267 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 258 y 268 de la misma normativa, y de los artículo 1, 2, 3 y 4 de la Decisión 632 de 6 de abril de 2006, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

Expediente Interno Nº 9911-MH. Actor: Sociedad PHARMABRAND S.A. Competencia Desleal. Datos de prueba y otra información no divulgada. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y ocho días del mes de agosto del año dos mil nueve, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de mayo de 2009.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: SOCIEDAD PHARMABRAND S.A. Demandados: SOCIEDAD MERCK & CO. INC SOCIEDAD MERCK FROSST CANADA INC. SOCIEDAD MERCK SHARP & DOME (A.I.) CORP.

III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran: 1. La sociedad PHARMABRAND S.A., el 2 de julio de 2001, solicitó registro sanitario para los medicamentos OSTEOPLUS (tabletas de 10 mg) y OSTEOPLUS (tabletas de 70 mg).

Anexó la siguiente información confidencial no divulgada y/o secreto empresarial: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Fórmula Cuali – Cuantitativa. Método de Manufactura. Interpretación del Código de lote. Estabilidad Físico – Química. Certificado de análisis del lote en trámite. Especificaciones del producto terminado. Especificaciones del material de envase y empaque. 2.

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, mediante Resolución de 12 de octubre de 2001, resolvió conceder los registros sanitarios: ƒ Registro sanitario No. 01548-MAC-10-01 para el medicamento OSTEOPLUS (tabletas de 10 mg). ƒ Registro sanitario No. 01549-MAC-10-01 para el medicamento OSTEOPLUS (tabletas de 70 mg). 3.

La sociedad PHARMABRAND S.A., el 13 de agosto de 2001, solicitó registro sanitario para los medicamentos COXIB (tabletas de 25 mg) y COXIB (tabletas de 12.5 mg). Anexó a la solicitud la siguiente información confidencial no divulgada y/o secreto empresarial: ƒ Fórmula Cuali – Cuantitativa. ƒ Método de Manufactura. GACETA OFICIAL ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Interpretación del Código de lote.

Estabilidad Físico – Química. Certificado de análisis del lote en trámite. Especificaciones del producto terminado. Especificaciones del material de envase y empaque. 4. El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, mediante Resolución de 23 de enero de 2002, resolvió conceder los siguientes registros sanitarios: ƒ Registro sanitario No. 01769-MAC-10-02 para el medicamento COXIB (tabletas de 25 mg). ƒ Registro sanitario No. 01789-MAC-02-02 para el medicamento COXIB (tabletas de 12.5 mg). 5.

Las sociedades MERCK & CO., INC y MERCK SHARP & DOME (I.A.) CORP, solicitaron el 29 de septiembre de 2001 al Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”, una inspección para examinar la documentación presentada por la sociedad FARMACID en el registro sanitario del producto OSTEOPLUS (tabletas de 70 mg y 10 mg).

Fundamentaron su petición en que probablemente reproducen información no divulgada de su producto FOSAMAX (tabletas de 10mg y 70 mg). 6. Mediante esta diligencia, las sociedades solicitantes supuestamente accedieron a información de la sociedad PHARMABRAND S.A. La sociedad FARMACID S.A., no es titular del registro sanitario del medicamento OSTEOPLUS. 7.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución de 5 de octubre de 2001, aceptó la solicitud de tutela administrativa de los derechos de propiedad industrial de las sociedades MERCK & CO., INC y MERCK SHARP & DOME (I.A.) CORP, por supuesta infracción de la sociedad FARMACID S.A. 8. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución de 28 de noviembre de 2001, resolvió realizar una inspección al INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”, con el objetivo de examinar la documentación presentada por la sociedad FAR- 23/11/2009 18.52 MACID S.A. al solicitar el registro sanitario del medicamento OSTEOPLUS.

No se tuvo en cuenta que el titular del registro sanitario de OSTEOPLUS era la sociedad PHARMABRAND S.A. 9. El informe del perito concluyó, que las fórmulas de los productos FOSAMAX y OSTEOPLUS son parecidas pero no bioequivalentes, ya que pertenecen a distintos lotes de fabricación y son elaborados en laboratorios diferentes. En una ampliación del informe, el perito llegó a la conclusión de que no existía reproducción de datos. 10.

Las sociedades MERCK & CO., INC y MERCK FROSST CANADA INC, mediante comunicación de 22 de febrero de 2002, advierten a la sociedad FARMACID S.A. para que se abstenga de ejecutar actos violatorios de sus derechos sobre la patente “COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DE UNA SOLA VEZ AL DÍA DE ENFERMEDADES EN LAS QUE INTERVIENE LA CICLOOXIGENASA-2”, ya que consideran que el producto COBIX reproduce el producto ROFECOXIB. 11.

De conformidad con lo anterior, la sociedad PHARMABRAND S.A. decidió suspender el proceso de fabricación de COBIX, así como su lanzamiento en Ecuador y en otros países, lo que significó inmensas pérdidas económicas. 12. Las sociedades demandadas también solicitaron inspecciones a las oficinas de las sociedades FARMACID S.A. y PHARMABRAND S.A. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La sociedad demandante soporta su demanda en los siguientes argumentos: 1. Sostiene, que el artículo 261, inciso 2, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, protege los secretos empresariales y/o información confidencial. 2. Argumenta, que la información presentada por la sociedad PHARMABRAND S.A. para obtener el registro sanitario de los productos OSTEOPLUS y COXIB, debe ser considera- GACETA OFICIAL da como secreto empresarial y/o información confidencial.

Por lo tanto, la Entidad encargada del registro sanitario debió resguardarlos contra todo uso desleal. 3. Manifiesta, que los actos realizados por las sociedades demandadas, tenían como finalidad la adquisición y uso ilegal de la información confidencial mencionada. 4. Aduce, que las sociedades demandadas han cometido los siguientes actos de competencia desleal: ƒ Adquisición y uso de información confidencial en relación con el producto OSTEOPLUS.

Lo anterior, mediante la utilización de mecanismos legales improcedentes. ƒ Mediante improcedentes mecanismos legales y espionaje industrial, las demandadas adquirieron conocimiento de futuros lanzamientos y comercialización de los productos de la sociedad PHARMABRAND S.A. Esto les permitió mantener una posición dominante en el mercado farmacéutico. ƒ Las acciones realizadas por las demandadas, son ilegítimos mecanismos de presión para que la sociedad PHARMABRAND S.A. no comercialice sus productos en el mercado.

Son instrumentos de abuso del derecho. ƒ Las sociedades demandadas se aprovecharon de la situación y realizaron grandes ventas. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Las sociedades demandadas contestan la demanda de la siguiente manera: 1. Sostienen, que la figura del abuso del derecho pertenece a la responsabilidad civil extracontractual y no al derecho de propiedad industrial. 2.

Afirman, que las acciones realizadas se circunscribieron a los mecanismos consagrados para la defensa y protección de los derechos de propiedad intelectual. Dichos mecanismos judiciales y administrativos se utilizan cuando hay una posible violación de los mencionados derechos. Esto ocurrió en el 23/11/2009 19.52 caso de los productos COXIB y OSTEOPLUS, ya que de hechos objetivos se pudo deducir que con aquellos se estaban violando secretos empresariales en relación con el producto FOSAMAX de la sociedad MERCK & CO.

INC, y los derechos sobre la patente en relación con el producto ROFECOBIX de las sociedades MERCK & CO., INC y MERCK FROSST CANADA INC. 3. Agregan, que acudir a la autoridad competente en un proceso legal no es contrario a las prácticas leales de comercio; mucho menos podría considerarse como fraude. Lo que interesaba en el presente caso era proteger los derechos de propiedad intelectual de las sociedades demandadas.

Además, toda la información fue entregada al perito designado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. 4. Sostienen, que la sociedad demandante reproduce en forma parcializada el informe del perito. 5. Argumentan, que en los certificados de registro sanitario de los productos COXIB y OSTEOPLUS, aparece que éstos son elaborados por FARMACID S.A. 6.

Aducen, que la sociedad demandante confunde los conceptos de secreto industrial y secreto empresarial. 7. Manifiestan, que no es cierto que se hubiera querido acceder a información confidencial de la demandante, ya que dichos datos jamás se presentaron al Organismo encargado del registro sanitario. Agrega, que el Director Nacional de Propiedad Industrial nunca ordenó la divulgación de ningún secreto industrial a las partes. 8.

Arguyen, que la sociedad demandante no creó una entidad química nueva; tampoco ha presentado informes de ensayos y pruebas toxicológicas y farmacológicas que supongan un esfuerzo considerable. La información entregada no reúne dichas calidades y, por lo tanto, no está sujeta a ningún tipo de protección. 9. Afirman, que las sociedades demandadas no han adquirido, usado o divulgado secretos empresariales de la demandante.

GACETA OFICIAL IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita son: los artículos 20, literal d), 50, 51, 52, 75 literal e), 238, 240, 245, 248, 259, 260, 261, 262, 266 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, únicamente se interpretarán las siguientes normas: 238, 245, 248, 259, 260, 261, 262, 266 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Las demás normas solicitadas no son pertinentes al caso particular y, por lo tanto, no serán interpretadas. El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 258 y 268 de misma normativa, así como los artículos 1, 2, 3 y 4 la Decisión 632 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 238 “El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la 23/11/2009 20.52 acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”.

(…) Artículo 245 “Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.” (…) Artículo 248 “Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sin intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional competente para que revise la medida ejecutada.

Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de los diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.” (…) Artículo 258 “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” Artículo 259 “Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: GACETA OFICIAL a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” (…) Artículo 260 “Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta.

La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.” Artículo 261 “A los efectos de la presente Decisión, no se considerará como secreto empresarial aque- 23/11/2009 21.52 lla información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial.

No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad”. Artículo 262 “Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros.

Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial: a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos; d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c); e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo; f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o, GACETA OFICIAL Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.” 23/11/2009 22.52 Artículo 1 (…) “El País Miembro que así lo considere podrá incluir, dentro de las medidas a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, el establecimiento de plazos durante los cuales no autorizará a un tercero sin el consentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, para que comercialice un producto con base en tales datos”.

Artículo 266 Artículo 2 “Los Países Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal.

Además, los Países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal. “A efectos de los procedimientos de aprobación de las medidas de protección, el País Miembro podrá establecer las condiciones bajo las cuales exigirá la presentación de la información sobre los datos de prueba u otros no divulgados”.

Los Países Miembros podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo.” Artículo 3 “Cuando un País Miembro considere que la protección de los datos de prueba otorgada en su territorio conforme al artículo 1 de la presente Decisión, resultara perjudicial para la salud pública o la seguridad alimentaria internas, su autoridad nacional competente podrá eliminar o suspender dicha protección”.

Artículo 4 Artículo 267 “Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.” “Los Países Miembros informarán a la Secretaría General sobre la utilización que hagan de la facultad prevista en el artículo 1 de la presente Decisión. La Secretaría General remitirá a los demás Países Miembros dicha información”.

VI. CONSIDERACIONES. (…) Artículo 268 “La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.” DECISIÓN 632 (…) Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Del secreto empresarial en la Decisión 486.

B. Protección de los datos de prueba y otra información no divulgada en la Decisión 486. C. Adquisición del secreto empresarial como medio para la comisión de actos de competencia desleal. El espionaje industrial. GACETA OFICIAL D. De las acciones de competencia desleal. Posibilidad de indemnización de daños y perjuicios. E. Las acciones por infracción de derechos de propiedad industrial.

Sus requisitos básicos. Las medidas cautelares. A. DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LA DECISIÓN 486. La sociedad demandante argumentó, que la información presentada para obtener el registro sanitario de los productos OSTEOPLUS y COXIB, debe ser considerada como secretos empresariales y/o información confidencial. En consecuencia, es pertinente que el Tribunal aborde el tema del secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Título XVI de la Decisión 486, denominado “De la Competencia Desleal Vinculada a la Propiedad Industrial”, se encuentra dividido en tres capítulos, a saber: 1. De los actos de competencia desleal, 2. De los secretos empresariales, y 3. De las acciones por competencia desleal. En efecto, es en el gran campo de la competencia desleal que la regulación de los secretos empresariales o industriales cobra suntuosa importancia. Los artículos 260 a 266, que conforman el mencionado Capítulo II, se ocupan de los secretos empresariales, estableciendo ciertas reglas para salvaguardarlos de las prácticas desleales de comercio.

Las empresas en el curso de su actividad económica, desarrollan un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución. Este conjunto de conocimientos y datos poseen una gran utilidad y valor comercial y, en consecuencia, pueden ser protegidos bajo la figura del secreto empresarial, siempre y cuando se cumplan los requisitos normativos para el efecto.

El artículo 260 define el secreto empresarial con las siguientes características: • Es cualquier información no divulgada. Es decir que sea secreta. 23/11/2009 23.52 • Que sea poseída legítimamente por una persona jurídica o natural. Es decir, que no sea adquirida por medio de actividades contrarias al ordenamiento jurídico. • Que dicha información pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial. • Que dicha información pueda transmitirse a un tercero. Además de lo anterior, el mencionado artículo determina ciertas condiciones que debe cumplir la información para que sea considerada como secreta: • Que la información en su conjunto o en su sistema no sea conocida o fácilmente accesible por las personas que generalmente manejan datos de la misma naturaleza.

Si se llegare a conocer fragmentos aislados de la información pero el todo sistemático de datos queda resguardado, el sistema como tal aún puede ser considerado como secreto. Para que opere esta condición, es necesario que el titular de la información tome las medidas respectivas para que la misma no sea fácilmente aprendida por el público interesado en adquirirlas. • Que la información tenga un valor comercial por ser secreta.

El secreto empresarial es protegible siempre que pueda ser usado en una actividad productiva, industrial o comercial, lo que se traduce en información con una gran importancia económica para su titular. De lo que se trata es de impedir que terceros utilicen y se aprovechen de la inversión, el esfuerzo y la utilidad que representa esta información confidencial. • Que el titular o poseedor de la información haya establecido medidas razonables para mantenerla en secreto.

La razonabilidad de la medida, se tiene que determinar en relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características. No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con perso- GACETA OFICIAL nas que se dedican al negocio de los restaurantes.

El Tribunal, en anteriores interpretaciones ha precisado que la protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos: “(…) La norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo. ” 1 En lo principal, la protección especial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el artículo 262 de la Decisión 486.

Se protege, de manera general, al secreto empresarial de la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos. Se entiende, que la información ha sido adquirida por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando, por ejemplo, ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o por virtud del incumplimiento de una obligación contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la infidencia. Se trata, de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y consumidores en el mercado, así como, a prevenir el aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial.

Al tenor de los artículos 264 y 265, la prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la información, quien tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su traba- 1 Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2008, expedida en el proceso 104-IP-2008 23/11/2009 24.52 jo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido; este último, deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado.

Al contrario, no será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, como lo dispone el artículo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público. En estos casos, se entiende que la información ha dejado de ser secreta y, por lo tanto, ha dejado de cumplirse una de las condiciones necesarias para que la protección subsista.

La norma comunitaria, con estos supuestos, hace prevalecer el interés colectivo que, conectado con bienes jurídicos de rango fundamental como el de la salud, ha de preferirse sobre el interés del poseedor o titular de la información protegida por el secreto industrial. La propia norma aclara, que la información que sea proporcionada a la autoridad competente para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de autoridad, no será considerada como parte del dominio público o como aquella que es divulgada por orden judicial.

Esto último, empata con el tema de los datos de prueba. Este tipo de información hace parte de la regulación del secreto empresarial, pero por su connotación e importancia para el caso particular merece una mención especial en el siguiente acápite de la presente providencia. De conformidad con todo lo anteriormente establecido, el Juez Consultante deberá determinar si la información presentada por la sociedad PHARMABRAND S.A. para obtener el registro sanitario de los productos OSTEOPLUS y COXIB, debe ser considerada como secreto empresarial y, en esta medida, determinar si debe protegerse de conformidad con la normativa comunitaria.

B. PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA Y OTRA INFORMACIÓN NO DIVULGADA EN LA DECISIÓN 486. Las sociedades demandadas argumentaron, que la demandante no creó una entidad química GACETA OFICIAL nueva, ni tampoco presentó informes de ensayos y pruebas toxicológicas y farmacológicas que supongan un esfuerzo considerable. En este marco, el Tribunal procederá a abordar el tema de la protección de los datos de prueba y otra información no divulgada.

Como ya se advirtió, la protección de los datos de prueba y otra información no divulgada, por su especial importancia, merece una regulación especial dentro del marco de los secretos empresariales. El complejo normativo que regula el tema, se encuentra compuesto por el artículo 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Decisión 632 de la misma Comisión. El artículo 266 regula la protección de dos tipos de información: los datos de prueba y otros datos no divulgados.

Por los primeros, se entiende aquella información contenida en experimentos, ensayos, exámenes, tanteos, etc., para determinar la seguridad, eficacia, utilidad o conveniencia de los productos farmacéuticos o químicos agrícolas. Por los segundos, se entiende toda información o datos secretos que respaldan la inocuidad, eficacia, utilidad o conveniencia de los productos farmacéuticos o químicos agrícolas y que no están contenidos en las pruebas, experimentos o exámenes respectivos. 23/11/2009 25.52 ciones, nuevas indicaciones o nuevas formas farmacéuticas. • Los datos de prueba y otra información no divulgada, de conformidad con el artículo 2 de la Decisión 632, deberán cumplir con las condiciones de presentación que exijan los Países Miembros.

Esto quiere decir, que de conformidad con las medidas de protección que se empleen en el País Miembro, se pueden exigir algunas pautas o requisitos de presentación de la información a efectos de la protección comentada. Sobre la finalidad de la exigencia de los datos de prueba y otra información no divulgada, el Tribunal en anteriores Interpretaciones ha establecido lo siguiente: “Los registros sanitarios que se requieren para la producción, comercialización, exportación, importación, procesamiento, envase de todo producto farmacéutico cuando incluye nuevos componentes químicos 2, requieren de la evaluación farmacológica, procedimiento mediante el cual la autoridad sanitaria se forma un juicio sobre la utilidad, conveniencia y seguridad de un medicamento y, por lo tanto, es indispensable obtener un resultado favorable en dicha evaluación, que muchas veces se requiere acreditar con la presentación de estudios, documentos, pruebas toxicológicas, datos de prueba en fase preclínica, ensayos clínicos, pruebas en animales y en humanos sanos y enfermos.

Dicha documentación, más allá de su valor científico, contiene también valor comercial con el fin de otorgar registro sanitario solamente a los medicamentos que reúnan los requisitos de seguridad, eficacia y calidad requeridos. Para que la información anterior, goce de protección por la normativa comunitaria, deberá tener ciertas características, de conformidad con lo expresado en el artículo mencionado: • Los datos de prueba o la información no divulgada deberá suponer un esfuerzo considerable.

Esto quiere decir, que para generar dicha información, el solicitante del registro sanitario debió emplear recursos físicos, económicos y humanos que justifiquen la protección contra el aprovechamiento indebido por parte de terceros. • Los datos de prueba o la información no divulgada deberá versar sobre productos farmacéuticos y químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas.

Las nuevas entidades químicas, se refieren a que no se encuentren incluidas en las normas farmacológicas oficialmente aceptadas, o que estando incluidas correspondan a nuevas asocia- Esos estudios y documentos que se deben entregar a fin de la obtención del registro sanitario son de tal nivel técnico que garantizan los protocolos correctos de laboratorio y las normas de fabricación del producto.

Si de tal evaluación se produce un concepto favorable, la nueva entidad farmacológica en- 2 Si se encuentra o no incluidos en las normas farmacológicas oficialmente aceptadas o que estando incluido corresponde a nuevas asociaciones o a nuevas indicaciones o nuevas formas farmacéuticas. GACETA OFICIAL tra a formar parte de las normas farmacológicas del principio activo.” 3 La norma comunitaria, otorga a los Países Miembros la posibilidad de exigir datos de prueba u otra información no divulgada, con el objetivo de otorgar los respectivos registros sanitarios.

Al ser presentada dicha información comienza la protección especial contra todo acto de competencia desleal. La pregunta obligada es: ¿Cómo se da dicha protección? La Decisión 632, aclaró el alcance interpretativo del artículo 266 de la Decisión 486, y estableció la forma cómo puede darse dicha protección. El artículo 1 dejó a criterio de los Países Miembros el establecimiento de plazos de protección exclusiva.

En este sentido, dentro de las medidas de protección a que se refiere el artículo 266 de la Decisión 486, el País Miembro que así lo considere puede establecer un plazo de protección para los datos de prueba y otra información no divulgada. La norma también limitó dicha facultad, al prever que si la protección por medio de un plazo en exclusiva, es perjudicial para la salud pública o la seguridad alimentaria, la autoridad nacional competente podrá eliminar o suspender dicha protección (artículo 3 de la Decisión 632).

Con esto, la norma comunitaria reitera la protección primordial de bienes de primer nivel como la salud y la calidad de vida de la población. El artículo 4 de la Decisión 632, instaura en cabeza de los Países Miembros que utilicen la protección mediante un plazo en exclusiva, la obligación de informar a la Secretaría General de la Comunidad Andina, sobre dicha circunstancia. La Secretaría General, por su parte, deberá remitir dicha información a los demás Países Miembros.

Ahora bien, como la Decisión 632 fue aprobada y publicada el 6 y 7 de abril de 2006 respectivamente, la pregunta que surge es: ¿La aclaración realizada por la Comisión de la Comunidad Andina desde cuándo comienza a regir? La pregunta ya fue contestada por el Tribunal de la siguiente manera: 3 Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2008, expedida en el proceso 104-IP-2008. 23/11/2009 26.52 “En atención a que la mencionada Decisión constituye una interpretación auténtica, la misma se retrotrae al momento de la entrada en vigencia de la Decisión 486, toda vez, que se considera consustancial de ésta”.

De conformidad con lo anteriormente anotado, el Juez Consultante deberá determinar si la información presentada por la sociedad PHARMABRAND S.A. para obtener el registro sanitario de los productos OSTEOPLUS y COXIB, debe ser considerada como datos de prueba u otra información no divulgada y, en esta medida, determinar si es protegible de conformidad con la normativa comunitaria.

C. ADQUISICIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL COMO MEDIO PARA LA COMISIÓN DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL. EL ESPIONAJE INDUSTRIAL. La sociedad demandante argumentó, que mediante actos de espionaje industrial, las sociedades demandadas adquirieron información para cometer actos de competencia desleal. El artículo 262, señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio.

Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial, las que se condensan, de manera general, en la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos. El último inciso de dicho artículo, señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.

Para el caso particular, es muy importante determinar qué se entiende por espionaje industrial. Las empresas gastan grandes recursos en investigación, desarrollo y fabricación de productos; en este sentido, generan mucha información que necesitan preservar de los otros GACETA OFICIAL competidores en el mercado. Esto se hace muy importante en el campo de las patentes, donde las invenciones novedosas son protegibles y, por lo tanto, es fundamental mantener los datos investigativos en secreto.

Además, las nuevas tecnologías generan un rápido y creciente cambio de tecnología y, en efecto, de los procesos productivos. En este marco, resguardar la información es de vital importancia para mantenerse a la vanguardia en el mercado. En este escenario, la propiedad industrial vale oro. Por tal motivo, adquirir información de la competencia puede resultar atractivo para los competidores desleales.

El espionaje industrial es la obtención de información relativa a los procesos productivos, las investigaciones, test, pruebas, diagnósticos, informaciones de diseños, o cualquier información relativa a un competidor, infiltrándose en su actividad empresarial, sus comunicaciones o en su actividad en el mercado, con el objetivo de utilizar dicha información para perpetuar actos de competencia desleal.

Es muy importante advertir, que el auge de las nuevas tecnologías y nuevos medios de comunicación, como por ejemplo el Internet, hacen que el espionaje industrial sea más sofisticado e incluso sin necesidad de tener contacto con el competidor espiado, accediendo ilícitamente a información en red o descifrando códigos y datos. El objeto del espionaje industrial es muy variado, puede darse sobre los precios que utilizará la competencia, los métodos productivos o de distribución que emplean, los clientes, la forma de negociación, el marketing usado, etc.

Los espías, también pueden utilizar diferentes mecanismos como la instalación de cámaras ocultas, empleados infiltrados, recepción de correspondencia, violaciones de seguridades electrónicas, seguimiento a funcionarios, etc. En el presente caso, el Juez Consultante, deberá determinar si las empresas demandadas incurrieron en espionaje industrial.

D. DE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL. POSIBILIDAD DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. La sociedad PHARMABRAND S.A., interpuso acción de competencia desleal contra las so- 23/11/2009 27.52 ciedades MERCK & CO. INC, MERCK FROSST CADADA INC y MERCK SHARP & DOME (I.A.) CORP. Por tal motivo, es necesario referirse a las acciones de competencia desleal.

Las acciones de competencia desleal tienen las siguientes características: 1. Sujeto activo. El artículo 267 de la Decisión 486, se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.

En este sentido, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza. Esto significa, además, que el ordenamiento interno de los Países Miembros puede restringir la competencia desleal en casos no vinculados con la propiedad industrial. 2.

Pretensiones. Indemnización de daños y perjuicios. La normativa comunitaria andina, no se refiere específicamente a las pretensiones que pudiera solicitar el demandante en un proceso iniciado en el ejercicio de la acción de competencia desleal. El artículo 267, se limita a afirmar que “quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”, pero de ello no puede desprenderse que se elimina la posibilidad de que el demandante pueda solicitar la indemnización de daños y perjuicios, ya que, en términos generales, lo que se pretende con el ejercicio de la acción por competencia desleal es: 1) la calificación de la conducta como tal. 2) la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta, y 3) la indemnización de daños y perjuicios.

GACETA OFICIAL En relación con esto último, se deberá determinar si el ordenamiento jurídico del País Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si prevé que la indemnización de daños y perjuicios deba ser solicitada mediante un proceso diferente, o como un incidente o un procedimiento específico ante el mismo Juez que conoce del proceso de competencia desleal.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal. 3. La acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial. 23/11/2009 28.52 E. LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SUS REQUISITOS BÁSICOS.

LAS MEDIDAS CAUTELARES. Uno de los supuestos actos de competencia desleal esgrimidos por el demandante, tiene que ver con la información a la que supuestamente accedieron las demandadas en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Por tal motivo, es conveniente que el Tribunal entre a determinar las características generales de esta acción. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486.

Dicha acción cuenta con las siguientes características: El artículo 267 de la Decisión 486, consagra que el ejercicio de la acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial, se puede intentar sin perjuicio de otras acciones ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. 1.

Sujetos activos. Pueden entablar la acción los siguientes sujetos: En consecuencia, el ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). 4.

Prescripción e iniciación oficiosa. Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal.

En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. Y el artículo 269, establece que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal. a. El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará a cabeza de los causahabientes del titular. b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2.

Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquier persona que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesaria que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.

Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad indus- GACETA OFICIAL trial, el Tribunal se ha manifestado en varias de sus interpretaciones, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. 3.

Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Dichas medidas tienen como objeto lo siguiente: • Impedir la comisión de la infracción. • Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. • Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. • Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. • Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva 23/11/2009 29.52 operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, como efecto, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; dichas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y prejuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Dichos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, GACETA OFICIAL el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). 23/11/2009 30.52 • El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007). 7. Prescripción. La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

(artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: • Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se pude debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción.

PRIMERO: La protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos. No será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, como lo dispone el artículo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público.

En estos casos, se entiende que la información ha dejado de ser secreta y, por lo tanto, ha dejado de cumplirse una de las condiciones necesarias para que la protección subsista. El Juez Consultante deberá determinar si la información presentada por la sociedad PHARMABRAND S.A. para obtener el registro sanitario de los productos OSTEOPLUS y COXIB, debe ser considerada como secreto empresarial y, en esta medida, determinar si es protegible de conformidad con la normativa comunitaria.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá determinar si la información presentada por la sociedad PHARMABRAND S.A. para obtener el registro sanitario de los productos OSTEOPLUS y COXIB, debe ser considerada como datos de prueba u otra información no divulgada y, en esta medida, determinar si es protegible de conformidad con la normativa comunitaria.

GACETA OFICIAL TERCERO: El espionaje industrial es la obtención de información relativa a los procesos productivos, las investigaciones, test, pruebas, diagnósticos, informaciones de diseños, o cualquier información relativa a un competidor, infiltrándose en su actividad empresarial, sus comunicaciones o en su actividad en el mercado, con el objetivo de utilizar dicha información para perpetuar actos de competencia desleal.

En el presente caso, el Juez Consultante, deberá determinar si la empresas demandadas incurrieron espionaje industrial.

CUARTO: El sujeto activo de las acciones de competencia desleal es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando esta afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.

El Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal. El ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro.

El artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.

QUINTO: La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a 23/11/2009 31.52 257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Que tienen como objeto proteger los derechos de la propiedad industrial mientras se da trámite a la acción. Van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

De conformidad, con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 9911-MH, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE GACETA OFICIAL 23/11/2009 32.52 Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 057- IP- 2009 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Proceso Interno: Nº 2004-00145. Marca: “BENCELIN” (denominativa). Actor: PARKE, DAVIS & COMPANY. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil nueve. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 14 de mayo de 2009. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes Demandante: PARKE, DAVIS & COMPANY. Demandado: La Nación Colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado: Servicios Farmacéuticos Servifar S.A. 1.2. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: El 22 de julio de 1980, MIGUEL RODRÍGUEZ OREJUELA solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo “BENCELIN” (denominativo) para identificar “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendaje, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos” en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL Contra dicha solicitud de registro se presentaron tres oposiciones: - PARKE, DAVIS & COMPANY, domiciliada en los Estados Unidos de América, presentó oposición con fundamento en sus derechos sobre la marca “BENYLIN” (denominativa), anteriormente registrada en la misma Clase 05. - Aziende Chimique Riunite Angelini Francesco A.C.R. se opuso al registro en base a su marca “BENZIRIN” de la Clase 05. - Bancelin Cavard & Compañía Limitada (Laboratorios Aseptic), se opuso en base a su nombre comercial “Bancelin Cavard”.

El 09 de julio de 1985, se limitó el alcance de los productos a un “producto farmacéutico para las infecciones causadas por gérmenes sensibles a la cefalexina” en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. El 29 de octubre de 2002, se solicitó anotar el traspaso de la solicitud de registro de la marca “BENCELIN” a favor de SERVICIOS FARMACÉUTICOS SERVIFAR S.A. Posteriormente, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 22509, de 14 de agosto de 2003, en donde se declararon infundadas las tres oposiciones presentadas y se otorgó el registro del signo solicitado “BENCELIN”.

La parte actora PARKE, DAVIS & COMPANY interpuso recurso de reposición, el mismo que fuera resuelto mediante la Resolución Nº 029038, de 10 de octubre de 2003, en donde se confirmó en todas sus partes la Resolución anterior. Finalmente, la parte actora interpuso recurso de apelación de manera subsidiaria, la misma que fuera resuelta mediante la Resolución Nº 31120, de 31 de octubre de 2003, en donde se confirmaron las Resoluciones anteriores, declarando así infundadas las tres oposiciones presentadas, concediéndose el registro del signo solicitado. b) Fundamentos de la Demanda PARKE, DAVIS & COMPANY, domiciliada en los Estados Unidos de América, demanda una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones Nos: 22509, 23/11/2009 33.52 029038 y 31120, mediante las cuales se declararon infundadas las tres oposiciones presentadas y se otorgó el registro del signo solicitado “BENCELIN”.

Argumenta una directa violación de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al haber otorgado el registro de la marca, ya que sostiene la existencia de un grave riesgo de confusión entre el signo solicitado “BENCELIN” (denominativo) y la marca registrada “BENYLIN” (denominativa). c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, precisó lo siguiente: Que, con la expedición de las resoluciones objeto de la demanda no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, la marca “BENCELIN” cumple los tres requisitos para ser registrada, es decir, la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Que, al momento de realizar el examen de confundibilidad entre las marcas “BENCELIN” y “BENYLIN” se puede concluir que entre las partículas “YLIN” y “CELIN” existen diferencias gramaticales y fonéticas que les permite coexistir en el mercado. d) Tercero interesado SERVICIOS FARMACÉUTICOS SERVIFAR S.A., tercera interesada en este proceso, respondió a la demanda manifestando que entre las marcas “BENCELIN” y “BENYLIN”, no existen semejanzas de ninguna naturaleza y el consumidor puede diferenciarlas a primera vista por sus elementos denominativos.

Asimismo, cabe señalar que, Aziende Chimique Riunite Angelini Francesco A.C.R. y Bancelin Cavard & Compañía Limitada (Laboratorios Aseptic) son también terceros interesados dentro del presente proceso y no contestaron la demanda.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL 23/11/2009 34.52

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL (…) Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina. f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad. (…)”. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DECISIÓN 486 “( ) Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de mayo de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, la fecha de presentación de la solicitud de registro fue el 22 de julio de 1980, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que procede la interpretación de oficio, de los artículos 56 y 58 literal f) de la mencionada Decisión. De igual manera, procede la interpretación de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: DECISIÓN 85 “( ) Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

(…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:

1. APLICACIÓN DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO EN EL TIEMPO. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su GACETA OFICIAL entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial Nº 845, de 1 de octubre de 2002). La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha sostenido reiteradamente que la prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica. Por ello, en general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos.

El efecto normal de la deroga- 23/11/2009 35.52 ción consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (Proceso 74IP-2003, marca: A+GRÁFICA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 995, de 9 de octubre de 2003).

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “BENCELIN” (denominativo) fue presentada el 22 de julio de 1980, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que dicha norma será la aplicable en el presente caso.

2. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular, al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Los requisitos básicos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, brindan a la marca las siguientes características: La novedad. La condición de novedad o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a que haya sido utilizado anteriormente, sino a que sea original en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o GACETA OFICIAL 23/11/2009 36.52 servicios.

Este requisito ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad.

Sobre el carácter distintivo de la marca, la doctrina recogida por el Tribunal ha sostenido que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca. La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.

El Tribunal ha manifestado que la novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas y así lo considera parte de la doctrina. Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original. Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera.

La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente. Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados.

Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 09-IP-94, marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial N° 180, de 10 de mayo de 1995). La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista por lo que se consideran signos visibles, aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de dibujos y esta dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores.

Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía en una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos.

El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”. (Proceso 19-IP-2000, marca: LOS ALPES, publicado en la Gaceta Oficial Nº 585, de 20 de julio de 2000). De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el signo solicitado “BENCELIN” (denominativo) reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85.

3. LA IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. El artículo 58 de la Decisión 85 contempla en forma conjunta tanto las prohibiciones absolutas como las relativas que impiden la registrabilidad de un signo como marca. En efecto, la prohibición contenida en el artículo 58, literal f), de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registren como marcas los signos que sean idénticos o semejantes entre sí, por lo que establece la irregistrabilidad como marca de todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

GACETA OFICIAL Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido que “La prohibición del registro de signos confundible ( ) protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la Gaceta Oficial N° 199, de 26 de enero de 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. En la referida Decisión la confusión se da en relación a la clase del nomenclátor a la que pertenecen los productos o los servicios, en sentido de que si éstos, distinguidos por una marca, pertenecen a la misma clase de los que pretende amparar un signo solicitado para registro, se presume la confundibilidad y no así si tales productos o servicios pertenecen a clases diferentes.

Este criterio, sin embargo, ya no se mantiene en las posteriores Decisiones. La protección de que goza una marca previamente registrada o un signo cuyo registro haya sido anteriormente solicitado o reivindicado, dentro de la regla de la especialidad prevista en la Decisión 85, se establece sobre los productos o servicios de una de las clases del nomenclátor internacional de Niza, objeto del registro y no así sobre los productos o servicios pertenecientes a otras clases.

Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que “( ) la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva” (Proceso 02-IP- 23/11/2009 37.52 94, marca: NOEL, publicado en la Gaceta Oficial N° 163, de 12 de septiembre de 1994).

Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso la confusión se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios.

Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario GACETA OFICIAL tomar en cuenta los criterios elaborados por la doctrina que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, aplicados al caso objeto de la presente interpretación, son: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. 2.

En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 23/11/2009 38.52 ticas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar 1. Asimismo, el Tribunal ha dejado establecido los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005, y que se considera pertinente destacar: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar si los signos confrontados “BENCELIN” (denominativo) y “BENYLIN” (denominativo) son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

“( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

4. CLASES DE MARCAS: MARCAS DENOMINATIVAS. “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la En el presente caso, tomando en cuenta que los signos confrontados son de tipo denominativo, se señala a continuación los pronunciamientos de este Tribunal al respecto: Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acús- 1 Proceso 091-IP-2008 ya citado.

GACETA OFICIAL impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 23/11/2009 39.52 cario”. (Proceso 78-IP-2003, marca: HEMAVET, publicado en la Gaceta Oficial Nº 998, de 13 de octubre de 2003).

5. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. En el presente caso, los signos confrontados comparten las partículas comunes “BEN-” y “-LIN”. Al respecto, este Tribunal ha señalado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 31-IP2003, marca: “& MIXTA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003).

El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto mar- Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP-2003, marca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003). 6. MARCAS FARMACÉUTICAS. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores.

Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº 48-IP-2000, marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto de 2000). Asimismo, el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, GACETA OFICIAL son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, marca: AMOXIFARMA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de 2000).

7. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Sobre el presente tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que 23/11/2009 40.52 indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. GACETA OFICIAL 23/11/2009 41.52 Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Juzgador, la misma que ha de ser adoptada en base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, recogidos en la presente interpretación prejudicial; y que se refieren básicamente a la identidad o semejanza que puede existir entre los signos confrontados.

CONCLUYE:

PRIMERO: La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada –en el tema marcario- por la que se encuentre vigente al momento de haber sido presentada la solicitud de registro. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior de conformidad con la Disposición Transitoria de la Decisión 486.

En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque además, no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Conforme al artículo 58 literal f) de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca anteriormente registrada o solicitada para productos o servicios pertenecientes a una misma clase. La determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión de la Administración o, en su caso, del CUARTO: Al comparar marcas denominativas, deberá tomarse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse, antes que nada, a la unidad fonética, siempre teniendo como referente al consumidor medio.

QUINTO: Sin embargo, en los signos compuestos por partículas de uso común, éstas no serán tomadas en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas, el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos de los establecimientos en nuestros Países Miembros, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, inte- GACETA OFICIAL 23/11/2009 42.52 gral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario de la Comunidad Andina se sustenta en la autonomía e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como de sus propias decisiones. ción, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpreta- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 065-IP-2009 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 69, 70 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 313; con base a lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Procesos acumulados: Nos: 2001-00149 y 2003-00134. Marca: “Mecánica Popular” (Renovación de Marca). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de agosto del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 0357, de 03 de marzo de 2009, recibido en este Tribunal el 02 de abril de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver los expedientes acumulados Nº 2001-0149 y Nº 2003-0134.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 11 de junio de 2009. 1. Las partes. Demandante: THE HEARST CORPORATION.

GACETA OFICIAL Demandado: La Nación Colombiana, a través de su Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Determinación de los hechos relevantes. El 14 de agosto de 1970, THE HEARST CORPORATION presentó solicitud de registro del signo “MECÁNICA POPULAR” (denominativo) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 156, de 21 de junio de 1971. Por Resolución Nº 32256, de 03 de junio de 1971, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó el registro del signo “MECÁNICA POPULAR” (denominativo) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, según Certificado Nº 74688 vigente hasta el 21 de junio de 1981.

El 02 de junio de 1981, THE HEARST CORPORATION presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de renovación por cinco años. Por Resolución Nº 60573, de 07 de octubre de 1982, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió la renovación hasta el 21 de junio de 1986. El 02 de abril de 1986, THE HEARST CORPORATION presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de renovación de la marca “MECÁNICA POPULAR” (denominativa), por cinco años más. Por Resolución Nº 5859, de 01 de julio de 1988, la SIC concedió la renovación hasta el 03 de junio de 1991, de conformidad con la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El 06 de junio de 1991, THE HEARST CORPORATION presentó ante la División de Signos Distintivos de la SIC, solicitud de renovación de la marca “MECÁNICA POPULAR” (denominativa), por cinco años más. Mediante Resolución Nº 4558, de 28 de febrero de 1995, el Jefe de la División de Signos Distin- 23/11/2009 43.52 tivos de la SIC denegó la renovación del registro marcario por estimar que la solicitud se presentó de manera extemporánea, ya que la solicitud fue presentada el 06 de junio de 1991 cuando el plazo era hasta el 03 de junio de 1991.

Se alega además que, el artículo 5 del Decreto 753, de 1972 establecía que: “la renovación del registro de una marca o la prórroga de una patente de invención deberá solicitarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha del vencimiento de la marca o de la patente según el caso.” THE HEARST CORPORATION interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. Mediante Resolución Nº 5407, de 21 de marzo de 2000, el mismo funcionario confirmó en todas sus partes la Resolución Nº 4558, de 1995, volviendo a mencionar como relevante el artículo 5 del Decreto 753, de 1972 y haciendo alusión al artículo 84 de la Decisión 85 que señala que: “Los asuntos de propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los países”.

Asimismo, la Disposición Transitoria número cuatro de la Decisión 313 señala que: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”.

Menciona, adicionalmente, el Proceso 09-IP-94, que en la parte pertinente señaló: “La renovación de una marca se ha de sujetar, en su trámite y requisitos, a la legislación vigente al momento de solicitarse o formularse tal pedido”. Mediante Resolución Nº 26924, de 26 de octubre de 2000, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decidió el recurso de apelación confirmando en todas sus partes la decisión inicial, señalando que la norma vigente y aplicable es la Decisión 85 por lo que la solicitud de renovación es extemporánea, “toda vez que según se desprende del artículo 69 de la misma Decisión, la vigencia de la marca tenía una duración de cinco (05) años, es decir, que la renovación de la misma debía presentarse con anterioridad al vencimiento de dicho término”.

GACETA OFICIAL Por lo tanto la parte demandante, solicita la nulidad de las Resoluciones Nos: 4558, de 1995; 5407, de 2000; y, 26924, de 2000. 3. Fundamentos de la Demanda: La actora THE HEARST CORPORATION estima violado el artículo 69 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por las siguientes razones: Por Resolución Nº 5859, de 1988, la SIC concedió la renovación desde el 03 de junio de 1986 hasta el 03 de junio de 1991, cuando el registro anterior se había otorgado hasta el 21 de junio; luego, al no haber interrupción en la renovación, éste debía otorgarse desde el 21 de junio de 1986 hasta el 21 de junio de 1991.

Dicho error de la SIC ocasionó que THE HEARST CORPORATION presentara su solicitud de renovación el 06 de junio de 1991, es decir, quince días antes del vencimiento del registro, de haberse expedido correctamente. Asevera que, la Resolución Nº 35855, de 08 de noviembre de 2002, por medio de la cual se deniega la renovación de la marca, deberá ser declarada nula por cuanto es violatoria de la Ley, infringiendo expresamente las disposiciones contenidas en el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo.

Adicionalmente, aduce la ausencia del consentimiento expreso y escrito del titular del derecho contenido en el acto revocado. Finalmente, señala que el acto revocado no resulta de la aplicación del silencio administrativo positivo. 4. Contestación de la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que, el posible error de fecha en que hubiera podido incurrir la entidad no legitima al actor para prorrogar el término de vigencia de la marca, el cual aparece claramente determinado en el Certificado Nº 74688 y en la Resolución Nº 5859, de 1998.

Para el momento de la revocatoria parcial de la Resolución Nº 6573, de 1982, esto es, para el día 08 de noviembre de 2002, respecto de la marca “MECANICA POPULAR” no podía predicarse titularidad alguna a favor de la sociedad ahora demandante, toda vez que -en efecto- la 23/11/2009 44.52 última solicitud de renovación de la misma había sido denegada dos años atrás, en razón de haber sido solicitada fuera de los términos legales, lo que condujo a la pérdida del derecho sobre la misma.

Es completamente improcedente pedir -como realiza la parte actora- prueba del documento donde conste el consentimiento de la sociedad THE HEARST CORPORATION, ya que la sociedad en mención no era ya titular de derecho alguno del cual se derivara para la Superintendencia de Industria y Comercio la carga de solicitar y obtener su autorización para efectos de proceder a revocar parcialmente la mencionada Resolución Nº 6573, de 1982, cuyo mantenimiento integral pretende el demandante.

La revocatoria parcial de la Resolución Nº 6573, de 1982 no tuvo otra finalidad que garantizar la claridad y transparencia del registro de propiedad industrial en cuanto a la vigencia y titularidad de las marcas que son y han sido objeto de registro. No existe violación alguna del artículo 69 de la Decisión 85, toda vez que el acto administrativo ahora atacado indebidamente, no fue objeto de recurso alguno por parte de la demandante.

CONSIDERANDO

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno. Que, se solicita la interpretación prejudicial del artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que, la última fecha de presentación de la solicitud de renovación de la marca fue el 06 de junio de 1991, en plena vigencia de la Decisión 85, por lo que no procede la interpretación de la Decisión 344. Por lo tanto, se interpretarán -de oficio- los artículos 69, 70 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 313.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: GACETA OFICIAL DECISIÓN 85 “( ) Artículo 69.- El registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años. Artículo 70.- Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro.

(…) Artículo 84.- Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros. (…)” DECISIÓN 313 DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Los Países Miembros, antes del 31 de julio de 1992, establecerán la modalidad de protección subregional referente a las variedades vegetales y los procedimientos para su obtención. En tanto esta modalidad no entre en vigencia, los Países Miembros no otorgarán patente de invención para dichos productos y procesos. 23/11/2009 45.52 Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos 1. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP-2003. Marca: EBEL INTERNATIONAL (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero de 2004). En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. En el presente caso, se ha solicitado a este Órgano Comunitario la Interpretación Prejudicial de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, THE HEARST CORPORATION presentó su última solicitud de renovación de registro de su marca “MECÁNICA POPULAR” (denominativa) el 06 de junio de 1991, en plena vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que dicha normativa es la aplicable al presente caso.

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de renovación ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma –la Decisión 85- será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la solicitud de renovación de registro. 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 85-IP-2007. Marca: “Mar Bravo”. 15 de agosto de 2007. GACETA OFICIAL Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reem- 23/11/2009 46.52 plazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Caso: Denominación “TQ”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1210, de 24 de junio de 2005). Del contenido de la interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de renovación de registro de la marca “MECÁNICA POPULAR” (denominativa) se realizó en plena vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que deberá ser ésta la Decisión aplicable al presente caso.

2. DE LA SUPREMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO FRENTE A NORMAS DE DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS. DEL COMPLEMENTO INDISPENSABLE. En el presente caso, se alega por parte de la actora, la existencia de una violación a la normativa nacional, específicamente al “Código Contencioso Administrativo” de la República de Colombia.

Así, el fondo de la controversia radica en la determinación del plazo para presentar la renovación de un registro, siendo que, el conflicto radica principalmente en conocer si la solicitud de renovación fue o no presentada oportunamente, hecho que deberá ser determinado por el Juez Nacional. En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ) no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en GACETA OFICIAL el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Países Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilate-ralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escu-darse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (rectius: comprometidos) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación (…)’”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la Gaceta Oficial Nº 839, de 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso 7-AI-98, publicado en la Gaceta Oficial Nº 490, de 4 de octubre de 1999).

Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurídico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el primero por si solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y, consecuentemente, requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales.

La preservación del orden y ordenamiento jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, en las competencias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.

A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud 23/11/2009 47.52 que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno”.

(Proceso 06-IP-93, de 17 de febrero de 1994, publicado en la Gaceta Oficial Nº 150, de 25 de marzo del mismo año). Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “(…) no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias.

Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria”. (Proceso 07AI-99, de 12 de noviembre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial N° 520, de 20 de diciembre de 1999). 2.1 Complemento Indispensable. La facultad reglamentaria de la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y se rige por el principio de complemento indispensable de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 010IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995). Dentro del principio del complemento indispensable, establecido por la normativa comunitaria andina, los Países Miembros tienen atribuida la potestad de fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino, para ello se debe informar a la Comisión GACETA OFICIAL 23/11/2009 48.52 “Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se fundan -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario. acerca de las medidas que adopten; sin embargo, cabe recalcar que ello no los autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente.

El Tribunal, al interpretar las normas que han establecido esta facultad para los Países Miembros, y precisamente en procura de evitar que por un mal uso de ella pudiera desvirtuarse el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, ha sido enfático en señalar de manera concreta el alcance de tales normas. Así, por ejemplo, entre muchas sentencias en que se ha ocupado de esta materia, ha señalado: “Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ( )”.

“En los procesos 3-IP-94 (Gaceta Oficial 162 de 9 de septiembre de 1994), 6-IP-94 (Gaceta Oficial 170 de enero 23 de 1995) y 10-IP-94 (Gaceta Oficial 177 de abril 20 de 1995), el Tribunal se refirió al contenido del artículo 143 de la Decisión 344 sobre fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, en los siguientes términos: A las anotaciones anteriores ha de agregarse que el fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial por parte de los países miembros requiere de información a la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre estas medidas, lo cual indica a las claras que el fortalecimiento del régimen comunitario de propiedad industrial contemplado en el artículo 143 citado, no es posible desarrollarlo dando aplicación de manera arbitraria a disposiciones internas vigentes con anterioridad a la Decisión comunitaria.

Lo anterior lleva al convencimiento de que el procedimiento claro y conciso establecido en su momento por las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, no era ni es susceptible de desarrollo interno, pues la aplicación de la norma comunitaria, pura y simple bastaba para dar tratamiento uniforme a la renovación de las marcas, siendo vedado a los países establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria”. 2 “( ) Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria.

“En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por ‘fortalecer los derechos de propiedad industrial’ a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros. “Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de ‘hacer más fuerte o vigoroso’.

De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido en sentencias relativas al tema que ahora ocupa su atención, los siguientes criterios que ahora reitera: 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de diciembre de 1996. Proceso Nº 02-IP-96. Marca: “MARTA”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 de 14 de abril de 1997.

GACETA OFICIAL “En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (Gaceta Oficial Nº 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria. Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.

Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista” 3.

“( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica.

Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad (…)” 4. 23/11/2009 49.52 En el presente caso, este Tribunal ha verificado que la potestad legislativa en dicha materia recae sobre el legislador nacional, el mismo que se encuentra habilitado para complementar la norma comunitaria en su territorio, de conformidad con el artículo 84 de la Decisión 85: “Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”.

Así, la Decisión 85 no prevé el trámite de renovación de marcas, de manera completa, por lo que Juez Consultante deberá aplicar el “Código Contencioso Administrativo” de la República de Colombia en base al principio de complementariedad previsto en el artículo 84 de la Decisión 85.

3. LA RENOVACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA AL AMPARO DE LA DECISIÓN 85 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. El artículo 85 de la Decisión 85 establece en relación con el registro de marca concedido con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma que el derecho subsistirá por el tiempo que fue concedido el registro. Corresponde el trámite de la renovación conforme a las prescripciones de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El artículo 69 de la mencionada Decisión establece que un registro marcario durará por cinco años contados desde la fecha en que fue otorgado y puede ser renovado indefinidamente por períodos de cinco años. El artículo 70 de la citada Decisión, expresa que el interesado puede acceder a la renovación del registro de marca en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina una vez que cumpla con el requisito de demostrar el uso de la marca ante la respectiva oficina nacional competente 5.

No define la norma lo que se entiende por uso de la marca, sin embargo, la Jurisprudencia Comunitaria Andina ha expresado al respecto lo siguiente: “se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se 3 4 Ibidem. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25 de mayo de 1988.

Proceso 02-IP-88. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 33 de 26 de julio de 1988. 5 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 32-IP-2005 Marca: “BOSCH”. 28 de abril de 2005 GACETA OFICIAL 23/11/2009 50.52 encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado del territorio donde el signo haya sido registrado.

A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 1-IP-91, G.O.A.C. N° 78 de 18 de marzo de 1991, “Jurisprudencia ” Tomo II, Pág. 152).” “El artículo 70 requiere que se esté utilizando en el País Miembro y en el momento en que la renovación se solicita y decide…” “La presentación de la prueba de uso a que se refiere la Decisión 85 no es un mero aspecto procedimental sino un requisito esencial para la renovación. Por lo tanto su omisión invalida por sí misma la renovación y hace extinguir el registro de la marca.” La exigencia del uso de la marca, a objeto de prevenir la cancelación de su registro, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.” 6 “Si la norma comunitaria no prevé el trámite de renovación de marcas o éste es incompleto, deberá el juez aplicar el derecho nacional en base del principio de complementariedad previsto en el artículo 84 de la Decisión 85.” El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha elaborado criterios jurisprudenciales sobre la figura de la renovación del registro de marcas: “Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica, el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular.

El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación, una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo”. No ejercitar ese derecho, significaría “por lo tanto hacerlo extinguir”. “La renovación no significa la creación de un derecho a la marca sino su continuidad en el uso exclusivo (Proceso N° 13-IP-95, G.O.A.C. N° 207 de 29 de abril de 1995)”.

“Tanto la Decisión 85, como las posteriores 311, 313 y la 344 han querido conferir al procedimiento de renovación el carácter de inmediato, para evitar un perjuicio al titular marcario en la suspensión temporal de su derecho por la falta oportuna de renovación”. “La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducido en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere”.

(Criterio ratificado en los Procesos N° 29-IP-95, 30-IP-95, 32-IP-95).” “El artículo 70 disponía que para “tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar ante la Oficina Nacional Competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier “País Miembro”, lo que a criterio de este Tribunal se “refiere a una efectiva utilización como signo que distinga a un producto o servicio que está en el mercado y que por tanto llega a los consumidores”, y que será acreditado “en un determinado mercado y en determinado tiempo”.

(Proceso 6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 24 de marzo del 2004. Proceso N° 17IP-2004. Caso: “CIGARRERA BIGOTT SUCS, RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANULACION, OBJETIVO O POR EXCESO DE PODER, EJERCIDO CONTRA LA RESOLUCION Nº 0936405, DEL 24 DE MARZO DE 1994”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1061 de 29 de abril de 2004.

“Rechazada una renovación por falta de cumplimiento de los requisitos o por no haber sido presentada la misma, el efecto jurídico es la cancelación del registro o extinción del derecho y la disponibilidad de la marca para el público ” 7. 7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11 de diciembre de 1996. Proceso N° 03IP-96.

Marca: “DARIEN”. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 257 de 14 de abril de 1997. GACETA OFICIAL Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella se encuentran sometidas a la norma vigente al tiempo de su constitución, es decir, la norma aplicable será la vigente al momento de la presentación de la solicitud de renovación. La norma comunitaria de carácter procesal se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

SEGUNDO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. Sin embargo, en el presente caso, este Tribunal ha verificado que la potestad legislativa en dicha materia recae sobre el legislador nacional, el mismo que se encuentra habilitado para complementar la norma comunitaria en su territorio, de conformidad con el artículo 84 de la Decisión 85: “Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”.

Así, la Decisión 85 no prevé el trámite de renovación de marcas, de manera completa, por lo que el Juez Consultante deberá aplicar el “Código Contencioso Administrativo” de la República de Colombia en base al principio de complementariedad previsto en el artículo 84 de la Decisión 85. 23/11/2009 51.52 TERCERO: Según el artículo 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es ésta la norma aplicable a la solicitud de renovación del registro de marca aunque el registro de la misma se haya concedido de acuerdo a la legislación nacional que existía con anterioridad a la vigencia de la referida Norma Comunitaria, que empezó a regir desde el 05 de junio de 1974.

El artículo 69 de la mencionada Decisión establece que un registro marcario durará por cinco años contados desde la fecha en que fue otorgado y puede ser renovado indefinidamente por períodos de cinco años. El artículo 70 de la citada Decisión, expresa que el interesado puede acceder a la renovación del registro de marca en cualquier País Miembro de la Comunidad Andina una vez que cumpla con el requisito de demostrar el uso de la marca ante la respectiva Oficina Nacional Competente, por lo que se requiere que se esté utilizando en el País Miembro y en el momento en que la renovación se solicita y decide.

La presentación de la prueba de uso a que se refiere la Decisión 85 no es un mero aspecto procedimental sino un requisito esencial para la renovación. Por lo tanto, su omisión invalida por sí misma la renovación y hace extinguir el registro de la marca. La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducido en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere.

El Juez Nacional Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia, de conformidad con lo dispuesto por GACETA OFICIAL el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 23/11/2009 52.52 Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú