PROCESO 084-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 82 literal d) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mixta). Expediente Interno: Nº 2001-00367. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 16 días del mes de septiembre del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 1075, de 16 de junio de 2009, recibido en este Tribunal el 23 de junio de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2001 - 00367. 1.

Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Las partes La parte demandante: Productos Familia S.A. La parte demandada: La Nación Colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Los terceros interesados: Sociedad Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y Papeles Nacionales S.A. 1.2 Determinación de los hechos relevantes: El 05 de mayo de 1999, Productos Familia S.A. solicitó el registro del signo “FAMILIA 2 EN 1 DOBRE ROLLO” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la solicitud reunía los requisitos de forma establecidos, por lo tanto, dispuso su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Los días 10 y 11 de agosto de 1999, las sociedades Papeles Nacionales S.A. y Colombiana Kimberly Colpapel S.A. presentaron observaciones contra la solicitud de registro del signo “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mixto).

La sociedad Papeles Nacionales S.A., fundamentó sus observaciones en el hecho que la expresión “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” es irregistrable por describir las calidades esenciales de los productos que se desea distinguir. Por otro lado, las observaciones de la sociedad Colombiana Kimberly Colpapel S.A., se fundaron en el hecho de carecer la marca de distintividad y novedad para amparar los productos pertenecientes a la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

La División de Signos Distintivos, a través de la Resolución Nº 23221, de 29 de octubre de 1999, declaró infundadas las observaciones realizadas por ambas sociedades, motivo por el cual interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. La Resolución Nº 07562, de 12 de abril de 2000, revocó parcialmente la Resolución Nº 23221, de 29 de octubre de 1999, otorgando así el registro de la marca “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mixta), en la cual las expresiones “2 en 1 doble rollo”, irán como explicativas.

En la Resolución Nº 15629, de 17 de julio de 2000, se resolvió el recurso de apelación confirmando las decisiones contenidas en las Resoluciones Nos: 7562 y 23221, declarando agotada la vía gubernativa. PRODUCTOS FAMILIA S.A. presenta ante el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, acción de nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las Resoluciones Nos: 07562 y 15629. 1.3 Fundamentos de la Demanda: La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. fundamenta su demanda de la siguiente manera: • La Superintendencia de Industria y Comercio vulneró el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que el signo no contempla ninguna de las causales de irregistrabilidad absolutas o relativas porque el conjunto solicitado a registro de ninguna manera constituye la indicación exacta que denote las características de los productos que con ella se van a distinguir. • La Superintendencia de Industria y Comercio violó la ley y lesionó el derecho que le asiste a la sociedad demandante para obtener el registro solicitado ya que el conjunto cumple con la función principal de las marcas. • La Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 89 de la Decisión 344 al disponer que las expresiones “2 EN UNO DOBLE ROLLO” iban como explicativas, modificando de oficio la solicitud, infringiendo las normas ya que sólo el peticionario puede introducir modificaciones a la solicitud de registro. 1.4 Contestación de la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda fundamentando lo siguiente: • Con la expedición de los actos demandados no se violan las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. • El artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos impedimentos como signos o indicaciones para designar o describir la especie, la calidad o el destino. La expresión “2 EN 1” se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo mencionado anteriormente, esto debido a que es una expresión usada comúnmente en el mercado.

Como tercero interesado contestó la demanda la SOCIEDAD COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. de la siguiente manera: • El término “2 EN 1” no podía ser apropiable a título de marca debido a su carácter descriptivo, por lo que no se pueden otorgar derechos marcarios sobre él. • Las palabras “2 EN 1” son insuficientemente distintivas por su imposibilidad manifiesta de distinguir un producto de otro, dado su carácter simple, usual y corriente. • Las marcas constituyen un complemento esencial de los productos o mercancías al otorgarles individualidad y permitir su distinción. PAPELES NACIONALES S.A., tercer interesado en el presente proceso, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el Ordenamiento Jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de agosto de 2009. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Adicionalmente, procede interpretar de oficio, el artículo 82 literal d) de la Decisión 344. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…) Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

2. MARCAS CONFORMADAS POR TÉRMINOS DESCRIPTIVOS. En el presente caso, Papeles Nacionales S.A. fundamentó su observación en el hecho que la expresión “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” es irregistrable por describir las calidades esenciales de los productos que se pretende distinguir. Por otro lado, la observación de la Sociedad Colombiana Kimberly Colpapel S.A. se basó en el hecho de carecer el signo solicitado de distintividad y novedad para amparar los productos pertenecientes a la Clase 16.

Asimismo, tomando en cuenta que el signo solicitado “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mixto) está compuesto por los términos “2 EN 1 DOBLE ROLLO”, se hace necesario tratar el tema de las palabras descriptivas en la conformación de signos marcarios. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP-2005.

Marca: “U.S. ROBOTICS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1231, de 16 de agosto de 2005). En el caso de signos conformados por palabras descriptivas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. La marca conformada por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.

3. MARCAS CONFORMADAS POR TÉRMINOS DE USO COMÚN. En el presente caso, KIMBERLY COLPAPEL S.A., obrando como tercero interesado, al contestar la demanda argumenta que “2 EN 1” es un término de uso común, “permitiendo que un particular como lo es la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. monopolice ese término de uso común y descriptivo en detrimento de los legítimos derechos de sus competidores”.

Al respecto, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente, usanza o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate. En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren.

La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual. 4.

MARCAS EVOCATIVAS. En el presente caso, PRODUCTOS FAMILIA S.A. señala que “2 EN 1” como tal corresponde a una creación arbitraria, que evoca y no describe en forma alguna características únicas, precisas y exclusivas de los productos de la Clase 16, por lo cual este Tribunal considera pertinente analizar el tema de las marcas evocativas. Al respecto cabe señalar que, este Órgano Comunitario considera como signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el signo distintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, el consumidor deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y, por lo tanto, pueden ser registrados. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá al Juez Consultante examinar la presente solicitud de registro, a fin de establecer si dicho signo solicitado se refiere a uno o a otro tipo.

5. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA SOLICITANTE. La demandante argumenta que el éxito de la marca FAMILIA se debe a las cuantiosas inversiones que se han realizado con el fin de darse a conocer, “sería un verdadero desacierto castigar la fama o notoriedad de una marca, que por su reconocimiento entre el público consumidor, termine siendo calificada como una expresión de uso común y por consiguiente de dominio público”.

Al respecto, este tribunal señala que dicho argumento sólo puede ser invocado por quien se opone a un registro y no por quien lo solicita, como ocurre en el presente caso. Cabe señalar además, que la calificación de una marca como notoriamente conocida puede constituir la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas (protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad).

Sin embargo, dicha calidad no otorga el derecho de acceder, de forma automática, al registro del signo notoriamente conocido ya que la protección ampliada prevista para dichos signos no debe prescindir de los derechos de terceros. En términos generales, este Tribunal señala que todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas.

6. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD INICIAL. En el presente caso, es pertinente hacer referencia al artículo 89 de la Decisión 344 debido a que PRODUCTOS FAMILIA S.A. considera que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo antes mencionado, al modificar de oficio, la solicitud de registro. El artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena atribuye al peticionario del registro de un signo como marca la facultad de pedir a la Oficina Nacional Competente que se modifique su solicitud inicial.

A propósito de la disposición prevista en el artículo mencionado, el Tribunal fijó los siguientes criterios: “(…) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro).

Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro. (…) De lo antes dicho se concluye que si luego de presentada la solicitud inicial, se eliminan o limitan los productos o servicios que identificará el signo solicitado, esta modificación será de carácter secundario y en consecuencia susceptible de ser tomada en cuenta por la administración”. [1] De la referencia señalada se destaca que: • El solicitante puede modificar su solicitud de registro del signo a instancia de la autoridad competente o por motu proprio. • Dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se cambie aspectos sustantivos del signo o amplíe los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud de registro.

Resulta necesario abordar los siguientes temas: • ¿La interesada puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que negó el registro del signo? En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el artículo mencionado no hace referencia a este respecto.

Debe interpretarse que lo podrá hacer en cualquier momento del trámite. Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha hecho las siguientes consideraciones: “(…) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (…) el observante acceda a la inscripción de la marca.

Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca.

La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado”.[2] El artículo 89, por otra parte, en su segundo inciso determina que la Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario, modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo determinado en el artículo 91 que establece, que si del análisis realizado por la Oficina Nacional Competente apareciera que alguno de los requisitos formales no se ha cumplido, debe notificársele al peticionario para que en un plazo de treinta (30) días hábiles (prorrogables por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales), siguientes a la notificación, subsane dicha irregularidad.

En relación al tema de que si la modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que negó el registro del signo, este Tribunal ha manifestado que si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

El tercer inciso del aludido artículo 89 determina que las modificaciones no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto.

7. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Tomando en cuenta que la demandante alegó la supuesta falta de imparcialidad e igualdad en las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina de Registro Marcario en relación a anteriores decisiones proferidas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro.

En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las observaciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

SEGUNDO: El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras descriptivas pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. En el caso de signos conformados por palabras descriptivas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles.

La marca conformada por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.

TERCERO: La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en comunes, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del término de uso común.

CUARTO: Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Así pues, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

QUINTO: La calificación de una marca como notoriamente conocida no otorga el derecho de acceder, de forma automática, al registro del signo notoriamente conocido ya que la protección ampliada prevista para dichos signos no debe prescindir de los derechos de terceros. En términos generales, este Tribunal señala que todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas.

SEXTO: El artículo 89 de la Decisión 344 regula, por un lado, la facultad del peticionario de modificar su solicitud inicial de registro, determinando que ella sólo procede en aspectos secundarios, relativos a la descripción de la marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o de los servicios principalmente especificados.

Establece, por otro lado, la facultad de la Oficina Nacional Competente, para requerir al peticionario la introducción de modificaciones a su solicitud de registro, aplicando desde luego para ese propósito, el trámite fijado por el artículo 90 de la misma Decisión.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Actividad ésta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2001 – 00367 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 104-IP-2003, sentencia dictada el 29 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre de 2003.

Marca: “BSCH mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 20-IP-95, sentencia dictada el 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, de 26 de noviembre de 1996, caso: “MONO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.