Año XXVI - Número 1785 Lima, 10 de diciembre de 2009 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 61-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e, interpretación de oficio de los artículos 83 literal e), 84 y 102 de la misma Decisión 344.

Marca: PRUDENTIAL SEGURO. Actor: sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA. Proceso interno Nº 7047-00-M.P. Proceso 4-IP-2009.- 2 Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 y 123 de su Estatuto, con fundamento en lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: TONY.

Actor: sociedad KELLOGG DE PERÚ S.A.C. Proceso interno Nº 2396-2008 Proceso 70-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 21, 22, 52, 238, 240 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS. Proceso Interno Nº 13.302-05-FMC Proceso 84-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 82 literal d) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mixta). Expediente Interno: Nº 2001-00367 Proceso 90-IP-2009.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: César Adolfo Ramos Moreno. Marca: “R&CO” (mixta). Expediente Interno: Nº 2005 – 00134 Para nosotros la Patria es América 41 GACETA OFICIAL 10/12/2009 2.48 PROCESO 061-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador; e, interpretación de oficio de los artículos 83 literal e), 84 y 102 de la misma Decisión 344.

Marca: PRUDENTIAL SEGURO. Actor: sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA. Proceso interno Nº 7047-00-M.P. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador relativa a los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 704700-M.P.;

El auto de 14 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA.

Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Procurador General del Estado. Tercero interesado: TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA. b) Hechos relevantes 1. La sociedad TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA solicitó al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, el registro como marca del signo PRUDENTIAL SEGURO para distinguir servicios de la Clase 35. 2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 387, correspondiente al mes de abril de 1997, a la que presentó observación la sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA sobre la base de sus marcas PRUDENTIAL, THE PRUDENTIAL y THE PRUDENTIAL y DISEÑO registradas para distinguir servicios de la Clase 36; y, de la solicitud de registro de los signos PRUDENTIAL SECURITIES Y PRUDENTIAL-BACHE para distinguir servicios, también de la Clase 36. 3.

Mediante Resolución Nº 0974821, de 16 de diciembre de 1999, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, resolvió “Rechazar la observación presentada, y conceder el registro de la denominación solicitada”. 4. Contra esta Resolución la sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA acudió a la vía contencioso administrativa interponiendo un recurso subjetivo o de plena jurisdicción. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA en su escrito de demanda argumenta que: 1.

Tiene registradas en el Ecuador y en varios países del mundo “las prestigiosas y notoriamente conocidas marcas de servicios PRUDENTIAL, THE PRUDENTIAL, THE PRUDENTIAL (y DISEÑO), las mismas que las ha venido utilizando en los servicios por ellas protegidos (…)” y que “han adquirido un altísimo prestigio”. Estas marcas están registradas en el Ecuador para distinguir servicios de la Clase 36.

Adicionalmente, registró las marcas PRUDENTIAL SECURITIES Y PRUDENTIAL BACHE también para distinguir servicios de la misma Clase

36. GACETA OFICIAL 2. El signo solicitado “no es susceptible de registro, puesto que contraviene lo dispuesto en el Art. 81 de la Decisión 344 (…)” además “presenta dos de los impedimentos establecidos en el Art. 83 de la Decisión 344 (…)”. 3. El signo solicitado y la marca PRUDENTIAL SECURITIES “es semejante y confundible a primera vista, debido a que la denominación solicitada es una imitación de la marca PRUDENTIAL SECURITIES (…).

Tal confusión e indiscutible identidad es evidente (…)”. 4. Entre los signos en conflicto “no hay duda de que existen semejanzas en los aspectos gramatical, visual, auditivo y fonético, que definitivamente pueden inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes y servicios para los cuales se usan las marcas”. 5.

“(…) tanto por no ser la denominación PRUDENTIAL SEGURO suficientemente distintiva, cuanto por la misma naturaleza de los servicios que protegen los signos en conflicto, es indudable que se incurrió en las causales de irregistrabilidad (…) por tanto, el Director Nacional de Propiedad Industrial debió denegar su registro”. 6. La confusión entre los signos “pueden darse no únicamente por las denominaciones o signos, sino también por los servicios o productos similares aunque no estén ubicados en el mismo grupo de la clasificación internacional (…) lo cual induciría a error o confusión en el ámbito comercial”. 7.

El de permitirse el registro de la denominación PRUDENTIAL SEGURO “constituiría un acto de competencia desleal que afectaría los derechos de THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA”. 8. La afirmación de la compañía TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA de que ha adquirido un derecho de exclusividad sobre el término PRUDENTIAL y que este derecho se ve reforzado por la formación de una familia de marcas, es falsa, ya que el hecho de haber registrado denominaciones “como PRUDENCIAL, PRUDENTIAL, PROTECTOR SEGURO, PRUDENTIAL ESENCIAL, POMPIS PRUDENTIAL (…) no le otorga ningún derecho exclusivo sobre la denominación PRUDENTIAL (…)” 10/12/2009 3.48 y que “no puede apropiarse ni monopolizar la denominación PRUDENTIAL para todas las clases internacionales”. 9.

Surge la interrogante de por qué la Dirección Nacional de Propiedad Industrial “no consideró también los derechos prioritarios y los derechos adquiridos de THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA con respecto a su familia de marcas (…) que identifican plenamente una línea determinada de servicios, conocida a nivel nacional e internacional”. 10.

Sus marcas son notoriamente conocidas. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda diciendo: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda (…). Me ratifico en la Resolución Nº 0974821, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional (…).

Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda (…)”. El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda manifestando: “Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda (…). Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente, y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la ley de la materia (…).

Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora (…). Caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción (…). Falta de derecho del actor (…)”. El Director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, al contestar la demanda manifiesta que acude “Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en esta causa (…)”.

La sociedad TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA, tercero interesado en el proceso, responde la demanda señalando casillero judicial.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL Que, las normas contenidas en los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, si bien en los documentos que se encuentran en el expediente no se señala la fecha de solicitud de registro como marca del signo PRUDENTIAL SEGURO, sin embargo, de la fecha de publicación de la solicitud en la Gaceta Oficial, en abril de 1997, se desprende que la solicitud se la hizo en vigencia de la Decisión 344. Por lo que los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por tanto, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 y, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio, se interpretarán los artículos 83 literal e), 84 y 102 de la misma Decisión 344.

No se interpretarán los artículos 82 literal a) y 95 por no ser aplicables al caso concreto; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, sufi- 10/12/2009 4.48 cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. GACETA OFICIAL Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

(…) Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. (…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro Sobre la base del concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca: La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos. Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos 10/12/2009 5.48 individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias letras, números o palabras, o a uno o varios dibujos o imágenes, individual o conjuntamente estructurados. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los requiera.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Ed. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado, en reiteradas ocasiones, que: “Signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585, de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o expresado en letras, números, palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, GACETA OFICIAL en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Este requisito guarda correspondencia con lo dispuesto en el artículo 88 literal d) de la Decisión 344, en el cual se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios, Ed. Top Manangement, Bogotá, p. 77). En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca PRUDENTIAL SEGURO cumple con los requisitos del artículo 81 y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

Clases de marcas. Comparación entre signos denominativos compuestos. Comparación entre signos denominativos compuestos y signos mixtos En vista de que el signo solicitado para registro es denominativo compuesto, PRUDENTIAL SEGURO y los signos sobre la base de los cuales se presenta la observación son PRUDENTIAL, THE PRUDENTIAL y THE PRUDENTIAL y diseño, es necesario referirse a este tipo de signos y a su comparación. 10/12/2009 6.48 y funciones del producto que va a identificar o la actividad económica que va a realizar, en el caso del nombre comercial.

Dentro de las marcas denominativas están las marcas denominativas compuestas, que son aquellas que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Marcas mixtas Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Marcas denominativas Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca o por el nombre comercial; y arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades Comparación entre signos denominativos compuestos y signos denominativos compuestos con simples En la comparación entre signos denominativos, ya sean simples o compuestos, el Tribunal sobre la base de la doctrina, ha recogido lo expuesto por Fernández Novoa quien ha manifestado que, los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aque- GACETA OFICIAL llos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente caso, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, en este caso una denominativa simple y una denominativa compuesta, habrá de examinarse especialmente la 10/12/2009 7.48 relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.

(Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos En el caso de realizarse el cotejo entre un signo denominativo compuesto solicitado y un signo mixto registrado se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en GACETA OFICIAL un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de un signo. Riesgo de confusión. Reglas para efectuar el cotejo marcario. Similitud ortográfica, fonética e ideológica Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 10/12/2009 8.48 El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).

El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que GACETA OFICIAL en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Pro- 10/12/2009 9.48 ceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. GACETA OFICIAL 4.

Marca notoriamente conocida y su prueba. Riesgos en el mercado. El Tribunal considera importante abordar el tema en vista de que la sociedad observadora argumenta que los signos sobre la base de los cuales presenta las observaciones son notoriamente conocidos. Los signos notoriamente conocidos son aquellos en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere con el uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión del signo en los diferentes mercados, la intensidad de su uso y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que éste adquiera el carácter de notorio, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular del mismo realice para elevarlo de la categoría de signo común u ordinario al status de notorio.

Este Tribunal caracteriza al signo notorio como aquel que reúne la calidad de ser conocido por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundido entre dicho grupo. Con referencia a lo previsto en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por este solo hecho sin necesidad de que se analice el riesgo de confusión, es decir, con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos o servicios y del territorio en que haya sido registrada.

En este caso el Tribunal ha sostenido “a tenor de la disposición prevista (…) el reconoci- 10/12/2009 10.48 miento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Esta jurisprudencia, también, es aplicable a los casos en los que el signo notoriamente conocido sea un nombre comercial. Asimismo, con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). Igual que en caso anterior, esta jurisprudencia es aplicable a los casos de un nombre comercial notoriamente conocido. La notoriedad de un signo no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Aplicable a nombre comercial. Igualmente, el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por GACETA OFICIAL el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961, de 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8-IP95, ya citado).

La protección de la marca notoria en relación a los diferentes tipos de riesgos en el mercado La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con los diferentes tipos de riesgos que puede sufrir una marca notoria en el mercado.

Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger a signos distintivos notoriamente conocidos de los riesgos a los que están expuestos en el mercado, la doctrina ha reconocido a cuatro tipos de riesgos: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.

Estos criterios han sido reconocidos por el Tribunal en el Proceso 10-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1721 de 3 de junio de 2009, marca: PENTAMIX (nominativa). ƒ El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). ƒ El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. ƒ El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capaci- 10/12/2009 11.48 dad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. ƒ Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución. 5. Familia de marcas En vista de que la demandante se refiere a “La afirmación de la compañía TEXTILES NACIONALES S.A. TENASA de que ha adquirido un derecho de exclusividad sobre el término PRUDENTIAL y que este derecho se ve reforzado por la formación de una familia de marcas”, el Tribunal considera necesario referirse a la familia de marcas.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 912 de 25 de marzo de 2003, caso “ALPIN”). GACETA OFICIAL 6. Derecho al uso exclusivo de un signo En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz del registro del signo en la oficina nacional competente.

El artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien la registra en la oficina correspondiente. En este sentido, el Tribunal reitera “en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344”.

(Proceso 10-IP-2005, publicado en la G.O. A.C. Nº 1177, de 22 de marzo de 2005, marca: EKSTASE). Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el Tribunal ha precisado que “el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo”.

(Proceso 09-IP-98, publicado en G.O.A.C. N° 481, de 13 de septiembre de 1999, marca: DERMALEX). 7. Conexión competitiva Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. 10/12/2009 12.48 Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

GACETA OFICIAL Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a servicios En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo PRUDENTIAL SEGURO, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En un signo denominativo compuesto, de existir un nuevo vocablo que pueda claramente identificar al signo y diferenciarlo de los demás, sería suficientemente distintivo para ser registrado. 10/12/2009 13.48 En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, en este caso denominativa simple y denominativa compuesta, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el producto y su origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error.

En el caso de realizarse el cotejo entre un signo denominativo compuesto solicitado y un signo mixto se debe identificar cuál de estos elementos, si el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo va a suscitar en los consumidores.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: De conformidad con el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente GACETA OFICIAL conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar constituya la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida en el País Miembro en el que se solicita el registro, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, la irregistrabilidad opera por el solo hecho de la reproducción, imitación, traducción o transcripción, con independencia de la clase a la que pertenezcan los servicios y del territorio en el cual se haya registrado, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Asimismo conforme a lo dispuesto en el literal e) del artículo 83 de la citada Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada con los fundamentos y los efectos precedentemente indicados.

La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse, por quien la alega, las circunstancias que le dan ese estatus, con base a los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO: En la familia de marcas existe un elemento dominante común que obra como indicador de pertenencia de una o varias marcas a dicha familia. Es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento pertenece a una determinada familia de marcas, por cuya razón el registro de una nueva marca, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. Sin embargo, si la familia de marcas contiene como indicador dominante una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y, fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad.

SÉPTIMO: El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de 10/12/2009 14.48 su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar en dichos Países contra terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344.

OCTAVO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 7047-00-M.P., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 10/12/2009 15.48 PROCESO 04-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 y 123 de su Estatuto con fundamento en lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: TONY.

Actor: sociedad KELLOGG DE PERÚ S.A.C. Proceso interno Nº 2396-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil nueve. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por intermedio de su Presidente, relativa a los artículos 155 literal d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 23962008;

El auto de 28 de mayo de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad KELLOGG DE PERÚ S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: AMAY COMMERCIAL INC. b) Hechos 1. El 23 de octubre de 2006, AMAY COMMERCIAL INC. formuló acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra KELLOGG COMPANY de Estados Unidos y KELLOGG DE PERÚ S.A.C. De la demanda y de la contestación a la demanda, del informe del consultante, de la Resolución impugnada y de los documentos acompañados en el expediente, se desprende que la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. denuncia la infracción a los derechos de propiedad industrial sobre los siguientes fundamentos: a. Que AMAY COMMERCIAL INC. es titular de la marca EL TIGRE y TONY para distinguir productos de la clase 30.

Estas marcas están licenciadas a favor de AMERAL S.A.A. b. Que KELLOGG COMPANY y KELLOGG DE PERÚ S.A.C. vienen utilizando indebidamente la marca TONY en sus productos de la marca ZUCARITAS y de la marca CHOCO ZUCARITAS. Que dichas empresas vienen importando, comercializando y distribuyendo en el mercado nacional los productos con la marca ZUCARITAS y envoltura y el término TONY. c. Que KELLOGG COMPANY y KELLOGG DE PERÚ S.A.C. hacen creer a los consumidores que el término TONY, que aparece en el empaque del producto de marca ZUCARITAS y de marca CHICO ZUCARITAS, es una marca registrada, pues luego de la palabra TONY consignan una letra R en un círculo pequeño. Lo cual es falso ya que incluso mediante Resolución Nº 1122-95/ INDECOPI-TDCPI de 30 de mayo de 1995, se denegó el registro de la marca de producto TONY THE TIGER solicitada por Kellogg Company, por lo que la marca ZUCARITAS y envoltura únicamente está constituida por la denominación ZUCARITAS.

Sobre la base de lo manifestado la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. solicitó: a. El cese del uso del término TONY, en forma independiente o conjuntamente y con otros elementos para distinguir productos de la clase 30, así como el material publicitario respectivo. GACETA OFICIAL b. El cese de importación de los productos antes mencionados con la denominación TONY. c. La inmovilización de los productos referidos y/o del material publicitario que contenga el signo materia de litis. d. Se dicte la medida cautelar de comiso e incautación de todos los productos denominados ZUCARITAS TONY. 2.

Por Resolución Nº 498-2005/OSD-INDECOPI, de 17 de enero de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la acción de infracción de los derechos de propiedad industrial interpuesta por AMAY COMMERCIAL INC. contra KELLOGG DE PERÚ S.A.C. 3. Contra dicha Resolución la actora interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 0427-2005/TPI-INDECOPI, de 20 de abril de 2005, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 498-2005/OSD-INDECOPI (…) en el extremo que declaró fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Amay Commercial Inc. (…), le prohibió el uso de la denominación TONY, materia de la presente denuncia, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir hojuelas de maíz correspondientes a la clase 30 de la Nomenclatura Oficial (prohibición que incluye la de importar y/o comercializar en el país los productos referidos en los cuales se emplee tal signo) y la amonestó por la comisión de los hechos denunciados, dejándola FIRME en lo demás que contiene”. 4.

La sociedad KELLOGG DE PERÚ S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, contra la Resolución antes citada. Por Resolución número catorce de 2 de mayo de 2007, la Primera Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró “INFUNDADA en todos sus extremos la demanda (…)”.

Contra dicha Providencia la actora interpuso recurso de apelación, este recurso fue resuelto por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que por sentencia Nº 45252007, de 11 de junio de 2008 decidió confir- 10/12/2009 16.48 mar “la sentencia apelada (…) que declara infundada la demanda (…)”. 5. La actora sociedad KELLOGG DE PERÚ S.A.C. interpuso recurso de casación contra la sentencia mencionada.

La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al calificar el recurso, mediante providencia CAS. 23692008, de 13 de octubre de 2008, dispuso el envío de copias certificadas de las actuaciones procesales a fin de que este Tribunal emita la interpretación prejudicial correspondiente. En dicha providencia la mencionada Sala dice: “(…) para los pronunciamientos jurisdiccionales de última instancia nacional que supongan la interpretación de normas comunitarias, el último párrafo del artículo 33 estableció la consulta obligatoria.

En el caso de autos, se ha emitido sentencia de segunda y última instancia de revisión sobre el fondo de la materia controvertida, interpretando los artículos 155 inciso d) y 238 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic); no obstante, no se ha contado con la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que, se ha violado el principio del debido proceso, al incumplir la formalidad procesal de obtener la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (sic), previa a la expedición de la sentencia de vista”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora sociedad KELLOGG COMPANY DE PERÚ S.A.C. fundamenta su demanda diciendo que: 1.

“No existe posibilidad de confusión entre las marcas en litigio, menos aún infracción” y que tampoco existe conexión competitiva o similitud entre los productos que distinguen las marcas en litigio” ya que los productos que distingue cada uno de los signos tienen distinta finalidad “las hojuelas de maíz no se comercializan conjuntamente con galletas, dulces, chocolates, caramelos, confites, bombones, turrones, cocoa, que distingue la marca TONY de Amay Comercial Inc. (sic)”. 2.

Los signos en cuestión “No son similares en su aspecto gráfico ni en su aspecto fonético” criterio que fue reconocido por el INDECOPI. GACETA OFICIAL 10/12/2009 17.48 3. “Los demandantes tienen derecho a utilizar la denominación TONY en los empaques de sus producto (sic) que se expenden bajo las marcas CHOCO y CHOCO ZUCARITAS” ya que se ha reconocido que Kellogg Company es “titular de los derechos de autor sobre el personaje TONY, el cual es precisamente el personaje que ilustra los empaques registrados como marcas, que lleva también marcas denominativas CHOCO ZUCARITAS y ZUCARITAS (…).

Resulta evidente que no se usa la denominación TONY como marca, ni se promueve ni publicita el producto en el mercado como TONY (…). En consecuencia (…) los demandantes usan en el empaque de sus productos la denominación TONY, no a título de marca sino para indicar el nombre del personaje que ilustra el empaque, en aplicación al artículo 157 de la Decisión 486 (…)”. 8.

Como pretensión subsidiaria solicitan “que se declare la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento administrativo hasta el momento en el cual el Tribunal del Indecopi debió de emitir resolución, ordenando se suspenda el procedimiento administrativo (…) hasta que se resuelva la acción interpuesta por Kellogg Company, solicitando la cancelación parcial de la marca Tony (…)”.

Ya que sostiene que se ha demostrado “que la marca TONY no se utiliza para distinguir todos los productos para los cuales fue registrada y que no es utilizada para distinguir ningún producto que guarde conexión competitiva con el producto cereal para el desayuno que, bajo las marcas ZUCARITAS y CHOCO ZUCARITAS comercializan la hoy demandantes (sic) en el Perú”.

Y que esta actuación del INDECOPI significa la violación del procedimiento administrativo. 4. En el supuesto no consentido de que no se dé aplicación al artículo 157 de la Decisión 486, se debería dar aplicación al artículo 159 de la misma Decisión ya que se cumplen todos los presupuestos legales exigidos por esta normativa, sin embargo “la autoridad administrativa no ha interpretado correctamente el artículo 159 (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda 5.

En aplicación del mencionado artículo “debe declararse que Amay Commercial Inc. no tiene derecho a impedir el ingreso al Perú del producto ‘hojuelas de maíz’ distinguido con la marca TONY, concedida en Venezuela y Colombia, no sólo porque no usa la marca para ese producto sino porque además Amay Commercial Inc. no es titular en el Perú de la marca Tony para distinguir ‘hojuelas de maíz’”. 6.

“La libre circulación de mercancías es la regla en la Comunidad Andina, constituyen una excepción a esta regla los derechos de propiedad industrial. En consecuencia, las excepciones a este principio son las expresamente señaladas por las leyes y no pueden crearse más por analogía”. 7. Se cuestiona el alcance del artículo 159 en el sentido de que si los productos para la importación deben ser idénticos o similares a los comercializados por la marca en conflicto y si deben ser para los mismos productos o servicios o si se hace extensivo al caso de conexión competitiva, como en el presente caso.

El INDECOPI contesta la demanda manifestando que: 1. Respecto al fundamento de la actora de que no existiría confusión entre las marcas en conflicto por falta de conexión competitiva entre los productos que distinguen “se dan lugar ciertos elementos de juicio que ponen en evidencia la vinculación de los productos que distingue la marca TONY (…) con los productos que identifican los signos usados por KELLOGG (…) que al determinarse la existencia de elementos de juicio vinculantes entre los productos en cuestión, el Tribunal infirió con acertada lógica que los signos enfrentados eran susceptibles de inducir a confusión indirecta a los consumidores, ya que era absolutamente previsible esperar que los consumidores pudieran asumir que la firma titular AMAY había autorizado a la empresa KELLOGG a utilizar su marca TONY, o que el uso de dicha denominación para identificar cereales, se debía a que la empresa Amay había incursionado en una nueva línea comercial afín a la comercialización de galletas, caramelos, chocolates, etc.”. 2.

Sobre el fundamento de que la actora tendría el derecho a usar la denominación TONY por recaer sobre ella un derecho de autor, en base al artículo 157 de la Decisión 486 dice que “Kellogg utilizó la denominación TONY GACETA OFICIAL acompañada del símbolo ®, siendo indudable que el símbolo ® cumplía estrictamente la función de indicar que la denominación, logotipo, figura o diseño que la acompaña se encontraba debidamente registrada, por lo que la utilización de la denominación TONY acompañada de dicho símbolo evidentemente tenía la intención de indicar que la denominación TONY constituía marca registrada a favor de quien la utilizaba” por lo que “no es cierto que la palabra TONY haya sido empleada en su condición de nombre de un personaje, sino a título de marca, por lo que no se configura el supuesto de excepción contemplado en el artículo 157 de la Decisión 486, máxime, si (…) el uso de la denominación TONY por parte de KELLOGG es susceptible de inducir a confusión a los consumidores”. 3.

Respecto a la aplicación del artículo 159 de la Decisión 486, dice que éste no es aplicable debido a que “la apelante en el procedimiento administrativo era Kellogg de Perú S.A.C. y no Kellogg Company (contra quien la presente acción fue declarada infundada por la Primera instancia, por lo que ya no era parte del presente procedimiento), no se cumplía el primer requisito para la aplicación del referido artículo 159, al no ser Kellogg de Perú S.A.C. la titular de la marca TONY en otros países de la Subregión (…).

Además, tampoco se cumple la segunda condición para la aplicación del artículo 159, consistente en la falta de uso de la marca TONY (de Amay Commercial Inc.) más aún si, conforme se desprende del informe de antecedentes (…) la Sala de Propiedad Intelectual (…) declaró infundada la acción de cancelación por falta de uso interpuesta contra dicha marca por parte de Kellogg Company (…)”. 4.

Sobre el hecho de que se debería haber suspendido el procedimiento administrativo mientras se resuelva el proceso de cancelación interpuesta por KELLOGG COMPANY “la decisión del Tribunal de dar impulso al procedimiento, obedeció a que la espera de los procedimientos de cancelación interpuestos por KELLOGG COMPANY carecía (sic) de objeto por cuanto lo que se discutía era la comisión de actos infractores durante la vigencia de la marca, la cual sólo podía eventualmente perderse, a partir de la declaración de cancelación, la misma que no tenía efectos retroacti- 10/12/2009 18.48 vos (…) el Tribunal consideró que (…) la Sala de Propiedad Intelectual declaró INFUNDADA la acción de cancelación por falta de uso interpuesta contra el registro de la marca TONY al haberse demostrado el uso de la misma en el período pertinente (…).

Asimismo, tomó en consideración que quien había formulado recurso de apelación en el presente caso era Kellogg de Perú S.A.C., contra quien se declaró fundada la presente acción por infracción, siendo Kellogg (empresa distinta a la apelante) quien había solicitado las referidas acciones de cancelación”. e) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado La sociedad AMAY COMMERCIAL INC. tercero interesado en el proceso, contesta la demandan sosteniendo que: 1.

Es titular de la marca TONY y que la licenciataria de dicha marca es la sociedad AMERAL S.A.A. quien viene usando la marca TONY por varios años. El Tribunal del INDECOPI “falló declarando INFUNDADA la acción de cancelación por falta de uso de la marca de producto TONY (…)”. 2. No ponen en duda el derecho que Kellog Company “tiene en países distinto al nuestro, por el contrario, esta empresa tiene todo el derecho de comercializar sus productos en dichos países (…).

Lo que no podemos aceptar es que Kellogg Company y Kellogg Perú S.A.C. amparándose en dichos registros intenten introducir en el mercado nacional productos de la clase 30, cuando la única que tiene el derecho de uso de la marca denominativa TONY es la empresa recurrente”. 3. “existe confusión por asociación, en razón de que existe conexión competitiva por relación o vinculación entre productos (…).

Como lo hemos expresado (…) la demandante viene usando la marca ‘TONY’ de manera ilegal, generando con ello confusión en los consumidores y perjudicando los intereses de nuestro licenciatario Ameral S.A.A. empresa dedicada al rubro de alimentos y que comercializa diversos productos de la clase 30, conforme se acredita de los certificados de marca de los cuales somos titulares y que se encuentran licenciados a favor de dicha empresa”.

GACETA OFICIAL 4. No existe acuerdo entre Kellogg Company y AMAY COMERCIAL INC. y en caso de que fuera aplicable el artículo 159 de la Decisión 486 “En el caso de una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes (AMAY y Kellogg Company) para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro (Perú).

Dicha prohibición de (sic) superaría en caso de que exista acuerdo entre los titulares, es decir AMAY y Kellogg Company, y no como tendenciosamente quieren hacer ver los demandantes (Kellogg de Perú SA) que el referido acuerdo deba ser entre la matriz y la filial, lo cual sería una clara y burda manera de birlar (sic) la norma en cuestión (…)”. 5.

No se violó ningún procedimiento administrativo por parte del INDECOPI. f) Fundamentos de la apelación y de la contestación a la apelación Tanto en la apelación realizada por la sociedad KELLOGG DE PERÚ S.A.C. como en la contestación a la apelación por parte del INDECOPI y de la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. las partes mantienen los argumentos esgrimidos en la demanda y en las contestaciones a la demanda, respectivamente.

CONSIDERANDO

Que las normas contenidas en los artículos 155 literal d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Crea- 10/12/2009 19.48 ción del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al conocer el caso en Recurso de Casación, emite un pronunciamiento en el que dice: “(…) para los pronunciamientos jurisdiccionales de última instancia nacional que supongan la interpretación de normas comunitarias, el último párrafo del artículo 33 estableció la consulta obligatoria.

En el caso de autos, se ha emitido sentencia de segunda y última instancia de revisión sobre el fondo de la materia controvertida, interpretando los artículos 155 inciso d) y 238 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (sic); no obstante, no se ha contado con la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que, se ha violado el principio del debido proceso, al incumplir la formalidad procesal de obtener la interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (sic), previa a la expedición de la sentencia de vista”;

Que, conforme a lo expuesto y de acuerdo a lo facultado por la normativa comunitaria, el Tribunal considera que, de oficio, se debe interpretar los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 y 123 de su Estatuto; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) De la Interpretación Prejudicial Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba apli- GACETA OFICIAL carse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. (…)”. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

(…)”. 10/12/2009 20.48 1. De la interpretación prejudicial del Ordenamiento Comunitario Andino De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

En efecto, por mandado del Tratado, “(…) los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser apli- GACETA OFICIAL cada por ellos en un juicio interno, debe pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma (…)”. (Proceso 10-IP-94, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, de 20 de abril de 1995, caso: Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión, criterio reiterado en el Proceso 01-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 786, de 25 de abril de 2002, caso: JOHANN MARIA FARINA).

Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso. Por tanto, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. 2.

De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Como se tiene dicho, el caso concreto versa sobre la falta de solicitud de interpretación prejudicial en última instancia, por lo tanto, el Tribunal considera importante referirse a la oportunidad en la que debe solicitarse la interpretación prejudicial. Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Se conoce como consulta facultativa, cuando los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (Proceso 01-IP-87, publicado en la G.O.A.C. Nº 28, de 15 de febrero de 10/12/2009 21.48 1988, caso: Aktiebolaget VOLVO), están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Prpoceso 07-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 53, de 18 de diciembre de 1989, caso: patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G.,) o sobre casos similares o análogos (Caso: Aktiebolaget VOLVO, ya citado).

Por otra parte la consulta obligatoria se da a propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa.

En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Proceso 03-IP-90, publicado en la G.O.A.C. Nº 70, de 15 de octubre de 1990, caso: NIKE INTERNATIONAL).

En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Proceso 04-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995, caso: EDEN FOR MAN (etiqueta)).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Proceso 06-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 468, de 12 de agosto de 1999, caso: HOLLYWOOD LIGHTS) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso: Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión, ya citado), y cuya inobservancia puede GACETA OFICIAL derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Proceso 11-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 299, de 17 de octubre de 1997, caso: BELMONT).

En efecto, en el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, la inobservancia del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo 1, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón de los principios de aplicación inmediata y efecto directo de las normas de derecho comunitario, estas pasan a formar parte del ordenamiento interno de los Países Miembros, sin necesidad de ninguna fórmula de incorporación o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

En este sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudi- 10/12/2009 22.48 cial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”.

Este “requisito previo” debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso 2. 3. De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio. 4.

De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial 1 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/ 2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera resumida pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe su- 2 María Antonieta Gálvez Krüger: “Comentarios sobre la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina“.

En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143. La autora señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo.

(…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso.

En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. GACETA OFICIAL cinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Proceso 30-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 497, de 18 de octubre de 1999, caso: DENIM). 5. De la competencia del Tribunal comunitario Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar.

En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas solicitadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras. Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Proceso 01-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 164, de 2 de noviembre de 1994, caso: MC POLLO SU POLLO RICO). 10/12/2009 23.48 bro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser demandado a través de una acción de incumplimiento, de acuerdo a los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal y 107 y siguientes de su Estatuto.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: La consulta de interpretación prejudicial es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia que deban conocer sobre la aplicación de algunas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina y, deberán suspender el procedimiento mientras el Tribunal Comunitario precise el contenido y alcance de las normas interpretadas.

Por lo tanto, en el presente caso, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, órgano de segunda y última instancia en el caso concreto, se encontraba obligada a solicitar la interpretación prejudicial respectiva ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 6. De las obligaciones del Juez consultante Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comunitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación. (Criterios reiterados en los Procesos 91-IP-2002 y 97-IP-2002, publicados en la G.O.A.C. Nº 912, de 25 de marzo de 2003, caso: ALPIN y ALPINETTE, respectivamente).

Es necesario aclarar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miem- Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 10/12/2009 24.48 PROCESO 070-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 21, 22, 52, 238, 240 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

Actor: PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS. Proceso Interno Nº 13.302-05-FMC. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil nueve. 2. El producto obtenido directamente del procedimiento patentado, es un medicamento cuyo principio es el SILDENAFIL y que PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS comercializa bajo la marca VIAGRA.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, dentro del proceso interno Nº 13.302-05-FMC; El auto de 11 de junio de 2009, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS. Demandada: sociedad ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. b) Hechos Del escrito de demanda se extraen los siguientes hechos: 1. La sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS patentó el “procedimiento para la preparación del SILDENAFIL”.

Dicha patente de procedimiento se encuentra en el título No. PI 99-1598 otorgado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, concedido el 30 de agosto de 1999 y vigente hasta el 4 de junio de 2017. Por lo que tiene el derecho a explotar en forma exclusiva la invención. 3. La demandada ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A., se encuentra comercializando en el Ecuador el medicamento MAX, cuyo principio activo es SILDENAFIL. 4.

En virtud de la normativa de propiedad intelectual, la señora Juez Quinta de lo Civil de Pichincha, dictó en contra de ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A., varias medidas cautelares consistentes en la prohibición de importar materia prima que contenga el principio activo SILDENAFIL, la prohibición de comercialización en el Ecuador del medicamento MAX, así como el retiro de los circuitos comerciales del producto MAX y su depósito judicial.

Tales medidas se encuentran ejecutando actualmente. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS en su escrito de demanda manifiesta que: 1. La demandada ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. ha violado los derechos de PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS consagrados en el artículo 149 literales a), b), c), d) y f) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Asimismo se alegan daños y perjuicios con base en el artículo 303 de la Ley de Propiedad Intelectual, así como el máximo de la multa prevista en el artículo 304 de la misma ley. 2. De acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual “únicamente PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS esta (sic) facultada para fabri- GACETA OFICIAL car, ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado en el territorio ecuatoriano, es decir tiene derecho a la explotación exclusiva de la patente concedida a su favor” y que de acuerdo a la misma norma “los derechos conferidos por la patente de procedimiento ‘se extienden a los productos obtenidos directamente de dicho procedimiento (…)’” que en el caso concreto “es un medicamento humano cuyo principio activo es el SILDENAFIL y que mi representada comercializa bajo la marca VIAGRA lo cual hace asumir que cualquier otro medicamento de uso humano que contenga el indicado principio activo no está autorizado para la comercialización en el Ecuador”. 3.

“La exclusividad en la explotación de la patente y/o del producto obtenido directamente del procedimiento patentado, constituye un principio legal recogido en Tratados Internacionales de los cuales el Ecuador es parte y que al ser normativa supranacional, son parte de la legislación nacional vigente” entre estos tratados cita la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4.

El hecho de que ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. se encuentre comercializando en el Ecuador el medicamento MAX cuyo principio activo es el SILDENAFIL es una conducta que “viola los derechos derivados de la Patente de Procedimiento, especialmente lo expresamente contemplado en los literales a), b), c), d) y f) del artículo 149 de la Ley de Propiedad Intelectual (…)”.

Motivo por el cual, como se señaló en la parte de los hechos, la Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha dictó en contra de la demandada varias medidas cautelares. 5. “El envío y consecuente introducción (importación) al Ecuador de SILDENAFIL base al granel para la manufactura (fabricación) de tabletas y/o tabletas listas para ser comercializadas que contenga SILDENAFIL, para su posterior almacenamiento y oferta en el mercado ecuatoriano constituyen infracciones a las prohibiciones establecidas (…)”.

Por lo tanto, “la infracción a los derechos concedidos por la patente de procedimiento comienza cuando la mercancía infractora se pone en situación comercial y jurídica de ser introducida al país (…)”. 10/12/2009 25.48 6. La demandada deberá demostrar “que el procedimiento que ha usado para fabricar el SILDENAFIL base, es distinto al patentado (…)”.

7. PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS desconoce donde se fabrica el medicamente MAX. Sin embargo, ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. ha declarado dentro de otros procesos judiciales que “el laboratorio que le provee de SILDENAFIL para la elaboración del ‘MAX’ es la compañía ARYL S.A. una compañía de origen argentino (…)”. Por lo que el Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha, “dictó asimismo en contra de ARYL S.A. una medida cautelar, en virtud de la cual se prohibió todo acto que tienda a poner a disposición del público el producto SILDENAFIL, hasta que demuestre que su procedimiento de fabricación del SILDENAFIL, no altera la patente concedida por el IEPI a PFIZER IRELAND PHARMACEUTICALS (…)”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda En el marco de la Audiencia de Conciliación, ACROMAX LABORATORIO QUÍMICO FARMACÉUTICO S.A. a través de su representante Eduardo C. García Fabre, contesta a la demanda diciendo: 1.

Que niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y la violación del artículo 149 literales a), b), c), d) y f) de la Ley de Propiedad Intelectual. 2. De la relación cronológica se tiene que la pretensión contenida en la demanda, no tiene causa legal y deviene en improcedente por la forma y por el fondo, y configura “plus petición sobre los beneficios específicos ya taxativos que la actora posee como titular de una patente de procedimiento del producto SILDENAFIL (no de invención (…)) pues este principio activo, carece de novedad y nivel inventivo”.

Cita el Proceso 34-AI-2001. 3. Quedan únicamente amparados bajo la patente de procedimiento que invoca el actor, al tenor de lo que determina el artículo 148 de la Ley de Propiedad Intelectual, “aquél medicamento cuyo principio activo sea el SILDE- GACETA OFICIAL NAFIL, obtenido siguiendo sin modificación alguna el procedimiento de preparación –a manera de PFIZER- del mismo producto, y que no versa ni ampara al producto específico como producto y que no versa ni ampara al producto como tal, que es susceptible de preparación y obtención por otros procedimientos de la creatividad intelectual, como el que utiliza científica y legalmente, la compañía ARYL S.A. PRODUCTOS QUÍMICOS, fabricante de citrato de SILDENAFIL, usado por ACROMAX para elaborar su producto comercial MAX, y que (…) es diferente al procedimiento protegido por PFIZER para elaborar el mencionado citrato, como reconoce expresamente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en Resolución No. 00000986725 de 14 de octubre de 2005, esto es, cuatro meses después de la presentación de la demanda”. 4.

Solicitó al IEPI “la Tutela Administrativa de sus Derechos de Propiedad Intelectual (…) para que no se impida la producción y comercialización del medicamento cuyo nombre comercial es MAX”. Dicha Tutela fue negada. Por lo que se interpuso un Amparo Constitucional con el mismo fin y a través de este recurso la Tutela fue revocada. 5. La demanda contenciosa administrativa, está presentada el 24 de junio del 2005 y la citación a la empresa demandada se efectúa casi un año después de surtir sus efectos legales el otorgamiento del Amparo Constitucional que dispone que el procedimiento utilizado por la compañía ARYL S.A. PRUDUCTOS QUÍMICOS, fabricante de citrato de SILDENAFIL utilizado por ACROMAX en la elaboración de MAX es diferente al procedimiento de elaboración empleada por PFIZER.

Dicho acto constituye deliberada intención del accionante de desafiar y oponerse al contenido del amparo constitucional. 6. La Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, por pedido inconstitucional e ilegal del actor, contrariando los mandatos del amparo constitucional, al ordenar medidas cautelares en contra de ACROMAX, prohibiéndole la importación de materia prima que contiene el principio activo de SILDENAFIL, así como el retiro de los circuitos comerciales del producto MAX y su depósito judicial incurrió también en desconocimiento y violación de los aspectos 10/12/2009 26.48 mandatarios del amparo constitucional concedido un año antes. 7.

En lo formal, en tanto quien es titular de la patente de procedimiento hace una serie de consideraciones que resultan contradictorias a la excepción planteada. Entre dichas consideraciones se alega la existencia de una aceptación de tutela administrativa planteada en 2004 en el cual operó el silencio administrativo, sin embargo, no se repara el hecho de que en la tramitación de dicha tutela no existió prueba técnica que haya demostrado que el procedimiento empleado para la elaboración del producto MAX es distinto al utilizado por ACROMAX.

De ahí que no se puede pretender la violación del artículo 148 de la ley de Propiedad intelectual.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 16, 21, 22, 52, 238, 240 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Juez Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, conforme a lo solicitado por el juez consultante, se interpretarán los artículos 21, 22, 52, 238, 240, 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretará el artículo 16 de la mencionada Decisión por no ser aplicable al caso concreto; Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: GACETA OFICIAL Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

(…) Artículo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

(…) Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos: 10/12/2009 27.48 Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de co titularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

(…) Artículo 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si: a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado. b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales. (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: GACETA OFICIAL a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

(…)”. 1. La no patentabilidad de los segundos usos La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión. Este criterio fue reconocido igualmente en el artículo 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con 10/12/2009 28.48 el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión. (Proceso 89-AI2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01AI-2001, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002).

En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo.

Cabe destacar, de la redacción del artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica.

Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “(…) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes GACETA OFICIAL en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”.

(Proceso 01-AI-2001; ya citado). Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada. 2. Los derechos que confiere la patente a su titular El artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular.

Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente. 10/12/2009 29.48 contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro. Finalmente y siguiendo el criterio de Guillermo Cabanellas podemos distinguir tres tipos de infracciones a los derechos emergentes de la patente: “las directas, que son aquellas cometidas por quien usa o vende la invención patentada, sin permiso de su titular.

Las indirectas que se configuran cuando una persona induce a otra a usar o vender ilícitamente la invención y las infracciones contributivas, son las que tienen lugar cuando una persona vende o suministra un elemento al infractor principal, siendo que tal elemento tiene como único o principal uso posible, su empleo en el contexto de la invención patentada”.

(Guillermo Cabanellas, Derecho de las patentes de Invención. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001 p. 475). 3. Derechos del titular de un derecho de patente, para entablar una acción por infracción a su derecho y para la reparación de daños y perjuicios De lo precedentemente expuesto e interpretando la norma, contrario sensu, podemos afirmar que el titular de la patente puede exclusivamente utilizar el procedimiento reivindicado, y consecuentemente fabricar un determinado producto, ofertarlo, venderlo o importarlo para alguno de estos fines.

Con relación a la facultad que tiene el titular de una patente para iniciar una acción que proteja sus derechos, el Tribunal expresó en la interpretación contenida en el expediente 14-IP-2007 de 21 de marzo de 2007, publicada en la G.O.A.C. Nº 1513 de 27 de junio del mismo año, lo siguiente: Es preciso señalar que el derecho de patente, “ius prohibendi”, tiene su origen en un acto expreso, ejecutado por una autoridad estatal competente, sin embargo el derecho de explotar la invención patentada, como manifestación de la libertad de industria y comercio, es anterior a éste, puesto que un inventor que no solicita patente alguna o que prefiere mantener su invención en forma de tecnología confidencial, no tiene ningún obstáculo jurídico para llevar adelante la explotación de la invención, salvo las disposiciones legales de orden público vigentes en un determinado Estado, referidas a licencias o autorizaciones particulares relacionadas con el producto o procedimiento patentado, por ejemplo las disposiciones ambientales, sanitarias y de seguridad industrial, entre otras.

“El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente. El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, Cabe mencionar que los derechos conferidos por la patente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 50 de la Decisión objeto de interpretación, tienen una duración máxima de veinte años, GACETA OFICIAL se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. Con referencia a la disposición contenida en el artículo 239 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cabe destacar que es una norma complementaria del artículo 238, analizado precedentemente, puesto que como expresó este Tribunal “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL). Es necesario dejar claramente establecido lo siguiente: mencionamos en líneas precedentes que el “ius prohibendi” del titular de la patente tiene su origen en un acto expreso de autoridad nacional competente, consecuentemente se puede considerar que una explotación no autorizada del producto o procedimiento reivindicado, sucedido después de esta declaración administrativa, se constituye en una infracción a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de activar el mecanismo previsto en el artículo 238 de la decisión objeto de interpretación; sin embargo la norma comunitaria a objeto de proteger los legítimos intereses del inventor, ha establecido en su artículo 239, que si una 10/12/2009 30.48 tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención. En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular de la patente, estará limitado en su alcance por los términos de la reivindicación protegida y será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado.

Por otra parte, la disposición contenida en el artículo 240 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece con claridad que la carga de la prueba en un proceso sobre infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, le corresponde al demandado y se presume, salvo prueba en contrario que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado.

El Tribunal aclara que la acción que se pueda iniciar se refiere únicamente a daños y perjuicios y no así a posibles procedimientos penales. 4. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Al referirse a estos criterios el Tribunal ha señalado “El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor.

De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejem- GACETA OFICIAL plo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal (…). Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”.

(Proceso 11-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1354, de 8 de junio de 2006, marca: VELAS IMPERIALES). La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemmizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

En este marco, el juez consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO.- En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de nuevas patentes, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos.

SEGUNDO. - El inventor de un producto o procedimiento goza del derecho de utilización y explotación de su invención, sin necesidad de formalidad alguna; sin embargo para obtener la exclusividad de este derecho y el consiguiente “ius prohibendi” frente a terceros, es necesario que una autoridad nacional competente conceda la patente de invención, a través de un acto expreso, a partir del cual el titular de la patente podrá ejercer la exclusividad y la facultad de oposición y exclusión. 10/12/2009 31.48 TERCERO.- El titular de una patente tiene la facultad de iniciar una acción legal, en virtud del principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial conferido por la patente, que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción nacional competente, contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho, que ejecute actos que la hagan inminente o que cause un daño o perjuicio al titular una vez solicitada la patente y antes de ser concedida.

CUARTO. - Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su patente. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la patente protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE GACETA OFICIAL 10/12/2009 32.48 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 084-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 82 literal d) de la misma Decisión; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca: “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mixta). Expediente Interno: Nº 2001-00367. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 16 días del mes de septiembre del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 1075, de 16 de junio de 2009, recibido en este Tribunal el 23 de junio de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2001 - 00367. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Los terceros interesados: Sociedad Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y Papeles Nacionales S.A. 1.2 Determinación de los hechos relevantes: El 05 de mayo de 1999, Productos Familia S.A. solicitó el registro del signo “FAMILIA 2 EN 1 DOBRE ROLLO” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

La Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la solicitud reunía los requisitos de forma establecidos, por lo tanto, dispuso su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. Los días 10 y 11 de agosto de 1999, las sociedades Papeles Nacionales S.A. y Colombiana Kimberly Colpapel S.A. presentaron observaciones contra la solicitud de registro del signo “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mixto). 1.1.

Las partes La parte demandante: Productos Familia S.A. La parte demandada: La Nación Colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. La sociedad Papeles Nacionales S.A., fundamentó sus observaciones en el hecho que la expresión “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” es irregistrable por describir las calidades esenciales de los productos que se desea distinguir.

Por otro lado, las observaciones de la sociedad GACETA OFICIAL Colombiana Kimberly Colpapel S.A., se fundaron en el hecho de carecer la marca de distintividad y novedad para amparar los productos pertenecientes a la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. La División de Signos Distintivos, a través de la Resolución Nº 23221, de 29 de octubre de 1999, declaró infundadas las observaciones realizadas por ambas sociedades, motivo por el cual interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. La Resolución Nº 07562, de 12 de abril de 2000, revocó parcialmente la Resolución Nº 23221, de 29 de octubre de 1999, otorgando así el registro de la marca “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mixta), en la cual las expresiones “2 en 1 doble rollo”, irán como explicativas.

En la Resolución Nº 15629, de 17 de julio de 2000, se resolvió el recurso de apelación confirmando las decisiones contenidas en las Resoluciones Nos: 7562 y 23221, declarando agotada la vía gubernativa. PRODUCTOS FAMILIA S.A. presenta ante el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, acción de nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las Resoluciones Nos: 07562 y 15629. 1.3 Fundamentos de la Demanda: La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. fundamenta su demanda de la siguiente manera: • La Superintendencia de Industria y Comercio vulneró el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que el signo no contempla ninguna de las causales de irregistrabilidad absolutas o relativas porque el conjunto solicitado a registro de ninguna manera constituye la indicación exacta que denote las características de los productos que con ella se van a distinguir. • La Superintendencia de Industria y Comercio violó la ley y lesionó el derecho que le asiste a la sociedad demandante para obtener el registro solicitado ya que el conjunto cumple con la función principal de las marcas. • La Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 89 de la Decisión 344 al disponer que las expresiones “2 EN UNO 10/12/2009 33.48 DOBLE ROLLO” iban como explicativas, modificando de oficio la solicitud, infringiendo las normas ya que sólo el peticionario puede introducir modificaciones a la solicitud de registro. 1.4 Contestación de la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda fundamentando lo siguiente: • Con la expedición de los actos demandados no se violan las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. • El artículo 82 inciso d) de la Decisión 344 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos impedimentos como signos o indicaciones para designar o describir la especie, la calidad o el destino. La expresión “2 EN 1” se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo mencionado anteriormente, esto debido a que es una expresión usada comúnmente en el mercado.

Como tercero interesado contestó la demanda la SOCIEDAD COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. de la siguiente manera: • El término “2 EN 1” no podía ser apropiable a título de marca debido a su carácter descriptivo, por lo que no se pueden otorgar derechos marcarios sobre él. • Las palabras “2 EN 1” son insuficientemente distintivas por su imposibilidad manifiesta de distinguir un producto de otro, dado su carácter simple, usual y corriente. • Las marcas constituyen un complemento esencial de los productos o mercancías al otorgarles individualidad y permitir su distinción. PAPELES NACIONALES S.A., tercer interesado en el presente proceso, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea- GACETA OFICIAL ción del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el Ordenamiento Jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de agosto de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Adicionalmente, procede interpretar de oficio, el artículo 82 literal d) de la Decisión 344.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: 10/12/2009 34.48 d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…) Artículo 89.- El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. La oficina nacional competente podrá en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”. (…) El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

DECISIÓN 344 Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los sig- GACETA OFICIAL nos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los 10/12/2009 35.48 sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

2. MARCAS CONFORMADAS POR TÉRMINOS DESCRIPTIVOS. En el presente caso, Papeles Nacionales S.A. fundamentó su observación en el hecho que la expresión “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” es irregistrable por describir las calidades esenciales de los productos que se pretende distinguir. Por otro lado, la observación de la Sociedad Colombiana Kimberly Colpapel S.A. se basó en el hecho de carecer el signo solicitado de distintividad y novedad para amparar los productos pertenecientes a la Clase 16.

Asimismo, tomando en cuenta que el signo solicitado “FAMILIA 2 EN 1 DOBLE ROLLO” (mixto) está compuesto por los términos “2 EN 1 DOBLE ROLLO”, se hace necesario tratar el tema de las palabras descriptivas en la conformación de signos marcarios. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo de confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una GACETA OFICIAL 10/12/2009 36.48 expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP2005.

Marca: “U.S. ROBOTICS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1231, de 16 de agosto de 2005). registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en habituales, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del vocablo habitual.

En el caso de signos conformados por palabras descriptivas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. La marca conformada por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.

En el presente caso, PRODUCTOS FAMILIA S.A. señala que “2 EN 1” como tal corresponde a una creación arbitraria, que evoca y no describe en forma alguna características únicas, precisas y exclusivas de los productos de la Clase 16, por lo cual este Tribunal considera pertinente analizar el tema de las marcas evocativas.

3. MARCAS CONFORMADAS POR TÉRMINOS DE USO COMÚN. En el presente caso, KIMBERLY COLPAPEL S.A., obrando como tercero interesado, al contestar la demanda argumenta que “2 EN 1” es un término de uso común, “permitiendo que un particular como lo es la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. monopolice ese término de uso común y descriptivo en detrimento de los legítimos derechos de sus competidores”.

Al respecto, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente, usanza o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo como marca, para identificar los productos o servicios de que se trate. En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de los vocablos comunes o usuales que lo integren.

La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo; y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de 4. MARCAS EVOCATIVAS. Al respecto cabe señalar que, este Órgano Comunitario considera como signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el signo distintivo.

Los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto o del servicio; para identificar o relacionar al producto amparado por una marca, el consumidor deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre la marca y el producto o el servicio distinguidos por aquélla.

Los signos evocativos, a diferencia de los descriptivos, cumplen a cabalidad la función distintiva de la marca y, por lo tanto, pueden ser registrados. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá al Juez Consultante examinar la presente solicitud de registro, a fin de establecer si dicho signo solicitado se refiere a uno o a otro tipo.

5. SOBRE LA NOTORIEDAD ALEGADA POR LA SOLICITANTE. La demandante argumenta que el éxito de la marca FAMILIA se debe a las cuantiosas inversiones que se han realizado con el fin de darse a conocer, “sería un verdadero desacierto castigar la fama o notoriedad de una marca, que por su reconocimiento entre el público consumidor, termine siendo calificada como una expresión GACETA OFICIAL 10/12/2009 37.48 ta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. de uso común y por consiguiente de dominio público”.

Al respecto, este tribunal señala que dicho argumento sólo puede ser invocado por quien se opone a un registro y no por quien lo solicita, como ocurre en el presente caso. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro. Cabe señalar además, que la calificación de una marca como notoriamente conocida puede constituir la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas (protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad).

Sin embargo, dicha calidad no otorga el derecho de acceder, de forma automática, al registro del signo notoriamente conocido ya que la protección ampliada prevista para dichos signos no debe prescindir de los derechos de terceros. En términos generales, este Tribunal señala que todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas.

(…) De lo antes dicho se concluye que si luego de presentada la solicitud inicial, se eliminan o limitan los productos o servicios que identificará el signo solicitado, esta modificación será de carácter secundario y en consecuencia susceptible de ser tomada en cuenta por la administración”. 1

6. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD INICIAL. En el presente caso, es pertinente hacer referencia al artículo 89 de la Decisión 344 debido a que PRODUCTOS FAMILIA S.A. considera que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo antes mencionado, al modificar de oficio, la solicitud de registro. El artículo 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena atribuye al peticionario del registro de un signo como marca la facultad de pedir a la Oficina Nacional Competente que se modifique su solicitud inicial.

A propósito de la disposición prevista en el artículo mencionado, el Tribunal fijó los siguientes criterios: “(…) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro).

Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, suje- De la referencia señalada se destaca que: • El solicitante puede modificar su solicitud de registro del signo a instancia de la autoridad competente o por motu proprio. • Dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se cambie aspectos sustantivos del signo o amplíe los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud de registro.

Resulta necesario abordar los siguientes temas: • ¿La interesada puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que negó el registro del signo? 1 Proceso 104-IP-2003, sentencia dictada el 29 de octubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre de 2003.

Marca: “BSCH mixta”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el artículo mencionado no hace referencia a este respecto. Debe interpretarse que lo podrá hacer en cualquier momento del trámite. Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha hecho las siguientes consideraciones: “(…) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (…) el observante acceda a la inscripción de la marca.

Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca.

La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado”. 2 El artículo 89, por otra parte, en su segundo inciso determina que la Oficina Nacional Competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario, modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo determinado en el artículo 91 que establece, que si del análisis realizado por la Oficina Nacional Competente apareciera que alguno de los requisitos formales no se ha cumplido, debe notificársele al peticionario para que en un plazo de treinta (30) días hábiles (prorrogables por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales), siguientes a la notificación, subsane dicha irregularidad. 2 Proceso 20-IP-95, sentencia dictada el 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, de 26 de noviembre de 1996, caso: “MONO”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10/12/2009 38.48 En relación al tema de que si la modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que negó el registro del signo, este Tribunal ha manifestado que si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

El tercer inciso del aludido artículo 89 determina que las modificaciones no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto.

7. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Tomando en cuenta que la demandante alegó la supuesta falta de imparcialidad e igualdad en las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina de Registro Marcario en relación a anteriores decisiones proferidas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: GACETA OFICIAL “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro.

En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estu- 10/12/2009 39.48 diando el signo solicitado para registro, las observaciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

SEGUNDO: El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras descriptivas pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. En el caso de signos conformados por palabras descriptivas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas pa- GACETA OFICIAL labras son marcariamente débiles.

La marca conformada por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.

TERCERO: La circunstancia de que, al igual que en el caso de los signos descriptivos, la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto únicamente por vocablos que hayan devenido en comunes, hace que, si un vocablo distintivo forma parte de dicho signo, éste pueda ser registrado como marca, sin perjuicio de la imposibilidad para el solicitante de reivindicar el uso exclusivo del término de uso común.

CUARTO: Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Así pues, el signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.

QUINTO: La calificación de una marca como notoriamente conocida no otorga el derecho de acceder, de forma automática, al registro del signo notoriamente conocido ya que la protección ampliada prevista para dichos signos no debe prescindir de los derechos de terceros. En términos generales, este Tribunal señala que todo signo distintivo cuyo registro se solicite debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley y no estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas.

SEXTO: El artículo 89 de la Decisión 344 regula, por un lado, la facultad del peticionario de modificar su solici- 10/12/2009 40.48 tud inicial de registro, determinando que ella sólo procede en aspectos secundarios, relativos a la descripción de la marca o, en su caso, a la eliminación o restricción de los productos o de los servicios principalmente especificados.

Establece, por otro lado, la facultad de la Oficina Nacional Competente, para requerir al peticionario la introducción de modificaciones a su solicitud de registro, aplicando desde luego para ese propósito, el trámite fijado por el artículo 90 de la misma Decisión.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Actividad ésta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2001 – 00367 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE GACETA OFICIAL 10/12/2009 41.48 Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 090-IP-2009 Interpretación prejudicial de los artículo 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: César Adolfo Ramos Moreno. Marca: “R&CO” (mixta). Expediente Interno: Nº 2005 – 00134. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 16 días del mes de septiembre del año dos mil nueve. VISTOS: Mediante Oficio Nº 0276, de 17 de febrero de 2009, recibido en este Tribunal el 14 de julio de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2005 - 00134. 1.

Las partes: Demandante: César Adolfo Ramos Moreno. Demandada: La Nación Colombiana a través de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tercero interesado: Alisardo Restrepo Buitrago. 2. Determinación de los hechos relevantes: El 01 de febrero de 2002, el señor Alisardo Restrepo Buitrago solicitó el registro del signo “R&CO” (mixto) para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución Nº 25622, de 14 de agosto de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro del signo “R&CO” (mixto) en la Clase 25 por encontrarlo confundible con la marca ROOT&CO (mixta), inscrita con Certificado Nº 200783 a favor de César Ramos Moreno. Contra la anterior Resolución, el señor Alisardo Restrepo Buitrago interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, siendo que el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición confirmó el acto administrativo anterior y el que resolvió el recurso de apelación lo revocó, por lo que se otorgó, finalmente, el registro del signo solicitado “R&CO” (mixto). 2.1.

Fundamentos de la Demanda: El señor César Adolfo Ramos Moreno, titular de la marca “ROOT&CO” (mixta) fundamenta la demanda de la siguiente manera: • Anota que en las marcas mixtas, el elemento predominante es el denominativo; las denominaciones R&CO y ROOT&CO son similares, la expresión &CO (y compañía) es de uso común en las marcas de la Clase 25, por esta razón la distintividad de la marca debe GACETA OFICIAL situarse en los elementos inusuales o no comunes; la letra R no es distintiva ya que comparada con ROOT constituye la primera letra de esa palabra, lo cual implica que los consumidores que ya conocen la ropa identificada con ROOT&CO, cuando observen la marca R&CO en los mismos bienes, no harán cosa diferente que asociarlas, ya que visualmente generan una misma impresión, además R&CO sería el diminutivo de la marca ROOT&CO. • Agrega que fonéticamente las expresiones R&CO y ROOT&CO producen una sonoridad similar y que el público consumidor creerá que tienen el mismo origen empresarial. 2.2.

Contestación de la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda señala que: • Entre los signos confrontados R&CO y ROOT&CO existen elementos ortográficos y fonéticos diferenciadores que le otorgan suficiente distintividad al signo solicitado, por lo cual los dos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado. • El signo solicitado R&CO está conformado por cuatro letras cuya composición es diferente respecto a la marca opositora ROOT&CO, la cual está compuesta por siete letras y le otorga suficiente distintividad desde el punto de vista visual. • La Superintendencia de Industria y Comercio agrega que no se puede alegar similitud de orden fonético u ortográfico capaz de inducir en error al público consumidor, ya que cada una tiene una pronunciación particular y diferente.

Como tercero interesado contestó la demanda el señor Alisardo Restrepo Buitrago, titular de la marca R&CO, de la siguiente manera: • Señala que el actor no presentó demanda de oposición y que ahora mediante el ejercicio de la acción de nulidad, pretende un interés particular, el cual no procede, pues esta acción puede ejercerse contra los actos de carácter individual, siempre y cuando sólo se persiga un interés general, esto es, la legalidad del acto. • Menciona que la marca R&CO se pronuncia como RICO o RYCO, es decir, que no existe 10/12/2009 42.48 ni siquiera una leve semejanza auditiva fonética con la marca ROOT&CO; ortográficamente no tienen semejanza, pues la marca opositora se lee ROOTICO o ROOTYCO. • Concluye diciendo que para la comparación de las marcas se debe tener en cuenta el elemento gráfico como el figurativo, de donde resulta que los signos son diferentes, que si bien identifican productos de la misma Clase 25, lo cierto es que tienen canales de distribución diferentes.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el Ordenamiento Jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 28 de agosto de 2009.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Procede la Interpretación Prejudicial solicitada de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, no procede la interpretación del artículo 135 literal i) de la mencionada Decisión, por no ser pertinente para el caso en concreto.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio GACETA OFICIAL al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 10/12/2009 43.48 productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

2. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O RIESGO DE ASOCIACIÓN. El demandante argumenta que los signos confrontados “R&CO” (mixto) y “ROOT&CO” (mixto) no cuentan con suficientes elementos diferenciadores, por lo que el público consumidor incurrirá en riesgo de confusión, tanto visual como fonéticamente. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente pa- (…)”.

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. GACETA OFICIAL ra ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004). Sobre el riesgo de confusión y asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Para determinar la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base en la jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la semejanza” y “la identidad”, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se su- 10/12/2009 44.48 pone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica.- se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética.- se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica.- se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido concep- GACETA OFICIAL tual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra, a contrario sensu, si los signos confrontados evocan ideas o conceptos distintos en la mente del consumidor, no serán susceptibles de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 2.1.

Reglas para realizar el cotejo marcario. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. El demandante César Adolfo Ramos Moreno, titular de la marca “ROOT&CO” (mixta) menciona en la demanda que los signos confrontados son mixtos, por lo que en las marcas mixtas, el elemento predominante es el denominativo; por lo tanto, este Tribunal considera pertinente desarrollar este tema. 10/12/2009 45.48 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002).

Al respecto, en la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo, a fin de determinar si existe riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

4. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. En el presente caso, el demandante señala que el sufijo -&CO, que significa “y compañía”, es de GACETA OFICIAL uso común en las marcas de la Clase 25, por lo que este Tribunal considera pertinente desarrollar el presente tema. Al respecto, en el cotejo entre marcas que utilizan partículas o palabras de uso común o generalizado, dichos elementos no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico, común a las mismas, este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación. En el caso de que el signo pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, marca: HEMAVET, publicado en la Gaceta Oficial Nº 998, de 13 de octubre de 2003). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.

(Proceso 31-IP-2003, marca: & MIXTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 965, de 8 de agosto de 2003). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 10/12/2009 46.48 PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: En la comparación de marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemen- GACETA OFICIAL to denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: La marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemen-to de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. 10/12/2009 47.48 De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 10/12/2009 48.48 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú