PROCESO 08-IP-2010 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. Marca: “TESALIA” (mixta).

Expediente Interno: Nº 2006-00052. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de marzo del año dos mil diez. VISTOS: El Oficio Nº 2087, de 19 de noviembre de 2009, recibido en este Tribunal el 10 de diciembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, no solicita Interpretación Prejudicial de norma alguna, sin embargo, menciona el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina invocado por la parte actora dentro del proceso, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2006-00052. 1.

Las partes Demandante: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. Tercero Interesado: THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION. 2. Determinación de los hechos relevantes: El 26 de noviembre de 2002, THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION, solicitó el registro del signo TESALIA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 530, de 31 de julio de 2003. La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., presentó oposición en base a su marca TESALIA (denominativa) de las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. El 17 de septiembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 23192, por medio de la cual declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado “TESALIA” (mixto).

THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución Nº 23192. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 05195, de 10 de marzo de 2005, mediante la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 23192.

El 14 de octubre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 26641, revocó la Resolución Nº 23192, declaró infundada la oposición presentada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., y concedió el registro de la marca TESALIA (mixta) en la Clase 32 y agotó la vía administrativa. 3. Fundamentos de la Demanda: La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. fundamenta su demanda de la siguiente manera: Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor y que, por ende, dado que las marcas TESALIA de la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. se encontraban registradas y vigentes al momento de expedirse la Resolución 26641, no es posible registrar la marca TESALIA en la Clase 32, conforme a la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Las marcas registradas de la demandante de las Clases 29, 30 y 31 se utilizan particularmente para distinguir “chocolates de mesa”, existiendo conexión competitiva con los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 32. En efecto, aún si los consumidores están conscientes de que la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. no fabrica gaseosas o no embotella agua, ante la identidad de las marcas pueden asumir equivocadamente que entre dicha compañía y la oferente del agua embotellada o de las gaseosas TESALIA existen relaciones comerciales, económicas o de organización. 4.

Contestación de la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda fundamentando lo siguiente: Adujo que siguiendo los lineamientos legales y jurisprudenciales se concedió el registro de la marca TESALIA (mixta) y que si bien los signos en controversia presentan identidades en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético, ello es irrelevante ya que su coexistencia no generaría confusión en el público consumidor en razón a que distinguen productos distintos.

Aseveró que en virtud del principio de especialidad, se ha entendido como necesario para que exista confusión, que ésta se concrete o limite a productos o servicios iguales o similares (pero directamente relacionados) independientemente de que estén o no comprendidos en una misma clase, lo que se traduce en que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares), siempre y cuando cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios.

Concluyó que las marcas en controversia amparan productos comprendidos en clases distintas, cuya naturaleza y finalidad son disímiles, sin que se presente una relación real para el consumidor que lo lleve a pensar que los productos tienen un origen empresarial común y que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, pues no están destinados a un mismo tipo de consumidor.

THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION, como tercera interesada, contesta la demanda fundamentando lo siguiente: El signo solicitado TESALIA (mixto) en la Clase 32 y las marcas registradas TESALIA (Clases 29, 30 y 31), no son confundibles entre sí y, por tanto, no son susceptibles de generar riesgo de asociación o de confusión en el público consumidor, ya que no existe conexión competitiva entre los productos.

Asimismo, agrega que no se trata del mismo género de productos, siendo que la necesidad que satisface cada producto es sustancialmente distinta. No puede aceptarse que por tratarse de productos para el consumo humano correspondan al mismo género, pues son muchos los productos destinados al consumo humano y de aceptarse la interpretación pretendida por la demandante, se desnaturalizaría por completo el espíritu de este criterio conduciendo a estimar productos conexos a otros cuando en realidad no lo son.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 04 de marzo de 2010. Que, el Juez no ha solicitado la Interpretación Prejudicial de norma alguna; sin embargo, menciona como violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En tal sentido, este Tribunal, de oficio, interpretará los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado al respecto que marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”.[1] La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD POR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. En el presente caso, se alega la confusión entre el signo solicitado TESALIA (mixto) de la Clase 32 y las marcas registradas TESALIA (denominativas) de las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 112-IP-2009, marca: “GIRA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1816, de 12 de abril de 2010, emitido en la causa interna Nº 2006-00029.

Por otra parte, tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre los signos confrontados.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto, debido a que el signo solicitado “TESALIA” es de tipo mixto y la marca registrada “TESALIA” es de tipo denominativo. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos.

En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “TESALIA” (mixto) y la marca registrada “TESALIA” (denominativa), aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. 4.

COnexión competitiva En el presente caso, la demandante señala que sus marcas registradas pertenecen a las Clases 29, 30 y 31, y se utilizan particularmente para distinguir “chocolates de mesa”, existiendo conexión competitiva con los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 32. Al respecto, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[2] Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la mera existencia del riesgo de confusión para su irregistrabilidad.

TERCERO: En la comparación entre signos denominativos y mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos. En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “TESALIA” (mixto) y la marca registrada “TESALIA” (denominativa), aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

CUARTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si existe en efecto o no un caso de conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 32 y los que distinguen las marcas registradas en las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

“Proceso 07-IP-2009”. Patente de Invención: “Nuevos Pirazolopirimidinas como Inhibidores de Quinasa Dependientes de Ciclinas”. Actor: SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004.