Año XXVII - Número 1838 Lima, 31 de mayo de 2010 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 2-IP-2010.- Proceso 7-IP-2010.- Proceso 8-IP-2010.- Proceso 3-IP-2010.- Proceso 16-IP-2010.- Proceso 34-IP-2010.- Interpretación Prejudicial de los artículos 3, párrafo 12 y 4 literales g) y k) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 1 y 52 de la misma Decisión. Caso: Derechos de autor.

Proceso interno AP. Nº 5129-2008.. 2 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 de la mencionada Decisión, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “SANTANA” (denominativa).

Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Expediente Interno: Nº 2007-00411 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. Marca: “TESALIA” (mixta).

Expediente Interno: Nº 2006-00052 Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 de la mencionada Decisión, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “EVERYVAN” (denominativa).

Actor: PINTURAS EVERY LIMITADA. Expediente Interno: Nº 2006-00171 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: BOEHRINGER INGELHEIM S.A. Marca: “YODODINE” (denominativa). Expediente Interno N° 2005-0105 Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial, de oficio, de los literales f) y g) del artículo 135 de la misma Decisión. Marca: ROCOTO (denominativa).

Actor: sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. Proceso interno Nº 2006-0373 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 31/05/2010 2.60 PROCESO 002-IP-2010 Interpretación Prejudicial de los artículos 3, párrafo 12 y 4 literales g) y k) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; e interpretación de oficio de los artículos 1 y 52 de la misma Decisión. Caso: Derechos de autor.

Proceso interno AP. Nº 5129-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diez. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, sobre el “artículo 3º, párrafos 12 y 14, y artículos (sic) 4º párrafos G y K de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (…)”, dentro del proceso interno AP.

Nº 51292008; El auto de 10 de febrero de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, 2. Por Resolución Nº 304-2005/ODA-INDECOPI, de 16 de diciembre de 2005, la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, decidió “Declarar IMPROCEDENTE la denuncia interpuesta por LOST INTERNATIONAL LLC.

CONTRA LIDIA MARCHENA CABADA, sobre presunta infracción a la legislación de derechos de autor (…)”. 3. Contra dicha Resolución, LOST INTERNATIONAL LLC. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 0630-2006/TPI-INDECOPI, de 18 de mayo de 2006, decidió: “CONFIRMAR la Resolución Nº 304-2005/ODA-INDECOPI (…)”. a) Partes en el proceso interno

4. LOST INTERNATIONAL LLC. interpuso demanda contencioso administrativa, contra la Resolución 0630-2006/TPI-INDECOPI. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número VEINTE, de 14 de marzo de 2008, emitida por la Primera Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró “INFUNDADA la demanda en todos sus extremos (…)”.

Demandante: LOST INTERNATIONAL LLC. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Tercero interesado: señora LIDIA MARCHENA CABADA. 5. Contra dicha Providencia LOST INTERNATIONAL LLC. interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido por la misma Primera Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. b) Hechos 6.

El mencionado recurso de apelación fue conocido por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que, por Providencia de 11 de agosto de 2009, determinó que “resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe de la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del artículo 3º, párrafos 12 y 14, y artículos (sic) 4º párrafos G y K de Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1.

Por escrito de 3 de noviembre de 2005, la empresa LOST INTERNATIONAL LLC. interpuso, ante la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI, denuncia por infracción al derecho de autor en contra de la señora LIDIA MARCHENA CABADA por actos de reproducción de su creación consistente en la figura de un planeta. GACETA OFICIAL la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia; razones por las cuales: SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso judicial, hasta que el citado organismo emita el informe correspondiente (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda LOST INTERNATIONAL LLC. en su escrito de demanda, manifiesta que: 1.

La Ley exige como requisitos para establecer si existe o no obra autoral los siguientes requisitos: “Que la obra sea producto del ingenio humano y de naturaleza, artística, científica y literaria. Que sea original. Que sea susceptible de ser divulgada”. 2. Por lo tanto, “cuando alguien solicita a un ente administrativo la protección de su derecho autoral, se presume que éste posee las características de personal, original y susceptible de divulgación y de reproducción, y quien niegue la calidad de original de la obra cuya protección se solicita, debe probar su dicho”. 3.

El hecho de que “no importa la calidad literaria o artística para establecer si una obra cumple con los requisitos para ser considerada obra autoral, está contenido en la Decisión 351, Régimen Común sobre Propiedad Intelectual, artículo primero (…). En consecuencia, queda demostrado que no importa el mérito artístico de la obra, para determinar si constituye o no obra autoral”. 4.

Sin embargo, el INDECOPI declaró improcedente su solicitud sosteniendo “que la obra cuya protección se solicitaba; ‘Figura de Planeta’, no es susceptible de ser considerado obra autoral (…)”. Por lo que el INDECOPI “no analizó si la obra autoral es personal, originaria y susceptible de divulgación o reproducción. El Tribunal de Indecopi, aplicó un criterio teleológico de causas finales (…)”.

Agrega que “el concepto de originalidad es distinto al de novedad, dos o más autores pueden dibujar un mismo paisaje y sus obras no dejaran (sic) de ser ‘obras autorales’ porque sean casi idénticas entre sí (…)”. 5. Sobre la base de lo anterior solicitamos se tenga en consideración “que la originalidad 31/05/2010 3.60 se presume y que en consecuencia quien la alega debe probar su afirmación. El tribunal de Indecopi no ha presentado una sola prueba destinada a demostrar que la obra FIGURA DE PLANETA, no es original.

Lost International LLC. ha presentado por su parte 2 pruebas irrefutables de la calidad de obra autoral de la obra FIGURA DE PLANETA y éstas son: a. El hecho que no exista ninguna representación ni del planeta Saturno ni de ningún otro planeta que esté constituida por el siguiente dibujo (…). Ello basta para demostrar que la obra es original, por cuanto es un dibujo de cómo el autor del mismo, representa un planeta.

B. El hecho que en los Estados Unidos de América, la obra FIGURA DE PLANETA esté registrada como Obra autoral a favor de Lost International LLC (…)”. 6. Como fundamentos de derecho se debe observar el Convenio de Berna del cual son miembros Estados Unidos de América y Perú. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El INDECOPI contesta la demanda y manifiesta: 1.

Que el proceso versa sobre el hecho de que “la autoridad administrativa del INDECOPI le habría denegado la calidad de obra autoral de la ‘Figura de Planeta’, en base a un criterio que la ley no establecería como válido para determinar si estaríamos o no ante una obra autoral”. 2. Que sobre la base de los artículos 1, 3 y 4 de la Decisión 351 “es que a partir de una apreciación del referido dibujo de la demandante, resulta en extremo fácil advertir que la misma ha sido elaborada tomando la idea de la representación de un planeta, el que podría tratarse de Saturno, dado que comúnmente se conoce que dicho planeta del sistema solar se encuentra rodeado por anillos visibles desde la tierra (…) por ende considerarla una obra llevaría a que ninguna otra persona pueda representar al planeta Saturno o a cualquier otro planeta con una esfera rodeada de manera oblicua por un anillo”. 3.

Que “el referido dibujo ostenta la figura de un planeta, toda vez que constituye una forma de representación usual del planeta Saturno, GACETA OFICIAL por cuanto se aprecia en ella un elipse de color negro y en el lado izquierdo una parte blanca como consecuencia del reflejo del sol, y por el centro de la elipse en forma oblicua se aprecia el anillo del planeta SATURNO (…).

Es decir, tratándose de una representación usual del planeta Saturno, y que por ende resulta carente de originalidad, el referido dibujo no podía constituir una obra protegida por la legislación de derechos de autor, sin perjuicio de la protección que ésta pueda obtener como signo distintivo al amparo de la ley de propiedad industrial”. 4.

En consecuencia “El diseño denominado FIGURA DE PLANETA, no posee originalidad suficiente para ser considerada una obra, razón por la que no se puede pretender, que la misma sirva de sustento par amparar la supuesta comisión de un hecho infractorio a la legislación de derechos se (sic) autor”. La señora LIDIA MARCHENA CABADA, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando: 1.

Como antecedentes previos que: a. Lost International LLC, presentó “oposición a la solicitud de registro de la marca de producto LOST ENTERPRISES COMPANY solicitada por LIDIA MARCHENA CABADA (…) alegando ser titular de la marca de producto LOST y logotipo (…) atribuyéndose titularidad sobre el término débil o común Lost, que según aduce tiene registrado en los E.I. de A. como obra autoral denominada FIGURA DE PLANETA (…)”.

Dicho trámite quedó suspendido mientras se resolvía una “CANCELACIÓN por falta de uso de la marca LOST y logo, interpuesta por (…) LIDIA MARCHENA CABADA (…)”. 2. “En el presente proceso se discute si es válido o no lo resuelto tanto por la Primera Instancia como en la Segunda Instancia del INDECOPI disponiendo la improcedencia de la oposición interpuesta por Lost International LLC, en contra de LIDIA MARCHENA CABADA (…)”. 3.

Que, “Alegar, tal como lo hace la demandante, que una resolución es inválida porque deniega su presunción, resulta inconsistente y contraria al derecho marcario. Así, corresponderá a la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, dilucidar en el 31/05/2010 4.60 presente proceso, si el derecho autoral de la accionante resulta o no confundible con mi marca figurativa pues la marca de producto en que basó su oposición fue cancelada (…)”. 4.

Que el artículo 136 de la Decisión 486 “establece claramente cuáles son los criterios aplicables para determinar la posibilidad de confusión entre signos”. 5. Que “En cuanto al registro otorgado a la accionante por la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos de América (…) el Convenio de Berna para la Protección de la (sic) Obras Literarias y Artísticas ha establecido el principio de independencia de la protección de los Estados miembros otorgan a las creaciones que consideren protegidas, lo que implica que la protección concedida por un Estado no significa que otro Estado miembro de la Unión de Berna necesariamente deba aplicar la misma protección (…)”. 6.

Que por lo tanto “se concluye que la creación FIGURA DE PLANETA no posee originalidad suficiente para ser considerado una marca (sic). En tal sentido, no podría atribuirse a nuestra parte una conducta infractora a los derechos de autor del denunciante en atención a que el elemento sobre el cual se ha sustentado la oposición no es protegible por el Derecho de Autor”.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 3, párrafos 12 y 14; y, 4 literales g) y k) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad GACETA OFICIAL Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, en vista de que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita la interpretación prejudicial en la apelación, es decir, en la segunda y última instancia ordinaria, se procedió a admitir la presente interpretación prejudicial; Que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 3 párrafo 12 y 4 literales g) y k) de la Decisión 351; y, de conformidad a lo dispuesto por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 1 y 52.

Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión. (…) Artículo 3.- A los efectos de esta Decisión se entiende por: (…) Obra: Toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma.

(…) Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan 31/05/2010 5.60 reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías;

(…) k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias; (…) Artículo 52.- La protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la presente Decisión, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad.

En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión. (…)”. 1. Primacía del Derecho Comunitario Andino frente a normas de derecho interno de los Países Miembros y de Derecho Internacional. Si bien el tema de la prevalencia del Derecho Comunitario Andino no es controvertido directamente en el caso concreto, sin embargo, este tema será abordado por el Tribunal, en vista de que la demandante LOST INTERNATIONAL LLC. argumenta parte de su demanda en el Convenio de Berna y en el Decreto Legislativo 822.

El Acuerdo de Cartagena, en su artículo primero, sostiene que los objetivos y los valores sociales que presiden el proceso de integración Subregional se orientan a “(…) promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano … Asimismo, son objetivos de este GACETA OFICIAL Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad Subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros (…) Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión (…)”.

“El principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el Principio de la “Supremacía del Derecho Comunitario”, el mismo que encuentra su apoyo en otros, como los de: “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario”, “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”. Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario.

En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional. Primacía del Derecho Comunitario frente a normas de derecho interno de los Países Miembros.

En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ) no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias 31/05/2010 6.60 competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, mas propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Países Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación (…)’” (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839 del 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso N° 7-AI98, publicado en la G.O.A.C. Nº 490 de 4 de octubre de 1999).

Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurídico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el primero por sí solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y consecuentemente requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales.

La preservación del orden y ordenamiento jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como en las competencias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.

A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate GACETA OFICIAL de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Proceso 06-IP-93, del 17 de febrero de 1994, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo del mismo año).

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribunal ha declarado inadmisible el tratamiento modificatorio, por vía de derecho interno, de materias específicamente disciplinadas por el orden jurídico de la Comunidad, “(…) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ( ) Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (…)” (Proceso 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio del mismo año).

Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “(…) no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias. Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria” (Proceso 07AI-99, del 12 de noviembre de 1999, publicada en la G.O.A.C. N° 520, del 20 de diciembre del mismo año). Primacía del Derecho Comunitario frente a normas de Derecho Internacional.

En efecto, el Tribunal ha manifestado “En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, 31/05/2010 7.60 puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo ( )”.

(Proceso 1-IP96, publicado en la G.O.A.C. Nº 257, de 14 de abril de 1997). Aclarándose que dentro del ordenamiento interno se encuentran los Tratados y convenios suscritos por el País Miembro en materia internacional. En lo relativo al compromiso de los Países Miembros con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “Al suscribir el Acuerdo de Cartagena, por medio del cual se puso en marcha el proceso de integración inicialmente (…) los países firmantes adquirieron un compromiso de carácter internacional que trasciende los principios y características del derecho internacional tradicional, puesto que a más de respetar y cumplir las cláusulas establecidas en el referido Acuerdo se obligaron, dentro del marco de los principios y características propios del derecho comunitario, a cumplir con el ordenamiento jurídico que se establecía a partir del Tratado Constitutivo y que se estructuraba además, sobre la base de las normas jurídicas supranacionales que se iban generando por los distintos organismos comunitarios ( )”.

(Proceso 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. N° 490, de 4 de octubre de1999). En virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios.

De allí que la Comunidad, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren individualmente los Paí- GACETA OFICIAL ses Miembros, como ha sido el caso del Convenio de Berna, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo. 2. Del objeto de la protección de los derechos de autor. Del alcance de la protección. Requisitos para que una obra sea protegida: La originalidad.

El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad. 31/05/2010 8.60 que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (…).

Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos ( ) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral.

(EMERY, Miguel Ángel. ‘PROPIEDAD INTELECTUAL’. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11)’. (Proceso Nº 139-IP2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1057, de 21 de abril de 2004). Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En palabras de Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). La doctrina menciona asimismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destaca: Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar que se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, los cuales a voces del artículo 3 de la Decisión 351, son definidos como “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”;

“Obra: toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”.

En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: “la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”.

(Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993). El Tribunal ha sostenido “También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo “1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico. 2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino. 3.

Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”. (Antequera Parilli, Ricardo. “El Nuevo Regimen del Derecho de Autor en Venezuela” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32). La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la GACETA OFICIAL 31/05/2010 9.60 existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

Temis. Colombia. 1998. Pág. 12); esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas.

Sin embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a través del empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada).

Sobre el tema se agrega que: “Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en sí mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta”. (Mascareñas, Carlos.

Nueva Enciclopedia Jurídica. Tomo III. Editado por Francisco Seix. Barcelona. 1951. Pág. 137). Dentro del Capítulo II de la Decisión 351, ahora analizado, también, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos derechos de autor seguirán siendo protegidos (artículo 5).

La norma comunitaria protege los derechos de autor independientemente de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra. Además, la Decisión 351 reconoce que el objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (artículo 7).

La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna; la doctrina señala que “Una simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo”.

(Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Derechos de Autor. Editorial El Tribunal, también ha dicho “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones Unesco-CerlalcZavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”.

(Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de mayo de 2005). Diferencia entre originalidad y novedad. En el presente proceso, la demandante argumenta que se debe tomar en cuenta la diferencia entre originalidad y novedad. En este sentido el Tribunal ha manifestado que: “Para que llegue a tener entonces el carácter de “creación”, es necesaria la “originalidad”, que no es sinónimo de “novedad”, sino de “individualidad”, vale decir, “que exprese lo propio de su autor, que lleve la impronta de su personalidad”, cuestión de hecho que debe examinarse en cada caso y, en el presente, por el juez nacional.

V.: LIPSZYC, Delia: “Derecho de Autor y Derechos Conexos”. UNESCO/CERLALC/ ZAVALÍA. Buenos Aires, 1993. pp. 65-66. (Proceso 10-IP-99). GACETA OFICIAL 31/05/2010 10.60 Como se dijo supra, sobre la originalidad ya se ha pronunciado este Tribunal al afirmar que: “La originalidad -en el sentido de ‘individualidad’como requisito existencial de la ‘obra’ objeto del derecho de autor, no constituye solamente una elaboración doctrinaria, sino que es recogida en el plano del derecho positivo (…)” (Proceso 32IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 416 de 15 de marzo de 1999, marca TERMINATOR). co en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

En efecto, el requisito de originalidad se refiere a que la obra se diferencie claramente de obras de terceros, ya que el autor le ha impreso sus rasgos propios. Es importante señalar que la originalidad es una cuestión de hecho librada a la correcta interpretación judicial, además, se agrega que siempre existe la presunción de originalidad, lo que significa que quien niegue la originalidad de una obra, debe probarla.

El INDECOPI hace referencia a la “representación usual” de la obra. Al respecto cabe aclarar, que la norma comunitaria no hace referencia a lo que se debe o no considerar como una representación usual o, si en alguna medida ésta constituiría en óbice para dar protección a un Derecho de Autor, por lo tanto, se entiende que de acuerdo a la Decisión 351, no importa si la obra constituye o no una representación usual, siempre y cuando la obra cumpla con el requisito de originalidad, sin perjuicio de la protección que pueda obtener como signo distintivo.

Por su parte, Lipszyc expresa que “no se requiere que la obra sea novedosa, a diferencia de lo que ocurre en el instituto de las invenciones. En este último campo, la novedad es un requisito para acceder a la protección que el derecho de patentes otorga (…) las obras también pueden ser novedosas, pero el derecho de autor no exige la novedad como una condición necesaria de la protección”.

(Lipszyc, Delia. Derechos de autor y derechos conexos, op cit. P. 65). Por lo tanto, mientras que “(…) la novedad alude a contenidos (y por eso las invenciones son patentables en cuanto constituyan una solución técnica novedosa y no por la manera como se exterioricen, la originalidad apunta a formas de expresión o, en su caso, a selección o disposición de contenidos”.

(Antequera Parilli, Ricardo. Estudios de Derechos de autor y derechos afines. Editorial Reus S.A. pp. 54 y 55). De esta forma, la novedad como requisito de patentabilidad, ha sido recogida por el Tribunal, en sentido de que la novedad de una invención es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al públi- En consecuencia, y como se puede observar en lo arriba expuesto, la originalidad es el requisito primordial para que una obra sea considerada como tal y, en consecuencia, para que sea protegida, mientras que la novedad no constituye un requisito para la protección de una obra. 3.

La protección del derecho de autor sin necesidad de formalidad alguna. Registro voluntario y obligatorio Los derechos de autor abarcan el conjunto de potestades que al autor se le concede sobre su obra intelectual; la tutela de sus derechos nace con la creación expresada con originalidad. Es decir, que la ley protege la obra desde que existe.

Al respecto se precisa que: “La protección legal nace en principio, de la creación, sean cuales fueren el mérito y el destino de la obra creada. Si hay creación en el dominio literario, científico o didáctico, hay obra intelectual”. (Ledesma, Guillermo. Ob. Cit. Pág. 78). El registro de los Derechos de Autor en la ley comunitaria andina es un instrumento que cumple únicamente fines declarativos y de naturaleza probatoria, según se desprende de los artículos 52 y 53 de la Decisión 351; el artículo 52 en su parte final señala que “la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión.” La protección que se otorga a los derechos de autor no está sujeta al cumplimiento de la formalidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor sin esa modalidad; el registro no representa un elemento constitutivo de derechos y con registro o sin él, el autor de la obra está facultado para ejercer los derechos que le otorga la Ley.

Sobre el tema, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede GACETA OFICIAL hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública.

Es claro, por lo demás, que en las normas interpretadas se deja a criterio del autor registrar o no su creación. Empero, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro.

En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo. De esta manera, siendo el registro meramente declarativo, tal como se define por el artículo 53 interpretado, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supuesto, no puede ser desconocida por la administración ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus derechos”.

(Proceso 64-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 602, de 21 de septiembre del 2000, marca: “CAVELIER”). 4. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. 31/05/2010 11.60 En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas Nacionales Competentes significa que juzgarán la protección de los derechos de autor, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros, máxime si la protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el Derecho de Autor y los Derechos Conexos, en los términos de la Decisión 351, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad.

En consecuencia, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Decisión. Con ello no se está afirmando que la Oficina Nacional Competente no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina competente tiene la obligación de hacer un estudio de cada caso, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: El sistema de protección a los derechos de autor que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como en los Capítulos XII y XIII de la Decisión 351 regula los aspectos procesales de la protección a los derechos de autor, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento.

PRIMERO: La prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. En consecuencia, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena prevalece sobre el Convenio de Berna y el Decreto Legislativo 822. GACETA OFICIAL SEGUNDO: La normativa sobre derechos de autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual, aunque ésta se mantenga inédita; la existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

La obra protegida debe ser original, con características propias que la hagan diferente; lo que se protege es la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. La originalidad es el requisito primordial para que una obra sea considerada como tal y, en consecuencia, para que sea protegida, mientras que la novedad no constituye un requisito para la protección de una obra.

De acuerdo a la Decisión 351, no importa si la obra constituye o no una representación usual, siempre y cuando la obra cumpla con el requisito de originalidad, sin perjuicio de la protección que pueda obtener como signo distintivo. La originalidad se presume, por lo tanto quien niegue la originalidad de una obra deberá probarla.

TERCERO: El autor es la persona natural o física que ha generado la obra a través de su esfuerzo y trabajo creativo, obteniendo como resultado una obra individual y original de la que es titular. La normativa sobre derechos de autor también contempla una presunción de autoría y se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra.

CUARTO: También, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos derechos de autor seguirán siendo protegidos.

QUINTO: La protección que se otorga a los derechos de autor no está sujeta al cumplimiento de la formalidad del registro, es decir, que se tutelan los intereses del autor sin esa modalidad.

SEXTO: El sistema de protección a los derechos de autor que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad 31/05/2010 12.60 autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como en los Capítulos XII y XIII de la Decisión 351 regula los aspectos procesales de la protección a los derechos de autor, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno AP.

Nº 5129-2008, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 31/05/2010 13.60 PROCESO 07-IP-2010 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 de la mencionada Decisión, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “SANTANA” (denominativa). Actor: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Expediente Interno: Nº 2007-00411. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de marzo del año dos mil diez. cha solicitud de registro, con base en la titularidad de las marcas SULTANA (denominativa) y SULTANA (mixta), de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

VISTOS: El Oficio Nº 2113, de 25 de noviembre de 2009, recibido en este Tribunal el 10 de diciembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2007-00411. 1.

Las Partes. Demandante: COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: PAN SANTANA VILLA VIANA LTDA. 2. Determinación de los hechos relevantes: 2.1 Hechos: El 28 de marzo de 2006, PAN SANTANA VILLA VIANA LTDA solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo SANTANA (denominativo), para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual Nº 563, de 28 de abril de 2006. Posteriormente, la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. presentó oposición en contra de di- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 36676, de 28 de diciembre de 2006, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado.

Contra la citada Resolución, la sociedad COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A., interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación; los cuales fueron resueltos, respectivamente, mediante las Resoluciones Nos: 008164, de 27 de marzo de 2007 y 22538, de 27 de julio de 2007, confirmando, en ambos casos, la decisión contenida en la Resolución Nº 36676, agotando así la vía gubernativa. 3.

Fundamentos de la Demanda: La demandante COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A. ha presentado demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio argumentando las siguientes excepciones: Que se violó el literal a) del artículo 136, el artículo 154 y el artículo 172 de la Decisión 486, toda vez que la COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A., es titular de la marca SULTANA, tanto denominativa como mixta, en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, desde el año 1991.

Formula que los signos confrontados SULTANA y SANTANA presentan una impresión de conjunto similar en cuanto a la longitud, número de sílabas, ortografía y fonética; elementos que configuran riesgo absoluto de confusión para el público consumidor y, por tanto, generan causal de irregistrabilidad del signo solicitado. GACETA OFICIAL 4. Contestaciones a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, precisó lo siguiente: No concurren los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en el literal a) del artículo 136, por no existir entre el signo solicitado a registro y la marca opositora similitudes susceptibles de generar confusión o de inducir a error al público consumidor, en tanto que desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual, cada signo cuenta con elementos que facilitan su identificación e individualización. Señala que los signos confrontados no causan riesgo de confusión en el público consumidor, ya que existen grandes diferencias conceptuales, siendo SULTANA “mujer de sultán” y SANTANA “un apellido”. 31/05/2010 14.60 apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

El tercero interesado, PAN SANTANA VILLA VIANA LTDA., de acuerdo al informe presentado por el Juez Consultante no contestó la demanda. f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

CONSIDERANDO: g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 04 de marzo de 2010.

Que, el Consejo de Estado solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a), 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, este Tribunal sólo considera pertinente interpretar el artículo 136 literal a); y, de oficio, el artículo 134 de la mencionada Decisión. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: DECISIÓN 486 “(…)

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para GACETA OFICIAL distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. De igual manera, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

(Proceso 010-IP-2008, marca: “TEC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1619, de mayo 16 de 2008). La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca: El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de 31/05/2010 15.60 palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD POR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 112-IP2009, marca: “GIRA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1816, de 12 de abril de 2010, emitido en la causa interna Nº 2006-00029.

Por otra parte, tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo solicitado “SANTANA” (denominativo) y las marcas registradas “SULTANA” (denominativa y mixta).

GACETA OFICIAL

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparación entre marcas denominativas y entre denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto, debido a que el signo solicitado “SANTANA” es de tipo denominativo y las marcas registradas “SULTANA” son de tipo denominativo y mixto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de 31/05/2010 16.60 las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos.

Al respecto, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha establecido los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación entre marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos anteriores, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.

GACETA OFICIAL “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria y, prestará especial aten-ción, al criterio que señala: que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “SANTANA” (denominativo) y las marcas registradas “SULTANA” (denominativa y mixta), aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

En virtud a lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. 31/05/2010 17.60 SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la mera existencia del riesgo de confusión para su irregistrabilidad.

TERCERO: El Juez deberá elaborar la debida comparación entre los signos denominativos “SANTANA” y “SULTANA”, con base a las reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza gráfica, fonética o ideológica que pudieran existir entre los signos. En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos. GACETA OFICIAL 31/05/2010 18.60 En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “SANTANA” (denominativo) y las marcas registradas “SULTANA” (denominativa y mixta), aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. ción, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpreta- Isabel Palacios L. SECRETARIA Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 08-IP-2010 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Actor: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. Marca: “TESALIA” (mixta). Expediente Interno: Nº 2006-00052. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 24 días del mes de marzo del año dos mil diez. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina invocado por la parte actora dentro del proceso, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2006-00052.

VISTOS: 1. Las partes El Oficio Nº 2087, de 19 de noviembre de 2009, recibido en este Tribunal el 10 de diciembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, no solicita Interpretación Prejudicial de norma alguna, sin embargo, menciona el artículo 136 literal a) Demandante: COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

GACETA OFICIAL Tercero Interesado: THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION. 2. Determinación de los hechos relevantes: El 26 de noviembre de 2002, THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION, solicitó el registro del signo TESALIA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 530, de 31 de julio de 2003.

La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., presentó oposición en base a su marca TESALIA (denominativa) de las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. El 17 de septiembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 23192, por medio de la cual declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado “TESALIA” (mixto).

THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución Nº 23192. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 05195, de 10 de marzo de 2005, mediante la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 23192.

El 14 de octubre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 26641, revocó la Resolución Nº 23192, declaró infundada la oposición presentada por la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., y concedió el registro de la marca TESALIA (mixta) en la Clase 32 y agotó la vía administrativa. 3. Fundamentos de la Demanda: La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. fundamenta su demanda de la siguiente manera: Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público con- 31/05/2010 19.60 sumidor y que, por ende, dado que las marcas TESALIA de la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. se encontraban registradas y vigentes al momento de expedirse la Resolución 26641, no es posible registrar la marca TESALIA en la Clase 32, conforme a la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Las marcas registradas de la demandante de las Clases 29, 30 y 31 se utilizan particularmente para distinguir “chocolates de mesa”, existiendo conexión competitiva con los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 32. En efecto, aún si los consumidores están conscientes de que la COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. no fabrica gaseosas o no embotella agua, ante la identidad de las marcas pueden asumir equivocadamente que entre dicha compañía y la oferente del agua embotellada o de las gaseosas TESALIA existen relaciones comerciales, económicas o de organización. 4.

Contestación de la Demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda fundamentando lo siguiente: Adujo que siguiendo los lineamientos legales y jurisprudenciales se concedió el registro de la marca TESALIA (mixta) y que si bien los signos en controversia presentan identidades en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético, ello es irrelevante ya que su coexistencia no generaría confusión en el público consumidor en razón a que distinguen productos distintos.

Aseveró que en virtud del principio de especialidad, se ha entendido como necesario para que exista confusión, que ésta se concrete o limite a productos o servicios iguales o similares (pero directamente relacionados) independientemente de que estén o no comprendidos en una misma clase, lo que se traduce en que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares), siempre y cuando cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios.

GACETA OFICIAL Concluyó que las marcas en controversia amparan productos comprendidos en clases distintas, cuya naturaleza y finalidad son disímiles, sin que se presente una relación real para el consumidor que lo lleve a pensar que los productos tienen un origen empresarial común y que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, pues no están destinados a un mismo tipo de consumidor.

THE TESALIA SPRINGS HOLDING CORPORATION, como tercera interesada, contesta la demanda fundamentando lo siguiente: El signo solicitado TESALIA (mixto) en la Clase 32 y las marcas registradas TESALIA (Clases 29, 30 y 31), no son confundibles entre sí y, por tanto, no son susceptibles de generar riesgo de asociación o de confusión en el público consumidor, ya que no existe conexión competitiva entre los productos.

Asimismo, agrega que no se trata del mismo género de productos, siendo que la necesidad que satisface cada producto es sustancialmente distinta. No puede aceptarse que por tratarse de productos para el consumo humano correspondan al mismo género, pues son muchos los productos destinados al consumo humano y de aceptarse la interpretación pretendida por la demandante, se desnaturalizaría por completo el espíritu de este criterio conduciendo a estimar productos conexos a otros cuando en realidad no lo son.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 04 de marzo de 2010. Que, el Juez no ha solicitado la Interpretación Prejudicial de norma alguna; sin embargo, menciona como violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 31/05/2010 20.60 Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. En tal sentido, este Tribunal, de oficio, interpretará los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que GACETA OFICIAL van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha manifestado al respecto que marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

“Proceso 07-IP-2009”. Patente de Invención: “Nuevos Pirazolopirimidinas como Inhibidores de Quinasa Dependientes de Ciclinas”. Actor: SCHERING CORPORATION y PHARMACOPEIA, INC. 31/05/2010 21.60 artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD POR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. En el presente caso, se alega la confusión entre el signo solicitado TESALIA (mixto) de la Clase 32 y las marcas registradas TESALIA (denominativas) de las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de re- GACETA OFICIAL gistrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 112-IP2009, marca: “GIRA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1816, de 12 de abril de 2010, emitido en la causa interna Nº 2006-00029.

Por otra parte, tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre los signos confrontados.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto, debido a que el signo solicitado “TESALIA” es de tipo mixto y la marca registrada “TESALIA” es de tipo denominativo. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 31/05/2010 22.60 Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Con base a estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos.

En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “TESALIA” (mixto) y la marca registrada “TESALIA” (denominativa), aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

GACETA OFICIAL 31/05/2010 23.60

4. CONEXIÓN COMPETITIVA restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. En el presente caso, la demandante señala que sus marcas registradas pertenecen a las Clases 29, 30 y 31, y se utilizan particularmente para distinguir “chocolates de mesa”, existiendo conexión competitiva con los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 32. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

Al respecto, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).” 2 Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 2 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 de enero de 2004. GACETA OFICIAL PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormen-te solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la mera existencia del riesgo de confusión para su irregistrabilidad.

TERCERO: En la comparación entre signos denominativos y mixtos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el de- 31/05/2010 24.60 nominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos.

En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “TESALIA” (mixto) y la marca registrada “TESALIA” (denominativa), aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

CUARTO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si existe en efecto o no un caso de conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la Clase 32 y los que distinguen las marcas registradas en las Clases 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO GACETA OFICIAL 31/05/2010 25.60 Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 03-IP-2010 Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 de la mencionada Decisión, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “EVERYVAN” (denominativa). Actor: PINTURAS EVERY LIMITADA. Expediente Interno: Nº 2006-00171. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 de abril del año dos mil diez. tria y Comercio, el registro de la marca EVERYVAN (denominativa), para distinguir “elaboraciones de pinturas, lacas y esmaltes” de la Clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza.

VISTOS: El Oficio Nº 2115, de 29 de octubre de 2009, recibido en este Tribunal el 07 de diciembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2006-00171. 1.

Las Partes. Demandante: PINTURAS EVERY LIMITADA. Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: LÓPEZ OSORIO S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes: Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual Nº 509, de 30 de octubre de 2001. No se presentó ninguna oposición y, en consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 09553, de 21 de marzo de 2002, mediante la cual concedió el registro del signo solicitado.

El 14 de junio de 2006, la Sociedad PINTURAS EVERY LIMITADA, interpone acción de nulidad contra la referida resolución, en base a su marca registrada PINTURAS EVERY (mixta). 3. Fundamentos de la Demanda: La demandante PINTURAS EVERY LIMITADA ha presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio argumentando lo siguiente: 2.1 Hechos: El 05 de septiembre de 2001, la Sociedad LÓPEZ OSORIO S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Indus- La demandada violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, pues existía previamente el registro de la marca PINTURAS EVERY (mixta), vigente hasta el año 2012.

GACETA OFICIAL Lo expuesto en el párrafo anterior encuadra perfectamente en una causal de irregistrabilidad, por la afectación del derecho previamente adquirido. El signo solicitado EVERYVAN (denominativo) es semejante a la marca registrada PINTURAS EVERY (mixta) y fue solicitada para distinguir los mismos productos de la Clase 02 (pinturas).

Además, ambos signos confrontados comparten el elemento EVERY, “pues pese a que la primera comprende la expresión pinturas, esa palabra es de naturaleza genérica y de uso común. De la misma forma, la segunda marca conlleva el sufijo VAN, sin embargo, éste no aporta distintivo alguno frente a las características de la marca previamente registrada”.

Asimismo, agrega que “la Superintendencia debió realizar el examen de registrabilidad de las marcas de oficio, aún cuando terceros interesados no hayan presentado oposiciones”. La demandante alega que “la expresión EVERY no tiene ningún tipo de significado, es de los signos técnicamente conocidos como denominaciones de fantasía”. La confundibilidad entre ambas marcas causa riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 4.

Contestaciones a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, precisó lo siguiente: La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a las pretensiones de la demanda argumentando que el signo solicitado EVERYVAN tiene suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen de conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no causan riesgo de confusión en el público consumidor.

La sociedad LÓPEZ OSORIO S.A., como tercero interesado, no contestó la demanda. 31/05/2010 26.60 ción del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 04 de marzo de 2010. Que, el Consejo de Estado solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, este Tribunal considera pertinente interpretar sólo los artículos 136 literal a) y 150; y, de oficio, el artículo 134 de la mencionada Decisión. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Crea- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. GACETA OFICIAL Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

De igual manera, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y selec- 31/05/2010 27.60 cione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

(Proceso 010-IP-2008, marca: “TEC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1619, de mayo 16 de 2008). La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca: El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibi- GACETA OFICIAL lidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD POR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Para determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado EVERYVAN (denominativo) y la marca registrada PINTURAS EVERY (mixta), el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 04 de octubre de 2004).

Sobre el riesgo de confusión y/o asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial 31/05/2010 28.60 del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008, marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

Para determinar la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base en jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la semejanza” y “la identidad”, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. GACETA OFICIAL El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica.- se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética.- se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica.- se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 2.1. Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las 31/05/2010 29.60 marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas con parte denominativa compuesta, ya que tienen relación directa con el caso concreto, debido a que el signo solicitado “EVERYVAN” es de tipo denominativo y la marca registrada “PINTURAS EVERY” es de tipo mixto con parte denominativa compuesta.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para GACETA OFICIAL que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 31/05/2010 30.60 Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

4. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. LAS MARCAS DE FANTASÍA. En el presente caso, los signos confrontados comparten el término “EVERY”, del idioma inglés, por lo que este Tribunal considera pertinente tocar el tema de las palabras en idioma extranjero y las marcas de fantasía. En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de “fantasía” y, por lo tanto, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Sobre los signos de fantasía, el GACETA OFICIAL Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003).

Por otro lado, la denominación en idioma extranjero no será registrable, si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA EL REGISTRO MARCARIO. En el presente caso, se atribuye falta de motivación de la Superintendencia de Industria y Comercio en la expedición de sus resoluciones, por lo tanto el Tribunal considera pertinente tocar el tema del examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional competente para el registro marcario y la debida motivación de las resoluciones. 31/05/2010 31.60 realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El examen de registrabilidad es integral.

La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. En consecuencia, con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” (Proceso 180-IP-2006.

Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficia Nº 1476, de 16 de marzo de 2007). Autonomía de las oficinas de registro marcario y la debida motivación de los actos. El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 1 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. “El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe En relación con lo primero, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004.

Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP2005. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006. “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. 1 GACETA OFICIAL En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, marca: denominativa “MONARCM”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En relación con lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “En anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien se hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344.

Sobre el tema se ha manifestado: El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 2 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. 31/05/2010 32.60 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006 ya citado).

(Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2008, proferida dentro del proceso 22-IP-2008). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

El artículo 150 de la Decisión 486 señala lo siguiente: “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

En ese sentido, este Tribunal ha manifestado que: “Los actos administrativos requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma co- GACETA OFICIAL munitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquel, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados” 3.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. En virtud a lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3 Proceso 35-IP-98, de 30 de octubre de 1998, GOAC Nº 422, de 30 de marzo de 1999.

Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 31/05/2010 33.60 Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación.

TERCERO: En la comparación del signo solicitado “EVERY” (denominativo) con la marca registrada “PINTURAS EVERY” (mixta), el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse, de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos descritas en la presente providencia.

CUARTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo GACETA OFICIAL 31/05/2010 34.60 solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, a su registro.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo. Debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Actividad ésta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE (E) Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 16-IP-2010 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: BOEHRINGER INGELHEIM S.A. Marca: “YODODINE” (denominativa). Expediente Interno N° 2005-0105. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil diez. GACETA OFICIAL En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticuatro (24) de marzo de 2010. 1.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante es: BOEHRINGER INGELHEIM S.A. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Los terceros interesados son: Healthco Limited; Laboratorios Biogen de Colombia S.A.; Laboratorios Synthesis Ltda.; y, Agribrands International, Inc. 1.2. Actos demandados BOEHRINGER INGELHEIM S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Nº 30484, de 29 de octubre de 2003 expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resolvió declarar infundadas las observaciones presentadas y conceder el registro del signo “YODODINE” (denominativo) para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de Healthco Limited. - Nº 4152, de 26 de febrero de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de 31/05/2010 35.60 reposición, confirmando la decisión contenida en la resolución anterior. - Nº 27533, de 29 de octubre de 2004, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resuelve el recurso de apelación, confirmando la decisión contenida en la resolución No. 30484. 1.3.

Hechos relevantes a) Los hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 6 de octubre de 1999, la sociedad Healthco Limited solicitó el registro del signo “YODODINE” (denominativo), para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 29 de noviembre de 1999, la solicitud fue publicada de manera incorrecta en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 486, por cuanto se indicó que el signo solicitado era “YODOSINE”. - El 12 de enero de 2000, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. presentó observaciones en contra de la solicitud de registro, alegando que es titular de la marca “ISODINE” registrada para identificar productos de la clase 5. - Asimismo, formularon observaciones las sociedades Laboratorios Biogen de Colombia, con fundamento en el registro de la marca “YODOPIN”, para identificar productos de la clase 5;

Laboratorios Synthesis Ltda., con fundamento en el registro de la marca “YODOSYN”, para identificar productos de la clase 5; y, Agribrands Purina Colombia S.A., cuyos derechos posteriormente cedió a la sociedad Agribrands International, Inc., con fundamento en el registro de la marca “IODOSINA”, para identificar productos de la clase 5. - El 29 de agosto de 2002, la solicitud fue publicada de manera correcta en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 519. - El 9 de octubre de 2002, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. ratificó su observación a la solicitud de registro.

GACETA OFICIAL - El 10 de octubre de 2002, Laboratorios Biogen de Colombia ratificó su observación. Las demás sociedades que inicialmente habían formulado observaciones, no hicieron ninguna manifestación. - El 29 de octubre de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 30484, a través de la cual resolvió declarar infundadas las observaciones presentadas y conceder el registro del signo “YODODINE” (denominativo) para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de Healthco Limited. - El 10 de diciembre de 2003, la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución No. 30484. - El 26 de febrero de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 4152, a través de la cual decidió el recurso de reposición interpuesto confirmando la Resolución No. 30484. - El 29 de octubre de 2004, el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 27533, a través de la cual decidió confirmar la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “En los actos acusados se ha ignorado la existencia de factores que evidencian claramente, que sí habría lugar a generar riesgo de confusión para el público consumidor al momento de adquirir productos marca YODODINE, creyendo que se trata del producto ISODINE, o que son productos con un origen empresarial común”. - “La expresión YODO NO es un factor relevante para evaluar la distintividad de YODODINE como marca”, desde que se trata de una expresión descriptiva y de uso común. - “las expresiones comparadas no tienen un significado propio en idioma español”. - “Se evidencia en los actos acusados una ausencia absoluta de una protección adecuada al consumidor, al permitir la coexistencia 31/05/2010 36.60 de marcas tan similares como ISODINE y YODODINE, identificando productos farmacéuticos pues se está generando riesgo para la salud de los consumidores”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal: - “(…) nos encontramos con dos signos denominativos que identifican productos de la clase 5, Marcas de las llamadas ‘farmacéuticas’, respecto de las cuales sin embargo la Superintendencia realizó el examen de conjunto, partiendo de las reglas generales establecidas por las normas legales vigentes y la jurisprudencia acerca de la confundibilidad, encontrándose que en conjunto las expresiones confrontadas no generan confusión directa ni indirectamente en el público consumidor, muy a pesar de las letras que comparten y precisamente porque los elementos adicionales hacen una diferencia fonética y literal suficiente, de tal manera que las marcas pueden coexistir.

Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, (…) ambas son expresiones de fantasía diferentes, de tal manera que tampoco existe entre ellas la posibilidad de generar confusión en el público consumidor”. - “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener para las marcas farmacéuticas, es decir operando de forma fraccionada y sin tener en cuenta que tiene en común el sufijo ODINE, y atendiendo a la sílaba tónica DI, tenemos que aunque la marca solicitada está estructurada por 8 letras diferenciándose en la raíz YOD, la estructura visualmente se hace diferente y diferenciadora”. - “En cuanto a las semejanzas o similitudes de los signos en el caso de las marcas farmacéuticas aunque el sufijo es el mismo, las letras de las palabras y la raíz no son semejantes y el elemento diferenciador que no las hace iguales ni semejantes y que, por tanto las hace diferentes, vuelve y se reitera, es la partícula YOD”. d) Tercero interesado La sociedad Healthco Limited, considerada como tercero interesado, contestó la demanda en los siguientes términos: GACETA OFICIAL - - - - - “En el caso que nos ocupa es claro que el consumidor no se encuentra desprotegido, frente a la posibilidad de encontrar en el mercado los productos correspondientes a las marcas YODODINE e ISODINE, simplemente porque ellos no son confundibles para consumidores que sepan leer y escribir”.

“(…) los productos distinguidos con las marcas ISODINE y YODODINE, son productos que se expenden sin fórmula médica, que se encuentran en los estantes de los supermercados, al igual que las galletas o los pañales, porque su contenido no implica un gran riesgo para la salud de los eventuales consumidores, de donde se desvirtúa la teoría citada adelante en la demanda, respecto de que el estudio de las marcas para productos farmacéuticos debe ser más prolijo.

Dicha teoría es cierta y debe ser aplicada, pero respecto de aquellos productos farmacéuticos que requieran de fórmula médica para poder ser expendidos, ya que en la confusión de tales productos sí se encarna un eventual riesgo para la salud del consumidor. Pero en aquellos productos que circulan libremente en las tiendas, cuál sería la razón de un mayor rigor al hacer el estudio, si el cliente tiene a la mano diversos productos para comparar y ellos no son potencialmente peligrosos con un uso adecuado?”.

“El hecho de que una expresión sea evocativa, no le quita como elementos de distintividad respecto de otras expresiones diferentes, sus contenidos fonéticos, grafológicos o morfológicos”. “(…) la demandante no puede pretender el derecho a la exclusividad del sufijo DINE, que como quedó demostrado es de uso muy común, en productos farmacéuticos por lo cual evoca en la mente de los consumidores la presencia de un producto de tal índole”.

“(…) la marca YODODINE, evoca por su prefijo YODO al elemento químico, y por su sufijo DINE a un producto farmacéutico de donde le queda claro al consumidor que se trata de un producto farmacéutico que contiene yodo, obviando así cualquier riesgo de confusión en el mercado, como lo pretende hacer creer la demanda”. Las sociedades Laboratorios Biogen de Colombia S.A.;

Laboratorios Synthesis Ltda.; y, Agribrands International, Inc., de acuerdo 31/05/2010 37.60 al informe presentando por la consultante, no contestaron la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de marzo de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDÍCO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, no hace una solicitud expresa de las normas cuya interpretación se requiere, sin embargo, menciona los artículos invocados por la parte actora como violados, a saber: 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, se considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “YODODINE” (denominativo), fue presentada el 6 de octubre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud de referencia, a saber, los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…) Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

( ) DECISIÓN 486 (…) 31/05/2010 38.60 DISPOSICIÓN TRANSITORIA “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La norma comunitaria en el tiempo; - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; - Riesgo de Confusión: directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Marcas Farmacéuticas;

Partículas evocativas, descriptivas y de uso común en marcas farmacéuticas; La Marca Débil; - Marcas de Fantasía. 3.1.LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma GACETA OFICIAL posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 31/05/2010 39.60 ción procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.

Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

“( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”. 2 Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplica- 1 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004.

Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 2 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del mismo.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo “YODODINE” (denominativo), fue presentada el 6 de octubre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, 31/05/2010 40.60 - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la GACETA OFICIAL 31/05/2010 41.60 utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

3.3. CLASES DE MARCAS. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son “YODODINE” e “ISODINE” (denominativos), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal.

Como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 3 El examen de los signos es competencia exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Finalmente, al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los 3 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS“. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. GACETA OFICIAL signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 4 Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.5 31/05/2010 42.60 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. 6 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquélla es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”. 7 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea;

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a 6 4 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. 7 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. Pág. 153. GACETA OFICIAL 31/05/2010 43.60 compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 9 Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 10

3.5. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 8 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 11

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 9 10 11 8 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 31/05/2010 44.60 Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 12 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 13

3.7. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. Las Marcas Farmacéuticas Tomando en cuenta que la sociedad HEALTHCO LIMITED solicitó el registro del signo “YODODINE” (denominativo), para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos”, de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y que la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. presentó observaciones en contra de la solicitud de registro, alegando que es titular de la marca “ISODINE” registrada para identificar productos de la clase 5; el Tribunal estima adecuado referirse al tema: “Marcas Farmacéuticas”.

La comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que se suscite, en la salud de los consumidores. El Tribunal se ha inclinado en estos casos “por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el 13 12 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. 14 Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 15 El Tribunal ha declarado, con fundamento en las orientaciones de la doctrina, que “El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 16 Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error.

Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor gra- 14 15 16 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000.

Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266. 31/05/2010 45.60 do de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 17 Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. 18 Partículas evocativas, descriptivas y de uso común en marcas farmacéuticas Tomando en cuenta que la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. argumentó que “La expresión YODO NO es un factor relevante para evaluar la distintividad de YODODINE como marca”, desde que se trata de una expresión descriptiva y de uso común, y que la sociedad HEALTHCO LIMITED indicó que “(…) la demandante no puede pretender el derecho a la exclusividad del sufijo DINE, que como quedó demostrado es de uso muy común, en productos farmacéuticos por lo cual evoca en la mente de los consumidores la presencia de un producto de tal índole”, y que “(…) la marca YODODINE, evoca por su prefijo YODO al elemento químico, y por su sufijo DINE a un producto farmacéutico de donde le queda claro al consumidor que se trata de un producto farmacéutico que contiene yodo, obviando así cualquier riesgo de confusión en el mercado, como lo pretende hacer creer la demanda”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema: Partículas evocativas, descriptivas y de uso común en marcas farmacéuticas.

Al respecto, al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos, es decir, sufijos, prefijos, raíces o terminaciones que pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Menos aún cuando éstas informan exclusi- 17 18 Proceso 50-IP-2001.

Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET“. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL vamente acerca de la calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen, época de producción, características u otros datos del correspondiente producto o servicio.

En este caso, si tales características son comunes a otros productos o servicios del mismo género, el signo no será distintivo y, por tanto, no podrá ser registrado. Las marcas farmacéuticas usualmente se elaboran con la conjunción de partículas de uso general, que suelen darle al signo creado cierto poder evocativo, que le da al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, etc.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de marcas, no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las marcas farmacéuticas la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular marcario, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. 31/05/2010 46.60 que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ).19 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.20

3.8. LA MARCA DE FANTASÍA. Tomando en cuenta que la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM S.A. argumentó que “las expresiones comparadas no tienen un significado propio en idioma español”, y que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO indicó que “desde el punto de vista conceptual, (…) ambas son expresiones de fantasía diferentes, de tal manera que tampoco existe entre ellas la posibilidad de generar confusión en el público consumidor”, se hace necesario tratar el tema: “la marca de fantasía”.

La marca débil Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto. Para la doctrina es “aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que 19 Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar 20 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, Págs. 78 y 79.

OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. Págs. 191 y 192. GACETA OFICIAL es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 21 Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque, por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca. Igualmente, ha sostenido el Tribunal: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. 22 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 31/05/2010 47.60 los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

La solicitud relativa al registro del signo “YODODINE” (denominativo) fue presentada el 6 de octubre de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. 21 22 Al comparar marcas denominativas debe realizarse una visión de conjunto, considerando la totalidad de los elementos integrantes y teniendo en cuenta, en el juicio comparativo, la totalidad de las sílabas y letras que conforman los vocablos de las marcas en pugna.

Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no 4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta. 5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por GACETA OFICIAL la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado. 6.

El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 7. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador, aplicar un criterio riguroso. 31/05/2010 48.60 los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas o palabras de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. 8.

Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20050105 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE (E) Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Al efectuar el examen comparativo de marcas farmacéuticas no deben tomarse en cuenta las partículas de uso general o común, a efectos de determinar si existe confusión, ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- El signo registrado como marca, es susceptible de convertirse en débil, cuando alguno de Isabel Palacios L. SECRETARIA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA GACETA OFICIAL 31/05/2010 49.60 PROCESO 034-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los literales f) y g) del artículo 135 de la misma Decisión. Marca: ROCOTO (denominativa).

Actor: sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. Proceso interno Nº 2006-0373. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de abril del año dos mil diez. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 20060373;

El auto de 10 de marzo de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad ALICORP S.A. b) Hechos 1. El 19 de mayo de 2005, la sociedad ALICORP S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo ROCOTO (nominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 553 de 30 de junio de 2005. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposición sobre la base de sus marcas BOCATO (nominativa) y BOCATO (mixta) registradas a su favor para distinguir productos de la Clase 30. 3. Por Resolución Nº 4434 de 27 de febrero de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo ROCOTO (nominativo).

Contra dicha Resolución la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 12996 de 22 de mayo de 2006, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada. 5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien por Resolución Nº 23247 de 31 de agosto de 2006, también, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 4434. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. en su escrito de demanda presenta los siguientes argumentos: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que la composición morfológica de los signos en conflicto “resulta semejantemente confundible, están dirigidos a un mismo mercado debido a la estrecha relación entre los productos a distinguir por cada uno de ellos”. GACETA OFICIAL 2.

La expresión BOCATO “ha logrado posicionarse dentro del mercado, adquiriendo un gran prestigio y acreditación que ya hace parte de la memoria de los consumidores, quienes al encontrar en un mismo mercado la expresión ‘ROCOTO’ causará confusión, asociación, error y engaño respecto al signo ya conocido ‘BOCATO’ (…)”. 3. Al enfrentar los signos en conflicto “no existe duda de la habilidosa imitación que se hace de la marca de mi representada (…)” y que “no resulta posible que cada signo pueda ser individualizado y no relacionarse a un mismo origen empresarial, cuando las marcas en cotejo se encuentran provistas de una idéntica longitud, sumando a unos casi idénticos encabezados e idénticas desinencias”. 4.

En el presente caso ‘ROCOTO’ sencillamente resulta de la EXPRESIÓN ‘BOCATO’ cambiando TAN SOLO UNA LETRA, -LA PRIMERA QUE COMPONE AL ENCABEZADO- Y UNA CONSONANTE UBICADA EN LA SÍLABA INTERMEDIA, sin otorgar la distintividad requerida (…)”. 5. Entre los signos en conflicto hay similitud visual, ortográfica y fonética lo que los hace confundibles y “que el signo solicitado a registro ‘ROCOTO’ no está provisto de distintividad frente a la marca ‘BOCATO’ previamente registrada a favor de mi representada (…)”. 6.

“(…) no es de recibo el que cada marca tenga un concepto único y diferente como (…) lo afirma la entidad demandada, pues ambos signos son de fantasía, y en consecuencia, por esa característica especialísima de no encontrar significado directo dentro de nuestro idioma, hace que los consumidores fijen especial atención en las letras empleadas (…)”. 7.

Respecto a los diferentes tipos de productos que distingue cada uno de los signos éstos resultan “complementarios unos de los otros, compartiendo los mismos canales de publicidad, comercialización y distribución los unos de los otros, por lo que ambas marcas adicional a resultar morfológicamente confundibles, están dirigidas a un mismo mercado, lo que causará efectos de error y engaño”. 8.

Se violaron, también, los artículos 134 y 135 literal a) de la misma Decisión 486 ya que “la 31/05/2010 50.60 marca ‘ROCOTO’ para la clase 29 internacional, no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con el signo ‘BOCATO’, previamente registrado”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1.

Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. “‘ROCOTO’, cumple con los requisitos legales exigidos y contrariamente a lo argumentado por la accionante tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘ROCOTO’ (registrada) frente a ‘BOCATO’ (solicitada) no presentan similitudes entre las mismas (…)”. 3.

Efectuado el examen en conjunto de los signos en conflicto no existe confusión “pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual (…)”. 4. La expresión ROCOTO “tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el examen conjuntual de los signos comparados se tiene que, ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no pueden llevar al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, no sobre su procedencia empresarial (…)”. 5.

También se debe descartar “la confusión visual, ya que los dos signos cotejados no representan la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra y la longitud de la palabra es completamente diferente (…). En este sentido la sílaba tónica de los signos confrontados están (sic) compuestos (sic) por diferentes letras, y al ser diferente la composición mal puede alegarse confundibilidad o coincidencia respecto a la sílaba tónica (…).

A este respecto hay que agregar que, la pronunciación de ‘ROCOTO’ es completamente diferente a ‘BOCATO’”. GACETA OFICIAL 6. Por lo que “la marca ‘ROCOTO’ (…) es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 486 (…)”. La sociedad ALICORP S.A., tercero interesado en el proceso, de acuerdo a lo expresado por el consultante, contestó la demanda de manera extemporánea.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo ROCOTO (nominativo) fue el 19 de mayo de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 134, 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, se interpretarán de oficio los literales f) y g) del artículo 135 de la misma Decisión 486;

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) 31/05/2010 51.60 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: GACETA OFICIAL a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. Del requisito de distintividad. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”). 31/05/2010 52.60 El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consu- GACETA OFICIAL midor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si la marca ROCOTO (nominativa) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Clases de signos. Comparación entre signos denominativos y entre signos denominativos y mixtos. Se abordará el tema de los signos denominativos y mixtos y su comparación en vista de que el signo solicitado y registrado es ROCOTO nominativo y las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición son BOCATO (nominativa) y BOCATO (mixta).

Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se 31/05/2010 53.60 subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Comparación entre signos denominativos. En la comparación entre signos denominativos, ya sean simples o compuestos, el Tribunal sobre la base de la doctrina, ha recogido lo expuesto por Fernández Novoa quien ha manifestado que, los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las GACETA OFICIAL marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Como regla general, cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denomina- 31/05/2010 54.60 tivo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

Al respecto, y sobre la base de la doctrina, el Tribunal ha manifestado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión y/o de asociación, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión y/o de asociación. 3.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario. El Tribunal procede a interpretar el presente tema en virtud de que en el proceso interno se debate el hecho de que si existe confusión entre el signo solicitado ROCOTO (denominativo) y la marca registrada BOCATO (denominativa y mixta).

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o GACETA OFICIAL productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N° 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado 31/05/2010 55.60 en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administra- GACETA OFICIAL tivo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba 31/05/2010 56.60 tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. GACETA OFICIAL 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 4. Signos genéricos y de uso común. Su incidencia en el ámbito geográfico en la Comunidad Andina. En el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se encuentra que la palabra Rocoto significa: “(De origen quechua). m. Perú. Planta herbácea de la familia de las Solanáceas que da un fruto grande, de color rojo, verde o amarillo y muy picante. // 2.

Perú. Fruto de esta planta.” También se ha verificado que gran cantidad de platos gourmet de comida peruana que se vende en el mundo, incluidos los Países Miembros de la Comunidad Andina, llevan la palabra rocoto. Por lo anteriormente mencionado, y dado que el signo ROCOTO (denominativo) ampara productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente tratar el tema de las palabras genéricas y de uso común. La falta de distintividad puede ser ocasionada por razones inherentes al signo en sí mismo, es decir, circunstancias que se desprenden de la relación existente entre éste y los productos o servicios que aspira designar, tal como sucede en el caso de los signos genéricos y descriptivos.

El artículo 135, literal f), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la irregistrabilidad de los signos genéricos y de esta manera el Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que es aquel “que designa el género de los productos o servicios al que 31/05/2010 57.60 pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende distinguir por su intermedio.

La falta de distintividad suficiente de tal signo, así como la circunstancia de que se otorgaría indebidamente a su titular un monopolio sobre un género de productos o servicios, impide su registro”. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2006, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP2003, ya citado). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Se advierte que en el marco del territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina pueden existir diferentes denominaciones para los mismos productos o servicios, como es el caso de patilla (Colombia) – sandía (Ecuador, Bolivia, Perú), aguacate (Colombia, Ecuador) – palta (Perú, Bolivia), o también existir productos que sólo se dan en un País Miembro.

El Tribunal ha sostenido al respecto “Lo anterior no obsta para que estas diferentes denomina- GACETA OFICIAL ciones puedan considerarse como genéricos dentro de los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, ya que el comercio entre personas, servicios y bienes es muy fluido en el comercio intrasubregional. Es muy común encontrar productos de un País Miembro en otro; se pueden encontrar, por ejemplo, productos colombianos en Ecuador que se refieran a la curuba y no al taxo, o productos ecuatorianos en Bolivia que se refieran al taxo y no al tumbo.

Además de lo anterior, el intercambio cultural y social entre los pueblos de la subregión es tan rico que es muy común ver novelas o programas televisivos de unos Países Miembros presentándose en otros y, sobre todo, es muy común, por este hecho, que las ‘jergas’ o ‘lenguajes locales’ se comiencen a entender en los diferentes Países Miembros.

A esto hay que sumarle el intercambio educativo, musical, y cultural en todas las esferas, lo que conlleva una reciprocidad pedagógica en muchos frentes, incluyendo los denominados ‘lenguajes locales’”. (Proceso 97-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1674, de 27 de noviembre de 2008, marca: ROKOTTO). Por lo tanto, la autoridad administrativa o el juez nacional competente, al realizar el examen de registrabilidad de un signo deberá analizar la genericidad de dicho signo sin quedarse en el simple análisis superficial de la jerga local, sino que debe indagar si determinadas denominaciones son entendidas o posiblemente introducidas al lenguaje local, teniendo en cuenta factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo ROCOTO (denominativo) es genérico, de conformidad con las indicaciones anteriormente anotadas. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, considera como una causal de irregistrabilidad marcaria el hecho de que el signo solicitado esté compuesto únicamente por una palabra común o usual dentro del lenguaje corriente del país. Al respecto el Tribunal ha sostenido que no son registrables como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación que “(…) en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio 31/05/2010 58.60 no puede servir como marca”.

(Proceso 17-IP2001, publicado en la G.O.A.C. N° 674, de 31 de mayo de 2001, marca: HARINA GALLO DE ORO). Signos usuales o comunes son aquellos que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Al igual que las palabras genéricas, las comunes o usuales deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar.

Es decir, lo que es común en una clase determinada puede no ser común en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Por tal motivo, el análisis debe atender al lenguaje de los sujetos relacionados con los productos o servicios respectivos.

En el caso particular el Juez Consultante, para establecer si el signo ROCOTO (nominativo) es común o usual, debe analizar dicha característica dentro del lenguaje comúnmente utilizado en relación con los productos de la clase 29. Para lo anterior, debe tenerse en cuenta, como ya se advirtió en el caso de los signos genéricos, factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural y, sobre todo, en la fusión gastronómica. 5.

Conexión competitiva. El signo ROCOTO (nominativo) fue concedido para distinguir productos de la Clase 29, mientras que los signos BOCATO (mixto y nominativo) están registrados para distinguir productos de la Clase 30, por lo tanto, el Tribunal se referirá a la conexión competitiva. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos que distinguen dichos signos a efectos de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a productos de diferente clase, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servi- GACETA OFICIAL cios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 31/05/2010 59.60 nar el producto o servicio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión y/ o de asociación entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo ROCOTO (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. Asimismo, debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad.

En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

SEGUNDO: Al cotejar marcas denominativas, en este caso ROCOTO y BOCATO el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccio- En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, cuando se trate de un GACETA OFICIAL signo nominativo ROCOTO comparado con un signo mixto BOCATO, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo.

Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: La Autoridad Administrativa o el Juez Nacional competente, al analizar la genericidad de un signo no pueden quedarse en el simple análisis superficial de la jerga local, sino que debe indagar si determinadas denominaciones son entendidas o posiblemente introducidas al lenguaje local, teniendo en cuenta factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural.

El Juez Consultante debe determinar si el signo ROCOTO (nominativo) es genérico, de conformidad con las indicaciones anteriormente anotadas. Para establecer si el signo ROCOTO es común o usual, deberá analizarse dicha característica dentro del lenguaje comúnmente utilizado en relación con los productos de la clase 29. 31/05/2010 60.60 Para lo anterior, debe tenerse en cuenta, como ya se advirtió en el caso de los signos genéricos, factores como el intercambio de productos, servicios y la mencionada reciprocidad cultural y, sobre todo, en la fusión gastronómica.

SEXTO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2006-0373, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE (e) Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú