PROCESO 31-IP-2010 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, primer párrafo, 135 literales b) y g), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2008-0191.

Actor: SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ S.A. Marca: DIVINO NIÑO (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 24 de marzo de 2010.

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercera interesada: MARTHA AMPARO FONSECA FIERRO. iii.

DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ, solicitó el 2 de septiembre de 2005 el registro como marca del signo mixto DIVINO NIÑO, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación gráfica del signo es la siguiente: [pic] 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 557, de 31 de octubre de 2005, la señora MARTHA AMPARO FONSECA FIERRO presentó oposición. Argumentó que el signo solicitado es de todo el mundo católico y, por lo tanto, ninguna persona se lo puede apropiar. 3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 31683 de 27 de septiembre de 2007, resolvió declarar fundada la oposición y negar el registro solicitado. Basó su decisión en lo siguiente: “El signo solicitado se compone de la expresión Divino Niño, y de la figura que lo representa.

Se trata de una imagen sagrada del catolicismo, a la que muchos devotos hacen sus plegarias, circunstancia que ha generado que su uso como marca se haya generalizado, con el ánimo de identificar productos tendientes a llevar a desarrollar la devoción. En ese sentido, tanto la imagen solicitada como la figura misma puede ser registrada siempre que cuente con elementos adicionales que le den distintividad, en tanto que es necesario que se indique el origen empresarial del producto.

(…) En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (…)” 4. La sociedad SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ, presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 5.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 35447 de 29 de octubre de 2007, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder el recurso de apelación. 7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industria y Comercio, mediante Resolución 44018 de 26 de diciembre de 2007, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. 8.

La sociedad SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ, interpuso ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del Derecho. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que el signo solicitado es distintivo. 2. Sostiene, que la solicitante tiene derecho al registro del signo, ya que ha impulsado la fe y devoción en el Divino Niño. Además, a través de su titularidad puede defender dicha imagen y evitar que terceros la utilicen de manera que atenten contra la moral y la fe cristiana.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. De conformidad con el Oficio No. 0027 de 14 de enero de 2010, expedido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, la Superintendencia de Industria y Comercio no contestó la demanda. b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

De conformidad con el auto de 8 de septiembre de 2008, expedido por la Sección primera del Consejo de Estado, no se vinculó como tercera interesada a la señora MARTHA AMPARO FONSECA FIERRO. IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas. El Juez Consultante solicita la interpretación de los siguientes artículos: 134 y párrafo del artículo 135 de la Decisión 486. En aras de determinar claramente las normas a interpretar, el Tribunal, de oficio, interpretará lo siguiente: Artículo 134, primer párrafo, y artículo 135, literal b).

Asimismo, se interpretará el artículo 135, literal g), de la misma normativa. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…) Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)”. VI. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La distintividad como elemento esencial. B. Signos de uso común. A. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

LA DISTINTIVIDAD COMO ELEMENTO ESCENCIAL. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo mixto DIVINO NIÑO. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respeto de este tema ha expresado: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009). B. SIGNOS DE USO COMÚN. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que el uso del signo solicitado es generalizado.

En este marco, es apropiado referirse a los signos de uso común en la conformación de signos marcarios. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales. Existen expresiones que el público consumidor normalmente usa para referirse a un producto o servicio y, en consecuencia, cualquiera haría inmediatamente la relación designación – producto / servicio. En este sentido, ningún competidor en el mercado podría adueñársela, ya que se estaría generando una posición de ventaja injusta frente a los otros.

Para determinar si una expresión es de uso común, se debe tener en cuenta los productos o servicios que se quiere amparar. Una palabra puede ser de uso común en una clase y no en otra; esto quiere decir que el análisis del juez consultante debe ser relativo a los productos o servicios respectivos. Ahora bien, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto DIVINO NIÑO es de uso común en la clase 16. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para determinar si una expresión es de uso común, se debe tener en cuenta los productos o servicios que se quiere amparar. Una palabra puede ser de uso común en una clase y no en otra; esto quiere decir que el análisis del juez consultante debe ser relativo a los productos o servicios respectivos. El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto DIVINO NIÑO es de uso común en la clase 16.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2008-0191, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA