Año XXVII - Número 1860 Lima, 4 de agosto de 2010 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 114-IP-2009.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2 y 3 del Estatuto del Tribunal; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49, 50, 52, 51, 54 y 70 de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, la Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Caso: REGISTRO Y CONTROL DE PLAGUICIDAS. Actor: señor MARCEL TANGARIFE TORRES. Proceso interno Nº 2003-0532 Proceso 9-IP-2010.- 2 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literales b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Marca: “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativa). Proceso Interno N° 2005-00354 Proceso 31-IP-2010.- 24 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, primer párrafo, 135 literales b) y g), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-0191. Actor: SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ S.A. Marca: DIVINO NIÑO (mixta) Proceso 35-IP-2010.- 44 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “POMPY” (denominativa). Actor: COLOMBINA S.A. Expediente Interno: Nº 2008-00251 Para nosotros la Patria es América 49 GACETA OFICIAL 04/08/2010 2.60 PROCESO 114-IP-2009 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2 y 3 del Estatuto del Tribunal; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49, 50, 52, 51, 54 y 70 de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, la Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Caso: REGISTRO Y CONTROL DE PLAGUICIDAS. Actor: señor MARCEL TANGARIFE TORRES. Proceso interno Nº 2003-0532. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil diez. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2003-0532;

El auto de 4 de marzo de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. te Decisión entrará en vigencia al momento de la aprobación del Manual Técnico Andino, el cual será elaborado en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la presente Decisión (…).

Dicho Manual, en su fase de elaboración, será puesto a consideración de los Países Miembros, del Grupo de Trabajo Subregional de Plaguicidas y posteriormente adoptado mediante Resolución de la Secretaría General”. Por su parte, el Manual Técnico Andino fue adoptado mediante Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina el 25 de junio de 2002 y, entró en vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, el 26 de junio de 2002. 2.

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, con el fin de desarrollar la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina y el Decreto 502 de 2003, expidió la Resolución 770 de 27 de marzo de 2003, que regula los procedimientos y establece los requisitos para el registro y control de un Plaguicida Químico de Uso Agrícola (PQUA). a) Partes en el proceso interno Demandante: Marcel Tangarife Torres.

Demandado: Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 3. El señor Marcel Tangarife Torres, demandó la nulidad de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 y 39 de la Resolución 770 emitida por el ICA. b) Hechos c) Fundamentos jurídicos de la demanda 1. El 11 de junio de 1998, la Comisión de la Comunidad Andina, expidió la Decisión 436, mediante la cual se adopta la norma andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola.

Es necesario aclarar que, la Decisión 436 fue adoptada el 11 de junio de 1998, donde señaló, en su artículo 70, lo siguiente: “La presen- Marcel Tangarife Torres basa su demanda en los siguientes argumentos: 1. Que, un adecuado sistema de Registro de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola garantiza la protección de la vida, la salud de las personas y la preservación del medio ambiente.

Por esta razón, Colombia adoptó nor- GACETA OFICIAL mas como la Ley 9 de 1979 y el Decreto 502 de 2003, así como, en la Comunidad Andina se aprobó la Decisión 436 de la Comisión y la Resolución 630 de la Secretaría General. Sin embargo, Colombia, con la adopción de la Resolución 770, el ICA está vulnerando y “poniendo en peligro no solo el medio ambiente y la salubridad pública, sino también, como consecuencia de esto, los derechos fundamentales a la vida, y por conexidad, a la salud de las personas, y violando normas supranacionales adoptadas en el marco de la Comunidad Andina, las cuales forman parte del ordenamiento jurídico colombiano”.

Afirma, que el PQUA “debe estar sometido a un estricto control por parte del Estado, debido al riesgo que supone su uso sobre la salud de las personas, de los animales y del ambiente (…)”. 2. Después de dar una noción de plaguicida, manifiesta la importancia de que las autoridades públicas analicen cuidadosamente la ‘formulación’ del producto agroquímico, esto es, su ingrediente activo (y sus impurezas), sus aditivos (y sus impurezas), su grado de concentración y su dosificación. En consecuencia, un sistema laxo y confuso de registro, como el contemplado en la Resolución 770 ICA, amenaza y vulnera la vida y la salud de las personas, ya que se está, autorizando el ingreso al mercado de ‘formulaciones’ que no han sido cuidadosamente estudiadas en cuanto a sus riesgos e impacto frente al medio ambiente, la salubridad pública, la vida y la salud de las personas, y viola la Decisión 436 y la Resolución 630 (…)”. 3.

Que, en Colombia, las normas que regulan lo relacionado con el registro y control de PQUA son la Decisión 436 y la Resolución 630, las cuales “son normas supranacionales de obligatorio cumplimiento en Colombia, prevalentes y de aplicación directa y efectos inmediatos, y que se rigen bajo el principio del ‘complemento indispensable’ (…)”. 4.

Que, Colombia con el fin de regular la Decisión 436 y el Decreto 502, emitió la Resolución 770, ICA, que “pretende regular los procedimientos y establecer los requisitos para el registro y control de PQUA, todo lo cual ya 04/08/2010 3.60 estaba regulado por la Decisión 436 y la Resolución 630” y, además, la Resolución 770 “adopta requisitos diferentes a los contemplados en el Régimen Andino para el registro de PQUA y modifica los plazos en él establecidos para la expedición de los correspondientes registros sanitarios (…).

Como consecuencia de lo dicho, al aplicar los procedimientos y requisitos establecidos en la Resolución 770, el ICA está expidiendo resoluciones con Registro Nacional de Venta de PQUA sin que en su mayoría cumplan con los requisitos de registro consagrados en la Decisión 436 y en la Resolución 630”. Siendo éstas las normas comunitarias que debería aplicar el ICA. 5.

Que, la Resolución 770, viola los artículos 11, 49, 79 y 80 de la Constitución Política del Estado colombiano, así como los artículos 9, 150#16, 189#2, 227 y el Preámbulo de la misma Constitución. 6. Que, con la Resolución 770 “al autorizar el uso de plaguicidas modificando los requisitos establecidos en la Decisión 436 (…) y en la Resolución 630 (…) volviéndolos más laxos, se pone en peligro la vida y la salud de las personas, animales y vegetales y el medio ambiente (…).

En este sentido un producto agrícola tratado con un PQUA que no cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 436 y en la Resolución 630 (…) genera un riesgo insospechado e incalculable sobre la vida y salud de las personas, derivado de los residuos tóxicos que ese alimento, que será consumido por una persona, puede tener”. 7. Violación, por parte del ICA, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “al incumplir con obligaciones de no hacer al haber adoptado la Resolución 770 que corresponde a una ‘medida’ contrarias (sic) a la Decisión 436 y a la Resolución 630, y/o que por lo menos impiden o dificultan su correcta aplicación (…)”.

Además, que el ICA también violó el artículo 3 del mismo Tratado de Creación “al adoptar normas contrarias a la Decisión 436 y a la Resolución 630, desconociendo de manera flagrante la aplicación directa de dichas normas (…)”. GACETA OFICIAL 8. Violación de los artículos 2 y 3 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que reconocen las características del ordenamiento jurídico andino de donde se desprende que la Decisión 436 y la Resolución 630 forman parte de este ordenamiento jurídico andino y que la Resolución 770 desconoce “la existencia de normas secundarias o derivadas como son la Decisión 436 y la Resolución 630, al contener disposiciones contrarias a dichas normas andinas, o mutilarlas o modificarlas (…)”. 9.

Que la Resolución acusada viola los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 54, 63, 64, 66 y 70 de la Decisión 436. Que dicha violación se da de la siguiente manera: • Como ya se explicó, se dio porque la Resolución 770 “pretende fijar procedimientos y establecer los requisitos para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, modificando y mutilando de manera significativa el régimen de registro contenido en la Decisión 436. • El ICA “no respeta el marco de responsabilidad institucional establecido en estas normas andinas”. • Modificar los plazos establecidos en la Decisión 436. • “Modificación unilateral de alguno o varios artículos de la Decisión 436.

Mutilación unilateral de alguno o varios artículos de la Decisión 436. Repetición innecesaria de alguno o varios artículos de la Decisión 436. Adición unilateral de alguno o varios de los artículos de la Decisión 436”. 10. Que también se violó la Sección Segunda de la Resolución 630 de la Secretaría General que adoptó el Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, por: • Modificación unilateral de alguno o varios requisitos de registro de PQUA. • Mutilación unilateral de alguno o varios requisitos de registro de PQUA. • Repetición innecesaria de alguno o varios requisitos de registro de PQUA. • Adición unilateral de alguno o varios requisitos de registro de PQUA. 11.

Que la Resolución 770, viola el artículo 4 del Decreto colombiano 502 de 2003. 04/08/2010 4.60 12. Que los artículos “acusados en la Resolución 770 están incursos en la desviación del poder” ya que el ICA con la emisión de la Resolución 770 debió garantizar “la adecuada aplicación de la Decisión 436 y de la Resolución 630 (…). En lugar de ello, el ICA hizo todo lo contrario: Desconocer la supranacionalidad, prevalencia, aplicación directa, efectos inmediatos, complemento indispensable y carácter vinculante y obligatorio de dichas normas andinas, pues modificó, mutiló, adicionó, derogó normas supranacionales (…)”.

Y que, los artículos acusados de la Resolución 770 “están incursos en falta de motivación”. 13. El señor Marcel Tangarife Torres presentó un escrito para adicionar a la demanda como parte de sus argumentos, la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino en el Proceso 137-IP-2003. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El apoderado del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA contesta la demanda bajo los siguientes argumentos: 1.

La Resolución 770 “no está vigente, en virtud de que fue derogada por el artículo 35 de la Resolución 3759 de 2003 del ICA (…)”. 2. A pesar de lo anterior “podemos afirmar que la Resolución 770 de 2003 no era violatoria de normas superiores por cuanto fue expedida en desarrollo de la Decisión Andina 436 y el Decreto 502 de 2003 (…). La resolución 770 de 2003 fue sustituida por la resolución 3759 de 2003 estipulando requisitos de salud, ambiente o agronómicos.

Lo que no es cierto es que se esté vulnerando o poniendo en peligro la salud y el ambiente”. 3. La Ley 822 de 2003 y la Resolución 3759 de 2003, ya fueron objeto de un pronunciamiento por parte de la Secretaría General de la Comunidad Andina y, en virtud a dicho pronunciamiento la República de Colombia “modificó la Resolución 3759 de 2003 por la Resolución 00026 del 06 de enero de 2005 (…) incorporando los cambio (sic) sugeridos por el órgano Comunitario (…)”.

GACETA OFICIAL 4. “Lo que la Resolución 770 y (…) la Resolución 3759 (…) exigen hoy no se exigía antes, sin embargo hay plaguicidas en el mercado que no tiene (sic) estudio ambiental. El espíritu de la ley 822, es facilitar el registro de plaguicidas genéricos para abaratar costos especialmente para los pequeños agricultores colombianos y la Resolución 770 (…) no hacía otra cosa diferente.

Lo que ocurre es que hay sectores que no toleran que el ICA otorgue registros de plaguicidas por el procedimiento de la ley 822 y la resolución 770 derogada por la 3759 del ICA para plaguicidas genéricos, pero ello es política y prioridad del gobierno, de ahí la expedición de tales normas. Su inconformidad los lleva a argumentar presuntas fallas de procedimiento en la expedición de los registros aduciendo también que están involucrados el interés general, el derecho a la vida y la salud”. 5.

Solicita al Consejo de Estado “inhibirse para decidir sobre la acción de nulidad incoada en razón a que la Resolución 770 (…) ha perdido su fuerza ejecutoria por haber perdido su vigencia (por derogatoria) y no se solicitó restablecimiento de derecho alguno”. 6. En el informe que presenta el consultante se hace referencia a lo manifestado por el Procurador Primero, Delegado ante el Consejo de Estado, donde, según el consultante, “Anotó que si bien es cierto la Resolución acusada no se encuentra vigente desde el 20 de diciembre de 2003 por cuanto fue derogada expresamente por el artículo 35 de la Resolución 3579 (sic), produjo efectos jurídicos durante su vigencia, razón por la que hay que analizar su conformidad con el ordenamiento superior”.

CONSIDERANDO

Que, las normas a las que hacen referencia las partes, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también 04/08/2010 5.60 con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, en vista a que el juez Consultante no determina las normas a interpretar, sin embargo, afirma que el demandante invocó como violados los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 2 y 3 del Estatuto del Tribunal; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 49, 50, 51, 52, 54 y 70 de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, la Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por lo que procede la interpretación de dichos artículos por ser aplicables al presente caso; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.

Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.

(…) GACETA OFICIAL Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) Artículo 2.- Naturaleza y características del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.- El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina está conformado por normas fundamentales o de derecho primario y por normas derivadas o de derecho secundario. Las normas de derecho primario están constituidas por los tratados suscritos y ratificados por los Países Miembros en materia de integración comunitaria andina así como por sus protocolos adicionales y modificatorios.

Las normas de derecho secundario o derivado están constituidas por las Decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión, por las Resoluciones de la Secretaría General, por los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí en el marco del proceso de integración subregional andino.” Artículo 3.- Ámbito de aplicación.- Las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se aplican en el territorio de los Países Miembros a todos sus habitantes.

(…)”. Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 1.- Son objetivos de la presente Decisión: Establecer requisitos y procedimientos armonizados para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, orientar su uso y manejo correctos para prevenir y minimizar daños a la salud y el ambiente en las condiciones autorizadas, y facilitar su comercio en la Subregión. Artículo 2.- Para la interpretación de la presente Decisión se utilizarán las definiciones contenidas en el Anexo 1.

Artículo 3.- La presente Decisión se aplica a todos los plaguicidas químicos de uso agrícola, originarios o no de la Subregión, inclu- 04/08/2010 6.60 yendo los ingredientes activos grado técnico, y sus formulaciones. Se exceptúan los agentes biológicos utilizados para el control de plagas. Artículo 4.- El Ministerio de Agricultura de cada País Miembro o en su defecto la entidad oficial que el gobierno designe, será la Autoridad Nacional Competente responsable de velar por el cumplimiento de la presente Decisión. Artículo 5.- La Autoridad Nacional Competente establecerá con las autoridades de los sectores salud y ambiente y otras que correspondan del respectivo país, los mecanismos de interacción que sean necesarios para el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de registro y control establecidos en la presente Decisión, sin perjuicio de las competencias que corresponden a cada entidad en el control de todas las actividades vinculadas con plaguicidas químicos de uso agrícola, en el ámbito nacional.

(…) Artículo 8.- Cada País Miembro deberá adoptar las medidas técnicas, legales y demás que sean pertinentes, con el fin de desarrollar los instrumentos necesarios para la aplicación de la presente Decisión. (…) Artículo 10.- Los fabricantes, formuladores, importadores, exportadores, envasadores y distribuidores de plaguicidas químicos de uso agrícola, sean éstos personas naturales o jurídicas, deberán estar registrados ante la Autoridad Nacional Competente.

Solamente podrán fabricar, formular, importar, exportar, envasar y distribuir plaguicidas químicos de uso agrícola, las personas naturales o jurídicas que cuenten con el registro respectivo, otorgado por la Autoridad Nacional Competente en cumplimiento a las disposiciones del presente artículo. Artículo 11.- Para efectos del registro a que hace referencia el artículo anterior, el interesado presentará a la Autoridad Nacional Competente, para su verificación, la siguiente información: GACETA OFICIAL 1.

Nombre, dirección y datos de identificación de la persona natural o jurídica y de su representante legal. 2. Ubicación de las plantas o fábricas, bodegas y almacenes. 3. Descripción de las instalaciones y equipos de que dispone para la fabricación, formulación o envase, almacenamiento, manejo y eliminación de desechos, según el caso. 4. Constancia de que dispone de laboratorio propio o que cuenta con los servicios de un laboratorio reconocido por la Autoridad Nacional Competente o acreditado para el control de calidad de los productos. 5.

Copia de la licencia, permiso o autorización del organismo nacional de salud y del ambiente, o de las autoridades que hagan sus veces. 6. En todos los casos que sea aplicable, el solicitante del registro deberá incluir programas de salud ocupacional. 7. Nombre del asesor técnico responsable, con colegiatura o su equivalencia. Artículo 12.- El registro tendrá una vigencia indefinida y estará sujeto a evaluaciones periódicas por parte de la Autoridad Nacional Competente, quien podrá suspender o cancelar el mismo cuando se incumplan o modifiquen las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento.” Artículo 13.- Se prohíbe la importación a los países de la Subregión Andina, de sustancias codificadas en fase de desarrollo para fines de investigación en plaguicidas químicos de uso agrícola, en tanto, a juicio de la Autoridad Nacional Competente, no existan las capacidades y regulaciones nacionales indispensables para asegurar que se minimicen los riesgos para la salud y el ambiente.

La Autoridad Nacional Competente lo comunicará de manera fundamentada a la Secretaría General y ésta a los demás Países Miembros.” Artículo 14.- Como paso previo para el registro comercial de un plaguicida químico de uso agrícola que se produzca o ingrese por primera vez a un País Miembro, la Autoridad Nacional Competente podrá autorizar la importación y utilización de cantidades limitadas del mismo para realizar pruebas experimentales de eficacia. El permiso otorgado con este fin se enmarcará en protocolos es- 04/08/2010 7.60 pecíficos aprobados por dicha autoridad, quien supervisará la conducción de los ensayos.

En caso de competencia institucional, la Autoridad Nacional Competente coordinará el otorgamiento de este permiso con los sectores salud y ambiente. Con la solicitud de permiso se deberá presentar la siguiente información: - Nombre, dirección e identidad del solicitante del permiso. - Nombre, dirección y datos de identificación del fabricante, formulador o importador. - Nombre del producto, si lo hubiera. - Nombre común del plaguicida. - Nombre químico. - Fórmula estructural. - Composición química: ingredientes activos y aditivos (descripción y contenido). - Características físicas y químicas. - Tipo de formulación. - Cantidad de producto requerido o a importarse. - Protocolo de ensayo de eficacia, de conformidad con lo dispuesto en el Manual Técnico. - Indicaciones sobre la toxicidad aguda oral, dermal e inhalatoria, toxicidad subcrónica de 90 días y toxicidad crónica, y pruebas de mutagénesis, mínimo 2; neurotoxicidad cuando fuere aplicable. - Información sobre ecotoxicidad del producto, toxicidad aguda en aves, organismos acuáticos y abejas. - Información sobre estudios básicos de residualidad, degradabilidad y persistencia. - Precauciones de uso. - Elementos de protección para el manejo y controles de salud de los aplicadores. - Tratamiento y disposición de desechos y residuos. - Forma de eliminación de los cultivos tratados. - Recomendaciones para el médico y tratamientos.

El permiso de experimentación se expedirá en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de recibida toda la información solicitada. Este permiso tendrá vigencia de un año y podrá ser renovado por un período igual, mediante solicitud justificada que deberá presentarse treinta (30) días hábiles antes de su vencimiento. GACETA OFICIAL Cada País Miembro determinará las condiciones y procedimientos para la expedición de los permisos para experimentación.” Artículo 15.- En los casos de emergencia fitosanitaria declarada oficialmente, la Autoridad Nacional Competente, en coordinación con las autoridades de salud y ambiente, podrá autorizar la importación, producción, formulación y utilización de plaguicidas químicos de uso agrícola no registrados en el país, únicamente para la combinación cultivo-plaga objeto de la emergencia y mientras perdure dicha situación. El destino de las cantidades no utilizadas será decidido por las autoridades antes mencionadas.

Cada país acopiará y evaluará la información necesaria para tomar la decisión correspondiente en relación con la emergencia fitosanitaria. La Autoridad Nacional Competente remitirá a la Secretaría General, en la brevedad posible, copia de la declaratoria de la emergencia y la relación de las autorizaciones de importación, para conocimiento de los demás Países Miembros.

Artículo 16.- Todo interesado en realizar las actividades de fabricación, formulación, importación, exportación, envasado o distribución de un plaguicida químico de uso agrícola en los Países Miembros, que haya cumplido con lo establecido en el artículo 10 de esta Decisión, deberá obtener el registro del producto o contar con autorización de su titular, para tal fin.

Para toda importación de plaguicidas terminados o ingredientes activos grado técnico, el importador deberá contar además con la autorización de importación otorgada por la Autoridad Nacional Competente. El otorgamiento o denegación de la autorización será atendido en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de presentación.” Artículo 17.- El Registro Nacional se otorgará a la formulación que cumpla con los requisitos que le sean aplicables en el contexto de lo que establece la presente Decisión. 04/08/2010 8.60 Artículo 18.- Para la obtención del Registro Nacional de un plaguicida químico de uso agrícola, la persona natural o jurídica presentará a la Autoridad Nacional Competente una solicitud conforme al formato que figura en el Anexo 3a, adjuntando al mismo los datos aplicables a los requisitos técnicos señalados en el Anexo 2 de la presente Decisión, de acuerdo con lo establecido en el Manual Técnico.

Artículo 19.- La Autoridad Nacional Competente otorgará el Certificado de Registro Nacional de un plaguicida químico de uso agrícola de la manera que se presenta en el formato del Anexo 3b, cuando los resultados de la evaluación demuestren que los beneficios superan a los riesgos que conlleva el uso del plaguicida. Artículo 20.- No se podrán registrar formulaciones con el mismo nombre del producto, cuando tengan diferentes ingredientes activos.

Asimismo no se podrán registrar formulaciones cuando el nombre del producto corresponda a un plaguicida prohibido o ya registrado por otra persona natural o jurídica. Artículo 21.- La Autoridad Nacional Competente deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos en un plazo de quince (15) días hábiles de recibida la solicitud. De existir conformidad, la Autoridad Nacional Competente iniciará el proceso de evaluación del riesgo/beneficio del plaguicida y se pronunciará sobre el registro dentro de los ciento ochenta (180) días hábiles siguientes.

Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por un período similar, siempre que existan razones técnicas fundamentadas para ello. Artículo 22.- La titularidad del Registro Nacional se confiere sólo a la persona natural o jurídica registrada ante la Autoridad Nacional Competente como importador, fabricante, formulador, envasador o exportador y que haya cumplido con todos los requisitos establecidos para el otorgamiento del registro del producto.

La titularidad del Registro Nacional constituye un derecho transferible y transmisible. La Autoridad Nacional Competente, a solicitud de parte interesada, autorizará dicha transferencia. El titular de un registro podrá facultar GACETA OFICIAL a un tercero que esté debidamente registrado a ejercer las actividades de importación, fabricación, formulación, exportación, envase y distribución del producto.

El titular del Registro Nacional, apenas sea de su conocimiento, deberá informar a la Autoridad Nacional Competente de toda prohibición o limitación que recaiga sobre el uso del producto, en cualquier otro país, por razones de daños a la salud o al ambiente. Artículo 23.- El titular del Registro asume la responsabilidad inherente al producto si éste es utilizado en concordancia con las recomendaciones indicadas en la etiqueta.

En tal sentido será responsable de los efectos adversos a la salud y al ambiente provenientes de transgresiones a las disposiciones de la presente Decisión. La Autoridad Nacional Competente, en coordinación con los sectores que corresponda, establecerá los procedimientos internos para investigar y determinar los niveles de responsabilidad.

Artículo 24.- El Registro tendrá una vigencia indefinida sin perjuicio de la potestad que tienen las autoridades nacionales de los sectores de Agricultura, Salud y Ambiente para realizar estudios sobre la base de los programas de seguimiento y vigilancia postregistro, y para adoptar las disposiciones pertinentes conforme a ley.” Artículo 25.- El Registro Nacional de un plaguicida químico de uso agrícola puede ser modificado por solicitud fundamentada de su titular cuando: a) Cambie el titular del Registro.

Para ello el interesado suministrará a la Autoridad Nacional Competente la información contenida en el formato del Manual Técnico. b) Se cambie o adicione una empresa fabricante o formuladora del producto, o el país de origen del mismo. En estos casos, el titular presentará las mismas especificaciones técnicas del producto original de registro, mediante certificado de análisis químico cualitativo y cuantitativo del ingrediente activo y el certificado de composición química del producto formulado, emitidos por un laboratorio nacional o internacional reconocido o acreditado. 04/08/2010 9.60 La modificación del registro procederá, si el perfil del ingrediente activo grado técnico, aditivos en la formulación e impurezas están dentro del rango de las especificaciones técnicas del producto original registrado. c) Cambien o se adicionen nuevos usos para los cuales se registró el producto (incorporación de nuevos cultivos y plagas a tratar y controlar así como retiro de uso), en cuyo caso el interesado suministrará a la Autoridad Nacional Competente la información pertinente, contemplada en el formato del Manual Técnico, con los resultados de las pruebas de eficacia y los soportes técnicos necesarios. d) Se reubique el producto en una categoría toxicológica diferente a la original, por aplicación de la Norma Andina.

En todos los casos, el interesado suministrará el nuevo proyecto de etiqueta con los cambios propuestos. En ninguno de los casos antes señalados se cambiará el número del Registro Nacional asignado al producto. (…) Artículo 49.- Los ensayos de eficacia serán efectuados bajo protocolos establecidos y autorizados por la Autoridad Nacional Competente acordes con los protocolos patrón contenidos en el Manual Técnico.

La Autoridad Nacional Competente tendrá la potestad de supervisar los ensayos en cualquier fase de su ejecución. Artículo 50.- El solicitante del Registro Nacional de un plaguicida químico de uso agrícola presentará a la Autoridad Nacional Competente un informe completo sobre los ensayos de eficacia realizados para demostrar que el producto en cuestión cumple con los fines propuestos sin producir efectos nocivos en los cultivos.

Los plaguicidas químicos de uso agrícola a utilizarse en estos ensayos deben contar previamente con la autorización para su experimentación, mencionada en el artículo 14. Artículo 51.- Los ensayos de eficacia deben ser conducidos por personas naturales o jurí- GACETA OFICIAL 04/08/2010 10.60 dicas, públicas o privadas, reconocidas por la Autoridad Nacional Competente. mente los principios básicos en que se sustenta el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. Artículo 52.- Los Países Miembros aceptarán los resultados de los ensayos de eficacia realizados por otro País Miembro cuando los protocolos que se utilicen estén en concordancia con el protocolo patrón contenido en el Manual Técnico y correspondan a condiciones agroecológicas similares. 1.

Principio de Presunción de Validez de la Norma Comunitaria. Es un desarrollo del llamado “principio de legalidad” en el ámbito comunitario. Por el cual, la norma comunitaria se presume válida, vigente y aplicable mientras no sea declarada su nulidad, derogada, suspendida su aplicación, o declarada inaplicable para un caso particular. En este contexto, la norma comunitaria vigente, válida y aplicable, debe ser de obligatorio cumplimiento por parte de todos los Países Miembros.

(…) Artículo 54.- De acuerdo con su ordenamiento jurídico y procedimientos internos, cada País Miembro definirá las áreas de responsabilidad institucional para la evaluación de los aspectos agronómicos, de salud y ambientales, inherentes al Registro.” (…) Artículo 70.- La presente Decisión entrará en vigencia al momento de la aprobación del Manual Técnico Andino, el cual será elaborado en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la presente Decisión. Dicho Manual, en su fase de elaboración, será puesto a consideración de los Países Miembros, del Grupo de Trabajo Subregional de Plaguicidas y posteriormente adoptado mediante Resolución de la Secretaría General.

(…)”. RESOLUCIÓN 630 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA “Artículo único.- Adoptar el Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola para su aplicación en los Países Miembros, que consta en Anexo de la presente Resolución.” 1. De los principios que rigen el Derecho Comunitario Andino. Primacía, efecto directo y aplicación inmediata del Derecho Comunitario.

En virtud a que el demandante, señor Marcel Tangarife Torres, argumentara que la Resolución 770 del ICA es contraria a la normativa comunitaria, es necesario delimitar conceptual- 2. Principios de primacía, efecto directo y aplicación inmediata del Derecho Comunitario.- En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal ha declarado que: “en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ) no se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Países Miembros “( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación (…)’”. (Proceso 34-AI-2001, pu- GACETA OFICIAL blicado en la G.O.A.C. Nº 839 del 25 de setiembre de 2002, citando al Proceso N° 7-AI-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 490 de 4 de octubre de 1999).

Dentro de este análisis debemos ponderar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino que, en ningún momento dudó sobre la importancia vital de hacer prevalecer el principio de primacía como sustento del ordenamiento jurídico comunitario, sin descuidar la interrelación existente entre el ordenamiento comunitario y el nacional en virtud de la cual ambos se complementan, toda vez que el primero por sí solo no estaría en condiciones de realizar los objetivos perseguidos por la Comunidad Andina y consecuentemente requiere para su ejecución contar con la cooperación de los ordenamientos jurídicos nacionales.

La preservación del orden y ordenamiento jurídico comunitario se sustenta en los principios y obligaciones contenidos en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como en las competencias que se le atribuyen al órgano jurisdiccional comunitario de las cuales derivan el conocimiento y decisión de los recursos y acciones previstos en el referido Tratado.

A juicio del Tribunal, “La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno” (Proceso 06-IP-93, publicado en la G.O.A.C. Nº 150, del 25 de marzo de 1994).

Por virtud del citado principio de primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad, el Tribunal ha declarado inadmisible el tratamiento modificatorio, por vía de derecho interno, de materias específicamente disciplinadas por el orden jurídico de la Comunidad, “(…) pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos ( ) Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración (…)” (Proceso 02-IP-88, publicado en la G.O.A.C. N° 33, del 26 de julio de 1988). 04/08/2010 11.60 Además, el Tribunal ha señalado que los principios de primacía y aplicación directa del ordenamiento jurídico de la Comunidad “(…) no dejan espacio para que cada uno de los países emita disposiciones de derecho interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación en su territorio de las normas comunitarias.

Si tal facultad llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que debe dársele a su contenido, no podríamos hablar de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos ordenamientos cuantos Países Miembros existieran.

El punto ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia al abordar el tema del complemento mínimo indispensable para el desarrollo interno de la norma comunitaria” (Proceso 07AI-99, publicado en la G.O.A.C. N° 520, del 20 de diciembre de 1999). De lo expuesto, el Tribunal considera que la Resolución 770 ICA debe adecuar su contenido a la Decisión 436 y en este sentido no puede exigir requisitos adicionales a los exigidos por la Decisión 436. 3.

Principio de Autonomía. Este principio es un efecto y un complemento claro del Principio de Primacía. Consagra al ordenamiento jurídico comunitario andino como un “sistema jurídico”, es decir, como un todo coherente dotado de unidad, basado en un conjunto de principios y reglas estructurales que se derivan de él mismo, sin soportarlas en ningún otro ordenamiento jurídico.

En otras palabras, la validez del ordenamiento jurídico comunitario andino no depende de ningún otro ordenamiento local, nacional o internacional. Sobre este principio, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad.

Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del GACETA OFICIAL Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002). 2.

De las obligaciones de hacer y no hacer de los Países Miembros. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional en el fallo dictado dentro del Proceso 16-AI-2000, señala que: “Una simple lectura del artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal permite deducir que son dos los principios fundamentales del derecho comunitario que por él se tutelan: el de su aplicación directa y el de su preeminencia. Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada País puedan exigir ante sus tribunales nacionales.

Por el de la preeminencia, que se deriva de la aplicación directa, se comprende la virtud que tiene la norma comunitaria de ser imperativa y de primar sobre la de derecho interno. Estos principios o características del derecho comunitario se materializan en el artículo 4° del tratado (sic) Fundacional cuando su texto impone a los países que integran la Comunidad Andina las dos obligaciones básicas de “hacer” y de “no hacer” a que él se refiere.

Por la primera de las obligaciones citadas, los Países Miembros adquieren el compromiso de adoptar toda clase de medidas –sean de tipo legislativo, judicial, ejecutivo, administrativo, o de cualquier otro orden- que contengan manifestaciones de voluntad del Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones, sentencias o en general actos de la administración, destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario.

Por la segunda deben abstenerse de adoptar toda medida, o de asumir cualquier conducta que pueda contrariar u obstaculizar dicho ordenamiento. Por lo demás, lo dicho abarca también los niveles regionales y descentralizados del estado (sic) y, por supuesto, a los particulares nacionales de dichos Estados, quienes también son sujetos de tal ordenamiento en las materias que lo conforman. 04/08/2010 12.60 Debe precisarse, así mismo, que las obligaciones previstas en el artículo 4° del Tratado de Creación del Tribunal, están referidas al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente definido en el artículo 1° del mismo Tratado.

De donde se concluye que bien sea que se trate de normas de derecho primario o de normas de derecho derivado, deben por igual ser respetadas y acatadas tanto por los organismo (sic) y funcionarios de la Comunidad como, y sobre todo, por los Países Miembros”. (Proceso 16-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 639 de 9 de febrero de 2001). 3.

Del complemento indispensable. El caso del Registro y Control del PQUA. El demandante, señor Marcel Tangarife Torres, argumenta que de conformidad con la figura del complemento indispensable, el ICA no podía expedir norma contraria a la Decisión 436 y la Resolución 630. Por lo tanto, se tratará el tema del principio de complemento indispensable en relación con el registro y control de PQUA.

Como se vio en el acápite anterior, el Tribunal en abundante jurisprudencia ha tratado el tema de la relación entre el ordenamiento comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros. Por un lado, ha establecido la primacía del primero y, por otro, ha desarrollado la figura del complemento indispensable. Esta última se puede sintetizar en lo siguiente: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10IP-94, publicado en G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995). En cuanto a la figura del “complemento indispensable”, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” (Proceso 10-IP-94, ya citado).

En consecuencia, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por GACETA OFICIAL 04/08/2010 13.60 tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139 del 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC). chos a la vida, a la salud y a un ambiente sano. En este escenario es pertinente realizar un análisis teleológico de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, para lo cual, el Tribunal reitera lo manifestado en la Interpretación Prejudicial 115-IP-2009, aprobada el 25 de febrero de 2010, no sin antes, recalcar que la Decisión 436 fue adoptada el 11 de junio de 1998, pero que en virtud de lo ordenado en el texto de su artículo 70, entró en vigencia al momento de la aprobación del Manual Técnico Andino, el cual fue adoptado mediante Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina el 25 de junio de 2002 y, entró en vigencia al día siguiente de su publicación, es decir, el 26 de junio de 2002.

Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos expresamente contemplados en la normativa comunitaria aplicable al caso, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El establecimiento de tales restricciones debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta de previsión no debe interpretarse como constitutiva de un asunto no comprendido en la citada Decisión. ƒ Lograr una armonización normativa en cuanto al registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. El Anexo I de la Decisión define qué es armonización: La Decisión 436 estableció el régimen armonizado para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola.

Es un régimen comprensivo, que como ya se consideró, pretende regular el registro, manejo y uso de dichas sustancias químicas. Este sistema no admite excepciones ni regulaciones paralelas, ya que la normativa comunitaria abarca en todos sus aspectos la materia. En este sentido, sería contrario a la norma comunitaria andina, la existencia de un registro alterno con requisitos diferentes, o la modificación unilateral de los mismos por parte de los Países Miembros. 4.

Análisis de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina. El demandante manifiesta que hay una íntima conexión entre el registro de PQUA y los dere- El artículo 1 de la Decisión 436 establece los objetivos perseguidos por dicha normativa comunitaria. Estos son: “Armonización, proceso encaminado al establecimiento, reconocimiento y aplicación de requisitos y procedimientos comunes para el registro y control de plaguicidas de uso agrícola, en los Países Miembros.” ƒ Como consecuencia de lo anterior, la norma busca orientar el uso y manejo correcto de los mencionados plaguicidas, con el objetivo de prevenir y minimizar los daños a la salud del ser humano y al medio ambiente. ƒ Lograr, como efecto, un comercio subgregional fluido para los mencionados plaguicidas.

Es claro que si hay un control efectivo de dichos insumos, el comercio será más dinámico porque se parte de la base de estándares armonizados en los Países Miembros. La protección de derechos de primer orden como el de la vida, la salud y el disfrute de un ambiente sano, son las pautas claras que sigue la Decisión. El segundo objetivo que menciona la norma, es el reflejo claro de la intención específica del legislador comunitario: proteger la vida, la salud y el medio ambiente y, sobre esta base fundamental, logar seguridad alimentaria en la subregión, un incremento de los niveles de productividad agrícola, sustitución de importaciones agrícolas y aumento de las exportaciones.

GACETA OFICIAL La parte considerativa de la Decisión estudiada, mediante la cual se plasma de manera nítida la intención de la Comisión de la Comunidad Andina, nos ilustra sobre lo previamente anotado: “Que uno de los propósitos de la integración andina en el campo agropecuario es el de alcanzar un mayor grado de seguridad alimentaria subregional, mediante el incremento de la producción de los alimentos básicos y de los niveles de productividad, la sustitución subregional de las importaciones y la diversificación y aumento de las exportaciones;

Que para ello se requiere, entre otros factores, la aplicación eficaz de insumos agrícolas como los plaguicidas, minimizando los riesgos para la salud humana y el ambiente; Que es conveniente armonizar las normas de registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola en el Grupo Andino, teniendo en cuenta las condiciones de salud, agronómicas, sociales, económicas y ambientales de los Países Miembros, con base en los principios establecidos en el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la FAO, y las directrices de los organismos internacionales competentes, que sean acordadas por los Países Miembros;

Que un sistema armonizado de registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola contribuye a mejorar las condiciones de su producción, comercialización, utilización y disposición final de desechos en los Países Miembros de la Subregión, elevando los niveles de calidad, de eficacia y de seguridad para la salud humana y el ambiente;” (subrayado por fuera del texto).

Es evidente, entonces, que el soporte y sustento de un sistema armonizado de registro y control de plaguicidas es la protección de la vida, la salud y el medio ambiente. Si se analiza el contenido de la Decisión, es indiscutible que todo el sistema normativo está estructurado para alcanzar el objetivo mencionado. Se encuentra tan claro, que la propia normativa comunitaria insta a los organismos nacionales encargados del cuidado de la salud 04/08/2010 14.60 y el medio ambiente, para que de manera coordinada con la Autoridad Nacional Competente, establezcan mecanismos adecuados para la eficacia del sistema de registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola.

En este sentido, el artículo 5 de la Decisión 436 establece lo siguiente: “Artículo 5.- La Autoridad Nacional Competente establecerá con las autoridades de los sectores salud y ambiente y otras que correspondan del respectivo país, los mecanismos de interacción que sean necesarios para el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de registro y control establecidos en la presente Decisión, sin perjuicio de las competencias que corresponden a cada entidad en el control de todas las actividades vinculadas con plaguicidas químicos de uso agrícola, en el ámbito nacional”.

El sistema de registro que contempla la normativa comunitaria, es un reflejo de la preocupación por el control de los plaguicidas químicos que se usan en los Países Miembros. El mecanismo de evaluación garantiza que los beneficios sean mayores a los riesgos por el uso y, por este motivo, el registro es obligatorio para todo aquel que quiera fabricar, formular, importar, exportar, envasar y distribuir plaguicidas químicos de uso agrícola.

(Artículos 10 y 16 de la Decisión 436). La evaluación para el registro, debe darse atendiendo los aspectos agroquímicos, de salud y medioambientales, teniendo en cuenta el concepto técnico de los organismos nacionales que se ocupan de dichos temas o de expertos convocados para el efecto. (Artículo 45 de la Decisión 436). Es de tanta relevancia el tema de la salud y el medio ambiente, que la normativa comunitaria prevé importantes mecanismos de control postregistro, a saber: ƒ Suspensión, modificación y cancelación del registro.

Por razones agrícolas, ambientales o de salud, la Autoridad Nacional Competente de oficio, o a solicitud de las Entidades del sector pertinente, podrán suspender el registro como medida preventiva y, posteriormente, evaluar si es necesaria la cancelación o modificación del mismo. (Artículo 27 de la Decisión 436). GACETA OFICIAL Es tan cardinal el cuidado de la salud y el medio ambiente, que una vez cancelado el registro queda prohibida automáticamente la importación, fabricación, formulación, venta y uso del PQUA en ese país. Además, esta medida se hará conocer, mediante la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los demás Países Miembros.

(Artículo 28 de la Decisión 436). ƒ Establecimiento de programas integrales de capacitación. Prevé la norma, que con la colaboración del sector público y privado, la Secretaría General de la Comunidad Andina y la Autoridad Nacional Competente deberán desarrollar programas de capacitación en el uso y manejo de PQUA, con el objetivo de que se minimice el riesgo para la salud y el medio ambiente.

(Artículo 63 de la Decisión 436). ƒ Supervisión y control postregistro de la importación, fabricación, formulación, distribución, manejo, uso y disposición final de los PQUA. La norma prevé que esta actividad sea realizada en coordinación con todos los sectores interesados, es decir, con participación de las autoridades agroambientales y de salud respectivas.

(Artículo 66 de la Decisión 436). ƒ Registro y seguimiento de intoxicaciones con PQUA. (Artículo 67 de la Decisión 436). ƒ Implementación de programas de impacto y monitoreo ambiental de PQUA. (Artículo 68 de la Decisión 436). ƒ Establecimiento de un sistema de vigilancia de los niveles de residuos de PQUA, que permita asegurar que los alimentos de consumo interno no sobrepasen los límites máximos de residuos.

(Artículo 69 de la Decisión 436). ƒ Obligaciones y responsabilidad del titular del registro. El titular del registro, una vez que llegue a su conocimiento, tiene el deber de informar a la Autoridad Nacional Competente sobre toda prohibición o limitación del producto registrado a causa de daños a la salud o el medio ambiente. (Párrafo 3 del artículo 22 de la Decisión 436).

Asimismo, el titular del registro tiene la responsabilidad de acatar todas las disposicio- 04/08/2010 15.60 nes contenidas en la Decisión 436, ya que de no hacerlo será responsable de los daños a la salud y al medio ambiente como consecuencia de su actuar. (Artículo 23 de la Decisión 436). Por lo tanto, es sumamente diáfano que el centro de gravedad de la norma es la protección de los mencionados derechos básicos, ya que la misma, como se observa, insta a resguardarlos en todos los niveles incluyendo el institucional y el simplemente operativo, como podría ser el del simple manejo y uso.

Es de tanta trascendencia el cuidado de dichos bienes básicos y fundamentales, que la norma prevé que una vez cancelado el registro, en el plazo establecido por la Autoridad Nacional Competente, su titular tendrá que retirar el producto del mercado e informar a los usuarios sobre lo acontecido y la manera de proceder en consecuencia. (Párrafo 3 del artículo 28 de la Decisión 436).

Es tan importante el cumplimiento de las obligaciones del titular del registro, que su transgresión podría implicar, de conformidad con la legislación nacional, acciones civiles, penales y/o administrativas. (Artículo 31 de la Decisión 436). ƒ Obligaciones de los Países Miembros. Como ya se advirtió, una vez cancelado el registro en un País Miembro, éste tiene la obligación de informar a la Secretaría General.

Pero la carga informativa se hace aún más fuerte, si el País Miembro decide prohibir o limitar severamente el uso de un PQUA por riesgos a la salud humana o al medio ambiente. La evaluación de severidad se dará según el grado de afección a los mencionados bienes básicos. En dichos casos, deberá informar, en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la adopción de la medida, a los demás Países Miembros y a la Secretaría General y, como efecto, no podrán exportar dicho producto sin el consentimiento previo del país importador.

(Artículo 30 de la Decisión 436). Con todo lo mencionado hasta el momento, queda en evidencia que la finalidad última de la Decisión 436, más allá de la regulación comercial y armonización formal del registro GACETA OFICIAL y control de plaguicidas, es la protección a la vida, a la salud y al medio ambiente. También es profundamente incuestionable, que la interpretación de cualquier disposición de la mencionada Decisión se debe realizar de conformidad con esta finalidad esencial.

Es de suma relevancia advertir que el Tribunal al revisar las actas de las reuniones de expertos para la elaboración de la Decisión estudiada, encontró de manera indudable que el propósito básico de la normativa es la protección a la salud y al medio ambiente. Así se desprende de la justificación de la propuesta No. 5, elaborada por la Secretaría General de la Comunidad Andina y revisada en la III Reunión del Grupo de Trabajo designado por los Representantes Alternos ante la Comisión, llevada a cabo el 2 de junio de 1998 (fls. 1136 a 1175).

Donde se manifestó lo siguiente: “La consolidación de la Zona de Libre Comercio en la Subregión Andina y las perspectivas de ampliación de las relaciones comerciales de la Comunidad a nivel hemisférico, conducen a la conveniencia de adoptar requisitos, mecanismos y procedimientos comunes que hagan más fluido y transparente el comercio de productos e insumos agropecuarios entre los Países Miembros, y entre éstos y terceros países.

Tal es el caso de los Plaguicidas Agrícolas, lo cual permitirá adicionalmente que se puedan comerciar productos de calidad, considerando las condiciones de seguridad requeridas para evitar daños irreversibles a la salud humana, animal y vegetal y al medio ambiente. La producción agrícola de la Subregión se ve permanentemente amenazada por la presencia de plagas, enfermedades, malezas y otros organismos que causan pérdidas estimadas en aproximadamente el 35% del volumen total de la producción. En el combate de estos organismos nocivos a las plantas, el control integrado de plagas cobra importancia en razón a la utilización de diversos métodos y prácticas culturales y naturales.

Sin embargo, el control químico sigue representando una alternativa de gran importancia, y en ello radica la razón de 04/08/2010 16.60 promover el uso seguro y eficiente de los plaguicidas. La utilización inadecuada de estos productos puede entrañar serios riesgos y peligros relacionados con intoxicaciones y muertes de las personas y animales, residuos en los alimentos que sobrepasan los límites permisibles, y contaminación del ambiente.

En los Países Miembros existen normas nacionales que regulan la fabricación, importación, exportación, uso y aplicación de los plaguicidas químicos de uso agrícola. Sin embargo, tales disposiciones contienen diferencias significativas, lo cual constituye una limitación importante para los intercambios comerciales que afecta el funcionamiento pleno del mercado ampliado.

La Norma Andina para el Registro y Control de los Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola contribuirá a mejorar las condiciones de su producción, comercialización, utilización y disposición de los desechos en la Subregión, elevando los niveles de calidad, eficacia y de seguridad para la salud humana y animal, la preservación de los vegetales y el ambiente, al mismo tiempo que permitirá un intercambio comercial más fluido y transparente de los mencionados productos.” (Subrayado por fuera del texto).

Por último, el Tribunal ya se ha preocupado por delimitar la finalidad de la Decisión 436. En la Interpretación Prejudicial 137-IP-2003, expedida el 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1054, de 15 de abril de 2004, manifestó: “(…) Esta Decisión presupone, por tanto, el interés comunitario en el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la Subregión, toda vez que procura la seguridad de los alimentos de origen agrícola que consumen éstos, así como la tutela preventiva de su salud.

(…) El artículo 1 eiusdem enuncia los objetivos de la Decisión: el establecimiento de requisitos y procedimientos armonizados para el registro y control de plaguicidas químicos de uso GACETA OFICIAL 04/08/2010 17.60 agrícola; la orientación de su uso y manejo correctos para prevenir y minimizar daños a la salud y el ambiente en las condiciones autorizadas; y la facilitación de su comercio en la Subregión. Sin excepción alguna, todos los plaguicidas químicos de uso agrícola son objeto de regulación por la Decisión 436.

Esto tiene pivote básico en el cuidado y protección de la salud y el medio ambiente; la utilización de cualquier plaguicida químico en los procesos agrícolas puede ser potencialmente perjudicial para los mencionados derechos básicos y estructurales. La mala utilización o una falta de control adecuado sobre dichos componentes pueden ser fatales y altamente nocivos para el ser humano, plantas, animales y, en general, para todo el ecosistema.

En consecuencia, el control por parte de la Autoridad Nacional debe comprender el universo de los plaguicidas químicos de uso agrícola, así como los ingredientes activos grado técnico y sus formulaciones. (…)”. En definitiva, se trata de objetivos que guardan correspondencia con el interés comunitario que procura el comercio de productos agropecuarios en la Subregión, pero también la seguridad de los alimentos de origen agrícola que consumen sus habitantes, así como la tutela preventiva de su salud (…)”.

(Interpretación Prejudicial expedida el 10 de marzo de 2004, dentro del proceso 137-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1054 de 15 de abril de 2004). ƒ Los sujetos pasivos. 5. Campo de aplicación de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Estado. El Estado, a través de las instituciones respectivas, es el primer obligado al cumplimiento de la normativa comunitaria en materia de plaguicidas.

Como ya se advirtió, es el encargado de diseñar programas y políticas armonizadas donde participen las autoridades de salud, agrícolas y medio ambientales, cuyo objetivo sea el desarrollo y cabal cumplimiento de la Decisión 436. Como quiera que el demandante argumentara que la Decisión 436 se aplica a todos los PQUA sin excepción, se hace necesario determinar el campo de aplicación de la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Igualmente, para abordar el presente tema el Tribunal recoge lo manifestado en el Proceso 115-IP-2009, aprobado el 25 de febrero de 2010. Los sujetos obligados al registro. Los importadores, entre otros. ƒ Objeto sobre el que recae. De conformidad con el artículo 3 de la Decisión 436, el régimen armonizado se aplica sobre: 1) todos los plaguicidas químicos de uso agrícola 1, 2) Sus ingredientes activos grado técnico 2 y 3) Sus formulaciones 3. 1 El artículo 10 de la Decisión 436, establece lo siguiente: “Los fabricantes, formuladores, importadores, exportadores, envasadores y distribuidores de plaguicidas químicos de uso agrícola, sean éstos personas naturales o jurídicas, deberán estar registrados ante la Autoridad Nacional Competente.

El anexo I de la Decisión 436, define plaguicida de uso agrícola de la siguiente manera: “Plaguicida de uso agrícola, cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera.

El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte.” 2 El Anexo I de la Decisión 436 define los ingredientes activos grado técnico: “Ingrediente activo grado técnico, es aquel que contiene los elementos químicos y sus compuestos naturales o manufacturados, incluidas las impurezas y compuestos relacionados que resultan inevitablemente del proceso de fabricación.” 3 El Anexo I de la Decisión 436 define las formulaciones: “Formulación, proceso de combinación de varios ingredientes para hacer que el producto sea útil y eficaz para la finalidad que se pretende.” GACETA OFICIAL Solamente podrán fabricar, formular, importar, exportar, envasar y distribuir plaguicidas químicos de uso agrícola, las personas naturales o jurídicas que cuenten con el registro respectivo, otorgado por la Autoridad Nacional Competente en cumplimiento a las disposiciones del presente artículo”.

El artículo trascrito determina claramente quiénes tienen la obligación de registrarse ante la Autoridad Nacional Competente. Estos son: Los fabricantes, formuladores, importadores, exportadores, envasadores y distribuidores de PQUA. La propia Decisión en su artículo 2, remite a las definiciones del Anexo I para su adecuada interpretación. Consultado dicho Anexo, se encuentran definiciones para los fabricantes, formuladores, envasadores y distribuidores, pero no para los importadores y exportadores.

Como el concepto de “importador” es vital para resolver el caso bajo estudio, se determinará en el marco de la Decisión 436, quién es un importador de plaguicidas químicos de uso agrícola. Como la norma específica no trae una definición, debemos consultar otras normas comunitarias que traten materias análogas. 4 Un ejemplo claro lo tenemos en la Decisión 483 de la Comisión de la Comunidad Andina, la que también está claramente fundada en la protección de la salud y el medio ambiente; establece un régimen armonizado para el registro, control, comercialización y uso de productos veterinarios, con el objetivo de “facilitar su comercio, uso correcto y mejorar su calidad, minimizando los riesgos para la salud animal, salud pública y el ambiente”.

Su campo de aplicación radica en el registro, fabricación, importación, exportación, control, comercialización y uso de productos veteri- 4 Otras Decisiones también definen importador de conformidad con su campo de acción. Por ejemplo la Decisión 193 sobre la Certificación y Control de Calidad para la Comercialización de Semillas: “Importador de semillas: Toda persona natural o jurídica debidamente registrada que introduzca semillas de otros países para utilizarlas en forma directa o con destino a su comercialización.” 04/08/2010 18.60 narios originarios de los Países Miembros o importados por éstos.

(Artículo 2 de la Decisión 483). La mencionada Decisión tiene un hilo conductor equivalente a la Decisión 436 y, en consecuencia, es idónea para ser aplicada por analogía en cuanto a la definición de importador. En el Anexo I define importador de la siguiente manera: “Persona natural o jurídica que importe a un País Miembro productos veterinarios elaborados o materias primas para procesar productos veterinarios registrados que procedan de otro País Miembro o desde terceros países, cumpliendo los requisitos de la presente Decisión.” Así las cosas, para la Decisión 436 la definición de importador se refiere a “toda” persona natural o jurídica que ingrese a través de las Aduanas de un País Miembro PQUA, cumpliendo los requisitos contemplados para el efecto en la propia normativa comunitaria.

Se advierte, que el importador de PQUA no solamente es aquel que importa para la comercialización, sino aquel que las importa para uso propio. El objeto de la norma no sólo es controlar la importación con fines comerciales, sino velar para que ésta no sea potencialmente perjudicial para la salud y el medio ambiente. Por ello, debe ser controlada por la Autoridad Nacional Competente.

Una interpretación sistemática de la norma conduce inexorablemente a esta conclusión. Si se parte de que el principio y fundamento es la protección a la salud y al medio ambiente, se tiene necesariamente que concluir que una importación de plaguicidas para uso comercial o propio tiene que ser controlada por la Autoridad Nacional Competente; y en consecuencia, todo aquel que pretenda importar plaguicidas químicos de uso agrícola, deberá estar debidamente registrado.

Ello impediría el ingreso de plaguicidas potencialmente dañinos para la salud o el medio ambiente. La finalidad de la norma es clara. En este sentido, un plaguicida que no se venda en el mercado sino que se use exclusivamente en un procedimiento agrícola, tiene los mismos GACETA OFICIAL 04/08/2010 19.60 efectos dañinos potenciales que aquel que se importe para su posterior venta y utilización. Es por esto, que todo plaguicida debe ser controlado y evaluado por la Autoridad Competente; es más, su uso debe ser supervisado por las autoridades agrícolas, de salud y medio ambientales, ya que de lo contrario no sólo se estaría sustrayendo de la normativa comunitaria, sino poniendo en serio peligro a los mencionados bienes. y el cuidado de los derechos colectivos de seguridad y salubridad pública.

Más allá de los fines meramente empresariales, de eficiencia y productividad, la normativa comunitaria en esta materia debe interpretarse siempre teniendo en cuenta los derechos de primer orden enunciados, ya que la libertad empresarial debe desarrollarse dentro del marco de los derechos humanos y los derechos fundamentales y, por lo tanto, no es un derecho absoluto que no tenga límites.

Es por lo anterior, que todos los artículos que componen la Decisión 197 deben observarse a la luz de este principio en conjunción con el objetivo principal del desarrollo de la ganadería y la agroindustria en la región (…).” (Proceso 90-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1662 de 9 de octubre de 2008, tema: ubicación de mataderos.). Un análisis sistemático debe involucrar todo el sistema jurídico de la Comunidad Andina.

Tal y como lo dispone el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, dicho sistema tiene como fin básico el mejoramiento persistente del nivel de vida de los habitantes de la subregión. En consecuencia, resulta impensable obtener un nivel de vida adecuado sin el respeto debido a los derechos humanos, dentro de los que obviamente se encuentran la vida y la salud de las personas.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en recientes pronunciamientos, ha acogido la protección de los derechos humanos como fundamento para una adecuada interpretación de normas comunitarias. Por ejemplo, al interpretar la Decisión 197 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sostuvo que más allá de los fines empresariales alegados en la mencionada normativa, éstas debían interpretarse a la luz de la protección de los derechos humanos. Así: “(…) Si bien el objetivo general de dicha normativa es promover el desarrollo de la ganadería y la agroindustria de carne bovina en la región, el artículo 3 de la misma consagra un conjunto de objetivos específicos, dentro de los que se encuentra el de “asegurar la sanidad e higiene de la carne bovina y disminuir los riesgos de dispersión de enfermedades transmisibles estableciendo procedimientos de inspección sanitaria en el comercio de ganado, en los mataderos y el comercio de carne”.

(Literal d) del artículo 3). Este objetivo específico es de una gran importancia, ya que se encuentra relacionado con bienes superiores como la salud y la vida de las personas, así como con la protección del derecho a un ambiente sano 6. El uso de plaguicidas químicos de uso agrícola y el daño a la vida, a la salud y al medio ambiente. De la misma manera el Tribuna reitera los criterios esgrimidos en el Proceso 115-IP-2009.

Los PQUA son sustancias que deben ser correctamente manejadas para disminuir su impacto en la salud y en el ecosistema. La FAO y la OMS han categorizado a los plaguicidas según su grado de toxicidad: Categoría I: Extremadamente tóxico. Categoría II: Altamente tóxico. Categoría III: Medianamente tóxico Categoría IV: Ligeramente tóxico. Los plaguicidas utilizados indiscriminadamente en el agro, pueden producir graves alteraciones de la salud e incluso la muerte.

El impacto en la salud puede ser de carácter teratogénico, mutagénico, neurotóxico, embriotóxico, carcinogénico, impedir la formación de trifosato de adenosina, intervenir en la reproducción, y producir alteraciones patológicas a corto y largo plazo. Un estudio realizado por la Auditoría General de la República de Colombia 5, evidenció el peligro 5 Auditoría Analítica de Gestión al Uso y Manejo de Plaguicidas en Colombia.

Auditoría General de la República. Marzo de 2004. GACETA OFICIAL del uso no controlado de plaguicidas químicos de uso agrícola. Mediante los datos enunciados en el siguiente cuadro expuesto, mostró los casos de intoxicación masiva por plaguicidas en algunos departamentos. Así: 04/08/2010 20.60 El uso mesurado y controlado de los PQUA es de vital importancia para mantener un ecosistema saludable y un desarrollo sostenible.

La preocupación mundial por mantener un manejo y uso adecuado de plaguicidas ha sido constante. El convenio de Rotterdam es un ejemplo claro, ya que regula ciertos plaguicidas peligrosos y que son objeto del comercio internacional. De su parte considerativa se desprende lo anotado: “Conscientes de los efectos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente de ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, Se determinan cuatro casos de intoxicación masiva en Colombia, con un total de 86 muertes.

El informe también mostró los casos de intoxicación por plaguicidas en cuatro departamentos (año 2003): Es evidente, entonces, que el uso, manejo y aplicación de plaguicidas de uso agrícola tiene un gran impacto en la salud de la población y, por lo tanto, debe ser correctamente controlado por la Autoridad Nacional Competente. Es importante prevenir la contaminación de las aguas, los suelos y, en consecuencia, la acumulación de residuos en los alimentos.

Recordando las disposiciones pertinentes de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el capítulo 19 del Programa 21, sobre “Gestión ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, incluida la prevención del tráfico internacional ilícito de productos tóxicos y peligrosos”, Conscientes de la labor realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación con miras al funcionamiento del procedimiento de consentimiento fundamentado previo establecido en las Directrices de Londres para el intercambio de información acerca de productos químicos objeto de comercio internacional, en su forma enmendada (en adelante denominadas “Directrices de Londresen su forma enmendada”) y el Código Internacional de Conducta para la distribución y utilización de plaguicidas, de la FAO (en adelante denominado “Código Internacional de Conducta”), Teniendo en cuenta las circunstancias y las especiales necesidades de los países en desarrollo y los países con economías en transición, en particular la necesidad de fortalecer la capacidad nacional para el manejo de GACETA OFICIAL los productos químicos, inclusive mediante la transferencia de tecnologías, la prestación de asistencia financiera y técnica y el fomento de la cooperación entre las Partes, Tomando nota de las necesidades específicas de algunos países en materia de información sobre movimientos en tránsito, Reconociendo que las buenas prácticas de manejo de los productos químicos deben promoverse en todos los países, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los estándares voluntarios establecidos en el Código Internacional de Conducta sobre la distribución y utilización de plaguicidas y el Código Deontológico para el Comercio Internacional de productos químicos del PNUMA, Deseosas de asegurarse de que los productos químicos peligrosos que se exporten de su territorio estén envasados y etiquetados en forma que proteja adecuadamente la salud humana y el medio ambiente, en consonancia con los principios establecidos en las Directrices de Londres en su forma enmendada y el Código de Conducta Internacional de la FAO, Reconociendo que el comercio y las políticas ambientales deben apoyarse mutuamente con miras a lograr el desarrollo sostenible, Destacando que nada de lo dispuesto en el presente Convenio debe interpretarse de forma que implique modificación alguna de los derechos y obligaciones de una Parte en virtud de cualquier acuerdo internacional existente aplicable a los productos químicos objeto de comercio internacional o a la protección del medio ambiente, En el entendimiento de que lo expuesto más arriba no tiene por objeto crear una jerarquía entre el presente Convenio y otros acuerdos internacionales”.

Resueltas a proteger la salud humana, incluida la salud de los consumidores y los trabajadores, y el medio ambiente frente a los posibles efectos perjudiciales de ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional”. 04/08/2010 21.60 7. La Resolución 630 como instrumento para la correcta aplicación de la Decisión 436.

El demandante argumentó que la Resolución 770 de 2003 del Ica, vulneró la Decisión 436 y la Resolución 630. De conformidad con esto, se establecerá el papel que juega la Resolución 630 como instrumento para la correcta aplicación de la Decisión 436. La Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, en desarrollo del artículo 70 de la Decisión 436, establece el Manual Técnico para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos.

La mencionada norma comunitaria es necesaria para la correcta aplicación de la Decisión 436 y, por lo tanto, se presenta como un reglamento de la misma. En consecuencia, el análisis teleológico, sistemático y literal de la Decisión 436 es perfectamente aplicable a la Resolución Nº 630 analizada. Es importante, resaltar que el reglamento no puede exceder la norma reglamentada y, en ese sentido, tiene que seguir sus líneas directrices.

La defensa a la salud y al medio ambiente es el punto de partida de la Resolución 630. En la introducción del Manual Técnico se dice lo siguiente: “En cumplimiento del artículo 70 de la Decisión 436 que adopta la Norma Comunitaria para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, la Secretaría General de la Comunidad Andina, contando con el apoyo financiero de la Unión Europea, la contribución de la FAO y la participación de expertos en el tema, ha elaborado el presente Manual Técnico para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola.

Para ello, se conformó un equipo técnico multidisciplinario, constituido por expertos subregionales en registro de plaguicidas, salud humana, físico - química y toxicología ambiental, de los diferentes países, bajo la coordinación de un consultor Subregional experto en plaguicidas, cubriéndose en lo posible los diferentes procesos comprendidos en la Decisión 436.

(…) GACETA OFICIAL Igualmente se ha dado prioridad a la fase analítica del proceso y a la fase interpretativa de los datos, como en el caso de la toxicología humana que emplea la información de la toxicología aguda, subcrónica y crónica con el objeto de evaluar el impacto de la sustancia y caracterizar los riesgos de su uso y manejo al ser humano; y la Toxicología ambiental, ciencia nueva en nuestro medio, para la que se presenta un aporte en aras de armonizar procedimientos y lograr un acercamiento más conceptual entre los países de la subregión en el tratamiento del tema ambiental”.

(Subrayado por fuera del texto). 04/08/2010 22.60 parámetros, ya que están en juego la vida, la salud y el equilibrio del ecosistema. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Los principios básicos del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino son: presunción de validez de la norma comunitaria, aplicación inmediata, efecto directo, primacía y autonomía. Asimismo, en sus objetivos se establece: “(…) Finalmente se busca que las regulaciones relacionadas con la producción y uso de plaguicidas químicos de uso agrícola aseguren la eficacia agronómica, salvaguardando la salud del hombre y del ambiente.

Este objetivo debe alcanzarse por medios que no impidan el desenvolvimiento de la industria y el comercio dentro de la Comunidad Andina”. De los textos transcritos, se desprende el mismo sustento que se evidencia en la Decisión 436. Del texto de la Resolución 630, no se desprende excepción alguna en relación con el registro de PQUA. En las generalidades se afirma, que el registro se otorgará a la sustancia que cumpla con los requisitos establecidos en la Decisión 436.

Es claro, que la Autoridad Nacional Competente debe realizar una evaluación y clasificación de riesgo ambiental, así como una evaluación y clasificación toxicológica. La Sección 2 establece los requisitos técnicos para el registro o revaluación de plaguicidas químicos de uso agrícola. Son el reflejo de los plasmados en el Anexo 2 de la Decisión 436.

Se determina la información requerida, así como los métodos recomendados para obtenerla. Dentro de los requisitos se encuentran datos relacionados con los efectos tóxicos y medioambientales del producto a registrar. Es de gran importancia que todos los PQUA, sin excepción alguna, cumplan con todos estos En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno y demás normas multilaterales.

Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración.

SEGUNDO: El artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece claramente las obligaciones de HACER por parte de los Países Miembros, ya que están obligados a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. También se refiere a las de NO HACER, ya que se comprometen a no adoptar medidas contrarias al Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino o medidas que de algún modo obstaculicen su aplicación.

TERCERO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

En consecuencia, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida GACETA OFICIAL de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

CUARTO: La Decisión 436 estableció el régimen armonizado para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola. Es un régimen comprensivo, que como ya se consideró, pretende regular el registro, manejo y uso de dichas sustancias químicas. Este sistema no admite excepciones ni regulaciones paralelas, ya que la normativa comunitaria abarca en todos sus aspectos la materia.

En este sentido, sería contrario a la norma comunitaria andina, la existencia de un registro alterno con requisitos diferentes, o la modificación unilateral de los mismos por parte de los Países Miembros.

QUINTO: La finalidad última de la Decisión 436, más allá de la regulación comercial y armonización formal del registro y control de plaguicidas, es la protección a la vida, a la salud y al medio ambiente. También es profundamente incuestionable, que la interpretación de cualquier disposición de la mencionada Decisión se debe realizar de conformidad con esta finalidad esencial.

SEXTO: Sin excepción alguna, todos los plaguicidas químicos de uso agrícola son objeto de regulación por la Decisión 436.

SÉPTIMO: Los plaguicidas utilizados indiscriminadamente en el agro, pueden producir graves alteraciones de la salud e incluso la muerte. El impacto en la salud puede ser de carácter teratogénico, mutagénico, neurotóxico, embriotóxico, carcinogénico, impedir la formación de trifosato de adenosina, intervenir en la reproduc- 04/08/2010 23.60 ción, y producir alteraciones patológicas a corto y largo plazo.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2003-0532, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 04/08/2010 24.60 PROCESO N° 09-IP-2010 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literales b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. Marca: “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativa). Proceso Interno N° 2005-00354. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 29 días del mes de abril del año dos mil diez. VISTOS: El Oficio N° 1957, de 29 de octubre de 2009, recibido en este Tribunal el 11 de diciembre de 2009, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la interpretación de los artículos 83 literales b) y e) y 113 inciso final de la Decisión 344, así como, de los artículos 136 literales b) y h); y, 172 inciso 2 de la Decisión 486, a fin de resolver el Proceso Interno N° 2005-00354. 1.

ANTECEDENTES Posteriormente, la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. presentó observación en base a su nombre comercial TELECOM y la marca registrada TELECOM (mixta) para distinguir productos y servicios de las Clases 09, 16, 35, 38 y 42. Mediante Resolución N° 28176, de 31 de octubre de 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio declara infundada la observación, concediendo el registro de DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) en la Clase 28 a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG.

Mediante Resolución N° 38203, de 26 de noviembre de 2001, se resuelve el recurso de apelación, confirmando el acto anterior, concediendo el registro de DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) en la Clase 28. 1.1. Las partes Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

El 16 de noviembre de 2005, la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. interpone acción de nulidad contra las Resoluciones N° 28176 y N° 38203. Tercero Interesado: DEUTSCHE TELEKOM AG. El 28 de noviembre de 2005, el Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda presentada por la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1.2.

Hechos relevantes 2.2. Fundamentos de la demanda a) Los hechos: El 16 de agosto de 1996, la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG presentó la solicitud de registro del signo DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) para amparar “juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deporte (no incluidos en otras clases)” de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. - La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. señala que la norma aplicable es el artículo 113 de la Decisión 344 ya que la Resolución N° 28176, de 2000 se profirió bajo su vigencia, por lo que habiéndose expedido el acto en vigencia de la Decisión 344, la prescripción de la acción de nulidad del acto administrativo demandado se debe someter a lo dis- GACETA OFICIAL puesto en el último inciso del artículo 113 (“podrán solicitarse en cualquier momento”) y no a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 172 de la Decisión 486 (“esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado ‘). - Es titular del nombre comercial TELECOM el cual cuenta con protección legal en Colombia desde su primer uso, de conformidad con el artículo 603 del Código de Comercio: “Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de depósito “ Asimismo, el artículo 605 del Código de Comercio señala que: “Se presume que el depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde la fecha de la publicación”.

TELECOM EN LIQUIDACIÓN tiene depositado ante la Superintendencia de Industria y Comercio el nombre comercial TELECOM que se encuentra en uso al menos a partir del 05 de febrero de 1973. El signo solicitado DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) en la Clase 28 es similar al grado de causar riesgo de confusión al nombre comercial TELECOM, siendo TELECOM un signo notorio y renombrado, de conformidad con el artículo 136 literal h) de la Decisión 486, debiéndose proteger dicha notoriedad del riesgo de dilución de la marca. 04/08/2010 25.60 2.3.2.

Fundamentos del tercero interesado: - DEUTSCHE TELEKOM AG señala que la denominación TELEKOM hace parte de su nombre. - La palabra TELECOM no es notoria ni puede ser apropiada de manera exclusiva por TELECOM EN LIQUIDACIÓN, ya que ello fue advertido por la misma Superintendencia en las resoluciones objeto de la demanda al expresar que al concederse el registro de las marcas TELECOM (mixta) base de la observación, no se otorgó el derecho de exclusividad sobre la expresión genérica TELECOM, toda vez que esta expresión en el mercado internacional es conocida como una expresión descriptiva para servicios de telecomunicaciones ya que es la abreviatura de la palabra “telecomunicaciones”. - El contrato de licencia de TELECOM EN Liquidación a favor de la actora COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. no se encuentra debidamente registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

En el presente caso, la norma aplicable es el artículo 172 de la Decisión 486, que cuenta con un término de prescripción de cinco (05) años contado a partir de la fecha de concesión del registro impugnado.

CONSIDERANDO: 2.3. Contestación a la demanda 2.3.1. La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que: - Es claro que la normativa aplicable al presente caso es la Decisión 486 y no la Decisión 344. - Los signos confrontados DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) y el nombre comercial TELECOM no arrojan confusión, ya que el signo solicitado está estructurado por quince letras cuya composición es diferente respecto del signo opositor TELECOM. - La notoriedad debe ser probada por quien la alega, en la oportunidad de presentar observaciones, lo cual no hizo la demandante.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, el Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 83 literales b) y e) y 113 inciso final de la Decisión 344, así como, de los artículos 136 literales b) y h) y 172 inciso 2 de la GACETA OFICIAL Decisión 486. Sin embargo, la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) en la Clase 28 fue el 16 de agosto de 1996, en vigencia de la Decisión 344, por lo que se interpretarán el artículo 83 literales b) y e); y, de oficio, los artículos 81, 83 literales a) y d) y 84 de la Decisión 344.

Que, el 16 de noviembre de 2005, la actora COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. interpone acción de nulidad en contra de dicho registro, en vigencia de la Decisión 486, por lo que se interpretarán, además, el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: 04/08/2010 26.60 Miembros siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error: (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Decisión 344 “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error: e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada: b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

DECISION 486 (…) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de GACETA OFICIAL cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

(…) DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…).” 04/08/2010 27.60

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sin embargo, la solicitud de registro del signo denominativo DEUTSCHE TELEKOM para identificar productos de la Clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza se presentó el día 16 de agosto de 1996, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Por ello, en el ámbito de la Propiedad Industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando, bien los requisitos de validez o bien los derechos conferidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el GACETA OFICIAL futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. Para el caso, se reitera que: ( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación -tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

(Proceso 39-IP-2003. marca: “& mixta”, publicado en la Gaceta Oficial N° 965, de 8 de agosto de 2003). A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo distintivo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro. 04/08/2010 28.60 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como, las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. Asimismo, debido a que la actora COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. interpone acción de nulidad en contra del registro del signo DEUTSCHE TELEKOM (denominativo), el 16 de noviembre de 2005, dicha acción se realizó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que dicha norma será la aplicable.

2. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. El artículo 81 de la Decisión 344, define a la marca y determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, estos son: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos.

La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro. Por otro lado, las etapas procesales que hayan sido ya cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales.

De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) se realizó en vigencia de la Decisión Jorge Otamendi sostiene respecto al carácter distintivo de la marca: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no GACETA OFICIAL 04/08/2010 29.60 tiene este poder identifica torio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Aires, 2002. p. 27). tagena, establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de conformidad con las normas de los Países Miembros, y respecto de los cuales pueda inducirse al público consumidor a error.

La susceptibilidad de representación gráfica, permite constituir una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Marco Matías Alemán dice que: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Alemán, Marco Matías. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.

Top Management: Bogotá. p. 77). 3. LA IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON NOMBRE COMERCIAL. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, el Tribunal considera pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos, ya que se alega la confusión entre el signo solicitado “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativo) con la marca registrada “TELECOM” y el nombre comercial “TELECOM”.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor.

Asimismo, el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Car- De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posibie confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: GACETA OFICIAL • La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y SIGNOS MIXTOS. En el presente caso, se deberá comparar el signo solicitado “DEUTSCHE TELEKOM” (v) y la marca registrada ‘’TELECOM’’ (mixta). Comparación entre signos denominativos compuestos y signos denominativos simples.

En fallos anteriores, este Tribunal ha sostenido que las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se 04/08/2010 30.60 subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, soportando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia. Así, ha citado a Pedro Breuer Moreno, quien manifiesta: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. (BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss). El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…)”.

En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, GACETA OFICIAL caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, marca: “BOLÍN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 677, de 13 de junio de 2001).

En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”). Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que es el caso de la marca solicitada, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP2001, marca: BOLIN BOLA, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el presente, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una efi- 04/08/2010 31.60 cacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.

(Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, marca: LUCKY CHARMS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1082, de 17 de junio de 2004, citando al Proceso 21-IP-98, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 398, de 22 de diciembre de 1998).

También, deberá tomarse en cuenta que al realizarse el cotejo entre un signo denominativo compuesto solicitado y un signo mixto se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá analizar si DEUTSCHE TELEKOM, al ser un signo denominativo compuesto es distintivo y si es confundible con el signo TELECOM (mixto).

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5. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. MARCAS DE FANTASÍA. los expedientes Nos: 16-IP-98, ya citado, 03IP-95, 04-IP-97 y 15-IP- 2002). En el presente caso, el signo solicitado “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativo) está compuesto por palabras en idioma alemán, por lo que este Tribunal considera pertinente tocar el tema de las palabras en idioma extranjero.

6. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

A juicio del Tribunal, “Las denominaciones de fantasía ( ) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta” (Proceso 16-IP98, caso “SAL TIN etiqueta”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 22 de diciembre de 1998).

A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes:” no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ( )”.

(Criterio vertido en la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, caso “Ol, YMPUS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 759, de 6 de febrero de 2002, y presente en las sentencias dictadas en En el presente caso, el tercero interesado, DEUTSCHE TELEKOM AG, menciona que TELECOM es una expresión genérica, toda vez que en el mercado internacional es conocida como una expresión que describe a los servicios de telecomunicaciones, ya que es la abreviatura de la palabra telecomunicaciones.

En consecuencia, el Tribunal considera pertinente tocar el tema de los signos conformados por palabras genéricas y descriptivas. Palabras descriptivas: La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido, que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir.

En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios. Palabras genéricas: Al respecto, este Tribunal ha señalado que: “ una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio”.

La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La marca denominativa conformada por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrada siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo.

Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas o descriptivas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el GACETA OFICIAL examen comparativo entre los signos confrontados. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras genéricas o descriptivas que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario.

Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras genéricas o descriptivas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras genéricas o descriptivas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser débiles. 7. NOMBRE COMERCIAL. SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA.

En el caso concreto, la demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. alega a su favor que es titular del nombre comercial TELECOM desde hace 38 años. En ese sentido, el Tribunal considera pertinente tocar el tema del nombre comercial, su protección y su prueba. El nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que: “Se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa”. 1 1 Proceso 145-IP-2004, sentencia de 25 de noviembre de 2004, marca: “BIMBO”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 04/08/2010 33.60 Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45-IP-98, marca: “IMPRECOL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 581, de 12 de julio de 2000). Este Tribunal también ha manifestado que: “( ) en consonancia con el Convenio de París (artículo 8), la Decisión 344 establece que la protección del nombre comercial se reconoce en los Países Miembros sin necesidad de depósito o registro; pero, conforme al artículo 128 de ésta, si una legislación interna contemplare un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del propio texto comunitario para el régimen de marcas, así como la reglamentación que al efecto establezca el respectivo País Miembro.

( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP98, ya citado). El Régimen Común de Propiedad Industrial, a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos marcarios que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores. La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, protege, como ya se indicó, al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

GACETA OFICIAL Asimismo, el juez consultante deberá prestar atención, al momento de resolver, que al nombre comercial se le aplican, en cuanto corresponda, las previsiones contempladas para las marcas. En este sentido, el titular tiene derecho al uso exclusivo del nombre comercial, pudiendo iniciar las acciones pertinentes contra quienes utilicen una marca idéntica o similar a su nombre comercial, y distinga los mismos productos o servicios o productos o servicios relacionados con su actividad económica.

8. EL SIGNO NOTORIO. SU PRUEBA. La demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. señala que su marca registrada y su nombre comercial TELECOM son signos notoriamente conocidos. En consecuencia, se abordará el tema del signo notorio y su prueba, conforme lo establecido por este Tribunal en la Interpretación Prejudicial Proceso 125-IP-2009, marca: “STARS” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1819, de 19 de abril de 2010. 04/08/2010 34.60 ca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido.

No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 2 Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores.

La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema: “( ) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 3 1. La marca notoriamente conocida. “( ) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada ( )”. 4 a. Concepto.

La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”.

(Proceso N° 114-IP-2003, marca: “EBEL INTERNATIONAL” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, quien ha difundido el signo distintivo en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos; por esto, esta circunstancia requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la 2 3 4 “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo mar- OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2002. Pág.255. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob. Cit. Pág.

32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág. 268. GACETA OFICIAL ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 5 b. Protección. La Normativa Comunitaria, protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada.

Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. 1. En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas. • El principio de especialidad. Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registrada.

En consecuencia, no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios. • El principio de territorialidad. Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad.

Ya no sólo, se protegen a los signos notorios en el País miembro donde se solicita la protección, sino que, se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el “comercio subregional” y “comercio internacional sujeto a reciprocidad”? 5 04/08/2010 35.60 ƒ Que sea notorio en el comercio internacional, sujeto a reciprocidad.

Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de la reciprocidad. 2. En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado.

La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.

Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. ƒ El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). ƒ El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. ƒ Que sea notorio en el comercio subregional.

Significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los países de la subregión. ƒ El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131. ƒ Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de GACETA OFICIAL 04/08/2010 36.60 los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;” La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).

Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al ries- GACETA OFICIAL 04/08/2010 37.60 go de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. nancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto). o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado.

Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. (…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría conso- Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Marca: “CAPITAN Z”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1452, de 10 de enero de 2007). GACETA OFICIAL c) La prueba de la notoriedad. La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso. De acuerdo con el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

En el caso concreto, de no probarse la notoriedad de la marca, se deberá analizar la conexión competitiva entre el signo solicitado en la Clase 28 y la marca registrada en las Clases 09, 16, 35, 38 y 42. 9. CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, el signo solicitado pretende distinguir productos de la Clase 28, mientras que las marcas se encuentran registradas en las Clases 09, 16, 35, 38 y 42, por tal razón, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

La doctrina de los autores Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, recoge algunos criterios que podrían conducir a establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, tales como: 04/08/2010 38.60 servicios de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos o servicios que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos o servicios que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto o servicio con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes o en ciertos servicios que se ofrecen. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos o servicios guardan también una aparente similitud. e) Mismos medios de publicidad.

Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos y los servicios. Si los mismos productos o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o dichos productos y/o servicios serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre los productos o servicios. Una relación entre los productos o servicios ofrecidos puede crear una conexión competitiva. e) Misma finalidad. a) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor.

Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos o Productos o servicios pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. GACETA OFICIAL

10. EL CONTRATO DE LICENCIA. La demandante COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. afirma que celebró un contrato de licencia con la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la licencia de uso de la marca, conforme lo establecido por este Tribunal en la Interpretación Prejudicial Proceso 13-IP-2009, marca: “ MARCEL FRANCE” (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1732, de 14 de julio de 2009: 04/08/2010 39.60 pectiva, acorde con el artículo 115 de la Decisión 344.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos. Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. Sobre los elementos del contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. “La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca), el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.

Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302.

Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”. La licencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El instrumento por medio del cual se plasma la licencia, es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último, se obliga al pago de una remuneración, la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).

La normativa comunitaria andina, no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 117, prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional res- (…) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca”.

(Proceso 30-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial Nº 475, de 1 de septiembre de 1999). GACETA OFICIAL 04/08/2010 40.60 La Oficina Nacional Competente, analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficia Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”.

(Proceso 29-IP-97, marca: “CUERO FLEX” (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 481, de 13 de septiembre de 1999). En el trámite de cancelación por no uso de una marca licenciada, el titular de la misma deberá probar el uso real y efectivo por parte del licenciatario; pero además de lo expuesto, deberá anexar prueba del registro del contrato de licencia, ya que es la única manera, tal y como se plasmó anteriormente, para que dicho contrato surta efectos frente a terceros, incluida la propia oficina de registro marcario; sólo así la sociedad en general puede tener la certeza de que el uso de la marca se está practicando por un tercero autorizado para ello; esto es de gran importancia, ya que está en juego la transparencia y la lealtad con que se desenvuelve el comercio de bienes y servicios.

No es lógico pensar, que ante el público consumidor el usuario de la marca sea uno y ante la administración otro.

11. LA NULIDAD DE MARCA BAJO LA DECISIÓN 486. Tomando en cuenta que a la fecha de la solicitud de nulidad del registro de la marca “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativa) se encontraba vigente la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal estima necesario referirse al artículo 172 de la referida Decisión. Sobre el particular, el Tribunal ha establecido en anterior providencia un paralelo entre las Decisiones 344 y 486: “Artículo 113 de la Decisión 344 Clases de nulidad Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad Hace referencia a una sola clase de nulidad La parte interesada.

De oficio por la autoridad nacional. No establece término de prescripción. Prescripción de la acción Causales de nulidad 6 La norma señala tres causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales.

Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486 Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio por la autoridad nacional competente. Para la nulidad relativa el interesado. Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los 6 artículos 134 primer párrafo, y 135 de la Decisión 486. Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

GACETA OFICIAL 04/08/2010 41.60 c) El registro se haya concedido de mala fe”. El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, resulta aplicable al caso por ser la norma vigente al momento de resolverse la acción de nulidad, y como sostiene el Tribunal “las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro marcario serán las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin perjuicio de que el juez nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deban atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión mencionada que exige examinar, al momento del fallo, si la causal alegada es o no aplicable”.

(Proceso 01-IP-2006, marca: OXIGENE (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial N° 1369, de 12 de julio de 2006). Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, que se relaciona con las causales de irregistrabilidad de los signos como marcas.

Dicha distinción tiene una finalidad procesal de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad relativa, que opera a los cinco años. El Tribunal ha manifestado anteriormente que: “La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que las causales por las que procede no se relacionan con derechos de terceros titulares de registros marcarlos o solicitantes prioritarios.

Se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 134, primer párrafo y 135, Y puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo”. (Proceso 1-IP-2006, ya citado). La nulidad relativa, por su parte, se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe.

Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo específico, de 5 años, tam- Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. bién puede ser ejercida por cualquier persona.

En efecto, de acuerdo a la citada normativa es la autoridad nacional competente la encargada de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada. Por tanto, en principio, el orden sustancial común aplicable a los supuestos de nulidad denunciados, será el vigente para la fecha de la solicitud correspondiente, esto es, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el caso concreto, yen el orden procesal, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual, en su artículo 172, primer y segundo párrafos, prevé que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135; y, decretará la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Por lo tanto, la nulidad procederá, en lo principal, si el signo ha incurrido en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El orden procesal aplicable al trámite de la demanda de nulidad será el vigente para la fecha en la cual ésta se interpuso, en este caso, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, no constituye GACETA OFICIAL aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de registro, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para el registro de la marca, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

En el presente caso, la solicitud de registro del signo DEUTSCHE TELEKOM (denominativo) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; por lo tanto, es la norma que debe aplicarse para analizar la registrabilidad del signo solicitado DEUTSCHE TELEKOM (denomi-nativo). Asimismo, debido a que la actora COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. interpone acción de nulidad en contra del registro del signo DEUTSCHE TELEKOM (denominativo), el 16 de noviembre de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dicha norma será la aplicable para el tema de la nulidad del registro. 2.

Un signo para ser registrado como marca debe reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Además, es necesario que la marca no esté comprendida en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 04/08/2010 42.60 4.

En la comparación de signos denominativos simples y compuestos, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte del signo denominativo compuesto, resultando que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando, de este modo, que el consumidor pueda caer en error.

Además, al cotejarse un signo denominativo compuesto y uno mixto se debe identificar cuál de estos elementos, si el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo va a suscitar en los consumidores.

Estos criterios deberán ser analizados por el Juez Consultante para determinar si la marca DEUTSCHE TELEKOM es suficientemente distintiva. 5. Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro. Ahora bien, de ser conocido su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. 6.

Al realizar el examen comparativo de signos que se encuentren conformados por palabras genéricas o descriptivas, éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, buscándose la distintividad en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras genéricas o descriptivas pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. 7.

La protección al nombre comercial se otorga por los Países Miembros sin que exista obli- GACETA OFICIAL gación de depósito o de registro, ya que sólo basta el uso real y efectivo en relación con la actividad económica o el establecimiento que distinga, porque es este uso el que permite al nombre comercial el consolidarse como tal y el mantener su derecho a la exclusividad.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro. 8.

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección especial y reforzada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

A pesar, de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, que basta por lo menos que lo sea en uno de los Países Miembros, para que goce de especial protección. Además, tal protección debe darse siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas. 9.

La regla de la especialidad señala, que bajo una denominación pueden recaer derechos autónomos de pertenecientes a distintos titulares, siempre que productos o servicios diferentes. En la comparación entre los produc- 04/08/2010 43.60 tos o servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos 10.

La licencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 117 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El instrumento que plasma la licencia es el contrato de licencia, por el cual, el licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra persona, denominada licenciatario; este último, se obliga al pago de una remuneración denominada regalía. El licenciante, conserva la titularidad sobre la marca.

El contrato de licencia, deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Decisión 344. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. La Oficina Nacional Competente, analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina y, en segundo lugar, si la marca licenciada, no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor. 11.

La acción de nulidad de un registro concedido, a efectos de privar la validez a un acto administrativo que de manera ilegal registró un signo causando perjuicios al titular de un nombre comercial o de una marca registrada y a los consumidores, se encuentra consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La nulidad relativa se genera cuando un registro de marca se hubiese concedido en contravención a las causales de irregistrabilidad consagradas en el artículo 136 o cuando éste se hubiese efectuado de mala fe. Aunque tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, quien debe ejercer la acción dentro de un plazo especí- GACETA OFICIAL 04/08/2010 44.60 fico, de 5 años, también puede ser ejercida por cualquier persona.

De acuerdo a la citada normativa es la autoridad nacional competente la encargada de declarar, de oficio o a solicitud de cualquier persona interesada. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Deberá, asimismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 31-IP-2010 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, primer párrafo, 135 literales b) y g), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-0191. Actor: SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ S.A. Marca: DIVINO NIÑO (mixta). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil diez, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 24 de marzo de 2010.

Demandante: SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ S.A. Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercera interesada: MARTHA AMPARO FONSECA FIERRO. GACETA OFICIAL III. DATOS RELEVANTES 04/08/2010 45.60 se indique el origen empresarial del producto. A.

HECHOS. (…) Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ, solicitó el 2 de septiembre de 2005 el registro como marca del signo mixto DIVINO NIÑO, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

La representación gráfica del signo es la siguiente: En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (…)” 4. La sociedad SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ, presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 5.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 35447 de 29 de octubre de 2007, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado y conceder el recurso de apelación. 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 557, de 31 de octubre de 2005, la señora MARTHA AMPARO FONSECA FIERRO presentó oposición. Argumentó que el signo solicitado es de todo el mundo católico y, por lo tanto, ninguna persona se lo puede apropiar. 3.

La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 31683 de 27 de septiembre de 2007, resolvió declarar fundada la oposición y negar el registro solicitado. Basó su decisión en lo siguiente: “El signo solicitado se compone de la expresión Divino Niño, y de la figura que lo representa.

Se trata de una imagen sagrada del catolicismo, a la que muchos devotos hacen sus plegarias, circunstancia que ha generado que su uso como marca se haya generalizado, con el ánimo de identificar productos tendientes a llevar a desarrollar la devoción. En ese sentido, tanto la imagen solicitada como la figura misma puede ser registrada siempre que cuente con elementos adicionales que le den distintividad, en tanto que es necesario que 7.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendecia de Industria y Comercio, mediante Resolución 44018 de 26 de diciembre de 2007, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado. 8. La sociedad SALESIANA INSPECTORÍA DE BOGOTÁ, interpuso ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del Derecho.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que el signo solicitado es distintivo. 2. Sostiene, que la solicitante tiene derecho al registro del signo, ya que ha impulsado la fe y devoción en el Divino Niño. Además, a través de su titularidad puede defender dicha imagen y evitar que terceros la utilicen de manera que atenten contra la moral y la fe cristiana.

GACETA OFICIAL C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. De conformidad con el Oficio No. 0027 de 14 de enero de 2010, expedido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, la Superintendencia de Industria y Comercio no contestó la demanda. b. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

De conformidad con el auto de 8 de septiembre de 2008, expedido por la Sección primera del Consejo de Estado, no se vinculó como tercera interesada a la señora MARTHA AMPARO FONSECA FIERRO. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 04/08/2010 46.60 tibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. (…) Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

(…)”. VI. CONSIDERACIONES. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: El Juez Consultante solicita la interpretación de los siguientes artículos: 134 y párrafo del artículo 135 de la Decisión 486.

A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. La distintividad como elemento esencial. En aras de determinar claramente las normas a interpretar, el Tribunal, de oficio, interpretará lo siguiente: Artículo 134, primer párrafo, y artículo 135, literal b). Asimismo, se interpretará el artículo 135, literal g), de la misma normativa.

B. Signos de uso común. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo mixto DIVINO NIÑO. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. DECISIÓN 486 A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

LA DISTINTIVIDAD COMO ELEMENTO ESCENCIAL. “(…) Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos suscep- Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado, de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas GACETA OFICIAL con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos: • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006.

Marca: “TRANSPACK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044. • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respeto de este tema ha expresado: 04/08/2010 47.60 “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009). GACETA OFICIAL B. SIGNOS DE USO COMÚN. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que el uso del signo solicitado es generalizado.

En este marco, es apropiado referirse a los signos de uso común en la conformación de signos marcarios. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales. Existen expresiones que el público consumidor normalmente usa para referirse a un producto o servicio y, en consecuencia, cualquiera haría inmediatamente la relación designación – producto / servicio. En este sentido, ningún competidor en el mercado podría adueñársela, ya que se estaría generando una posición de ventaja injusta frente a los otros.

Para determinar si una expresión es de uso común, se debe tener en cuenta los productos o servicios que se quiere amparar. Una palabra puede ser de uso común en una clase y no en otra; esto quiere decir que el análisis del juez consultante debe ser relativo a los productos o servicios respectivos. Ahora bien, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto DIVINO NIÑO es de uso común en la clase 16. 04/08/2010 48.60 PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para determinar si una expresión es de uso común, se debe tener en cuenta los productos o servicios que se quiere amparar. Una palabra puede ser de uso común en una clase y no en otra; esto quiere decir que el análisis del juez consultante debe ser relativo a los productos o servicios respectivos. El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo mixto DIVINO NIÑO es de uso común en la clase 16.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20080191, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL 04/08/2010 49.60 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 035-IP-2010 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “POMPY” (denominativa). Actor: COLOMBINA S.A. Expediente Interno: Nº 2008-00251. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 29 días del mes de abril del año dos mil diez. VISTOS: El Oficio Nº 0082, de 19 de enero de 2010, recibido en este Tribunal el 08 de febrero de 2010, mediante el cual, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2008-00251. 1.

Las Partes. Demandante: COLOMBINA S.A. Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: Las Sociedades GEMAZ INTERNATIONAL INC. y MEALS DE COLOMBIA S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes: 2.1 Hechos: El 07 de abril de 2006, la Sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. solicitó el registro del signo POMPY (denominativo) para distinguir produc- tos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 564, el 31 de mayo de 2006. La Sociedad COLOMBINA S.A. se opone al registro en base a sus marcas registradas PONKY (denominativa y mixta) en las Clases 29 y 30. Asimismo, GEMAZ INTERNATIONAL INC. se opuso en base a su marca registrada POMPIS (mixta) de la Clase 05.

El 22 de mayo de 2007, mediante Resolución Nº 14266, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro del signo solicitado POMPY (denominativo) a la Sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., declaró infundada la oposición formulada por COLOMBINA S.A. y decretó fundada la oposición de la Sociedad GEMAZ INTERNATIONAL INC., ya que el signo solicitado POMPY (denominativo) era confundible con la marca registrada POMPIS (mixta) al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, tomando en cuenta que, entre los productos de ambas clases, existe conexión competitiva.

Las Sociedades MEALS DE COLOMBIA S.A. y COLOMBINA S.A., presentaron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, en contra de la citada resolución, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones Nº 40053, de 29 de noviembre de 2007, y Nº 3706, de 12 de febrero de 2008, respectivamente, en el sen- GACETA OFICIAL tido de revocar la Resolución Nº 14266, de 22 de mayo de 2007.

En consecuencia, fueron declaradas infundadas las oposiciones de COLOMBINA S.A. y de GEMAZ INTERNATIONAL INC., y se concedió el registro de la marca POMPY (denominativa). 3. Fundamentos de la Demanda: La demandante COLOMBINA S.A. aduce lo siguiente: 04/08/2010 50.60 empresa MEALS DE COLOMBIA S.A. haya limitado los productos amparados por la marca propuesta a “paletas y helados comestibles”, pues ello no es suficiente para reducir las posibilidades de conexión competitiva.

Concluye aduciendo que, existe confundibilidad entre las marcas nombradas, y por tanto la expresión POMPY no goza de carácter de distintividad exigido en el artículo 134 de la Decisión 486. 4. Contestaciones a la demanda: Hubo una clara violación de los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486, señalando que la marca PONKY (denominativa y mixta) registrada previamente a su favor en las Clases 29 y 30, y el signo solicitado POMPY (denominativo), son similares a tal punto de crear confusión en los consumidores.

Indica la sociedad actora que el signo solicitado POMPY no contiene elementos distintivos, y carece de capacidad individualizadora y novedosa frente a la marca registrada PONKY, máxime si se tiene en cuenta que el grado de confundibilidad se debe a sus similitudes tanto ortográficas e ideológicas como fonéticas. La actora cita casos anteriores de confundibilidad marcaria resueltos por la División de Signos Distintivos de la SIC, así como, del INDECOPI del Perú. Asevera que las marcas en conflicto generan la misma impresión global y visual, toda vez que la adición de sílabas e intercambio de letras en el signo solicitado POMPY no le añade elemento de distintividad alguno frente a la marca registrada PONKY, puesto que comparten las mismas sílabas tónicas y vocales.

En ese sentido, considera que se incurre en causal de irregistrabilidad, al presentar semejanzas suficientes para inducir al consumidor al estado de confusión. Agrega que en la medida en que los signos confrontados POMPY y PONKY amparan productos comprendidos en la Clase 30, relativos a productos de confitería y azúcar, es indudable que éstos se destinan al mismo público consumidor, es decir, al público infantil, por medio de los mismos canales de distribución, comercialización, publicidad y mercadeo, pese a que la La Superintendencia de Industria y Comercio, argumenta lo siguiente: Para que se dé el denominado “Riesgo de confusión” que requiere la causal en estudio es preciso que concurran dos circunstancias: en primer lugar, debe existir identidad o semejanza de tipo visual, conceptual o fonético; y, en segundo lugar, es necesario verificar el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifican los signos en conflicto.

En el presente caso sólo se da uno de ellos, y ello no es suficiente para aplicar la causal de irregistrabilidad. En el presente caso, nos encontramos frente a marcas denominativas y mixtas, para lo cual se debe tener en cuenta que su comparación debe determinarse si en la marca mixta predomina el elemento verbal o el gráfico; de ser determinante el elemento denominativo, deberá procederse al cotejo de los signos; si por el contrario predomina el elemento gráfico, en principio, no habría lugar a confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

El signo cuyo registro se solicita no se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad de que trata el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues apreciados ambos signos confrontados, POMPY y PONKY, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues a pesar que éstos presentan una coincidencia en la partícula “PO” ubicada al comienzo de los signos, sus demás elementos ortográficos, permiten además una visualización y percepción diferente de los signos, una fonética disímil entre éstos, circunstancia que permitirá al consu- GACETA OFICIAL midor diferenciar los orígenes empresariales sin caer en riesgo de confusión. 04/08/2010 51.60 DECISIÓN 486 “(…) Agrega que, la marca registrada PONKY presenta una connotación conceptual diferente a la del signo solicitado, puesto que evoca la idea de “ponqués o ponquecillos”.

En cuanto a la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas cabe señalar que cada caso es independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional a determinado pronunciamiento. La Sociedad GEMAZ INTERNATIONAL INC como tercero interesado no contestó la demanda.

La Sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., como tercero interesado, argumentó que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, pues aunque ambos contienen las letras PO, esta fracción no es evocadora de ningún elemento que pueda dar origen a una posible similitud. Cabe resaltar que la marca registrada PONKY evoca la idea de “ponqués o ponquecillos”, mientras que el signo solicitado POMPY, al constituir una marca de fantasía, sin significado alguno, no evoca idea alguna en el público consumidor.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 04 de marzo de 2010. Que, el Consejo de Estado solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, este Tribunal considera pertinente interpretar sólo los artículos 134 y 136 literal a) de la mencionada Decisión. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: GACETA OFICIAL 04/08/2010 52.60

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. cisión 486 como elementos esenciales de una marca. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que la marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

De igual manera, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

(Proceso 010-IP-2008, marca: “TEC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1619, de mayo 16 de 2008). La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca: El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la De- El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

La característica de distintividad es fundamental para que todo signo sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

2. IRREGISTRABILIDAD POR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 20-IP2009, marca: COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN (denominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1730, de 9 de julio de 2009, emitido en la causa interna Nº 2005-0154.

Por otra parte, tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en GACETA OFICIAL disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo solicitado “POMPY” (denominativo) y las marcas registradas “PONKY” (denominativa y mixta).

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a la comparación entre marcas denominativas y entre denominativas y mixtas, ya que tienen relación directa con el caso concreto, debido a que el signo solicitado “POMPY” es de tipo denominativo y las marcas registradas “PONKY” son de tipo denominativo y mixto.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

En lo referente a la similitud general entre dos marcas, se deben observar los elementos semejantes existentes entre ellas, para percibir el riesgo de confusión. Es importante advertir que al comparar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo marcario, y prestará espe- 04/08/2010 53.60 cial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin descomponer o fraccionar sus partes.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captado el signo en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez consultante, aplicando los criterios expuestos, debe establecer el riesgo de confusión y asociación que pudiera existir entre los signos denominativos POMPY y PONKY, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo distintivo.

Respecto a la comparación entre marcas denominativas y mixtas, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

(Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La GACETA OFICIAL doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse siguiendo las reglas de la comparación entre signos denominativos, anteriormente determinadas. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

4. MARCAS DE FANTASÍA. En el presente caso, se debe analizar si el signo solicitado “POMPY” (denominativo) cuenta con un significado conocido por el público consumidor o, si, por el contrario, se trata de un signo de fantasía, por lo que es pertinente referirnos sobre el particular. Conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta 1”. 1 (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). 04/08/2010 54.60

5. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE DIFERENTES CLASES. En vista de que el signo “POMPY” (denominativo) fue solicitado para distinguir productos de la Clase 30 y que las marcas registradas “PONKY” (denominativa y mixta) distinguen productos de las Clases 29 y 30, corresponde analizar el tema de la conexión competitiva entre diferentes clases. Este Tribunal, también, exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 24-IP-2008, signo: CNH, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1635, de 24 de julio de 2008, emitida para la causa interna N°. 2003-00015, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Mismo género de los productos o servicios; (vii) Misma finalidad; (viii) Intercambiabilidad de los productos o servicios. En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. GACETA OFICIAL

6. AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO Y LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS. La sociedad demandante argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio, en casos semejantes, llegó a una conclusión muy diferente. De conformidad con lo anterior, es necesario referirse a la autonomía de las Oficinas de Registro Marcario. 04/08/2010 55.60 En relación con lo segundo, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad.

El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “En anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien se hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344. Sobre el tema se ha manifestado: El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 2 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: En relación con lo primero, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, marca: denominativa “MONARC-M”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007). 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a 2 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006 ya citado).

(Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2008, proferida dentro del proceso 22-IP-2008). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

A lo anterior se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. En virtud a lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 04/08/2010 56.60 PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo solicitado “POMPY” (denominativo) es similar a las marcas registradas “POMKY” (denominativa y mixta) y si estas similitudes son capaces de inducir a riesgo de confusión y/o de asociación al público consumidor.

TERCERO: En la comparación entre signos mixtos y denominativos, deberá tomarse en cuenta que, en principio, el elemento predominante del signo mixto será el denominativo, vista GACETA OFICIAL 04/08/2010 57.60 su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto, lo que no obsta para que, en algunos casos, por su tamaño, color y ubicación, el elemento gráfico pueda ser el decisivo.

Si resultare que el elemento predominante de la marca mixta es el gráfico, en principio, no existirá posibilidad de confusión en relación con una marca denominativa. En caso de que el elemento predominante del signo mixto sea el denominativo, el cotejo deberá hacerse siguiendo las reglas de comparación de los signos denominativos. En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo “POMPY” y la marcas “PONKY” (denominativa y mixta) aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

CUARTO

QUINTO: Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta.

Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

OCTAVO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Debiéndose recalcar que el sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Actividad ésta, que aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO GACETA OFICIAL Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA 04/08/2010 58.60 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 04/08/2010 59.60 GACETA OFICIAL 04/08/2010 60.60 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú