PROCESO 62-IP-2010 — Andean Community

PROCESO 62-IP-2010 Interpretación prejudicial del artículo 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal e) y 150 de la misma Decisión. Actor: ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA.

Marca: “FIGURATIVA”. Expediente Interno N° 2004-0368. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil diez. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de nueve (9) de junio de 2010. 1. Antecedentes 1. Las partes La parte demandante es: la sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA.

La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El tercero interesado es: la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. 2. Actos demandados La sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA, solicita que se declare la nulidad de las resoluciones administrativas Nos. 12170 de 26 de abril de 2002 y 29520 de 21 de octubre de 2003, mediante las cuales se concede el registro del signo “FIGURATIVO” a favor de la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. 3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 10 de abril de 2001, la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. solicitó el registro del signo “FIGURATIVO” para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con reivindicación del color azul. 2.

La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 510 de 27 de noviembre de 2001. 3. No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro. 4. El 26 de abril de 2002, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 12170, por medio de la cual resolvió conceder el registro del signo “FIGURATIVO” para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de PFIZER PRODUCTS INC. sin incluir la reivindicación del color azul contenida en la solicitud del registro. 5.

El 30 de septiembre de 2002, la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. interpuso solicitud de revocatoria directa en contra de la Resolución No. 12170, a efectos de que “se revoque parcialmente el artículo 1 de la resolución 12170 de 26 de abril de 2002 con el fin de modificarla en el sentido de anotar la reivindicación de colores como fueron inscritos dentro de esta solicitud”. 6.

El 21 de octubre de 2003, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 029520, por medio de la cual consideró procedente la corrección solicitada, revocando, en consecuencia, el artículo primero de la Resolución No. 12170, incluyendo “se reivindica especialmente el color azul”, y confirmando en sus demás partes a dicha Resolución. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA, solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Las cuestionadas resoluciones son nulas y, en general, todo el trámite administrativo (…) desde su publicación en la GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COLOMBIANA (…) está viciado de nulidad procesal absoluta por incongruencia de lo pedido frente a lo publicado y de lo publicado frente a lo concedido, como quiera que ni la solicitud ni la marca concedida a registro corresponden a lo publicado.

Dicho de otra manera, se pidió el registro de una marca figurativa (dibujo) en un color determinado, se publicó la solicitud de registro de una marca figurativa (dibujo) incolora y se concedió el registro de una marca figurativa (dibujo) con reivindicación del color azul (…)”. - La accionada “Omitió dar cabal publicidad a la solicitud de registro de marca que se le presentó, pues, se solicitó el registro de dos figuras reivindicando el color azul y se publicó la solicitud de dos figuras incoloras o sin reivindicación de color”.

“De hecho, concedió el registro de una marca diferente a la que publicó como solicitada, pues, finalmente concedió el registro de las figuras con reivindicación del color azul, violando, (…) las reglas del debido proceso y del trámite de registro de marcas”. - “El mismo peticionario del registro advierte que la Resolución 12170 no es congruente con la solicitud y solicita modificarla”, y que la Superintendencia “(…) en lugar de corregir su error y ordenar de nuevo su publicación para darle publicidad al acto, pero, sobretodo, para que cualquier tercero pudiere oponerse a dicha solicitud, de manera garrafalmente errada decide simplemente conceder el registro solicitado con la reivindicación del color azul, afectando gravemente los derechos de todos los terceros que podrían válidamente haberse opuesto si hubiesen sabido que se reivindicaba el color azul y no simplemente que se trataba de unas figuras sin ninguna reivindicación”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “no existe impedimento legal para que la oficina nacional competente frente a una solicitud presentada por los interesados, pueda proceder a la corrección de un error material (…)”. - “(…) esta Superintendencia no encontrando que se vulnerara derecho alguno, otorgó el registro de la marca denominativa en cuestión, (…) teniendo en cuenta que, la solicitud de registro de la marca figurativa en debate, tramitada bajo el expediente No. 01-85008, cumplía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, (…) se concluyó que no había ninguna causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro”. d) Tercero Interesado La sociedad PFIZER PRODUCTS INC., considerada como tercero interesado, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la solicitud de registro de la marca marca (sic) TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE EN LA FORMA ROMBOIDE DE UNA TABLETA DE COLOR AZUL cumplió con todos los requisitos formales requeridos para su publicación, la que fue realizada en la Gaceta de la Propiedad Industrial (…)”. - El artículo 145 que la demandante alega como violado “se aplicó a cabalidad en el proceso de registro de la marca de Pfizer.

La norma ordena la publicación de la solicitud una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de forma, con lo cual la Administración cumplió. Como se observa en el texto de la norma, ésta no establece requisitos específicos de la publicación”. - “(…) la publicación de la solicitud de registro de Pfizer está regulada por las normas citadas de la Decisión 486 y el Decreto 2591 de 2000, que se aplicaron correctamente en este caso”. - La marca solicitada a registro “se publicó tal como se publican las marcas que reivindican colores, lo cual jamás ha impedido que terceros se opongan.

(…) la marca no consiste en el color azul; consiste en la combinación resultante de una forma particular de una tableta y su color. Cualquier persona que hubiera visto la publicación de la marca y haya considerado que la misma podría encontrarse incursa en causal de irregistrabilidad, hubiera podido revisar la solicitud en el expediente administrativo, y tuvo la oportunidad de presentar oposición”. - “(…) aún cuando la marca se publicara más de una vez, ninguna de las publicaciones habría mostrado la marca en color azul, que es el único elemento que, por razones técnicas, no aparece en el extracto de la solicitud”.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 9 de junio de 2010. 2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación del artículo solicitado y, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal e) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

(…) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. ( ) Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos. - Clases de signos: Distinción entre signos figurativos y tridimensionales; - Prohibición de registro de colores; - Del procedimiento de registro: La publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

El principio de complemento indispensable. El examen de registrabilidad y debida motivación.

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS: marcas figurativas y marcas tridimensionales La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. Tomando en cuenta que en el proceso interno la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. solicitó el registro del signo “FIGURATIVO” para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y que la misma sociedad, al momento de contestar la demanda plateada por la sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA, expresa que “(…) la solicitud de registro de la marca marca (sic) TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE EN LA FORMA ROMBOIDE DE UNA TABLETA DE COLOR AZUL cumplió con todos los requisitos formales requeridos para su publicación, la que fue realizada en la Gaceta de la Propiedad Industrial (…)”, el Tribunal estima adecuado referirse a las marcas figurativas y tridimensionales.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”.[1] Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.

En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Las Marcas Tridimensionales. A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas, gráficas o mixtas-, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicará enseguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, ó en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa un lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica.

Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 33-IP-2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema marcario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo ausente en esta normativa.

En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a “formas usuales de los productos o de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate” como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca. De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabilidad; y la Decisión 311 al señalar estas causales en su artículo 72, literal b).

Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen relación los artículos 57 de la Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344, Capítulo III DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES. Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así: En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.

(…)”. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional.

Esta referencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el proceso 88-IP-2004. “Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”.[2] Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto “las formas externas tridimensionales” como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.

Así lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones anteriores a la 486, al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81-IP-2000, 31-IP-2003 y 113-IP-2003; pues ha señalado sobre la marca tridimensional lo que se transcribe a continuación: “Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (…)”. (….) “Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel).

En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional”. (Sentencia dictada en el Proceso 23-IP-98, del 27 de octubre de 1998, caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998).

3. PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE COLORES. En el presente caso, se pretende registrar el signo “FIGURATIVO” con reivindicación del color azul, en consecuencia de ello, el Tribunal estima adecuado referirse a este tema. Al respecto, la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos.

De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, (conforme al literal e) del artículo 134 que establece “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores”) al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad, pues, v. gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al color de que se trate, puede afirmarse su registrabilidad.

4. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO: LA PUBLICACIÓN DEL EXTRACTO DE LA SOLICITUD EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta lo siguiente: i) La sociedad PFIZER PRODUCTS INC. solicitó el registro del signo “FIGURATIVO”, con reivindicación del color azul. ii) La sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA, en su escrito de demanda argumentó que “Las cuestionadas resoluciones son nulas y, en general, todo el trámite administrativo (…) desde su publicación en la GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COLOMBIANA (…) está viciado de nulidad procesal absoluta por incongruencia de lo pedido frente a lo publicado y de lo publicado frente a lo concedido, como quiera que ni la solicitud ni la marca concedida a registro corresponden a lo publicado.

Dicho de otra manera, se pidió el registro de una marca figurativa (dibujo) en un color determinado, se publicó la solicitud de registro de una marca figurativa (dibujo) incolora y se concedió el registro de una marca figurativa (dibujo) con reivindicación del color azul (…)”; y, que la accionada “Omitió dar cabal publicidad a la solicitud de registro de marca que se le presentó, pues, se solicitó el registro de dos figuras reivindicando el color azul y se publicó la solicitud de dos figuras incoloras o sin reivindicación de color”.

La norma ordena la publicación de la solicitud una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de forma, con lo cual la Administración cumplió. Como se observa en el texto de la norma, ésta no establece requisitos específicos de la publicación”. El Tribunal estima adecuado referirse al procedimiento de registro de un signo como marca: la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

El artículo 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina expresa lo siguiente: Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación[3]. La norma comunitaria no establece la manera en la que debe efectuarse el proceso de publicación, sin embargo, se entiende que debe haber una congruencia obvia entre lo que se solicita a registro y lo que se publica, a efectos de cumplir con un principio básico de toda actuación y permitir que terceros interesados puedan oponerse al registro del signo tal como ha sido solicitado a registro y presentar sus alegatos.

Es decir, el extracto de la solicitud de registro marcario que se publica en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena debe tener una relación lógica, una igualdad con lo que se solicitó a registro. La idea de publicar “hacer notorio o patente, por televisión, radio, periódicos o por otros medios, algo que se quiere hacer llegar a noticia de todos, (…) hacer patente y manifiesto al público, (…) difundir por medio de la imprenta o de otro procedimiento cualquiera un escrito, una estampa, etc.“[4], no tiene otro fin sino aquel de permitir que se divulgue la solicitud de un registro marcario y permitir que terceros interesados presenten sus oposiciones al registro correspondiente y hagan valer sus derechos.

La sociedad PFIZER PRODUCTS INC., considerada como tercero interesado, en su contestación a la demanda, expresa que “(…) la publicación de la solicitud de registro de Pfizer está regulada por las normas citadas de la Decisión 486 y el Decreto 2591 de 2000, que se aplicaron correctamente en este caso”, en tal virtud, es pertinente referirse al Principio de Complemento Indispensable.

El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”[5], según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”.[6] En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias ente el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional.

Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

En consecuencia de ello, el País Miembro sólo podría haber regulado el tema de la publicación de las solicitudes de registro marcario cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio. Finalmente, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad y debida motivación” desde que la sociedad actora ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA, argumentó que la Superintendencia “(…) en lugar de corregir su error y ordenar de nuevo su publicación para darle publicidad al acto, pero, sobretodo, para que cualquier tercero pudiere oponerse a dicha solicitud, de manera garrafalmente errada decide simplemente conceder el registro solicitado con la reivindicación del color azul, afectando gravemente los derechos de todos los terceros que podrían válidamente haberse opuesto si hubiesen sabido que se reivindicaba el color azul y no simplemente que se trataba de unas figuras sin ninguna reivindicación”; y, que la Superintendencia de Industria y Comercio alegó, al respecto, que “(…) esta Superintendencia no encontrando que se vulnerara derecho alguno, otorgó el registro de la marca denominativa en cuestión, (…) teniendo en cuenta que, la solicitud de registro de la marca figurativa en debate, tramitada bajo el expediente No. 01-85008, cumplía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, (…) se concluyó que no había ninguna causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro”.

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” [7] Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquélla impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[8] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Debida motivación La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. [9] En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Las marcas se clasifican en denominativas, gráficas y mixtas, y a esta clasificación se agrega la forma externa con tres dimensiones que constituye el signo tridimensional, de acuerdo al criterio aceptado por la Jurisprudencia Comunitaria Andina.

Es decir, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa un lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica. 3. Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. 4.

Un color puro o secundario aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. A contrario sensu, pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados, siempre que ésta no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad. 5. El extracto de la solicitud de registro marcario que se publica en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena debe tener una relación lógica, una igualdad con lo que se solicitó a registro.

La idea de publicar no tiene otro fin sino aquel de permitir que se divulgue la solicitud de un registro marcario y permitir que terceros interesados presenten sus oposiciones al registro correspondiente y hagan valer sus derechos. 6. Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquélla, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados. 7.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: • Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. • Es autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2004-0368, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995.

Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. [2] BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 240. [3] El artículo 138 expresa que “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: a) el petitorio; b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; c) los poderes que fuesen necesarios; d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París”. [4] DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición. Tomo II. 2001. p. 1865. [5] Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las normas de clausura. Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas, que éstas “tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos”.

“NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS”. Disponible en Internet: http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket=iAxcO%2FcGINQ%3D&tabid=9724 &language=ca-ES [6] Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA. [7] Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. [9] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998.

G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.