Año XXVII - Número 1873 Lima, 8 de setiembre de 2010 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 59-IP-2010.- Proceso 66-IP-2010.- Proceso 68-IP-2010.- Proceso 75-IP-2010.- Proceso 49-IP-2010.- Proceso 62-IP-2010.- Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales e) y f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Marca: GRANHELADO (mixta).

Actor: sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. Proceso interno Nº 2007-0315 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 150 de la mencionada Decisión, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “CHICKEN NUGGETSAURIOS” (mixta). Actor: EMBUTIDOS Y CONSERVAS DE POLLO S.A. Expediente Interno: Nº 2005-00294 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: “LA HORMIGUITA” (mixta). Actor: KARAON EXPORT S.A. Proceso interno Nº 2003-00237 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: LOST (mixta).

Actor: sociedad LOST INTERNATIONAL, LLC. Proceso interno Nº 2006-00050 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 17, 21 y 22 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: AGUSTÍN SANSANO SANZ. Patente: “PANEL DE MADERA MOLDURADA PARA RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS”. Expediente Interno Nº 1924-95-L.Y.M. Interpretación Prejudicial del artículo 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal e) y 150 de la misma Decisión. Actor: ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA. Marca: “FIGURATIVA”. Expediente Interno N° 2004-0368 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/09/2010 2.60 PROCESO 059-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales e) y f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Marca: GRANHELADO (mixta).

Actor: sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. Proceso interno Nº 2007-0315. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve días del mes de junio del año dos mil diez. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 135 literales e) y f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 20070315;

El auto de 29 de abril de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad GRAND HELADO LTDA. b) Hechos. 1. El 3 de agosto de 2005, la sociedad GRAND HELADO LTDA. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo GRANHELADO (mixto), para distin- guir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 556 de 30 de septiembre de 2005. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. sobre la base de sus marcas CREM HELADO (nominativa y mixta) registradas para distinguir productos de las Clases 29 y 30 y servicios de las Clases 42 y 43;

CREM HELADO LA MAGIA EXISTE (mixta); y, CREM HELADO MOMENTOS MÁGICOS (mixta), ambas registradas para distinguir productos de la Clase 30. 3. Por Resolución Nº 05794 de 28 de febrero de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro como marca del signo GRANHELADO (mixto).

Contra dicha Resolución, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. interpuso Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación. 4. El Recurso de Reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 09220 de 30 de marzo de 2007, confirmó la Resolución impugnada. 5. El Recurso de Apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 13340 de 11 de mayo de 2007, confirmó la Resolución Nº 05794.

De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. en su escrito de demanda presenta los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha violado el artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado “evidentemente informa respecto a datos esenciales del correspondiente producto (…)” toda vez que “claramente se nos está indicando que tales comestibles son ‘GRANDES HELADOS’ ó es un ‘GRAN HELADO’ describiendo TANTO EL PRODUCTO A DISTINGUIR COMO UNA CARACTERÍSTICA ESENCIAL DE LOS ARTÍCULOS A DISTINGUIR POR EL MENCIONADO SIGNO (…)”. 2.

La parte gráfica no es suficiente para dar distintividad al signo solicitado pues “SU PARTE ESENCIAL, SUSTANCIAL Y SOBRESALIENTE ES GENÉRICA Y DESCRIPTIVA DEL PRODUCTO (…)” ya que “‘gran’ hace referencia a una de las características del producto y a su vez ‘helado’ se refiere al nombre del producto (…)”. Por lo tanto, el signo solicitado “constituye un signo sin fuerza distintiva, pues a pesar de estar acompañado de un diseño, este gráfico no lo hace suficientemente distintivo, al ser un diseño casi imperceptible en nada distintivo”. 3.

También, se ha violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado y concedido es “similarmente confundible con la marca ‘CREM HELADO’ previamente registrada y vigente en nuestro país, para las clases 29, 30, 42 y 43 Internacionales”, lo cual acredita “el derecho de exclusividad que tiene mi representada sobre el signo ‘CREM HELADO’ (…)”. 4.

En primer lugar “la marca ‘GRANHELADO’ es CASI IDÉNTICA al signo ‘CREM HELADO’ y en segundo lugar la marca solicitada a registro pretende distinguir los mismos productos que distinguen las marcas previamente registradas por mi representada y comprendidas dentro de la clase 30 internacional, lo que hace que el riesgo de confusión sea EVIDENTE”. 5.

Los signos en conflicto “despiertan una impresión de conjunto muy similar, resultando semejantemente confundibles (…) en razón a que la marca solicitada a registro ‘GRAN HELADO’ IMITA y REPRODUCE el elemento sustancial, esencial y predominante de la marca previamente registrada, CAUSANDO CONFUSIÓN (…) al solicitar y equivocadamente conceder un signo muy similar y casi 08/09/2010 3.60 idéntico, que evidentemente incide en una grave semejanza visual, ortográfica, fonética y conceptual, causando efectos de error, confusión y asociación entre los consumidores (…)”. 6.

Los signos en conflicto distinguen productos de la misma Clase 30 y respecto a los productos de la Clase 29 y servicios de las Clase 42 y 43 se produciría conexión competitiva”. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2.

El signo solicitado “cumple con los requisitos legales exigidos y (…) tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘GRANHELADO’ (mixta) (solicitada) frente a ‘CREM HELADO’ (registradas) y ‘CREM HELADO MOMENTOS MÁGICOS’ y ‘CREM HELADO LA MAGIA EXISTE’ no se presentan similitudes entre las mimas (…)”. 3.

Efectuado el examen en conjunto de los signos en conflictos éstos “no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico, ortográfico y fonético suficientemente distintivos adicionando a ello la diferencia conceptual (…)”. 4. Por lo tanto se debe descartar “la confusión visual, ya que los dos signos cotejados no presentan la misma secuencia en la estructura vocálica de la palabra y la longitud de la palabra es completamente diferente (…) hay que agregar que, la pronunciación de las marcas fundamento de las oposiciones es diferente a ‘GRANHELADO’ (…).

En consecuencia, la percepción sonora o auditiva que ambas marcas generan es completamente diferente”. 5. “(…) los signos confrontados no presentan semejanzas entre sí y pueden coexistir pacíficamente en el mercado (…). GACETA OFICIAL La sociedad GRAND HELADO LTDA., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda esgrimiendo los siguientes argumentos: 1.

No se violó el artículo 135 literales e) y f) de la Decisión 486 ya que el signo GRANHELADO “no es una denominación genérica (…)” y que si se aplican los criterios expuestos en la demanda “la marca CREM HELADO sería entonces también genérica (…).” 2. “La marca mixta registrada GRANHELADO, debe ser definida como aquellas que se conocen con el nombre de EVOCATIVAS (…) evoca en la mente del consumidor el concepto de HELADO (…)”. 3.

La marca GRANHELADO (mixta) cumple con todos los requisitos para su registro, razón por la cual dicho registro le fue concedido. 4. No se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que los signos en conflicto “pueden coexistir en el mercado sin causar confusión en el consumidor (…)” pues “Si partimos del análisis de confundibilidad entre las dos marcas, encontraremos que cualquier consumidor podría diferenciar CREM HELADO y GRANHELADO, porque cada una tiene signos que la diferencian”. 5.

Agrega que, entre los signos en conflicto no hay confusión gráfica, fonética ni conceptual. 6. Los actos acusados emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio fueron ajustados a derecho.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 135 literales e) y f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez 08/09/2010 4.60 Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo GRANHELADO (mixto) fue el 3 de agosto de 2005, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo expresamente solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 135 literales e) y f) y 136 literal a); y, conforme a la normativa comunitaria, de oficio, se interpretará el artículo 134 de la misma Decisión; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

GACETA OFICIAL f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. 1. La marca y los requisitos para su registro. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple con- 08/09/2010 5.60 tenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. GACETA OFICIAL La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el ori- 08/09/2010 6.60 gen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo GRANHELADO (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos simples y denominativos compuestos. Comparación entre signos mixtos. En vista de que el signo solicitado para registro GRANHELADO es un signo mixto y que los signos sobre la base de los cuales se presenta la demanda son unos denominativos y otros mixtos, el Tribunal considera oportuno referirse a los signos denominativos y a los signos mixtos y su comparación. Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquéllos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). GACETA OFICIAL Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Comparación entre signos mixtos y denominativos. Comparación entre signos mixtos. En el caso de realizarse el cotejo entre un signo mixto solicitado y un signo denominativo y otro mixto ya registrados, que incluyan en su parte denominativa elementos compuestos, como ocurre en el presente caso, se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). En ese sentido, el Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en 08/09/2010 7.60 algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410 de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. mixta). En el caso de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto y que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.

(Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082 del 17 de junio de 2004, marca: LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta)).

El juez consultante deberá tomar en cuenta que en el caso concreto los signos opositores son denominativos compuestos y por lo tanto deberá aplicar la jurisprudencia transcrita en lo que sea aplicable al caso, es decir, deberá analizar si el elemento denominativo compuesto del signo opositor le da suficiente distintividad frente al signo solicitado y por lo tanto no se produciría riesgo de confusión en el público consumidor.

Comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante de los signos mixtos es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: En la comparación entre signos denominativos, ya sean simples o compuestos, el Tribunal, GACETA OFICIAL sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 08/09/2010 8.60 3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica.

Reglas para efectuar el cotejo marcario. En el presente caso, se controvierte el posible riesgo de confusión y/o de asociación entre los signos en conflicto, solicitado: GRANHELADO (mixto) y registrados: CREM HELADO (nominativa y mixta); CREM HELADO LA MAGIA EXISTE (mixta); y, CREM HELADO MOMENTOS MÁGICOS (mixta), por lo que, el Tribunal analizará el tema correspondiente.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

GACETA OFICIAL En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre 08/09/2010 9.60 los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la GACETA OFICIAL 08/09/2010 10.60 comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). componer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin des- 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre los signos en conflicto.

Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 4. Signos genéricos. En vista de que en el proceso interno se debate el hecho de que si los signos en conflicto son genéricos o contienen elementos genéricos en su composición, el Tribunal considera oportuno referirse al tema.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, consi- GACETA OFICIAL derando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 917 de 10 de abril de 2003, marca: TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBESA S.A.). Al respecto el Tribunal ha expresado, “( ) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca.

(Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan.

En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Con base a esta jurisprudencia, el Juez solicitante deberá determinar si la marca GRANHELADO (mixta), resultaría genérica o no con relación a los productos que distingue. Además, deberá analizar si los signos sobre la base de los cua-les se presentó la demanda están conformados por elementos genéricos o de uso común y proceder en consecuencia al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad. 5.

Signos descriptivos. De igual manera, en el proceso interno, se debate si los signos en conflicto son descriptivos de los productos y servicios para los cuales están registrados o para los cuales se los pretende registrar, por lo tanto, el Tribunal interpretará lo referente a los signos descriptivos. 08/09/2010 11.60 Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas por no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.

De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

El Tribunal en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTIFRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). GACETA OFICIAL 08/09/2010 12.60 6. Signos evocativos. ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133-IP-2009, aprobado el 25 de febrero de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa)”. Las partes alegan que los signos en conflicto son evocativos de los productos y servicios distinguidos por ellos, razón por la cual, el Tribunal considera oportuno referirse al tema.

Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere el carácter de evocativo. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 92-IP2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o se uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos (…). Cosa distinta 7. Marca débil. Por otro lado se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”.

(Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). Por lo tanto, en el caso concreto, el juez consultante, deberá prestar atención al hecho de que si los signos en conflicto están compuestos por una palabra genérica o de uso común y proceder en consecuencia. 8. Conexión competitiva.

Se abordará el tema de la conexión competitiva, en vista de que los signos en conflicto están destinados a amparar productos y servicios de diferentes Clases de la Nomenclatura Oficial, de esta manera, el signo solicitado GRANHELADO (mixto) pretende distinguir productos de la Clase 30, mientras que los signos sobre la base de los cuales se presenta la oposición están destinados a: CREM HELADO (nominativa y mixta) productos de las Clases 29 y 30 y servicios de las Clases 42 y 43;

CREM HELADO LA MAGIA EXISTE (mixta); y, CREM HELADO MOMENTOS MÁGICOS (mixta), ambos para productos de la Clase

30. GACETA OFICIAL Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 08/09/2010 13.60 Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. (Proceso 09IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

Como se dijo supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a servicios. En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo GRANHELADO (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, cuando se trate de un signo mixto comparado con otro signo mixto y con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del GACETA OFICIAL mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Si el elemento preponderante de los signos mixtos es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.

Si el elemento predominante de los signos mixtos es la parte gráfica, en principio, no habrá riesgo de confusión.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos.

QUINTO: Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o 08/09/2010 14.60 figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

SEXTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

SÉPTIMO: Los signos evocativos sugieren ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que buscan distinguir en el mercado transmitiendo a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o el servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen la función distintiva de la marca y en consecuencia son registrables.

OCTAVO: Se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva.

NOVENO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes clases de productos y servicios, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2007-0315, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

GACETA OFICIAL 08/09/2010 15.60

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 66-IP-2010 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 150 de la mencionada Decisión, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “CHICKEN NUGGETSAURIOS” (mixta). Actor: EMBUTIDOS Y CONSERVAS DE POLLO S.A. Expediente Interno: Nº 2005-00294. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 16 de junio del año dos mil diez. 2. Determinación de los hechos relevantes: VISTOS: El 11 de marzo de 2003, EMBUTIDOS Y CONSERVAS DE POLLO, S.A. solicitó el registro como marca del signo CHICKEN NUGGETSAURIOS (mixto) para distinguir productos cárnicos congelados, embutidos, huevos, salchichas, jamonada elaborada a base de pollo y pollos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Oficio Nº 0866, de 20 de abril de 2010, recibido en este Tribunal el 22 de abril de 2010, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2005-00294. 1.

Las Partes. Demandante: EMBUTIDOS Y CONSERVAS DE POLLO S.A. Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: KOKORICO S.A. 2.1 Hechos: El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 534, de 28 de noviembre de 2003. Contra dicha solicitud de registro se opuso PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA en base a la marca registrada DINO NUGGETS (denominativa) de la misma Clase 29.

Mediante Resolución Nº 13982, de 25 de junio de 2004, se declaró infundada la oposición presentada por PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA, sin embargo, se denegó de oficio, el registro solicitado, por ser GACETA OFICIAL confundible con la marca KOKORISAURIOS (denominativa) registrada a favor de KOKORICO S.A para amparar productos de la Clase 29.

Mediante Resolución Nº 28832, de 25 de noviembre de 2004, se resuelve el recurso de reposición confirmando la resolución anterior. Mediante Resolución Nº 8981, de 27 de abril de 2005, se resuelve el recurso de apelación confirmando la resolución anterior, agotándose así la vía gubernativa. 3. Fundamentos de la Demanda: El actor EMBUTIDOS Y CONSERVAS DE POLLO, S.A. argumentó la demanda en lo siguiente: El signo solicitado CHICKEN NUGGETSAURIOS (mixto) no es confundible con la marca KOKORISAURIOS (denominativa) registrada a favor de KOKORICO S.A. En el presente caso, los elementos gráficos de la etiqueta tienen una mayor relevancia que el elemento denominativo, debido al tamaño, color y colocación de las figuras en la etiqueta.

El signo solicitado se encuentra compuesto por dos palabras: CHICKEN y NUGGETSAURIOS, ésta última de fantasía, siendo erróneo que la Superintendencia de Industria y Comercio descomponga el signo solicitado en tres palabras. 4. Contestaciones a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: El signo solicitado CHICKEN NUGGETSAURIOS (mixto) es confundible con la marca KOKORISAURIOS (denominativa) registrada a favor de KOKORICO S.A., habida cuenta que ambos signos confrontados comparten las dos últimas sílabas “SAURIOS”, siendo dicho elemento el más distintivo de la marca registrada.

Además, el signo solicitado al contener las expresiones CHICKEN y NUGGET es susceptible de crear confusión sobre el origen empresarial de los productos. El tercero interesado, KOKORICO S.A. señaló lo siguiente: 08/09/2010 16.60 El signo solicitado CHICKEN NUGGETSAURIOS (mixto) es confundible con la marca KOKORISAURIOS (denominativa) registrada a su favor, ya que el signo solicitado reproduce en su totalidad la parte final de la marca registrada KOKORISAURIOS (denominativa), lo cual la hace confundible al punto de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 09 de junio de 2010. Que, siguiendo lo solicitado por el Consejo de Estado, se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Además, este Tribunal considera pertinente interpretar, de oficio, el artículo 150 de la mencionada Decisión. Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores;

GACETA OFICIAL d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…). Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…). Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. 08/09/2010 17.60 La jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido en anteriores fallos que marca es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

De igual manera, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

(Proceso 010-IP-2008, marca: “TEC”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1619, de mayo 16 de 2008). Los elementos constitutivos de una marca: El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. GACETA OFICIAL 08/09/2010 18.60 La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Para determinar la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

2. IRREGISTRABILIDAD POR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Con base en jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Para determinar si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado CHICKEN NUGGETSAURIOS (mixto) y la marca registrada KOKORISAURIOS (denominativa), el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 04 de octubre de 2004).

Sobre el riesgo de confusión y/o asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.” (Proceso 70-IP-2008, marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

El Tribunal ha diferenciado entre: “la semejanza” y “la identidad”, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP-2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador o usuario a adquirir un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurispru- GACETA OFICIAL dencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En consecuencia, el Tribunal con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica.- se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética.- se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica.- se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 2.1. Reglas para realizar el cotejo marcario.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace 08/09/2010 19.60 en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.

En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. El Tribunal considera necesario examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas con parte denominativa compuesta, ya que tienen relación directa con el caso concreto, debido a que el signo solicitado CHICKEN NUGGETSAURIOS es de tipo mixto con parte denominativa compuesta y la marca registrada KOKORISAURIOS es denominativa.

Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: “sugestivas” que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y “arbitrarias” que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Es así que, dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más pala- GACETA OFICIAL bras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, caso “BOLIN BOLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002). De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 08/09/2010 20.60 • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

4. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. En el presente caso, el signo solicitado CHICKEN NUGGETSAURIOS (mixto) está compuesto por las palabras CHICKEN y NUGGET, del idioma inglés, por lo que este Tribunal considera pertinente tocar el tema de las palabras en idioma extranjero. En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común, por lo que correspondería considerarlas como de “fantasía” y, por lo tanto, procede el registro como marca de la denominación de que se trate.

Por otro lado, la denominación en idioma extranjero no será registrable, si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

5. LAS MARCAS DE FANTASÍA. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: La actora EMBUTIDOS Y CONSERVAS DE POLLO S.A., argumenta que el signo solicitado contiene la palabra de fantasía NUGGETSAURIOS. GACETA OFICIAL Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores.

Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003). 08/09/2010 21.60 co cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

6. PALABRAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS. La Superintendencia de Industria y Comercio afirmó que el signo solicitado está compuesto por el término irregistrable CHICKEN, pues es genérico. En este marco, es apropiado referirse a las palabras genéricas y de uso común en la conformación de signos marcarios.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genéri- Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando1. 1 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. GACETA OFICIAL El Juez Consultante, por lo tanto, debe determinar en primer lugar si el signo solicitado CHICKEN NUGGETSAURIOS (mixto) en su conjunto es genérico o de uso común en relación con los productos de la clase 29 y, si esto no es así, debe determinar si las palabras CHICKEN y NUGGETSAURIOS son en su conjunto registrables. 08/09/2010 22.60 ceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 2 Asimismo, en anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características sobre el examen de registrabilidad, las cuales deben se tomadas en consideración. Sobre el tema se ha manifestado: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 3 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:

7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA EL REGISTRO MARCARIO. Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio denegó de oficio el registro del signo solicitado CHICKEN NUGGETSAURIOS (mixto), el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad y debida motivación”. 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. El artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso (sic) se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del pro- 2 3 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

GACETA OFICIAL pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Debida motivación La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 4 En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que deniega el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

En virtud a lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos 4 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 08/09/2010 23.60 o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Se prohíbe que se registren como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. El Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación.

TERCERO: En la comparación entre el signo solicitado CHICKEN NUGGETSAURIOS (mixto) y la marca registrada KOKORISAURIOS (denominativa), el Juez Consultante deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico, prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse, de conformidad con las reglas para la comparación entre signos GACETA OFICIAL denominativos descritas en la presente providencia.

CUARTO: Los signos conformados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. Por otro lado, la denominación en idioma extranjero no será registrable, si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos.

QUINTO

SEXTO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas, se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas.

El Juez Consultante debe determinar en primer lugar si el signo solicitado CHICKEN NUGGETSAURIOS (mixto) en su conjunto es genérico o de uso común en relación con los productos de la clase 29 y, si esto no es así, debe determinar si las palabras CHICKEN y NUGGETSAURIOS son en su conjunto registrables.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, 08/09/2010 24.60 motivado y autónomo. Debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que deniega el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 08/09/2010 25.60 PROCESO 068-IP-2010 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134, 146 y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: “LA HORMIGUITA” (mixta). Actor: KARAON EXPORT S.A. Proceso interno Nº 2003-00237. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 16 días del mes de junio del año dos mil diez. Mediante Resolución Nº 27798, de 29 de agosto de 2001, se declaró infundada la oposición presentada y se otorgó el registro solicitado.

VISTOS: Mediante Resolución Nº 38444, de 28 de noviembre de 2002, se resuelve el recurso de reposición confirmando la resolución anterior. La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2003-00237.

El auto de 09 de junio de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal. Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: KARAON EXPORT S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. b) Hechos El 28 de diciembre de 2000, C.I. PRODITEXCO S.A. solicitó el registro como marca del signo LA HORMIGUITA (mixto) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 501, de 28 de febrero de 2001. Contra dicha solicitud de registro se opuso KARAON EXPORT S.A. en virtud de que es titular en Panamá de las marcas ORMIGA y ORMIGUITA. Mediante Resolución Nº 102, de 14 de enero de 2003, se resuelve el recurso de apelación confirmando la resolución anterior, agotándose así la vía gubernativa. c) Fundamentos jurídicos de la demanda El actor KARAON EXPORT S.A. argumentó la demanda en lo siguiente: - Es titular en Panamá de las marcas ORMIGA y ORMIGUITA por lo que debió aplicarse el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, a fin de denegar el registro solicitado, toda vez que dicho Convenio Internacional rige en Colombia desde 1936. - Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: - Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. - No se puede aplicar a favor de la demandante la protección consagrada en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

GACETA OFICIAL 08/09/2010 26.60 - No se puede aplicar a favor de la demandante la protección consagrada en la Decisión 486, ya que Panamá no es un País Miembro de la Comunidad Andina. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: - Interpone excepción de fondo al no haberse presentado en debida forma las pretensiones de la demanda ya que no se demandaron como unidad jurídica completa todos los actos administrativos a través de los cuales se concedió el registro de la marca LA HORMIGUITA a favor de la solicitante. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

CONSIDERANDO: e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500).

Que, el 28 de diciembre de 2000, C.I. PRODITEXCO S.A. solicitó el registro como marca del signo LA HORMIGUITA (mixto) en la Clase 25, es decir, en plena vigencia de la Decisión 486. Por lo tanto, este Tribunal considera pertinente interpretar, de oficio, los artículos 134, 146 y 147 de la Decisión 486. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. a) las palabras o combinación de palabras; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposi- GACETA OFICIAL ción, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.

(…)”.

1. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO FRENTE A NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL. Si bien el tema de la prevalencia del Derecho Comunitario Andino no es controvertido directamente en el caso concreto, este tema será abordado por el Tribunal en vista de que la demandante KARAON EXPORT S.A. alega la aplicación de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

El Acuerdo de Cartagena, en su artículo primero, sostiene que los objetivos y los valores sociales que presiden el proceso de integración Subregional se orientan a “(…) promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano … Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad Subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros (…) Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión (…)”. 08/09/2010 27.60 “El principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el Principio de la “Supremacía del Derecho Comunitario”, el mismo que encuentra su apoyo en otros, como los de: “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario”, “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el ordenamiento comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.

En efecto, el Tribunal ha manifestado “En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo ( )”.

(Proceso 1-IP96, publicado en la Gaceta Oficial Nº 257, de 14 de abril de 1997). Aclarándose que dentro del ordenamiento interno se encuentran los Tratados y convenios suscritos por el País Miembro en materia internacional. En lo relativo al compromiso de los Países Miembros con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “Al suscribir el Acuerdo GACETA OFICIAL de Cartagena, por medio del cual se puso en marcha el proceso de integración inicialmente (…) los países firmantes adquirieron un compromiso de carácter internacional que trasciende los principios y características del derecho internacional tradicional, puesto que a más de respetar y cumplir las cláusulas establecidas en el referido Acuerdo se obligaron, dentro del marco de los principios y características propios del derecho comunitario, a cumplir con el ordenamiento jurídico que se establecía a partir del Tratado Constitutivo y que se estructuraba además, sobre la base de las normas jurídicas supranacionales que se iban generando por los distintos organismos comunitarios ( )”.

(Proceso 7-AI-98, publicado en la Gaceta Oficial N° 490, de 4 de octubre de1999). En virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios.

De allí que la Comunidad, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo.

2. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca dice: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”.

Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo- 08/09/2010 28.60 nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar GACETA OFICIAL en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, del 25 de abril de 2006). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado LA HORMIGUITA (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistra- 08/09/2010 29.60 bilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3. DE LAS OPOSICIONES: PROCEDIMIENTO Y LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR OPOSICIONES EN LA COMUNIDAD ANDINA. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina disciplina un procedimiento que atribuye al interesado legítimo, una vez admitida y publicada la solicitud de registro del signo como marca, la posibilidad de hacer oposición fundamentada a dicha solicitud, por una sola vez y dentro de los treinta (30) días siguientes a su publicación, y de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten sus alegatos.

En el caso de existir oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante y éste tendrá la posibilidad, dentro de los treinta (30) días siguientes, de hacer valer sus alegatos y pruebas, así como de pedir también un plazo adicional para la presentación de pruebas, de acuerdo al artículo 148 de la mencionada Decisión. En la Decisión 486 se distinguen dos situaciones para las oposiciones que son: 1.

De acuerdo al artículo 146, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar oposición. En este caso, el Tribunal ha considerado que estarán provistas de interés legítimo para presentar oposición, el titular de una marca ya registrada o de un signo solicitado con anterioridad para registro en el territorio del País Miembro donde surge el conflicto marcario. 2.

De acuerdo al artículo 147, también tendrá legítimo interés para presentar oposiciones en cualquiera de los Países Miembros, el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

En este último caso para que prospere esta oposición es necesario que el opositor demuestre su interés real y efectivo en el mercado del País Miembro donde está interponiendo la oposición. La forma de demostrar este interés es solicitar el registro de la marca al momento de interponer la oposición. Lógicamente esta oposición se presentará dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación. GACETA OFICIAL 2.1.

Si la oposición se basa en una marca ya registrada en cualquiera de los Países Miembros, la oficina nacional competente podrá denegar el registro del signo solicitado. Esta facultad constituye una discrecionalidad reglada de la oficina nacional competente, quien después de hacer el examen de registrabilidad entre el signo solicitado a registro y la marca registrada con fundamento en la cual se presentaron las oposiciones y, tomando en cuenta el riesgo de confusión o de asociación, concederá o negará el registro solicitado. 2.2.

En el caso de que la oposición se base en una solicitud de registro previamente solicitada en cualquiera de los Países Miembros, lo que conlleva la obligación de solicitar el registro en el País en el que presenta la oposición, se suspenderá el registro del signo solicitado con posterioridad por la otra parte hasta que se resuelva el registro del signo opositor.

Igual que en el caso anterior, es una facultad discrecional reglada de la oficina nacional competente, conceder o negar el registro de los signos, basándose en un examen de registrabilidad. Una vez identificada la circunstancia que dio origen a la oposición y cumplido lo que se indica precedentemente el trámite continúa, es decir, una vez presentada la oposición se corre traslado al solicitante para que en término de treinta (30) días, si lo estima conveniente, presente sus argumentaciones y pruebas.

Este término puede ser ampliado por una sola vez, por treinta (30) días más. Vencido este plazo, o sin que se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad y concederá o negará el registro. El Tribunal considera que “El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposi- 08/09/2010 30.60 ción”. (Proceso 153-IP-2004, marca: HERBAMIEL mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº de 1172, de 7 de marzo de 2005). El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los treinta (30) días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones y, en consecuencia, la oficina nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca. El Tribunal observa que la existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.

(Proceso 16-IP-2003, marca: CONSTRUIR Y DISEÑO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 916, de 2 de abril de 2003). El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En consecuencia, a la luz de la doctrina y la jurisprudencia citada, el Juez Consultante deberá considerar el sentido y alcance que resulta de la presente interpretación de la norma contenida en el artículo 150 de la Decisión 486 en lo que fuere aplicable al caso concreto. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

GACETA OFICIAL En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: La prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el ordenamiento comunitario, ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero. En consecuencia, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prevalece sobre la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado LA HORMIGUITA (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

TERCERO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).

En todo caso, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro 08/09/2010 31.60 donde haya formulado la oposición, que se traduce en la solicitud de registro en éste, del signo que se viene tramitando en el País Miembro y que es el fundamento de la oposición. La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no oposiciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 08/09/2010 32.60 PROCESO 075-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: LOST (mixta). Actor: sociedad LOST INTERNATIONAL, LLC. Proceso interno Nº 2006-00050. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 16 días del mes de junio del año dos mil diez VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2006-00050;

El auto de 09 de junio de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: SOCIEDAD LOST INTERNATIONAL, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: señor Germán Bernal. b) Hechos El 06 de junio de 2003, la sociedad LOST INTERNATIONAL, LLC, solicitó el registro de la marca LOST (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 535, el 30 de diciembre de 2003.

El 12 de febrero de 2004, el señor Germán Bernal, presentó oposición en contra de la solicitud de registro en base a la marca LOFT (denominativa) previamente registrada para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución Nº 26645, de 27 de octubre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado LOST (mixto).

Ante lo cual el señor Germán Bernal interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 7221, de 11 de abril de 2005, y confirmó la resolución impugnada. El recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución Nº 26122, de 10 de octubre de 2005, y dispuso la revocación de la resolución impugnada y denegó el registro del signo solicitado LOST (mixto). c) Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante, SOCIEDAD LOST INTERNATIONAL, LLC., aduce lo siguiente: Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al negar el registro del signo LOST (mixto), por cuanto el mismo cumple con los requisitos para conceder el registro de la marca.

En ese sentido, sostiene que el signo solicitado cumple con la función principal de ser distintivo para individualizar el producto que representa. El signo solicitado LOST (mixto), está conformado por elementos que gráfica, conceptual y fonéticamente lo distinguen de la marca registrada LOST (denominativa). GACETA OFICIAL Se violó el artículo 135, literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que se desconoció que el signo solicitado LOST (mixto) es lo suficientemente distintivo respecto a la marca registrada LOFT (denominativa).

Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por cuanto no existen semejanzas que generen confusión directa o indirecta, entre el signo solicitado LOST (mixto) y la marca registrada LOFT (denominativa). Aunque se presente conexión competitiva entre los productos identificados, existen diferencias desde el punto de vista ideológico y conceptual, pues las palabras LOST y LOFT son del idioma inglés y son usadas frecuentemente, por lo tanto sus contenidos conceptuales son diferentes.

Fonéticamente la letra “S” del signo LOST es un fonema de carácter alveolar, y la letra “F” de la marca LOFT es un fonema de carácter labiodental, lo que lleva a la conclusión de que ambas palabras son articuladas de forma diferente y no exista riesgo de que el público consumidor sea inducido a error. Desde el punto de vista ortográfico, existen elementos suficientemente diferentes, lo que impide que se presente confusión en cuanto al producto identificado y al origen empresarial.

El aspecto gráfico del signo solicitado LOST (mixto), posee características especiales no convencionales como el diseño especial de la vocal “O”, aportando una forma de pelota con un aro alrededor, el cual posee un elemento de distintividad y originalidad, frente a la marca registrada LOFT (denominativa). d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, argumenta lo siguiente: Al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados LOST (mixto) y LOFT (denominativo), resulta indudable que presentan semejanzas en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, lo cual genera confusión en el público consumidor. 08/09/2010 33.60 La diferencia en las letras “S” y “F”, no es factor suficiente de diferenciación, más cuando el consumidor fácilmente puede intuir que se trata de una marca previamente registrada, lo cual implica la reproducción de la misma, lo cual generaría una forma de riesgo de confusión o de asociación. Entre los signos en disputa existen semejanzas que llevarían al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos.

El signo solicitado LOST (mixto) se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los signos confrontados presentan semejanzas del orden gráfico, ortográfico y fonético, por lo que no pueden convivir pacíficamente en el mercado, pues inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicios a los consumidores que se verían expuestos a la confusión. El tercero interesado, señor Germán Bernal, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

GACETA OFICIAL Que, la solicitud de registro como marca del signo LOST (mixto) fue presentada el 06 de junio de 2003, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. 08/09/2010 34.60 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso se realizará una interpretación prejudicial con base en una aplicación jurisprudencial al caso concreto:

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, emitido para la causa interna N°. 200300119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo solicitado LOST (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS, RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN, SIMILITUDES ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA Y REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 20-IP- GACETA OFICIAL 2009, marca: COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1730, de 9 de julio de 2009, emitido en la causa interna Nº 2005-0154.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes ortográfica, fonética e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo solicitado LOST (mixto) y las marca registrada LOFT (denominativa).

3. COMPARACIÓN ENTRE UN SIGNO MIXTO Y UNO DENOMINATIVO. En el caso de la comparación de un signo denominativo y uno mixto, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 195-IP2006, signo: UBS (nominativo), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, emitido para la causa interna Nº 2004-0196, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre el signo solicitado LOST (mixto) y la marca registrada LOFT (denominativa), deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: 08/09/2010 35.60 C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Al respecto, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha establecido los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación entre marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos anteriores, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.

“( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria y, prestará especial atención, al criterio que señala: que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. GACETA OFICIAL En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “LOST” (mixto) y la marca registrada “LOFT” (denominativa), aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. En el presente caso, los signos confrontados “LOST” (mixto) y “LOFT” (denominativo) son palabras que se encuentran en idioma inglés). Este Tribunal Comunitario, solicita al Honorable Consejo de Estado de la República de Colombia, que en lo relativo a los signos en idioma extranjero, consulte y aplique en lo que sea pertinente, la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 17-IP-2007, signo: DU MONT (mixto), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1500, de 21 de mayo de 2007, emitido para la causa interna: 2004-0376.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al solicitarse su registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de un vocablo genérico, descriptivo o de uso común, el signo no será registrable.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo “LOST” (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. 08/09/2010 36.60 SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión y/o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo LOST (mixto) es similar a la marca registrada LOFT (denominativa) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión y/o de asociación al público consumidor.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad de un signo mixto con un signo denominativo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pu- GACETA OFICIAL 08/09/2010 37.60 dieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: munidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que al solicitarse su registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro.

Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de un vocablo genérico, descriptivo o de uso común, el signo no será registrable. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Co- Isabel Palacios L. SECRETARIA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA PROCESO 49-IP-2010 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 17, 21 y 22 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Actor: AGUSTÍN SANSANO SANZ. Patente: “PANEL DE MADERA MOLDURADA PARA RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS”. Expediente Interno Nº 1924-95-L.Y.M. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil diez. aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 14 de abril de 2010.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador. 1.

ANTECEDENTES VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 4 de marzo de 2010, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1.

Las partes La parte demandante es: el señor AGUSTÍN SANSANO SANZ. GACETA OFICIAL La parte demandada la constituye: el señor DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 1.2. Actos demandados El señor AGUSTÍN SANSANO SANZ plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: - No. 022-95 DPI.DP, de 14 de febrero de 1995, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la cual se negó la solicitud de patente de invención para el “PANEL DE MADERA MOLDURADA PARA RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS”. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 6 de octubre de 1993, el señor AGUSTÍN SANSANO SANZ presentó solicitud de patente de invención para el “PANEL DE MADERA MOLDURADA PARA RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS”. - La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 346 del mes de noviembre de 1993. - La Dirección de Propiedad Industrial, mediante Acta No. 037 de 17 de agosto de 1994, designa como perito al ingeniero Raúl Estrada Albuja para que realice un estudio de la memoria descriptiva y de las reivindicaciones. - El 16 de septiembre de 1994, mediante Oficio No. 011825, se corre traslado del informe pericial al solicitante para que presente las argumentaciones correspondientes a la falta de novedad y nivel inventivo. - El 5 de diciembre de 1994, el señor AGUSTÍN SANSANO SANZ impugnó el informe del perito y presentó nuevas reivindicaciones. - El 14 de febrero de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 022-95 DPI.DP mediante la cual se negó 08/09/2010 38.60 la solicitud de patente de invención para el “PANEL DE MADERA MOLDURADA PARA RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS” por no cumplir los requisitos de novedad y nivel inventivo establecidos en los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 y archivar la solicitud con el expediente formado. b) Escrito de demanda El señor AGUSTÍN SANSANO SANZ solicita la nulidad del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) un nuevo método que rompe con la tradición y que, mediante medios muy sencillos, consigue importantes ventajas frente al estado anterior de la técnica, debe considerarse inventivo”. - “(…) el hecho de que el nuevo método, a pesar de evidentemente implicar ventajas importantes no haya sido desarrollado antes, debe constituir un claro indicio de que dicho método implica una ACTIVIDAD INVENTIVA”. - “(…) como se desprende de la Resolución (…), ese funcionario no ha considerado el método reivindicado en las reivindicaciones presentadas con la réplica al Informe Pericial, sino que basó su rechazo en la reivindicación originalmente presentada es decir, la reivindicación que definía el panel.

Esto parece deberse a que, en la opinión del Director Nacional de Propiedad Industrial, la nueva reivindicación correspondiente al método representa una ampliación de la solicitud”. c) Contestaciones a la demanda El Director Nacional de Propiedad Industrial, en su contestación a la demanda, deduce las siguientes excepciones: - “NIEGO, PURA, SIMPLE Y LLANAMENTE los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda planteada”. - “LEGALIDAD Y VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA”.

Y concluye indicando que no se cumplen las características que dan patentabilidad a una invención y que los métodos para fabricar paneles utilizando listones moldurados que se pegan a una base flexible son tradicionales y, por lo tanto, no son novedosos. GACETA OFICIAL El Jefe de Control y Revisión de Juicios de la Procuraduría General del Estado y delegado del señor Procurador General del Estado, en su contestación a la demanda, deduce las siguientes excepciones: - “Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”. - “(…) legitimidad del acto administrativo impugnado”. - “Nulidad procesal por omisión de las solemnidades sustanciales (…)”. - “Caducidad del derecho del actor y prescripción de la acción (…)”.

CONSIDERANDO: 08/09/2010 39.60 la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, los artículos 17, 21, 22 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DECISIÓN 313 Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; CAPÍTULO I Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 14 de abril de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83, 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, se considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 313, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente para el “PANEL DE MADERA MOLDURADA PARA RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS”, fue presentada el 6 de octubre de 1993, en vigencia de DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN SECCIÓN I REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes de invención a las creaciones susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventivo.

Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

También se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique. (…) Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona GACETA OFICIAL 08/09/2010 40.60 del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. vaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.

Artículo 5.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”. PRIMERA. Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión”. DECISIÓN 344 DISPOSICIONES TRANSITORIAS SECCIÓN III

3. CONSIDERACIONES DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES “Artículo 17. El peticionario podrá modificar su solicitud pero la modificación no podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: SECCIÓN IV - La norma comunitaria en el tiempo; - Concepto de invención; - Los requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial; - Trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de patentabilidad; las reivindicaciones en la solicitud de patente; - La modificación de la solicitud de patente.

DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Artículo 21. Admitida la solicitud de la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El peticionario podrá requerir en cualquier momento, antes de la publicación, la transformación de su solicitud a otra modalidad de la propiedad industrial, para proteger el mismo objeto.

Artículo 22. Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las obser- Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el GACETA OFICIAL principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior”.

(MOUCHET, Carlos. “INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278). 08/09/2010 41.60 cación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior…”.

(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.2 Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” 1 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procedimental se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su apli- 1 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de otorgamiento de la patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente.

Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal 2 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. En este contexto, la solicitud relativa al otorgamiento de la patente para el “PANEL DE MADERA MOLDURADA PARA RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS”, fue presentada el 6 de octubre de 1993, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es ésta la norma aplicable al presente caso, en la parte sustancial, en tanto que el proceso se efectuó en vigencia de la Decisión 344, por tanto es ésta la norma aplicable en la parte procesal, y, en tal virtud, el Tribunal interpretará los artículos 17, 21 y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 08/09/2010 42.60 de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente.

Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal. Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento, la norma se refiere como creación, sea patentable, a saber: a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial.

3.2. CONCEPTO DE INVENCIÓN a) Novedad de la Invención La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 3 En el presente caso, el Director Nacional de Propiedad Industrial denegó el otorgamiento de la patente de invención argumentando que la misma carece de los requisitos de novedad y de nivel inventivo, en tal virtud, el Tribunal considera adecuado referirse al tema de la novedad de la invención. Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 4 Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

3.3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: El artículo 1 de la Decisión 313 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea 3 4 OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina.

“La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 5 “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pre5 ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. GACETA OFICIAL tendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.

“( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente” 6. 08/09/2010 43.60 luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 313.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo” 7.

Todo ello, desde 6 7 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 8 b) Nivel Inventivo En el presente caso, el Director Nacional de Propiedad Industrial denegó el otorgamiento de la patente de invención argumentando que la misma carece de los requisitos de novedad y de 8 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998.

Publicada en G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL nivel inventivo, en tal virtud, el Tribunal considera adecuado referirse al tema del nivel inventivo. Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 313 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 9 9 Proceso N° 12-IP-98.

Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 08/09/2010 44.60 Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 313, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquéllo que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”.

Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 10. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”. 11 c) Aplicación Industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser 10 11 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S) -3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN13–ILO”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 313. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

3.4. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE Requisitos formales; examen de forma La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos. La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”. 12 La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior.

Requisitos para la solicitud de patentes de invención El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito. 12 ÁLVAREZ, Alicia. Como obtener una patente.

En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103. 08/09/2010 45.60 La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, la cual es un requisito de forma que no puede ser omitida en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “… en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos … Pero … que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”. 13 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente…”, en cambio, “… las reivindicaciones que recaen sobre una activi- 13 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”.

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p.

99. GACETA OFICIAL 08/09/2010 46.60 dad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. 14 del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. 3.5. MODIFICACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto Asimismo, se debe tener en consideración que: “Cuando el solicitante presenta más de una reivindicación, el examinador debe analizar la novedad y el nivel inventivo de cada una de aquellas, pudiendo determinar que una o algunas no cumplen con dichas características, y así, conceder parcialmente una patente de invención” 15.

Tomando en cuenta que el señor AGUSTÍN SANSANO SANZ presentó nuevas reivindicaciones, al momento que impugnó el informe del perito, según el cual se alegaba la falta de novedad y nivel inventivo; y, que el demandante argumentó que “(…) como se desprende de la Resolución (…), ese funcionario no ha considerado el método reivindicado en las reivindicaciones presentadas con la réplica al Informe Pericial, sino que basó su rechazo en la reivindicación originalmente presentada es decir, la reivin-dicación que definía el panel.

Esto parece deberse a que, en la opinión del Director Nacional de Propiedad Industrial, la nueva reivindicación correspondiente al método representa una ampliación de la solicitud”, es pertinente referirse a las modificaciones a la solicitud de patente. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 17 de la Decisión 344.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver: 1. ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? 15 14 SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Ponencia 139-IP-2006, de 4 de octubre de 2006.

Patente: “RECIPIENTES DE SEPARACIÓN PARA DIRIGIR EL ANÁLISIS DE AGLUTINACIÓN DE LAS CÉLULAS SANGUÍNEAS Y FORRO O REVESTIMIENTO TUBULAR PARA PREVENIR CONTAMINACIONES”. GACETA OFICIAL 2. ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado dentro del proceso 21-IP-2000 que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” 08/09/2010 47.60 be implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”. 16 En consecuencia, si se presentaran nuevas reivindicaciones, ello supondría una ampliación de la solicitud de patente de invención. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.

En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso.

De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto este Tribunal ha expresado “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no de- 16 Proceso 25-IP-2002, sentencia de 8 de mayo del 2002.

Publicado en Gaceta Oficial Nº769, de 24 de mayo del 2002. Patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

La solicitud relativa al otorgamiento de la patente para el “PANEL DE MADERA MOLDURADA PARA RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS”, fue presentada el 6 de octubre de 1993, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es ésta la norma aplicable en la parte sustancial, en tanto que el proceso se efectuó en vigencia de la Decisión 344, por tanto es ésta la norma aplicable en la parte procesal. 2.

El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente. 3. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza. 4.

La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 5.

El artículo 4 de la Decisión 313 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel 08/09/2010 48.60 inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad “, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado. 6.

Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 7. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. 8.

Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 1924-95L.Y.N., deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO GACETA OFICIAL 08/09/2010 49.60 Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 62-IP-2010 Interpretación prejudicial del artículo 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal e) y 150 de la misma Decisión. Actor: ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA. Marca: “FIGURATIVA”. Expediente Interno N° 2004-0368. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos mil diez.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de nueve (9) de junio de 2010. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes La parte demandante es: la sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA. La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. El tercero interesado es: la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. 1.2. Actos demandados La sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA, solicita que se declare la nulidad de las resoluciones administrativas Nos. 12170 de 26 de abril de 2002 y 29520 de 21 de octubre de 2003, mediante las cuales se concede el registro del signo “FIGURATIVO” a favor de la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 10 de abril de 2001, la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. solicitó el registro del signo “FIGURATIVO” para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, con reivindicación del color azul. 2.

La mencionada solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 510 de 27 de noviembre de 2001. GACETA OFICIAL 3. No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro. 4. El 26 de abril de 2002, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 12170, por medio de la cual resolvió conceder el registro del signo “FIGURATIVO” para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de PFIZER PRODUCTS INC. sin incluir la reivindicación del color azul contenida en la solicitud del registro. 5.

El 30 de septiembre de 2002, la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. interpuso solicitud de revocatoria directa en contra de la Resolución No. 12170, a efectos de que “se revoque parcialmente el artículo 1 de la resolución 12170 de 26 de abril de 2002 con el fin de modificarla en el sentido de anotar la reivindicación de colores como fueron inscritos dentro de esta solicitud”. 6.

El 21 de octubre de 2003, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 029520, por medio de la cual consideró procedente la corrección solicitada, revocando, en consecuencia, el artículo primero de la Resolución No. 12170, incluyendo “se reivindica especialmente el color azul”, y confirmando en sus demás partes a dicha Resolución. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA, solicita la nulidad de los actos administrativos mencionados anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Las cuestionadas resoluciones son nulas y, en general, todo el trámite administrativo (…) desde su publicación en la GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COLOMBIANA (…) está viciado de nulidad procesal absoluta por incongruencia de lo pedido frente a lo publicado y de lo publicado frente a lo concedido, como quiera que ni la solicitud ni la marca concedida a registro corresponden a lo publicado.

Dicho de otra manera, se pidió el registro de una marca figurativa (dibujo) en un color determinado, se publicó la solicitud 08/09/2010 50.60 de registro de una marca figurativa (dibujo) incolora y se concedió el registro de una marca figurativa (dibujo) con reivindicación del color azul (…)”. - La accionada “Omitió dar cabal publicidad a la solicitud de registro de marca que se le presentó, pues, se solicitó el registro de dos figuras reivindicando el color azul y se publicó la solicitud de dos figuras incoloras o sin reivindicación de color”.

“De hecho, concedió el registro de una marca diferente a la que publicó como solicitada, pues, finalmente concedió el registro de las figuras con reivindicación del color azul, violando, (…) las reglas del debido proceso y del trámite de registro de marcas”. - “El mismo peticionario del registro advierte que la Resolución 12170 no es congruente con la solicitud y solicita modificarla”, y que la Superintendencia “(…) en lugar de corregir su error y ordenar de nuevo su publicación para darle publicidad al acto, pero, sobretodo, para que cualquier tercero pudiere oponerse a dicha solicitud, de manera garrafalmente errada decide simplemente conceder el registro solicitado con la reivindicación del color azul, afectando gravemente los derechos de todos los terceros que podrían válidamente haberse opuesto si hubiesen sabido que se reivindicaba el color azul y no simplemente que se trataba de unas figuras sin ninguna reivindicación”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “no existe impedimento legal para que la oficina nacional competente frente a una solicitud presentada por los interesados, pueda proceder a la corrección de un error material (…)”. - “(…) esta Superintendencia no encontrando que se vulnerara derecho alguno, otorgó el registro de la marca denominativa en cuestión, (…) teniendo en cuenta que, la solicitud de registro de la marca figurativa en debate, tramitada bajo el expediente No. 01-85008, cumplía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, (…) se concluyó que no había ninguna causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro”.

GACETA OFICIAL 08/09/2010 51.60 d) Tercero Interesado solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; La sociedad PFIZER PRODUCTS INC., considerada como tercero interesado, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la solicitud de registro de la marca marca (sic) TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE EN LA FORMA ROMBOIDE DE UNA TABLETA DE COLOR AZUL cumplió con todos los requisitos formales requeridos para su publicación, la que fue realizada en la Gaceta de la Propiedad Industrial (…)”. - El artículo 145 que la demandante alega como violado “se aplicó a cabalidad en el proceso de registro de la marca de Pfizer.

La norma ordena la publicación de la solicitud una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de forma, con lo cual la Administración cumplió. Como se observa en el texto de la norma, ésta no establece requisitos específicos de la publicación”. - “(…) la publicación de la solicitud de registro de Pfizer está regulada por las normas citadas de la Decisión 486 y el Decreto 2591 de 2000, que se aplicaron correctamente en este caso”. - La marca solicitada a registro “se publicó tal como se publican las marcas que reivindican colores, lo cual jamás ha impedido que terceros se opongan.

(…) la marca no consiste en el color azul; consiste en la combinación resultante de una forma particular de una tableta y su color. Cualquier persona que hubiera visto la publicación de la marca y haya considerado que la misma podría encontrarse incursa en causal de irregistrabilidad, hubiera podido revisar la solicitud en el expediente administrativo, y tuvo la oportunidad de presentar oposición”. - “(…) aún cuando la marca se publicara más de una vez, ninguna de las publicaciones habría mostrado la marca en color azul, que es el único elemento que, por razones técnicas, no aparece en el extracto de la solicitud”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 9 de junio de 2010.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación del artículo solicitado y, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literal e) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; (…) GACETA OFICIAL DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. ( ) 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos. - Clases de signos: Distinción entre signos figurativos y tridimensionales; - Prohibición de registro de colores; - Del procedimiento de registro: La publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

El principio de complemento indispensable. El examen de registrabilidad y debida motivación.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumi- 08/09/2010 52.60 dor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa ma- GACETA OFICIAL nera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. 08/09/2010 53.60 Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”. 1

3.2. CLASES DE MARCAS: marcas figurativas y marcas tridimensionales La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. Tomando en cuenta que en el proceso interno la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. solicitó el registro del signo “FIGURATIVO” para identificar productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y que la misma sociedad, al momento de contestar la demanda plateada por la sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA, expresa que “(…) la solicitud de registro de la marca marca (sic) TRIDIMENSIONAL CONSISTENTE EN LA FORMA ROMBOIDE DE UNA TABLETA DE COLOR AZUL cumplió con todos los requisitos formales requeridos para su publicación, la que fue realizada en la Gaceta de la Propiedad Industrial (…)”, el Tribunal estima adecuado referirse a las marcas figurativas y tridimensionales.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss). Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario. 2.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Las Marcas Tridimensionales. A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas, gráficas o mixtas-, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicará enseguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, ó en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. En efecto, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa un lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica.

Conforme este Tribunal lo precisó en la interpretación prejudicial rendida en el Proceso 33IP-2005, cabe resaltar que las Decisiones 85, 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hacen referencia expresa al concepto de signo tridimensional al estudiar el tema mar-cario; sin embargo, en las Decisiones 311, 313 y 344 tal concepto no se encuentra del todo 1 Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995.

Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV. GACETA OFICIAL 08/09/2010 54.60 ausente en esta normativa. En efecto, las Decisiones mencionadas se refieren a “formas usuales de los productos o de sus envases, en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate” como una de las causales de irregistrabilidad de un signo como marca. ferencia expresa, ya no permite sostener el criterio de que el signo tridimensional podría considerarse una especie de la marca figurativa, como lo afirmó la doctrina que se expone a continuación y que fue luego recogida en la interpretación prejudicial dictada en el proceso 88-IP2004.

De alguna forma también la Decisión 85 hace relación a formas tridimensionales al consagrar en el artículo 58 las causales de irregistrabilidad; y la Decisión 311 al señalar estas causales en su artículo 72, literal b). “Entre las marcas figurativas corresponde colocar las siguientes: dibujos, emblemas, distintivos y símbolos no nominativos, monogramas, grabados, estampados y sellos, bandas, combinaciones de colores aplicables en un lugar determinado de los productos o de los envases, envoltorios envases y relieves, combinaciones de letras y números por su dibujo especial”. 2 Igualmente, a la forma externa tridimensional hacen relación los artículos 57 de la Decisión 313 en lo atinente al DISEÑO INDUSTRIAL y 58 de la Decisión 344, Capítulo III DE LOS DISEÑOS INDUSTRIALES.

Es con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que el legislador comunitario hace referencia expresa al cuerpo tridimensional tanto en el tema marcario como en el que se refiere al diseño industrial; así: En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.

Por lo tanto, considera el Tribunal que si bien es con la Decisión 486 que por primera vez el legislador comunitario incluye en el régimen marcario la mención expresa del signo tridimensional como una clase de marca diferente a las denominativas, gráficas y mixtas, esto no significa que en vigencia de las anteriores Decisiones no se haya previsto “las formas externas tridimensionales” como objeto de registro marcario en la medida en que cumplan con los requisitos exigidos por la norma aplicable y no incurran en las prohibiciones en ellas señaladas.

Así lo dedujo la Jurisprudencia de este Tribunal proferida al interpretar Decisiones anteriores a la 486, al ocuparse del tema, entre otros, en los procesos 23-IP-1998, 81-IP-2000, 31-IP-2003 y 113-IP-2003; pues ha señalado sobre la marca tridimensional lo que se transcribe a continuación: “Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

(…)”. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. La Decisión 486 al tratar sobre el signo tridimensional en el capítulo referente a la solicitud del registro de marca, aunque la norma no realiza una clasificación formal, sí hace una enumeración de varias clases de marcas: denominativa, figurativa, mixta, y tridimensional.

Esta re- Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista 2 BERTONE Luis Eduardo. “DERECHO DE MARCAS” Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Argentina 1989. Pág. 240. GACETA OFICIAL 08/09/2010 55.60 causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro, pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (…)”.

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas. (….) Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, (conforme al literal e) del artículo 134 que establece “Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores”) al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad, pues, v. gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al color de que se trate, puede afirmarse su registrabilidad.

“Un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel). En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional”.

(Sentencia dictada en el Proceso 23-IP-98, del 27 de octubre de 1998, caso: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicada en la G.O.A.C. N° 379, del 27 de octubre de 1998).

3.3. PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE COLORES. En el presente caso, se pretende registrar el signo “FIGURATIVO” con reivindicación del color azul, en consecuencia de ello, el Tribunal estima adecuado referirse a este tema. Al respecto, la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos.

De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase.

3.4. DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO: LA PUBLICACIÓN DEL EXTRACTO DE LA SOLICITUD EN LA GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta lo siguiente: (i) La sociedad PFIZER PRODUCTS INC. solicitó el registro del signo “FIGURATIVO”, con reivindicación del color azul.

(ii) La sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA, en su escrito de demanda argumentó que “Las cuestionadas resoluciones son nulas y, en general, todo el trámite administrativo (…) desde su publicación en la GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COLOMBIANA (…) está viciado de nulidad procesal absoluta por incongruencia de lo pedido frente a lo publicado y de lo publicado frente a lo concedido, como quiera que ni la solicitud ni la marca concedida a registro corresponden a lo publicado.

Dicho de otra manera, se pidió el registro de una marca figurativa (dibujo) en un color determinado, se publicó la solicitud de registro de una marca figurativa (dibujo) incolora y se concedió el registro de una marca figurativa (dibujo) con reivindicación del color azul (…)”; y, que la accionada “Omitió dar cabal publicidad a la GACETA OFICIAL solicitud de registro de marca que se le presentó, pues, se solicitó el registro de dos figuras reivindicando el color azul y se publicó la solicitud de dos figuras incoloras o sin reivindicación de color”.

“De hecho, concedió el registro de una marca diferente a la que publicó como solicitada, pues, finalmente concedió el registro de las figuras con reivindicación del color azul, violando, (…) las reglas del debido proceso y del trámite de registro de marcas”. (iii) La sociedad PFIZER PRODUCTS INC., al respecto, observó que el artículo 145 que la demandante alega como violado “se aplicó a cabalidad en el proceso de registro de la marca de Pfizer.

La norma ordena la publicación de la solicitud una vez verificado el cumplimiento de los requisitos de forma, con lo cual la Administración cumplió. Como se observa en el texto de la norma, ésta no establece requisitos específicos de la publicación”. El Tribunal estima adecuado referirse al procedimiento de registro de un signo como marca: la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

El artículo 145 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina expresa lo siguiente: Artículo 145.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación 3. 3 El artículo 138 expresa que “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: a) el petitorio; b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color; c) los poderes que fuesen necesarios; d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los artículos 135 y 136, cuando fuese aplicable; y f ) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó y, de estar previsto en la legislación interna, del comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho previsto en el Artículo 6quinquies del Convenio de París”. 08/09/2010 56.60 La norma comunitaria no establece la manera en la que debe efectuarse el proceso de publicación, sin embargo, se entiende que debe haber una congruencia obvia entre lo que se solicita a registro y lo que se publica, a efectos de cumplir con un principio básico de toda actuación y permitir que terceros interesados puedan oponerse al registro del signo tal como ha sido solicitado a registro y presentar sus alegatos.

Es decir, el extracto de la solicitud de registro marcario que se publica en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena debe tener una relación lógica, una igualdad con lo que se solicitó a registro. La idea de publicar “hacer notorio o patente, por televisión, radio, periódicos o por otros medios, algo que se quiere hacer llegar a noticia de todos, (…) hacer patente y manifiesto al público, (…) difundir por medio de la imprenta o de otro procedimiento cualquiera un escrito, una estampa, etc.” 4, no tiene otro fin sino aquel de permitir que se divulgue la solicitud de un registro marcario y permitir que terceros interesados presenten sus oposiciones al registro correspondiente y hagan valer sus derechos.

La sociedad PFIZER PRODUCTS INC., considerada como tercero interesado, en su contestación a la demanda, expresa que “(…) la publicación de la solicitud de registro de Pfizer está regulada por las normas citadas de la Decisión 486 y el Decreto 2591 de 2000, que se aplicaron correctamente en este caso”, en tal virtud, es pertinente referirse al Principio de Complemento Indispensable.

El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura” 5, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunita- 4 5 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Real Academia Española.

Vigésima Segunda Edición. Tomo II. 2001. p. 1865. Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las normas de clausura. Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas, que éstas “tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos”.

“NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS”. Disponible en Internet: http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket= iAxcO%2FcGINQ%3D&tabid= 9724&language=ca-ES GACETA OFICIAL 08/09/2010 57.60 ria, ya que es posible que aquélla no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ’estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. 6 En consecuencia de ello, el País Miembro sólo podría haber regulado el tema de la publicación de las solicitudes de registro marcario cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.

En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias ente el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas 6 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA.

Finalmente, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad y debida motivación” desde que la sociedad actora ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA, ASOFARMA LIMITADA, argumentó que la Superintendencia “(…) en lugar de corregir su error y ordenar de nuevo su publicación para darle publicidad al acto, pero, sobretodo, para que cualquier tercero pudiere oponerse a dicha solicitud, de manera garrafalmente errada decide simplemente conceder el registro solicitado con la reivindicación del color azul, afectando gravemente los derechos de todos los terceros que podrían válidamente haberse opuesto si hubiesen sabido que se reivindicaba el color azul y no simplemente que se trataba de unas figuras sin ninguna reivindicación”; y, que la Superintendencia de Industria y Comercio alegó, al respecto, que “(…) esta Superintendencia no encontrando que se vulnerara derecho alguno, otorgó el registro de la marca denominativa en cuestión, (…) teniendo en cuenta que, la solicitud de registro de la marca figurativa en debate, tramitada bajo el expediente No. 01-85008, cumplía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, (…) se concluyó que no había ninguna causal de irregistrabilidad que afectara la concesión del registro”.

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente pro- GACETA OFICIAL cederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 08/09/2010 58.60 en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 8 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: Al respecto este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 7 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquélla impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos produc- De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado 8 7 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

GACETA OFICIAL tos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Debida motivación La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 9 En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. 08/09/2010 59.60 1.

Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2.

Las marcas se clasifican en denominativas, gráficas y mixtas, y a esta clasificación se agrega la forma externa con tres dimensiones que constituye el signo tridimensional, de acuerdo al criterio aceptado por la Jurisprudencia Comunitaria Andina. Es decir, cuando se introduce la tercera dimensión, generalmente la profundidad, estamos ante un volumen que ocupa un lugar en el espacio y que puede ser percibido, además, por el sentido del tacto, en cuyo caso se trata de un signo tridimensional, sin perjuicio de que sea susceptible de representación gráfica. 3.

Las marcas figurativas son aquéllas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. 4. Un color puro o secundario aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. A contrario sensu, pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados, siempre que ésta no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 9 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5. El extracto de la solicitud de registro marcario que se publica en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena debe tener una relación lógica, una igualdad con lo que se solicitó a registro.

La idea de publicar no tiene otro fin sino aquel de permitir que se divulgue la solicitud de un registro marcario y permitir que terceros interesados presenten sus oposiciones al registro correspondiente y hagan valer sus derechos. GACETA OFICIAL 6. Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquélla, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados. 7.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: • Debe ser de oficio. • Es integral. 08/09/2010 60.60 • Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. • Es autónomo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20040368, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú