PROCESO 075-IP-2010 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: LOST (mixta). Actor: sociedad LOST INTERNATIONAL, LLC. Proceso interno Nº 2006-00050.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 16 días del mes de junio del año dos mil diez VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno Nº 2006-00050;

El auto de 09 de junio de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y; Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: SOCIEDAD LOST INTERNATIONAL, LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: señor Germán Bernal. b) Hechos El 06 de junio de 2003, la sociedad LOST INTERNATIONAL, LLC, solicitó el registro de la marca LOST (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 535, el 30 de diciembre de 2003. El 12 de febrero de 2004, el señor Germán Bernal, presentó oposición en contra de la solicitud de registro en base a la marca LOFT (denominativa) previamente registrada para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución Nº 26645, de 27 de octubre de 2004, la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo solicitado LOST (mixto). Ante lo cual el señor Germán Bernal interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 7221, de 11 de abril de 2005, y confirmó la resolución impugnada.

El recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución Nº 26122, de 10 de octubre de 2005, y dispuso la revocación de la resolución impugnada y denegó el registro del signo solicitado LOST (mixto). c) Fundamentos jurídicos de la demanda La demandante, SOCIEDAD LOST INTERNATIONAL, LLC., aduce lo siguiente: Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al negar el registro del signo LOST (mixto), por cuanto el mismo cumple con los requisitos para conceder el registro de la marca.

En ese sentido, sostiene que el signo solicitado cumple con la función principal de ser distintivo para individualizar el producto que representa. El signo solicitado LOST (mixto), está conformado por elementos que gráfica, conceptual y fonéticamente lo distinguen de la marca registrada LOST (denominativa). Se violó el artículo 135, literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que se desconoció que el signo solicitado LOST (mixto) es lo suficientemente distintivo respecto a la marca registrada LOFT (denominativa).

Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por cuanto no existen semejanzas que generen confusión directa o indirecta, entre el signo solicitado LOST (mixto) y la marca registrada LOFT (denominativa). Aunque se presente conexión competitiva entre los productos identificados, existen diferencias desde el punto de vista ideológico y conceptual, pues las palabras LOST y LOFT son del idioma inglés y son usadas frecuentemente, por lo tanto sus contenidos conceptuales son diferentes.

Fonéticamente la letra “S” del signo LOST es un fonema de carácter alveolar, y la letra “F” de la marca LOFT es un fonema de carácter labiodental, lo que lleva a la conclusión de que ambas palabras son articuladas de forma diferente y no exista riesgo de que el público consumidor sea inducido a error. Desde el punto de vista ortográfico, existen elementos suficientemente diferentes, lo que impide que se presente confusión en cuanto al producto identificado y al origen empresarial.

El aspecto gráfico del signo solicitado LOST (mixto), posee características especiales no convencionales como el diseño especial de la vocal “O”, aportando una forma de pelota con un aro alrededor, el cual posee un elemento de distintividad y originalidad, frente a la marca registrada LOFT (denominativa). d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, argumenta lo siguiente: Al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados LOST (mixto) y LOFT (denominativo), resulta indudable que presentan semejanzas en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético, lo cual genera confusión en el público consumidor.

La diferencia en las letras “S” y “F”, no es factor suficiente de diferenciación, más cuando el consumidor fácilmente puede intuir que se trata de una marca previamente registrada, lo cual implica la reproducción de la misma, lo cual generaría una forma de riesgo de confusión o de asociación. Entre los signos en disputa existen semejanzas que llevarían al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos.

El signo solicitado LOST (mixto) se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Los signos confrontados presentan semejanzas del orden gráfico, ortográfico y fonético, por lo que no pueden convivir pacíficamente en el mercado, pues inducen al consumidor a error y podrían generar perjuicios a los consumidores que se verían expuestos a la confusión. El tercero interesado, señor Germán Bernal, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de registro como marca del signo LOST (mixto) fue presentada el 06 de junio de 2003, es decir, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que se interpretarán los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso se realizará una interpretación prejudicial con base en una aplicación jurisprudencial al caso concreto:

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. Este Tribunal solicita al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 90-IP-2006, marca: DEPORTE INTERNACIONAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1403, de 25 de septiembre de 2006, emitido para la causa interna N°. 2003-00119, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo solicitado LOST (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

2. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS, RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN, SIMILITUDES ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA Y REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 20-IP-2009, marca: COLEGIO MARYMOUNT DE MEDELLÍN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1730, de 9 de julio de 2009, emitido en la causa interna Nº 2005-0154.

Tomando en cuenta el riesgo de confusión y/o de asociación, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes ortográfica, fonética e ideológica, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en la jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre el signo solicitado LOST (mixto) y las marca registrada LOFT (denominativa).

3. COMPARACIÓN ENTRE UN SIGNO MIXTO Y UNO DENOMINATIVO. En el caso de la comparación de un signo denominativo y uno mixto, este Tribunal exhorta al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que estudie y aplique al caso concreto lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 195-IP-2006, signo: UBS (nominativo), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1495, de 10 de mayo de 2007, emitido para la causa interna Nº 2004-0196, que fue solicitada por el mismo Consejo de Estado de la República de Colombia que ahora hace la consulta.

Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre el signo solicitado LOST (mixto) y la marca registrada LOFT (denominativa), deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Al respecto, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha establecido los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación entre marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos anteriores, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005, marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “(…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.

“( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria y, prestará especial atención, al criterio que señala: que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. En este orden de ideas, el Juez Nacional deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado “LOST” (mixto) y la marca registrada “LOFT” (denominativa), aplicando los criterios anotados y analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si son tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO. En el presente caso, los signos confrontados “LOST” (mixto) y “LOFT” (denominativo) son palabras que se encuentran en idioma inglés). Este Tribunal Comunitario, solicita al Honorable Consejo de Estado de la República de Colombia, que en lo relativo a los signos en idioma extranjero, consulte y aplique en lo que sea pertinente, la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 17-IP-2007, signo: DU MONT (mixto), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1500, de 21 de mayo de 2007, emitido para la causa interna: 2004-0376.

Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al solicitarse su registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de un vocablo genérico, descriptivo o de uso común, el signo no será registrable.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA, CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo “LOST” (mixto), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente a un derecho de tercero y que, en relación con éstos, los signos que se pretenden registrar, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión y/o asociación a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

El Juez Consultante deberá determinar en qué medida el signo LOST (mixto) es similar a la marca registrada LOFT (denominativa) y si esta similitud es capaz de inducir a riesgo de confusión y/o de asociación al público consumidor.

TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad de un signo mixto con un signo denominativo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador, determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a reglas y principios elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éste ampara.

QUINTO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que al solicitarse su registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de un vocablo genérico, descriptivo o de uso común, el signo no será registrable.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA