PROCESO 35-IP-2011 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 136, literal a) y 143 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 2784-2010.
Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Marca: KILOL (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de julio de 2011.
I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandantes: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. Terceras interesadas: INNOVA ANDINA S.A. iii.
DATOS RELEVANTES A.
HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad INNOVA ANDINA S.A., solicitó el 22 de agosto de 2006 el registro como marca del signo denominativo KILOL, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., formuló oposición argumentando que es titular de la marca denominativa KILOX, registrada en Perú bajo el certificado No. 106092, para amparar productos farmacéuticos y veterinarios de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 3763-2007/OSD-INDECOPI de 28 de febrero de 2007, resolvió declarar fundada la oposición y denegar el registro solicitado. 4. La sociedad INNOVA ANDINA S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. En dicho recurso solicitó la limitación de los productos amparados, restringiendo la solicitud a productos desinfectantes.
La petición que fue aceptada. 5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 1412-2007/TPI-INDECOPI, de 19 de julio de 2007, resolvió el recurso de apelación revocando el acto impugnado. En consecuencia, declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado. 6. La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., presentó demanda contenciosa administrativa de impugnación de resolución administrativa. 7.
La Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia designada como Resolución No. 11 de 22 de agosto de 2008, resolvió declarar infundada la demanda. 8. La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., presentó recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente. 9.
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 9 de noviembre de 2009, resolvió el recurso de apelación revocando la sentencia impugnada y declarando fundada la demanda. 10. El INDECOPI presentó recurso de casación contra la sentencia mencionada anteriormente. 11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante auto calificatorio de recurso de 13 de enero de 2011, dispone solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
B.
FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en el aspecto gráfico y fonético. 2. Argumenta, que los productos amparados por los signos en conflicto tienen los mismos canales de comercialización y similares medios de publicidad; además, existe relación entre éstos. 3.
Indica, que se debe tener en cuenta que cuando se trate de productos farmacéuticos el análisis debe ser más riguroso. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte del INDECOPI. • Sostiene, que no existe confusión entre los signos en conflicto, ya que amparan productos diferentes. Además, no existe vinculación entre estos últimos. • Manifiesta, que los productos que amparan los signos en conflicto no tienen los mismos canales de comercialización, se difunden en diferentes medios publicitarios, no comparten la misma finalidad, no se usan de manera conjunta y no pertenecen al mismo género de productos. • Agrega, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sólo es aplicada con productos farmacéuticos y no con los demás de la clase 5. 2.
Por parte de la sociedad INNOVA ANDINA S.A. • Manifiesta, que los signos en conflicto no generaría riesgo de confusión, ya que no existe conexión competitiva entre los productos que amparan. Tienen diferentes canales de comercialización, tienen otra naturaleza y finalidad y están dirigidos a distintos grupos de consumidores. IV. Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas. El juez consultante solicita la interpretación de los artículos 136, literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
El Tribunal interpretará las normas solicitadas y, de oficio, interpretará el artículo 134 de la misma Decisión A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.
Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)” Artículo 143 “El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite.
Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación. (…)”.
VI. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.
C. Comparación entre signos denominativos. D. La conexión competitiva en productos de la misma clase. E. Registrabilidad de marcas que amparan otros productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. F. Modificación de la solicitud de registro marcario. Su oportunidad. A. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo denominativo KILOL. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 1. Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.
El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.
La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es determinadora de la procedencia empresarial. • Indica la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.
Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.
(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004).[1] El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.
Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.
Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.
(Proceso 132-IP- 2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: • La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.
El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.
Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, pues, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.
El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.
RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo denominativo KILOL es confundible con la marca denominativa KILOX. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[2] Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).
Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o de asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos KILOL y KILOX. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando estos parámetros, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos KILOL y KILOX. D. LA CONEXIÓN COMPETITIVA EN PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE. El signo KILOL ampara los siguientes productos de la clase 5: “desinfectantes”. La marca KILOX ampara los siguientes productos de la clase 5: “farmacéuticos y veterinarios”.
Como los signos en conflicto amparan productos diferentes pero de la misma clase, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.
(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). La Corte Consultante, deberá determinar si existe conexión competitiva entre el producto que pretende distinguir el signo solicitado KILOL (desinfectantes), y los que distingue la marca registrada KILOX (farmacéuticos y veterinarios), de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. E. REGISTRABILIDAD DE MARCAS QUE AMPARAN OTROS PRODUCTOS DE LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL.
El signo KILOL ampara los siguientes productos de la clase 5: “desinfectantes”. La marca KILOX ampara los siguientes productos: “farmacéuticos y veterinarios”. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema de la registrabilidad de marcas que amparan otros productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos no farmacéuticos de la clase 5, tales como veterinarios, fungicidas y herbicidas, desinfectantes etc, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.
Si bien, en principio, los productos farmacéuticos y los otros PRODUCTOS de la clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.
Lo anterior, porque Éstos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica.
En este aspecto, el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en el examen de registrabilidad de este tipo de signos. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas.
Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, tal como se vio en el acápite anterior, tratándose de productos de la clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.
F. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO, SU OPORTUNIDAD. En el trámite administrativo interno se solicitó la limitación de los productos amparados por el signo KILOL. Por tal motivo, se hace necesario tratar el tema de la modificación de la solicitud de registro y su oportunidad. Los párrafos primero y segundo del artículo 143 de la Decisión 486, atribuyen al solicitante de registro marcario la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la Oficina Nacional Competente al realizar el examen de forma.
La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Quiere esto decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición. De lo anterior surge una pregunta: ¿Qué se consideran aspectos secundarios o accesorios? El Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, ha respondido esta pregunta de la siguiente manera: “(…) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.
Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.
Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro”. (Proceso 104-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre de 2003).
Con respecto a la facultad del interesado para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del artículo 143 señala que la petición podrá formularse ‘en cualquier momento del trámite’.
Este Tribunal, al interpretar el artículo 89 de la Decisión 344, ha hecho las siguientes consideraciones: ‘(…) La limitación o restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (…) el observante acceda a la inscripción de la marca.
Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca.
La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado’. (Sentencia dictada en el expediente N° 20- IP-95, de 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, de 26 de noviembre del mismo año, caso ‘MONO’).
El párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el artículo 144 eiusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto.
Y el párrafo cuarto de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que ‘las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria’.
(Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, de 20 de abril del mismo año)”. (Proceso 182-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005). De conformidad con lo anterior, la Oficina o el Juez Nacional competente, en su caso, deberán tener en cuenta las modificaciones realizadas a la solicitud, siempre y cuando éstas se hayan efectuado bajo los requisitos contemplados en la normativa comunitaria.
Este criterio, ha sido adoptado en anteriores Interpretaciones Prejudiciales, dentro de las que se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006, expedida en el proceso 180-IP-2006; e Interpretación Prejudicial del 13 de febrero de 2008, expedida el 13 de febrero de 2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse.
La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.
TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos KILOL y KILOX, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.
CUARTO: La Corte Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre el producto que pretende distinguir el signo solicitado KILOL (desinfectantes), y los que distingue la marca registrada KILOX (farmacéuticos y veterinarios) en la misma clase 5.
QUINTO: La Corte Consultante deberá hacer un análisis de registrabilidad minucioso, atendiendo a los criterios expuestos en la presente providencia en relación con los productos que pertenecen a la clase 5 de la Clasificación Internacional.
SEXTO: La Oficina o el Juez Nacional competente, en su caso, deberá tener en cuenta las modificaciones realizadas a la solicitud, siempre y cuando éstas se hayan efectuado bajo los requisitos contemplados en la normativa comunitaria y los parámetros expuestos en la presente providencia. De conformidad, con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2784-2010, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.
Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. [2] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve.
En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.
Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.