Año XXVIII - Número 1982 Lima, 28 de setiembre de 2011 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 35-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 136, literal a) y 143 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 2784-2010.

Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Marca: KILOL (denominativa) Proceso 38-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 2922-2010.

Actor: JOHNSON & JOHNSON. Marca: ORTHO EVRA (denominativa) Proceso 42-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 56 y 58 literal g) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: LISTER (denominativa). Actor: sociedad WARNER LAMBERT COMPANY LLC. Proceso interno Nº 2005-00002 (acumulado 2005-00234) PROCESO 35-IP-2011 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 136, literal a) y 143 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 2784-2010.

Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Marca: KILOL (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de julio de 2011.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandantes: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INDECOPI DE LA REPÚBLICA DE PERÚ. Terceras interesadas: INNOVA ANDINA S.A. III.

DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad INNOVA ANDINA S.A., solicitó el 22 de agosto de 2006 el registro como marca del signo denominativo KILOL, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., formuló oposición argumentando que es titular de la marca denominativa KILOX, registrada en Perú bajo el certificado No. 106092, para amparar productos farmacéuticos y veterinarios de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 3763-2007/ OSD-INDECOPI de 28 de febrero de 2007, resolvió declarar fundada la oposición y denegar el registro solicitado. 28/09/2011 2.40 4. La sociedad INNOVA ANDINA S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. En dicho recurso solicitó la limitación de los productos amparados, restringiendo la solicitud a productos desinfectantes.

La petición que fue aceptada. 5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 1412-2007/TPI-INDECOPI, de 19 de julio de 2007, resolvió el recurso de apelación revocando el acto impugnado. En consecuencia, declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado. 6. La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., presentó demanda contenciosa administrativa de impugnación de resolución administrativa. 7.

La Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia designada como Resolución No. 11 de 22 de agosto de 2008, resolvió declarar infundada la demanda. 8. La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., presentó recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente. 9.

La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 9 de noviembre de 2009, resolvió el recurso de apelación revocando la sentencia impugnada y declarando fundada la demanda. 10.El INDECOPI presentó recurso de casación contra la sentencia mencionada anteriormente. 11.La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante auto calificatorio de recurso de 13 de enero de 2011, dispone solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., soporta la acción en los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 28/09/2011 3.40 1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en el aspecto gráfico y fonético. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. 2. Argumenta, que los productos amparados por los signos en conflicto tienen los mismos canales de comercialización y similares medios de publicidad; además, existe relación entre éstos.

El juez consultante solicita la interpretación de los artículos 136, literal a) y 143 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3. Indica, que se debe tener en cuenta que cuando se trate de productos farmacéuticos el análisis debe ser más riguroso. El Tribunal interpretará las normas solicitadas y, de oficio, interpretará el artículo 134 de la misma Decisión A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

DECISIÓN 486 1. Por parte del INDECOPI. (…) • Sostiene, que no existe confusión entre los signos en conflicto, ya que amparan productos diferentes. Además, no existe vinculación entre estos últimos. • Manifiesta, que los productos que amparan los signos en conflicto no tienen los mismos canales de comercialización, se difunden en diferentes medios publicitarios, no comparten la misma finalidad, no se usan de manera conjunta y no pertenecen al mismo género de productos. • Agrega, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sólo es aplicada con productos farmacéuticos y no con los demás de la clase 5.

Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) 2. Por parte de la sociedad INNOVA ANDINA S.A. • Manifiesta, que los signos en conflicto no generaría riesgo de confusión, ya que no existe conexión competitiva entre los productos que amparan. Tienen diferentes canales de comercialización, tienen otra naturaleza y finalidad y están dirigidos a distintos grupos de consumidores.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)” GACETA OFICIAL Artículo 143 “El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite.

Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación. 28/09/2011 4.40 nativo KILOL.

Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 1. Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: (…)”. VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca.

Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. C. Comparación entre signos denominativos. D. La conexión competitiva en productos de la misma clase. E. Registrabilidad de marcas que amparan otros productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

F. Modificación de la solicitud de registro marcario. Su oportunidad. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo denomi- • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es determinadora de la procedencia empresarial. • Indica la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpre- GACETA OFICIAL tación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). 1 El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. 28/09/2011 5.40 “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: • La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca, le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica, es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, pues, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, GACETA OFICIAL determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el signo denominativo KILOL es confundible con la marca denominativa KILOX. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 2 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servi- 28/09/2011 6.40 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los cios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o de asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. 28/09/2011 7.40 • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos KILOL y KILOX. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

GACETA OFICIAL En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando estos parámetros, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos KILOL y KILOX. D. LA CONEXIÓN COMPETITIVA EN PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE. El signo KILOL ampara los siguientes productos de la clase 5: “desinfectantes”. La marca KILOX ampara los siguientes productos de la clase 5: “farmacéuticos y veterinarios”.

Como los signos en conflicto amparan productos diferentes pero de la misma clase, es preciso que el Juez Consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almace- 28/09/2011 8.40 nes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confu- GACETA OFICIAL sión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). La Corte Consultante, deberá determinar si existe conexión competitiva entre el producto que pretende distinguir el signo solicitado KILOL (desinfectantes), y los que distingue la marca registrada KILOX (farmacéuticos y veterinarios), de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. E. REGISTRABILIDAD DE MARCAS QUE AMPARAN OTROS PRODUCTOS DE LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL.

El signo KILOL ampara los siguientes productos de la clase 5: “desinfectantes”. La marca KILOX ampara los siguientes productos: “farmacéuticos y veterinarios”. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema de la registrabilidad de marcas que amparan otros productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos no farmacéuticos de la clase 5, tales como veterinarios, fungicidas y herbicidas, desinfectantes etc, debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien, en principio, los productos farmacéuticos y los otros PRODUCTOS de la clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Lo anterior, porque Éstos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y 28/09/2011 9.40 aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica.

En este aspecto, el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en el examen de registrabilidad de este tipo de signos. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, tal como se vio en el acápite anterior, tratándose de productos de la clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados.

F. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO, SU OPORTUNIDAD. En el trámite administrativo interno se solicitó la limitación de los productos amparados por el signo KILOL. Por tal motivo, se hace necesario tratar el tema de la modificación de la solicitud de registro y su oportunidad. Los párrafos primero y segundo del artículo 143 de la Decisión 486, atribuyen al solicitante de registro marcario la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la Oficina Nacional Competente al realizar el examen de forma.

La modificación de la solicitud, de conformidad con el párrafo tercero de la misma disposición, sólo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. Quiere esto decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición. GACETA OFICIAL De lo anterior surge una pregunta: ¿Qué se consideran aspectos secundarios o accesorios? El Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, ha respondido esta pregunta de la siguiente manera: “(…) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.

Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.

Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro”. (Proceso 104-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre de 2003).

Con respecto a la facultad del interesado para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del artículo 143 señala que la petición podrá formularse ‘en cualquier momento del trámite’.

Este Tribunal, al interpretar el artículo 89 de la Decisión 344, ha hecho las siguientes consideraciones: ‘(…) La limitación o restricción 28/09/2011 10.40 adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (…) el observante acceda a la inscripción de la marca.

Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca.

La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado’. (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-95, de 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, de 26 de noviembre del mismo año, caso ‘MONO’).

El párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el artículo 144 eiusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto.

Y el párrafo cuarto de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones. Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que ‘las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma co- GACETA OFICIAL 28/09/2011 11.40 de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. munitaria’.

(Sentencia dictada en el expediente Nº 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.C. N°. 177, de 20 de abril del mismo año)”. (Proceso 182-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005). La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. De conformidad con lo anterior, la Oficina o el Juez Nacional competente, en su caso, deberán tener en cuenta las modificaciones realizadas a la solicitud, siempre y cuando éstas se hayan efectuado bajo los requisitos contemplados en la normativa comunitaria.

Este criterio, ha sido adoptado en anteriores Interpretaciones Prejudiciales, dentro de las que se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006, expedida en el proceso 180-IP-2006; e Interpretación Prejudicial del 13 de febrero de 2008, expedida el 13 de febrero de 2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse.

La sucesión Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos KILOL y KILOX, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

CUARTO: La Corte Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre el producto que pretende distinguir el signo solicitado KILOL (desinfectantes), y los que distingue la marca registrada KILOX (farmacéuticos y veterinarios) en la misma clase 5.

QUINTO: La Corte Consultante deberá hacer un análisis de registrabilidad minucioso, atendiendo a los criterios expuestos en la presente providencia en relación con los productos que pertenecen a la clase 5 de la Clasificación Internacional.

SEXTO: La Oficina o el Juez Nacional competente, en su caso, deberá tener en cuenta las modificaciones realizadas a la solicitud, siempre y cuando éstas se hayan efectuado bajo los requisitos contemplados en la normativa comunitaria y los parámetros expuestos en la presente providencia. GACETA OFICIAL 28/09/2011 12.40 Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA De conformidad, con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2784-2010, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 38-IP-2011 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 2922-2010.

Actor: JOHNSON & JOHNSON. Marca: ORTHO EVRA (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes julio del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. VISTOS: Demandantes: JOHNSON & JOHNSON. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 06 de julio de 2011.

Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, INDECOPI. Tercera interesada: DROGUERÍA LOS ANDES S.A. GACETA OFICIAL III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 28/09/2011 13.40 9. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 27 de marzo de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando la sentencia apelada. 10.

El INDECOPI presentó recurso de casación contra la sentencia mencionada anteriormente. 1. La sociedad JOHNSON & JOHNSON, solicitó el 26 de octubre de 2005 el registro como marca del signo denominativo ORTHO EVRA, para amparar el siguiente producto de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “anticonceptivo transdérmico en la forma de un parche adhesivo.” 11.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante auto calificatorio de recurso de 24 de enero de 2011, dispone solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. 3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 5451-2006/ OSD-INDECOPI de 21 de abril de 2006, resolvió denegar el registro solicitado. Argumentó que el signo solicitado es confundible con la marca EVORA, registrada a favor de la sociedad DROGUERÍA LOS ANDES S.A., para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

La sociedad JOHNSON & JOHNSON, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 1277-2006/TPI-INDECOPI, de 5 de septiembre de 2006, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. 6. La sociedad JOHNSON & JOHNSON, presentó demanda contenciosa administrativa de impugnación de resolución administrativa. 7.

La Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución No. 14 de 18 de enero de 2008, resolvió declarar fundada la demanda. En consecuencia se otorgó el registro solicitado. 8. El INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente. La demandante JOHNSON & JOHNSON, soporta la acción en los siguientes argumentos: 1.

Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles. Los productos que amparan están dirigidos a diferente público consumidor y tienen diferente finalidad. Un parche anticonceptivo transdérmico es un producto completamente diferente a un comprimido para el tratamiento de la disfunción eréctil. 2. Argumenta, que la marca EVORA coexiste actualmente con marcas similares en la clase 5.

Se debe dar el mismo tratamiento al signo solicitado para registro. 3. Indica, que la marca EVRA se ha registrado en diferentes países del mundo. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte del INDECOPI. • Sostiene, que lo signos en conflicto son confundibles. Las partículas EVORA y EVRA son confundibles entre sí. • Manifiesta, que el signo solicitado para registro puede generar confusión indirecta en el público consumidor, ya que se podría pensar que los signos en conflicto tienen el mismo origen empresarial. • Agrega, que la autoridad administrativa puede evaluar la registrabilidad del signo GACETA OFICIAL 28/09/2011 14.40 solicitado, aún cuando no se presente oposición de terceros.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: • Argumenta, que ya existe una resolución administrativa expedida por la Sala de Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la cual se denegó el registro de la marca EVRA solicitado por la empresa demandante, soportado en la similitud entre EVORA y EVRA. a) las palabras o combinación de palabras; 2.

Por parte de la sociedad DROGUERÍA DE LOS ANDES S.A. No se remitió documento sobre la participación de la sociedad DROGUERÍA DE LOS ANDES S.A. en el proceso. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

(…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 150 V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El juez consultante solicita la interpretación del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal interpretará la norma solicitada y, de oficio, interpretará los artículos 134 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

“Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” (…)”.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. GACETA OFICIAL 28/09/2011 15.40 D. Registrabilidad de las marcas farmacéuticas. “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95.

Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). E. Conexión competitiva en productos de la misma clase. Efectos de la no restricción de los productos amparados y el efecto en el análisis de registrabilidad. F. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.

El análisis integral, de oficio y autónomo. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo denominativo ORTHO EVRA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: 1.

Requisitos para el registro de las marcas. “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). 1 Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial. • Indica la calidad del producto o servicio que identifica. • Concentra el goodwill del titular de la marca. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad.

Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: • La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. 28/09/2011 16.40 ción de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo ORTHO EVRA es confundible con la marca denominativa EVORA. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. • La susceptibilidad de representación gráfica. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe.

Esta característica es importante para la publica- Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los GACETA OFICIAL signos distintivos según su grado de notoriedad. 2 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008). 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. 28/09/2011 17.40 Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o de asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

GACETA OFICIAL • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos ORTHO EVRA y EVORA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de 28/09/2011 18.40 distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando estos parámetros, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos ORTHO EVRA y EVORA.

D. REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. Los signos en conflicto amparan productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. GACETA OFICIAL 28/09/2011 19.40 El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).

“Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. El juez consultante al examinar la registrabilidad del signo ORTHO EVRA (denominativo) para la clase 5, debe utilizar un criterio más riguroso a fin de evitar cualquier tipo de confusión que pudiera causar daños a la salud del público consumidor, de conformidad con los criterios expuestos en la presente providencia. E. CONEXIÓN COMPETITIVA EN PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE.

EFECTOS DE LA NO RESTRICCIÓN DE LOS PRODUCTOS AMPARADOS Y EL EFECTO DEL ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD. La demandante JONHNSON & JOHNSON argumentó que los productos que amparan los signos en conflicto están dirigidos a diferente públi- GACETA OFICIAL co consumidor y tienen diferente finalidad. El signo ORTHO EVRA (denominativo) solicitado por la demandante, ampara el siguiente producto de la clase 5: “anticonceptivo transdérmico en la forma de un parche adhesivo”.

Por otro lado, la marca EVORA ampara en general los productos farmacéuticos de la clase 5, pero en el mercado ampara un comprimido para el tratamiento de la disfunción eréctil. En este escenario, el Tribunal estudiará si es posible hacer el análisis de la conexión competitiva para signos que en el mercado distinguen un producto específico pero en el campo registral amparan en general una clase de productos.

Si bien puede darse conexión competitiva en productos de la misma clase, no puede darse en relación con el uso limitado del signo en el mercado, ya que lo que soporta dicho análisis es la forma como el signo fue registrado. Si en el campo registral el signo respectivo ampara la generalidad de los productos de una clase y no se encuentra limitada su cobertura, mal puede pensarse que el signo en cuestión ampara sólo los productos que distingue en el mercado.

Es muy común que se registren signos para toda una clase, pero que en el mercado como tal distingan un producto determinado. Si no existe limitación en el campo registral es imposible que se haga un análisis de conexión competitiva de conformidad con el uso del signo en el mercado. Mientras exista la potencialidad de que el signo en el mercado pueda ser usado para cualquier producto contenido en una clase, es imposible que se limite el análisis de conexión competitiva para los productos efectivamente registrados en el mercado.

Existe la figura de la cancelación parcial por no uso y sus consecuencias, pero mientras esta cancelación no ocurra se debe tomar al signo registrado como distintivo de los productos determinados en el registro marcario. El juez consultante, en el presente caso, debe determinar si los dos signos en conflicto limitaron la cobertura en el registro para hacer el análisis de conexión competitiva.

Si no es así, este análisis no se puede efectuar. Los criterios para realizar la conexión competitiva son los siguientes: En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y 28/09/2011 20.40 factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que GACETA OFICIAL 28/09/2011 21.40 esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). F. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. EL ANÁLISIS INTEGRAL, DE OFICIO Y AUTÓNOMO. El INDECOPI argumentó que la autoridad administrativa puede evaluar la registrabilidad del signo solicitado, aún cuando no se presente oposición de terceros.

En este sentido, es necesario referirse al examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario. En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 3 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: 3 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, emitida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP-2005. GACETA OFICIAL 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se 28/09/2011 22.40 debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

GACETA OFICIAL La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. 28/09/2011 23.40 QUINTO:

TERCERO: El Juez Consultante, aplicando los parámetros expuestos en la presente providencia, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos ORTHO EVRA y EVORA. o Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

El juez consultante, en el presente caso, debe determinar si los dos signos en conflicto limitaron la cobertura en el registro. Si es así, se puede proceder a realizar el análisis de conexión competitiva. Si no es así, este análisis no se puede efectuar. o Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. o Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. o Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

CUARTO: El juez consultante al examinar la registrabilidad del signo ORTHO EVRA (denominativo) para la clase 5, debe utilizar un criterio más riguroso a fin de evitar cualquier tipo de confusión que pudiera causar daños a la salud del público consumidor, de conformidad con los criterios expuestos en la presente providencia. Si bien puede darse conexión competitiva en productos de la misma clase, no puede darse en relación con el uso limitado del signo en el mercado, ya que lo que soporta dicho análisis es la forma como el signo fue registrado.

Si en el campo registral el signo respectivo ampara la generalidad de los productos de una clase y no se encuentra limitada su cobertura, mal puede pensarse que el signo en cuestión ampara sólo los productos que distingue en el mercado. Es muy común que se registren signos para toda una clase, pero que en el mercado como tal distingan un producto determinado.

Si no existe limitación en el campo registral es imposible que se haga un análisis de conexión competitiva de conformidad con el uso del signo en el mercado.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 29222010, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 28/09/2011 24.40 Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO PROCESO 042-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literal g) de la misma Decisión y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: LISTER (denominativa). Actor: sociedad WARNER LAMBERT COMPANY LLC. Proceso interno Nº 2005-00002 (acumulado 2005-00234). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de julio del año dos mil once. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a “el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, en concordancia con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486”, dentro del proceso interno Nº 2005-00002 (acumulado 2005-00234);

El auto de 6 de julio de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad WARNER LAMBERT COMPANY LLC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Terceros interesados: sociedad LABORATORIOS LISTER S.A. y la sociedad H. ALPERT & COMPANY, INC. b) Hechos. 1. El 17 de enero de 1991, la sociedad LABORATORIOS LISTER S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo LISTER (denominativo), para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 381 de 11 de agosto de 1993. Contra dicha solicitud, presentó observación la sociedad H. ALPERT & CO. con fundamento en la solicitud anterior del signo LISTEN, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. GACETA OFICIAL De acuerdo a la Resolución Nº 23209 de 17 de septiembre de 2004, la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY LLC. presentó una petición de rechazo para el registro de la marca LISTER (denominativa).

En esta oportunidad, la Superintendencia de Industria y Comercio manifiesta que “Dicho documento no será tomado en cuenta para efectos de este estudio, toda vez que fue formulado de forma extemporánea y sin el recibo de pago, en ese sentido la petición de rechazo no puede ser apreciado como oposición, al no contar con los requisitos mínimos para darle trámite”. 3.

Por Resolución Nº 23209 de 17 de septiembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo LISTER (denominativo). 4. Contra dicha Resolución no se presentó ningún recurso. 5. La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY LLC. presentó demanda para que se declare la nulidad de la Resolución Nº. 23209. c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY LLC., en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Con la emisión de la Resolución impugnada se violaron “el literal f) del Artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, artículo 73, literal a) de la Decisión 313, en concordancia con el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486”. 2.

La Superintendencia de Industria y Comercio debía haber aplicado la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en virtud a que el registro del signo se presentó el 17 de enero de 1991, en vigencia de la mencionada Decisión 85. 3. La Superintendencia de Industria y Comercio no debió conceder el signo solicitado a registro ya que ese signo “es similarmente confundible con una marca anteriormente registrada por un tercero y para productos respecto de los cuales el uso de la marca LISTER 28/09/2011 25.40 puede inducir al público a error (…)”.

Pues es propietaria de los registros del signo LISTERINE, registrados en la Clase 5 de la Clasificación Internacional. Agrega que “(…) al ser este signo similarmente confundible con la (sic) citadas marcas registradas LISTERINE (nominativas), dicha marca carece de fuerza distintiva y con ello, se hace irregistrable como marca (…)”. 4. Los signos en conflicto son similarmente confundibles entre sí, desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, por lo que no sólo se generará un riesgo de confusión sino también “un riesgo de asociación al impedir al consumidor distinguir los productos fabricados por la sociedad LABORATORIOS LISTER S.A. de aquellos producidos por la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY LLC.”. 5.

En casos similares la Superintendencia ya se pronunció en otras Resoluciones negando el registro del signo LISTER (denominativo) por considerarlo confundible con la marca LISTERINE (denominativo). 6. El signo LISTER (denominativo) fue solicitado para distinguir productos de la Clase 3 mientras que la marca LISTERINE (denominativa) distingue productos de la Clase 5 es decir, “productos directamente relacionados (…)” ya que en la Clase 3 se encuentran los dentífricos y dentro de éstos “los productos de higiene oral, como son LAS CREMAS DENTALES O DENTÍFRICOS, LAS CINTAS DENTALES Y LOS ENJUAGUES BUCALES NO MEDICADOS”; mientras que en la Clase 5 se encuentran los enjuagues bucales medicados “los cuales están directamente relacionados con los dentífricos, y enjuagues bucales no medicados, comprendidos en la clase 3, pues son comercializados en el mismo mercado y están dirigidos al mismo público consumidor pues se trata de productos para la HIGIENE BUCAL”. 7.

Por lo tanto, “de los enjuagues bucales medicados y los enjuagues bucales no medicados, encontramos que a pesar de que se encuentren catalogados en una Clase diferente, es decir Clases 5 y 3, respectivamente, se trata de productos que pertenece (sic) a un mismo género, por lo cual las diferencias son prácticamente mínimas”. De esta manera, afirma la conexión competitiva entre los produc- GACETA OFICIAL 28/09/2011 26.40 tos que distinguen los signos en conflicto y, el riesgo de confusión que puede causar en el público consumidor dicha conexión. dante, como titular de la marca LISTERINE, habida cuenta que no presentó observación alguna cuando era oportuno hacerlo”. 8.

La Superintendencia de Industria y Comercio violó el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 “al haber ignorado el carácter de notoriedad de la marca LISTERINE en el mercado”, para probar lo cual, solicita que, por economía procesal, se incorporen las pruebas presentadas en otro proceso interno. Además, cita Resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio donde ya se habría reconocido la notoriedad del signo LISTERINE. 5.

Finalmente, “para objetar el registro de una marca con fundamento en la notoriedad de una marca previamente registrada debe existir similitud tal entre los signos en conflicto que, de coexistir en el mercado, generarían confusión en el público consumidor, de cuyo análisis se concluyó que entre las marcas ‘LISTER’ y la marca ‘LISTERINE’, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor en error; por consiguiente, estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público”. 9.

Finalmente, afirma la violación del artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. 2.

“Efectuado el examen conjuntual de la marca ‘LISTER’ (mixta) (sic) clase 3 solicitada, rente (sic) a ‘LISTERINE’, es claro que no presentan similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada contiene la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”. 3. Entre los signos en conflicto no se genera confusión y después de realizar un análisis desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual “se excluye en forma evidente que no (sic) son semejantes entre sí, por lo tanto, pueden coexistir en el mercado sin conllevar a error al público consumidor”.

Por lo que, “se descarta la violación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486”. 4. En virtud a que se descartó la posibilidad de riesgo de confusión entre los signos en conflicto “no es menester entrar a analizar lo de la presunta notoriedad (…)”. Además, que “la notoriedad de la marca debió ser probada en el momento procesal en que se presentaron las objeciones (…) lo cual no hizo el deman- e) Tercero interesado.

La sociedad LABORATORIOS LISTER S.A. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda, argumentando los siguiente: 1. Con la concesión del signo LISTER (nominativo) la Superintendencia de Industria y Comercio dio una correcta aplicación a la norma comunitaria, pues entre “las marcas LISTER y LISTERINE, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error.

Por consiguiente estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor o sea que la marca LISTER, no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 (…)”. 2. Como consideraciones adicionales, agrega que “LABORATORIOS LISTER S.A. (…) obtuvo por parte de la Superintendencia (…) la cancelación por no uso de la marca LISTERINE, en la clase 3”, razón por la cual WARNER LAMBERT COMPANY no presentó recurso.

Afirma además que “este hecho es contradictorio de la notoriedad general alegada por la parte actora por cuanto para existir notoriedad primero debe existir ‘USO’, lo cual no sucedió con la marca LISTERINE clase 03". 3. Haciendo “uso del derecho que consagra el artículo 168 de la Decisión 486 (…) solicitó el registro de la marca LISTERINE, clase 03 (…)”. 4.

WARNER LAMBERT, solo fundamentó su similitud con la marca LISTERINE clase

5. GACETA OFICIAL 5. Tiene 11 registros del signo LISTER y TELELISTER y que “expresamente se demostró que el Nombre Comercial y marca LISTER, data y se viene utilizando desde 1935 (…). Con lo anterior se demuestra que desde la década de 1930 vienen coexistiendo las marcas LISTER y LISTERINE, sin que hasta el presente se haya presentado conflicto de similitud y comercialización de productos (…).

Esto demuestra que han podido coexistir durante más de 70 años por lo cual la supuesta similitud que alega la parte actora, nunca se ha dado en la realidad”. 6. “Con la cancelación de la marca LISTERINE, clase 03, por no uso quedó plenamente demostrado que en realidad no era una marca notoria en la clase 03, por cuanto ni siquiera se usa en esta clase” y además WARNER LAMBERT LLC.

“no comercializa en Colombia ningún dentífrico”. Recalca nuevamente que LISTER también es el nombre comercial que usa la sociedad LABORATORIOS LISTER S.A. 7. Los signos en conflicto LISTER (denominativo) y LISTERINE (denominativo) pueden coexistir en el mercado. La sociedad H. ALPERT & COMPANY, INC., tercero interesado en el proceso, no dio contestación a la demanda. 28/09/2011 27.40 nal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo LISTER (denominativo), fue el 17 de enero de 1991, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 58 literal f) de la Decisión 85; y, conforme a lo dispuesto por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 56 y 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias

CONSIDERANDO

Que, las normas contenidas en “el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, en concordancia con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486”, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribu- PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

GACETA OFICIAL Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 56.- Podrán registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. (…) Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: 28/09/2011 28.40 lución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase; g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares;

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). ( )”. 1. Aplicación del ordenamiento jurídico comunitario en el tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la reso- En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo LISTER (nominativo) fue presentada el 17 de enero de 1991, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2. La marca y los requisitos para su registro Conforme lo establece el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos intrínsecos o de fondo que debe reunir un signo para que pueda constituirse en marca, son: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo; características que dan al signo la capacidad para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y en su caso los GACETA OFICIAL adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular, al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

Los requisitos básicos previstos en el artículo 56 de la Decisión 85, conllevan las siguientes características: La novedad, o el hecho de que el signo sea nuevo, no se dirige a que no haya sido utilizado anteriormente, sino a que sea original en relación al producto o servicio que va a distinguir, así como que sea inconfundible con marcas registradas o previamente solicitadas para la misma clase de productos o servicios.

Este requisito ya no es contemplado a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del producto o servicio, o con otro signo que se encuentre registrado o que haya sido solicitado con anterioridad. El Tribunal ha manifestado que “La novedad y originalidad, que se exige también a los signos como elementos constitutivos para su protección legal, son relativas ( ) y así lo considera parte de la doctrina. ‘Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.

Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente’. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S. A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).

Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solici- 28/09/2011 29.40 tados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N° 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

La visibilidad, busca que la marca sea aprehensible por medio del sentido de la vista, por lo que se consideran signos visibles aquellos referidos a una palabra, a una figura, a un número, a un dibujo o a un conjunto de cada uno de ellos y está dirigida a que el signo pueda ser identificado por los consumidores. Igualmente este requisito ya no se contempla a partir de la Decisión 311, toda vez que constituía una limitación que descartaba la existencia de otros signos, como los auditivos, olfativos y gustativos.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione y los adquiera. Es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión. Sobre el carácter distintivo de la marca, el tratadista Jorge Otamendi sostiene que: “El poder o carácter distintivo es la capacidad intrínseca que tiene para poder ser marca.

La marca, tiene que poder identificar un producto de otro. Por lo tanto, no tiene ese poder identificatorio un signo que se confunde con lo que se va a identificar, sea un producto, un servicio o cualesquiera de sus propiedades”. (Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001, p. 27).

Sobre este aspecto el Tribunal ha manifestado en reiteradas ocasiones que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca, cual es el de distinguir unos productos de otros”.

(Proceso 19-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 585 de 20 de julio de 2000, marca: LOS ALPES). De lo anteriormente expuesto, el Juez Nacional tendrá que determinar en el presente caso si el GACETA OFICIAL signo LISTER (denominativo) reúne los requisitos de novedad, visibilidad y distintividad y, si además, no se encuentra incurso en las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85. 3.

Clases de marcas. Comparación entre signos denominativos. El Tribunal abordará el tema, en virtud a que los signos en conflicto son denominativos. Signos denominativos. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 28/09/2011 30.40 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos, riesgo de confusión, similitudes gráfica, fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo marcario En virtud a la posibilidad de riesgo de confusión entre el signo solicitado para registro LISTER (denominativo) y el signo sobre el cual se basa la demanda LISTERINE (denominativo), el Tribunal procede a analizar el tema.

El artículo 58 de la Decisión 85 contempla en forma conjunta tanto las prohibiciones absolutas como las relativas que impiden la registrabilidad de un signo como marca. Al respecto, la prohibición contenida en el artículo 58 literal f) de la citada Decisión, busca fundamentalmente precautelar el interés de terceros al prohibir que se registre como marca todo signo que, en relación con derechos de terceros, sea confundible con una marca registrada, o con un signo anteriormente solicitado para registro, o solicitado posteriormente con reivindicación válida de GACETA OFICIAL una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase del nomenclátor.

Cabe reiterar lo señalado por el Tribunal respecto al artículo 58, literal f), ahora interpretado, en el sentido de que “La prohibición del registro de signos confundibles ( ) protege a las marcas del ‘riesgo de confusión’ o de la ‘similitud confusionista’ que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado” (Proceso 02-IP-95, marca: LAURA ASHLEY, publicado en la G.O.A.C. N° 199 del 26 de enero de 1996).

Se puede desprender, en consecuencia, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. En la referida Decisión la confusión se da en relación a la clase del nomenclátor a la que pertenecen los productos o los servicios, en sentido de que si éstos, distinguidos por una marca, pertenecen a la clase de los que pretende amparar un signo solicitado para registro, podría darse el riesgo de confusión y no así si tales productos o servicios pertenecen a clases diferentes.

Este criterio, sin embargo, ya no se mantiene en las posteriores Decisiones. Respecto de la confusión que se busca evitar con la disposición del literal f), del artículo 58, el Tribunal ha entendido que “( ) la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva” (Proceso 02-IP-94, marca: NOEL, publicado en la G.O.A.C. N° 163 de 12 de septiembre de 1994). Igualmente, es importante destacar que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la 28/09/2011 31.40 indirecta.

La primera induce al comprador o usuario a que requiera un producto o servicio determinado, creyendo que está solicitando otro. En este caso de confusión, ésta se produce tanto entre los signos como entre los productos o servicios. Por su parte, la confusión indirecta se da por el origen o procedencia de los productos o servicios; ya que el consumidor o usuario cree que los productos o servicios que ostentan signos confundibles, tienen un origen empresarial común. Con relación a la determinación de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro”.

(Proceso 76-IP-2004, aprobado el 4 de agosto de 2004, marca: ZERIT, citando al Proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 340 de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). Y respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, ya citado, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). Finalmente, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con GACETA OFICIAL 28/09/2011 32.40 base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza. por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes” (Fernández-Novoa, Carlos, Ob.

Cit. p. 215). La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. La similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, donde la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se da, entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similares ideas, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Com-petente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa, que en el caso de las disposiciones referidas a la Decisión 85, aluden a la misma clase del nomenclator. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica. 5. Signos distintivos notoriamente conocidos, su protección y su prueba. En el presente caso, se interpreta el tema, en razón a que se alega la notoriedad de la marca LISTERINE (denominativa).

La marca notoriamente conocida es aquella en la que convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las GACETA OFICIAL necesidades del consumidor, comprador o usuario, correspondiente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Con referencia a lo previsto en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 se otorga una protección especial a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar sea confundible con otras notoriamente conocidas en el País Miembro o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares. Como se ve, no hace distingo sobre la clase de producto o de servicio a la que pertenece la marca.

En este caso el Tribunal ha 28/09/2011 33.40 sostenido “(…) a tenor de la disposición prevista (…) el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional (…) por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios”.

(Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147 del 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA). Si bien en la Decisión 85, no hay disposición alguna sobre la prueba de la marca notoria, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, considera que la notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus y al respecto ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre 1996). Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aun en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 961 del 4 de agosto de 2003, marca: FINO (mixta) mencionando al Proceso 8IP95, ya citado). 6.

Conexión competitiva. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuen- GACETA OFICIAL 28/09/2011 34.40 ta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue productos comprendidos en la Clase 3 y la demandante manifiesta que su marca distingue productos de la Clase 5.

Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”.

(Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Como se dijo supra, el consultante deberá aplicar lo relacionado con productos a servicios. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. De no probarse la notoriedad de la marca, el Juez deberá analizar la conexión competitiva entre los productos de la Clase3 y los productos de la Clase 5. 7.

De las observaciones: legitimación y procedimiento. En el caso concreto la solicitud de registro del signo LISTER (denominativo) fue presentada el 17 de enero de 1991 en vigencia de la Decisión 85, la publicación en la Gaceta Oficial y las observaciones, fueron presentadas en vigencia de GACETA OFICIAL la Decisión 313 y tanto las observaciones como la concesión del registro del signo fueron resueltas en vigencia de la Decisión 486.

Por lo tanto corresponde analizar la Decisión 85, norma sustancial vigente, para determinar los requisitos para la presentación de la solicitud de registro de un signo y para el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad; la Decisión 313 norma vigente al momento de la presentación de las observaciones y la Decisión 486 norma procedimental vigente al momento de resolver dichas observaciones.

La Decisión 85 contemplaba un procedimiento de oposiciones realizado por la misma oficina nacional competente, en el que dicha oficina al momento de la presentación de la solicitud si consideraba que no se habían cumplido con los requisitos exigidos por la misma Decisión 85 o no se habían acompañado los documentos previstos, podía solicitar al peticionario que, en el término de 60 días hábiles, realice las correcciones pertinentes, sin que esto perjudique la prioridad adquirida.

Si la solicitud no fue observada por la oficina nacional competente o fue debidamente complementada se procedía a su publicación. Dentro de los 30 días siguientes a la publicación cualquier persona podría oponerse al registro de marca. En el caso de presentarse dichas oposiciones la oficina nacional competente las tramitaría con base en la legislación interna del respectivo País Miembro; en el caso de que no se presentaren dichas oposiciones se debía expedir el certificado correspondiente.

En la Decisión 313 el procedimiento es muy similar, la oficina nacional competente, dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud, estudiaba si ésta cumplía con los requisitos formales. Si no cumplía concedía al peticionario un plazo de 30 días hábiles prorrogables por una sola vez para que subsane las irregularidades, sin perjuicio de que no se pierda la prioridad.

Si las irregularidades no eran subsanadas la solicitud era rechazada. Una vez que la solicitud cumplía con los requisitos formales era publicada en la Gaceta Oficial, a partir de dicho momento se computaban 30 días para que las personas que tenían un interés legítimo puedan presentar observaciones. En su artículo 83 literal b) específicamente se señala que se rechazará la observación “Que se fundamente en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se observa”. 28/09/2011 35.40 Finalmente, en la Decisión 486, la oficina nacional competente examina dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la solicitud si esta cumple con los requisitos formales exigidos por la misma Decisión. Si la solicitud no cumple con los requisitos la oficina nacional competente otorga al solicitante 60 días hábiles para su regularización, si no fuese regularizada la solicitud será considerada abandonada y perderá su prelación. Si la publicación cumple con los requisitos o los regulariza la oficina nacional competente ordenará su publicación en la Gaceta Oficial.

Una vez realizada la publicación quien tenga interés legítimo podrá presentar oposiciones. Presentadas o no las oposiciones la oficina nacional competente realizará el correspondiente examen de registrabilidad para conceder o denegar el registro solicitado. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 56 y 58 de la Decisión 85.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

Con estos antecedentes, el Juez consultante debe tener presente que las observaciones se presentaron en vigencia de la Decisión 313 y se resolvieron en vigencia de la Decisión 486. Sin embargo para determinar la legitimación de las observantes deberá retrotraerse al momento de la presentación de la primera solicitud, Decisión 85, y determinar la prioridad que ésta tenía respecto a las observaciones presentadas con base en solicitudes posteriores.

Sobre el momento de la presentación de las observaciones presentadas en vigencia de la Decisión 313, con base a la publicación del extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial también realizada en vigencia de la Decisión 313, se entiende que éstas también debían haber respetado la norma sustancial vigente al momento de la solicitud del primer registro.

Lo mismo sucede con los GACETA OFICIAL actos administrativos que resolvieron las observaciones, pues si bien en lo que se refiere a materia procedimental se deberá aplicar la Decisión 486, esta aplicación siempre será basándose en la norma sustancial. 8. Análisis de registrabilidad de signos posiblemente confundibles con marcas que amparan productos de la Clase 5.

Se interpretará el presente tema, en virtud a que el signo solicitado para registro pertenece a la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y el signo sobre la base del cual se presenta la demanda distingue productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios emitidos por este Tribunal al respecto.

La Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, Clase a la que pertenece el signo solicitado para registro LISTER (denominativo) abarca los siguientes productos: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”.

Mientras que la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, Clase a la que pertenece el signo sobre el que se presenta la demanda, abarca “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”.

Sobre el registro de signos pertenecientes a una Clase diferente a la Clase 5 pero que tengan cierta conexión, el Tribunal ha sostenido que el análisis de registrabilidad debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la Clase 3 o de Clases con las cuales se pueda dar riesgo de confusión o conexión competitiva, podría causar riesgo en la salud.

Por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. 28/09/2011 36.40 Si bien, en principio, los productos comprendidos en la Clase 5 y los productos comprendidos en la Clase 3 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de tales productos, sin embargo, a pesar de lo anterior, el público consumidor puede incurrir en confusión, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de otras Clases conexas en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase.

Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara un plaguicida con una que ampara un producto de belleza, el consumidor que, por alguna razón tiene a su alcance los productos, pueda caer en un error, que podría convertirse en fatal para su salud. En este aspecto, el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.

En el caso concreto se deberá identificar si efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir productos comprendidos en la Clase 3 con productos comprendidos en la Clase 5. 9. Causales que han dejado de existir al momento de resolver el caso. En el caso concreto, el tercero interesado en el proceso manifiesta que “LABORATORIOS LISTER S.A. (…) obtuvo por parte de la Superintendencia (…) la cancelación por no uso de la marca LISTERINE, en la clase 3”, razón por la cual WARNER LAMBERT COMPANY no presentó recurso.

Afirma además que “este hecho es contradictorio de la notoriedad general alegada por la parte actora por cuanto para existir notoriedad primero debe existir ‘USO’, lo cual no sucedió con la marca LISTERINE clase 03", por lo tanto el Tribunal se referirá al tema. En vista de la afirmación hecha por la parte demandante y a pesar de que el procedimiento de cancelación pertenece a otro proceso, el Tribunal considera oportuno recordar al juez consultante, que al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales que sirvieron de motivación para negar un registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso.

GACETA OFICIAL Es decir, el juez consultante al momento de realizar el cotejo entre el signo LISTER (denominativo) y la marca LISTERINE (denominativa), deberá verificar si el registro de ésta última marca se encuentra vigente en la vida jurídica. 28/09/2011 37.40 comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 10.

Coexistencia marcaria. En el presente caso se abordará el tema, en virtud a que el tercero interesado en el proceso manifiesta que los signos en conflicto coexisten pacíficamente en el mercado. Respecto a la coexistencia de hecho, ésta nace sobre la base de la jurisprudencia emitida por este Tribunal y surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado.

Al respecto el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios ( ).

La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). 11. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para adoptar sus resoluciones.

En el presente caso, se interpreta el tema, en razón a que la demandante manifestó en su demanda que la Superintendencia de Industria y Comercio, ya se había pronunciado en casos semejantes. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008. “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR).

Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).

Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o GACETA OFICIAL negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con ello no se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro.

La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. 28/09/2011 38.40 La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro.

En el presente caso, la solicitud de registro del signo LISTER (denominativo) fue presentada el 17 de enero de 1991, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, ésta es la norma aplicable en todo lo referente al cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.

SEGUNDO: Según el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad, de conformidad con los criterios sentados en la presente interpretación; sin embargo, si bien estos requisitos son necesarios no son suficientes porque, además, el signo no debe estar incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la mencionada Decisión.

TERCERO: Al cotejar marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

CUARTO: Conforme al artículo 58, literal f), de la Decisión 85, no son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean confundibles con una marca ya registrada, con un signo solicitado anteriormente o solicitado posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios pertenecientes a una misma clase.

Basta que exista riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

QUINTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia recogidos en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos. GACETA OFICIAL SEXTO: Conforme a lo previsto en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 que otorga una protección especial a la marca notoriamente conocida en el caso de que el signo que se pretende registrar sea confundible con otras notoriamente conocidas en el País Miembro o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.

Quien alega la notoriedad de un signo debe probarla. Además, de no probarse la notoriedad de la marca, el Juez deberá analizar la conexión competitiva entre los productos de la Clase3 y los productos de la Clase 5.

SÉPTIMO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes productos, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

OCTAVO: En el procedimiento de registro de un signo como marca, el interés del opositor a la solicitud será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo en cualquiera de los Países Miembros, o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.

La oficina nacional competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo con independencia de que se hayan formulado o no observaciones a la solicitud, y deberá decidir, acerca de la concesión o denegatoria del registro, a través de una Resolución motivada, de conformidad con lo alegado y probado en autos.

NOVENO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos comprendidos en la Clase 3 que impliquen un posible riesgo de confusión con los productos comprendidos en la Clase 5, debe ser tan riguroso como el efectua- 28/09/2011 39.40 do a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

En el caso concreto se deberá identificar si efectivamente podría producirse riesgo de confusión en el público consumidor al adquirir productos de la Clase 3 con productos comprendidos en la Clase 5.

DÉCIMO: El juez consultante, al momento de realizar el correspondiente cotejo entre los signos en conflicto, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales que sirvieron de motivación para negar un registro se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso.

DÉCIMO PRIMERA: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad. DÉCIMO SEGUNDA: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2005-00002 (acumulado 2005-00234), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 127 de su Estatuto, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del mismo.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO 28/09/2011 40.40 Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú