PROCESO 105-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “FRUTTO” (denominativa).

Expediente Interno N° 2007-00045. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil once. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticuatro (24) de octubre de 2011. 1. Antecedentes 1.

Las partes Demandante: la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. 2. Actos demandados La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 17510 de 30 de junio de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.; y, negar el registro del signo “FRUTTO” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. - Resolución No. 25816 de 27 de septiembre de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - Resolución No. 28877 de 30 de octubre de 2006, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 17510 de 30 de junio de 2006. 3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 4 de mayo de 2005, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. solicitó el registro del signo “FRUTTO” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 30 de junio de 2005, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 553. - La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “FRUTI” (mixta), registrada en la clase 30 y, adicionalmente, alegó la descriptividad del signo solicitado. - El 30 de junio de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 17510, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.; y, negar, asimismo, el registro del signo “FRUTTO” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Argumentó la Superintendencia que la marca solicitada a registro carece de la suficiente fuerza distintiva ya que es descriptiva de los productos que pretende amparar. - El 4 de agosto de 2006, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior. - El 27 de septiembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 25816, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - El 30 de octubre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 28877, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 17510 de 30 de junio de 2006, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio “concedió el registro de marcas que contienen la expresión FRUTA o FRUTO, y (…) utilizó argumentos similares a los contenidos en los actos administrativos demandados, pero en los cuales llegó a la conclusión de que dichos signos eran distintivos y por lo tanto registrables”. - “(…) para determinar que el signo FRUTTO se (sic) es distintivo para identificar productos de la Clase Treinta y Dos (32) Internacional, se debe tener en cuenta que: En esta clase se encuentran registradas más de treinta y nueve (39) marcas que utilizan esta expresión, o expresiones similares”. - “La expresión FRUTTO no identifica de forma directa alguno de los productos de la Clase Treinta y Dos (32) Internacional, ni tampoco alguna de sus características”. - “El registro de la marca FRUTTO no impide que terceros utilicen la expresión fruto como explicativa, aunque no tenga relación directa con los productos amparados en la Clase treinta y Dos (32) Internacional”. - “En su aspecto ideológico, es claro que la marca FRUTTO no tiene significado alguno, razón por la cual debe ser considerada como un signo de fantasía, y que por este simple hecho, se diferencia de cualquier marca registrada con anterioridad”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) el signo ‘FRUTTO’ se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 (…), toda vez que la expresión ‘FRUTTO’, es fácilmente identificable como FRUTO o FRUTA, el cual es el producto de las plantas, que aparte de la utilidad que pueda tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla, o, como la producción de la tierra con que se hace para desarrollar y proteger la semilla, o, como la producción de la tierra con que se hace la cosecha, ó (sic) como fruto comestible de ciertas plantas cultivadas, p. ej. la pera, la fresa, la naranja, etc., es decir, es la materia prima utilizada para preparar las bebidas que pretende distinguir el signo solicitado, en especial las gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, siropes y zumos de frutas”. - “(…) en cuanto a la mención que hace la parte demandante de otros registros de marcas anteriormente otorgadas por la oficina nacional competente, resulta importante reiterar que los registros marcarios concedidos dentro de otras actuaciones administrativas fundamentadas en diferentes situaciones de hecho y de derecho, que no confieren el derecho al registro a otros signos”. d) Tercero Interesado La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) en el presente caso la entidad demandada no ha tratado en forma desigual al demandante, ya que su solicitud de registro ‘FRUTTO’ en efecto es descriptiva de los productos a distinguir comprendidos dentro de la clase 32 internacional, y en todos los casos mencionados por el actor, siempre dentro de los registros marcarios se hacen presentes conjuntos marcarios con mezcla de expresiones o inclusión de diseños que permite formar conjuntos distintivos y cuya situación es muy diferente a la de la solicitud ‘FRUTTO’, por lo que naturalmente la decisión sobre su concesión debe ser otra (…)”. - “FRUTTO está indicando una característica de las bebidas que pretende proteger, bebidas que provienen de un fruto, de una semilla, de un producto de la tierra, lo que hace que el signo sí se encuentre comprendido dentro de la naturaleza de signos descriptivos”. - “la entidad demandada motivó la nulidad de los actos administrativos atacados fundamentado en la DESCRIPTIVIDAD del signo, más no en confundibilidad con otros signos y mucho menos con los que el actor toma para el cotejo, pues no son los signos que él estime que deben hacer parte de tal cotejo, sino son los que la autoridad tome en cuenta conforme la base de datos oficial”.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011. 2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), e) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “FRUTTO” (denominativo), fue presentada el 4 de mayo de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 134 (concepto de marca y elementos constitutivos) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que resulta pertinente para la resolución del presente caso.

No se interpretará el literal f) del artículo 135 porque se refiere a signos genéricos. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…)”. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Marcas conformadas por palabras descriptivas y de uso común. La marca débil; - Signos de fantasía; - Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “FRUTTO” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. MARCAS CONFORMADAS POR PALABRAS DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. Tomando en cuenta que dentro del proceso interno la sociedad actora afirmó que “La expresión FRUTTO no identifica de forma directa alguno de los productos de la Clase Treinta y Dos (32) Internacional, ni tampoco alguna de sus características”, y que la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. afirmó que “FRUTTO está indicando una característica de las bebidas que pretende proteger, bebidas que provienen de un fruto, de una semilla, de un producto de la tierra, lo que hace que el signo sí se encuentre comprendido dentro de la naturaleza de signos descriptivos”, y que “la entidad demandada motivó la nulidad de los actos administrativos atacados fundamentado en la DESCRIPTIVIDAD del signo, más no en confundibilidad con otros signos y mucho menos con los que el actor toma para el cotejo, pues no son los signos que él estime que deben hacer parte de tal cotejo, sino son los que la autoridad tome en cuenta conforme la base de datos oficial”; deviene necesario abordar el tema de palabras descriptivas y de uso común y la marca débil.

Palabras descriptivas: El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”[1].

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

Partículas o palabras de uso común. La marca débil: Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.”[2] En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”[3]

3. LAS MARCAS DE FANTASÍA. Tomando en cuenta que la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. expresó que “En su aspecto ideológico, es claro que la marca FRUTTO no tiene significado alguno, razón por la cual debe ser considerada como un signo de fantasía, y que por este simple hecho, se diferencia de cualquier marca registrada con anterioridad”; se hace necesario tratar el tema: “las marcas de fantasía”.

Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto. Para la doctrina es “aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”.[4] Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque, por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca. Igualmente, ha sostenido el Tribunal: “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”.[5]

4. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Tomando en cuenta que la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio “concedió el registro de marcas que contienen la expresión FRUTA o FRUTO, y (…) utilizó argumentos similares a los contenidos en los actos administrativos demandados, pero en los cuales llegó a la conclusión de que dichos signos eran distintivos y por lo tanto registrables”, y que la Superintendencia de Industria y Comercio alegó, al respecto, que “(…) en cuanto a la mención que hace la parte demandante de otros registros de marcas anteriormente otorgadas por la oficina nacional competente, resulta importante reiterar que los registros marcarios concedidos dentro de otras actuaciones administrativas fundamentadas en diferentes situaciones de hecho y de derecho, que no confieren el derecho al registro a otros signos”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones formuladas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008: “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la oficina de registro marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

Los signos pueden estar conformados por partículas o palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 3.

Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático. 4. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro.

Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2007-00045, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA ----------------------- [1] Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995. [2] Proceso 70-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] OTAMENDI Jorge. Ob. Cit. Pág. 191. [4] OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. [5] Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.