Gace2020 — Andean Community · Micelio Jurídico

Año XXIX - Número 2020 Lima, 16 de febrero de 2012 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 86-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 30, 34, 44, 45 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PFIZER PRODUCTS INC. Patente: “FORMULACIONES DE ZIPRASIDONA”. Expediente Interno Nº 2006-00127 Interpretación Prejudicial del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 14, 26, 27 y 276 de la misma Decisión. Actor: Sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB. Patente: “MÉTODO PARA PROVEER INFORMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RELACIONADA A ATRIBUTOS DE PRODUCTO O GRUPO DE PRODUCTOS”. Expediente Interno Nº 2007-00152 Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Marca: “OLEOREY” (mixta). Expediente Interno N° 2006-00342 Proceso 101-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Patente: “Composiciones de celecoxib”. Actor: GD SEARLE LLC. Proceso Interno: Nº 2006-00007 Proceso 105-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación Prejudicial, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “FRUTTO” (denominativa). Expediente Interno N° 2007-00045 Proceso 92-IP-2011.- Proceso 93-IP-2011.- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 16/02/2012 2.72 PROCESO 86-IP-2011 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 30, 34, 44, 45 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: PFIZER PRODUCTS INC. Patente: “FORMULACIONES DE ZIPRASIDONA”. Expediente Interno Nº 2006-00127. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil once. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 10 de agosto de 2011, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de veinticuatro (24) de octubre de 2011. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes Demandante: la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2. Actos demandados La sociedad PFIZER PRODUCTS INC. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 14540 de 24 de junio de 2005, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada “FORMULACIONES DE ZIPRASIDONA”. - Resolución No. 32065 de 29 de noviembre de 2005, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y decidió (i) confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 14540 de 24 de junio de 2005 y, (ii) rechazar por extemporánea la modificación de la solicitud propuesta en el escrito del recurso. 1.3.

La Superintendencia de Industria y Comercio requirió a la peticionaria para que se pronun- GACETA OFICIAL - - - - ciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud. El 17 de septiembre de 2004, la sociedad solicitante atendió los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Allegó, asimismo, un nuevo capítulo reivindicatorio.

El 24 de junio de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 14540, por medio de la cual resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada “FORMULACIONES DE ZIPRASIDONA”, por considerar que no se cumplía con el requisito de claridad de la solicitud y novedad de la invención. El 9 de agosto de 2005, la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada y propuso una modificación a la solicitud inicial, allegando un nuevo capítulo reivindicatorio.

El 29 de noviembre de 2005, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 32065 por medio de la cual atendió el recurso de reposición interpuesto; y, decidió (i) confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 14540 de 24 de junio de 2005 y, (ii) rechazar por extemporánea la modificación de la solicitud propuesta en el escrito del recurso, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad PFIZER PRODUCTS INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La invención se trata específicamente de una formulación farmacéutica de Ziprasidona, mediante la cual se encuentra que sorprendentemente las composiciones que comprenden la base libre de Ziprasidona cristalina, con un tamaño medio de partículas igual o inferior a 85 micrómetros.

Exhiben buenas propiedades de disolución que se obtienen con formulaciones iguales o inferiores a 25 micrómetros. Se reclama la patente sobre un rango de tamaño de partícula de Ziprasidona mayor al usualmente aplicado en el estado del arte, dentro de la cual la biodisponibilidad del compuesto es sustancialmente la misma, demandando menores esfuerzos técnicos y económicos en su producción y control.

Lo que se reivindica guarda relación con el establecimiento de un co- 16/02/2012 3.72 nocimiento nuevo, contrario a las enseñanzas del arte previo, según el cual un tamaño de partícula mayor a 25 micrómetros era considerado inaceptable para formulaciones de Ziprasidona”. - “En el examen de patentabilidad realizado por la SIC, se efectuó un análisis inapropiado sobre el requisito de novedad de la patente, en la medida que se asumió equivocadamente que todos los elementos esenciales de la solicitud reclamada se encontraban revelados íntegramente en el arte previo en D1 (EP0281309) y en D2 (EP0586191).

Sin embargo, a pesar que en los documentos estudiados se describe el clorhidrato de Ziprasidona, la sal hidratada, algunas composiciones farmacéuticas que lo contienen, las dosis adecuadas, las formulaciones y los métodos para usarlo como agente neuroléptico, en ningún momento en dicho estado de la técnica se revela o se permite a un experto en la materia derivar conclusión alguna sobre el tamaño de la partícula o un rango de tamaños de partícula que proporcione un efecto ventajoso sobre su biodisponibilidad, producción y control, tal como se reivindica en la solicitud”. - “No se puede concluir que una invención carezca de novedad o de nivel inventivo, por el simple hecho que parta de elementos conocidos, como lo es en este caso la Ziprasidona.

Por esta razón, el examinador debe tener claro que lo que se reivindica (un rango de tamaño de partícula) es un conocimiento o procedimiento nuevo a partir de componentes existentes previamente en el estado de la técnica, pero que en ningún momento se pretende solicitar la patente frente a dichos elementos”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Hace una recapitulación de las conclusiones esgrimidas por la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, que expresa, en resumen, que “Lo que sí puede verse claramente sobre la presente solicitud, es que reclama toda la materia contenida en las anterioridades, y en el momento que se conceda una patente de invención para esta solicitud, se le confiere GACETA OFICIAL derechos sobre el estado de la técnica contenida en D1 y D2, lo cual sí sería un grave error de interpretación de la novedad, por consideraciones no técnicas que violaría los artículos 14 y 16 por su no aplicación”. - “Se ratifica que el contenido de las (sic) solicitud de patente de invención carece de nivel inventivo y por lo tanto los actos administrativos acusados que negaron el privilegio de patente de invención en comento, se ajustan (sic) no son nulas, se ajustan a pleno derecho y no violentan normas legales ni de carácter superior como lo aduce la parte demandante”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011. 16/02/2012 4.72 Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se interpretarán de oficio los artículos 1, 2, 4 y 5 (requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

Asimismo, tomando en cuenta que para el efecto la normativa procesal aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se interpretarán de oficio los artículos 30 (reivindicaciones: características), 34 (Modificaciones a la solicitud de patente), 44 y 45 (Procedimiento), y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 344 CAPÍTULO I DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de invención, fue presentada el 15 de junio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 mencionada.

SECCIÓN I DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD “Artículo 1. Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. “Artículo 2. Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una GACETA OFICIAL 16/02/2012 5.72 descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida. riores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. (…) “Artículo 4. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

(…) “Artículo 5. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”. DECISIÓN 486 CAPÍTULO III DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones ante- (…) Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”. (…) CAPÍTULO IV DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD “Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”. “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. (…) GACETA OFICIAL DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. 16/02/2012 6.72 tos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La norma comunitaria en el tiempo; - Concepto de invención; - Los requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial; - El nivel inventivo en relación con mezcla o combinación de elementos conocidos; - Trámite de la solicitud de patente: requisitos formales: examen de forma, el examen de patentabilidad: la descripción de la invención; la presentación de observaciones; examen de fondo;

Requisito de claridad de las reivindicaciones; - Modificaciones a la solicitud de patente. Su oportunidad.

3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efec- Acorde con lo expuesto, la doctrina expresa sobre este particular que: “Sería contrario a toda idea de justicia que una regla jurídica nueva, modificara las consecuencias de los hechos ya realizados, o privara a una persona de las ventajas conseguidas bajo el régimen anterior” 1.

Y con el mismo sentido y finalidad, este Tribunal ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior.” 2 Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones 1 2 MOUCHET, Carlos.

“INTRODUCCIÓN AL DERECHO” Editado por Perrot. Buenos Aires, 1978. Pág. 278. Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que: “…toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior…”.

(Proceso N° 28-IP95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998"). 3 De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de otorgamiento de la patente de invención ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, 3 Proceso Nº 39-IP-2003.

Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16/02/2012 7.72 aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de la patente. Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. En este contexto, la solicitud relativa al otorgamiento de la patente para “FORMULACIONES DE ZIPRASIDONA”, fue presentada el 15 de junio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es ésta la norma aplicable en la parte sustancial, mientras que el procedimiento se efectuó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.2. CONCEPTO DE INVENCIÓN La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 4 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 5 4 5 OTERO LASTRES, José Manuel.

G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 16/02/2012 8.72 carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”.

3.3. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal. c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.

“( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial. a) Novedad de la Invención Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, dice: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” 6 Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.

La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”. b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que una tecnología pierde su d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente” 7.

Según lo establecido en el artículo 2 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo” 8.

Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de 7 8 6 ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

GACETA OFICIAL patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. 16/02/2012 9.72 Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 10 Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 9 b) Nivel Inventivo Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 11. 10 9 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998.

Publicada en G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089.

GACETA OFICIAL En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”. 12 c) Aplicación Industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 5 de la Decisión 344.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

3.4. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS Atendiendo a que en el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación Prejudicial la 12 Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16/02/2012 10.72 demandante sostuvo que “La invención se trata específicamente de una formulación farmacéutica de Ziprasidona, mediante la cual se encuentra que sorprendentemente las composiciones que comprenden la base libre de Ziprasidona cristalina, con un tamaño medio de partículas igual o inferior a 85 micrómetros.

Lo que se reivindica guarda relación con el establecimiento de un conocimiento nuevo, contrario a las enseñanzas del arte previo, según el cual un tamaño de partícula mayor a 25 micrómetros era considerado inaceptable para formulaciones de Ziprasidona” y que “No se puede concluir que una invención carezca de novedad o de nivel inventivo, por el simple hecho que parta de elementos conocidos, como lo es en este caso la Ziprasidona.

Para el propósito indicado, se transcribe lo expuesto por este Tribunal en la interpretación prejudicial No. 198-IP-2006 de 25 de enero de 2007 que hace relación a este tema 13: En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el 13 Patente: “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA UTILIZADA EN UN MÉTODO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGÉNICA“. GACETA OFICIAL examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos.

Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”. 14 En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento.” 15 De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de 14 15 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág. 72. 16/02/2012 11.72 agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede GACETA OFICIAL con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001). Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como si lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f), pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”.

(Proceso 182-IP-2005. Interpretación prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005.). Finalmente, hay que tener en cuenta lo que establece el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, el cual, sobre el tema, expresa lo siguiente: “La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado.

Si el efecto reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. 16/02/2012 12.72 -¿de resolverse en la forma en que se revindica?; y -¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo” 16.

3.5. TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE PATENTE: REQUISITOS FORMALES: EXAMEN DE FORMA, EXAMEN DE PATENTABILIDAD: LA DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN; LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES; EXAMEN DE FONDO; REQUISITO DE CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES. Requisitos formales; examen de forma Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 14540, por medio de la cual resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada “FORMULACIONES DE ZIPRASIDONA”, por considerar que no se cumplía con el requisito de claridad de la solicitud, se estima adecuado referirse al trámite de la solicitud de patente y al requisito de claridad de las reivindicaciones.

La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos. La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”. 17 La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales 16 En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: -¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; 17 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en http://www.comunidad andina.org/public/patentes/pdf. ÁLVAREZ, Alicia. Como obtener una patente. En: Derecho de Patentes. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p.103. GACETA OFICIAL fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la solicitud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior.

Requisitos para la solicitud de patentes de invención El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

La normativa comunitaria contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un requisito de forma que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente.

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “… en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos … Pero … que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”. 18 18 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”.

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. 16/02/2012 13.72 Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente…”, en cambio, “… las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.19 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la de- 19 SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. GACETA OFICIAL 16/02/2012 14.72 terminación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 13 de la Decisión 344, “las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: (…) c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla”.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales Examen de forma 20 21 sino una explicación del término general que abarca la generalización del término” 20.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo qué hay en ellas. En cuanto a la unidad de la invención, el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. Así lo dispone el artículo 15 de la Decisión 344 al indicar: “La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

Examen de patentabilidad Por otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Decisión 486, la oficina nacional competente realizará el examen de patentabilidad que comprende, no solamente el estudio de la patentabilidad de la invención, sino también el estudio del cumplimiento de todos los requisitos establecidos para la concesión de la patente, independientemente de que se hayan presentado oposiciones.

Dentro de dichos requisitos se encuentra la unidad de invención

21. RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344 Artículos 21 – 22 (aspectos formales indicados en la Decisión) RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486 Artículos 38 – 39 (requisitos de forma de que tratan los artículos 26 y 27) Plazo para responder las observaciones que formule la Oficina Nacional: 30 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de las observaciones.

(prorrogable por una sola vez y por un período igual) Plazo para completar los requisitos: dos meses siguientes a la fecha de la notificación. (prorrogable por una sola vez y por un período igual). Consecuencia: Si el peticionario no presenta respuesta a las observaciones o no complementa los antecedentes la solicitud se considera abandonada.

Consecuencia: Si el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y se perderá la prelación. Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48. Es conveniente analizar los cambios normativos que se presentan en relación con el examen de fondo que realizan las oficinas de patentes, según lo ha establecido este Tribunal en el proceso 208-IP-2005, (patente: “NITRATO DE AMONIO DE PERLAS POROSAS”), mediante el siguiente cuadro comparativo que muestra las diferencias: GACETA OFICIAL Publicación e intervención de terceros Examen de Fondo 16/02/2012 15.72 Artículos 23 – 26 Artículos 40 – 43 La Oficina Nacional publicará la solicitud, de conformidad con las disposiciones nacionales, dentro de los dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado, y una vez terminado el examen de forma, publicará el aviso de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada País Miembro.

Transcurridos dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la Oficina Nacional ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales. El expediente no podrá ser consultado por terceros mientras no se efectúe la referida publicación… Una vez efectuada la publicación, el expediente tendrá carácter de público.

El solicitante puede pedir que se realice la publicación en cualquier momento, siempre que se hay concluido el examen de forma. Dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, observaciones fundamentales que puedan desvirtuar la patentabilidad. Art. 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable.

Dentro del plazo de sesenta días, siguientes a la publicación, quien tenga Interés legítimo podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad. Art. 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. Art. 28.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre novedad, nivel inventivo, y aplicación industrial de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de cualquiera de las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros o de terceros países.

Art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

Art. 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. GACETA OFICIAL 16/02/2012 16.72 De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

Art. 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera. Consecuencia del Examen Definitivo Art. 29.- Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente.

Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará. En efecto, el requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, y se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que “la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención”.

Art. 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará. Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: GACETA OFICIAL a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

3.5.1. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. SU OPORTUNIDAD En el presente caso, la demandante, la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. al interponer el recurso de reposición en contra de la Resolución No. 14540 de 24 de junio de 2004, que negó el privilegio de la patente de invención, propuso una modificación a la solicitud inicial, allegando un nuevo capítulo reivindicatorio; y, el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, rechazó por extemporánea la modificación de la solicitud propuesta.

En ese sentido, se abordará el tema de las modificaciones a la solicitud de patente de invención y su oportunidad. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver, para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-IP-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, a saber: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud.

Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limi- 16/02/2012 17.72 tación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite. En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”. 22 Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el cinvento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente pro- 22 Proceso 21-IP-2000. Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, 10 de enero de 2001.

GACETA OFICIAL puesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial” 23. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.

En principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.

En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas. Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patente, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

La solicitud relativa al otorgamiento de la patente para “FORMULACIONES DE ZIPRA- 23 Proceso 25-IP-2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 769, de 24 de mayo de 2002. 16/02/2012 18.72 SIDONA”, fue presentada el 15 de junio de 1999, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo tanto, es ésta la norma aplicable en la parte sustancial, mientras que el procedimiento se efectuó en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente. 3. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza. 4.

La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. 5.

El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad “, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado. 6.

Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y / o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de paten- GACETA OFICIAL 16/02/2012 19.72 tabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial. a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 7.

Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200600127, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 8.

Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. 9. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo qué hay en ellas. 10. La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención. 11.

Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/02/2012 20.72 PROCESO 92-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 14, 26, 27 y 276 de la misma Decisión. Actor: Sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB. Patente: “MÉTODO PARA PROVEER INFORMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RELACIONADA A ATRIBUTOS DE PRODUCTO O GRUPO DE PRODUCTOS”. Expediente Interno Nº 2007-00152. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 9 de agosto de 2011, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de veinticuatro (24) de octubre de 2011. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes Demandante: la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2. Actos demandados La sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 3964 de 23 de febrero de 2006, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente denominada “MÉTODO PARA PROVEER INFORMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RELACIONADA A ATRIBUTOS DE PRODUCTO O GRUPO DE PRODUCTOS”, solicitada por la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB. - Resolución No. 32190 de 29 de noviembre de 2006, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 3964 de 23 de febrero de 2006, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. 1.3.

GACETA OFICIAL - El 12 de octubre de 2004, la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB, solicitó el estudio de patentabilidad correspondiente, anexando recibo de pago. - El 23 de febrero de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 3964, por medio de la cual declaró el abandono de la solicitud de patente denominada “MÉTODO PARA PROVEER INFORMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RELACIONADA A ATRIBUTOS DE PRODUCTO O GRUPO DE PRODUCTOS”.

La Superintendencia argumentó que el pago efectuado por el apoderado de la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB, no surte efectos legales en razón a que fue presentado por un apoderado diferente al reconocido para actuar válidamente dentro del trámite administrativo, sin que se haya presentado nuevo poder o la sustitución del mismo por parte de la apoderada principal. - El 31 de marzo de 2005, la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada. - El 29 de noviembre de 2006, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 32190 por medio de la cual atendió el recurso de reposición interpuesto y decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 3964 de 23 de febrero de 2006, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Escrito de demanda La sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La decisión tomada en este caso por la Superintendencia de Industria y Comercio parte de una incorrecta interpretación del artículo 44 de la Decisión 486, por cuanto limita el alcance de la palabra ‘SOLICITANTE’, a la persona que está legalmente reconocida como tal dentro del trámite de solicitud de patente, desconociendo que nuestra legislación interna reconoce figuras en las cuales se puede actuar en beneficio de un tercero, aún sin contar con expresas facultades legales, como es el caso de la Agencia Oficiosa o el Pago por Cuenta de un tercero (…)”. - “Debe considerarse que el suscrito al momento de allegar la solicitud de práctica del 16/02/2012 21.72 examen de patentabilidad (…), actuaba en condición de agente oficioso de SCA HIGIENE PRODUCTS según se prevé en los artículos 2304 y siguientes del Código Civil.

En este sentido se debe considerar que esta agencia oficiosa se constituyó como un acto unipersonal lícito del suscrito interesado a evitar pérdidas de riqueza y a proteger al titular de la patente contra la posibilidad de pérdida del reconocimiento del derecho a la explotación exclusiva de la nueva creación que le asiste, debiendo en consecuencia reconocerse tal solicitud para proseguir el trámite de obtención de la patente de modelo de utilidad en cuestión, requiriendo, si era del caso, al solicitante para que adjuntara los documentos faltantes para proseguir con el trámite correspondiente”. - “(…) al constar dentro del expediente el pago del examen de patentabilidad, el despacho debió proceder a la ejecución de tal examen o hacer el requerimiento correspondiente, en lugar de dejar transcurrir el término concedido por la norma andina para cumplir con tal obligación para luego declarar el abandono, pues ya estaba subsanado el requisito de solicitar el examen de patentabilidad a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486.

Y en caso de considerar el despacho que se debía acreditar alguna calidad especial para ejecutar tal pago en nombre del deudor, debió efectuar el requerimiento oficial respectivo con el objeto de que se aclarara tal situación, requerimiento que debió hacerse conforme a lo señalado por el Código Contencioso Administrativo”. - “(…) la sanción de abandono prevista por el artículo 44 de la Decisión 486, está señalada para aquellos casos de inacción del solicitante, quien dentro del término procesal no solicita la práctica del examen de patentabilidad, pero NO para aquellos casos en que sin acreditarse alguno de los requisitos formales para presentar la solicitud de práctica del examen, esté (sic) aún se solicita, a lo cual se le debe denominar petición incompleta, pues se debe aceptar que si hay una solicitud, pero la misma adolece de algún requisito formal, y por lo mismo cae dentro de un ámbito normativo no reglado por la Decisión 486 de 2000 y mucho menos por el mencionado artículo 44, pues no hay norma expresa en ella que regule tal circunstancia y señale como sanción a imponer por tal hecho la declaratoria de abandono”.

GACETA OFICIAL c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “De las normas comunitarias (…) se infiere que la persona indicada para pedir el examen de patentabilidad es el solicitante o quien actúe por este válidamente, esto es su representante o apoderado”. - “Resulta evidente entonces que quien está legitimado para actuar en primer lugar es el solicitante, obrando de por medio cesión de derechos del inventor solicitante que a su vez puede actuar a través de representante o apoderado”. - “Examinado el poder que obra en el expediente (…) puede encontrarse que la doctora Sánchez es apoderada principal y el doctor Darío Henao Restrepo es sustituto.

Sin tener en cuenta lo anterior, el doctor Mauricio Jaramillo C., quien no acredita personería para actuar en estas diligencias administrativas, ni como apoderado principal ni como sustituto, por lo que es de considerarse como por no efectuada la solicitud a que alude el artículo 44 de la Decisión 486 (…)”. - (…) es de reiterar que la condición de agente oficioso no puede presumirse por la oficina nacional competente, sino que debe ser manifestada expresamente por quien dice actuar en nombre de otro, más aún cuando existe dentro de la actuación administrativa un apoderado debidamente constituido de conformidad con el Código de Procedimiento Civil que actuando durante el trámite administrativo de la solicitud de la patente de invención que nos ocupa”.

CONSIDERANDO

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al otorgamiento de la patente de invención, fue presentada el 30 de enero de 2003, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretarán de oficio los artículos 14 (requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial), 26, 27 (requisitos formales) y 276 (Complemento Indispensable); de la Decisión 486, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía preju- “(…) Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de GACETA OFICIAL producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

(…) 16/02/2012 23.72 patente del inventor al solicitante o a su causante. Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente: Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: a) el requerimiento de concesión de la patente; a) el petitorio; c) la nacionalidad o domicilio del solicitante.

Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; b) la descripción; c) una o más reivindicaciones; d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción; e) el resumen; f) los poderes que fuesen necesarios; g) el comprobante de pago de las tasas establecidas; h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen; b) el nombre y la dirección del solicitante; d) el nombre de la invención; e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante; f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante; g) la firma del solicitante o de su representante legal; y, h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

(…) i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes; j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y, k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono. (…) Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.

(…)”. GACETA OFICIAL 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

3.1. CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. La jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 1 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 2 Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran establecidos en el artículo 14 de la Decisión 486.

Según lo dispuesto en el mencionado artículo, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 3.2. Del Procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención El Tribunal estima adecuado referirse al procedimiento relativo al examen de patentabili-dad de la invención, por ser aplicable al presente caso. 1 2 OTERO LASTRES, José Manuel.

G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16/02/2012 24.72 A fin de otorgar una patente que confiera el derecho a su titular de impedir que terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente.

Respecto al trámite de otorgamiento establecido en la Decisión 486, el Tribunal manifestó en la sentencia correspondiente al Proceso 157-IP2005, lo siguiente: “Los Capítulos III y IV de la Decisión 486 disciplinan un procedimiento en el curso del cual la oficina nacional competente habrá de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente (artículo 33); una vez admitida ésta, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; y, en caso afirmativo, procederá al examen de patentabilidad, haya habido o no contradictorio, a cuyo efecto verificará si la invención cumple o no los requisitos consagrados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, es decir, en el caso de autos, la disposición prevista en el artículo 1 de la Decisión 344, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones señaladas, entre otras disposiciones, en los artículos 6 y 7 eiusdem.

Dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud, o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina competente deberá publicar tal solicitud —en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro— con miras a hacer del conocimiento colectivo el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad.

Dentro de los sesenta días siguientes a la publicación, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar, por una sola vez, una oposición dirigida a desvirtuar la patentabilidad de la invención en trámite. La norma comunitaria exige que la oposición se presente debidamente fundamentada y remite a la respectiva legislación nacional el establecimiento de sanciones contra quienes presenten oposiciones temerarias (artículos 40 y 42) (…)”.

Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, “el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina GACETA OFICIAL nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud (artículo 44). La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45).

En el curso del procedimiento, la citada oficina podrá proveerse de elementos técnicos para juzgar sobre la patentabilidad de la invención solicitada, a cuyo efecto podrá requerir informes de expertos, o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, o de otras oficinas de Propiedad Industrial. También podrá requerir del solicitante la presentación, en un plazo máximo de tres meses, de documentos relativos a solicitudes extranjeras que se refieran, total o parcialmente, a la invención bajo examen.

La falta de presentación de tales documentos en el plazo fijado dará lugar a la denegación de la patente (artículo 46). Agotado el procedimiento relativo al examen de patentabilidad, la oficina examinará el fondo de la solicitud y otorgará o no el título de la patente. Se trata de un examen de carácter obligatorio para verificar si la invención cumple o no los requisitos sustanciales de patentabilidad, y si se encuentra incursa o no en una de sus prohibiciones.

De resultar favorable el examen definitivo, la oficina competente otorgará la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hubiesen sido aceptadas; y, de resultar desfavorable el examen, denegará el título (artículo 48)” 3. 3 Proceso 157-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1309, de 20 de marzo de 2006, caso: LÁMINA DE POLIÉSTER PARA EMPAQUE QUE SE ENCOGE Y SE SELLA AL VAPOR. 16/02/2012 25.72 En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 3964, por medio de la cual declaró el abandono de la solicitud de patente denominada “MÉTODO PARA PROVEER INFORMACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL RELACIONADA A ATRIBUTOS DE PRODUCTO O GRUPO DE PRODUCTOS”.

Sobre el tema, es pertinente advertir que el artículo 44 de la Decisión 486 expresa que “Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen.

De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud”. Se debe entender que el solicitante de la patente de invención es el titular legítimo del derecho a la patente, y puede actuar personalmente o a través de un tercero debidamente autorizado para actuar por él, a través de un poder legalmente otorgado ante autoridad competente.

Adicionalmente, el Tribunal ha precisado que “aunque el inventor sea, en principio, el titular legítimo del derecho a la patente, éste lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor.

Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (…)” generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente GACETA OFICIAL transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica” 4. 3.3. De la solicitud del examen de patentabilidad.

Del abandono de la solicitud En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente bajo el argumento de que el pago efectuado por el apoderado de la sociedad S.C.A. HIGIENE PRODUCTS AB, no surte efectos legales en razón a que fue presentado por un apoderado diferente al reconocido para actuar válidamente dentro del trámite administrativo, sin que se haya presentado nuevo poder o la sustitución del mismo por parte de la apoderada principal.

Del artículo 44 de la Decisión 486 se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, que es la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen de patentabilidad de la invención, toda vez que se le exige, que dentro del plazo fijado por la disposición citada, la formulación de una solicitud expresa al efecto.

El Tribunal ha sostenido: “La satisfacción de esta exigencia abre un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente pronuncie un primer juicio acerca de la patentabilidad de la invención y sobre el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la patente. De ser negativo este juicio, y una vez notificado, el procedimiento ofrece al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina nacional, con el objeto de obtener una decisión definitiva favorable, sin perjuicio de su facultad de pedir, en cualquier momento del trámite, la modificación de la solicitud (artículo 34), su conversión (artículo 35), división (artículo 36) o fusión (artículo 37), en los términos allí previstos, y hasta de retirarla” 5.

Este procedimiento, abierto a solicitud del peticionario, finaliza con un nuevo pronunciamiento de la oficina competente que, de no contar con la respuesta oportuna de aquél, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la pri- 4 5 Proceso 43-IP-2001. Interpretación prejudicial de 24 de agosto de 2001. Patente de Modelo de Utilidad: Tanque Compuesto.

Proceso 157-IP-2005, ya citado. 16/02/2012 26.72 mera vez, conducirá a la denegación de la patente. Por lo que, procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención constituye una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial. Por otra parte, la norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización de dicho examen, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro.

El Tribunal ha señalado sobre este particular que “la norma comunitaria se remite a la legislación nacional para que sean los propios Países Miembros los que determinen las tasas que ellos consideren necesarias para la tramitación de los procedimientos (…). Estas tasas serán determinadas por la autoridad que señale la legislación interna de cada país (…)” 6. 3.4.

Complemento indispensable En el proceso interno, la sociedad actora argumentó que “La decisión tomada en este caso por la Superintendencia de Industria y Comercio parte de una incorrecta interpretación del artículo 44 de la Decisión 486, por cuanto limita el alcance de la palabra ‘SOLICITANTE’, a la persona que está legalmente reconocida como tal dentro del trámite de solicitud de patente, desconociendo que nuestra legislación interna reconoce figuras en las cuales se puede actuar en beneficio de un tercero, aún sin contar con expresas facultades legales, como es el caso de la Agencia Oficiosa o el Pago por Cuenta de un tercero (…)” y que “Debe considerarse que el suscrito al momento de allegar la solicitud de práctica del examen de patentabilidad (…), actuaba en condición de agente oficioso de SCA HIGIENE PRODUCTS según se prevé en los artículos 2304 y siguientes del Código Civil.

GACETA OFICIAL tud para proseguir el trámite de obtención de la patente de modelo de utilidad en cuestión, requiriendo, si era del caso, al solicitante para que adjuntara los documentos faltantes para proseguir con el trámite correspondiente”, el Tribunal estima adecuado referirse a este tema. Con relación al complemento indispensable, el Tribunal ha precisado que “en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria” 7.

En tal sentido, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)” 8. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos ab- 7 8 Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995. Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC. 16/02/2012 27.72 solutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

SEGUNDO: La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, se juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada y será publicada en la Gaceta Oficial a fin de que las personas que tengan un interés legítimo puedan presentar oposiciones.

Cumplido este procedimiento, a solicitud de la parte interesada y consiguiente pago de la tasa correspondiente, la oficina nacional competente, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado.

TERCERO: La iniciativa del procedimiento dirigido a que se examine si la invención es patentable es de carga del solicitante, toda vez que la norma comunitaria le exige la formulación de una petición expresa al efecto, dentro del plazo fijado por la disposición prevista en el artículo 44 de la Decisión 486. Se trata de una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

Se debe entender que el solicitante de la patente de invención es el titular legítimo del derecho a la patente, y puede actuar personalmente o a través de un tercero debidamente autorizado para actuar por él, a través de un poder legalmente otorgado ante autoridad competente. La satisfacción de la exigencia activa un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente emita un primer pronunciamiento acerca de la patentabilidad de la inven- GACETA OFICIAL 16/02/2012 28.72 ción, y brinda al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina competente.

El procedimiento culmina con un nuevo pronunciamiento de la oficina en referencia que, de no contar con la respuesta oportuna del peticionante, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la solicitud. La norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización del examen de patentabilidad de la invención, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro.

CUARTO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200700152, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 93-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Marca: “OLEOREY” (mixta). Expediente Interno N° 2006-00342. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil once. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

GACETA OFICIAL 16/02/2012 29.72 VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticuatro (24) de octubre de 2011. - - 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes Demandante: la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: el señor OVIDIO NICOLÁS OVALLE POVEDA. del signo “OLEOREY” (mixto), para distinguir “aceite y grasas comestibles”, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 30 de junio de 2005, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 553. El 28 de agosto de 2005, la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. presentó advertencia de irregistrabilidad en contra de la marca “OLEOREY” (mixta). No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro. El 30 de noviembre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 32310, por medio de la cual resolvió conceder el registro del signo “OLEOREY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor OVIDIO NICOLÁS OVALLE POVEDA. 1.2.

Actos demandados b) Fundamentos de la Demanda La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: - Resolución No. 32310 de 30 de noviembre de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del signo “OLEOREY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza a favor del señor OVIDIO NICOLÁS OVALLE POVEDA. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 25 de abril de 2005, el señor OVIDIO NICOLÁS OVALLE POVEDA solicitó el registro La sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) la expresión REY que forma parte preponderante del aspecto nominativo del signo OLEOREY (MIXTA) es idéntica a los múltiples registros para la marca EL REY (MIXTA) y EL REY (NOMINATIVA) en la clase veintinueve (29) internacional cuyo titular es mi poderdante FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY, S.A. Por consiguiente, la marca OLEOREY (MIXTA) resulta confundiblemente similar con las marcas previamente registradas por mi representada (…)”. - “(…) mi poderdante es titular de las siguientes solcitudes (sic) y registros de marcas: EL REY (Nominativa), EL REY (Mixta), SALSINA EL REY (Mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (Mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (Mixta), EL VIRREY COLOR (Nominativa), CALDO MARINERO EL REY (Mixta)”. - “El signo OLEOREY (MIXTA) carece de distintividad, supuesto indispensable para ser admitido a registro como marca, ya que su parte sobresaliente y registrable, es decir la palabra REY es idéntico y susceptible de inducir al público a error con la marca EL REY la cual se encuentra registrada para dis- GACETA OFICIAL - - - - tinguir productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza”.

“(…) la expresión OLEO no puede ser tenida en cuenta dentro del examen de registrabilidad y cotejo marcario, pues la misma es genérica para designar productos de la clase 29 internacional”. “(…) el prefijo utilizado por la marca OLEOREY es genérico pues hace referencia una expresión de uso común para distinguir aceites (…). El sufijo REY corresponde a un signo propiedad de mi representada para distinguir productos de las clases 29 y 30 internacional, careciendo en consecuencia la marca OLEOREY de distintividad”.

“Es claro dentro del caso en cuestión que la entidad demandada no realizó el examen de registrabilidad requerido, pues al rompe (sic) hubiese notado que mi representada es titular de varios registros que involucran la palabra REY para distinguir productos de la clase 29 internacional”. “La resolución cuya nulidad se solicita (…) fue únicamente notificada al solicitante sin tener en cuenta que mi representada había presentado un memorial de advertencia de irregistrabilidad dentro del expediente, haciéndose parte dentro del trámite administrativo.

En efecto, en este momento, independientemente de que no se hubiere presentado oposición, mi representada se convirtió en interesada dentro del trámite del registro OLEOREY y ha debido ser notificada de cualquier decisión tomada en dicho expediente”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “Entre las dos expresiones en conflicto ‘OLEOREY’ y ‘EL REY’ existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcarios (sic) concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”. - “(…) al no coincidir en la misma forma toda la estructura de la palabra ha de descartarse la similitud e identidad de los signos confrontados tanto desde el punto de vista visual como del fonético”. 16/02/2012 30.72 - “Teniendo en cuenta también las diferencias fonéticas, ortográficas y visuales ya explicadas entre las marcas ‘OLEOREY’ y ‘EL REY’ es claro que, estas dos marcas pueden coexistir de forma pacífica en el mercado”. - “El argumento que presenta el accionante al referirse a otras actuaciones administrativas, no es jurídicamente admisible para sostener la registrabilidad de un signo con base en uno que ya está registrado, ya que el conjunto de elementos que conforman cada signo debe ser apreciado en cada caso particular, y su relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, en orden a determinar la registrabilidad del signo (…)”. d) Tercero Interesado El señor OVIDIO NICOLÁS OVALLE POVEDA, de conformidad con el informe presentado por la consultante, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los 135 literales a) y b), 136 literal a), 150 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL 16/02/2012 31.72 El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “OLEOREY” (mixto), fue presentada el 25 de mayo de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada. b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 134 (concepto de marca y elementos constitutivos) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que resulta pertinente para la resolución del presente caso.

No se interpretará el artículo 172 (nulidad de un registro marcario) por no ser aplicable. a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. 3.

CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de signos: comparación entre signos denominativos y mixtos; comparación entre GACETA OFICIAL - signos mixtos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta de los signos).

Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza; Riesgo de confusión directa e indirecta y/o de asociación; Reglas para realizar el cotejo marcario; Marcas conformadas por palabras genéricas y de uso común. La marca débil; Conexión competitiva; Examen de registrabilidad y debida motivación. Autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteli- 16/02/2012 32.72 gencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “OLEOREY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo GACETA OFICIAL 16/02/2012 33.72 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

3.2. CLASES DE MARCAS. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son “OLEOREY” (Mixta) y “EL REY” (Nominativa), “EL REY” (Mixta), “SALSINA EL REY” (Mixta), “CONDIMENTOS EL REY COLOREY” (Mixta), “CONDIMENTOS EL REY COMINO” (Mixta), “EL VIRREY COLOR” (Nominativa), “CALDO MARINERO EL REY” (Mixta); el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas, denominativas compuestas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 1 Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 2 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el regis1 2 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS“.

Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL tro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 3 El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas, denominativas compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 4 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza Tomando en cuenta que el señor OVIDIO NICOLÁS OVALLE POVEDA solicitó el registro del signo “OLEOREY” (mixto), para distinguir “aceite y grasas comestibles”, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, registro que fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio; y, que la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del registro concedido, sobre la base de que “(…) mi poderdante es titular de las siguien- 16/02/2012 34.72 tes solcitudes (sic) y registros de marcas: EL REY (Nominativa), EL REY (Mixta), SALSINA EL REY (Mixta), CONDIMENTOS EL REY COLOREY (Mixta), CONDIMENTOS EL REY COMINO (Mixta), EL VIRREY COLOR (Nominativa), CALDO MARINERO EL REY (Mixta)”; se hará referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca.

La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”. 5 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una 3 4 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008. Marca:”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que 16/02/2012 35.72 puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 6 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 7 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos. 8 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). 6 7 8 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 16/02/2012 36.72 Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. 9 En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 11 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mismo tratadista ha manifestado: En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. 10 En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos: En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 9 10 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss. GACETA OFICIAL las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 12

3.6. MARCAS CONFORMADAS POR PALABRAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. Tomando en cuenta que dentro del proceso interno la sociedad actora afirmó que “(…) la expresión OLEO no puede ser tenida en cuenta dentro del examen de registrabilidad y cotejo marcario, pues la misma es genérica para designar productos de la clase 29 internacional” y que “(…) el prefijo utilizado por la marca OLEOREY es genérico pues hace referencia una expresión de uso común para distinguir aceites (…)”, deviene necesario abordar el tema de palabras genéricas y de uso común y la marca débil. 16/02/2012 37.72 Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras descriptivas o genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras descriptivas o genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario. Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras descriptivas o genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras descriptivas o genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles. Palabras genéricas: Al respecto, este Tribunal ha señalado que una denominación es genérica precisamente porque es usual: La denominación que se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, es la denominación que designa ese producto o servicio.

La denominación genérica es pues la expresión que hace referencia al producto o al servicio y que es usada por el público para designarlos; corresponde al vocabulario general, por lo que no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos descriptivos o genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto marcario suficientemente distintivo. Partículas o palabras de uso común. La marca débil: Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pue- GACETA OFICIAL den estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” 13 Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas o palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas o palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha 13 Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16/02/2012 38.72 dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 14

3.6. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En el caso de autos, el señor OVIDIO NICOLÁS OVALLE POVEDA solicitó el registro del signo “OLEOREY” (mixto), para distinguir “aceite y grasas comestibles”, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, afirmando que es titular de los registros marcarios: “EL REY” (Nominativa), “EL REY” (Mixta), “SALSINA EL REY” (Mixta), “CONDIMENTOS EL REY COLOREY” (Mixta), “CONDIMENTOS EL REY COMINO” (Mixta), “EL VIRREY COLOR” (Nominativa), “CALDO MARINERO EL REY” (Mixta)”, en las clases 29 y 30; en tal virtud es necesario referirse al tema de la conexión competitiva: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean 14 OTAMENDI Jorge.

Ob. Cit. Pág. 191. GACETA OFICIAL complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 15 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )”. 16

3.7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN. Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del signo “OLEOREY” (mixto), para distin- 16/02/2012 39.72 guir “aceite y grasas comestibles”, productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor del señor OVIDIO NICOLÁS OVALLE POVEDA; que no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro; y, que la sociedad FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., afirmó que “Es claro dentro del caso en cuestión que la entidad demandada no realizó el examen de registrabilidad requerido, pues al rompe hubiese notado que mi representada es titular de varios registros que involucran la palabra REY para distinguir productos de la clase 29 internacional”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad y debida motivación”.

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: 15 16 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246. Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.

“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obliga- GACETA OFICIAL 16/02/2012 40.72 ción de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 17 be realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 18 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente de17 18 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación” 19.

Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. En el siguiente acápite el Tribunal se referirá a esta característica. Debida motivación La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: 19 Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 20 En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. Tomando en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio alegó que “El argumento que presenta el accionante al referirse a otras actuaciones administrativas, no es jurídicamente admisible para sostener la registrabilidad de un signo con base en uno que ya está registrado, ya que el conjunto de elementos que conforman cada signo debe ser apreciado en cada caso particular, y su relación con los productos o servicios que pretenden distinguir, en orden a determinar la registrabilidad del signo (…)”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones formuladas.

Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 16/02/2012 41.72 País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que consi- GACETA OFICIAL dere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la oficina de registro marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni- 16/02/2012 42.72 dad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. Al comparar una marca denominativa, denominativa compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.

No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 4.

El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos. 5. Corresponderá al juez consultante determinar si el signo “OLEOREY” (mixto) es un signo genérico de las características, cualidades o efectos de productos de la clase 29 exigiéndose, en consecuencia, hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto; y, en consecuencia, si es o no registrable.

Los signos pueden estar conformados por partículas o palabras de uso general o co- GACETA OFICIAL mún. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 6.

Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. 7.

La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características: • Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. 16/02/2012 43.72 • Es autónomo. 8. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro.

Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200600342, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/02/2012 44.72 PROCESO 101-IP-2011 Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 22, 23 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Patente: “Composiciones de celecoxib”. Actor: GD SEARLE LLC. Proceso Interno: Nº 2006-00007. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 09 días del mes de noviembre del año dos mil once. VISTOS: El Oficio Nº 1836, de 09 de agosto de 2011, recibido en este Tribunal el 16 de agosto de 2011, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el proceso interno Nº 2006-00007.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 502, de 27 de marzo de 2001, sin presentarse ninguna oposición dentro del término previsto para ello; no obstante, con posterioridad, el señor José Luis Reyes Villamizar allegó un escrito pretendiendo la irregistrabilidad de la patente en cuestión, el cual fue refutado por GD SEARLE LLC.

Ulteriormente, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió al solicitante para que se pronunciara respecto al concepto técnico Nº 1378. Atendiendo a ello, se presentaron argumentos y aclaraciones mediante memorial calendado el 27 de enero de 2005. 1. Las Partes Demandante: GD SEARLE LLC. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

El 18 de marzo de 2005, la SIC mediante Resolución Nº 5898 niega la patente de invención solicitada con fundamento en la poca claridad de las reivindicaciones 3 y 44 a 46, y la falta de nivel inventivo respecto a los documentos US 5,466,823, US 5,760,068 y “RemingtonFarmacia”. Tercero interesado: José Luis Reyes Villamizar. 2. Determinación de los hechos relevantes: 2.1 Hechos: La sociedad GD SEARLE LLC presentó el 30 de noviembre de 1999 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), solicitud de patente de invención para “COMPOSICIONES DE CELECOXIB”, indicando que reivindicaba prioridad estadounidense Nº US 60/130.333, de 30 de noviembre de 1998.

La División de Nuevas Creaciones mediante auto notificó a la sociedad actora sobre unas correcciones y aclaraciones que debía hacer a la solicitud de patente, las cuales fueron resueltas por ésta a través de memorial de 13 de abril de 2000. El 25 de abril se interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, el cual fue resuelto a través de la Resolución Nº 18004, de 27 de julio de 2005, que confirmó la anterior resolución y declaró agotada la vía gubernativa. 3.

La demandante GD SEARLE LLC, de acuerdo al informe presentado por la consultante, manifestó lo siguiente: - Con la decisión que denegó la patente de invención para “COMPOSICIONES DE CELECOXIB”, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. - Manifestó que la vulneración del artículo 14 se evidencia al estudiar el objeto de invención denegado por la Superintendencia, toda vez que a su juicio sí cumple con GACETA OFICIAL todos los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486, correspondiente a un producto y a un proceso nuevo, que tiene nivel inventivo y aplicación industrial, por lo cual esa entidad se encuentra en la obligación de conceder la patente. - En relación con el artículo 18, indicó que la solicitud denegada sí tiene el nivel inventivo requerido puesto que mejora la disponibilidad de un medicamento (analgésico y antiinflamatorio) mediante la solución propuesta, a la cual no se había llegado con anterioridad a la fecha de su presentación. Expuso que contrario al señalamiento de la Superintendencia, la solicitud sí contiene nivel inventivo toda vez que a pesar de hacer uso de un “método de granulación” ya conocido, el resultado objetivo no había sido logrado con anterioridad, e involucró todo un proceso investigativo. 16/02/2012 45.72 lo cual permite solucionar los problemas de solubilidad y biodisponibilidad, relacionados con las propiedades físicas y químicas del principio activo celecoxib.

(…) la composición de la presente invención surge como solución a un gran número de necesidades insatisfechas por las composiciones convencionales, como lo es el poder disponer de formulaciones de celecoxib que presenten una mayor biodisponibilidad cuando se administren por vía oral en forma de tabletas o cápsulas, teniendo en cuenta la insolubilidad del celecoxib en agua, mejorando una o más de sus propiedades farmacocinéticas”. - Agregó que no se tuvo en cuenta la concesión de la patente peruana aportada, cuya importancia está prevista en el artículo 46 de la Decisión 486, al establecer que la oficina nacional podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad intelectual, y los resultados de los exámenes efectuados podrán ser suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. - Sobre los documentos US 5,466,823, US 5,760,068 y “Remington-Farmacia”, la demandante señala que ninguno de dichos documentos “revelan una formulación para administración oral que contiene celecoxib, en mezcla íntima, con sus excipientes y con una reducción en el tamaño de partícula específico para el celecoxib, de lo cual es consciente la SIC dado que finalmente reconoció la novedad de la invención denegada con base en estas diferencias técnicas.

(…) las características específicas de la formulación farmacéutica reivindicada, tratan de manera eficaz las condiciones inflamatorias, porque dicha formulación exhibe una biodisponibilidad mejorada”. - Mencionó que igualmente se desconoció el artículo 30 de la mencionada decisión, puesto que las reivindicaciones 3 y 44 a 46 de la solicitud sí poseen la claridad suficiente para que una persona versada en el tema entienda la materia que se desea proteger y sus características propias. - Sobre la patente peruana señala que fue “concedida bajo los mismos preceptos de la Decisión 486 plenamente aplicable en Colombia y que, además, fue concedida para, esencialmente, las mismas reivindicaciones negadas en la solicitud colombiana”. - La demandante GD SEARLE LLC manifestó en su escrito de demanda que “se llamó la atención del examinador al hecho de que la descripción de la solicitud sí hace mención a la combinación de una composición de celecoxib y un opioide u otro tipo de analgésico (…) el examinador no consideró las numerosas ventajas técnicas que posee la combinación de características específicas en las composiciones reivindicadas, tales como la reducción de tamaño a un rango específico en concomitancia con la mezcla íntima de los componentes, 4.

La demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo al informe presentado por la consultante, contestó la demanda aduciendo en síntesis lo siguiente: - Solicitó no tener en cuenta las pretensiones de la demanda por carecer de apoyo jurídico y sustento legal; además advirtió que aquellas debían ser negadas por cuanto el Consejo de Estado no es la autoridad competente para ordenar la concesión de una patente de invención, sino la Superintendencia de Industria y Comercio.

GACETA OFICIAL - Reiteró que el acto administrativo acusado fue expedido con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial contenida en la Decisión 486, la cual establece que los países miembros otorgarán patentes de las invenciones siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial; a juicio de la Superintendencia, las actuaciones administrativas realizadas evidenciaron que el objeto de la solicitud carecía del nivel inventivo requerido, razón por la cual se encontraba ante un impedimento legal para otorgar la patente de invención solicitada. - Finalmente, la entidad accionada controvirtió la presunta vulneración del artículo 18, argumentando que una persona versada en la materia objeto de la solicitud, concluiría que lo propuesto por el actor carece de la novedad requerida.

El tercero interesado no presentó contestación de la demanda.

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011. Que, el juez no solicita la interpretación de norma alguna, pero menciona las normas del ordenamiento jurídico comunitario que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso: los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

Que, en el caso de autos, la sociedad GD SEARLE LLC presentó el 30 de noviembre de 1999 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de patente de invención para “COMPOSICIONES DE CELECOXIB”, en plena vigencia de la Decisión 344, por lo que es ésta la norma aplicable. Que, en tal sentido, este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 22, 16/02/2012 46.72 23 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 344 “(…) Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Artículo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año precedente a la fecha de prioridad si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de: a) El inventor o su causahabiente; b) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente;

GACETA OFICIAL c) Un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente; d) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o, e) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con su desarrollo.

En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado. Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 16/02/2012 47.72 Para las invenciones que se refieran a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma, se deberáincluir el depósito de la misma en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes.

El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras. Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos; d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

(…) Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud. Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. Artículo 14.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: a) Los poderes que fueren necesarios; b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y, c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.

(…) a) Identificación del solicitante y del inventor; b) Título o nombre de la invención; c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mis- GACETA OFICIAL mas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud. 16/02/2012 48.72 miento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. Artículo 23.- Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso, de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada País Miembro.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas: (…)

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. En el presente caso, la demandante GD SEARLE LLC presentó el 30 de noviembre de 1999 ante la División de Nuevas Creaciones de la Super-intendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de patente de invención para “COMPOSICIONES DE CELECOXIB”, en vigencia de la Decisión 344.

Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada. DECISIÓN 486 (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorga- (…).” Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido GACETA OFICIAL 16/02/2012 49.72 cable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental. tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso 114-IP 2003. Marca: “EBEL INTERNATIONAL “ (MIXTA), publicado en la Gaceta Oficial 1028, de 14 de enero de 2004).

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del Proceso Nº 154-IP-2004. “Patente: PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1184, de 7 de abril de 2005), donde precisó: “Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es apli- (…) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver sobre los requisitos exigidos para efectos de la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— respecto de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente salvo las etapas procedimentales aun no cumplidas en las que se aplicará la nueva norma”.

De los documentos aparejados al expediente, se desprende que la demandante GD SEARLE LLC presentó el 30 de noviembre de 1999 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de patente de invención para “COMPOSICIONES DE CELECOXIB”, en vigencia de la Decisión 344, por lo que será ésta la norma aplicable al presente caso.

2. CONCEPTO DE INVENCIÓN Y REQUISITOS DE PATENTABILIDAD La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 1 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una con- 1 OTERO LASTRES, José Manuel.

Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág. 45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. GACETA OFICIAL cesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 2 2.1 Requisitos de patentabilidad.

El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal. 16/02/2012 50.72 ción que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

3. LA NOVEDAD Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. Según lo establecido en el artículo 2 de la Decisión 344, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica”. 3 Finalmente, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la informa- Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado 3 2 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.

G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en G.O.A.C. Nº 428, de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 16/02/2012 51.72 de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango.

Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad.” 4 Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento.

Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione.

4. EL NIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.

Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de “manta” o “toalla” que no presentan características técnicas distintas. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el presente caso, la SIC mediante Resolución Nº 5898 niega la patente de invención solicitada con fundamento en la poca claridad de las reivindicaciones 3 y 44 a 46, y la falta de nivel inventivo respecto a los documentos US 5,466,823, US 5,760,068 y “RemingtonFarmacia”. Al respecto, este Tribunal reitera que como requisito adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a 4 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/ public/patentes.pdf. GACETA OFICIAL la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 5 16/02/2012 52.72 permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”. 7 Finalmente, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 6.

La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué “cantidad” de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: “el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que 5 6 Proceso 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. 7 Proceso 13-IP-2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1143, de 19 de noviembre de 2004.

GACETA OFICIAL Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 16/02/2012 53.72 replanteado en función de los resultados de la búsqueda.

El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es). 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.

Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo. GACETA OFICIAL En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.” 8 16/02/2012 54.72 sentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”.9

5. NIVEL INVENTIVO CON RELACIÓN A LA MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS En el presente caso, la demandante GD SEARLE LLC manifestó en su escrito de demanda que “se llamó la atención del examinador al hecho de que la descripción de la solicitud sí hace mención a la combinación de una composición de celecoxib y un opioide u otro tipo de analgésico (…) el examinador no consideró las numerosas ventajas técnicas que posee la combinación de características específicas en las composiciones reivindicadas, tales como la reducción de tamaño a un rango específico en concomitancia con la mezcla íntima de los componentes, lo cual permite solucionar los problemas de solubilidad y biodisponibilidad, relacionados con las propiedades físicas y químicas del principio activo celecoxib.

En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto. Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se pre- 8 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/ public/patentes.pdf. 9 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. GACETA OFICIAL con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”. 10 De manera que la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no re- 10 ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72. 16/02/2012 55.72 sulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Solicitud de Patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA ESTIMULADA POR LIPASA Y PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 631, de 10 de enero de 2001). Es conveniente señalar que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, pero ello no deberá implicar que “las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”.

(Proceso 182-IP-2005. Patente: “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS BASADAS EN AGUA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1278, de 15 de diciembre de 2005).

6. PROCEDIMIENTO RELATIVO AL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LA INVENCIÓN. EXAMEN DE FORMA. La doctrina y la jurisprudencia establecen la obligación de la Oficina Nacional Competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, la misma que consiste en verificar si la solicitud reúne o no los requisitos exigidos.

La autoridad nacional competente, al realizar el examen previo o de forma, debe limitarse únicamente a verificar si los requisitos formales fueron cumplidos, es decir, que éstos se encuentren contenidos en la soli- GACETA OFICIAL citud, y no deberá realizar una evaluación de fondo de la solicitud, examen que se realiza en una fase posterior. 6.1 Requisitos para la solicitud de patentes de invención. El artículo 13 de la Decisión 344 establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes para la obtención de patentes de invención, los cuales son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasionará que la solicitud no sea admitida a trámite o que si lo hubiere sido, no pueda concluir en una decisión de mérito.

Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. El Tribunal ha señalado al respecto: “(…) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las 16/02/2012 56.72 cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas.

Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”. 11 La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa: a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto. b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. 11 (Proceso 106-IP-2002, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 892, de 31 de enero de 2003).

GACETA OFICIAL 16/02/2012 57.72 c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento. el invento materia de la solicitud es o no patentable. Es decir, si aquel cumple los requisitos de patentabilidad relativos a novedad, altura inventiva y aplicación industrial.

A propósito de la división de la patente, contemplada en el artículo 20 de la Decisión 344, manifiesta que el peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada. Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro, además, la división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la Oficina Nacional Competente, en cualquier momento del trámite.

Cabe destacar que el artículo 27 relativo al examen exclusivamente de fondo y el artículo 29 al examen definitivo, permiten que las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros puedan llegar a una decisión acertada respecto de la patentabilidad, con base en la aplicación de la normativa comunitaria que le posibilita al examinador considerar todos los elementos de juicio posibles, como instrumentos de análisis para un mejor pronunciamiento.

De no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo que haya sido practicado se torna en definitivo. En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad.

Cada solicitud fraccionaria devengará la tasa establecida y se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial y, en lo que corresponda, de la fecha de prioridad invocada en ella.

7. EXAMEN DE FONDO. Dentro del trámite de la solicitud, la Decisión 344 determina entre los artículos 21 y 26 de su texto, inclusive, los procedimientos que debe llevar a cabo la Oficina Nacional Competente para el trámite de una solicitud de patente, actuaciones relacionadas con los aspectos formales del pedido. Superada esta etapa previa, a dicha Oficina le corresponde entonces proceder a examinar si la invención objeto de la solicitud de privilegio es o no patentable, conforme así lo establece el artículo 27 de la misma Decisión. 7.1.

Examen de fondo de la solicitud de patente. En atención a lo previsto en el aludido artículo 27, una vez realizado el examen previo o de forma antes referido y, vencidos los plazos establecidos para presentar observaciones por parte de terceros, sin que hayan sido presentadas o contestadas las que hubieren sido formuladas, la Oficina Nacional Competente procederá, según ha sido ya dicho, al correspondiente examen de fondo, el que tiene por objeto verificar si Del examen definitivo que se realice acerca de la patentabilidad del invento dependerá la aprobación o no de la patente solicitada.

(Art. 29). Es en esta etapa que la dependencia gubernamental competente califica si las respuestas presentadas a sus observaciones o requerimientos o, la información complementaria proporcionada por el solicitante le son satisfactorias. En consecuencia, durante esta fase esa Dependencia dirige el procedimiento, determina la continuación del mismo o, en su defecto, el abandono de la solicitud, quedando como potestad del solicitante, en todo caso, la posibilidad de deducir los recursos propios que la norma nacional le faculte.

8. EL DERECHO DE PRIORIDAD. En el presente caso, la sociedad GD SEARLE LLC presentó el 30 de noviembre de 1999 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de patente de invención para “COMPOSICIONES DE CELECOXIB”, indicando que reivindicaba prioridad estadounidense Nº US 60/130.333, de 30 de noviembre de 1998.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que la prioridad es un concepto de gran importancia jurídica, puesto que permite la determinación de a quien le asiste un mejor derecho para obtener determinado reconocimiento o protección de la ley. Se lo ha definido como “Anterioridad en el tiempo o en el orden de una persona o cosa con GACETA OFICIAL respecto a otra.

Precedencia. Antelación. Privilegio. Prelación. Preferencia.” 12 Señalándose respecto de sus efectos que, “( ) en el reconocimiento de determinados derechos tienen prioridad los más antiguos sobre los posteriores “Qui prius est tempore potior est iure” (quien es primero en el tiempo es mejor en el derecho)”. 13 Con relación al tema de las patentes, el derecho de prioridad tiene que ver con la protección que se da a la invención, y se toma en cuenta para considerar lo que se encuentra dentro del estado de la técnica; siendo considerado por su alcance, un derecho excluyente.

La prioridad como sinónimo de prelación sobre solicitudes posteriores acerca de la misma invención es un derecho inherente a la obtención de una patente; sobre el tema la doctrina aporta lo siguiente:”Es de suma importancia para el inventor obtener la prioridad, por cuanto generalmente en el derecho de patente opera la presunción “iuris tantum” de que quien solicita primero es quien tiene legítimo derecho para ello.” 14 Este Tribunal, sobre la materia, ha manifestado que: 16/02/2012 58.72 En igual forma, para Pachón, uno de los derechos que concede la solicitud de patente es el de «prioridad», conforme al cual, presentadas dos solicitudes en países distintos por el mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido.” 16 Conforme al artículo 12 interpretado, quien hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro o, en aplicación del principio de reciprocidad, en otro Estado que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de algún país perteneciente a la Comunidad Andina, gozará del derecho de invocar prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.

9. DE LAS REIVINDICACIONES “( ) el derecho de prioridad ocasiona un “efecto de bloqueo” por medio del cual se protegen los intereses del inventor impidiendo que se pueda plagiar su obra. De igual forma, en el caso de que se haya ideado una invención por varias personas, este derecho beneficiará a quien de ellos presente primero la solicitud de patente.

La justificación se puede encontrar en el hecho de que el segundo inventor ya no tiene nada que ofrecer a la sociedad a cambio de la protección que pide, comprobándose así, que la preeminencia de la protección jurídica al inventor tiene un interés social.” 15 12 13 14 15 CABANELLAS DE TORRES Guillermo. “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”.

Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1979. Pág. 257. “ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA“ Tomo XXIII. Editado por DRISKILL. S.A. 1986. Pág. 159. ASTUDILLO Francisco. “LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS INVENCIONES” Editado por La Universidad de los Andes. Venezuela 1995. Pág. 127. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de abril del 2002. Proceso Nº 25-IP-2002.

Patente “IMINODERIVADOS CICLICOS” Gaceta Oficial Andina No. 796, de 24 de mayo del 2002. La demandante mencionó que se desconoció el artículo 30 de la Decisión 486, puesto que “las reivindicaciones 3 y 44 a 46 de la solicitud de patente sí poseen la claridad suficiente para que una persona versada en el tema entienda la materia que se desea proteger y sus características propias”.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Decisión 344 las solicitudes para obtener una patente de producto o de procedimiento, al ser presentadas ante la Oficina Nacional Competente deberán contener, de acuerdo al literal d) una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección a través de la patente.

El Tribunal considera que las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la 16 PACHÓN Manuel, “LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ACUERDO DE CARTAGENA“, Bogotá, Editorial Temis. 1975. pág.

19. GACETA OFICIAL patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Agrega la jurisprudencia del Tribunal que “Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”.

(Proceso 106-IP-2002, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 892, de 31 de enero de 2003). Al respecto, se deberá determinar el momento procesal en el que la solicitante debe presentar las reivindicaciones, para lo cual deberá observar el artículo 13 de la Decisión 344. A manera de aclaración se menciona que el citado artículo 13 en su literal c) exige que la descripción de la invención sea clara y completa, lo que es extensivo a las reivindicaciones, toda vez, que como se dijo éstas forman parte de aquélla.

Por lo que se concluye afirmando que las reivindicaciones presentadas deben ser totalmente claras y precisas lo que significa que, en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, sólo si la situación lo exige podrá contener elementos que sirvan para aclararla.

En este caso es importante referirse a lo que la doctrina ha dicho al respecto”(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…). Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.

(Álvarez, Alicia. Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99).

10. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL DE PATENTES PARA TOMAR SUS DECISIONES. En el presente caso, la demandante agregó que no se tuvo en cuenta la concesión de la patente peruana aportada, cuya importancia está prevista en el artículo 46 de la Decisión 486, al 16/02/2012 59.72 establecer que la oficina nacional podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad intelectual, y los resultados de los exámenes efectuados podrán ser suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Sobre el tema es pertinente hacer referencia lo expresado por el Tribunal en la interpretación prejudicial rendida dentro del Proceso 110-IP2008, marca: “LAN ECUADOR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1676, de 5 de diciembre de 2008.

El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que las secciones III y IV de la Decisión 344 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones 17. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras (…) las ponen en contacto, (…) sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas”.

(Proceso 71-IP-2007. Marca denominativa: “MONARC-M”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1553, de 15 de octubre de 2007). En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro. 17 En la interpretación prejudicial 110-IP-2008, el Tribunal Comunitario desarrolló lo relativo a la autonomía de la Oficina de Registro Marcario para tomar sus decisiones, el cual es aplicable al presente caso.

GACETA OFICIAL Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones. En el caso de que sean presentadas observaciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la patente de invención. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.

Con ello no se está afirmando que la Oficina de Patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. En tal sentido, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 16/02/2012 60.72 2.

El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

C O N C L U Y E: 1. Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.

Admitida la solicitud de patente, la Oficina Nacional Competente examinará si la misma cumple con los requisitos de forma; si se determina que la misma no cumple con los requisitos exigidos, formulará las observaciones correspondientes; de no presentarse respuestas a las observaciones o no haberse complementado los antecedentes y los requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.

Una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación. GACETA OFICIAL 16/02/2012 61.72 7. El artículo 27 de la Decisión 344 establece que el examen de fondo de una solicitud de patente tiene por objeto determinar si la invención es o no patentable. Cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente, esa pretensión conlleva una posible vulneración, total o parcial, de derechos de terceros o, requiere de información adicional para el análisis de fondo, deberá exigir al solicitante la presentación de ésta. 8.

El derecho de prioridad es concedido bajo ciertos parámetros y ocasiona un efecto de bloqueo en la concesión de patente para una solicitud posterior a la fecha de prioridad de otra. 9. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. 10.

El principio de independencia de las Oficinas de Patentes significa que éstas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes, es decir, el examen realizado por otras Oficinas no es vinculante para la Oficina de Patentes del respectivo País Miembro. tar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop- Isabel Palacios L. SECRETARIA PROCESO 105-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 de la misma Decisión. Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “FRUTTO” (denominativa). Expediente Interno N° 2007-00045. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil once. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

GACETA OFICIAL VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticuatro (24) de octubre de 2011. 1.

ANTECEDENTES 1.1. Las partes Demandante: la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. 1.2. Actos demandados La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 17510 de 30 de junio de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.; y, negar el registro del signo “FRUTTO” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. - Resolución No. 25816 de 27 de septiembre de 2006, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - Resolución No. 28877 de 30 de octubre de 2006, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 17510 de 30 de junio de 2006. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Con- 16/02/2012 62.72 tencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 4 de mayo de 2005, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. solicitó el registro del signo “FRUTTO” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. - El 30 de junio de 2005, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 553. - La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “FRUTI” (mixta), registrada en la clase 30 y, adicionalmente, alegó la descriptividad del signo solicitado. - El 30 de junio de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 17510, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.; y, negar, asimismo, el registro del signo “FRUTTO” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Argumentó la Superintendencia que la marca solicitada a registro carece de la suficiente fuerza distintiva ya que es descriptiva de los productos que pretende amparar. - El 4 de agosto de 2006, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior. - El 27 de septiembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 25816, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior. - El 30 de octubre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 28877, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 17510 GACETA OFICIAL de 30 de junio de 2006, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa. b) Fundamentos de la Demanda La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio “concedió el registro de marcas que contienen la expresión FRUTA o FRUTO, y (…) utilizó argumentos similares a los contenidos en los actos administrativos demandados, pero en los cuales llegó a la conclusión de que dichos signos eran distintivos y por lo tanto registrables”. - “(…) para determinar que el signo FRUTTO se (sic) es distintivo para identificar productos de la Clase Treinta y Dos (32) Internacional, se debe tener en cuenta que: En esta clase se encuentran registradas más de treinta y nueve (39) marcas que utilizan esta expresión, o expresiones similares”. - “La expresión FRUTTO no identifica de forma directa alguno de los productos de la Clase Treinta y Dos (32) Internacional, ni tampoco alguna de sus características”. - “El registro de la marca FRUTTO no impide que terceros utilicen la expresión fruto como explicativa, aunque no tenga relación directa con los productos amparados en la Clase treinta y Dos (32) Internacional”. - “En su aspecto ideológico, es claro que la marca FRUTTO no tiene significado alguno, razón por la cual debe ser considerada como un signo de fantasía, y que por este simple hecho, se diferencia de cualquier marca registrada con anterioridad”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) el signo ‘FRUTTO’ se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 (…), toda vez que la expresión ‘FRUTTO’, es fácilmente identificable como FRUTO o FRUTA, el cual es el producto de las plantas, que aparte de la utilidad que pueda tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla, o, como la producción de la tierra 16/02/2012 63.72 con que se hace para desarrollar y proteger la semilla, o, como la producción de la tierra con que se hace la cosecha, ó (sic) como fruto comestible de ciertas plantas cultivadas, p. ej. la pera, la fresa, la naranja, etc., es decir, es la materia prima utilizada para preparar las bebidas que pretende distinguir el signo solicitado, en especial las gaseosas, otras bebidas no alcohólicas, siropes y zumos de frutas”. - “(…) en cuanto a la mención que hace la parte demandante de otros registros de marcas anteriormente otorgadas por la oficina nacional competente, resulta importante reiterar que los registros marcarios concedidos dentro de otras actuaciones administrativas fundamentadas en diferentes situaciones de hecho y de derecho, que no confieren el derecho al registro a otros signos”. d) Tercero Interesado La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) en el presente caso la entidad demandada no ha tratado en forma desigual al demandante, ya que su solicitud de registro ‘FRUTTO’ en efecto es descriptiva de los productos a distinguir comprendidos dentro de la clase 32 internacional, y en todos los casos mencionados por el actor, siempre dentro de los registros marcarios se hacen presentes conjuntos marcarios con mezcla de expresiones o inclusión de diseños que permite formar conjuntos distintivos y cuya situación es muy diferente a la de la solicitud ‘FRUTTO’, por lo que naturalmente la decisión sobre su concesión debe ser otra (…)”. - “FRUTTO está indicando una característica de las bebidas que pretende proteger, bebidas que provienen de un fruto, de una semilla, de un producto de la tierra, lo que hace que el signo sí se encuentre comprendido dentro de la naturaleza de signos descriptivos”. - “la entidad demandada motivó la nulidad de los actos administrativos atacados fundamentado en la DESCRIPTIVIDAD del signo, más no en confundibilidad con otros signos y mucho menos con los que el actor toma para el cotejo, pues no son los signos que él estime que deben hacer parte de tal cotejo, sino son los que la autoridad tome en cuenta conforme la base de datos oficial”.

GACETA OFICIAL CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011.

No se interpretará el literal f) del artículo 135 porque se refiere a signos genéricos. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “FRUTTO” (denominativo), fue presentada el 4 de mayo de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

(…) Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…)”. GACETA OFICIAL 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Marcas conformadas por palabras descriptivas y de uso común. La marca débil; - Signos de fantasía; - Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteli- 16/02/2012 65.72 gencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “FRUTTO” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos GACETA OFICIAL 16/02/2012 66.72 del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación” 1.

3.2. MARCAS CONFORMADAS POR PALABRAS DESCRIPTIVAS Y DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

Tomando en cuenta que dentro del proceso interno la sociedad actora afirmó que “La expresión FRUTTO no identifica de forma directa alguno de los productos de la Clase Treinta y Dos (32) Internacional, ni tampoco alguna de sus características”, y que la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. afirmó que “FRUTTO está indicando una característica de las bebidas que pretende proteger, bebidas que provienen de un fruto, de una semilla, de un producto de la tierra, lo que hace que el signo sí se encuentre comprendido dentro de la naturaleza de signos descriptivos”, y que “la entidad demandada motivó la nulidad de los actos administrativos atacados fundamentado en la DESCRIPTIVIDAD del signo, más no en confundibilidad con otros signos y mucho menos con los que el actor toma para el cotejo, pues no son los signos que él estime que deben hacer parte de tal cotejo, sino son los que la autoridad tome en cuenta conforme la base de datos oficial”; deviene necesario abordar el tema de palabras descriptivas y de uso común y la marca débil.

Palabras descriptivas: El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. Partículas o palabras de uso común. La marca débil: Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado.

“Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una 1 El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta de “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995.

GACETA OFICIAL expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.”2 En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: 16/02/2012 67.72 Dentro de las marcas denominativas se encuentra la marca de fantasía, que puede no tener significado alguno aunque puede sugerir una idea o concepto.

Para la doctrina es “aquella constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características”. 4 Las marcas de fantasía no incitan a la idea del producto en sí, porque, por lo general, se trata de palabras sin contenido conceptual, que no hacen referencia a sus cualidades o aptitudes ni a su género o especie.

Entre las marcas de fantasía se incluyen las denominadas evocativas que son consideradas como las que dan al consumidor una idea sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir la marca. Igualmente, ha sostenido el Tribunal: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 3

3.3. LAS MARCAS DE FANTASÍA. Tomando en cuenta que la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. expresó que “En su aspecto ideológico, es claro que la marca FRUTTO no tiene significado alguno, razón por la cual debe ser considerada como un signo de fantasía, y que por este simple hecho, se diferencia de cualquier marca registrada con anterioridad”; se hace necesario tratar el tema: “las marcas de fantasía”. 2 3 Proceso 70-IP-2005.

Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. OTAMENDI Jorge. Ob. Cit. Pág. 191. “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo.

Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. 5

3.4. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Tomando en cuenta que la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio “concedió el registro de marcas que contienen la expresión FRUTA o FRUTO, y (…) utilizó argumentos similares a los contenidos en los actos administrativos demandados, pero en los 4 5 OTAMENDI, Jorge.

“Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 27. 1989. Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. No. 398 de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL cuales llegó a la conclusión de que dichos signos eran distintivos y por lo tanto registrables”, y que la Superintendencia de Industria y Comercio alegó, al respecto, que “(…) en cuanto a la mención que hace la parte demandante de otros registros de marcas anteriormente otorgadas por la oficina nacional competente, resulta importante reiterar que los registros marcarios concedidos dentro de otras actuaciones administrativas fundamentadas en diferentes situaciones de hecho y de derecho, que no confieren el derecho al registro a otros signos”; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones formuladas.

Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008: “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007.

Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007). Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información re- GACETA OFICIAL caudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 16/02/2012 69.72 posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 3.

Las marcas de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Esta marca gozará generalmente de un mayor poder distintivo por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, por tanto, carecen de connotación conceptual o significado idiomático. CONCLUYE: 1. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos. 2. El signo descriptivo no es distintivo y, por tanto, no será registrable como marca si se limita exclusivamente a informar al consumidor o al usuario acerca de las características u otros datos del producto o servicio de que se trate, comunes a otros productos o servicios del mismo género.

Los signos pueden estar conformados por partículas o palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente.

Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo 4. El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200700045, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA 16/02/2012 70.72 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA GACETA OFICIAL 16/02/2012 71.72 GACETA OFICIAL 16/02/2012 72.72 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

Documents published in this gazette

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO