PROCESO 127-IP-2012 — Andean Community

PROCESO 127-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 238, 258, 259 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155, 231, 234 y 268 de la misma Decisión. Actora: PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. Caso: “COMPETENCIA DESLEAL”.

Expediente Interno N° 17802-2004-12307-MHM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 31 de octubre de 2012. 1. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.

Las partes La parte demandante la constituye: las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. La parte demandada la constituye: la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION. 2. Lo que se demanda Las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. demandan a la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION por competencia desleal. 3.

Hechos relevantes a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. son titulares en Ecuador de múltiples registros de la marca “FAMILIA” y de otras marcas derivadas de ella, desde el año de 1977 en que se produjo el primer registro de la marca FAMILIA. - PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. son titulares en Ecuador de algunos registros marcarios sobre el signo “FAMILIA” y de otras marcas y nombres comerciales derivados de ella. - Los productos de papel, tales como servilletas, toallas y papel higiénico de la marca “FAMILIA”, fabricados y comercializados por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., son ampliamente reconocidos en el mercado ecuatoriano. Dichas sociedades han realizado un amplio y costoso esfuerzo comercial que ha logrado posicionar sus productos FAMILIA y la propia marca FAMILIA en el mercado ecuatoriano. - Durante el período comprendido entre enero de 2001 y octubre de 2002, KIMBERLY CLARK CORPORATION fue titular inscrito en Ecuador de un registro de la marca “FAMILIA” que había sido originalmente registrado por SCOTT PAPER COMPANY y que en virtud de algunas transferencias marcarias llegó a ser de su propiedad. - A partir del año 2002, KIMBERLY CLARK CORPORATION inicia una campaña de actos desleales en contra de PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. “claramente destinada a impedir el legítimo ejercicio de sus actividades comerciales y específicamente tendientes a impedir que dichas sociedades obtengan derechos legítimos de propiedad industrial con el objeto de ampliar su gama de productos”. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda Las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., en su escrito de demanda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) en reiteradas ocasiones y con posterioridad al mes de octubre de 2002, en que se produjo la inscripción de la transferencia de la marca ‘Familia’ de parte de Kimberly Clark Corporation a favor de su relacionada Kimberly Clark Worldwide, e Inc., Kimberly Clark Corporation se ha arrogado ilegal, arbitraria e injustificadamente la calidad de titular de dicho registro de la marca ‘Familia’ en Ecuador (…) a fin de obstaculizar sistemáticamente el mercado a su principal competidor PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., y de esta forma, impedir el lanzamiento de nuevos productos, desprestigiar y restar valor a la marca principal de su competidor”. - “(…) desde el mes de agosto de 2003, Kimberly Clark Corporation continuó ilegal y arbitrariamente alegando públicamente la propiedad de la marca ‘Familia’ (registro No. 735 de marzo 9, 1976) y con ello creó confusión en el mercado, confusión en las autoridades ecuatorianas y obstaculizó indebidamente y de mala fe, al menos, los siguientes trámites de registros de marcas de Productos Familia S.A., su principal competidor en el mercado ecuatoriano de productos higiénicos y sanitarios de papel, afectando indebidamente el legítimo desarrollo de su propiedad intelectual”. - “En el presente caso cabe resaltar que la conducta de Kimberly Clark Corporation ha irrogado a nuestra representada la imposibilidad de acceder al mercado con nuevas marcas, especialmente variantes de su marca principal FAMILIA- registrada, posicionada y notoria- y los consecuentes gastos en la defensa de sus derechos”. - “Existe mala fe de Kimberly Clark Corporation, visto que sin título legítimo, con evidente conocimiento de sus actos y del perjuicio que ello causa, se ha opuesto ilegal e injustificadamente a los registros de marcas FAMILIA de mis representadas y con ello ha obstaculizado sistemáticamente la actividad comercial de su principal competidor, impidiéndole el acceso al mercado de nuevas variantes de su principal marca e impidiéndole el uso y goce legítimo de sus derechos de propiedad industrial”. c) Contestación a la demanda La sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION, en su contestación a la demanda efectuada en la Audiencia de Conciliación, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) el fundamento principal de la demanda recae en el hecho de manifestar que KCC ha incurrido en actos de competencia desleal por haber realizado actos como transferencias de marcas o de haber presentado oposiciones o acciones contra otros registros posteriores, lo cual no siquiera es una apreciación forzada sino que es totalmente equivocada y llena de mala fe el mencionar que haya competencia desleal al defender un registro anterior”. - “La demanda (…) al igual que las otras infundadas demandas contra las filiales de KIMBERLY CLARK constituye un intento desesperado por impedir a toda costa que KIMBERLY CLARK utilice la marca FAMILIA en Ecuador, marca sobre la cual ostenta todos y cada uno de los derechos que le otorga la Ley”. - “En cuanto a la SIMILITUD de los productos, esta similitud recae en que las demandantes utilizan exactamente la misma marca que pertenece a KIMBERLY CLARK a través de KCK ha iniciado acciones de nulidad razón por la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial nunca debió haber otorgado los registros a las demandantes cuando con anterioridad ya estaba registrada la marca FAMILIA, actualmente de KCW”. - “KCC no ha incurrido en ningún acto deshonesto, puesto que lo único que ha hecho como parte del grupo KIMBERLY CLARK es defender los derechos que tiene KIMBERLY CLARK sobre la denominación FAMILIA.

La competencia desleal ha sido definida como toda conducta ajena y contraria a la buena fe comercial. Este concepto, en ningún momento guarda relación con la utilización de una marca sobre la cual se poseen todos los derechos que confiere el registro, como es el caso de KIMBERLY CLARK a través de KCW”. - “Existe mala fe por parte de las demandantes en una serie de hechos y actuaciones, principalmente al haber iniciado en el Ecuador acciones contra KCC y sus filiales pese a que sabían perfectamente que las autoridades administrativas y judiciales en el Perú rechazaron todas las acciones en contra de KIMBERLY CLARK y declararon a la marca FAMILIA de Productos Familia como una marca QUE NO ES NOTORIA”. - “FAMILIA SCOTT PAPER COMPANY presentó la solicitud de registro de la marca FAMILIA en el Ecuador, la cual fue concedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial bajo el número de registro 735 de 9 de agosto de 1976, para proteger ‘productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico’.

Esto es productos de la clase internacional 16. Posteriormente, SCOTT PAPER COMPANY cambió su nombre a KIMBERLY CLARK TISSUE COMPANY (…) dicha empresa transfirió la marca FAMILIA a favor de KIMBERLY CLARK CORPORATION (…), de igual forma KIMBERLY CLARK CORPORATION transfirió la marca FAMILIA a favor de KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. (…) la marca mencionada se encuentra vigente hasta el año 2014”. - “(…) si bien es cierto que las demandantes identifican sus productos con la marca FAMILIA, lo hacen en base a registros posteriores a los del grupo KIMBERLY CLARK, es decir, lo hacen basados en registros nulos, mal puede hablarse de mala fe cuando KIMBERLY CLARK CORPORATION y sus filiales lo único que han hecho es ejercer sus derechos que tienen sobre el primer registro en el Ecuador de la marca FAMILIA y en base a esos derechos presentar las acciones que han creído conveniente en defensa de una marca ya registrada”.

La sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION presentó demanda de reconvención en contra de las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. Arguye, principalmente, que: - “Productos Familia conoce perfectamente que el registro de KIMBERLY CLARK es prioritario y pese a esta situación ha insistido en obtener registros de la marca FAMILIA que nunca debieron habérselos otorgado, que son nulos y que obviamente causan confusión con los registros de KIMBERLY CLARK”. - “(…) el iniciar todas estas acciones en contra de KCC y sus filiales pese a que las demandantes conocen los fallos de las Cortes del Perú y conocen que en el Ecuador KCW es la primera propietaria del registro de la marca FAMILIA son actos que tratan de frenar la competencia y definitivamente son desleales.

Existen hechos contundentes que prueban que la mala fe ha existido en Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A., así las demandantes cambian su razón social y obtienen registros en el Ecuador (que son nulos) con posterioridad a los registros 735-76 y otros sobre la marca FAMILIA que actualmente son propiedad de KIMBERLY CLARK”.

Las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. contestan en la Audiencia de Conciliación la demanda de reconvención y expresan, en lo principal, los siguientes argumentos: - “En esta causa no se discute la titularidad de determinada marca, su registro o su origen. Se trata de un proceso fundamentado en actos de COMPETENCIA DESLEAL relacionados con la marca ‘Familia’ llevados a cabo por Kimberly Clark Corporation”. - “Kimberly Clark Corporation, abrogándose (sic) derechos de propiedad sobre la marca Familia en Ecuador cuestionó la vigencia del registro denominativo más antiguo de la compañía Productos Familia S.A. tratando con ello de sentar las bases para eliminar toda la protección legal de la marca principal de su competidor en el mercado, a sabiendas del desarrollo comercial y de los derechos que le corresponden a Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.”. - “Niego que la reconvención de la demandada sea conexa con la demanda presentada por mis representadas”.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de octubre de 2012. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 238, 258, 259 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación de los artículos solicitados y con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 154, 155, 231, 234 y 268 de la Decisión 486, por ser pertinentes al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca (…) “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

(…) Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

(…) Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo. (…) Artículo 238 El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL De los Actos de Competencia Desleal Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

(…) De las Acciones por Competencia Desleal Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título. Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.

(…)”. 3. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: 1. De los derechos conferidos al titular por el registro de una marca. 2. Distinción de una acción de infracción de derechos con la acción de competencia desleal. 3. Confundibilidad marcaria en los temas de competencia desleal. 4.

Signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba. 5. De la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial y de la mala fe comercial. 6. Concepto de acto desleal. Ámbito de aplicación. 7. Actos de competencia desleal. Actos de competencia desleal por confusión y aprovechamiento de la reputación ajena. Actos para obstruir el acceso al mercado. 8.

De las acciones por competencia desleal.

1. DE LOS DERECHOS CONFERIDOS AL TITULAR POR EL REGISTRO DE UNA MARCA. El derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro Tomando en cuenta que tanto en la demanda como en las contestaciones a la misma se hace referencia al derecho al uso exclusivo de la marca “FAMILIA”; el Tribunal estima adecuado referirse a este tema.

En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece que el registro del signo como marca se realiza ante la Oficina Nacional Competente de uno de los Países Miembros, configurando así el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la referida Decisión. Afirmando lo dicho anteriormente, el artículo 154 de la Decisión 486 establece que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

La jurisprudencia de este Tribunal, al referirse a las facultades que confiere el registro de la marca, ha precisado: “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la positiva y la negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca.

La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular. ( ) La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo: La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.

Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca”. [1] Por tanto, el ius prohibendi, o el aspecto negativo del derecho de uso exclusivo, aun cuando adquiere una relevancia especial en los derechos marcarios, presupone la existencia de un contenido positivo: el ius fruendi o derecho de goce y disfrute de la marca, lo que explica, por ejemplo, la facultad del propietario de la marca a obtener una retribución económica por la utilización realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de la marca sin más limitaciones y cargas que las impuestas por el ordenamiento jurídico comunitario.

Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. [2] El Tribunal ha precisado, además, que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión”. [3] Por tanto, “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) la presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.[4] Así, de acuerdo a lo expuesto, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, varios actos determinados específicamente en sus 6 literales, así: los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a); suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal b); así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Cabe recalcar que estas prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona, con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158).

Por último, cabe poner de relieve la orientación según la cual “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca”.[5] Este Tribunal ha sostenido, al respecto, que: “(…) el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso: BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997).”[6]

2. DISTINCIÓN DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS CON LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL. Tomando en cuenta que dentro del presente proceso la parte actora, entre otros argumentos, ha expresado que existe una infracción marcaria, deviene necesario realizar una distinción entre una acción de infracción de derechos con la acción de competencia desleal.

Este Tribunal de Justicia, en anteriores Interpretaciones Prejudiciales, ha tratado el tema de los Derechos que confiere el registro de una marca y su contravención como base del ejercicio de la acción de infracción de derechos, prevista en el Título XV de la Decisión 486. Ha expresado lo siguiente: “El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia ‘pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año).

Por tanto, ‘La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión’.

(Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT”). ( ) El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. (…) A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004. Doc. Cit.). El artículo 155 al hablar de “productos para los cuales ha sido registrada la marca”, “productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado” o “cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o riesgo de asociación”, está abriendo, como lo suelen hacer las actuales normas sobre irregistrabilidad de signos marcarios, una protección más allá del principio de especialidad y, como consecuencia, una protección de la marca registrada contra fenómenos como la conexión competitiva y los diferentes riesgos a que se enfrenta la marca en el mercado[7], que para el caso del literal d) del artículo 155 son el riesgo de confusión y asociación. El Tribunal, sobre el tema, ha expresado lo siguiente: “La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal” (Proceso 14-IP-2007.

Interpretación prejudicial de 21 de marzo de 2007. Caso: “competencia desleal”). De conformidad con lo anterior, se deberá analizar si se está en frente de un caso de competencia desleal o de infracción de derechos, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

3. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA EN LOS TEMAS DE COMPETENCIA DESLEAL. La sociedad demandada argumentó que es imposible una acción de competencia desleal en su contra, ya que los actos que ha venido realizando son fruto de la titularidad que posee sobre la marca FAMILIA para amparar papel higiénico, servilletas, toallas, etc. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que las sociedades demandantes son titulares de las marcas y nombres comerciales FAMILIA para amparar los mismos productos, se analizará el tema de confundibilidad marcaria en los temas de competencia desleal.

Para lo anterior, el Tribunal se remitirá a lo expresado en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 14-IP-2007, de 21 de marzo de 2007, sobre “competencia desleal”. Las causales de irregistrabilidad planteadas en el artículo 136, literales a) y b), tienen como finalidad que los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro, o con los nombres comerciales protegidos, rótulos o enseñas.

De conformidad con la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y, por lo tanto, de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular del signo anteriormente registrado y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, con el objetivo de que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión o de asociación. Por tal motivo, cuando se ha registrado un signo en contravención de dichas causales de irregistrabilidad, el acto administrativo por medio del cual se concedió dicho registro puede ser objeto de una acción que busque su nulidad.

En el trámite de dicha acción de nulidad lo que le interesa al fallador es la identidad o semejanza de los signos, así como la confusión o riesgo de confusión o de asociación que genere esta identidad o semejanza en el público consumidor. No hace otro tipo de análisis para el cumplimiento de la causal de irregistrabilidad. Si bien la conducta de registrar una marca idéntica o similar a otra puede ser producto de la coincidencia o el azar, también puede tener diversos intereses o intenciones.

Dichas intenciones o intereses pueden darse para consolidar o perpetuar actos de competencia desleal, que pueden ir desde un acto de descrédito comercial hasta crear confusión en relación con el establecimiento, los productos o la actividad industrial de un competidor. Por tal motivo, estas últimas hipótesis no serían el objeto de un proceso adelantado mediante una acción de nulidad, sino de una acción de competencia desleal.

De conformidad con lo anterior, existe una clara diferencia entre la acción de nulidad del acto que concedió el registro marcario y la acción de competencia desleal, ya que mientras la primera persigue que el fallador determine si el registro se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad y, por lo tanto, se decrete nulidad del acto que concedió el registro, la segunda persigue que se declare que los actos ejercidos por un competidor son desleales, independientemente de que dichos actos se soporten en el registro de un signo distintivo.

4. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Y SU PRUEBA. Tomando en cuenta que las sociedades actoras arguyen que su marca es notoria, se abordará el tema de los signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En el signo notoriamente conocido convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que el ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por el protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. (Otamendi, Jorge.

Ob. Cit. P. 341). Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel. La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143-IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Finalmente, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.

(Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997).

5. DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LA MALA FE COMERCIAL. Tomando en cuenta que se ha controvertido acerca de que si la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION incurrió en actos de competencia desleal, el Tribunal estima adecuado referirse a este tema. La demanda que dio inicio al proceso en controversia y dentro del cual se ha solicitado la interpretación prejudicial por parte de este Órgano Judicial fue presentada en vigencia de la Decisión 486.

Al respecto, a excepción de la Decisión 486, que en sus artículos 258 y 259, regula el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, las demás Decisiones Andinas no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal. Sin embargo, es del Acuerdo de Cartagena de donde se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone: “Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente.

En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien”. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial.

Las disposiciones mencionadas se encuentran contenidas en el Título XIV “de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, de donde se desprende que la normativa comunitaria regula la competencia desleal que se encuentre vinculada a la propiedad industrial. Teniendo como propiedad industrial, aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales o signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o los lemas comerciales, entre otros, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial, es por eso que la Decisión 486 dedica el Titulo XIV a dicha figura.[8] De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a propiedad industrial, regula aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria, y para ello la Decisión 486 prevé sobre la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial regulando lo relativo a los actos de competencia desleal y a los secretos industriales y sobre las acciones que puede adelantar el legítimo interesado.

(PROCESO 24-IP-2007. Interpretación prejudicial de 21 de marzo de 2007. Caso: Competencia desleal). Concepto de Acto Desleal La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal.

Este artículo contiene una cláusula general en virtud de la cual se considera competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Así, en efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es todo acto contrario a los usos honestos. El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”; y, en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, mas bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En relación con lo manifestado, se deben hacer algunas precisiones: 1.

Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. 2.

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”.[9] El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina la buena fe comercial.

Y en armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe.

Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones". [10] La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios". [11] Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo)”.[12] Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 1.

Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción"[13].

En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina.

Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios. Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo.

3.6. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL En el artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa. Éstos son: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.

Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Tomando en cuenta que las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. demandaron a la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION, por actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena y actos para obstruir el acceso al mercado, el Tribunal estima adecuado referirse a estos temas: Actos de competencia desleal por confusión y aprovechamiento injusto de la reputación ajena El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: 1.

No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Es decir, se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ´para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”.[14] El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” [15] Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.

Actos de competencia desleal por descrédito comercial En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.

Se debe entender por aseveración, “toda información que dé por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”.[16] Actos de competencia desleal por aseveraciones en el ejercicio del comercio El tercer grupo de actos se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. Se ha dicho que “Se confunde a un consumidor, cuando basado en artificios o engaños se crea en él un error; se provoca en el consumidor un concepto errado, del cual el comerciante obtiene un provecho en favor de sus establecimientos, productos o servicios y que finalmente repercute en un incremento patrimonial.

La causa de este incremento patrimonial, el motivo que origina este enriquecimiento, no es otro que la confusión creada por el comerciante, intencional o no, y que finalmente sirve de motivo a la decisión del consumidor para preferir su establecimiento, productos o servicios” [17]. Dentro del proceso interno, las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. han alegado que a partir del año 2002, KIMBERLY CLARK CORPORATION inicia una campaña de actos desleales en su contra “claramente destinada a impedir el legítimo ejercicio de sus actividades comerciales y específicamente tendientes a impedir que dichas sociedades obtengan derechos legítimos de propiedad industrial con el objeto de ampliar su gama de productos”.

Arguyen que la demandada ha generado dichos actos “(…) a fin de obstaculizar sistemáticamente el mercado a su principal competidor PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., y de esta forma, impedir el lanzamiento de nuevos productos, desprestigiar y restar valor a la marca principal de su competidor”. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a los actos de competencia desleal relacionados con el hecho de obstruir el acceso al mercado sobre la base de la obstaculización del ejercicio de los derechos de propiedad industrial.

Como se expresó anteriormente, la lista que establece el artículo 259 de la Decisión 486 es únicamente enunciativa de los actos de competencia desleal, en consecuencia, cabe considerar el hecho de obstruir el acceso al mercado sobre la base de la obstaculización del ejercicio de los derechos de propiedad industrial como un acto de competencia desleal.

Se debe considerar, adicionalmente, que el hecho de obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de comercialización, es una práctica restrictiva de la libre competencia. “La libre competencia significa libertad de los competidores e igualdad frente a la oportunidad” (Nicolás Pareja. DE LA COMPETENCIA DESLEAL. Disponible en internet http://facultaddederecho.es.tl/De-la-Competencia-Desleal.htm).

Se entiende por obstrucción del acceso del mercado, al hecho de impedir o retardar el ingreso de nuevos oferentes de determinados bienes o servicios en un espacio determinado. El objetivo de dicha práctica es la de mantener una posición de ventaja en dicho mercado, restringiendo, en consecuencia, la libre competencia. La circunstancia mencionada genera un perjuicio indudable, al comerciante que se ve impedido de ingresar sus productos o servicios en el mercado; al público consumidor, que no tiene la posibilidad de elegir otros productos o servicios sino los ofertados; y, al mercado en general, desde que se generan prácticas restrictivas que afectan la libre competencia. Para que la práctica mencionada entre en el concepto de acto desleal debe resultar contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas, debiendo cumplir, en consecuencia, con los requisitos generales ya expuestos.

3.7. DE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL El artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad.

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletiva o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal. En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.

El artículo 269 dispone, por su parte, que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 486.

La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. 2. Si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. 3.

En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega. 4. En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio o daño a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. - Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos.

A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. - Dentro de los actos de descrédito comercial se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. - Asimismo, se consideran actos de competencia desleal, las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. La lista que establece el artículo 259 de la Decisión 486 es únicamente enunciativa de los actos de competencia desleal, en consecuencia, cabe considerar el hecho de obstruir el acceso al mercado sobre la base de la obstaculización del ejercicio de los derechos de propiedad industrial como un acto de competencia desleal.

De conformidad con el artículo 268 de la Decisión 486, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal y en relación con el artículo 269 de la Decisión 486, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 17802-2004-12307-MHM, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 4-IP-94, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, de 7 de agosto de 1995. caso: “EDEN FOR MAN”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 33-IP-2000, sentencia de 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000, caso: “MAXMARA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 69-IP-2000, sentencia de 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, de 23 de julio del mismo año. caso: “MAXMARA”. [4] Proceso 11-IP-96, sentencia de 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre del mismo año, caso: “BELMONT”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] BERCOVITZ, Alberto, “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496. [6] Proceso 84-IP-2000, sentencia de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.

La doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. [8] El numeral 2 del artículo 1 del Convenio de París, estipula: “2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.” [9] Proceso N° 38-IP-98. sentencia de 22 de enero de 1999, publicada en G.O.A.C. N° 419, de 17 de marzo de 1999.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45. [11] NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, Pág. 316”. [12] GACHARNÁ, María Consuelo.

“LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, Pág. 47. [13] PROCESO 130-IP-2007. [14] Proceso 116-IP-2004, sentencia del 13 de enero de 2005. G.O. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [15] Proceso 116-IP-2004, ya citado. [16] DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

“Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición. [17] VELÁSQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto, “Instituciones de Derecho Comercial”, Pág. 221. Tomado de la página web: http://www.ilustrados.com/publicaciones/EplkyAEkVElZYgysQa.php).