Año XXX - Número 2161 Lima, 8 de marzo de 2013 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 112-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literal a), con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00018. Actor: SB PHARMCO PUERTO RICO INC. Marca: AVANTRA (denominativa) Proceso 116-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 64 del Acuerdo de Cartagena, 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 1, 2 y 6 del Convenio de Complementación en el Sector Automotor, publicado en la G.O.A.C. No. 483 de 17 de septiembre de 1999, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2005-00287. Actor: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Importación de motores y cajas usadas para vehículos Proceso 127-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 238, 258, 259 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155, 231, 234 y 268 de la misma Decisión. Actora: PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. Caso: “COMPETENCIA DESLEAL”. Expediente Interno N° 17802-2004-12307-MHM Proceso 111-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

Marca: “SUAZ” (denominativa). Actor: CONOPCO INC. Expediente Interno Nº 2008-00112 Proceso 115-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 168, 172 párrafo cuarto y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “TAPA ROJA” (mixta). Actor: FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA. Expediente Interno Nº 2003-00382-01 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 08/03/2013 2.68 PROCESO 112-IP-2012 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literal a), con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-00018. Actor: SB PHARMCO PUERTO RICO INC. Marca: AVANTRA (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los trece días del mes de noviembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 24 de octubre de 2012. antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1.

La sociedad ALCON, INC, solicitó el 24 de agosto de 2005 el registro como marca del signo denominativo AVANTRA, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 556 de 30 de septiembre de 2005, la sociedad SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V., presentó oposición con base en su marca denominativa SAVANDRA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 04129333, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 3. La sociedad SB PHARMCO PUERTO RICO, INC., presentó oposición con base en su marca denominativa AVANDIA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 970690, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

II. LAS PARTES. Demandante: SB PHARMACO PUERTO RICO INC. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: ALCON, INC. III. DATOS RELEVANTES A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los 4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 01498 de 30 de enero de 2007, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y conceder el registro solicitado. 5.

La sociedad SB PHARMCO PUERTO RICO INC., instauró recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 6. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 009219 de 30 de marzo de 2007, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación. GACETA OFICIAL 7.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 22535 de 27 de julio de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. 8. La sociedad SB PHARMCO PUERTO RICO, INC., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 9.

La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. 08/03/2013 3.68 Consejo de Estado, afirmó que la tercera interesada no presentó contestación a la demanda. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La corte consultante solicitó la interpretación de la siguiente norma: artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se interpretará la norma solicitada, pero se restringirá al literal a). De oficio, se interpretará el artículo 134 literal a). A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: (…) Artículo 134 1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos visual, ortográfico y fonético. 2.

Sostiene, que el cotejo de signos que amparan productos farmacéuticos debe ser más estricto. 3. Indica, que los signos en conflicto generan riesgo de asociación, ya que el consumidor podría pensar que tienen el mismo origen empresarial. 4. Argumenta, que varias autoridades marcarias en el mundo han reconocido el riesgo de confusión entre los signos AVANTRA y AVANDIA.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Mediante Oficio No. 1317 de 16 de julio de 2012, el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, afirmó que no se envío la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

Mediante Oficio No. 1317 de 16 de julio de 2012, el Secretario de la Sección Primera del “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…)”. GACETA OFICIAL 08/03/2013 4.68 VI. CONSIDERACIONES. • Indica la calidad del producto o servicio que identifica. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: • Concentra el goodwill del titular de la marca. A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.).

De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-94.

Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: “EDEN FOR MAN”). C. Comparación entre signos denominativos. D. Análisis de registrabilidad de los signos que amparan productos farmacéuticos. E. La autonomía de la oficina de registro marcario al conceder o denegar una marca.

A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo denominativo AVANTRA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 1. Concepto de marca. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”.

(Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”). 1 El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “( ) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber: • Diferencia los productos o servicios que se ofertan. • Es indicadora de la procedencia empresarial. 1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal.

Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003. GACETA OFICIAL El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 2.

Requisitos para el registro de marcas. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”.

(Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene: 08/03/2013 5.68 productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. • La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado: • La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible GACETA OFICIAL de representación gráfica.

De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple 08/03/2013 6.68 con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo AVANTRA es confundible con la marca denominativa AVANDIA. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 2 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

GACETA OFICIAL Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. 08/03/2013 7.68 como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. GACETA OFICIAL • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos AVANTRA y AVANDIA. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 08/03/2013 8.68 • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos AVANTRA y AVANDIA. D. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE LOS SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Los signos en conflicto amparan productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. El examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio GACETA OFICIAL publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: 08/03/2013 9.68 sumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. De conformidad con lo anterior, el juez consultante debe determinar la registrabilidad del signo AVANTRA (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

E. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas”. (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que con- En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empre- “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

GACETA OFICIAL 08/03/2013 10.68 sarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario 3. go de confusión entre los signos AVANTRA y AVANDIA. Por lo tanto, es necesario referirse a la autonomía de la oficina de registro marcario para tomar sus decisiones.

Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

La corte consultante, por lo tanto, deberá determinar si la partícula AVAN es de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. F. LA AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGISTRO MARCARIO PARA TOMAR SUS DECISIONES.

La demandante sostuvo que varias autoridades marcarias en el mundo han reconocido el ries- 3 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabi- GACETA OFICIAL lidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales 4 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plas4 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005. 08/03/2013 11.68 mado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

GACETA OFICIAL SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos AVANTRA y AVANDIA, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

CUARTO

QUINTO: La corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo AVANTRA (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. La corte consultante, por lo tanto, deberá determinar si la partícula AVAN es de uso común para la clase 5 de la Clasificación Interna- 08/03/2013 12.68 cional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200800018, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 08/03/2013 13.68 PROCESO 116-IP-2012 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 64 del Acuerdo de Cartagena, 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 1, 2 y 6 del Convenio de Complementación en el Sector Automotor, publicado en la G.O.A.C No. 483 de 17 de septiembre de 1999, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2005-00287. Actor: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Importación de motores y cajas usadas para vehículos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los trece días del mes de noviembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de octubre de 2012.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Demandada: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Tercero Interesado: COMERCIALIZADORA BUSINESS DE COLOMBIA S.A. III.

DATOS RELEVANTES A.

HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad COMERCIALIZADORA BUSINESS DE COLOMBIA S.A., solicitó dos registros de importación para motores y cajas usados para vehículos. 2.

El punto de Atención del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, aprobó el 28 de enero de 2005 las dos solicitudes, mediante dos registros de importación distinguidos con los números de formulario 5047362 y 5005401, y con número de aprobación 380 y 381. 3. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia advirtió que se había cometido un error al conceder los registros de importación. De conformidad con la normativa sobre la materia, la mercancía a importar corresponde a un régimen de prohibida importación. 4.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, con la finalidad de revocar los mencionados registros, solicitó a la sociedad COMERCIALIZADORA BUSINESS DE COLOMBIA S.A., su consentimiento para proceder a la revocatoria. 5. La sociedad COMERCIALIZADORA BUSINESS DE COLOMBIA S.A., mediante escrito de 17 de febrero de 2005, se niega a dar el consentimiento solicitado. 6.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia (acción de lesividad). GACETA OFICIAL 7. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 1. Manifiesta, que los registros de importación van en contra de la finalidad del Convenio de Complementación en el Sector Automotor. También violan la Resolución No. 001 de 2 de enero de 1995, expedida por el Consejo Superior de Comercio Exterior, y la Circular Externa No. 0055 de 31 de agosto de 2004, expedida por el Director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2.

Afirma, que el Convenio es de carácter supranacional y sus objetivos básicos son: a. fortalecer, incentivar e impulsar el desarrollo de la industria automotriz de Venezuela, Ecuador y Colombia; b. Máxima explotación o aprovechamiento del mercado ampliado dentro de la subregión; c. propiciar un ambiente de competencia equitativa, y convertir en eficaz la producción de los tres países, ofreciendo a los consumidores productos automotrices de buena calidad y precio; y d. Lograr, conservar, mantener y garantizar unas mínimas condiciones de seguridad, con el objetivo de proteger el medio ambiente. 3.

Indica, que uno de los objetivos del convenio es que los Países Miembros no sean convertidos en cementerios de autos viejos. 4. Agrega, que con los actos administrativos demandados se afecta la economía, la industria, la fuerza laboral, el medio ambiente y el desarrollo tecnológico de la comunidad internacional. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1.

Por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. Contestó la demanda de la siguiente manera: 08/03/2013 14.68 “(…) Como quiera que quien ha incoado la demanda es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del suscrito, en el que se pretende la nulidad de los actos administrativos proferidos por la mencionada entidad y que se identifican e individualizan en el acápite anterior, con el respeto acostumbrado, me permito manifestarle al Honorable Magistrado Ponente, que respondo de manera asertiva y me ratifico en todos y cada uno de los hechos relacionados en el respectivo acápite de hechos, listados en el libelo demandatorio.

En consecuencia ha de entenderse que todos los hechos son ciertos. (…)”. 2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. De conformidad con el Oficio Nº 01204 de 4 de julio de 2012, expedido por el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado, no fue enviada la contestación de la demanda por parte de la sociedad COMERCIALIZADORA BUSINESS DE COLOMBIA S.A., por haber sido presentada en forma extemporánea.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La corte consultante solicitó la interpretación del Convenio de Complementación en el Sector Automotor, publicado dentro de la Resolución núm. 355 de 9 de diciembre de 1994, insertada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año XVI- núm. 483 de 17 de septiembre de 1999.

El Tribunal aclara que el Convenio de Complementación del Sector Automotor, publicado dentro de la Resolución No. 355 de 9 de diciembre de 2004, fue derogado mediante un acuerdo suscrito por los Gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela, publicado en la G.O.A.C No. 483 de 17 de septiembre de 1999; en su remplazo expidieron el Convenio de Complementación en el Sector Automotor suscrito el 16 de septiembre de 1999 y publicado también en la G.O.A.C. No. 483.

Por tal motivo, el Tribunal, de GACETA OFICIAL oficio, interpretará los siguientes artículos: 1, 2 y 6 del último convenio mencionado, ya que éste se encontraba en vigencia cuando ocurrió el supuesto de hecho planteado en la demanda (28 de enero de 2005). De oficio, el Tribunal también interpretará los siguientes artículos: artículos 64 del Acuerdo de Cartagena, y 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 08/03/2013 15.68 TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Artículo 1 “El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, comprende: a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios; ACUERDO DE CARTAGENA c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina;

Sección B - De los Convenios de Complementación Industrial (…) Artículo 64 “Los Convenios de Complementación Industrial tendrán por objeto promover la especialización industrial entre los Países Miembros y podrán ser celebrados y ejecutados por dos o más de ellos. Dichos Convenios deberán ser aprobados por la Comisión. Para los efectos indicados en el inciso anterior, los Convenios podrán comprender medidas tales como distribución de producciones, coproducción, subcontratación de capacidades de producción, acuerdos de mercado y operaciones conjuntas de comercio exterior, y otras que faciliten una mayor articulación de los procesos productivos y de la actividad empresarial.

Los Convenios de Complementación Industrial tendrán carácter temporal y a más de la determinación de los productos objeto de los mismos y del plazo de vigencia de los derechos y obligaciones de los Países Miembros participantes, podrán contener medidas especiales en materia de tratamientos arancelarios, de regulación del comercio y de establecimiento de márgenes de preferencia, no extensivas a los países no participantes y siempre que dichas medidas representen iguales o mejores condiciones que las existentes para el intercambio recíproco.

En este caso, se determinarán los gravámenes aplicables a terceros países”. d) Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina”. (…) CONVENIO DE COMPLEMENTACIÓN EN EL SECTOR AUTOMOTOR Los Gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela.

Artículo 1 “Celebrar el siguiente Convenio de Complementación Industrial en el Sector Automotor que tiene por objeto la adopción de una política comunitaria con el fin de facilitar una mayor articulación entre los productores subregionales, aprovechar los mercados ampliados de la región, así como propiciar condiciones equitativas de competencia en el mercado subregional y un aumento de la competitividad y la eficiencia”.

Artículo 2 “Los beneficios previstos en el presente Convenio para las industrias del sector automotor tienen por objeto: a. Lograr la transferencia tecnológica que garantice el incremento de su productividad y competitividad. GACETA OFICIAL b. Generar inversiones productivas adicionales. c. Adelantar programas de desarrollo de proveedores de la subregión, y d. Ofrecer a los consumidores andinos productos con mejores calidad y precio.

A tal efecto, se realizará anualmente una evaluación del cumplimiento de estos objetivos con base en cuyos resultados los Gobiernos decidirán los ajustes y correcciones necesarios, incluso la suspensión de los beneficios aquí previstos si fuere del caso”. (…) 08/03/2013 16.68 como las diversas capacidades productivas de los Países Miembros; se busca, en últimas, que de una manera complementaria aúnen su actividad industrial y especializada para generar desarrollo y una adecuada inserción de sus economías en el comercio mundial.

El artículo 65 indica algunos de los puntos sobre los cuales pueden versar los acuerdos: “medidas de distribución, de producciones, coproducción, subcontratación de capacidades de producción, acuerdos de mercado y operaciones conjuntas de comercio exterior, y otras que faciliten una mayor articulación de los procesos productivos y de la actividad empresarial.” De los mencionados artículos se desprenden las siguientes características de los convenios: Artículo 6 Con el propósito de garantizar condiciones mínimas de seguridad, de protección del medio ambiente, de defensa del consumidor y de propiedad industrial, los Países Participantes sólo autorizarán la importación de vehículos nuevos, del año-modelo en que se realiza la importación o siguiente.

Igualmente sólo se autorizarán importaciones de componentes, partes y piezas nuevos y sin reconstruir o reacondicionar”. (…)”. VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Los Convenios de Complementación Industrial. B. Finalidad del Convenio de Complementación en el Sector automotor suscrito por Colombia, Ecuador y Venezuela.

La prohibición de importación de autos y partes usadas. A. LOS CONVENIOS DE COMPLEMENTACIÓN INDUSTRIAL. Los Convenios de Complementación Industrial se encuentran regulados en los artículos 64 y 65 del Acuerdo de Cartagena. Tienen por objeto “promover la especialización industrial entre los Países Miembros” (primer párrafo del artículo 64).

La norma prevé una herramienta mediante la cual se articulan tanto el desarrollo industrial - Deben ser aprobados por la Comisión de la Comunidad Andina. - Son temporales. Los Países Miembros participantes deben estipular un plazo de vigencia. - Tienen efectos interpartes. Surten efectos únicamente en relación con los países miembros participantes. - Son abiertos.

Permite la entrada en cualquier momento de los Países Miembros no participantes. Para esto se deberán dar las siguientes condiciones: 1) Que el país no participante solicite su incorporación. 2) que los países participantes fijen las condiciones de dicha incorporación. Y 3) que dichas condiciones sean puestas en conocimiento de la Comisión de la Comunidad Andina. - Son de objeto determinado.

Los Países Miembros participantes deben establecer los productos sobre los cuales recae el acuerdo de voluntades. - Su piso jurídico es la normativa comunitaria andina. Las medidas acordadas no pueden generar condiciones menos favorables que las previstas en la normativa CAN para el intercambio recíproco. La norma advierte que en este marco se pueden acordar: “(…) medidas especiales en materia de tratamientos arancelarios, de regulación del comercio y de establecimiento de márgenes de preferencia ( )”.

Otra de las características más importantes es que hacen parte del ordenamiento jurídico comunitario andino. El literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación de la Comunidad Andina los incluye y, por lo tanto, tienen las mismas características de dicho ordenamiento: prima- GACETA OFICIAL cía, aplicación inmediata y efecto directo. 1 Esto quiere decir que los convenios de complementación industrial una vez aprobados por la Comisión y publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, entran en vigencia en los Países Miembros participantes siempre y cuando el propio convenio no señale una fecha posterior.

Esto trae los siguientes efectos: - Son aplicables y exigibles de manera inmediata, es decir, sin necesidad de un proceso de incorporación en el ordenamiento jurídico interno. - Su incumplimiento por parte de los Países Miembros participantes es demandable ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). - Pueden ser objeto de acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina).

B. FINALIDAD DEL CONVENIO DE COMPLEMENTACIÓN EN EL SECTOR AUTOMOTOR SUSCRITO POR COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA. LA PROHIBICIÓN DE IMPORTACIÓN DE AUTOS Y AUTOPARTES USADAS. El manto teleológico que cubre el Convenio de Complementación en el Sector Automotor se encuentra compuesto tanto por los objetivos que el propio acuerdo plasma, como por aquellos principios básicos que inspiran ciertas previsiones en él contenidas.

El artículo 1 establece ciertos objetivos industriales en el sector automotor, a saber: - Facilitar una mayor articulación entre los productores subregionales. 1 El Tribunal en sentencia del 12 de noviembre de 1999, expedida en el marco del proceso de incumplimiento 07-AI-99, manifestó lo siguiente: “En conclusión, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, cualquiera que sea su forma (Tratados, Protocolos, Acuerdos, Convenios o Resoluciones) son, por regla, de efecto y aplicación directa en todos los Países Miembros desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, lo que significa que son de obligatorio e inmediato cumplimiento por los Países Miembros, los Órganos del Acuerdo y los particulares.” 08/03/2013 17.68 - Aprovechar los mercados ampliados de la región. Esto quiere decir en Latinoamérica. - Propiciar condiciones equitativas de competencia en el mercado subregional. - Aumento de competitividad y eficiencia en el sector automotriz.

Por su parte el artículo 2 determina claramente los objetivos a alcanzar para el desarrollo de la industria automotriz: “(…) a. Lograr la transferencia tecnológica que garantice el incremento de su productividad y competitividad. b. Generar inversiones productivas adicionales. c. Adelantar programas de desarrollo de proveedores de la subregión, y d. Ofrecer a los consumidores andinos productos con mejores calidad y precio. e. A tal efecto, se realizará anualmente una evaluación del cumplimiento de estos objetivos con base en cuyos resultados los Gobiernos decidirán los ajustes y correcciones necesarios, incluso la suspensión de los beneficios aquí previstos si fuere del caso”.

El literal d) hace una conexión del sector automotriz con el habitante de la subregión. Si se pude ofrecer a los consumidores andinos productos de mejor calidad y precio se estaría cumpliendo con el objetivo último del proceso de integración subregional andino: el mejoramiento persistente del nivel de vida de los habitantes de la subregión (artículo 1, párrafo 3 del Acuerdo de Cartagena).

Este objetivo a su vez inspira la prohibición consagrada en el artículo 6 del Convenio: “Artículo 6.- Con el propósito de garantizar condiciones mínimas de seguridad, de protección del medio ambiente, de defensa del consumidor y de propiedad industrial, los Países Participantes sólo autorizarán la importación de vehículos nuevos, del año-modelo en que se realiza la importación o siguiente.

Igualmente sólo se autorizarán importaciones de componentes, partes y piezas nuevos y sin reconstruir o reacondicionar”. Los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran el derecho a la vida, a la salud, GACETA OFICIAL a la integridad física y a un ambiente sano, son mínimos fundamentales sin los cuales sería imposible cumplir los objetivos del proceso de integración subregional; son principios generales del derecho comunitario andino. Por lo tanto, dichos parámetros fundamentales son la base para prohibir la importación de vehículos y autopartes usadas en la subregión. Asimismo, la defensa al consumidor se desarrolla sobre la base de este conjunto de principios, ya que lo mínimo que se debe garantizar en el mercado es que la adquisición de bienes y servicios no afecte sus derechos fundamentales.

El punto de partida de cualquier plan o programa industrial es la defensa de los derechos humanos. Sin esto no se puede hablar de desarrollo, ni mucho menos de un proceso de integración adecuado. La seguridad, calidad y defensa del consumidor van de la mano de la protección de la vida, la integridad física, la salud y el goce de un ambiente sano en el marco del desarrollo del sector automotor.

Lo que se intenta proteger con la mencionada prohibición y con el convenio en general, es que el habitante de la subregión adquiera vehículos y autopartes con los mejores estándares de calidad, seguridad y de menor impacto ambiental, para así proteger, en últimas, los derechos humanos mencionados. Y por supuesto, en este escenario de protección se busca un desarrollo de la industria automotriz en la región, que se vería seriamente mermada de permitirse la entrada de vehículos automotores y autopartes usadas.

En el escenario internacional ya se ha evaluado el impacto que tiene la importación de vehículos usados. Se han verificado serios daños ambientales por la emisión de sustancias contaminantes, aumento del efecto invernadero, y la grave contaminación por la proximidad del fenecimiento de la vida útil de tales bienes. Además, se han constatado importantes problemas de calidad y seguridad. 2 2 Sobre esto se puede ver “Importación de Vehículos Usados.

Consecuencias e Impactos en México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México. Julio de 2008. Disponible en: http://207.248.177.30/mir/ upload tests/24183.177.59.1.Importac i%C3%B3n_ de_veh%C3%ADculos_usados_Versi%C3%B3n_ Noviembre_2008.pdf 08/03/2013 18.68 En conclusión, el convenio estudiado no se puede entender sin que en su médula se ubique la protección de los derechos fundamentales del habitante de la subregión. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Los Convenios de Complementación Industrial se encuentran regulados en los artículos 64 y 65 del Acuerdo de Cartagena. Tienen por objeto “promover la especialización industrial entre los Países Miembros”. De los mencionados artículos se desprenden las siguientes características de los convenios: - Deben ser aprobados por la Comisión de la Comunidad Andina. - Son temporales.

Los Países Miembros participantes deben estipular un plazo de vigencia. - Tienen efectos interpartes. Surten efectos únicamente en relación con los países miembros participantes. - Son abiertos. Permite la entrada en cualquier momento de los Países Miembros no participantes. Para esto se deberán dar las siguientes condiciones: 1) Que el país no participante solicite su incorporación. 2) que los países participantes fijen las condiciones de dicha incorporación. Y 3) que dichas condiciones sean puestas en conocimiento de la Comisión de la Comunidad Andina. - Son de objeto determinado.

Los Países Miembros participantes deben establecer los productos sobre los cuales recae el acuerdo de voluntades. - Su piso jurídico es la normativa comunitaria andina. Las medidas acordadas no pueden generar condiciones menos favorables que las previstas en la normativa CAN para el intercambio recíproco. La norma advierte que en este GACETA OFICIAL marco se pueden acordar: “…medidas especiales en materia de tratamientos arancelarios, de regulación del comercio y de establecimiento de márgenes de preferencia ” El Tribunal advierte que los convenios son parte del ordenamiento jurídico comunitario andino y, por lo tanto, gozan de primacía, aplicación inmediata y efecto directo.

SEGUNDO: Los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y a un ambiente sano, son mínimos fundamentales sin los cuales sería imposible cumplir los objetivos del proceso de integración subregional; son principios generales del derecho comunitario andino. Por lo tanto, dichos parámetros fundamentales son la base para prohibir la importación de vehículos y autopartes usadas en la subregión. Asimismo, la defensa al consumidor se desarrolla sobre la base de este conjunto de principios, ya que lo mínimo que se debe garantizar en el mercado es que la adquisición de bienes y servicios no afecte sus derechos fundamentales.

En el escenario internacional ya se ha evaluado el impacto que tiene la importación de vehículos usados. Se han verificado serios impactos ambientales por la emisión de sustancias contaminantes, aumento del efecto invernadero, y grave contaminación por la proximidad del fenecimiento de la vida útil. 08/03/2013 19.68 Además, se han constatado importantes problemas de calidad y seguridad.

En conclusión, el convenio estudiado no se puede entender sin que en su médula se ubique la protección de los derechos fundamentales del habitante de la subregión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 200500287, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 08/03/2013 20.68 PROCESO 127-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 238, 258, 259 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155, 231, 234 y 268 de la misma Decisión. Actora: PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. Caso: “COMPETENCIA DESLEAL”. Expediente Interno N° 17802-2004-12307-MHM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 31 de octubre de 2012. 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Las partes La parte demandante la constituye: las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. La parte demandada la constituye: la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION. 1.2.

Lo que se demanda Las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. demandan a la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION por competencia desleal. 1.3. Hechos relevantes a) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. son titulares en Ecuador de múltiples registros de la marca “FAMILIA” y de otras marcas derivadas de ella, desde el año de 1977 en que se produjo el primer registro de la marca FAMILIA. - PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. son titulares en Ecuador de algunos registros marcarios sobre el signo “FAMILIA” y de otras marcas y nombres comerciales derivados de ella. - Los productos de papel, tales como servilletas, toallas y papel higiénico de la marca “FAMILIA”, fabricados y comercializados por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., son ampliamente reconocidos en el mercado ecuatoriano. Dichas sociedades han realizado un amplio y costoso esfuerzo comercial que ha logrado posicionar sus productos FAMILIA y la propia marca FAMILIA en el mercado ecuatoriano. - Durante el período comprendido entre enero de 2001 y octubre de 2002, KIMBERLY CLARK CORPORATION fue titular inscrito en Ecuador de un registro de la marca “FAMILIA” que había sido originalmente registrado por SCOTT PAPER COMPANY y que en virtud de algunas transferencias marcarias llegó a ser de su propiedad. - A partir del año 2002, KIMBERLY CLARK CORPORATION inicia una campaña de actos desleales en contra de PRODUCTOS GACETA OFICIAL FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. “claramente destinada a impedir el legítimo ejercicio de sus actividades comerciales y específicamente tendientes a impedir que dichas sociedades obtengan derechos legítimos de propiedad industrial con el objeto de ampliar su gama de productos”. b) Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda Las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., en su escrito de demanda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) en reiteradas ocasiones y con posterioridad al mes de octubre de 2002, en que se produjo la inscripción de la transferencia de la marca ‘Familia’ de parte de Kimberly Clark Corporation a favor de su relacionada Kimberly Clark Worldwide, e Inc., Kimberly Clark Corporation se ha arrogado ilegal, arbitraria e injustificadamente la calidad de titular de dicho registro de la marca ‘Familia’ en Ecuador (…) a fin de obstaculizar sistemáticamente el mercado a su principal competidor PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., y de esta forma, impedir el lanzamiento de nuevos productos, desprestigiar y restar valor a la marca principal de su competidor”. - “(…) desde el mes de agosto de 2003, Kimberly Clark Corporation continuó ilegal y arbitrariamente alegando públicamente la propiedad de la marca ‘Familia’ (registro No. 735 de marzo 9, 1976) y con ello creó confusión en el mercado, confusión en las autoridades ecuatorianas y obstaculizó indebidamente y de mala fe, al menos, los siguientes trámites de registros de marcas de Productos Familia S.A., su principal competidor en el mercado ecuatoriano de productos higiénicos y sanitarios de papel, afectando indebidamente el legítimo desarrollo de su propiedad intelectual”. - “En el presente caso cabe resaltar que la conducta de Kimberly Clark Corporation ha irrogado a nuestra representada la imposibilidad de acceder al mercado con nuevas marcas, especialmente variantes de su marca principal FAMILIA- registrada, posicionada y notoria- y los consecuentes gastos en la defensa de sus derechos”. 08/03/2013 21.68 - “Existe mala fe de Kimberly Clark Corporation, visto que sin título legítimo, con evidente conocimiento de sus actos y del perjuicio que ello causa, se ha opuesto ilegal e injustificadamente a los registros de marcas FAMILIA de mis representadas y con ello ha obstaculizado sistemáticamente la actividad comercial de su principal competidor, impidiéndole el acceso al mercado de nuevas variantes de su principal marca e impidiéndole el uso y goce legítimo de sus derechos de propiedad industrial”. c) Contestación a la demanda La sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION, en su contestación a la demanda efectuada en la Audiencia de Conciliación, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) el fundamento principal de la demanda recae en el hecho de manifestar que KCC ha incurrido en actos de competencia desleal por haber realizado actos como transferencias de marcas o de haber presentado oposiciones o acciones contra otros registros posteriores, lo cual no siquiera es una apreciación forzada sino que es totalmente equivocada y llena de mala fe el mencionar que haya competencia desleal al defender un registro anterior”. - “La demanda (…) al igual que las otras infundadas demandas contra las filiales de KIMBERLY CLARK constituye un intento desesperado por impedir a toda costa que KIMBERLY CLARK utilice la marca FAMILIA en Ecuador, marca sobre la cual ostenta todos y cada uno de los derechos que le otorga la Ley”. - “En cuanto a la SIMILITUD de los productos, esta similitud recae en que las demandantes utilizan exactamente la misma marca que pertenece a KIMBERLY CLARK a través de KCK ha iniciado acciones de nulidad razón por la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial nunca debió haber otorgado los registros a las demandantes cuando con anterioridad ya estaba registrada la marca FAMILIA, actualmente de KCW”. - “KCC no ha incurrido en ningún acto deshonesto, puesto que lo único que ha hecho como parte del grupo KIMBERLY CLARK es defender los derechos que tiene KIMBERLY CLARK sobre la denominación FAMILIA.

La GACETA OFICIAL competencia desleal ha sido definida como toda conducta ajena y contraria a la buena fe comercial. Este concepto, en ningún momento guarda relación con la utilización de una marca sobre la cual se poseen todos los derechos que confiere el registro, como es el caso de KIMBERLY CLARK a través de KCW”. - “Existe mala fe por parte de las demandantes en una serie de hechos y actuaciones, principalmente al haber iniciado en el Ecuador acciones contra KCC y sus filiales pese a que sabían perfectamente que las autoridades administrativas y judiciales en el Perú rechazaron todas las acciones en contra de KIMBERLY CLARK y declararon a la marca FAMILIA de Productos Familia como una marca QUE NO ES NOTORIA”. - “FAMILIA SCOTT PAPER COMPANY presentó la solicitud de registro de la marca FAMILIA en el Ecuador, la cual fue concedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial bajo el número de registro 735 de 9 de agosto de 1976, para proteger ‘productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico’.

Esto es productos de la clase internacional 16. Posteriormente, SCOTT PAPER COMPANY cambió su nombre a KIMBERLY CLARK TISSUE COMPANY (…) dicha empresa transfirió la marca FAMILIA a favor de KIMBERLY CLARK CORPORATION (…), de igual forma KIMBERLY CLARK CORPORATION transfirió la marca FAMILIA a favor de KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. (…) la marca mencionada se encuentra vigente hasta el año 2014". - “(…) si bien es cierto que las demandantes identifican sus productos con la marca FAMILIA, lo hacen en base a registros posteriores a los del grupo KIMBERLY CLARK, es decir, lo hacen basados en registros nulos, mal puede hablarse de mala fe cuando KIMBERLY CLARK CORPORATION y sus filiales lo único que han hecho es ejercer sus derechos que tienen sobre el primer registro en el Ecuador de la marca FAMILIA y en base a esos derechos presentar las acciones que han creído conveniente en defensa de una marca ya registrada”.

La sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION presentó demanda de reconvención en contra de las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA 08/03/2013 22.68 DEL ECUADOR S.A. Arguye, principalmente, que: - “Productos Familia conoce perfectamente que el registro de KIMBERLY CLARK es prioritario y pese a esta situación ha insistido en obtener registros de la marca FAMILIA que nunca debieron habérselos otorgado, que son nulos y que obviamente causan confusión con los registros de KIMBERLY CLARK”. - “(…) el iniciar todas estas acciones en contra de KCC y sus filiales pese a que las demandantes conocen los fallos de las Cortes del Perú y conocen que en el Ecuador KCW es la primera propietaria del registro de la marca FAMILIA son actos que tratan de frenar la competencia y definitivamente son desleales.

Existen hechos contundentes que prueban que la mala fe ha existido en Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A., así las demandantes cambian su razón social y obtienen registros en el Ecuador (que son nulos) con posterioridad a los registros 735-76 y otros sobre la marca FAMILIA que actualmente son propiedad de KIMBERLY CLARK”.

Las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. contestan en la Audiencia de Conciliación la demanda de reconvención y expresan, en lo principal, los siguientes argumentos: - “En esta causa no se discute la titularidad de determinada marca, su registro o su origen. Se trata de un proceso fundamentado en actos de COMPETENCIA DESLEAL relacionados con la marca ‘Familia’ llevados a cabo por Kimberly Clark Corporation”. - “Kimberly Clark Corporation, abrogándose (sic) derechos de propiedad sobre la marca Familia en Ecuador cuestionó la vigencia del registro denominativo más antiguo de la compañía Productos Familia S.A. tratando con ello de sentar las bases para eliminar toda la protección legal de la marca principal de su competidor en el mercado, a sabiendas del desarrollo comercial y de los derechos que le corresponden a Productos Familia S.A. y Productos Familia Sancela del Ecuador S.A.”. - “Niego que la reconvención de la demandada sea conexa con la demanda presentada por mis representadas”.

CONSIDERANDO: GACETA OFICIAL 08/03/2013 23.68

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL (…) Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 31 de octubre de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 238, 258, 259 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de los artículos solicitados y con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio los artículos 154, 155, 231, 234 y 268 de la Decisión 486, por ser pertinentes al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello GACETA OFICIAL pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

(…) Artículo 231.- El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan. Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158.

(…) Artículo 234.- Al resolver sobre una acción relativa al uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido, la autoridad nacional competente tendrá en cuenta la buena o mala fe de las partes en la adopción y utilización de ese signo. 08/03/2013 24.68 zado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

(…) (…) Artículo 238 De las Acciones por Competencia Desleal El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Artículo 267.- Sin perjuicio de cualquier otra acción, quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL De los Actos de Competencia Desleal Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial reali- Artículo 268.- La acción por competencia desleal conforme a este Título prescribe a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal, salvo que las normas internas establezcan un plazo distinto.

(…)”. 3. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: 1. De los derechos conferidos al titular por el registro de una marca. 2. Distinción de una acción de infracción de derechos con la acción de competencia desleal. GACETA OFICIAL 08/03/2013 25.68 3.

Confundibilidad marcaria en los temas de competencia desleal. 4. Signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba. 5. De la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial y de la mala fe comercial. 6. Concepto de acto desleal. Ámbito de aplicación. 7. Actos de competencia desleal. Actos de competencia desleal por confusión y aprovechamiento de la reputación ajena.

Actos para obstruir el acceso al mercado. 8. De las acciones por competencia desleal. La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca, y en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular. ( ) La doctrina señala tres facultades específicas de que dispone el titular de una marca, que se derivan del derecho exclusivo: La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.

3.1. DE LOS DERECHOS CONFERIDOS AL TITULAR POR EL REGISTRO DE UNA MARCA. El derecho al uso exclusivo de la marca y facultades que otorga su registro Tomando en cuenta que tanto en la demanda como en las contestaciones a la misma se hace referencia al derecho al uso exclusivo de la marca “FAMILIA”; el Tribunal estima adecuado referirse a este tema.

En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se establece que el registro del signo como marca se realiza ante la Oficina Nacional Competente de uno de los Países Miembros, configurando así el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la referida Decisión. Afirmando lo dicho anteriormente, el artículo 154 de la Decisión 486 establece que “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

La jurisprudencia de este Tribunal, al referirse a las facultades que confiere el registro de la marca, ha precisado: “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la positiva y la negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca.

Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca”. 1 Por tanto, el ius prohibendi, o el aspecto negativo del derecho de uso exclusivo, aun cuando adquiere una relevancia especial en los derechos marcarios, presupone la existencia de un contenido positivo: el ius fruendi o derecho de goce y disfrute de la marca, lo que explica, por ejemplo, la facultad del propietario de la marca a obtener una retribución económica por la utilización realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de la marca sin más limitaciones y cargas que las impuestas por el ordenamiento jurídico comunitario. 1 Proceso 4-IP-94, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, de 7 de agosto de 1995. caso: “EDEN FOR MAN”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Este Tribunal ha señalado que el derecho al uso exclusivo del signo “permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.

El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria”. 2 El Tribunal ha precisado, además, que los derechos de exclusión en referencia “pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión”. 3 Por tanto, “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) la presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comerciali- 2 3 Proceso 33-IP-2000, sentencia de 31 de mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000, caso: “MAXMARA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 69-IP-2000, sentencia de 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, de 23 de julio del mismo año. caso: “MAXMARA”. 08/03/2013 26.68 zan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. 4 Así, de acuerdo a lo expuesto, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, varios actos determinados específicamente en sus 6 literales, así: los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a); suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal b); así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

Sin embargo, estas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (artículo 157).

Cabe recalcar que estas prohibiciones no impiden a los terceros realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del re- 4 Proceso 11-IP-96, sentencia de 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre del mismo año, caso: “BELMONT”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL gistro, o por otra persona, con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro (artículo 158). Por último, cabe poner de relieve la orientación según la cual “Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca”. 5 Este Tribunal ha sostenido, al respecto, que: “(…) el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que –tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal– «así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado» (sentencia emitida dentro de la acción de incumplimiento 2-AI-96, caso: BELMONT, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 291 del 3 de septiembre de 1997).” 6

3.2. DISTINCIÓN DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHOS CON LA ACCIÓN DE COMPETENCIA DESLEAL. Tomando en cuenta que dentro del presente proceso la parte actora, entre otros argumentos, ha expresado que existe una infracción marcaria, deviene necesario realizar una distinción entre una acción de infracción de derechos con la acción de competencia desleal. 5 6 BERCOVITZ, Alberto, “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 496.

Proceso 84-IP-2000, sentencia de 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 08/03/2013 27.68 Este Tribunal de Justicia, en anteriores Interpretaciones Prejudiciales, ha tratado el tema de los Derechos que confiere el registro de una marca y su contravención como base del ejercicio de la acción de infracción de derechos, prevista en el Título XV de la Decisión 486.

Ha expresado lo siguiente: “El Tribunal ha precisado además que los derechos de exclusión en referencia ‘pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, del 6 de julio de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 690, del 23 de julio del mismo año).

Por tanto, ‘La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión’.

(Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. N° 299, del 17 de octubre del mismo año, caso “BELMONT”). ( ) El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el po- GACETA OFICIAL 08/03/2013 28.68 der de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente. el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004. Doc. Cit.). El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito. El artículo 155 al hablar de “productos para los cuales ha sido registrada la marca”, “productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado” o “cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o riesgo de asociación”, está abriendo, como lo suelen hacer las actuales normas sobre irregistrabilidad de signos marcarios, una protección más allá del principio de especialidad y, como consecuencia, una protección de la marca registrada contra fenómenos como la conexión competitiva y los diferentes riesgos a que se enfrenta la marca en el mercado 7, que para el caso del literal d) del artículo 155 son el riesgo de confusión y asociación. El Tribunal, sobre el tema, ha expresado lo siguiente: “La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. (…) A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal” (Proceso 14-IP-2007.

Interpretación pre-judicial de 21 de marzo de 2007. Caso: “competencia desleal”). 7 Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. GACETA OFICIAL De conformidad con lo anterior, se deberá analizar si se está en frente de un caso de competencia desleal o de infracción de derechos, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

3.3. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA EN LOS TEMAS DE COMPETENCIA DESLEAL. La sociedad demandada argumentó que es imposible una acción de competencia desleal en su contra, ya que los actos que ha venido realizando son fruto de la titularidad que posee sobre la marca FAMILIA para amparar papel higiénico, servilletas, toallas, etc. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que las sociedades demandantes son titulares de las marcas y nombres comerciales FAMILIA para amparar los mismos productos, se analizará el tema de confundibilidad marcaria en los temas de competencia desleal.

Para lo anterior, el Tribunal se remitirá a lo expresado en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 14-IP-2007, de 21 de marzo de 2007, sobre “competencia desleal”. Las causales de irregistrabilidad planteadas en el artículo 136, literales a) y b), tienen como finalidad que los signos que aspiren a ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro, o con los nombres comerciales protegidos, rótulos o enseñas. 08/03/2013 29.68 determinen la posibilidad del riesgo de confusión o de asociación. Por tal motivo, cuando se ha registrado un signo en contravención de dichas causales de irregistrabilidad, el acto administrativo por medio del cual se concedió dicho registro puede ser objeto de una acción que busque su nulidad.

En el trámite de dicha acción de nulidad lo que le interesa al fallador es la identidad o semejanza de los signos, así como la confusión o riesgo de confusión o de asociación que genere esta identidad o semejanza en el público consumidor. No hace otro tipo de análisis para el cumplimiento de la causal de irregistrabilidad. Si bien la conducta de registrar una marca idéntica o similar a otra puede ser producto de la coincidencia o el azar, también puede tener diversos intereses o intenciones.

Dichas intenciones o intereses pueden darse para consolidar o perpetuar actos de competencia desleal, que pueden ir desde un acto de descrédito comercial hasta crear confusión en relación con el establecimiento, los productos o la actividad industrial de un competidor. Por tal motivo, estas últimas hipótesis no serían el objeto de un proceso adelantado mediante una acción de nulidad, sino de una acción de competencia desleal.

De conformidad con lo anterior, existe una clara diferencia entre la acción de nulidad del acto que concedió el registro marcario y la acción de competencia desleal, ya que mientras la primera persigue que el fallador determine si el registro se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad y, por lo tanto, se decrete nulidad del acto que concedió el registro, la segunda persigue que se declare que los actos ejercidos por un competidor son desleales, independientemente de que dichos actos se soporten en el registro de un signo distintivo.

De conformidad con la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y, por lo tanto, de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular del signo anteriormente registrado y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, con el objetivo de que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir.

3.4. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS Y SU PRUEBA. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que Tomando en cuenta que las sociedades actoras arguyen que su marca es notoria, se abordará el tema de los signos distintivos notoriamente conocidos y su prueba.

GACETA OFICIAL La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En el signo notoriamente conocido convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que el ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por el protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. (Otamendi, Jorge.

Ob. Cit. P. 341). 08/03/2013 30.68 Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca” (Fernández-Novoa, Carlos, p. 32).

El Profesor José Manuel Otero Lastres sobre el tema define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.

(Otero Lastres, José Manuel. La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243). Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo el Tribunal ha manifestado “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

(Proceso 143IP-2004, ya citado). La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan GACETA OFICIAL 08/03/2013 31.68 “Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como “dumping”, manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente.

En este orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las exportaciones. Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos particulares que se denuncien”. que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER). Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Finalmente, el Tribunal considera que “Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca (…)”.

(Proceso 17IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de 7 de marzo de 1997).

3.5. DE LA COMPETENCIA DESLEAL VINCULADA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LA MALA FE COMERCIAL. Tomando en cuenta que se ha controvertido acerca de que si la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION incurrió en actos de competencia desleal, el Tribunal estima adecuado referirse a este tema. La demanda que dio inicio al proceso en controversia y dentro del cual se ha solicitado la interpretación prejudicial por parte de este Órgano Judicial fue presentada en vigencia de la Decisión 486.

Al respecto, a excepción de la Decisión 486, que en sus artículos 258 y 259, regula el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial, las demás Decisiones Andinas no regulan de manera expresa el tema de la competencia desleal. Sin embargo, es del Acuerdo de Cartagena de donde se desprende la protección de la sana o leal competencia. En efecto, el artículo 93 del Acuerdo de Cartagena dispone: Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial.

Las disposiciones mencionadas se encuentran contenidas en el Título XIV “de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, de donde se desprende que la normativa comunitaria regula la competencia desleal que se encuentre vinculada a la propiedad industrial. Teniendo como propiedad industrial, aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales o signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o los lemas comerciales, entre otros, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial, es por eso que la Decisión 486 dedica el Titulo XIV a dicha figura. 8 De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia 8 El numeral 2 del artículo 1 del Convenio de París, estipula: “2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.” GACETA OFICIAL desleal vinculada a propiedad industrial, regula aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria, y para ello la Decisión 486 prevé sobre la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial regulando lo relativo a los actos de competencia desleal y a los secretos industriales y sobre las acciones que puede adelantar el legítimo interesado.

(PROCESO 24-IP-2007. Interpretación prejudicial de 21 de marzo de 2007. Caso: Competencia desleal). 08/03/2013 32.68 2. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”. 9 El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina la buena fe comercial.

Y en armonía a lo dicho se toma en consideración lo que la doctrina dice sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe.

Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”. 10 Concepto de Acto Desleal La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal.

En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. Este artículo contiene una cláusula general en virtud de la cual se considera competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Así, en efecto, la competencia desleal, en sentido amplio, es todo acto contrario a los usos honestos.

El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”; y, en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, mas bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En relación con lo manifestado, se deben hacer algunas precisiones: La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”. 11 Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: 9 1. Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. 10 11 Proceso N° 38-IP-98. sentencia de 22 de enero de 1999, publicada en G.O.A.C. N° 419, de 17 de marzo de 1999.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45. NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, Pág. 316". GACETA OFICIAL “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo)”. 12 Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 1.

Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal “cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción” 13.

En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina.

Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios. 12 13 GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL“. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, Pág. 47.

PROCESO 130-IP-2007. 08/03/2013 33.68 Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo.

3.6. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL En el artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa. Éstos son: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.

Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Tomando en cuenta que las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. demandaron a la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION, por actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena y actos para obstruir el acceso al mercado, el Tribunal estima adecuado referirse a estos temas: Actos de competencia desleal por confusión y aprovechamiento injusto de la reputación ajena El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: 1.

No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere ries- GACETA OFICIAL go de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 08/03/2013 34.68 petencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. 14 El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos. 2.

La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Es decir, se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ´para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre com- La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” 15 Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determi- 14 15 Proceso 116-IP-2004, sentencia del 13 de enero de 2005.

G.O. Nº 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 116-IP-2004, ya citado. GACETA OFICIAL nado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. Actos de competencia desleal por descrédito comercial En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor.

Se debe entender por aseveración, “toda información que dé por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”. 16 Actos de competencia desleal por aseveraciones en el ejercicio del comercio El tercer grupo de actos se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. Se ha dicho que “Se confunde a un consumidor, cuando basado en artificios o engaños se crea en él un error; se provoca en el consumidor un concepto errado, del cual el comerciante obtiene un provecho en favor de sus establecimientos, productos o servicios y que finalmente repercute en un incremento patrimonial.

La causa de este incremento patrimonial, el motivo que origina este enriquecimiento, no es otro que la confusión creada por el comerciante, intencional o no, y que finalmente sirve de motivo a la decisión del consumidor para preferir su establecimiento, productos o servicios” 17. 16 17 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. “Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice.

Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición. VELÁSQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto, “Instituciones de Derecho Comercial”, Pág. 221. Tomado de la página web: http://www.ilustrados.com/publicaciones/ EplkyAEkVElZYgysQa.php). 08/03/2013 35.68 Dentro del proceso interno, las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. han alegado que a partir del año 2002, KIMBERLY CLARK CORPORATION inicia una campaña de actos desleales en su contra “claramente destinada a impedir el legítimo ejercicio de sus actividades comerciales y específicamente tendientes a impedir que dichas sociedades obtengan derechos legítimos de propiedad industrial con el objeto de ampliar su gama de productos”.

Arguyen que la demandada ha generado dichos actos “(…) a fin de obstaculizar sistemáticamente el mercado a su principal competidor PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., y de esta forma, impedir el lanzamiento de nuevos productos, desprestigiar y restar valor a la marca principal de su competidor”. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a los actos de competencia desleal relacionados con el hecho de obstruir el acceso al mercado sobre la base de la obstaculización del ejercicio de los derechos de propiedad industrial.

Como se expresó anteriormente, la lista que establece el artículo 259 de la Decisión 486 es únicamente enunciativa de los actos de competencia desleal, en consecuencia, cabe considerar el hecho de obstruir el acceso al mercado sobre la base de la obstaculización del ejercicio de los derechos de propiedad industrial como un acto de competencia desleal.

Se debe considerar, adicionalmente, que el hecho de obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de comercialización, es una práctica restrictiva de la libre competencia. “La libre competencia significa libertad de los competidores e igualdad frente a la oportunidad” (Nicolás Pareja. DE LA COMPETENCIA DESLEAL. Disponible en internet http:/ /facultaddederecho.es.tl/De-la-CompetenciaDesleal.htm).

Se entiende por obstrucción del acceso del mercado, al hecho de impedir o retardar el ingreso de nuevos oferentes de determinados bienes o servicios en un espacio determinado. El objetivo de dicha práctica es la de mantener una posición de ventaja en dicho mercado, restringiendo, en consecuencia, la libre competencia. La circunstancia mencionada genera un perjuicio indudable, al comerciante que se ve impe- GACETA OFICIAL 08/03/2013 36.68 dido de ingresar sus productos o servicios en el mercado; al público consumidor, que no tiene la posibilidad de elegir otros productos o servicios sino los ofertados; y, al mercado en general, desde que se generan prácticas restrictivas que afectan la libre competencia. Con base en estos fundamentos, Para que la práctica mencionada entre en el concepto de acto desleal debe resultar contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las actividades económicas, debiendo cumplir, en consecuencia, con los requisitos generales ya expuestos. 1.

El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le otorga la posibilidad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 486.

La posibilidad de obrar contra los terceros presupone, por parte del titular del signo, el uso efectivo de éste en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.

3.7. DE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL El artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad.

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletiva o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 2.

Si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. 3. En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega. En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. 4. En el ámbito vinculado con la propiedad industrial, la conducta competitiva de los agentes económicos deberá ser compatible con los usos y prácticas considerados honestos por quienes participan en el mercado.

El artículo 269 dispone, por su parte, que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio o daño a otro u otros competidores, que se encuentran destinados GACETA OFICIAL 08/03/2013 37.68 a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. minado.

El objetivo de dicha práctica es la de mantener una posición de ventaja en dicho mercado, restringiendo, en consecuencia, la libre competencia. - Son actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos. 5.

La acción de competencia desleal se puede intentar sin perjuicio de que el afectado pueda ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses. A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. - Dentro de los actos de descrédito comercial se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. - Asimismo, se consideran actos de competencia desleal, las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. La lista que establece el artículo 259 de la Decisión 486 es únicamente enunciativa de los actos de competencia desleal, en consecuencia, cabe considerar el hecho de obstruir el acceso al mercado sobre la base de la obstaculización del ejercicio de los derechos de propiedad industrial como un acto de competencia desleal.

Se entiende por obstrucción del acceso del mercado, al hecho de impedir o retardar el ingreso de nuevos oferentes de determinados bienes o servicios en un espacio deter- De conformidad con el artículo 268 de la Decisión 486, si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal y en relación con el artículo 269 de la Decisión 486, si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 178022004-12307-MHM, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 08/03/2013 38.68 PROCESO 111-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

Marca: “SUAZ” (denominativa). Actor: CONOPCO INC. Expediente Interno Nº 2008-00112. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. de la marca SUAZ (denominativa) para distinguir ‘preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

JABÓNES; perfumería, aceites, esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos’ en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza”. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de octubre de 2012.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: CONOPCO, INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: SOCIEDAD JABÓNERÍA WILSON S.A. SOCIEDAD FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA S.A. DE C.V. III.

DATOS RELEVANTES: A.

HECHOS. • “El 11 de octubre de 2005, la sociedad JABÓNERÍA WILSON S.A., solicitó el registro • “El 30 de noviembre de 2005, se publicó el extracto de dicha marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 558”. • “Estando dentro del término legal, el día 12 de enero de 2006 la sociedad Helene Curtis, INC., presentó escrito de oposición contra la mencionada solicitud de registro, con fundamento en la falta de distintividad del signo SUAZ (denominativo) y la confundibilidad con las marcas previamente registradas Helene Curtis SUAVE (denominativa) y SUAVE Helena Curtis respecto de productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional”. • “Estando dentro del término legal, el día 13 de enero de 2006 la sociedad FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA S.A., DE C.V. presentó escrito de oposición contra la mencionada solicitud de registro, con fundamento en la falta de distintividad del signo SUAZ (denominativo) y la confundibilidad con las marcas previamente registradas SUAZUL en la Clase 03”. • “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución Nº 12340, de 30 de abril de 2007, declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades HELENA CURTIS, INC., y FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA S.A. DE C.V., y concedió el registro de la marca SUAZ (denominativa) en la Clase 03 a nombre de la JABÓNERÍA WILSON S.A.”.

GACETA OFICIAL • “Estando dentro del término legal, la sociedad CONOPCO INC., quien para ese momento ya era titular de las marcas fundamento de la oposición de Helene Curtis, INC., y la sociedad FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA S.A. DE C.V., interpusieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 12340, de 30 de abril de 2007”. • “La División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 25718, de 22 de agosto de 2007 resolvió los recursos de reposición interpuestos por la sociedad CONOPCO, INC., y FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA S.A. DE C.V., confirmando en todas sus partes la Resolución Nº 12340, de 30 de abril de 2007 y concediendo ante su inmediato superior, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, los recursos de apelación interpuestos de manera subsidiaria”. • “El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 34769, de 25 de octubre de 2007, confirmó en su integridad la Resolución Nº 12340, de 30 de abril de 2007, en el sentido de conceder el registro de la marca SUAZ (denominativa) a favor de JABÓNERÍA WILSON S.A., para distinguir productos de la Clase 03, agotando de esta forma la vía gubernativa”.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante CONOPCO INC. manifestó lo siguiente: • “Al aplicar las normas de la Decisión 486, puede verse que la solicitud de la marca SUAZ (denominativa) debió ser rechazada por la Administración, toda vez que la marca incurre en las causales de irregistrabilidad por ser una marca similarmente confundible con la marca notoriamente conocida Helene Curtis SUAVE”. • “De la lectura del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, una de las causales de irregistrabilidad es que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de la marca notoriamente conocida”. • “Existe una conexión competitiva entre los productos que se amparan con las marcas 08/03/2013 39.68 en cuestión, ya que ambos productos están dirigidos al mismo consumidor, y se comercializarán en el mismo mercado, es decir, el mercado de productos de aseo o limpieza”. • “En efecto estos productos se comercializan en tiendas y supermercados y siempre están dispuestos en la misma góndola y se encuentran en la misma sección, lo cual evidentemente causará confusión en el consumidor.

Adicionalmente, la función principal de una marca es precisamente diferenciar los productos que se pretendan amparar con ella de los demás productos de sus competidores. En consecuencia, un signo que no tenga capacidad distintiva frente a los demás signos ya registrados, es evidentemente imposible de registrar”. • “Ahora bien, los productos amparados en la Clase 03 son de consumo masivo, por lo cual es claro que el consumidor de los mismos es desprevenido y no presta tanta atención al momento de seleccionar el producto que desea adquirir, sino simplemente se guía por el impacto visual que generan en el mercado”. • “Es importante tener en cuenta que las normas violadas buscan en parte la protección del consumidor, ante la presencia de signos que siendo idénticos o semejantes amparan los mismos productos, o servicios, y dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirlo a confusión o error, al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o, que el producto con la marca similar también proviene del mismo origen o fuente empresarial, al tiempo que pretende proteger al titular de un registro anterior frente a una solicitud de registro posterior, situación que, como se demostró se da en el presente caso”.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda manifestando lo siguiente: • “El signo solicitado SUAZ (denominativo) y las marcas opositoras SUAZUL (mixta), SUAVE HELENE CURTIS (denominativa) y HELENE CURTIS SUAVE (denominativa), no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer GACETA OFICIAL impacto general.

La extensión entre los signos varía, lo que realza las diferencias fonéticas entre uno y otro signo. Si bien los signos comparten la partícula (SUA), sus demás sílabas difieren marcadamente en sus vocales y consonantes, confiriéndole a cada signo una estructura visual y fonética única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar ries-go de confusión o de asociación”. • “La marca solicitada no se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

D.

FUNDAMENTOS DEL TERCERO INTERESADO. El tercero interesado JABÓNERÍA WILSON S.A., señala lo siguiente: • Respecto del argumento según el cual la marca SUAZ (denominativa) reproduce parcialmente a las marcas HELENE CURTIS SUAVE (DENOMINATIVA) y SUAVE HELENE CURTIS, señala que se equivoca el actor al afirmar que la marca registrada SUAZ (denominativa) reproduce a las marcas antes mencionadas.

En ese sentido, manifiesta lo siguiente: “Queda claro que la marca SUAZ no es similar desde el punto de vista ortográfico, ni fonético a las marcas HELENE CURTIS SUAVE (DENOMINATIVA) y SUAVE HELENE CURTIS, y que, por lo tanto, no constituye una ‘copia’ ni una ‘reproducción’ de las mismas”. • “La marca SUAZ no es similar a las otras marcas, puesto que ellas difieren en su ortografía, pronunciación y significación conceptual.

La imagen que estas marcas despiertan en la mente de los consumidores es tan diferente, que no hay el más mínimo riesgo de que se confundan cuando encuentren en el mercado productos distinguidos con la marca del actor y productos distinguidos por la marca SUAZ de mi poderdante”. • La marca SUAZ es distintiva porque tiene la aptitud para distinguir productos y servicios en el mercado, y en este caso concreto, productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional, y además porque tiene la capacidad de diferenciarlos de otros productos 08/03/2013 40.68 ofrecidos por empresarios diferentes dentro del mismo mercado (…).

Su distintividad ha sido reconocida incluso por las Oficinas de Marcas de Perú, Ecuador y Chile, ya que la marca SUAZ hoy en día cuenta con registro marcario en cada uno de estos países para distinguir productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional”. • “El actor, aparte de afirmar que la marca SUAZ reproduce a las marcas HELENE CURTIS SUAVE y SUAVE HELENE CURTIS, afirma que éstas son marcas notorias de conformidad con la legislación vigente.

El actor presentó una serie de documentos para demostrar la notoriedad de las marcas HELENE CURTIS SUAVE y SUAVE HELENE CURTIS en Uruguay, Argentina y Brasil, cuya valoración le corresponderá hacer a los Honorables Magistrados. No obstante, quisiera resaltar que el actor no mencionó en ninguna parte, el nivel de conocimiento de la marca en Colombia, que es el mercado que nos ocupa, ni en la región andina, que por definición es la extensión geográfica que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le ha reconocido a este tipo de marcas.

Tampoco mencionó que en Colombia, o en la Región Andina, haya inversión alguna en publicidad, no hay pruebas de la asociación de la marca de su fabricante, ni de las cifras de ventas. Tal parece entonces que, el mercado Colombiano, que finalmente es el que nos ocupa, ni siquiera es del interés de CONOPCO, INC.”. El tercero interesado FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA S.A. DE C.V. no contestó la demanda.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL No procede la interpretación del artículo 135 literal b) por no ser pertinente, además que el artículo 134 se limitará al literal a). De oficio se procederá a interpretar los artículos 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 08/03/2013 41.68 sar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…) DECISIÓN 486 Artículo 224 “(…) Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: Artículo 225 Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. a) las palabras o combinación de palabras;

(…) Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de cau- (…) Artículo 228 Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

GACETA OFICIAL e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de FÁBRICAción, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229 No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

(…)”. A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA REGISTRAR UNA MARCA. LA DISTINTIVIDAD. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: ‘(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)’. 08/03/2013 42.68 Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que ‘Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca’. (Proceso 92-IP-2004, marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala que: ‘(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva’. [Otero Lastres, José Manuel, ‘Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic)’.

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132] GACETA OFICIAL La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. • La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

Sobre el tema, Marco Matías Alemán sostiene: ‘La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’. (Alemán, Marco Matías, ‘Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios’, Top Management, Bogotá, p. 77) • La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la ‘suficiente’ distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que ‘(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad’.

(Proceso 205-IP-2005, caso: FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006). 08/03/2013 43.68 Se reconoce tanto una capacidad distintiva ‘intrínseca’ como una capacidad distintiva ‘extrínseca’, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca “SUAZ” (denominativa) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO. En el presente caso, la SIC señaló que el signo solicitado SUAZ (denominativo) y las marcas opositoras SUAZUL (mixta), SUAVE HELENE CURTIS (denominativa) y HELENE CURTIS SUAVE (denominativa), no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general.

Por ello, se hace necesario tratar el siguiente tema. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. GACETA OFICIAL Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.1 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial 1 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. 08/03/2013 44.68 del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 70-IP-2008. Marca: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008). Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: • La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. • La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. • La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: GACETA OFICIAL • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006).

C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. En el presente caso, la SIC señaló que el signo solicitado SUAZ (denominativo) y las marcas opositoras SUAZUL (mixta), SUAVE HELENE CURTIS (denominativa) y HELENE CURTIS SUAVE (denominativa), no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general. 08/03/2013 45.68 tamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o semejantes.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” • Comparación entre marcas denominativas.

“( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjun- “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor GACETA OFICIAL fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 2 Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 3 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”. 4 En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 5 2 3 4 5 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS“. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, ya citado. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 08/03/2013 46.68 Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

Al efectuar el cotejo de las marcas mixtas se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. 6 El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 7 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y señalada anteriormente; y, si por otro lado, en 6 7 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., pp. 239 y 240. GACETA OFICIAL 08/03/2013 47.68 la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

D. PARTÍCULAS DE USO COMÚN (SUA). En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló que el signo solicitado SUAZ (denominativo) y las marcas opositoras SUAZUL, SUAVE HELENE CURTIS y HELENE CURTIS SUAVE, no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general. La extensión entre los signos varía, lo que realza las diferencias fonéticas entre uno y otro signo. Si bien los signos comparten la partícula (SUA), sus demás sílabas difieren marcadamente en sus vocales y consonantes, confiriéndole a cada signo una estructura visual y fonética única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación. Por ello resulta pertinente analizar el siguiente tema.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. ción de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” 8 Si bien este Órgano Jurisdiccional se ha pronunciado acerca de las partículas de uso común en marcas farmacéuticas, que era lo más frecuente, ante la realidad de la proliferación de marcas que contienen términos de uso común, es necesario referirse al tema, partículas de uso común en marcas no farmacéuticas.

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas, a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conforma- 8 Proceso 70-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1231 de 16 de agosto de 2005.

GACETA OFICIAL 08/03/2013 48.68 ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. 9 plía el espectro y se hace regulación general de los signos notoriamente conocidos. Al respecto la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.

El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente (Proceso 113-IP-2007, marca: “BIFLEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1565, de 27 de noviembre de 2007 emitido en la causa interna Nº 2004-00043-01).

El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: E. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA. En el presente caso, la demandante CONOPCO INC. señaló que al aplicar las normas de la Decisión 486, puede verse que la solicitud de la marca SUAZ (denominativa) debió ser rechazada por la Administración, toda vez que la marca incurre en las causales de irregistrabilidad por ser una marca similarmente confundible con la marca notoriamente conocida Helene Curtis SUAVE.

Por ello, se hace necesario tratar el tema de la marca notoria y de la prueba de su notoriedad. 1. Definición. A diferencia de la normativa anterior, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos.

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se am- 9 OTAMENDI Jorge. “Derechos de Marcas”. Editorial Abeledo – Perrot. Buenos Aires. 1989. • Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Lo anterior se debe analizar junto con el artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente. • Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. • La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

En el presente caso, el tercero interesado argumenta que “no se debe proteger el signo notorio alegado, ya que el mismo no sería notorio en la Comunidad Andina”. Al respecto, el Juez Consultante deberá analizar las pruebas aportadas y determinar si es que el signo es notorio en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina. 2. Protección. El Tribunal, al interpretar anteriores Decisiones, sobre el tema ha dicho que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.

En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada. • En relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca. El Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h) de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El Tribunal, al interpretar anteriores Decisiones, sobre el tema ha manifestado que “la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que estable- GACETA OFICIAL 08/03/2013 49.68 ce la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada.” (Proceso 43-IP-2012). • En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado.

Por tanto, en el ámbito de la Comunidad Andina, la excepción al principio de territorialidad se encuentra referida a la marca notoria. Al respecto, este Tribunal ha señalado que: “En relación con el principio de territorialidad y de conformidad con el artículo 229, literal a), un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado” (Proceso 30-IP-2011).

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 10 La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria rompe el principio de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, el cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el solo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que en este caso la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al uso del signo en el mercado, aunque deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En cuanto a romper el principio de especialidad; esto implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el riesgo de asociación, el riesgo de uso parasitario y el riesgo de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo, idéntico o similar, a la marca notoria.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos 10 PACON, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL al evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro, o en relación con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o semejanza de los signos, así como a la identidad, semejanza, relación o conexión de los productos que amparan.

Respecto del riesgo de dilución, se busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto del prestigio de dichos signos, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que ampare el signo notoriamente conocido. Esta protección está ligada a la función publicitaria de la marca y, se diferencia de la anterior, en que en la finalidad del competidor parasitario es sólo un aprovechamiento de la reputación sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva. 3.

Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Competente con base en las pruebas presentadas. Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de 08/03/2013 50.68 cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de FÁBRICAción, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

F. AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS NACIONALES. En el presente caso, JABÓNERÍA WILSON S.A., señala que “la marca SUAZ (denominativa) es distintiva porque tiene la aptitud para distinguir productos y servicios en el mercado, y en este caso concreto, productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional, y además porque tiene la capacidad de diferenciarlos de otros productos ofrecidos por empresarios diferentes dentro del mismo mercado (…).

Su distintividad ha sido reconocida incluso por las Oficinas de Marcas de Perú, Ecuador y Chile, ya que la marca SUAZ hoy en día cuenta con registro marcario en cada uno de estos países para distinguir productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional”. GACETA OFICIAL El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países.

O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca: Denominativa: “MONARCM”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 08/03/2013 51.68 Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo pre- GACETA OFICIAL 08/03/2013 52.68 supone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

CUARTO: Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común (SUA), éstas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

TERCERO: En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas se debe identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general.

En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles.

QUINTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra una definición de signo notoriamente conocido, con las siguientes características: a) Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486; b) Debe haber ganado dicha notoriedad en cualquiera de los Países Miembros; c) Que haya ganado dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección mucho más amplia de los signos notoriamente conocidos, que implica, por un lado, la fractura de GACETA OFICIAL 08/03/2013 53.68 los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá adop- tar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 115-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 168, 172 párrafo cuarto y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “TAPA ROJA” (mixta). Actor: FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA. Expediente Interno Nº 2003-00382-01. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpreta- ción Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

GACETA OFICIAL VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de octubre de 2012.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO.

III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS. - “La sociedad FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA solicitó el 25 de febrero de 1998 el registro de la marca TAPA ROJA (mixta) para distinguir los productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza”. - “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud denegó el registro solicitado por la sociedad demandante mediante Resolución Nº 17139, de 28 de septiembre de 1998, por considerar que se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. - “Contra la anterior Resolución, la sociedad FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero de ellos fue resuelto confirmando la Resolución impugnada y con- 08/03/2013 54.68 cediendo el recurso de apelación, a través de la Resolución Nº 13551, de 30 de junio de 2000”. - “El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó igualmente la resolución impugnada, por medio de la Resolución Nº 10110, de 24 de abril de 2003”. - “La sociedad FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA presentó demanda por medio de apoderado el 12 de septiembre de 2003”. - “La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 27 de septiembre de 2005, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y al señor Carlos Augusto Castro Restrepo como tercero interesado en las resultas del proceso”.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA señaló lo siguiente: - “El señor CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO figuraba como titular de la marca TAPA ROJA (mixta)”. - “El 21 de febrero de 2002 la sociedad demandante solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación por no uso de tal registro”. - “En atención a tal petición, mediante Resolución Nº 16387, de 18 de junio de 2003, dicha entidad resolvió cancelar por no uso el registro de la marca TAPA ROJA (mixta), Clase 33 de la Clasificación Internacional, concedida a favor de CARLOS AUGUSTO CASTRO RESTREPO.

Contra tal decisión el señor Castro Restrepo interpuso los recursos de vía gubernativa, sin que al momento de la interposición de la demanda hubiesen sido resueltos”. - “No obstante, pese a que con posterioridad a esa fecha la sociedad FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA solicitó el registro del signo TAPA ROJA (mixto) en la misma clase, la demandada adoptó la decisión de no concederla, habida cuenta de la existencia del re- GACETA OFICIAL gistro del señor Castro Restrepo, sin percatarse que ya se había emitido un acto administrativo en el sentido de cancelar por no uso este registro, y que no se encontraba en firme al no haberse decidido los recursos de apelación y reposición interpuestos por el afectado”. - “Siendo ello así, la autoridad administrativa debió suspender el trámite del registro solicitado por la sociedad demandante hasta tanto no se decidiera si la cancelación por no uso del registro marcario concedido a favor del señor Castro Restrepo quedaba en firme”. - “En tal escenario, indicó que la marca TAPA ROJA (mixta) poseía todos los elementos de registrabilidad necesarios para que mediante acto administrativo la Superintendencia de Industria y Comercio la concediera”.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda defendiendo la legalidad de los actos administrativos censurados, al respecto señaló lo siguiente: - Los recursos de reposición y apelación interpuestos por el señor Carlos Augusto Castro Restrepo en contra del acto contenido en la Resolución Nº 16387, de 18 de junio de 2003, que resolvió cancelar por no uso el registro de la marca TAPA ROJA (mixta) Clase 33 de la Clasificación Internacional, fueron decididos mediante Resolución Nº 26326 de 15 de septiembre de 2003 y Resolución Nº 31617, de 14 de noviembre del mismo año, respectivamente, en el sentido de confirmar la primera de las decisiones citadas. - Como consecuencia de la expedición de los anteriores actos, la sociedad demandante solicitó el registro de la marca TAPA ROJA (denominativa) Clase 33, la cual fue concedida mediante Resolución Nº 3063, de 13 de febrero de 2006, encontrándose en trámite un recurso de reposición interpuesto contra la misma. - También comunicó que mediante Resolución Nº 3062, de 13 de febrero de 2006 concedió el registro de la marca TAPA ROJA ICE (mixta) Clase 33 a favor de la sociedad actora; y que por medio de Resolución Nº 3061, 08/03/2013 55.68 de la misma fecha, se registró a favor de la sociedad FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA la marca TAPA ROJA ESPECIAL (mixta) Clase 33. - Corolario de lo anterior, solicitó que se denegaran las pretensiones como quiera que las pretensiones aducidas constituyen hechos superados.

D.

FUNDAMENTOS DEL TERCERO INTERESADO. El apoderado del señor Carlos Augusto Castro Restrepo intervino en el proceso en su calidad de tercero interesado en las resultas del mismo, oponiéndose a las pretensiones de la demanda. Al respecto manifestó lo siguiente: - Al momento de la expedición de la resolución que denegó el registro de la marca TAPA ROJA (mixta), solicitada por la FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA, el acto administrativo que concedió el registro de la marca a favor de su poderdante, no se encontraba suspendido, no habían desaparecido sus fundamentos de derecho, no estaba sometido a condición resolutoria y no había perdido su vigencia. - Mediante auto calendado el 23 de abril de 2009, la Sección Primera del Consejo de Estado abrió a pruebas el proceso. - El 20 de octubre de 2008 se corrió traslado a las partes, a efectos de que se presentaran los respectivos alegatos de conclusión. - En el alegato de conclusión allegado por el apoderado de la sociedad FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA, afirmó que todo lo indicado en el escrito de demanda, se corroboraba con el escrito de contestación allegado por la parte demandada del cual se aprecia que la cancelación por no uso de la marca TAPA ROJA al señor Castro Restrepo quedó en firme. - Recordó que en el Consejo de Estado dicho registro fue anulado por considerar que el citado ciudadano la había obtenido de mala fe. - La Superintendencia de Industria y Comercio y el apoderado del señor Carlos Augusto Castro Restrepo reiteraron lo expuesto en la GACETA OFICIAL contestación de la demanda y en el memorial de intervención. 08/03/2013 56.68 o servicios idénticos o similares de otra persona”.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. (…) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros. Artículo 83 V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”;

Normas a ser interpretadas: En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 92, 93 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 134, 135, 136, 150, 165 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Debido a que la norma vigente durante la fecha de presentación de la solicitud de registro era la Decisión 344, será ésta la que deba interpretarse y no la Decisión 486.

Por otro lado, la solicitud de cancelación de registro se presentó en vigencia de la Decisión 486. En consecuencia, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344, así como los artículos 168, 172 párrafo cuarto y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 “(…) Artículo 81 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) Artículo 96 “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. DECISIÓN 486 Artículo 168 La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa.

Artículo 172 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos (…) No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

(…) GACETA OFICIAL DISPOSICIONES TRANSITORIAS “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

(…)”. A. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los plazos de vigencia y efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye 08/03/2013 57.68 una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso Nº 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre del 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los derechos concedidos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, renovación o cancelación y plazo de vigencia se rigen por la nueva ley.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro de la marca “TAPA ROJA” (mixta) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. Por otro lado, el 21 de febrero de 2002, en vigencia de la Decisión 486, FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación por no uso de la marca “TAPA ROJA” (mixta), por lo que la norma aplicable al procedimiento de cancelación de marca es la Decisión 486.

GACETA OFICIAL B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. Conforme al inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa. De las definiciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial representado por un signo el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

La marca no sólo está constituida por el signo. Convergen a su configuración jurídica la relación directa que se establece entre el signo y el producto o servicio, elementos que influyen en la mente y en la retención que el consumidor hace del signo frente al producto. Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo.

El artículo 81, resalta una de las funciones esenciales de la marca, como es la de diferenciar o distinguir e identificar los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de los de otra persona. La marca al identificar que el producto a la vez le distingue de otros productos o servicios iguales, permite que el consumidor adquiera la mercancía que quería hacerlo, diferenciándola de otra marca.

La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca. 08/03/2013 58.68 El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios.

Las marcas no protegen en forma generalizada todos los productos. El objeto marcario no es ilimitado sino lo contrario se delimita los productos que vaya a amparar. Por último, el artículo 81 hace referencia tanto a los productos como a los servicios, es decir, que la marca diferencia un producto de otro, así como un servicio de otro, sin que la norma restrinja los servicios a ninguna clase, tipo u origen (servicios bancarios, de lavandería, tarjetas de crédito, de transporte, enseñanza, deportes, etc.).

Requisitos que debe reunir un signo para considerarse como marca. Para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (artículo 81, inciso primero de la Decisión 344). Sin embargo, pese a que un signo reúna estos requisitos, no asegura el registro de la marca, pues pueden ser no registrables si se encuentran comprendidos en las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria señala en los artículos 82 y 83. • Perceptibilidad del signo. El signo debe ser perceptible, mención que infiere la intervención o presencia de los sentidos o de “la inteligencia”.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir” y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto”: “Percepción”, dice es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos.” (Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041).

GACETA OFICIAL Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc.

Con el cambio producido en la norma comunitaria de la Decisión 85 a la 344, ahora no se exige el requisito de la “visibilidad” el que ha sido reemplazado por el de “la perceptibilidad”. Entonces con el cambio normativo, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto.

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación y tornando así transparente el mercado. 08/03/2013 59.68 La representación gráfica.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca.

El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que éstas sean irregistrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad. La representación gráfica del signo es una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si la marca “TAPA ROJA” (mixta) cumple con los requisitos establecidos en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN CON UNA MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO.

En el presente caso, la sociedad FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA solicitó el registro de la marca TAPA ROJA (mixta) para distinguir los productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud denegó el registro solicitado por considerar que se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, al ser el signo solicitado confundible con la marca TAPA ROJA.

GACETA OFICIAL Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 establecen prohibiciones que impiden el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a), no podrán registrarse como marca los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para un productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. Cabe precisar que la tutela prevista en la disposición citada tiene por objeto que la marca, de conformidad con el artículo 93 de la Decisión en referencia, haya sido solicitada anteriormente para registro o registrada por un tercero en uno o varios de los Países Miembros de la Comunidad. 08/03/2013 60.68 cios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre los signos habrá de hacerse desde sus elementos gráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado. Por tanto, la valoración deberá llevarse a cabo sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. El Tribunal ha declarado a este propósito que: Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, o respecto de un nombre comercial protegido, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí, como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al consumidor o al usuario a solicitar un producto o un servicio determinado en la creencia de que obtendrá otro; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. En consecuencia, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión, entre varios signos y entre los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servi- “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto”. (Proceso 18-IP-98, caso “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, del 13 de mayo de 1998). Y en lo que concierne a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha señalado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean di- GACETA OFICIAL ferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso Nº 13-IP-97, caso “DERMALEX”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, del 9 de marzo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud ortográfica se presenta por el parecido entre las letras de los signos objeto de comparación, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran incrementar el riesgo de confusión. En cuanto a la similitud fonética o auditiva, ha señalado que, si bien la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica de las palabras, así como de sus raíces o terminaciones, deberán tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

Sobre la similitud conceptual o ideológica, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Por lo demás, la doctrina advierte que “cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 de junio de 1999, Caso Lloyd)”.

(BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475). En definitiva, el Tribunal ha estimado que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien reconoce cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. 08/03/2013 61.68 Además, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”;

Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia de este Tribunal, y que son del siguiente tenor: 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. D. EL DERECHO PREFERENTE COMO CONSECUENCIA DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO MARCARIO POR NO USO. El 21 de febrero de 2002, en vigencia de la Decisión 486, FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación por no uso de la marca “TAPA ROJA” (mixta).

Mediante Resolución Nº 16387, de 18 de junio de 2003, dicha entidad resolvió cancelar por no uso el registro de la marca “TAPA ROJA” (mixta), de la Clase 33 de la Clasificación Internacional. Por tal motivo, se hace necesario determinar cómo opera el derecho preferente como consecuencia de la cancelación del registro marcario por no uso. En anterior Interpretación Prejudicial, el Tribunal se ha referido a los efectos de la cancelación de la marca por no uso, dentro de los cuales se encuentra el derecho preferente aludido.

El Tribunal ha expresado lo siguiente: “g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva. GACETA OFICIAL 2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación.” (Proceso 180-IP-2006.

Marca: BROCHA MONA. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476, de 16 de marzo de 2007). Dentro del Proceso 58-IP-2008, este Tribunal determinó las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, que son las siguientes: “(…) 1.

Titular del derecho. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. 1 08/03/2013 62.68 preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486. Cuando este artículo dispone que dicho derecho pueda invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido.

Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.

Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho. 2.

Objeto del derecho preferente. Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria.

Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho Además el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente.

(…) 3. Efectos del derecho preferente. 1 PROCESO 58-IP-2008, marca: “CASABLANCA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1645, del 12 de agosto de 2008. “Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de GACETA OFICIAL 08/03/2013 63.68 la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentando las respectivas oposiciones.

Al respecto, el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 señala que: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”. En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación en relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.

Es pertinente advertir que el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá tener la previsión de examinar si la causal alegada como motivo de irregistrabilidad es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

Pero, como se deduce de los anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro”. 2 (…)”.

E. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que la marca fundamento de la negativa de registro ya fue debidamente cancelada por la Superintendencia de Industria y Comercio, el Tribunal estima adecuado hacer referencia al tema “Análisis de causales que hubiesen dejado de existir al momento de realizar un examen de registrabilidad”. 2 PROCESO 58-IP-2008, Marca: “CASABLANCA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1645, del 12 de agosto de 2008.

F. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE OFICIO. En el presente caso, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud denegó el registro solicitado por considerar que se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Al respecto, cabe señalar que calificada la solicitud por cuanto ésta ha reunido los requisitos formales (artículo 92), se procede a su publicación por parte de la oficina nacional competente. Dentro de los 30 días hábiles improrrogables, quien tenga interés legítimo podrá presentar observaciones (artículo 93). Presentadas y admitidas las observaciones, la oficina nacional competente procederá a notificar al solicitante “para que dentro de 30 días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos” si él así creyere conveniente (artículo 95).

Vencido el plazo de 30 días, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación de la marca. En el supuesto de que no se presentaran observaciones, y vencido el plazo de 30 días, la “oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca” (artículo 96).

La oficina nacional competente de acuerdo con las normas señaladas tiene la obligación de proceder al examen previo de registrabilidad del GACETA OFICIAL 08/03/2013 64.68 signo, el que se ha de practicar tanto en los casos en que existan observaciones o cuando ellas no se presenten. Dicha oficina no puede, en consecuencia, omitir el examen de registrabilidad como requisito previo para conceder o denegar el registro marcario. son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.

El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo en relación con otras decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario. C O N C L U Y E: La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.

No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.

Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, PRIMERO: El Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro de la marca “TAPA ROJA” (mixta) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe seraplicada al asunto bajo examen. Por otro lado, el 21 de febrero de 2002, en vigencia de la Decisión 486, FÁBRICA DE LICORES DEL TOLIMA solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación por no uso de la marca GACETA OFICIAL “TAPA ROJA” (mixta), por lo que la norma aplicable al procedimiento de cancelación de marca es la Decisión 486.

SEGUNDO: Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir no sólo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino además, no estar impedido por una de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

TERCERO: Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Bastará que exista riesgo de confusión para no proceder al registro.

CUARTO: El titular del derecho preferente es aquél que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486.

Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al 08/03/2013 65.68 momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.

Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar el registro del mismo signo o de un signo semejante antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.

Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente.

El titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación en relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto, esto no significa que el ejercicio del derecho GACETA OFICIAL preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

QUINTO

SEXTO: El Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá tener la previsión de examinar si la causal alegada como motivo de irregistrabilidad es o no aplicable, por cualquier acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.

El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las solicitudes en las que se presenten observaciones, como en las que no se presenten tales observaciones. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo en relación con otras decisiones proferi- 08/03/2013 66.68 das por otras oficinas de registro marcario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 08/03/2013 67.68 GACETA OFICIAL 08/03/2013 68.68 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú