PROCESO 118-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 154 y 156 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; y, de oficio, de los artículos 155, 162, 163, 164, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249 y 250 de la Decisión 486.
Actor: DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.Ltda. y JUAN CARLOS SANES BENAVENTE. Marca: “OVAL” (Mixta). Proceso Interno: Nº 854-2011. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de noviembre de 2012. VISTOS: El Oficio Nº 255-2012-SCSP-CSPJ, de 10 de agosto de 2012, recibido en este Tribunal vía courier el 22 de agosto de 2012, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita a este Tribunal, interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno Nº 854-2011. 1.
Partes en el proceso interno Demandantes: DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.Ltda. y JUAN CARLOS SANES BENAVENTE. Demandado: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú. 2. Determinación de los hechos relevantes: – Con fecha 06 de junio del año 2005, JUAN CARLOS SANES BENAVENTE formuló acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.L, al amparo del certificado Nº 105286 que protege la marca constituida por la denominación “OVAL” escrita en letras características en color negro, según modelo, inscrita para distinguir correctores, lapiceros, plumones, lápiz y artículos de oficina de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. – Mediante Resolución Nº 015824-2005/OSD-INDECOPI, de fecha 29 de noviembre de 2005, se declaró fundada la acción por infracción, prohibió a la empresa infractora el uso indebido del signo “OVAL”, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos para distinguir correctores correspondientes a la Clase 16, y dispuso el comiso definitivo de los productos incautados, pero no le impuso multa alguna. – El recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº 15824-2005/OSD-INDECOPI, únicamente en el extremo de no haberse impuesto una multa a la empresa infractora.
Dicho recurso fue resuelto mediante Resolución Nº 0627-2006/TPI-INDECOPI, la misma que confirmó el extremo apelado. – JUAN CARLOS SANES BENAVENTE interpone acción contencioso administrativa en contra de la Resolución del INDECOPI, a fin que se imponga una multa a la amonestada. Asimismo, DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.Ltda. interpone acción contencioso administrativa en contra de dicha Resolución del INDECOPI, por lo que se ordenó la acumulación de ambos procesos. – En primera instancia, la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.Ltda. e infundada la demanda interpuesta por JUAN CARLOS SANES BENAVENTE, considerando que “al no haberse configurado infracción al derecho a la propiedad industrial del demandante no corresponde la imposición de sanción alguna a la distribuidora demandante NKT E.I.R. Ltda., por lo que la demanda (de Sanes Benavente) deviene en infundada”. – Posteriormente, el INDECOPI interpone recurso de apelación, confirmándose la sentencia apelada que declara fundada la demanda de DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.Ltda. – Finalmente, el INDECOPI interpone recurso extraordinario de casación, por lo que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Fundamentos de las demandas: La demandante DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.L. Ltda. señaló lo siguiente: – El art. 10 de la Ley 27444 establece que son nulos los actos administrativos dictados en contravención a las leyes o normas reglamentarias. – El art. 169 inciso c) del Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Propiedad Industrial, establece que el titular de un registro de marca (o signo distintivo) puede actuar contra un tercero que sin su consentimiento realice actos de importación de productos con la marca registrada; en el caso de autos reitero, a la fecha de la realización de la operación de compra y a la fecha de embarque de la mercancía, el solicitante de la medida cautelar NO ERA EL TITULAR DE LA MARCA, en consecuencia, en interpretación a contrariu sensu del artículo citado no le asistía ningún derecho de impedir el internamiento de la mercancía sub-litis importada por mi representada. – El art. 171 de la norma legal antes acotada, señala claramente que el derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma con relación a productos, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional por éstos, en el caso de autos, estando claramente demostrado que mi representada para efectos de la importación y venta interna en el país, contaba con la autorización del titular de la marca, titularidad que recién sufre un cambio a partir del 04 de mayo de 2005, no puede perjudicarse con este cambio pues, mi representada actuó de buena fe, más aún cuando a la fecha en que se embarca la mercancía con destino al puerto del Callao (1 de abril de 2005) seguía vigente la titularidad del registro de marca por parte de LIAO YANG ZHI KUI, de quien se tenía su autorización; consecuentemente en aplicación del articulado antes mencionado el señor Juan Carlos Sanes Benavente, se encontraba impedido de prohibir que mi representada puede comercializar en el mercado interno los productos materia de Comiso. – Las normas que invoca la Resolución impugnada en el punto 2) “infracción a los derechos de propiedad industrial” del rubro III “análisis de la cuestión en discusión” son nomas enunciativas de alcance general no aplicables al caso concreto, es decir, a aquella operación internacional realizada con anterioridad a la existencia de un nuevo titular de la marca registrada. – Agrega “la resolución impugnada que a la fecha en que fue adquirida y embarcada la mercadería con destino a Perú (Febrero de 2005) no existía un acto de importación perfeccionado, ya que para ello se requiere que la mercancía haya llegado a territorio nacional y se haya cumplido con el procedimiento señalado por la ley, “reforzando” este argumento en la cita a la página web de Aduanas.
Nos llama poderosamente la atención que el Tribunal de INDECOPI para justificar este sustento invoque la normatividad aduanera, sin embargo se ignora en la Resolución impugnada que justamente en materia aduanera se protege una operación de importación desde su inicio tal como lo acreditamos en el siguiente punto”. – De manera analógica debe interpretarse para el caso de autos, lo dispuesto en el art. 15 del Decreto Supremo Nº 011-2005-EF Reglamento de la Ley General de Aduanas, publicado el 26-01-2005, el cual señala que si la mercancía que se va internar al país, fue adquirida antes de la publicación de una norma legal que aumenta derechos arancelarios este aumento no le es aplicable al importador aún cuando esta mercancía llegue a puerto peruano estando vigente dicha norma legal, en igual sentido si el señor Sanes Benavente no era el titular del registro de marca o signo distintivo a la fecha en que se adquirió y se embarcó la mercancía sub-litis, no puede oponer ningún derecho como titular de la marca o signo ante un tercero, si dicha mercancía llega a puerto peruano en fecha en que posee la titularidad de la marca o signo, en razón a que la operación de importación se inició con la adquisición de la mercancía, antes que la referida persona sea titular de la marca. – “Como puede apreciarse, la Resolución impugnada omite pronunciarse sobre los extremos en que he sustentado los descargos de mi representada y la apelación interpuesta por nuestra parte, también omite comentar sobre la pertinencia o no de las normas que invoqué en los referidos escritos, de manera tal que se ha configurado la causal de nulidad por contravención de leyes y normas reglamentarias”.
Por otro lado, el demandante JUAN CARLOS SANES BENAVENTE señaló lo siguiente: – El Tribunal del INDECOPI al no imponer una multa ejemplar está desconociendo el Principio de Razonabilidad (Principio de la potestad sancionadora administrativa). – Alega que una sanción debe ser aplicada teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad o no. En el presente caso, el Tribunal del INDECOPI no consideró tal principio, toda vez que la mala intención de la empresa infractora se encuentra acreditada por la forma cómo realizó la importación. – El Tribunal del INDECOPI debió aplicar una multa considerable como sanción ejemplar para que los actos infractores no se repitan, no bastando el simple comiso definitivo de los bienes. 4.
Fundamentos de la contestación a la demanda: El demandado INDECOPI señaló lo siguiente: – Respecto del argumento de “que no habrían cometido actos de infracción en contra de los derechos de propiedad industrial de Juan Carlos Sanes Benavente, señala lo siguiente: “Debemos recordar que el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o servicio, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. – Asimismo, el artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. – Por otro lado, el artículo 240 del Decreto Legislativo 823 faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso de que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculados. – NKT ha sostenido a lo largo del procedimiento administrativo como en el presente proceso judicial que no ha infringido los derechos de propiedad industrial de Juan Carlos Sanes Benavente, toda vez que a la fecha de adquirir los productos materia del procedimiento administrativo y embarcarlos con destino al Perú, contaba con la autorización de quien pensaba era aún titular del registro de la marca OVAL. – Con relación a ello, es necesario indicar que, según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo 823, se presume, sin admitir prueba en contrario, que todos tienen conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes. – En ese sentido, la empresa NKT debía saber que el señor Liao Yang Zhi Kui ya no era titular de la marca OVAL, por lo que la autorización otorgada por éste había dejado de surtir efectos. – Es más debe tenerse presente que la licencia otorgada por el señor Liao Yang Zhi Kui nunca fue inscrita en el registro de propiedad industrial.
Lo correcto en este caso era inscribir la licencia en el registro mencionado para que surta efectos frente a terceros. Si no se hizo, fue una negligencia del propio NKT. – Sin perjuicio de ello, se ha hecho referencia que a la fecha en que se inició el proceso de importación, Juan Carlos Sanes Benavente no era titular de la marca OVAL, por lo que dicha importación no afectaría sus derechos.
Ello es absolutamente falso. – Con relación a lo expuesto, debe indicarse que si bien la mercadería fue adquirida y embarcada con destino al Perú, en el mes de febrero de 2005, ello no significa que exista un acto de importación perfeccionado, puesto que para ello se requiere que la mercancía haya llegado a territorio nacional y se haya cumplido con el procedimiento señalado por la ley. – La importación de mercancías es definitiva cuando – previo cumplimiento de todas las formalidades aduaneras correspondientes – son nacionalizadas y quedan a libre disposición del dueño o consignatario. – El hecho de que la mercancía esté siendo transportada hacia el Perú no implica que la misma deba ser considerada como ya importada, puesto que puede darse el caso que nunca llegue a territorio nacional (pérdida del bien) o habiendo llegado nunca se concrete la importación definitiva (como sucede con la reexportación). – A la fecha en que la mercadería llegó al puerto del Callao y se concluyó el procedimiento de importación definitiva, la marca OVAL ya se encontraba registrada a favor de Juan Carlos Sanes Benavente. – Por otro lado, debemos tener presente que el derecho sobre una marca nace con su registro, por lo que ese derecho sólo puede ser oponible a los actos realizados con posterioridad. – De acuerdo a lo establecido en el artículo 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
En atención a esta norma, el titular de la marca puede oponerse a los actos de terceros que afecten su derecho de exclusiva. – Cabe precisar que si bien los productos fueron adquiridos y embarcados por NKT antes del otorgamiento del registro sustento de la denuncia, debe tenerse en cuenta que el ingreso al territorio peruano ocurrió cuando ya existía un derecho de exclusiva a favor de Juan Carlos Sanes Benavente. – Asimismo, cabe indicar que la mercadería importada luego sería comercializada en el territorio peruano, lo que también constituye una afectación al derecho de exclusiva de Juan Carlos Sanes Benavente, puesto que la venta de los productos ocurriría estando vigente el registro de la marca OVAL sustento de la denuncia. – En ese sentido, es evidente que el Tribunal del INDECOPI determinó que NKT vulneró los derechos de propiedad industrial de Juan Carlos Sanes Benavente al importar productos con un signo distintivo confundible con la marca OVAL (certificado Nº 105286) registrada a favor de dicha persona. – La potestad de amonestación del Tribunal del INDECOPI es acorde al principio de legalidad.
La Autoridad Administrativa tiene la potestad discrecional de elegir entre una u otra sanción, evaluando la gravedad de los hechos infractores. – DISTRIBUIDORA NKT E.I.R. Ltda. no logró introducir al comercio los productos importados, por lo que no existió provecho económico ilícito en concreto. Por el contrario, la incautación de los productos infractores (incautación definitiva), por sí misma representa una pérdida económica capaz de restarle toda rentabilidad a la actividad infractora sub litis. – La referencia que hace la actora en su demanda, sobre el hecho que en la DUA la empresa DISTRIBUIDORA NKT E.I.R. declaró que los productos que importaba no tenían marca, si bien puede constituir una acción reprensible para la Autoridad Aduanera, resulta inconducente para determinar que tal información constituya una evidencia de dolo o mala intención de DISTRIBUIDORA NKT E.I.R., en infringir el derecho de marca del señor Sanes Benavente.
Por el contrario, no existe evidencia alguna que permita determinar que la emplazada haya actuado con mala intención. – El Tribunal apreció que si bien DISTRIBUIDORA NKT pretendía a través de la importación obtener un beneficio económico, y con ello, hubiere dado lugar a un daño al titular de la marca, lo cierto es que dicho daño no llegó a materializarse, debido al decomiso que el INDECOPI hizo de los productos importados. – Del Informe de Antecedentes practicado por el Tribunal se pudo verificar que la empresa en referencia no era reincidente en la comisión de este tipo de infracciones. – El Tribunal consideró que en la imposición de la sanción, debía tomarse en cuenta la otra sanción impuesta por la Autoridad, a fin de evitar que las sanciones apreciadas en su conjunto resulten desproporcionadas en relación con la infracción cometida.
Precisamente por ello, determinó que la sanción de comiso definitivo de la mercadería incautada durante la diligencia de inspección, constituía una sanción que per se era capaz de cumplir con nulificar cualquier posibilidad de provecho ilícito, siendo que de adicionarse a tal medida una sanción de multa se hubiera impuesto un costo demasiado elevado a la empresa DISTRIBUIDORA NKT, contrario al principio de proporcionalidad o razonabilidad.
CONSIDERANDO
Que, en el presente caso procede la interpretación prejudicial solicitada de los artículos 154 y 156 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Además, de oficio, se interpretarán los artículos 155, 162, 163, 164, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249 y 250 de la Decisión 486.
Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “(…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: (…) b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, (…) Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.
Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. Artículo 163.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. Artículo 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente.
En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida. (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.
(…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: (…) c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;
(…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.
Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.
Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (…) Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.
CAPITULO III De las Medidas en Frontera Artículo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del País Miembro.
Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.
(…)”. I. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho marcario y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.
Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP- 2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1177, de 22 de marzo de 2005,).
“El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 52-IP-2007, marca: “TRANSPACK” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1534, de 24 de agosto de 2007). Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, Caso Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.
El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución interna Nº 0968, publicada en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio del mismo año).
Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).
En virtud a lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, esto implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho.
La prohibición prevista en el literal d) del Art. 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance.
Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor; por lo tanto, la expresión usar en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio, sin embargo, es necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo.
II. Derecho del titular de una marca registrada, para entablar una acción por infracción a su derecho marcario. Con relación a la facultad que tiene el titular de una marca registrada para iniciar una acción que proteja su derecho marcario, el Tribunal expresó en la interpretación contenida en el expediente 14-IP-2007, Asunto: “COMPETENCIA DESLEAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1513, de 27 de junio de 2007, lo siguiente: “El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.
El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.
La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.
En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.
La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. De conformidad con esta norma no es necesario que se realice la comercialización o uso de productos para que se tipifique la infracción, basta con el daño potencial que la norma califica como inminencia de una infracción. Por otra parte, en relación a la interpretación de la norma contenida en el Art. 241 inciso c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario indicar lo que el Tribunal ha dicho al respecto: “A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.
(Proceso 116-IP- 2004. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 17 de marzo de 2005). III. Facultad de la Autoridad Nacional para ordenar medidas cautelares y su alcance. El Tribunal resalta lo señalado dentro del Proceso 96-IP-2004: “(…) debe tenerse en cuenta que la protección de una marca surge a partir del registro del signo como marca y, por lo tanto, no podría calificarse de mala fe la importación de productos con fecha anterior al otorgamiento de un registro.
El Tribunal, con relación a las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial y la facultad de la autoridad jurisdiccional interna, ha señalado que “La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.).
La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el status quo y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito. En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245).
En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246).
Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246). Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora).
El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito. La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).
Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.
En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.
Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito. (Expediente Nº 96-IP-2004, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004).
Con relación a lo previsto en el Art. 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en cuenta lo mencionado precedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, la cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la norma en análisis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla, limitando de esta forma el alcance de esta medida accesoria a los bienes que son materia del litigio, siendo lógica esta disposición puesto que el propio proceso cautelar presenta limitaciones por estar condicionado, por una parte, al proceso principal del cual es accesorio y por ser una medida instrumental que carece de pretensión propia y cuyos efectos serán netamente procesales.
La potestad sancionadora de las entidades administrativas: En el presente caso, se discute sobre la imposición de determinadas sanciones, tales como el comiso definitivo, la multa, la incautación definitiva, entre otros. Al respecto, si bien la Decisión 486 sí regula el tema de las medidas cautelares, guarda silencio sobre la potestad sancionadora de las entidades administrativas, por lo que en este punto es de aplicación lo concerniente al artículo 276 de la Decisión 486 que señala lo siguiente: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.
Dentro del principio del complemento indispensable, consagrado por la normativa comunitaria andina, los Países Miembros tienen atribuida la potestad de fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino, para ello se debe informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten; sin embargo cabe recalcar que ello no los autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente.
El Tribunal, al interpretar las normas que han establecido esta facultad para los Países Miembros, y precisamente en procura de evitar que por un mal uso de ella pudiera desvirtuarse el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, ha sido enfático en señalar de manera concreta el alcance de tales normas. Así, por ejemplo, entre muchas sentencias en que se ha ocupado de esta materia, ha señalado: “En los procesos 3-IP-94 (Gaceta Oficial 162, de 9 de septiembre de 1994), 6-IP-94 (Gaceta Oficial 170, de enero 23 de 1995) y 10-IP-94 (Gaceta Oficial 177, de abril 20 de 1995), el Tribunal se refirió al contenido del artículo 143 de la Decisión 344 sobre fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, en los siguientes términos: “( ) Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria.
“En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por 'fortalecer los derechos de propiedad industrial' a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros. “Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de 'hacer más fuerte o vigoroso'.
De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.
“Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se fundan -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.
“Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ”.
A las anotaciones anteriores ha de agregarse que el fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial por parte de los países miembros requiere de información a la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre estas medidas, lo cual indica a las claras que el fortalecimiento del régimen comunitario de propiedad industrial contemplado en el artículo 143 citado, no es posible desarrollarlo dando aplicación de manera arbitraria a disposiciones internas vigentes con anterioridad a la Decisión comunitaria.
Lo anterior lleva al convencimiento de que el procedimiento claro y conciso establecido en su momento por las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, no era ni es susceptible de desarrollo interno, pues la aplicación de la norma comunitaria, pura y simple bastaba para dar tratamiento uniforme a la renovación de las marcas, siendo vedado a los países establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria”.[1] En un proceso de integración la potestad legislativa en las materias objeto de la transferencia recae sobre el legislador comunitario, por ello el legislador nacional queda inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido en sentencias relativas al tema que ahora ocupa su atención, los siguientes criterios que ahora reitera: “En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (Gaceta Oficial Nº 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria.
Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.
Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”. [2] “( ) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquéllas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.
“[3] “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.
Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad (…)”[4]. Es claro que no son aplicables las normas de derecho interno que sea contraria al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.
Según los criterios jurisprudenciales referentes al principio de complemento indispensable, no es posible que se expidan normas nacionales sobre asuntos ya normados por el ordenamiento comunitario, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas y que no modifiquen o alteren su contenido y alcance. La legislación interna puede versar sobre los asuntos no regulados en lo absoluto por el ordenamiento comunitario andino, por lo tanto, la legislación nacional no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre tales aspectos regulados por la legislación comunitaria, es decir que debe únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional.
(…)”. IV. Tutela de mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Criterios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios. El Tribunal resalta lo señalado dentro del Proceso 96-IP-2004: “(…) A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.
El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.
Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.
Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.
En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.
En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. (…)”. V. El concepto de “importar” del artículo 156 literal b) de la Decisión 486: Por un lado, la demandante DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.L. Ltda. señaló que “contaba con la autorización del titular de la marca, titularidad que recién sufre un cambio a partir del 04 de mayo de 2005, no puede perjudicarse con este cambio pues, mi representada actuó de buena fe, más aún cuando a la fecha en que se embarca la mercancía con destino al puerto del Callao (1 de abril de 2005) seguía vigente la titularidad del registro de marca por parte de LIAO YANG ZHI KUI, de quien se tenía su autorización; consecuentemente en aplicación del articulado antes mencionado el señor Juan Carlos Sanes Benavente, se encontraba impedido de prohibir que mi representada puede comercializar en el mercado interno los productos materia de Comiso.
(…) si el señor Sanes Benavente no era el titular del registro de marca o signo distintivo a la fecha en que se adquirió y se embarcó la mercancía sub-litis, no puede oponer ningún derecho como titular de la marca o signo ante un tercero, si dicha mercancía llega a puerto peruano en fecha en que posee la titularidad de la marca o signo, en razón a que la operación de importación se inició con la adquisición de la mercancía, antes que la referida persona sea titular de la marca”.
Por otro lado, el demandado INDECOPI señaló que: “DISTRIBUIDORA NKT E.I.R. Ltda. no logró introducir al comercio los productos importados, por lo que no existió provecho económico ilícito en concreto. Por el contrario, la incautación de los productos infractores (incautación definitiva), por sí misma representa una pérdida económica capaz de restarle toda rentabilidad a la actividad infractora sub litis”.
En consecuencia, en el presente caso se discute sobre el alcance del concepto de “importar” del artículo 156 literal b) de la Decisión 486, por cuanto la demandante DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.L. Ltda. afirma que se debe tomar en cuenta cuando la operación de importación se inició con la adquisición de la mercancía, mientras que el INDECOPI señala que la importación se da cuando la mercancía ingresa al territorio peruano. Al respecto, los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 señalan que: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.
A continuación, el artículo 156 señala que: “A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: (…) b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo (…)”. Sobre este punto cabe aclarar que los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 se refieren a: “usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios”; y, a “usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida”.
En el presente proceso, si bien las partes han alegado la aplicación de los artículos 155 literales e) y f) y 156 literal b) de la Decisión 486, dichos artículos se refieren a “marcas notoriamente conocidas”, por lo que el Juez Consultante deberá determinar si dichas normas serían o no aplicables al presente caso. El concepto de “importar”: El concepto de “importar” implica el acto de introducir en un territorio determinada mercancía. A manera ilustrativa, este Tribunal toma en consideración que la obligación tributaria nace: i) Cuando la mercancía entra en el territorio aduanero, aplicándose en ese supuesto el régimen vigente; y, ii) Al momento que se declara la mercancía a consumo.
En efecto, la Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la armonización de regímenes aduaneros, señala que “importación” es la: “Introducción física de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero comunitario. También se considera importación a la introducción de mercancías procedentes de zona franca al resto del territorio aduanero comunitario en los términos previstos en esta Decisión”.
Por su parte, el artículo 250 de la Decisión 486, sobre las medidas de frontera, señala: “El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera.
Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del País Miembro”. Por tanto, la importación para los efectos de la aplicación del artículo 156 literal b) de la Decisión 486, se da con el ingreso definitivo de la mercancía al territorio, y no desde que se inició el proceso de importación. En efecto, si bien la mercancía fue adquirida y embarcada con destino al Perú, ello no significa que exista un acto de importación perfeccionado, ya que el hecho de que la mercadería esté siendo transportada hacia el Perú, no significa que la misma sea considerada como ya importada.
Por ejemplo, puede darse el supuesto que dicha mercancía nunca arribe al territorio nacional (pérdida del bien) o que, habiendo llegado nunca se concrete la importación definitiva al no cumplir con el régimen aduanero específico. Le corresponde al Juez Consultante determinar si la importación de mercancía por parte de Distribuidora NKT E.I.R.L. constituiría una afectación flagrante al derecho al uso exclusivo de la marca OVAL (mixta), toda vez que la importación de dichos productos se estaría dando cuando la marca ya se encuentra debidamente registrada en el Perú. A contrariu sensu, la protección de una marca surge a partir del registro del signo como marca y, por lo tanto, no podría calificarse de mala fe la importación y el ingreso de productos con fecha anterior al otorgamiento de un registro.
VI. De las Licencias de las Marcas. En el presente caso, la demandante DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.L. Ltda. señaló que “para efectos de la importación y venta interna en el país, contaba con la autorización del titular de la marca, titularidad que recién sufre un cambio a partir del 04 de mayo de 2005, no puede perjudicarse con este cambio pues, mi representada actuó de buena fe, más aún cuando a la fecha en que se embarca la mercancía con destino al puerto del Callao (1 de abril de 2005) seguía vigente la titularidad del registro de marca por parte de LIAO YANG ZHI KUI, de quien se tenía su autorización”; el Tribunal estima adecuado referirse a este tema, para lo cual se hará una referencia al contrato de licencia de uso, para continuar con el procedimiento ante la Oficina Nacional Competente y, finalmente, la aplicación al presente caso.
Una de las expresiones del derecho al uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.
El artículo 162 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca.
La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, dar licencia para la explotación del derecho sobre un registro marcario a una o más personas, entiéndase, naturales o jurídicas.
Dicha actuación deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente, para efectos de su oponibilidad frente a terceros. Según el principio del complemento indispensable, es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas.
Asimismo, a tenor del artículo 163 de la Decisión 486, la oficina nacional también denegará el registro de la licencia de la marca si el contrato correspondiente no se ajusta al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. En el ámbito comunitario, se trata del régimen previsto en las Decisiones 283[5], 284[6], 285[7], 291[8], 456[9] y 457[10].
El Tribunal, en su jurisprudencia, se ha referido a los elementos del contrato de licencia, jurisprudencia que es pertinente destacar: “La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.
La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”.
En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).
(…) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.” (Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del Proceso 30-IP-97).
La transferencia difiere de la licencia en tanto que supone el traspaso de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario, mientras que la licencia sólo otorga el derecho de uso de la marca a un tercero. La Oficina Nacional Competente determinará, en el caso de que se solicite el registro de la licencia, si ésta no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.
Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque éste cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”.
(Interpretación Prejudicial del 21 de abril de 1998, dentro del Proceso 29-IP-97). Asimismo, cabe advertir que la licencia puede ser respecto a todos los productos o servicios, o respecto de algunos en específico. En ese sentido, la licencia parcial del uso de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando, los productos o servicios, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en cuanto a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor.
Por lo anterior, en el trámite de una licencia parcial de un registro marcario, la Oficina Nacional Competente debe evitar que la coexistencia que se puede generar pueda inducir a error al consumidor, previniendo la coexistencia de marcas idénticas que identifiquen productos relacionados pertenecientes a titulares diferentes. Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y mismos medios de comercialización, no se debe aceptar la licencia parcial, porque de lo contrario, se permitiría la inducción a error al consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características, circunstancia que se debe evitar en defensa del interés general del público consumidor.
Por el contrario, la licencia parcial de un registro marcario será factible y procedente, si la coexistencia marcaria que se genera, no lleva a confusión al público consumidor. Para concluir, es posible tanto vender una marca como celebrar un contrato de licencia de uso de la misma dentro de una franquicia, actos que, como se expresó, deben ser inscritos ante la Oficina Nacional Competente para que surtan efectos frente a terceros.
Una vez vendida o en cualquier otra forma transferida la titularidad sobre una marca, el nuevo titular adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma, en iguales condiciones que quien la transfirió y, en tal virtud, puede celebrar negocios jurídicos en relación con la marca, incluida la licencia de uso, con terceros. Ahora bien, el artículo 164 de la Decisión 486 establece lo siguiente: Artículo 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente.
En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida. De conformidad con lo anterior, cualquier cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia deberá ser notificado a la Oficina Nacional Competente. En este mismo sentido, todo cambio debe ser registrado, desde que la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de llevar un registro de todas las actuaciones que se adelanten.
Asimismo, si se decide dar por terminado antes de la fecha en la que se ha estipulado la finalización del contrato de licencia, deberá inscribirse ante la Oficina Nacional Competente dicha actuación, por seguridad jurídica, a fin de evitar posibles actuaciones que vayan en contra de los intereses del licenciante y de los consumidores, en general.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo; esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado.
Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.
SEGUNDO: El Art. 238 de la Decisión 486 recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.
Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. De igual forma, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de la tutela que disponga el retiro de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla.
No es necesario que se realice la comercialización o uso de productos para que se tipifique la infracción, basta con el daño potencial que la norma califica como inminencia de una infracción.
TERCERO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.
Si bien la Decisión 486 sí regula el tema de las medidas cautelares, guarda silencio sobre la potestad sancionadora de las entidades administrativas, por lo que en este punto es de aplicación lo concerniente al artículo 276 de la Decisión 486 que señala lo siguiente: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.
CUARTO: Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.
Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde. Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.
En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.
QUINTO: La importación para los efectos de la aplicación del artículo 156 literal b) de la Decisión 486, se da con el ingreso definitivo de la mercancía al territorio, y no desde que se inició el proceso de importación. En efecto, si bien la mercancía fue adquirida y embarcada con destino al Perú, ello no significa que exista un acto de importación perfeccionado, ya que el hecho de que la mercadería esté siendo transportada hacia el Perú, no significa que la misma sea considerada como ya importada.
El artículo 156 señala que: “A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: (…) b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo (…)”. Sobre este punto cabe aclarar que los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 se refieren a: “usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios”; y, a “usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida”.
En el presente proceso, si bien las partes han alegado la aplicación de los artículos 155 literales e) y f) y 156 literal b) de la Decisión 486, dichos artículos se refieren a “marcas notoriamente conocidas”, por lo que el Juez Consultante deberá determinar si dichas normas serían o no aplicables al presente caso. De ser aplicable el artículo 156 literal b) le corresponde al Juez Consultante determinar si la importación de mercancía por parte de Distribuidora NKT E.I.R.L. constituiría una afectación flagrante al derecho al uso exclusivo de la marca OVAL (mixta), toda vez que la importación de dichos productos se estaría dando cuando la marca ya se encuentra debidamente registrada en el Perú. A contrariu sensu, la protección de una marca surge a partir del registro del signo como marca y, por lo tanto, no podría calificarse de mala fe la importación y el ingreso de productos con fecha anterior al otorgamiento de un registro.
SEXTO: El contrato de licencia de uso de un registro marcario deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.
Si se decide dar por terminado antes de la fecha en la que se ha estipulado la finalización del contrato de licencia, deberá inscribirse ante la Oficina Nacional Competente dicha actuación, por seguridad jurídica, a fin de evitar posibles actuaciones que vayan en contra de los intereses del licenciante y de los consumidores, en general.
La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.
José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 11 de diciembre de 1996. Proceso Nº 02-IP-96. Marca: “MARTA”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 de 14 de abril de 1997. [2] Ibidem. [3] Ibidem. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25 de mayo de 1988. Proceso Nº 02-IP-88. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 33 de 26 de julio de 1988. [5] Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping o subsidios. [6] Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por restricciones a las exportaciones. [7] Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia. [8] Esta Decisión contiene el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías. [9] Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping en importaciones de productos originarios de Países Miembros de la Comunidad Andina. [10] Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas de subvenciones en importaciones de productos originarios de Países Miembros de la Comunidad Andina.