Año XXX - Número 2169 Lima, 20 de marzo de 2013 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 123-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 190, 191, 192, 193, 224, 225, 226, 228, 229, 230 y 231 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador.

Nombre comercial: “DULEZZA Más que una heladería” (mixto). Actores: MAURICIO FLORENCIO PÉREZ PÉREZ Y ALEXANDRA JAQUELINE CANDO FREIRE. Expediente Interno Nº 20585 LYM Proceso 51-IP-2012.- 1 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2 y 9 de la Decisión 378; y, de oficio, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal y del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Expediente Interno: Nº 2003-00204. Demandante: Paula Ximena Gallo Velásquez. Caso: “Valor en aduana de mercancías” Proceso 118-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 154 y 156 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; y, de oficio, de los artículos 155, 162, 163, 164, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249 y 250 de la Decisión 486.

Actor: DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.Ltda. y JUAN CARLOS SANES BENAVENTE. Marca: “OVAL” (Mixta). Proceso Interno: Nº 854-2011 PROCESO 123-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 190, 191, 192, 193, 224, 225, 226, 228, 229, 230 y 231 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador.

Nombre comercial: “DULEZZA Más que una heladería” (mixto). Actores: MAURICIO FLORENCIO PÉREZ PÉREZ Y ALEXANDRA JAQUELINE CANDO FREIRE. Expediente Interno Nº 20585 LYM. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudi- Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL cial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador.

VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de octubre de 2012.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandantes: MAURICIO FLORENCIO PÉREZ PÉREZ. ALEXANDRA JAQUELINE CANDO FREIRE. Demandados: SANDRA XIMENA BENALCÁZAR SÁNCHEZ. CÉSAR GIOVANNI MALDONADO FABARA.

III. DATOS RELEVANTES. A.

HECHOS. - El 20 de noviembre de 2007, SANDRA XIMENA BENALCÁZAR SÁNCHEZ solicita el registro del nombre comercial “DULCEZZA Más que una heladería” mixto), para identificar los productos comprendidos en la Clase 30 y las actividades relacionadas con ésta, es decir, la compra venta de “café, té, cacao, harinas, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, entre otros”. - El 11 de abril de 2008, MAURICIO FLORENCIO PÉREZ PÉREZ presenta oposición manifestando que es el legítimo propietario de la marca DULCEZA (mixta), título Nº 1435, de la Clase 39, vigente hasta el 2012.

Dicha oposición fue corrida a traslado mediante providencia de 05 de agosto del 2008. 20/03/2013 2.68 - El Director Nacional de Propiedad Industrial, emitió la Resolución Nº 97737, en la cual acepta la oposición realizada con el signo DULCEZA (mixto) y deniega el registro del nombre comercial “DULCEZZA Más que una heladería” (mixto) de la señora Sandra Ximena Benalcázar Sánchez, ya que su signo es totalmente confundible con la marca DULCEZA (mixta) en el aspecto de las denominaciones y por lo que amparan cada uno de ellos en el mercado (relacionados con los productos de la Clase 30).

En dicho expediente consta dicho acto administrativo que se encuentra firme y ha causado estado. - Sin embargo, los demandados no han dejado de usar el signo “DULCEZZA Más que una heladería” (mixto)” o “DULCHEZZA”, como usa en las facturas presentadas. - En tal sentido, los actores presentan demanda, ya que los demandados siguen comercializando con los signos infractores productos de la Clase 30 (helados) hasta la presente fecha.

B.

FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. Los demandantes, MAURICIO FLORENCIO PÉREZ PÉREZ Y ALEXANDRA JAQUELINE CANDO FREIRE señalan lo siguiente: - “Los signos infractores no poseen distintividad y son confundibles con nuestra marca y nombre comercial registrados anteriormente, hechos que hacen pensar, sin duda, en que lo único que han hecho los demandados es, además de confundir al público consumidor, causar competencia desleal a los signos de nuestra titularidad”. - “Hay que notar que existe una familia de signos ‘DULCEZA’, que es notoriamente conocida en el Ecuador, muy particularmente en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, de nuestra propiedad”. - “Tanto el registro de nuestra marca y nombre comercial como los signos infractores, tienen una vinculación competitiva ya que las dos amparan o identifican servicios y actividades relacionadas también con la Clase 30”.

GACETA OFICIAL - “Los signos infractores son confundibles con la marca registrada y el nombre comercial que son además notoriamente conocidos en el Ecuador, muy especialmente en la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, lo que en definitiva significa que ‘DULCEZZA’ o ‘DULCHEZZA’, no son distintivas en la forma extrínseca, lo que le torna en absolutamente ilegal por causar confusión al público consumidor y evidente competencia desleal en el mercado de Ecuador”. - “El signo ‘DULCEZA’ es notoriamente conocido.

Nuestra marca es miembro de la familia de signos ‘DULCEZA’ que son notoriamente conocidos en Ecuador de acuerdo a lo que dispone el artículo 224 y 228 de la Decisión 486 y las normas nacionales e internacionales aplicables. Los derechos sobre estos sig-nos han sido violados por el demandado y es esta la razón principal para presentar esta demanda ya que siguen comercializando con los signos infractores ‘DULCEZZA’ o ‘DULCHEZA’ productos de la Clase 30, por parte de los demandados hasta la presente fecha”.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. César Giovanni Maldonado Fabara y Sandra Ximena Benalcázar Sánchez contestan la demanda con los siguientes argumentos: - “El signo utilizado por la parte demandada es ‘DUCHEZZA MÁS QUE UNA HELADERÍA’ el mismo que protege productos y actividades comprendidos dentro de la Clase 30, mientras tanto conforme se desprende de los títulos de registro de las marcas registradas a favor de la parte actora y que fueron adjuntados a la presente demanda, pues de esa manera lo afirman, esto es la marca ‘LOGOTIPO DULCEZA’, se encuentran destinadas a proteger los servicios comprendidos dentro de la Clase 39". - “Podemos evidenciar que dichos signos se encuentran encasillados en Clases Internacionales totalmente distintas.

Podemos establecer una supuesta e infundada relación entre los productos y servicios que protegen ambas marcas, toda vez que resulta casi totalmente imposible que exista alguna relación entre la marca “DUCHEZZA MÁS QUE UNA HELADERÍA” para identificar a un 20/03/2013 3.68 lugar donde se puede comer un helado y la marca “LOGOTIPO DULCEZA” para identificar los servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, lo cual evidencia que los signos en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado, en virtud de que pertenecen a Clases Internacionales totalmente distintas”. - “Bien pueden coexistir marcas y nombres comerciales similares o inclusive idénticos y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando éstas protejan productos o servicios encasillados en Clases Internacionales distintas como sucede en el presente caso”. - Adicionalmente expresan que: “Para obtener el derecho sobre un nombre comercial, es necesario simplemente su uso continuo y constante por un determinado tiempo.

En el presente caso desde noviembre de 2008 hemos venido usando el nombre comercial de DUCHEZZA Más que una heladería”. - “En el presente caso la parte accionante de manera totalmente deliberada y atentando contra la doctrina marcaria, trata de confundir al juzgador y forzar una supuesta confusión inexistente de los signos en aparente conflicto, diseccionando su marca, tomando como único elemento de comparación el término DULCEZA, sin tener presente que el nombre comercial utilizado por nosotros es DUCHEZZA y además se encuentra conformado por palabras adicionales que le dan mayor distintividad, como son las palabras MÁS QUE UNA HELADERÍA, por lo que al realizar el cotejo marcario, se debe realizar sobre todos sus términos y sus logotipos, más no tomar en cuenta únicamente la palabra DULCEZA, peor aún si consideramos que como se lo manifestó anteriormente dicho término no es el utilizado por nosotros, sino que es el término DUCHEZZA, por lo que es evidente que la parte actora se encontraría diseccionando la marca, lo cual según las reglas establecidas en el derecho marcario se encuentra totalmente prohibido”. - “En este sentido podemos mencionar que al realizar una comparación global, se encontrarán marcadas diferencias, sin que deba realizarse la comparación única y exclusivamente sobre UN (1) solo término de las que GACETA OFICIAL lo componen, habiendo dejado de lado los términos adicionales que integran al signo que utilizamos, lo cual le da mayor distintividad y por ende inexistencia de confusión en el público consumidor”. - “Por consiguiente, al hacer una comparación global de las marcas enfrentadas, atendiendo a una simple y rápida visión de los signos en conjunto, no existen características semejantes ni análogas, ya que el consumidor común y general las diferenciará, puesto que el signo DUCHEZZA MÁS QUE UNA HELADERÍA (mixto), da a entender que su actividad comercial será la comercialización de helados al público en general, mientras que LOGOTIPO DULCEZA se encuentra destinada a ofrecer los servicios de transporte, almacenaje de mercancías, organización de viajes, siendo productos y servicios totalmente disímiles entre sí, con lo que no existe la posibilidad de confusión en el público consumidor, pudiéndose establecer claramente que los signos en conflicto, son gráfico visual y fonética auditiva diferentes, siendo notoriamente perceptible la distinción por el público consumidor entre las mismas, lo que lleva a la imposibilidad de que exista confusión alguna entre los mismos, lo cual evidencia arbitrariedad y mala fe por parte de la parte actora, al haber forzado la presente demanda contenciosa administrativa, fraccionando el signo registrado por la parte actora y, a su vez, se omiten en la comparación marcaria todos los elementos y términos que conforman a los signos en conflicto”. - “El demandante afirma que su marca o nombre comercial, es ‘notoriamente conocida’ al respecto, me permito mencionar que la notoriedad de una marca o nombre comercial debe ser declarada por la autoridad competente; es decir, por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que es la autoridad que rige todo el sistema marcario.

Es de nuestro conocimiento que el signo DULCEZA no ha sido declarado notorio por el IEPI, por lo que, es absurdo pretender tildar a una marca de notoria cuando no lo es”. - “Al momento de realizar la comparación marcaria entre estos signos, se deberá tomar en cuenta que la proveniencia del signo; ya que, es claro que el signo DULCEZA provie- 20/03/2013 4.68 ne de DULCE que es una palabra conocida en nuestro medio.

Sin embargo, el nombre DUCHEZZA proviene del término DUQUE en la lengua italiana; es decir, nuestro nombre comercial va dirigido a un público selecto y conocedor de nuestros productos, sin que exista el menor riesgo de confusión ideológico en el público consumidor, quienes podrán diferenciar los productos o servicios ofrecidos por los signos en conflicto, toda vez que mantienen acepciones totalmente disímiles entre sí”. - “Es notorio que no puede existir competencia desleal como asegura la parte demandante, entre los productos y servicios distintos que protegen los signos en conflicto, como son la venta y comercialización de helados que es mi actividad y el depósito, almacenaje de mercancías y transporte que, según el título que posee el demandante, es la actividad a la que se dedica”.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el juez solicita la interpretación de los artículos 134, 135, 136, 138, 152, 154, 155, 156, 190, 191, 192, 193, 224, 225, 226, 228, 229, 230, 231, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, resulta pertinente interpretar los siguientes artículos: 190, 191, 192, 193, 224, 225, 226, 228, 229, 230 y 231 de la Decisión 486.

Y, de oficio, se interpretarán los artículos 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) GACETA OFICIAL 20/03/2013 5.68 Artículo 190 (…) Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Artículo 224 Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225 Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

Artículo 191 Artículo 226 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptible de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

Artículo 192 El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

Artículo 193 Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191. b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

GACETA OFICIAL 20/03/2013 6.68 (…) Artículo 229 Artículo 228 No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

Artículo 230 d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores. Artículo 231 El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendrá acción para prohibir su uso a terceros y a ejercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que correspondan.

Asimismo el titular podrá impedir a cualquier tercero realizar con respecto al signo los actos indicados en el artículo 155, siendo aplicables las limitaciones previstas en los artículos 157 y 158. (…) GACETA OFICIAL Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. 20/03/2013 7.68 Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. (…) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: (…) c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

(…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, b) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que GACETA OFICIAL permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (…) Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

(…)”. A. El nombre comercial. La protección y su uso. Por un lado, SANDRA XIMENA BENALCÁZAR SÁNCHEZ solicitó el registro del nombre comercial “DULCEZZA Más que una heladería” (mixto), para identificar los productos comprendidos en la Clase 30 y las actividades relacionadas con ésta, es decir, la compra venta de “café, té, cacao, harinas, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, entre otros”.

Por otro lado, los demandantes, MAURICIO FLORENCIO PÉREZ PÉREZ Y ALEXANDRA JAQUELINE CANDO FREIRE señalaron que “Tanto el registro de nuestra marca y nombre comercial como los signos infractores, tienen una vinculación competitiva ya que las dos amparan o identifican servicios y actividades relacionadas también con la Clase 30”. Al respecto, dentro del Proceso 16-IP-2008 este Tribunal ha señalado lo siguiente: El nombre comercial, es aquel signo distintivo que hace posible diferenciar la actividad empresarial de un comerciante en el mercado.

Las siguientes características precisan el concepto de nombre comercial: • “El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. 20/03/2013 8.68 • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. • El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. • La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso”.

La protección del nombre comercial goza de las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. 2.

De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) GACETA OFICIAL de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

(Proceso 45-IP-98. Marca: “IMPRECOL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 581, de 12 de julio de 2000). Y en relación con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado que corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario (…) para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), [el nombre comercial] debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. (Proceso 03-IP-98. Marca: “BELLA MUJER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 338, de 11 de mayo de 1998)”. (Proceso 226-IP2005. Marca: “NAVEGALIA” (mixta), publi- 20/03/2013 9.68 cado en la Gaceta Oficial Nº 1330, de 21 de abril de 2006). 3.

Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si éste pudiera inducir al público consumidor a error. 4. Si la legislación nacional contempla un sistema de registro de nombres comerciales, se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo de Marcas de la Decisión 486.

A diferencia, de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros que determine la norma nacional. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Posicionar un nombre comercial en el mercado, es una actividad ardua y complicada. Por tal motivo, no es dable, desde ningún punto de vista, avalar el registro de un signo confundible con un nombre comercial, por el simple hecho de que el registrador no hubiera tenido conocimiento de la existencia de dicho signo distintivo. Además, se deben tener en cuenta los efectos negativos que se generarían de permitirse GACETA OFICIAL el registro de signos confundibles con nombres comerciales que ya actúan en el mercado; por un lado, se estaría dando vía libre al aprovechamiento injusto del posicionamiento de un nombre comercial en el mercado y, por el otro, se estaría generando una gran confusión en el comercio, lo que en última instancia perjudicaría gravemente al público consumidor, quien podría caer en error en cuanto a los productos o servicios que desea adquirir.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, en primer lugar, determinar quién posee un mejor derecho, si la demandante o el demandado, según la demostración del primer uso, así como, de un uso real, efectivo y constante en el mercado. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad.

B. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho marcario y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1177, de 22 de marzo de 2005,).

“El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los 20/03/2013 10.68 derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 52-IP-2007, marca: “TRANSPACK” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1534, de 24 de agosto de 2007). Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, Caso Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.

El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución interna Nº 0968, publicada en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio del mismo año).

Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o GACETA OFICIAL un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

En virtud a lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, esto implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho.

La prohibición prevista en el literal d) del Art. 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance.

Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor; por lo tanto, la expresión usar en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en 20/03/2013 11.68 cualquiera de los actos que configuran al comercio, sin embargo, es necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo.

C. Derecho del titular de una marca registrada, para entablar una acción por infracción a su derecho marcario. En el presente caso, los demandados no han dejado de usar el signo “DULCEZZA Más que una heladería” (mixto)” o “DULCHEZZA”, como usa en las facturas presentadas. En tal sentido, los actores presentan demanda, ya que los demandados siguen comercializando con los signos infractores productos de la Clase 30 (helados) hasta la presente fecha.

Con relación a la facultad que tiene el titular de una marca registrada para iniciar una acción que proteja su derecho marcario, el Tribunal expresó en la interpretación contenida en el expediente 14-IP-2007, Asunto: “COMPETENCIA DESLEAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1513, de 27 de junio de 2007, lo siguiente: “El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legiti- GACETA OFICIAL mado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. De conformidad con esta norma no es necesario que se realice la comercialización o uso de productos para que se tipifique la infracción, basta con el daño potencial que la norma califica como inminencia de una infracción. Por otra parte, en relación a la interpretación de la norma contenida en el Art. 241 inciso c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario indicar lo que el Tribunal ha dicho al respecto: “A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116IP-2004. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 17 de marzo de 2005). D. Facultad de la Autoridad Nacional para ordenar medidas cautelares y su alcance. Dentro del Proceso 96-IP-2004, el Tribunal, con relación a las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial y la facultad de la 20/03/2013 12.68 autoridad jurisdiccional interna, ha señalado que: “La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.).

La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el status quo y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito. Asimismo, dentro del mismo Proceso se señala que: “En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245).

En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246).

Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246). Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectivi- GACETA OFICIAL dad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora).

El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito. La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).

Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.

En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.

Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito”. (Expediente Nº 96-IP2004, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004).

Con relación a lo previsto en el Art. 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en cuenta lo mencionado precedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, la cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la nor- 20/03/2013 13.68 ma en análisis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla, limitando de esta forma el alcance de esta medida accesoria a los bienes que son materia del litigio, siendo lógica esta disposición puesto que el propio proceso cautelar presenta limitaciones por estar condicionado, por una parte, al proceso principal del cual es accesorio y por ser una medida instrumental que carece de pretensión propia y cuyos efectos serán netamente procesales.

La potestad sancionadora de las entidades administrativas: Al respecto, si bien la Decisión 486 sí regula el tema de las medidas cautelares, guarda silencio sobre la potestad sancionadora de las entidades administrativas, por lo que en este punto es de aplicación lo concerniente al artículo 276 de la Decisión 486 que señala lo siguiente: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

Dentro del principio del complemento indispensable, consagrado por la normativa comunitaria andina, los Países Miembros tienen atribuida la potestad de fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino, para ello se debe informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten; sin embargo cabe recalcar que ello no los autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente.

El Tribunal, al interpretar las normas que han establecido esta facultad para los Países Miembros, y precisamente en procura de evitar que por un mal uso de ella pudiera desvirtuarse el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, ha sido enfático en señalar de manera concreta el alcance de tales normas. Así, por ejemplo, entre muchas sentencias en que se ha ocupado de esta materia, ha señalado: “En los procesos 3-IP-94 (Gaceta Oficial 162, de 9 de septiembre de 1994), 6-IP-94 (Gaceta Oficial 170, de enero 23 de 1995) y 10-IP- GACETA OFICIAL 20/03/2013 14.68 94 (Gaceta Oficial 177, de abril 20 de 1995), el Tribunal se refirió al contenido del artículo 143 de la Decisión 344 sobre fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, en los siguientes términos: ñaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ( ).

( ) Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria. A las anotaciones anteriores ha de agregarse que el fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial por parte de los países miembros requiere de información a la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre estas medidas, lo cual indica a las claras que el fortalecimiento del régimen comunitario de propiedad industrial contemplado en el artículo 143 citado, no es posible desarrollarlo dando aplicación de manera arbitraria a disposiciones internas vigentes con anterioridad a la Decisión comunitaria.

Lo anterior lleva al convencimiento de que el procedimiento claro y conciso establecido en su momento por las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, no era ni es susceptible de desarrollo interno, pues la aplicación de la norma comunitaria, pura y simple bastaba pa-ra dar tratamiento uniforme a la renovación de las marcas, siendo vedado a los países establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria”. 1 En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por ‘fortalecer los derechos de propiedad industrial’ a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros.

Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de ‘hacer más fuerte o vigoroso’. De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se fundan -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

En un proceso de integración la potestad legislativa en las materias objeto de la transferencia recae sobre el legislador comunitario, por ello el legislador nacional queda inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido en sentencias relativas al tema que ahora ocupa su atención, los siguientes criterios que ahora reitera: “En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (Gaceta Oficial Nº 33, de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la 1 Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entra- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 11 de diciembre de 1996. Proceso Nº 02-IP-96. Marca: “MARTA”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 de 14 de abril de 1997. GACETA OFICIAL ley comunitaria. Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.

Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”. 2 “( ) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquéllas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”. 3 20/03/2013 15.68 requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad (…)” 4.

Es claro que no son aplicables las normas de derecho interno que sea contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina. Según los criterios jurisprudenciales referentes al principio de complemento indispensable, no es posible que se expidan normas nacionales sobre asuntos ya normados por el ordenamiento comunitario, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas y que no modifiquen o alteren su contenido y alcance.

La legislación interna puede versar sobre los asuntos no regulados en lo absoluto por el ordenamiento comunitario andino, por lo tanto, la legislación nacional no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre tales aspectos regulados por la legislación comunitaria, es decir que debe únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional.

E. Tutela de mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Criterios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios. Dentro del Proceso 96-IP-2004, este Tribunal ha señalado que: “A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se 4 2 3 Ibidem. Ibidem. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25 de mayo de 1988. Proceso Nº 02-IP88.

Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 33 de 26 de julio de 1988. GACETA OFICIAL en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.

Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia 20/03/2013 16.68 contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. F. Comparación entre signos mixtos. En el presente caso, SANDRA XIMENA BENALCÁZAR SÁNCHEZ solicitó el registro del nombre comercial “DULCEZZA Más que una heladería” (mixto) para identificar actividades relacionadas a la comercialización de productos comprendidos en la Clase 30.

Por su parte, MAURICIO FLORENCIO PÉREZ PÉREZ presenta oposición manifestando que es el legítimo propietario de la marca y del nombre comercial DULCEZA (mixto) de la Clase 39. Por ese motivo es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos defini-dos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas 5, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: 5 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2002. GACETA OFICIAL “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP98, Interpretación prejudicial publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 20/03/2013 17.68 • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos “DULCEZZA Más que una heladería” y “DULCEZA”. G. La familia de marcas. En el presente caso, los demandantes, MAURICIO FLORENCIO PÉREZ PÉREZ Y ALEXANDRA JAQUELINE CANDO FREIRE señalan que su marca es miembro de la familia de signos ‘DULCEZA’ que son notoriamente conocidos en Ecuador.

En esta materia, el Tribunal ha sostenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión” (Proceso, marca: 97-IP2002, marca: “ALPIN”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 912, del 25 de marzo de 2003).

GACETA OFICIAL 20/03/2013 18.68 H. La notoriedad de los signos distintivos. La prueba y su uso. miento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. En el presente caso, los demandantes señalan que “El signo ‘DULCEZA’ es notoriamente conocido. Nuestra marca es miembro de la familia de signos ‘DULCEZA’ que son notoriamente conocidos en Ecuador de acuerdo a lo que dispone el artículo 224 y 228 de la Decisión 486 y las normas nacionales e internacionales aplicables”.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. Dentro del Proceso 43-IP-2012, el Tribunal ha reiterado lo siguiente: • Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. • La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 2.

Protección. “(…) 1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de estableci- a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo.

El Tribunal ha establecido que la protección del signo notorio va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo al signo notorio rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notorio.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. GACETA OFICIAL Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 al signo notorio va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio, que aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúa siendo notorio en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confu- 20/03/2013 19.68 sión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: ƒ Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. ƒ Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. ƒ Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. GACETA OFICIAL 3.

Prueba. El reconocimiento de la notoriedad del signo, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si un signo es notoriamente conocido se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; 20/03/2013 20.68 j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

(…)” I. CONEXIÓN COMPETITIVA. En el presente caso, los demandados alegaron que “Podemos evidenciar que dichos signos se encuentran encasillados en Clases Internacionales totalmente distintas. Podemos establecer una supuesta e infundada relación entre los productos y servicios que protegen ambas marcas, toda vez que resulta casi totalmente imposible que exista alguna relación entre la marca “DUCHEZZA MÁS QUE UNA HELADERÍA” para identificar a un lugar donde se puede comer un helado y la marca “LOGOTIPO DULCEZA” para identificar los servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, lo cual evidencia que los signos en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado, en virtud de que pertenecen a Clases Internacionales totalmente distintas”.

Por ello, resulta pertinente abordar el siguiente tema. El Juez Consultante debe analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan ambos signos, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. Conforme ha señalado el Tribunal: “se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes”.

(Proceso 35-IP-2011, Marca: KILOL publicado en la Gaceta Oficial Nº 1985, de 28 de septiembre de 2011). En relación con lo anterior, el Tribunal ha establecido algunos criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de GACETA OFICIAL los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien lo alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puer- 20/03/2013 21.68 ta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003, Marca: “EBEL INTERNATIONAL, de 19 de noviembre de 2003, publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 de enero de 2004). En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre: i) El nombre comercial “DULCEZZA Más que una heladería” mixto) para distinguir las actividades relacionadas con la compra venta de “café, té, cacao, harinas, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, entre otros” de la Clase 30; y, ii) La marca y el nombre comercial “DULCEZA” para identificar los servicios de “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías” de la Clase

39. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso, por lo que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.

Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que GACETA OFICIAL el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados, por lo que debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá, en primer lugar, determinar quién posee un mejor derecho, si la demandante o el demandado, según la demostración del primer uso, así como, de un uso real, efectivo y constante en el mercado. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos o servicios identificados con el nombre comercial, entre otros que determine la norma nacional. 2.

En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo; esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado.

Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo. 3. El Art. 238 de la Decisión 486 recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impul- 20/03/2013 22.68 sar el proceso por iniciativa propia. De igual forma, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de la tutela que disponga el retiro de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla.

No es necesario que se realice la comercialización o uso de productos para que se tipifique la infracción, basta con el daño potencial que la norma califica como inminencia de una infracción. 4. La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.

Si bien la Decisión 486 sí regula el tema de las medidas cautelares, guarda silencio sobre la potestad sancionadora de las entidades administrativas, por lo que en este punto es de aplicación lo concerniente al artículo 276 de la Decisión 486 que señala lo siguiente: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. 5.

Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.

Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios GACETA OFICIAL y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde. Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. 6. Si el elemento determinante en un signo mixto es el denominativo y en el otro el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento determinante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá que hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos dicho elemento es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. 7. Si una pluralidad de marcas posee un rasgo distintivo común, éste pudiera indicar su pertenencia a una familia de marcas, lo que podría llevar a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común, supuesto en el cual el registro de uno de tales signos, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. 8.

El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: • Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. • Debe haber ganado dicha notoriedad, en cualquiera de los Países Miembros. • Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio. 20/03/2013 23.68 La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. 9.

El Juez Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre: i) El nombre comercial “DULCEZZA Más que una heladería” mixto) para distinguir las actividades relacionadas con la compra venta de “café, té, cacao, harinas, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, entre otros” de la Clase 30; y, ii) La marca y el nombre comercial “DULCEZA” para identificar los servicios de “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías” de la Clase 39.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 20/03/2013 24.68 José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 051-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2 y 9 de la Decisión 378; y, de oficio, del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal y del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Expediente Interno: Nº 2003-00204. Demandante: Paula Ximena Gallo Velásquez. Caso: “Valor en aduana de mercancías”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de noviembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Demandados: Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de la República de Colombia. VISTOS: La demandante Paula Ximena Gallo Velásquez presenta acción pública de nulidad, a fin de obtener la declaratoria de nulidad, previa suspensión provisional, de las siguientes normas colombianas: i) los artículos 1, 2 y 4 del Decreto Nº 1161, de 31 de mayo de 2002, “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto Nº 2685 de 1999”, expedido por la República de Colombia; ii) los artículos 1, 2 numerales 3, 4, 6 y 7, 3 y 4 de la Resolución Nº 5973, de 25 de junio de 2002, expedida por el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales; y, iii) contra el documento denominado “Cartilla de Precios Estimados” emitido por la DIAN.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de agosto de 2012.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación presentada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES. Demandante: Paula Ximena Gallo Velásquez. 1. Objeto: 2. Determinación de los hechos relevantes: - “El 28 de abril de 2000, Colombia obtuvo de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la aprobación para una reserva del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles GACETA OFICIAL Aduaneros y Comercio, para que de forma transitoria se impusieran “valores mínimos”.

El término expiró de manera definitiva el 30 de abril de 2003, en consecuencia, a partir del 1º de mayo de 2003 Colombia tenía que ceñirse a lo estipulado y no establecer precios oficiales”. - Los actos demandados, entre ellos el Decreto Nº 1161, fueron presentados ante la Comunidad Andina para ser cuestionados por violar disposiciones de obligatorio cumplimiento para los Países Miembros. - La Secretaría General de la Comunidad Andina a través de la Resolución Nº 710, de 21 de marzo de 2003, consideró que: el sistema de los “precios estimados” sí violaba las normas de orden supranacional y ordenó a Colombia suspender inmediatamente la aplicación del sistema a los productos originarios de los Países Miembros de la CAN. - El 9 de abril de 2003, la República de Colombia expidió la Resolución Nº 02905 mediante la cual se dispuso que los “precios estimados” no serán aplicables a las mercancías originarias de los Países Miembros de la CAN. - La República de Colombia ha sostenido que los precios de referencia cumplen una función orientadora, cuando en realidad han contribuido a mantener en vigencia los precios oficiales, prohibidos por la normatividad comunitaria. 3.

Fundamentos de la demanda: La demandante Paula Ximena Gallo Velásquez fundamenta su demanda en los siguientes argumentos: - “De su parte la CAN expidió la Decisión 326 por medio de la cual se incorporó a la normativa subregional el Acuerdo General sobre Aranceles del GATT y, más adelante, las Decisiones 378 y 379 de 1994, se precisó, para efectos de su aplicación, el alcance del Acuerdo General sobre Aranceles del GATT, en lo que respecta a los Países Miembros de la CAN.

(…) a partir del 1 de mayo de 2003, rigen plenamente, sin reserva, limitación o condicionamiento alguno, los acuerdos del GATT y las Decisiones adoptadas por la CAN, 20/03/2013 25.68 con lo cual, quedó desde esa misma fecha vedado a Colombia acudir a toda forma de valoración aduanera distinta a las contempladas en el Acuerdo GATT y en la Decisión 378.

Ante esa posibilidad, el Gobierno Nacional aceptó formalmente desmontar los “precios oficiales”. Y, en un subterfugio legal a los acuerdos supranacionales que hemos ratificado en debida forma, se inventó el sistema de los “precios de referencia” y los “precios indicativos”, que en la práctica, por efecto de la forma en que han sido concebidos y desarrollados, no son más que modalidades encubiertas de los “precios oficiales” (…)”. - El Acuerdo GATT y la valoración aduanera al interior de la CAN no permite el recurso a los precios de referencia ni a los precios estimados bajo la concepción de los actos demandados. - Que “se violó el artículo 2º de la Decisión 378 por medio del cual se precisa el alcance del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, por cuanto Colombia a través de los actos demandados ha ido en contravía de las disposiciones comunitarias, al mantener unos precios de referencia que no cumplen con su objetivo, sino que realmente son aplicados como precios oficiales”. - El artículo 2 de la Decisión 378 dispone que los Países Miembros “podrán valorar las mercancías sobre la base de precios o valores mínimos o de referencia de manera limitada y transitoria”.

Esa autorización temporal venció para Colombia el 30 de abril de 2003 de manera definitiva. - “No se trata en modo alguno de negar al Estado la posibilidad que tiene de cuestionar en ciertas ocasiones el valor declarado en aduanas por un importador. Es evidente que esa posibilidad hace parte de los derechos de todo Estado y, por ello la Decisión 378 dispone en su artículo 9, que cuando la aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados, podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria, así como documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada por las mercancías importadas”.

GACETA OFICIAL - “Todo el sistema de valoración aduanera GATT y, por ende, el del Pacto Andino, se encuentra estructurado en torno al concepto del “valor de transacción”, entendiéndose por tal el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías. En ese sistema de valoración aduanera, la autoridad puede ir utilizando sucesivamente, distintos métodos de valoración, en forma tal que sistemas como el de precios estimados o de precios de referencia sólo pueden invocarse en el denominado “método del último recurso”, al que únicamente podrá acudirse cuando todos los otros métodos (en total 6), no han podido ser empleados”. - Señala que “la fijación de precios de referencia, por parte de la autoridad aduanera debe estar sujeta a las normas del Acuerdo de Valoración de la OMC”. - Menciona que “dentro de los mecanismos utilizados por las autoridades aduaneras para establecer valores mínimos aplicados a la liquidación de tributos aduaneros están, por un lado, los precios oficiales que consisten en fijar el precio que debe utilizarse obligatoriamente como base gravable para todos los efectos aduaneros, incluidos el pago de tributos; y, por otra parte, los precios de referencia que pueden ser tomados como base de valoración en un control posterior, al utilizarse una vez agotados los métodos del 1 al 5 del GATT”. - Resalta que teniendo en cuenta lo anterior, la autoridad aduanera aclaró en el artículo 171 de la Resolución Nº 4240 del 2000, “el carácter meramente indicativo de los precios en referencia, a los cuales puede acudirse en discusión posterior con el importador y no en el momento del levante aduanero, como método de último recurso”. - Resalta que “el Decreto Nº 00160 sí hace tal diferenciación y separa los precios oficiales de los precios de referencia”. 4.

Fundamentos de la contestación a la demanda: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la República de Colombia, contesta la demanda señalando que: 20/03/2013 26.68 - La DIAN “cuenta con diferentes métodos distintos al utilizado en el pasado referente a los precios oficiales, para efectos de verificar que los valores declarados al momento de importar una mercancía, sean los verdaderos y estén conformes con las normas internacionales de valoración en aduana, es decir, que la administración aduanera sigue detentando el derecho de exigir al importador de mercancías claridad con respecto al valor declarado como base gravable, para que éste se encuentre acorde con la normatividad que rige la materia tanto interna, regional como multilateral, como bien lo expresa la Decisión 378 y el artículo 17 del Acuerdo GATT al consagrar: Ninguna de las disposiciones del presente Acuerdo podrá interpretarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las administraciones de aduanas de comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración presentados a efectos de valoración en aduana”. - “Por esta razón, la administración aduanera establece una lista de precios estimados para cada producto y referencia, que consiste en aplicar unos parámetros de mínimos y máximos para diferentes grupos de mercancías, que mantienen características similares pero que debido a su composición y a otros aspectos de naturaleza comercial y física detentan pequeñas diferencias en los precios.

Es claro entonces, que estos precios estimados tienen la misma naturaleza que los precios de referencia los cuales se encuentran acordes con las normas multilaterales”. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de la República de Colombia, contesta la demanda señalando que: - Colombia no ha desconocido la Decisión 378 por medio de la cual se precisa el alcance del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. - Anota que “el Acuerdo de Valoración Aduanera, permite a las administraciones aduaneras de los países partes, actuar con total autonomía para que en su normatividad interna se regulen los procedimientos nacionales para realizar las comprobaciones de los valores declarados, con ayuda de los importadores quienes tienen la obligación de colaborar en el proceso”.

GACETA OFICIAL 20/03/2013 27.68 - Agrega que “al presentarse momentos de duda según la Decisión 6.1 del Comité de Valoración en Aduana de la OMC, tal duda debe motivarse y, por tal motivo, se puede acudir a parámetros de comparación objetivos, de esta forma se justifica la existencia de precios de referencia, dentro de los cuales se fijan de franja o de rango de productos.

Si estudiadas las pruebas aportadas, se mantiene el nivel de duda, la Administración puede decidir que el valor de aduana no se determine de acuerdo al valor de transacción, sino a los métodos contenidos en los artículos 2º al 7º del Acuerdo de Valoración Aduanera”. nal limitará la interpretación a los artículos 1, 2 y 9 de la Decisión 378. - Manifiesta que “a través de la expedición del Decreto Nº 1161 de 2002, se dio origen al concepto de precio estimativo como una forma de precio de referencia, con el objeto de controlar los valores declarados de las mercancías importadas, y corregir la práctica de algunos importadores de declarar precios a niveles muy bajos, provocando menoscabo en el justo recaudo, el libre mercado y la competencia justa y leal”.

Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. - Agrega que “para brindar mayor fuerza jurídica al Decreto mencionado anteriormente, se expidió la cartilla instructiva”. (…) - Por último, sostiene que “el Gobierno ha seguido en todo momento las normas comunitarias y tal como lo dispone el artículo VII del Acuerdo de Valoración Aduanera y la Decisión 378, aplica como último recurso y, según criterios razonables, la herramienta de los “precios estimativos” con base en parámetros reales, para obtener una valoración mucho más eficiente, justa y equitativa”.

(…) II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. (…) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. DECISIÓN 378 III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación de la Decisión 378 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Tribu- De oficio, se interpretará el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal y el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA (…) Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. ACUERDO DE CARTAGENA Artículo 72 “El Programa de Liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro”.

“(…) Artículo 1.- Para los efectos de la valoración aduanera, los Países Miembros se regirán por la presente Decisión, y por lo dispuesto en el texto del “Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994” (Acuerdo del Valor del GATT de 1994), que figura como Anexo a la presente Decisión. GACETA OFICIAL 20/03/2013 28.68 Artículo 2.- Los Países Miembros, conforme lo permite el numeral 2 del Anexo III del Acuerdo del Valor del GATT de 1994, podrán valorar las mercancías sobre la base de precios o valores mínimos o de referencia de manera limitada y transitoria.

A efectos de aplicar el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, un País Miembro podrá asistir a otro país en los términos que mutuamente convengan. Cuando se trate de productos para los cuales los Países Miembros hayan adoptado mecanismos armonizados de franjas de precios, los precios o valores mínimos o de referencia estarán fijados en función de cotizaciones internacionales observadas en mercados relevantes y serán utilizados como base para la aplicación de los correspondientes derechos ad-valórem o específicos adicionales.

1. PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO ANDINO EN RELACIÓN CON LAS NORMAS DE CARÁCTER INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS. (…) Artículo 9.- Cuando haya sido presentada una declaración y la Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria así como documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994.

Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la Aduana tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará con arreglo a las disposiciones del artículo 1 del mismo.

Antes de adoptar una decisión definitiva, la Aduana comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Aduana la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.

(…)”. En el presente caso, la demandante Paula Ximena Gallo Velásquez argumentó que: “De su parte la CAN expidió la Decisión 326 por medio de la cual se incorporó a la normativa subregional el Acuerdo General sobre Aranceles del GATT y, más adelante, las Decisiones 378 y 379 de 1994, se precisó, para efectos de su aplicación, el alcance del Acuerdo General sobre Aranceles del GATT, en lo que respecta a los Países Miembros de la CAN.

(…) a partir del 1 de mayo de 2003, rigen plenamente, sin reserva, limitación o condicionamiento alguno, los acuerdos del GATT y las Decisiones adoptadas por la CAN, con lo cual, quedó desde esa misma fecha vedado a Colombia acudir a toda forma de valoración aduanera distinta a las contempladas en el Acuerdo GATT y en la Decisión 378. Ante esa posibilidad, el Gobierno Nacional aceptó formalmente desmontar los “precios oficiales”.

Y, en un subterfugio legal a los acuerdos supranacionales que hemos ratificado en debida forma, se inventó el sistema de los “precios de referencia” y los “precios indicativos”, que en la práctica, por efecto de la forma en que han sido concebidos y desarrollados, no son más que modalidades encubiertas de los “precios oficiales” (…)”. Al respecto, este Tribunal ha señalado en el Proceso 190-IP-2007, lo siguiente: “(…) El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Supremacía del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.

GACETA OFICIAL Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario.

En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. (…) Un punto fundamental al analizar el tema de la Supremacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que lo desarrolla y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin considerar ningún otro ordenamiento jurídico.

El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente: “En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países.

En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 20/03/2013 29.68 01-AI-2001.

Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002). (…)”. Asimismo, los Países Miembros tienen dos obligaciones en relación con el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino: una de hacer y otra de no hacer, tal como lo señala el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. Principio de Complemento Indispensable. Respecto de si las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En este sentido, ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y se rige por el principio de complemento indispensable en el sentido que: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 010-IP-94. Interpretación Prejudicial del 17 de marzo de 1995). En tal sentido, la legislación interna si bien puede versar sobre asuntos no regulados por el ordenamiento comunitario andino, no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos regulados por ella. En otras palabras puede únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional.

La Decisión 378 de la Comisión de la Comunidad Andina al ser una norma de carácter supranacional, en virtud del principio de aplicación inmediata, entra en vigor de manera inmediata y automática sin que para ello se requiera proceso de incorporación al orden interno y sin que se requiera ningún tipo de reglamentación para el efecto. GACETA OFICIAL 20/03/2013 30.68

2. EL PROGRAMA DE LIBERALIZACIÓN DE MERCADOS EN LA COMUNIDAD ANDINA. EL COMERCIO INTRACOMUNITARIO. forma podrá pensarse en lograr que mediante la cooperación comunitaria alrededor de la liberación del comercio se tienda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los Países Miembros. Podría decirse que en este sentido el Tratado de Integración Subregional Andino propugna por la solidaridad económica como fuente de las obligaciones jurídicas internacionales de los países que la conforman”. 1 Al respecto, este Tribunal ha señalado en el Proceso 190-IP-2007, lo siguiente: “(…) El Programa de Liberalización es uno de los instrumentos o mecanismos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Cartagena tal como lo manifiesta la propia norma constitutiva en su artículo 3, literal d) para: 1.

Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad. 2. Acelerar el crecimiento de los Países Miembros y disminuir su nivel de desempleo. 3. Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional con la finalidad de consagrar un mercado común latinoamericano. 4. Fortalecer la posición de los Países Miembros en el concierto económico internacional. 5.

Generar lazos de solidaridad subregional y reducir las asimetrías existentes entre los Países Miembros. 6. Mejorar como fin último la calidad de vida de los habitantes de la subregión. El Tribunal se ha referido a lo anterior en la sentencia del 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial 1206, de 13 de junio de 2005 proferida dentro del proceso 118-AI-2003 afirmando que: “El Programa de Liberación, es considerado como uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo.

En efecto, el objetivo final del proceso de integración subregional, orientado a la formación de un mercado común latinoamericano, a que se refiere el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, presupone la adopción de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial. Solamente de esta El Programa de Liberalización tiene las siguientes características: a. Se sustenta en el principio básico y fundamental de la libre circulación de mercancías.

Dicho principio está consagrado en el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, donde se establece que: “el programa de liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro”. El artículo 77 desarrolla dicho principio, imponiendo a los Países Miembros la obligación de no aplicar gravámenes y restricciones mencionadas en relación con las importaciones de bienes originarios de la Subregión, entendiéndose por gravámenes los derechos aduaneros y cualesquiera otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones; y, por ‘restricciones de todo orden’ cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral.

El Tribunal al interpretar este último artículo ha manifestado que: “Estas restricciones de todo orden que pueden constituir cualesquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, deben fundamentalmente ir contra la filosofía 1 En relación con lo anterior se pueden consultar las siguientes sentencias proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Proceso 5-IP-90, publicado en la Gaceta Oficial N° 162, de 9 de septiembre de 1994;

Proceso 3-AI-98. Sentencia del 11 de febrero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial N° 423, de 31 de marzo de 1999. Proceso 117-AI-2004. Sentencia de 19 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial N° 1347, de 25 de mayo de 2006. GACETA OFICIAL del Programa de Liberación, en el entendido de que restringir ( ) es la limitación o modificación que se hace de algo, disminuyéndolo.

(…) En todo caso, queda claro que restringir significa disminuir una capacidad existente de hacer algo y ‘Restricciones de todo orden’, supone una globalización general, de cualquier actitud que disminuye facultades o derechos existentes anteriormente, de cualquier forma o manera, que signifiquen una situación menos favorable a la existente antes de dictarse la nueva restricción. Esto nos lleva a la conclusión de que una medida de cualesquier orden que disminuya, limitando y modificando una situación actual en detrimento del comercio interandino, salvo los casos de excepción previstos, constituye una restricción al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena ( ) concepto que fuera ratificado dentro del Proceso 3-Al-96 ya citado: ‘Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional.

Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones”. 2 Ya en el ámbito de control de la actividad de los Países Miembros, el artículo 74 de Acuerdo de Cartagena pone en cabeza de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de oficio o a petición de parte, la función de determinar en qué casos una medida adoptada unilateralmente por un País Miembro constituye gravamen o restricción. a. Es automático.

(artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). Esto quiere decir que entra a regir inmediatamente, sin que dependa de la voluntad de los Países Miembros. Lo anterior también implica que los Países Miembros no pueden sustraerse de cumplir con el programa de liberación argumentando justificacio- 2 Proceso 5-IP-90. Interpretación Prejudicial de 22 de julio de 1994, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 162, de 9 de septiembre de 1994. 20/03/2013 31.68 nes y excepciones no contempladas en las propias normas comunitarias. b. Es irrevocable.

(artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). Una vez en marcha el Programa de Liberación, los Países Miembros entienden que es un proceso hacia el futuro y que no puede ser alterado por circunstancias particulares y unilaterales. Lo anterior se sustenta en el principio de la buena fe y de la cooperación leal que debe existir en la actuación de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

En este sentido, el Tribunal ha sostenido que: “la Comunidad Andina se crea por la decisión de “(…) alcanzar tales fines mediante la conformación de un sistema de integración y cooperación que propenda al desarrollo económico, equilibrado, armónico y compartido de los países”. Resulta por eso, esencial para la buena marcha de la cooperación subregional que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región. (…)”.

(Proceso 117-AI-2004. Sentencia de 19 de abril de 2006, publicada en la Gaceta Oficial N° 1347, de 23 de mayo de 2005). c. Es universal. (artículo 76 del Acuerdo de Cartagena). El programa de liberación cubre la totalidad de los productos sin distinción alguna, salvo las excepciones que consagre la propia normativa comunitaria, tal como podría ser el tratamiento especial de los Países Miembros con menos desarrollo relativo.

El artículo 76 establece la naturaleza automática e irrevocable del Programa de Liberación, salvo el caso de las excepciones previstas en el mismo Acuerdo y finalmente el artículo 84 dispone de manera preceptiva que “( ) los Países Miembros se abstendrán de modificar los niveles de gravámenes o de introducir nuevas restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de la Subregión, de modo que signifique una situación menos favo- GACETA OFICIAL 20/03/2013 32.68 rable que la existente a la entrada en vigor del Acuerdo”.

(Sentencia 3-AI-98, de 11 de febrero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 423, de 31 de marzo de 1999). mos principales a utilizarse para alcanzar los objetivos propios del proceso integracionista y en especial para obtener la formación gradual de un mercado común. En consecuencia, cualquier obstáculo o impedimento a la libre importación de mercancías que vaya contra los objetivos y postulados consagrados en el Acuerdo de Cartagena constituye una traba al libre comercio, mucho más si la misma tiene carácter discriminatorio con respecto a los bienes importados de la subregión frente a los de producción nacional.

De donde resulta que en lo referente al principio de Trato Nacional éste se configura como un derecho esencial, inmanente y consubstanciado con la naturaleza y los objetivos de la propia integración”. (Proceso 134-AI-2003. Sentencia de 22 de septiembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial N° 1133, de 27 de agosto de 2004). 3 El programa de liberación, tal como está concebido, es la base del comercio intracomunitario, el mismo que se complementa con el principio de la no discriminación en sus dos vertientes: el principio de trato nacional y el de la nación más favorecida.

Sobre los cuales el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Al respecto cabe afirmar que, en términos generales, el referido principio enseña que los bienes originarios y provenientes de los Países Miembros, una vez internados al mercado nacional de otro País Miembro, no deben ser tratados de una manera diferente a los bienes de origen nacional.

Este principio se encuentra consagrado en la mayoría de acuerdos de libre comercio clásicos y, prácticamente en todos los modernos: Así, lo encontramos contemplado en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), en el Tratado de Montevideo de 1980, mediante el cual se constituyó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y en el Acuerdo de Marrakech de 1994, a través del cual se constituyó la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre otros.

Encontrándose la norma de Trato Nacional contenida en el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena, formando parte del Capítulo VI, referente al Programa de Liberación, es conveniente tomar en consideración que éste tiene por objeto “eliminar los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios de cualquier País Miembro” (artículo 72 del Acuerdo de Cartagena).

Tal norma guarda concordancia con el artículo 75 del mismo Acuerdo, que dispone que “los productos originarios de un País Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos nacionales similares”, en materias relacionadas con “impuestos, tasas y otros gravámenes internos”.

Aprecia, pues, el Tribunal que dentro del contexto del referido Capítulo VI, constituye uno de los mecanis- Sobre el principio de no discriminación ha establecido: “El tratamiento de la Nación Más Favorecida consiste, de manera elemental, en que cualquier concesión arancelaria dada por un país a otro, debe ser automáticamente aplicada a todos los demás que puedan invocarlo por razón de tenerlo vigente en sus relaciones comerciales bilaterales o multilaterales con el país otorgante de las ventajas.

Con similares características, objetivos y consecuencias, el artículo 155 del Acuerdo de Cartagena consagra de un modo general y lo inserta de esta manera en el Ordenamiento Jurídico Andino, la cláusula igualmente llamada de la “Nación Más Favorecida” en beneficio de todos los Países Miembros. Establece la norma comunitaria que “cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se aplique por un País Miembro en 3 Este principio ha sido tratado por el Tribunal en las siguientes providencias: Proceso 3-AI-97.

Sentencia del 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial N° 422, de 30 de marzo de 1999; Proceso 52-AI-2002. Sentencia de 27 de agosto de 2003, publicada en la Gaceta Oficial N° 990, de 1 de octubre de 2003; Proceso 3-AI-97. Sentencia de 7 de diciembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial N° 422, de 30 de marzo de 1999; Proceso 132-AI-2003.

Sentencia de 13 de enero de 2005, publicado en la Gaceta Oficial N° 1171, de 3 de marzo de 2005. GACETA OFICIAL 20/03/2013 33.68 relación con un producto originario de o destinado a cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmente extendido al producto similar originario de o destinado al territorio de los demás Países Miembros.

El hecho de que un país de la Comunidad no extienda a las importaciones de bienes originarios de los otros Países Miembros, el tratamiento que con características más favorables aplique a terceros países, constituye, en principio, un rompimiento del compromiso de trato igualitario y equitativo establecido en el Artículo 155 del Acuerdo de Cartagena.

En todo caso, deberá siempre analizarse si la no extensión de las ventajas aludidas se encuentra jurídicamente justificada por corresponder o encontrarse cubierta por alguna de las excepciones previstas para la no extensividad del beneficio. (…) La cláusula de la nación más favorecida es pues un mecanismo incorporado al Acuerdo de Cartagena desde la fecha misma de su suscripción, cuyo efecto es el de establecer un trato igualitario, automáticamente ajustable para hacerse equivalente a cualquier ventaja o privilegio que un País Miembro reconozca o conceda a un tercero, para restablecer, de esa manera, la igualdad de trato respecto de los Socios Comunitarios.

Las características fundamentales de esta figura convertida en ley para los Países Andinos, son aquellas de ser inmediatamente aplicada cuando se constituye la ventaja a favor de un tercero, también en beneficio de los demás Países Miembros; que esa extensión dispuesta como consagración del principio de equidad, debe ser incondicional y, consecuentemente, no sujeta a compensaciones de clase alguna, menos aún sometida a exigencias en materia de reciprocidad.

A partir del análisis de los orígenes andinos relativos al establecimiento de la cláusula de la Nación más Favorecida y, de las características jurídicas y técnicas de la misma, fijadas por la doctrina y recogidas también en jurisprudencia de este Tribunal, puede concluirse que se trata de un mecanismo incorporado al Ordenamiento Jurídico Comunitario, que no determina otras excepciones que las taxativamente establecidas en el propio artículo 155 del Acuerdo de Cartagena y que, en consecuencia, tiene el carácter de disposición de respeto obligatorio y automático para todos los Países Miembros, no siendo por lo tanto oponibles a ese compromiso, argumentos o justificaciones que no se enmarquen, fehacientemente, en los dispositivos que la constituyen y consagran (…)”.

(Proceso 32-AI-2001. Sentencia de 22 de noviembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial N° 760, de 8 de febrero de 2002). 4 (…)”. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar en el proceso interno si, de conformidad con la situación de hecho descrita en el presente caso, es aplicable la normativa sobre el Programa de Liberalización, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

3. LA APLICACIÓN DE LA DECISIÓN 378. Las Decisiones de la Comisión, según el artículo 3º que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, son directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a menos que las mismas señalen una fecha posterior. Dado que la Decisión 378 de 19 de junio de 1995 no ha señalado una fecha posterior para su entrada en vigor, su aplicación por parte de la República de Colombia era una obligación que debía cumplirse a partir del día de su entrada en vigor.

El Acuerdo del Valor del GATT de 1994, adoptado por la Comunidad Andina mediante la citada Decisión, por su lado, pone de manifiesto en su preámbulo similar intención, al señalar que los Países Miembros de la Organización Mundial de Comercio, de la cual forman parte individualmente todos los Países Andinos, “reconociendo la importancia de lo dispuesto en el Artículo VII del GATT de 1994, y deseando elabo- 4 Sobre este principio se puede consultar igualmente la siguiente providencia: Proceso 53-AI-2000.

Sentencia de 14 de marzo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 673, de 29 de mayo de 2001. GACETA OFICIAL rar normas para su aplicación con objeto de conseguir a este respecto una mayor uniformidad y certidumbre”. La Decisión 378 en su artículo 1º adopta el Acuerdo del Valor del GATT, cuyo artículo 1º establece la base para la determinación del valor en la aduana, prescribiendo que éste “será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de importación”.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si las normas colombianas objeto de la acción pública de nulidad cumplen con el “criterio objetivo” (valor de la transacción) regulado en la Decisión 378.

4. LA VALORACIÓN ADUANERA. PAPEL DE LA DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR (DAV). SUS ELEMENTOS. La Declaración Andina del Valor es un mecanismo utilizado de manera uniforme por todos los Países Miembros de la subregión, cuya finalidad básica es dotar a la administración aduanera de todos los elementos de juicio para determinar claramente el valor en aduana de las mercancías importadas.

Es un documento, que soporta y complementa la declaración de importación; debe contener todos los aspectos determinantes del valor declarado en aduana y que se encuentren relacionados con la transacción comercial de las mercancías importadas. Salvo ciertas excepciones, es exigido al importador por la administración aduanera de cada País Miembro, y para ello le solicita el formulario diligenciado de conformidad con las instrucciones que figuran en el Anexo de la Decisión 379.

Éste debe ser presentado conjuntamente con la declaración de importación. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La Decisión 379 establece que para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, las administraciones aduaneras de los Países Miembros exigirán al importador la “Declaración Andina del Valor – (DAV)”, la cual deberá presentarse conjuntamente con la Declaración de Importación. La implementación de este mecanismo - Declaración Andina del Valor- utilizado de ma- 20/03/2013 34.68 nera uniforme en los Países Miembros, permite a las autoridades aduaneras conocer los elementos relacionados con la transacción comercial de las mercancías importadas, determinantes del Valor en Aduana de las mismas.

Igualmente, facilita la aplicación de las normas comunes basadas en el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, que es uno de los Acuerdos Multilaterales anexo al Tratado por el que se establece la Organización Mundial de Comercio. Así mismo, la mencionada Decisión señala dentro de su considerando que la Declaración Andina de Valor es un documento complementario de la Declaración de Importación. El Diccionario de la Lengua Española define Complementario como aquello: “Que sirve para completar o perfeccionar alguna cosa” En este sentido si la Declaración Andina de Valor es el documento complementario de la Declaración de Importación, este último resulta ser obviamente el principal; pero, estima el Tribunal Andino, que ambas constituyen un todo indivisible.” (Interpretación Prejudicial de 12 de octubre de 2001, expedida en el proceso 39-IP-2001).

De conformidad con el artículo 2 de la Decisión 379, el importador es el responsable directo de los datos consignados y de los documentos que se adjuntan a la DAV, quedando en cabeza de los Países Miembros las sanciones por la falta de veracidad, exactitud e integridad de los mismos. Es importante tener en cuenta, que aún en el caso que la DAV sea suscrita por un intermediario, el importador seguirá siendo el responsable de los datos consignados y de los documentos anexos.

Sobre esto el Tribunal ha establecido lo siguiente: “Cabe precisar que el importador, persona que introduce “al territorio nacional, previo cumplimiento de requisitos y formalidades legales, mercancías procedentes de otros países” (Chahín Lizcano, Guillermo p.284, Comercio Exterior. Ediciones Librería Profesional. Bogotá, 1998, segunda edición) no se libera de responsabilidad por el hecho de que el formulario haya sido firmado por un intermediario.

Por el contrario, aun cuando no aparezca su firma, figura como responsable GACETA OFICIAL directo de la veracidad, exactitud e integridad de los datos de la declaración, como bien lo señala el artículo 2 de la Decisión 379, pudiendo ser comprobada a posteriori por las administraciones aduaneras de los Países Miembros, y en tal sentido, el importador se encuentra “obligado a suministrar la información y documentos que a tal efecto le sean requeridos en la forma y condiciones establecidas por dichas administraciones”, todo, según lo dispuesto por el artículo 3 de la misma Decisión. Igualmente, y respecto de la responsabilidad del intermediario que haya suscrito la Declaración, habría que distinguir dos tipos de relaciones: frente a la Administración y fren-te al importador.

Ante aquella, responde solidariamente junto con el importador, de la veracidad y exactitud de los datos consignados en dicha Declaración “según los términos señalados en las legislaciones nacionales de los Países Miembros”; mientras que, en cuanto al importador, todo dependerá de lo estipulado en el respectivo contrato de mandato.” (Interpretación Prejudicial de 12 de octubre de 2001, expedida en el proceso 39-IP-2001).

Para el diligenciamiento de la DAV, se consignarán todos los elementos que permitan hacer una correcta valoración aduanera. Estos elementos exigidos en la DAV, tienen su soporte en la remisión que la propia norma comunitaria hace a la multilateral. El artículo 1 de la Decisión 378, hace una remisión expresa al Acuerdo del Valor del GATT de 1994, previendo que para la valoración aduanera se aplicará la mencionada norma multilateral.

El artículo 5 de la Decisión 378, establece que todos los elementos determinados en el numeral 2 del artículo 8 del Acuerdo de Valor del GATT de 1994, formarán parte del valor en aduana, salvo ciertas excepciones. Asimismo, la Decisión 379 fue expedida para lograr una correcta aplicación del Acuerdo de Valor del GATT de 1994, lo que se encuentra claramente establecido en la parte considerativa de la mencionada Decisión: “Que la Decisión 378 establece que para los efectos de la valoración aduanera, los Países Miembros se regirán por dicha Decisión y por lo dispuesto en el texto del “Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del 20/03/2013 35.68 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994” (Acuerdo del Valor del GATT de 1994);

Que para una correcta aplicación del Acuerdo del Valor del GATT de 1994, es necesario contar con un documento que permita conocer los elementos relativos a la transacción comercial de las mercancías importadas, que puedan tener influencia sobre el valor aduanero correspondiente; Que a tal efecto el Consejo de Asuntos Aduaneros y el Comité de Valoración en Aduanas, recomendaron la adopción del formulario denominado “Declaración Andina del Valor”, como documento complementario de la Declaración de Importación”.

En consecuencia, el formulario para la DAV y sus instrucciones dan cuenta de dichos elementos, generando así una armonización con la normativa multilateral sobre la materia. Es importante tener en cuenta que al aplicar la normativa multilateral también se deben tomar sus respectivas notas interpretativas.

5. LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN EN ADUANA. SU ORDEN DE APLICACIÓN. Dentro del Proceso 44-IP-2009, este Tribunal recogió los lineamientos y los métodos de valoración de la OMC, señalando lo siguiente: Este Tribunal considera pertinente señalar los principios generales de la valoración aduanera, en plena vigencia y que fueron tomados en cuenta en las normas y procedimientos desarrollados en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC: - El aforo aduanero debe basarse en el valor real de las mercancías. - No deben utilizarse valores de mercancías nacionales.

No debe computarse ningún impuesto interior aplicable en el país de origen o de exportación exonerado o reembolsado. - No pueden utilizarse valores arbitrarios o ficticios. - Se deben tener en cuenta operaciones comerciales normales de libre competencia. GACETA OFICIAL - Para las conversiones monetarias se utilizará el valor corriente de la moneda en las transacciones comerciales. - Los criterios y métodos para determinar el valor deberán ser constantes y dárseles suficiente publicidad. - Los comerciantes deben estar en condiciones de calcular el valor en aduana. 20/03/2013 36.68 determinado de conformidad con los métodos establecidos en los artículos 1 a 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC 6 y sus respectivas Notas Interpretativas 7.

Los métodos para determinar el valor en aduana o base imponible para la percepción de los derechos e impuestos a la importación, son los siguientes: 1. Primer Método: Valor de Transacción de las mercancías importadas (método principal). - Se excluye toda transacción en la que el comprador y el vendedor no sean independientes uno del otro y en la que el precio no constituya la única consideración. 2.

Segundo Método: Valor de Transacción de mercancías idénticas. - La determinación del aforo aduanero o valor en aduana debe ser uniforme. Asimismo, “el proceso de estimación del valor de un producto en aduana plantea problemas a los importadores que pueden ser tan graves como el derecho real aplicado. El Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías: un sistema que se ajusta a las realidades comerciales y que proscribe la utilización de valores arbitrarios o ficticios.

En la Ronda Uruguay se adoptó una decisión ministerial sobre este tema que otorga a las administraciones de aduanas la facultad de solicitar información adicional en los casos en que tengan motivos para dudar de la exactitud del valor declarado de las mercancías importadas. Si, pese a la información adicional que se haya podido facilitar, la administración de aduanas sigue albergando dudas razonables, podrá estimarse que no se puede determinar el valor en aduana de las mercancías importadas sobre la base del valor declarado” 5.

Así, la valoración en aduana es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas. Si se aplica un derecho ad valorem, el valor en aduana es esencial para determinar el derecho pagadero por el producto importado. Respecto a los métodos de valoración, el valor en aduana de las mercancías importadas será 5 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/ agrm9_s.htm#rules 3.

Tercer Método: Valor de Transacción de mercancías similares. 4. Cuarto Método: Método del Valor Deductivo. 5. Quinto Método: Método del Valor Reconstruido. 6. Sexto Método: Método del “Último Recurso”. Al respecto, debe verificarse que los métodos se encuentran dispuestos en forma subsidiaria. La utilización de un procedimiento ajeno a esta técnica, se constituye en una actuación arbitraria sin fundamento legal.

La técnica ha sido establecida para evitar la aplicación de sistemas arbitrarios de valoración que signifiquen retrasos y obstáculos al libre comercio. No es posible entonces salirse de la misma en un “afán fiscalista”, por ejemplo, o para tratar de eludir el pago de lo debido. Dentro de la técni- 6 7 Como este Acuerdo forma parte integrante del todo único de la OMC, todos los Miembros de la OMC son miembros del Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana.

Tanto la Nota General como las Notas Interpretativas a cada uno de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 15 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, forman parte integral del mismo, de conformidad con lo previsto en su artículo 14; en consecuencia, tienen fuerza legal a efectos de la aplicación de los métodos para la valoración de las mercancías importadas.

Así, la Nota General ordena la aplicación sucesiva de los métodos de valoración según su orden de utilización y regula lo pertinente respecto al uso de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Después, cada Nota Interpretativa a los artículos citados, introduce normas, explicaciones, ampliaciones y procedimientos, relativos al empleo de los métodos de valoración. GACETA OFICIAL ca no debe olvidarse que siempre tendrá que privilegiarse la aplicación del primero de los métodos conocido también como el método principal.

A. Método principal: Valor de la transacción Se basa en el precio realmente pagado o por pagar por tales mercancías, cuando éstas han sido vendidas para su exportación al país de importación. Así, “en el supuesto que no se pudiera determinar el valor en aduana con arreglo a este criterio principal, el Acuerdo sobre Valoración prevé los otros cinco procedimientos, los que deben aplicarse en el orden jerárquico establecido, con excepción de los métodos 4 y 5, cuyo orden de aplicación puede invertirse a petición del importador y si así lo acepta la Administración Aduanera” 8.

Según la OMC, “en el Acuerdo se dispone que la valoración en aduana debe basarse, salvo en determinados casos, en el precio real de las mercancías objeto de valoración, que se indica por lo general en la factura. Este precio, más los ajustes correspondientes a determinados elementos enumerados en el artículo, equivale al valor de transacción, que constituye el primer y principal método a que se refiere el Acuerdo” 9.

Sin embargo, “en los casos en que no exista valor de transacción o en que el valor de transacción no sea aceptable como valor en aduana por haberse distorsionado el precio como consecuencia de ciertas condiciones, el Acuerdo establece otros cinco métodos de valoración en aduana, que habrán de aplicarse en el orden prescrito” 10 (métodos secundarios).

CASOS EN QUE LAS ADMINISTRACIONES DE ADUANAS TENGAN MOTIVOS PARA DUDAR DE LA VERACIDAD O EXACTITUD DEL VALOR DECLARADO: El artículo 9 de la Decisión 378 señala lo siguiente: 8 9 10 En: “Valoración Aduanera”. Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007.

AUTORA: Julia Inés Sánchez. Pág. 55. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_ info_s.htm http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_ info_s.htm 20/03/2013 37.68 “Cuando haya sido presentada una declaración y la Aduana tenga motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de esa declaración, podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria así como documentos u otras pruebas que acrediten que el valor declarado representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994.

Si, una vez recibida la información complementaria, o a falta de respuesta, la Aduana tiene aún dudas razonables acerca de la veracidad o exactitud del valor declarado, podrá decidir, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 11 del Acuerdo del Valor del GATT de 1994, que el valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará con arreglo a las disposiciones del artículo 1 del mismo.

Antes de adoptar una decisión definitiva, la Aduana comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la Aduana la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.

A efectos de aplicar el Acuerdo del Valor del GATT de 1994, un País Miembro podrá asistir a otro país en los términos que mutuamente convengan”. Por tanto, la regla general consiste en el criterio objetivo del valor de la transacción. Pero, excepcionalmente, el valor en aduana de las mercancías importadas no se determinará en aplicación del método del Valor de Transacción, por falta de respuesta del importador a estos requerimientos o cuando las pruebas aportadas no sean idóneas o suficientes para demostrar la veracidad o exactitud del valor en la forma antes prevista.

Según los lineamientos de la OMC, “Si, a pesar de la información adicional que pueda recibir, la administración de aduanas sigue teniendo dudas razonables, recién podrá considerarse que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse sobre la base del valor declarado, en cuyo caso habría que esta- GACETA OFICIAL blecer dicho valor teniendo en cuenta las disposiciones del acuerdo.

(…) Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas comunicará al importador, por escrito si le fuera solicitado, sus motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados y le dará una oportunidad razonable para responder. Una vez adoptada la decisión definitiva, la administración de aduanas la comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran”.

De conformidad con lo señalado por la OMC, “el valor en aduana basado en el método del valor de transacción depende en gran medida de los documentos presentados por el importador. En el artículo 17 del Acuerdo se confirma el derecho de las administraciones de aduanas a “comprobar la veracidad o la exactitud de toda información, documento o declaración”.

(…) Como primera medida, la administración de aduanas podrá pedir al importador que proporcione una explicación complementaria de que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas. Si, una vez recibida la información complementaria, la administración de aduanas tiene aún dudas razonables (o si no obtiene respuesta), podrá decidir que el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo al método del valor de transacción. Antes de adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas debe comunicar sus motivos de duda al importador, que, a su vez, debe disponer de un plazo razonable para responder.

También deben comunicarse al importador, por escrito, los motivos en que se haya inspirado la decisión definitiva” 11. B. Métodos secundarios: Método 2: Valor de transacción de mercancías idénticas. Si no se pudiese determinar el valor de las mercancías por el primer método, entonces se utilizará este segundo método donde el valor de transacción se calculará de la misma manera, con respecto a mercancías idénticas, por lo que han de cumplirse los siguientes criterios 12: 11 12 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_ info_s.htm Datos tomados de: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/ cusval_s/cusval_info_s.htm 20/03/2013 38.68 - ser iguales en todos los aspectos, incluyendo sus características físicas, calidad y prestigio comercial.

Sin embargo, si sólo se tratara de algunas diferencias accesorias, éstas no deberán influir, debiendo considerarse a dichas mercancías como “idénticas”; - haberse producido en el mismo país que las mercancías objeto de valoración; - y que las haya producido el productor de las mercancías objeto de valoración. Al respecto, la OMC ha señalado que “para que pueda aplicarse este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Asimismo, deben haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado”.

En este punto, se aceptan algunas excepciones: - cuando no existan mercancías idénticas producidas por la misma persona en el país de producción de las mercancías objeto de valoración, podrán tenerse en cuenta mercancías idénticas producidas por una persona diferente en el mismo país; - las pequeñas diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se ajustan a la definición. Cabe señalar que, “se excluyen las mercancías importadas que incluyen trabajos de ingeniería, trabajos artísticos, etc. suministrados por el comprador al productor de las mercancías gratis o a precio reducido, realizados en el país de importación y que no hayan sido objeto de un ajuste”.

Método 3: Valor de transacción de mercancías similares. El valor de transacción se calcula de la misma manera con respecto a mercancías similares, que han de cumplir con los siguientes criterios 13: 13 Datos tomados de: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/ cusval_s/cusval_info_s.htm GACETA OFICIAL “(…) - que sean muy semejantes a las mercancías objeto de valoración en lo que se refiere a su composición y características; - que puedan cumplir las mismas funciones que las mercancías objeto de valoración y ser comercialmente intercambiables; - que se hayan producido en el mismo país y por el mismo productor de las mercancías objeto de valoración. Para que pueda aplicarse este método, las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación que las mercancías objeto de valoración. Además, deben haberse exportado en el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado.

(…)”. Método 4: Valor deductivo. 20/03/2013 39.68 pués de la importación al que se efectúen dichas ventas. Para determinar esa mayor cantidad total de mercancías, se reúnen todas las ventas realizadas a un precio dado y se compara la suma de todas las unidades de mercancías vendidas a ese precio con la suma de todas las unidades de mercancías vendidas a cualquier otro precio.

El mayor número de unidades vendidas a un precio representa la mayor cantidad total. Método 5: Valor reconstruido. Este es el método más complicado y menos utilizado, ya que el valor en aduana se determina sobre la base del costo de producción de las mercancías objeto de valoración más una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales igual a la reflejada habitualmente en las ventas de mercancías de la misma especie o clase del país de exportación al país de importación, siendo que el valor reconstruido es la suma de los siguientes elementos: Costo de producción = valor de los materiales y de la fabricación 15.

“(…) Cuando no sea posible determinar el valor en aduana sobre la base del valor de transacción de las mercancías importadas o de mercancías idénticas o similares, se determinará sobre la base del precio unitario al que se venda a un comprador no vinculado con el vendedor la mayor cantidad total de las mercancías importadas, o de otras mercancías importadas que sean idénticas o similares a ellas, en el país de importación. En tal sentido, el comprador y el vendedor en el país importador no deberán estar vinculados y la venta deberá realizarse en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en un momento aproximado.

Si no se han realizado ventas en el momento de la importación o en un momento aproximado, podrán utilizarse como base las ventas realizadas hasta noventa (90) días después de la importación de las mercancías objeto de valoración 14. En tal sentido, se permite al importador invertir el orden, es decir, se puede aplicar primero el método de valor reconstruido con preferencia al deductivo; sin embargo, ello viene condicionado a la aceptación previa de la Administración Aduanera.

Método 6: Método de “Último recurso”. Cuando el valor en aduana no pueda determinarse por ninguno de los métodos citados anteriormente, podrá determinarse según criterios razonables, compatibles con los principios y las disposiciones generales del Acuerdo y del artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país de importación. En la mayor medida posible, este método deberá basarse en los valores y métodos determinados anteriormente, con una flexibilidad razonable en su aplicación 16.

(…)”. El precio unitario a que se venda la mayor cantidad total de las mercancías es el precio a que se venda el mayor número de unidades a personas no vinculadas al primer nivel comercial des- La forma correcta de utilizar cada uno de los métodos secundarios es únicamente cuando 15 16 14 Ibídem. Ibídem. http://www.wto.org/spanish/tratop_s/cusval_s/cusval_ info_s.htm GACETA OFICIAL ha sido descartado -con razones válidas desde el punto de vista técnico y legal- el método del Valor de Transacción de las mercancías importadas.

Así, la aplicación de los métodos es según su orden de presentación, de tal manera que si se ha aplicado el método del Valor Reconstruido, por ejemplo, es porque existen pruebas de que no fue posible la aplicación de los métodos que le anteceden. Por lo tanto, sólo se llega al método de “último recurso” cuando ninguno de los anteriores pudo utilizarse; sin embargo, es el segundo método más empleado luego del valor de transacción. Al respecto, el Acuerdo impide cualquier tipo de arbitrariedad, por lo que se da la posiblidad al importador de indagar con la Administración de Aduanas la forma y el método con el cual se le determinó el valor en aduana de las mercancías importadas.

Asimismo, en la determinación del valor en aduana de una mercancía importada, prima el método del Valor de Transacción o método principal sobre los demás métodos conocidos como secundarios, por lo que el importador/comprador de la mercancía debe estar en condiciones de determinar por sí mismo, su valor en aduana. Sin embargo, cabe resaltar que no deben utilizarse criterios de valoración que dependan de valores en aduana mínimos, ni tampoco de valores arbitrarios o ficticios.

Así, el valor en aduana determinado según el método del “Último Recurso”, no se basará en: valores en aduana mínimos, ni en valores arbitrarios o ficticios. Sería, en efecto, arbitrario valorar por ejemplo en base a precios de mercancías producidas en el país de importación, a precios internos del país exportador. Los valores arbitrarios o ficticios se dan cuando no existe soporte documental alguno y que no han podido ser fehacientemente probados por la autoridad aduanera 17.

6. LA UTILIZACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA. En el presente caso, la República de Colombia ha sostenido que “los precios de referencia cumplen una función orientadora”. Por su par- 20/03/2013 40.68 te, la demandante señala que dicha “cartilla de precios” ha contribuido a mantener en vigencia los precios oficiales, prohibidos por la normatividad comunitaria.

Al respecto, el artículo 2 de la Decisión 378 señala que: “Los Países Miembros, conforme lo permite el numeral 2 del Anexo III del Acuerdo del Valor del GATT de 1994, podrán valorar las mercancías sobre la base de precios o valores mínimos o de referencia de manera limitada y transitoria. Cuando se trate de productos para los cuales los Países Miembros hayan adoptado mecanismos armonizados de franjas de precios, los precios o valores mínimos o de referencia estarán fijados en función de cotizaciones internacionales observadas en mercados relevantes y serán utilizados como base para la aplicación de los correspondientes derechos ad-valórem o específicos adicionales”.

Por tanto, se podrá valorar las mercancías sobre la base de precios o valores mínimos o de referencia, pero, bajo dos condiciones sine qua non: i) que sea de manera limitada, es decir, sólo respecto a ciertos productos determinados; y, ii) que sea de manera transitoria en el tiempo, es decir, no puede darse de manera permanente sino tan sólo excepcional.

A manera ilustrativa, la autora Julia Inés Sánchez señala que se podría suspender, de manera transitoria, la aplicación plena del Acuerdo sobre Valoración por cinco (05) años. Durante ese lapso, el país beneficiado podría continuar con la aplicación del mecanismo de los valores mínimos oficialmente establecidos para determinar la base gravable, de ciertos productos, tales como las mercancías más sensibles al fraude 18.

Esta posibilidad de valorar las mercancías sobre la base de precios o valores mínimos o de referencia, de manera limitada y transitoria, deberá entenderse atada al Artículo 7.2, literales f) y g), del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, 18 17 Luis Miguel Bajo Antón, El despacho aduanero, FC Editorial, Madrid, 2000, p. 167. En: “Valoración Aduanera”.

Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007. AUTORA: Julia Inés Sánchez, p.

48. GACETA OFICIAL donde se prohíbe de manera expresa que el valor en aduana se base en valores mínimos o en valores arbitrarios o ficticios. Es menester actualizar periódicamente estos precios para la retroalimentación permanente de las bases de datos en valoración. Según la autora Julia Inés Sánchez, los precios de referencia tienen un carácter meramente indicativo que no riñe con la valoración aduanera, como sí lo hacen los valores mínimos oficialmente establecidos que tienen un carácter obligatorio 19.

El Acuerdo sobre Valoración de la OMC en el Artículo 7.2, literales f) y g), prohíbe de manera expresa que el valor en aduana se base en valores mínimos o en valores arbitrarios o ficticios. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente traer a colación la Resolución 710 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, sobre la “Calificación de la aplicación por parte de la República de Colombia de precios estimados como mecanismo de control de los valores declarados en la importación de calzado originario de la Subregión, como restricción para efectos del Programa de Liberación”.

En dicha Resolución 710, de 21 de marzo de 2003, se analizan las normas colombianas acusadas de nulidad en el presente proceso y el denominado sistema de “precios estimados”, de la siguiente manera: “(…) Que la regulación de los precios estimados objeto del presente reclamo fue adoptada por el Gobierno de Colombia mediante el Decreto 1161 de 31 de mayo de 2002, por el cual se modificó parcialmente el Decreto 2685 de 1999, que contiene el Estatuto Aduanero de ese País. Dicho Decreto 1161 fue reglamentado por la Resolución 5973 de la DIAN, del 25 de junio de 2002.

Los precios estimados, en términos FOB, país de origen, para calzado, clasificado en las subpartidas 6401.10.00.00, 6401.92.00.00, 6401.99.00.00, 6402.19.00.00, 6402.20.00.00, 6402.30.00.00, 6402.91.00.00, 19 En: “Valoración Aduanera”. Secretaría General de la Comunidad Andina, Proyecto de Cooperación UE-CAN. Asistencia Relativa al Comercio I. Primera edición Julio 2007.

AUTORA: Julia Inés Sánchez, p. 316. 20/03/2013 41.68 6402.99.00.00, 6403.19.00.00, 6403.20.00.00, 6403.30.00.00, 6403.40.00.00, 6403.51.00.00, 6403.59.00.00, 6403.91.00.00, 6403.99.00.00, 6404.11.10.00, 6404.11.20.00, 6404.19.00.00, 6404.20.00.00, 6405.10.00.00, 6405.20.00.00 y 6405.90.00.00 fueron establecidos originalmente mediante la Resolución 7010 del Director de Aduanas de 19 de julio de 2002, la cual fue sustituida por la Resolución 9517 del 26 de septiembre de 2002;

Que la medida objeto del reclamo consiste en la fijación de un margen o rango superior y otro inferior de precios estimados de calzados, que se utilizarían como mecanismo de control de los precios FOB declarados, tanto en la etapa de inspección realizada en el proceso de importación así como en el control posterior que ejerce la administración aduanera colombiana;

Que, durante la diligencia de inspección aduanera, los precios estimados establecidos por el ordenamiento colombiano sirven para dirimir las controversias de valor que se generen entre la administración y el importador, en dos situaciones: a) Cuando el valor FOB declarado por el importador, a pesar de estar dentro del rango de los precios estimados, se encuentra por debajo del margen superior, la administración aduanera puede autorizar el levante de la mercancía, siempre que el declarante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la práctica de la inspección, presente los documentos que acrediten que el valor declarado se ajusta a las normas de valoración, o, en su defecto, constituya garantía bancaria o de compañía de seguros; y, b) Cuando el valor FOB declarado está por debajo del margen inferior de los precios estimados, se puede autorizar el levante de la mercancía siempre que el importador constituya garantía bancaria o de compañía de seguros o corrija la Declaración de conformidad con los parámetros indicados por la administración aduanera;

Que, en el control posterior, los precios estimados establecidos por la normativa colombiana también pueden ser utilizados con distintas finalidades: GACETA OFICIAL a) El margen superior de los precios estimados puede servir como punto de partida para determinar la base gravable, en aplicación del método del “último recurso”, esto es cuando se hayan agotado todos los métodos previstos en los artículos 1 a 6 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo de Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio, OMC); b) Si la mercancía consignada en la Declaración de Importación fue declarada a precios menores que el margen inferior del rango de precios estimados, la administración debe adoptar, en todo caso, medidas cautelares, incluidas la inmovilización o aprehensión de las mercancías, las cuales se mantienen hasta que culmine el procedimiento administrativo sancionatorio para la expedición de liquidaciones oficiales.

Los costos de bodegajes de las mercancías inmovilizadas deben ser asumidos por el usuario aduanero, desde la fecha del ingreso de la mercancía al depósito, hasta su retiro definitivo; y, c) Cuando la mercancía que procede de Zonas de Régimen Aduanero Especial es declarada a un precio por debajo del margen inferior de los precios estimados, procede la aprehensión y decomiso de la mercancía, sin que el importador tenga opción de corregir la factura de nacionalización o legalizar la mercancía;

Que, según se desprende de la Circular 0161 de la DIAN de 30 de septiembre de 2002, la República de Colombia ha establecido precios estimados “para aquellos productos con alta sensibilidad a prácticas desleales del valor. Actualmente, se han fijado para calzado y electrodomésticos procedentes de cualquier país de origen sin exclusión alguna”;

Que en relación con la metodología utilizada para la fijación de los precios estimados, se conoce que la DIAN tomaría en consideración la información suministrada directamente por proveedores de mercancías en el exterior, a través de los importadores o representantes de la marca en Colombia, antecedentes y otras fuentes especializadas, tales como bases de datos de importación, internet u otras que no han sido identificadas por el Gobierno de Colombia.

Esta 20/03/2013 42.68 información, de carácter confidencial –según informó la DIAN al apoderado de las empresas reclamantes–, sería evaluada y luego agrupada en un conjunto de productos que reunirían características similares, pero que debido a su composición y otros aspectos de naturaleza comercial presentan pequeñas diferencias de precio.

El margen inferior del rango correspondería, en general, al costo internacional del producto más un margen de utilidad del productor, considerando las características básicas en cuanto a naturaleza y clase de los que allí se identifican. El margen superior correspondería al artículo con mayor grado de proceso, aditamentos, compuestos o calidad de los del grupo.

Estos precios se aplicarían sin distinguir el país de origen o procedencia de la mercancía importada (véase la circular 0161 de la DIAN de 20 de septiembre de 2002 y el Informe sobre la metodología para la determinación y aplicación de precios estimados presentado por el Gobierno de Colombia); Que el Gobierno del Ecuador considera que la aplicación del régimen de precios estimados para efectos del control de la declaración del valor de los productos importados, contraviene lo establecido en la Resolución 316 de la Secretaría General, por lo que corresponde analizar, previamente, si los hechos denunciados en el presente procedimiento constituyen una reiteración del incumplimiento al que se refiere el Dictamen 47-99, contenido en la Resolución 316;

Que, al respecto, la Secretaría General observa que, mediante la Resolución 316 del 10 de noviembre de 1999, este órgano comunitario dictaminó que “con el establecimiento de precios mínimos a las importaciones de calzado, en el presente caso mediante la expedición de la Resolución 4885 de la DIAN, en idénticos términos que la Resolución 2288 expedida por esa Dirección…”, el Gobierno de Colombia había incurrido en incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, “…en particular de la Resolución 244 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 453 de fecha 25 de junio de 1999, por medio de la cual la Secretaría General calificó como restricción al comercio la imposición de precios mínimos a las importaciones de calzado originario del Ecuador, comprendido en las subpartidas arancelarias contenidas en la Resolución 2288 de 1999 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales GACETA OFICIAL de Colombia -DIAN-”.

Así mismo se dictaminó que dicho gobierno había incurrido en “(…) incumplimiento del Artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del Artículo 74 del Acuerdo de Cartagena”; Que, por su parte, la Resolución 244 de la Secretaría General, del 24 de junio de 1999, confirmada por la Resolución 281 de 8 de septiembre de 1999, determinó que “la imposición de precios mínimos a la importación de calzado originario del Ecuador comprendido en las subpartidas arancelarias dispuestas por la Resolución Nº 2288 de 1999 de la DIAN de Colombia, constituye una restricción al comercio”;

Que, a diferencia de los “precios estimados” a los que se refiere el reclamo que motivó el inicio del presente procedimiento, los “precios oficiales” que fueron objeto de la investigación que culminó con la expedición de las Resoluciones 244, 281 y 316 de la Secretaría General tenían la característica de ser obligatorios y constituían, en todo caso, la base mínima gravable para la importación de calzado.

En cambio, los “precios estimados”, en términos generales, no serían obligatorios para establecer la base gravable, sino que aparentemente tendrían un carácter indicativo o referencial para controlar durante el proceso de inspección y para ejercer un control posterior de los valores declarados; 20/03/2013 43.68 se encuentra justificada por alguna de las excepciones previstas en el Artículo 72 del Acuerdo de Cartagena o en otra disposición comunitaria;

Que los reclamantes sostienen que la aplicación del régimen de precios estimados, en el caso de que el precio declarado se encuentre dentro de los márgenes inferior y superior, constituye un desconocimiento a priori y sistemático del valor probatorio de la factura comercial, que supone el sometimiento a un procedimiento en el que se deben presentar garantías y una serie de documentos que, en definitiva, encarecen el producto y hacen más demoradas las importaciones.

Afirman, además, que en el caso de que se declare por debajo del margen inferior de los precios estimados, se produce un efecto idéntico a los precios mínimos oficiales, en razón de que, salvo que se constituyan garantías o se corrija la declaración, la administración aduanera debe inmovilizar y aprehender la mercancía, mientras culmina el procedimiento administrativo sancionatorio;

Que, dadas las particulares características de los “precios estimados”, la Secretaría General considera que el análisis de la conformidad de esta medida con el Acuerdo de Cartagena y las normas que lo ejecutan no resulta procedente realizarlo como una prolongación, reiteración o reapertura de una investigación que se efectuó con la finalidad de determinar la legalidad de otra medida –la aplicación de “precios mínimos oficiales”– de naturaleza distinta, aun cuando, en la práctica y en ciertos casos, ambas medidas pudieran producir efectos equivalentes, según lo afirman el gobierno y las empresas reclamantes;

Que, por su parte, el Gobierno de Colombia afirma que “[e]n la actualidad no se encuentra vigente en la legislación nacional colombiana ninguna norma que establezca ‘precios mínimos oficiales’ a las importaciones de productos correspondientes a las subpartidas arancelarias 6401.92 y 6404.11, puesto que su vigencia expiró el 30 de abril [de 2002], de acuerdo con las disposiciones de la OMC, convertidas en legislación andina mediante la Decisión 378".

Concluye que “[n]o es posible (…) determinar la imposición de restricciones al comercio por parte de Colombia al aplicar la Resolución 7010 de la DIAN, puesto que las aduanas de los Países Miembros están explícitamente facultadas por la… Decisión 378, para exigir información adicional que permita aclarar las dudas sobre la declaración de valor de las mercancías presentada por un importador y en caso de que la información suministrada no le satisfaga, exijan igualmente la constitución de garantías suficientes para asegurar el pago de lo dejado de declarar”;

Que, por lo tanto, a la luz de los argumentos expuestos por los reclamantes y por el Gobierno de Colombia, así como de la información que obra en el expediente, procede examinar si la medida objeto del reclamo constituye una distinta restricción al comercio y, en su caso, si Que, en consideración de la Secretaría General, el régimen de precios estimados que se encuentra aplicando Colombia establecería una presunción de que los valores declarados por encima del rango superior son ciertos, salvo que la aduana, en casos puntuales, tenga motivos GACETA OFICIAL 20/03/2013 44.68 para dudar de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba de la declaración. En cambio, cuando los valores declarados se encontraren dentro del rango de precios estimados, pero por debajo del margen superior, se presumiría, de modo general, que existen dudas acerca de la veracidad del valor declarado, por lo que el declarante, dentro de los cinco (5) días hábiles a la práctica de la diligencia de inspección, deberá constituir una garantía o presentar los documentos complementarios que acrediten la veracidad de la cantidad total efectivamente pagada o por pagar.

Por último, en caso de que el valor declarado se encuentre por debajo del margen inferior, se presumiría que existen serias dudas acerca de la veracidad de la declaración, por lo que el declarante, dentro de los cinco (5) días hábiles a la práctica de la diligencia de inspección, deberá constituir garantía o corregir la declaración de importación, determinando la base gravable a partir del precio del nivel superior del rango al cual corresponda el producto; entre los países de la Comunidad Andina, conforme lo expresa la Resolución 244 de la Secretaría General del 24 de junio de 1999, la posibilidad de aplicar lo dispuesto en la Decisión 378 y en el Acuerdo de Valoración en Aduana de la OMC no autoriza “… la imposición de restricciones al comercio, por lo que la medida adoptada debe responder a criterios de razonabilidad y debe ser apreciada en cuanto a su objeto y finalidad, así como en cuanto a su forma y necesidad de aplicación, a fin de que su utilización no signifique una exigencia que se aplique más allá de lo estrictamente necesario”;

Que, en virtud de la Decisión 324, a partir del 30 de septiembre de 1992 los intercambios comerciales de productos entre la República de Colombia y la República del Ecuador quedaron totalmente libres de cualquier arancel, gravamen o restricción que pudieran haberse encontrado vigentes antes de esa fecha, con las excepciones que se encuentren justificadas al amparo del Artículo 72 del Acuerdo de Cartagena.

En tal sentido, la importación de productos no podría constituir un hecho generador del pago de otras obligaciones tributarias que no sean aquellas que forman parte del régimen general de tributos interiores y siempre que éstos se apliquen sin discriminación entre los productos de origen subregional y los de origen nacional; Que, conforme se ha expuesto, en el estado actual del Derecho comunitario andino, el control del valor declarado de las mercancías sólo podría justificarse como instrumento que permitiría garantizar el justo pago de los tributos previstos en el régimen interno de los Países Miembros, siempre que éste no establezca para los productos originarios de la Subregión un trato menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales, en los términos exigidos por el principio de trato nacional consagrado en el Artículo 74 del Acuerdo de Cartagena;

Que, en consecuencia, en las relaciones intracomunitarias, el recurso a la normativa andina y a la legislación nacional sobre valoración aduanera sólo se justificaría como un instrumento para evitar la defraudación fiscal por concepto de tributos interiores, en la medida que su aplicación no suponga la imposición de reglas más severas en la importación que en el plano interno;

Que la Decisión 378 sobre valoración aduanera resulta aplicable, tanto en las relaciones intracomunitarias, como en las relaciones con terceros países. No obstante, en el comercio Que, por tanto, la compatibilidad del sistema de precios estimados con las reglas de libre circulación de mercancías que rigen al interior de la Comunidad debe ser analizada de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena sobre el Programa de Liberación, sin que ello implique un prejuzgamiento de la conformidad de dicho sistema con la normativa comunitaria sobre valoración aduanera;

Que, en este sentido, la Secretaría General en su Resolución 244 del 24 de junio de 1999, en el contexto de la imposición de precios mínimos oficiales advirtió que: “(…) es oportuno señalar que la medida impuesta por el Gobierno de Colombia podría suponer una afectación del principio de trato nacional consagrado en el Artículo 74 del Acuerdo de Cartagena si dichos precios mínimos (…) se emplearan para la determinación de la base imponible del Impuesto al Valor Agregado, en el caso que la base imponible de los productos nacionales se determinara conforme al precio ex-fábrica declarado por éstos, en tanto que la de los productos importados se determinara no por el precio FOB GACETA OFICIAL declarado por el importador, sino por el precio FOB imputado por la autoridad”;

Que en el curso del presente procedimiento se ha puesto de relieve que en el comercio intracomunitario el sistema de precios estimados sería utilizado, en la fase de inspección y de control aduanero posterior, para la determinación de la base gravable del impuesto a las ventas o al valor añadido, la cual sería, en general, la misma que se tiene en cuenta para liquidar los derechos de aduanas.

Al respecto, las empresas reclamantes señalan que “cuando hay precios estimados, si se quisiera evitar la obligación de constituir garantías y no afrontar requerimientos aduaneros por valoración en todos los casos, habría que pagar el IVA sobre cuatro dólares con setenta y cuatro centavos en el caso del calzado de plástico y sobre once dólares en el caso de calzado de lona, lo cual incrementa en tres veces aproximadamente el valor del impuesto efectivo a pagar”;

Que la percepción del Impuesto sobre las Ventas, como se lo designa en Colombia y comúnmente conocido como IVA, forma parte del sistema de tributos internos de los Países Miembros, que grava tanto operaciones efectuadas al interior del Estado como operaciones de importación y, en tal sentido, las condiciones de su aplicación se encuentran sometidas a la regla general de no discriminación entre productos nacionales y productos de origen subregional, a la que se refiere el Artículo 74 del Acuerdo de Cartagena;

Que del examen de la legislación interna colombiana relativa a los sistemas de fiscalización e investigación para asegurar la correcta declaración del Impuesto sobre las Ventas, aplicables a la comercialización interior de productos, y del análisis del mecanismo de control que supone la aplicación de “precios estimados” para la importación de calzado, la Secretaría General aprecia la existencia de un tratamiento menos favorable para las importaciones intrasubregionales de calzado que aquel que se otorga a las ventas que se realizan al interior de la República de Colombia para el mismo tipo de producto.

Dicho tratamiento discriminatorio se evidencia en el hecho de que las presunciones de inexactitud de la declaración del valor que se derivan de la circunstancia de que el precio 20/03/2013 45.68 declarado esté dentro de los rangos de los “precios estimados” o por debajo del margen inferior únicamente se aplican cuando se trata de declaraciones que se realizan por concepto de la importación, sin que se presenten condiciones similares en los casos de declaraciones por motivo de las ventas al interior del Estado;

Que, en consideración de la Secretaría General, la fiscalización que la administración aduanera debe realizar para controlar la correcta declaración del valor de las importaciones es comparable con la fiscalización que debe efectuar la administración fiscal para verificar la veracidad y exactitud de los valores declarados en las ventas nacionales, para efectos del pago del IVA, por lo que al establecer un manejo diferente de situaciones similares, la medida cae dentro de la noción de discriminación desarrollada por la jurisprudencia andina (véase la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 18 de noviembre de 1997, dentro del proceso 4-AI-96, recogida, entre otras y para el caso de restricciones, por la sentencia emitida el 8 de diciembre de 1998, dentro del proceso 3-AI-97);

Que conforme a lo dispuesto por el Artículo 72 del Acuerdo de Cartagena “[s]e entenderá por ‘restricciones de todo orden’ cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral…”. Asimismo, el Artículo 84 del Acuerdo de Cartagena prescribe que “[l]os Países Miembros se abstendrán de modificar los niveles de gravámenes y de introducir nuevas restricciones de todo orden a las importaciones de productos originarios de la Subregión, de modo que signifique una situación menos favorable a la existente a la entrada en vigor del Acuerdo”;

Que los mecanismos de control impuestos por la República de Colombia como consecuencia de la aplicación de “precios estimados” tienen por efecto dificultar las importaciones de productos originarios de la Comunidad, en la medida que, en ciertas condiciones, exigen el sometimiento a procedimientos en el curso de los cuales, aparte de la necesaria asistencia legal calificada, deben presentarse garantías y una serie de documentos que no serían requeridos de no existir la medida en cuestión. Tales procedimientos pueden derivar, además, en la GACETA OFICIAL 20/03/2013 46.68 inmovilización y aprehensión de las mercancías así como en la imposición de sanciones que pueden lesionar el principio de la libre circulación de mercancías;

Secretaría General, corresponde a este órgano comunitario resolver si la medida adoptada por la República de Colombia constituye una restricción al comercio intrasubregional; Que la República de Colombia no ha justificado que la regulación del sistema de “precios estimados” tenga por finalidad precautelar alguno de los intereses dignos de protección taxativamente recogidos en el Artículo 72 del Acuerdo de Cartagena;

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se informa que contra la presente Resolución procede recurso de reconsideración, dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, así como acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia;

Que, de acuerdo con la jurisprudencia andina, “[l]a legitimidad de cualquier control, procedimiento o formalidad que un País Miembro pudiere exigir, como consecuencia del hecho de la importación procedente de otro País Miembro, sólo podría ser apreciada dentro del marco del Derecho Comunitario. En este sentido, la exigencia de formalidades en los intercambios entre los Países Miembros no se justifica más que en la medida necesaria para establecer si la mercancía importada está comprendida en alguna de las excepciones de carácter no económico previstas en el Artículo 73 del Acuerdo de Cartagena como la moralidad, el orden y la seguridad públicas, la vida y salud de las personas, animales o plantas, los patrimonios nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico, las armas, los materiales nucleares; o para aplicar el régimen de cláusulas de salvaguardia establecido en el Capítulo IX del Acuerdo de Cartagena.

La toma de datos estadísticos en las fronteras internas o la recaudación de impuestos estatales no son razones suficientes para justificar los controles sistemáticos y las formalidades excesivas que imponga un País Miembro a las importaciones” (énfasis añadido) (sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del 2 de junio de 2000, emitida dentro del proceso 2-AN-98);

RESUELVE

Artículo 1.- Determinar que la aplicación por parte de la República de Colombia de “precios estimados”, en la forma actualmente contenida en el Decreto 1161 de 31 de mayo de 2002, así como en las Resoluciones 5973 de la DIAN del 25 de junio de 2002 y 9517 del 26 de septiembre de 2002, como mecanismo de control de los valores declarados en la importación de calzado originario de la Subregión, constituye una restricción al comercio intrasubregional, según lo dispuesto en el Artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, que incide sobre la importación de productos originarios del territorio de los Países Miembros y les otorga un tratamiento menos favorable que al concedido a productos similares de origen nacional.

(…)”. Es así que, en el presente caso, el Juez Nacional deberá determinar si las normas nacionales demandadas resultan incompatibles con lo expuesto en la presente interpretación prejudicial. Que, asimismo, resulta aplicable al presente caso la declaración del Tribunal Andino en el sentido de que “[u]na medida adoptada por un país puede constituir una restricción al comercio pero también puede ser una discriminación” (sentencia emitida el 8 de diciembre de 1998, dentro del proceso 3-AI-97);

Por tanto, el juez consultante deberá analizar si el sistema de precios estimados adoptado por la normativa colombiana es un sistema de precios de referencia, de conformidad con los parámetros enunciados. Que, en función de lo expuesto, y en uso de la atribución prevista en el Artículo 73 del Acuerdo de Cartagena y en el artículo 54 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En virtud de lo anteriormente expuesto, C O N C L U Y E: GACETA OFICIAL 20/03/2013 47.68 PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de derecho internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino. ración es garantizar la utilización del valor de transacción (método principal); verificar la aplicación correcta de los métodos secundarios de valoración cuando éstos deban utilizarse; y, prevenir y evitar la utilización de prácticas prohibidas, tales como, la utilización de valores teóricos o estimados, o sencillamente fraudulentos.

CUARTO: Los métodos secundarios serán utilizados únicamente cuando ha sido descartado -con razones válidas desde el punto de vista técnico y legal- el método del Valor de Transacción de las mercancías importadas (método principal). Asimismo, el valor en aduana determinado según el método del “Último Recurso”, no se basará en: valores en aduana mínimos, ni en valores arbitrarios o ficticios.

QUINTO: En tal sentido, la Decisión 378 al ser una norma de carácter supranacional, en virtud del principio de aplicación inmediata, entra a regir en los Países Miembros de manera inmediata y automática sin que para ello se requiera proceso de incorporación al orden interno y sin que se requiera ningún tipo de reglamentación para el efecto.

Los precios de referencia tienen un carácter meramente indicativo que no riñe con la valoración aduanera, como sí lo hacen los valores mínimos oficialmente establecidos que tienen un carácter obligatorio. No es posible en ninguna circunstancia, que un precio de referencia -independientemente del nombre que le asigne la Administración- y que se encuentre contenido o no en una base de datos, sustituya un valor declarado para exigir un mayor cobro de derechos, en razón a que no se estaría aplicando ninguno de los métodos previstos por el Acuerdo de Valoración de la OMC.

SEGUNDO: El Juez Consultante deberá determinar en el proceso interno si de conformidad con la situación de hecho descrita en el presente caso, es aplicable la normativa comunitaria andina sobre el Programa de Liberalización previsto en el Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Así, se permite que los precios de referencia puedan ser tomados como base de partida para la valoración, únicamente cuando hayan sido descartados uno a uno y con razones fundamentadas todos los métodos de valoración en su orden, y sólo quede la posibilidad de utilizar un criterio razonable en aplicación del método del “Último Recurso”.

TERCERO: El objetivo principal de los controles aduaneros en materia de valo- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- El principio de complemento Indispensable implica que la facultad reglamentaria de la legislación interna de los Países Miembros es excepcional no siendo posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

En tal sentido, la legislación interna puede versar sobre los asuntos no regulados por el ordenamiento comunitario andino, pero no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre aspectos regulados por la legislación comunitaria; es decir, debe únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional. GACETA OFICIAL 20/03/2013 48.68 dad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 118-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 154 y 156 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; y, de oficio, de los artículos 155, 162, 163, 164, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249 y 250 de la Decisión 486.

Actor: DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.Ltda. y JUAN CARLOS SANES BENAVENTE. Marca: “OVAL” (Mixta). Proceso Interno: Nº 854-2011. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de noviembre de 2012. VISTOS: El Oficio Nº 255-2012-SCSP-CSPJ, de 10 de agosto de 2012, recibido en este Tribunal vía courier el 22 de agosto de 2012, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita a este Tribunal, interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno Nº 854-2011. 1.

Partes en el proceso interno Demandantes: DISTRIBUIDORA NKT E.I.R. Ltda. y JUAN CARLOS SANES BENAVENTE. Demandado: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú. 2. Determinación de los hechos relevantes: - Con fecha 06 de junio del año 2005, JUAN CARLOS SANES BENAVENTE formuló acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.L, al amparo del certificado Nº 105286 que protege la marca constituida por la denominación “OVAL” escrita en letras características en color negro, según modelo, inscrita para distinguir correctores, lapiceros, plumones, lápiz y artículos de oficina de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL - Mediante Resolución Nº 015824-2005/OSDINDECOPI, de fecha 29 de noviembre de 2005, se declaró fundada la acción por infracción, prohibió a la empresa infractora el uso indebido del signo “OVAL”, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos para distinguir correctores correspondientes a la Clase 16, y dispuso el comiso definitivo de los productos incautados, pero no le impuso multa alguna. - El recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº 15824-2005/OSDINDECOPI, únicamente en el extremo de no haberse impuesto una multa a la empresa infractora.

Dicho recurso fue resuelto mediante Resolución Nº 0627-2006/TPI-INDECOPI, la misma que confirmó el extremo apelado. - JUAN CARLOS SANES BENAVENTE interpone acción contencioso administrativa en contra de la Resolución del INDECOPI, a fin que se imponga una multa a la amonestada. Asimismo, DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.Ltda. interpone acción contencioso administrativa en contra de dicha Resolución del INDECOPI, por lo que se ordenó la acumulación de ambos procesos. - En primera instancia, la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por DISTRIBUIDORA NKT E.I.R. Ltda. e infundada la demanda interpuesta por JUAN CARLOS SANES BENAVENTE, considerando que “al no haberse configurado infracción al derecho a la propiedad industrial del demandante no corresponde la imposición de sanción alguna a la distribuidora demandante NKT E.I.R. Ltda., por lo que la demanda (de Sanes Benavente) deviene en infundada”. - Posteriormente, el INDECOPI interpone recurso de apelación, confirmándose la sentencia apelada que declara fundada la demanda de DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.Ltda. - Finalmente, el INDECOPI interpone recurso extraordinario de casación, por lo que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Fundamentos de las demandas: La demandante DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.L. Ltda. señaló lo siguiente: 20/03/2013 49.68 - El art. 10 de la Ley 27444 establece que son nulos los actos administrativos dictados en contravención a las leyes o normas reglamentarias. - El art. 169 inciso c) del Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Propiedad Industrial, establece que el titular de un registro de marca (o signo distintivo) puede actuar contra un tercero que sin su consentimiento realice actos de importación de productos con la marca registrada; en el caso de autos reitero, a la fecha de la realización de la operación de compra y a la fecha de embarque de la mercancía, el solicitante de la medida cautelar NO ERA EL TITULAR DE LA MARCA, en consecuencia, en interpretación a contrariu sensu del artículo citado no le asistía ningún derecho de impedir el internamiento de la mercancía sub-litis importada por mi representada. - El art. 171 de la norma legal antes acotada, señala claramente que el derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma con relación a productos, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional por éstos, en el caso de autos, estando claramente demostrado que mi representada para efectos de la importación y venta interna en el país, contaba con la autorización del titular de la marca, titularidad que recién sufre un cambio a partir del 04 de mayo de 2005, no puede perjudicarse con este cambio pues, mi representada actuó de buena fe, más aún cuando a la fecha en que se embarca la mercancía con destino al puerto del Callao (1 de abril de 2005) seguía vigente la titularidad del registro de marca por parte de LIAO YANG ZHI KUI, de quien se tenía su autorización; consecuentemente en aplicación del articulado antes mencionado el señor Juan Carlos Sanes Benavente, se encontraba impedido de prohibir que mi representada puede comercializar en el mercado interno los productos materia de Comiso. - Las normas que invoca la Resolución impugnada en el punto 2) “infracción a los derechos de propiedad industrial” del rubro III “análisis de la cuestión en discusión” son nomas enunciativas de alcance general no aplicables al caso concreto, es decir, a aquella operación internacional realizada con anterioridad a la existencia de un nuevo titular de la marca registrada.

GACETA OFICIAL - Agrega “la resolución impugnada que a la fecha en que fue adquirida y embarcada la mercadería con destino a Perú (Febrero de 2005) no existía un acto de importación perfeccionado, ya que para ello se requiere que la mercancía haya llegado a territorio nacional y se haya cumplido con el procedimiento señalado por la ley, “reforzando” este argumento en la cita a la página web de Aduanas.

Nos llama poderosamente la atención que el Tribunal de INDECOPI para justificar este sustento invoque la normatividad aduanera, sin embargo se ignora en la Resolución impugnada que justamente en materia aduanera se protege una operación de importación desde su inicio tal como lo acreditamos en el siguiente punto”. - De manera analógica debe interpretarse para el caso de autos, lo dispuesto en el art. 15 del Decreto Supremo Nº 011-2005-EF Reglamento de la Ley General de Aduanas, publicado el 26-01-2005, el cual señala que si la mercancía que se va internar al país, fue adquirida antes de la publicación de una norma legal que aumenta derechos arancelarios este aumento no le es aplicable al importador aún cuando esta mercancía llegue a puerto peruano estando vigente dicha norma legal, en igual sentido si el señor Sanes Benavente no era el titular del registro de marca o signo distintivo a la fecha en que se adquirió y se embarcó la mercancía sub-litis, no puede oponer ningún derecho como titular de la marca o signo ante un tercero, si dicha mercancía llega a puerto peruano en fecha en que posee la titularidad de la marca o signo, en razón a que la operación de importación se inició con la adquisición de la mercancía, antes que la referida persona sea titular de la marca. - “Como puede apreciarse, la Resolución impugnada omite pronunciarse sobre los extremos en que he sustentado los descargos de mi representada y la apelación interpuesta por nuestra parte, también omite comentar sobre la pertinencia o no de las normas que invoqué en los referidos escritos, de manera tal que se ha configurado la causal de nulidad por contravención de leyes y normas reglamentarias”.

Por otro lado, el demandante JUAN CARLOS SANES BENAVENTE señaló lo siguiente: - El Tribunal del INDECOPI al no imponer una multa ejemplar está desconociendo el Princi- 20/03/2013 50.68 pio de Razonabilidad (Principio de la potestad sancionadora administrativa). - Alega que una sanción debe ser aplicada teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad o no. En el presente caso, el Tribunal del INDECOPI no consideró tal principio, toda vez que la mala intención de la empresa infractora se encuentra acreditada por la forma cómo realizó la importación. - El Tribunal del INDECOPI debió aplicar una multa considerable como sanción ejemplar para que los actos infractores no se repitan, no bastando el simple comiso definitivo de los bienes. 4.

Fundamentos de la contestación a la demanda: El demandado INDECOPI señaló lo siguiente: - Respecto del argumento de “que no habrían cometido actos de infracción en contra de los derechos de propiedad industrial de Juan Carlos Sanes Benavente, señala lo siguiente: “Debemos recordar que el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o servicio, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. - Asimismo, el artículo 238 de la Decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. - Por otro lado, el artículo 240 del Decreto Legislativo 823 faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso de que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculados. - NKT ha sostenido a lo largo del procedimiento administrativo como en el presente proceso judicial que no ha infringido los dere- GACETA OFICIAL - - - - - - - chos de propiedad industrial de Juan Carlos Sanes Benavente, toda vez que a la fecha de adquirir los productos materia del procedimiento administrativo y embarcarlos con destino al Perú, contaba con la autorización de quien pensaba era aún titular del registro de la marca OVAL.

Con relación a ello, es necesario indicar que, según lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo 823, se presume, sin admitir prueba en contrario, que todos tienen conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes. En ese sentido, la empresa NKT debía saber que el señor Liao Yang Zhi Kui ya no era titular de la marca OVAL, por lo que la autorización otorgada por éste había dejado de surtir efectos.

Es más debe tenerse presente que la licencia otorgada por el señor Liao Yang Zhi Kui nunca fue inscrita en el registro de propiedad industrial. Lo correcto en este caso era inscribir la licencia en el registro mencionado para que surta efectos frente a terceros. Si no se hizo, fue una negligencia del propio NKT. Sin perjuicio de ello, se ha hecho referencia que a la fecha en que se inició el proceso de importación, Juan Carlos Sanes Benavente no era titular de la marca OVAL, por lo que dicha importación no afectaría sus derechos.

Ello es absolutamente falso. Con relación a lo expuesto, debe indicarse que si bien la mercadería fue adquirida y embarcada con destino al Perú, en el mes de febrero de 2005, ello no significa que exista un acto de importación perfeccionado, puesto que para ello se requiere que la mercancía haya llegado a territorio nacional y se haya cumplido con el procedimiento señalado por la ley.

La importación de mercancías es definitiva cuando – previo cumplimiento de todas las formalidades aduaneras correspondientes – son nacionalizadas y quedan a libre disposición del dueño o consignatario. El hecho de que la mercancía esté siendo transportada hacia el Perú no implica que la misma deba ser considerada como ya importada, puesto que puede darse el caso que nunca llegue a territorio nacional (pérdida del bien) o habiendo llegado nunca se concrete la importación definitiva (como sucede con la reexportación). 20/03/2013 51.68 - A la fecha en que la mercadería llegó al puerto del Callao y se concluyó el procedimiento de importación definitiva, la marca OVAL ya se encontraba registrada a favor de Juan Carlos Sanes Benavente. - Por otro lado, debemos tener presente que el derecho sobre una marca nace con su registro, por lo que ese derecho sólo puede ser oponible a los actos realizados con posterioridad. - De acuerdo a lo establecido en el artículo 154 de la Decisión 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

En atención a esta norma, el titular de la marca puede oponerse a los actos de terceros que afecten su derecho de exclusiva. - Cabe precisar que si bien los productos fueron adquiridos y embarcados por NKT antes del otorgamiento del registro sustento de la denuncia, debe tenerse en cuenta que el ingreso al territorio peruano ocurrió cuando ya existía un derecho de exclusiva a favor de Juan Carlos Sanes Benavente. - Asimismo, cabe indicar que la mercadería importada luego sería comercializada en el territorio peruano, lo que también constituye una afectación al derecho de exclusiva de Juan Carlos Sanes Benavente, puesto que la venta de los productos ocurriría estando vigente el registro de la marca OVAL sustento de la denuncia. - En ese sentido, es evidente que el Tribunal del INDECOPI determinó que NKT vulneró los derechos de propiedad industrial de Juan Carlos Sanes Benavente al importar productos con un signo distintivo confundible con la marca OVAL (certificado Nº 105286) registrada a favor de dicha persona. - La potestad de amonestación del Tribunal del INDECOPI es acorde al principio de legalidad.

La Autoridad Administrativa tiene la potestad discrecional de elegir entre una u otra sanción, evaluando la gravedad de los hechos infractores. - DISTRIBUIDORA NKT E.I.R. Ltda. no logró introducir al comercio los productos importados, por lo que no existió provecho económico ilícito en concreto. Por el contrario, la incautación de los productos infractores (incautación definitiva), por sí misma representa una pérdida económica capaz de restarle toda rentabilidad a la actividad infractora sub litis.

GACETA OFICIAL - La referencia que hace la actora en su demanda, sobre el hecho que en la DUA la empresa DISTRIBUIDORA NKT E.I.R. declaró que los productos que importaba no tenían marca, si bien puede constituir una acción reprensible para la Autoridad Aduanera, resulta inconducente para determinar que tal información constituya una evidencia de dolo o mala intención de DISTRIBUIDORA NKT E.I.R., en infringir el derecho de marca del señor Sanes Benavente.

Por el contrario, no existe evidencia alguna que permita determinar que la emplazada haya actuado con mala intención. - El Tribunal apreció que si bien DISTRIBUIDORA NKT pretendía a través de la importación obtener un beneficio económico, y con ello, hubiere dado lugar a un daño al titular de la marca, lo cierto es que dicho daño no llegó a materializarse, debido al decomiso que el INDECOPI hizo de los productos importados. - Del Informe de Antecedentes practicado por el Tribunal se pudo verificar que la empresa en referencia no era reincidente en la comisión de este tipo de infracciones. - El Tribunal consideró que en la imposición de la sanción, debía tomarse en cuenta la otra sanción impuesta por la Autoridad, a fin de evitar que las sanciones apreciadas en su conjunto resulten desproporcionadas en relación con la infracción cometida.

Precisamente por ello, determinó que la sanción de comiso definitivo de la mercadería incautada durante la diligencia de inspección, constituía una sanción que per se era capaz de cumplir con nulificar cualquier posibilidad de provecho ilícito, siendo que de adicionarse a tal medida una sanción de multa se hubiera impuesto un costo demasiado elevado a la empresa DISTRIBUIDORA NKT, contrario al principio de proporcionalidad o razonabilidad.

CONSIDERANDO

Que, en el presente caso procede la interpretación prejudicial solicitada de los artículos 154 y 156 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Además, de oficio, se interpretarán los artículos 155, 162, 163, 164, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249 y 250 de la Decisión 486. 20/03/2013 52.68 Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA “(…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: (…) b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, (…) Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. GACETA OFICIAL A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. Artículo 163.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. Artículo 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente.

En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida. (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. 20/03/2013 53.68 c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;

(…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.

Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

(…) Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: (…) a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción;

GACETA OFICIAL b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

Artículo 247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenarla.

Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados. (…) Artículo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla.

CAPITULO III De las Medidas en Frontera Artículo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para 20/03/2013 54.68 suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del País Miembro.

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.

(…)”. I. Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. El Tribunal de Justicia, con relación al momento a partir del cual, una persona adquiere la titularidad de un derecho marcario y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, considera que “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca” (Proceso 10-IP-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1177, de 22 de marzo de 2005,).

“El registro de la marca tiene pues un valor constitutivo ya GACETA OFICIAL que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro” (Proceso 52-IP-2007, marca: “TRANSPACK” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1534, de 24 de agosto de 2007). Con referencia específica a la finalidad de la acción del ius prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, Caso Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción “está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.

El Tribunal ha precisado, además, que “los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro marcario para ‘impedir’ determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión’ (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución interna Nº 0968, publicada en la Gaceta Oficial N° 690, de 23 de julio del mismo año).

Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la mar- 20/03/2013 55.68 ca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

En virtud a lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, esto implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho.

La prohibición prevista en el literal d) del Art. 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohíbe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance.

Manuel Ossorio, define en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor; por lo tanto, la expresión usar en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo GACETA OFICIAL en cualquiera de los actos que configuran al comercio, sin embargo, es necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo.

II. Derecho del titular de una marca registrada, para entablar una acción por infracción a su derecho marcario. Con relación a la facultad que tiene el titular de una marca registrada para iniciar una acción que proteja su derecho marcario, el Tribunal expresó en la interpretación contenida en el expediente 14-IP-2007, Asunto: “COMPETENCIA DESLEAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1513, de 27 de junio de 2007, lo siguiente: “El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.

La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza.

La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito”. 20/03/2013 56.68 De conformidad con esta norma no es necesario que se realice la comercialización o uso de productos para que se tipifique la infracción, basta con el daño potencial que la norma califica como inminencia de una infracción. Por otra parte, en relación a la interpretación de la norma contenida en el Art. 241 inciso c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario indicar lo que el Tribunal ha dicho al respecto: “A tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004. Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 17 de marzo de 2005). III. Facultad de la Autoridad Nacional para ordenar medidas cautelares y su alcance. El Tribunal resalta lo señalado dentro del Proceso 96-IP-2004: “(…) debe tenerse en cuenta que la protección de una marca surge a partir del registro del signo como marca y, por lo tanto, no podría calificarse de mala fe la importación de productos con fecha anterior al otorgamiento de un registro.

El Tribunal, con relación a las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial y la facultad de la autoridad jurisdiccional interna, ha señalado que “La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el GACETA OFICIAL ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda edizione, Il Mulino, 1998, BolognaItalia, pp. 365 ss.).

La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el status quo y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito. En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245).

En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246).

Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246). Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora).

El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito. 20/03/2013 57.68 La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247).

Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho.

En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.

Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito. (Expediente Nº 96-IP-2004, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 3 de noviembre de 2004).

Con relación a lo previsto en el Art. 249 de la Decisión 486, es necesario tomar en cuenta lo mencionado precedentemente en relación al objeto de la aplicación de medidas cautelares, la cual es, precisamente, impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en este sentido, la norma en análisis dispone la procedencia de medidas cautelares, sólo sobre los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometerla, limitando de esta forma el alcance de esta medida accesoria a los bienes que son materia del litigio, siendo lógica esta disposición puesto que el propio proceso cautelar presenta limitaciones por estar condicionado, por una parte, al proceso principal del cual es accesorio y por ser una medida instrumental que GACETA OFICIAL carece de pretensión propia y cuyos efectos serán netamente procesales.

La potestad sancionadora de las entidades administrativas: En el presente caso, se discute sobre la imposición de determinadas sanciones, tales como el comiso definitivo, la multa, la incautación definitiva, entre otros. Al respecto, si bien la Decisión 486 sí regula el tema de las medidas cautelares, guarda silencio sobre la potestad sancionadora de las entidades administrativas, por lo que en este punto es de aplicación lo concerniente al artículo 276 de la Decisión 486 que señala lo siguiente: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

Dentro del principio del complemento indispensable, consagrado por la normativa comunitaria andina, los Países Miembros tienen atribuida la potestad de fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino, para ello se debe informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten; sin embargo cabe recalcar que ello no los autoriza para establecer nuevos derechos o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente.

El Tribunal, al interpretar las normas que han establecido esta facultad para los Países Miembros, y precisamente en procura de evitar que por un mal uso de ella pudiera desvirtuarse el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, ha sido enfático en señalar de manera concreta el alcance de tales normas. Así, por ejemplo, entre muchas sentencias en que se ha ocupado de esta materia, ha señalado: “En los procesos 3-IP-94 (Gaceta Oficial 162, de 9 de septiembre de 1994), 6-IP-94 (Gaceta Oficial 170, de enero 23 de 1995) y 10-IP94 (Gaceta Oficial 177, de abril 20 de 1995), el Tribunal se refirió al contenido del artículo 143 de la Decisión 344 sobre fortalecimiento por las legislaciones nacionales de los derechos de propiedad industrial, en los siguientes términos: 20/03/2013 58.68 “( ) Los países signatarios por imperio de la norma comunitaria vigente, Decisión 344, pueden fortalecer el régimen de Propiedad Industrial mediante normas legales internas con la sola obligación de informar a la Comisión acerca de estas medidas y además, deben legislar sobre lo no comprendido en la norma comunitaria.

“En concepto de este Tribunal debe interpretarse lo que se entiende por ‘fortalecer los derechos de propiedad industrial’ a que se refiere el artículo 143 de la Decisión 344 para justificar la adopción de medidas de derecho interno por las legislaciones nacionales de los países miembros. “Desde el punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de ‘hacer más fuerte o vigoroso’.

De esta noción fluye en forma natural y obvia la interpretación literal de que el régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra.

“Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se fundan -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario.

“Este Tribunal debe advertir que otra interpretación de las normas consagradas en el artículo 143 de la Decisión 344 entrañaría el peligro de que como resultado de su aplicación se violara el texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, en perjuicio del propósito fundamental de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional ”.

A las anotaciones anteriores ha de agregarse que el fortalecimiento de los derechos de GACETA OFICIAL 20/03/2013 59.68 propiedad industrial por parte de los países miembros requiere de información a la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre estas medidas, lo cual indica a las claras que el fortalecimiento del régimen comunitario de propiedad industrial contemplado en el artículo 143 citado, no es posible desarrollarlo dando aplicación de manera arbitraria a disposiciones internas vigentes con anterioridad a la Decisión comunitaria.

Lo anterior lleva al convencimiento de que el procedimiento claro y conciso establecido en su momento por las Decisiones 85, artículo 70 y 344, artículo 99, no era ni es susceptible de desarrollo interno, pues la aplicación de la norma comunitaria, pura y simple bastaba para dar tratamiento uniforme a la renovación de las marcas, siendo vedado a los países establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria”. 1 ria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”.

Desde aquella oportunidad el Tribunal advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, “la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”. 2 “( ) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquéllas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen”. 3 En un proceso de integración la potestad legislativa en las materias objeto de la transferencia recae sobre el legislador comunitario, por ello el legislador nacional queda inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido en sentencias relativas al tema que ahora ocupa su atención, los siguientes criterios que ahora reitera: “En vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal desde el caso 2-IP-88, en sentencia de 25 de mayo, (Gaceta Oficial Nº 33 de julio 26 de 1988), se refirió al artículo 84 de la Decisión 85 sobre desarrollo normativo interno de la ley comunitaria.

Fue enfático el Tribunal en afirmar que la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del “complemento indispensable” para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser “estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunita- “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del ‘complemento indispensable’, según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad (…)” 4. Es claro que no son aplicables las normas de derecho interno que sea contraria al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar 2 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 11 de diciembre de 1996. Proceso Nº 02-IP-96. Marca: “MARTA”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 257 de 14 de abril de 1997. 3 4 Ibidem. Ibidem. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25 de mayo de 1988. Proceso Nº 02-IP88. Publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 33 de 26 de julio de 1988.

GACETA OFICIAL substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina. Según los criterios jurisprudenciales referentes al principio de complemento indispensable, no es posible que se expidan normas nacionales sobre asuntos ya normados por el ordenamiento comunitario, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas y que no modifiquen o alteren su contenido y alcance.

La legislación interna puede versar sobre los asuntos no regulados en lo absoluto por el ordenamiento comunitario andino, por lo tanto, la legislación nacional no puede modificar, agregar o suprimir normas sobre tales aspectos regulados por la legislación comunitaria, es decir que debe únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional.

(…)”. IV. Tutela de mérito de los derechos protegidos en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Criterios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios. El Tribunal resalta lo señalado dentro del Proceso 96-IP-2004: “(…) A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y 20/03/2013 60.68 la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.

Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las GACETA OFICIAL licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. (…)”. V. El concepto de “importar” del artículo 156 literal b) de la Decisión 486: Por un lado, la demandante DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.L. Ltda. señaló que “contaba con la autorización del titular de la marca, titularidad que recién sufre un cambio a partir del 04 de mayo de 2005, no puede perjudicarse con este cambio pues, mi representada actuó de buena fe, más aún cuando a la fecha en que se embarca la mercancía con destino al puerto del Callao (1 de abril de 2005) seguía vigente la titularidad del registro de marca por parte de LIAO YANG ZHI KUI, de quien se tenía su autorización; consecuentemente en aplicación del articulado antes mencionado el señor Juan Carlos Sanes Benavente, se encontraba impedido de prohibir que mi representada puede comercializar en el mercado interno los productos materia de Comiso.

(…) si el señor Sanes Benavente no era el titular del registro de marca o signo distintivo a la fecha en que se adquirió y se embarcó la mercancía sub-litis, no puede oponer ningún derecho como titular de la marca o signo ante un tercero, si dicha mercancía llega a puerto peruano en fecha en que posee la titularidad de la marca o signo, en razón a que la operación de importación se inició con la adquisición de la mercancía, antes que la referida persona sea titular de la marca”.

Por otro lado, el demandado INDECOPI señaló que: “DISTRIBUIDORA NKT E.I.R. Ltda. no logró introducir al comercio los productos importados, por lo que no existió provecho económico ilícito en concreto. Por el contrario, la incautación de los productos infractores (incautación definitiva), por sí misma representa una pérdida económica capaz de restarle toda rentabilidad a la actividad infractora sub litis”.

En consecuencia, en el presente caso se discute sobre el alcance del concepto de “importar” del artículo 156 literal b) de la Decisión 486, por cuanto la demandante DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.L. Ltda. afirma que se debe tomar 20/03/2013 61.68 en cuenta cuando la operación de importación se inició con la adquisición de la mercancía, mientras que el INDECOPI señala que la importación se da cuando la mercancía ingresa al territorio peruano. Al respecto, los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 señalan que: “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.

A continuación, el artículo 156 señala que: “A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: (…) b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo (…)”. Sobre este punto cabe aclarar que los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 se refieren a: “usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios”; y, a “usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida”.

En el presente proceso, si bien las partes han alegado la aplicación de los artículos 155 literales e) y f) y 156 literal b) de la Decisión 486, dichos artículos se refieren a “marcas notoriamente conocidas”, por lo que el Juez Consultante deberá determinar si dichas normas serían o no aplicables al presente caso. El concepto de “importar”: El concepto de “importar” implica el acto de introducir en un territorio determinada mercan- GACETA OFICIAL cía. A manera ilustrativa, este Tribunal toma en consideración que la obligación tributaria nace: i) Cuando la mercancía entra en el territorio aduanero, aplicándose en ese supuesto el régimen vigente; y, ii) Al momento que se declara la mercancía a consumo. 20/03/2013 62.68 la protección de una marca surge a partir del registro del signo como marca y, por lo tanto, no podría calificarse de mala fe la importación y el ingreso de productos con fecha anterior al otorgamiento de un registro.

VI. De las Licencias de las Marcas. En efecto, la Decisión 671 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la armonización de regímenes aduaneros, señala que “importación” es la: “Introducción física de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero comunitario. También se considera importación a la introducción de mercancías procedentes de zona franca al resto del territorio aduanero comunitario en los términos previstos en esta Decisión”.

Por su parte, el artículo 250 de la Decisión 486, sobre las medidas de frontera, señala: “El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera.

Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del País Miembro”. Por tanto, la importación para los efectos de la aplicación del artículo 156 literal b) de la Decisión 486, se da con el ingreso definitivo de la mercancía al territorio, y no desde que se inició el proceso de importación. En efecto, si bien la mercancía fue adquirida y embarcada con destino al Perú, ello no significa que exista un acto de importación perfeccionado, ya que el hecho de que la mercadería esté siendo transportada hacia el Perú, no significa que la misma sea considerada como ya importada.

Por ejemplo, puede darse el supuesto que dicha mercancía nunca arribe al territorio nacional (pérdida del bien) o que, habiendo llegado nunca se concrete la importación definitiva al no cumplir con el régimen aduanero específico. Le corresponde al Juez Consultante determinar si la importación de mercancía por parte de Distribuidora NKT E.I.R.L. constituiría una afectación flagrante al derecho al uso exclusivo de la marca OVAL (mixta), toda vez que la importación de dichos productos se estaría dando cuando la marca ya se encuentra debidamente registrada en el Perú. A contrariu sensu, En el presente caso, la demandante DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.L. Ltda. señaló que “para efectos de la importación y venta interna en el país, contaba con la autorización del titular de la marca, titularidad que recién sufre un cambio a partir del 04 de mayo de 2005, no puede perjudicarse con este cambio pues, mi representada actuó de buena fe, más aún cuando a la fecha en que se embarca la mercancía con destino al puerto del Callao (1 de abril de 2005) seguía vigente la titularidad del registro de marca por parte de LIAO YANG ZHI KUI, de quien se tenía su autorización”; el Tribunal estima adecuado referirse a este tema, para lo cual se hará una referencia al contrato de licencia de uso, para continuar con el procedimiento ante la Oficina Nacional Competente y, finalmente, la aplicación al presente caso.

Una de las expresiones del derecho al uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma.

El artículo 162 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca.

La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia. GACETA OFICIAL De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, dar licencia para la explotación del derecho sobre un registro marcario a una o más personas, entiéndase, naturales o jurídicas.

Dicha actuación deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente, para efectos de su oponibilidad frente a terceros. Según el principio del complemento indispensable, es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas.

Asimismo, a tenor del artículo 163 de la Decisión 486, la oficina nacional también denegará el registro de la licencia de la marca si el contrato correspondiente no se ajusta al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. En el ámbito comunitario, se trata del régimen previsto en las Decisiones 283 5, 284 6, 285 7, 291 8, 456 9 y 457 10.

El Tribunal, en su jurisprudencia, se ha referido a los elementos del contrato de licencia, jurisprudencia que es pertinente destacar: “La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos 5 6 7 8 9 10 Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping o subsidios.

Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por restricciones a las exportaciones. Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia. Esta Decisión contiene el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías.

Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas de dumping en importaciones de productos originarios de Países Miembros de la Comunidad Andina. Esta Decisión contiene las normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas de subvenciones en importaciones de productos originarios de Países Miembros de la Comunidad Andina. 20/03/2013 63.68 existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.

La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”.

En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).

(…) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.” (Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del Proceso 30-IP-97).

La transferencia difiere de la licencia en tanto que supone el traspaso de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario, mientras que la licencia sólo otorga el derecho de uso de la marca a un tercero. La Oficina Nacional Competente determinará, en el caso de que se solicite el registro de la licencia, si ésta no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: GACETA OFICIAL “Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque éste cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”.

(Interpretación Prejudicial del 21 de abril de 1998, dentro del Proceso 29-IP-97). Asimismo, cabe advertir que la licencia puede ser respecto a todos los productos o servicios, o respecto de algunos en específico. En ese sentido, la licencia parcial del uso de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando, los productos o servicios, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en cuanto a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor.

Por lo anterior, en el trámite de una licencia parcial de un registro marcario, la Oficina Nacional Competente debe evitar que la coexistencia que se puede generar pueda inducir a error al consumidor, previniendo la coexistencia de marcas idénticas que identifiquen productos relacionados pertenecientes a titulares diferentes. Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y mismos medios de comercialización, no se debe aceptar la licencia parcial, porque de lo contrario, se permitiría la inducción a error al consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características, circunstancia que se debe evitar en defensa del interés general del público consumidor.

Por el contrario, la licencia parcial de un registro marcario será factible y procedente, si la coexistencia marcaria que se genera, no lleva a confusión al público consumidor. Para concluir, es posible tanto vender una marca como celebrar un contrato de licencia de uso de la misma dentro de una franquicia, actos que, como se expresó, deben ser inscritos ante 20/03/2013 64.68 la Oficina Nacional Competente para que surtan efectos frente a terceros.

Una vez vendida o en cualquier otra forma transferida la titularidad sobre una marca, el nuevo titular adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma, en iguales condiciones que quien la transfirió y, en tal virtud, puede celebrar negocios jurídicos en relación con la marca, incluida la licencia de uso, con terceros. Ahora bien, el artículo 164 de la Decisión 486 establece lo siguiente: Artículo 164.- En caso exista algún cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia, el titular del registro deberá informarlo a la oficina nacional competente.

En caso contrario, cualquier notificación realizada conforme a los datos que figuren en el registro, se reputará válida. De conformidad con lo anterior, cualquier cambio respecto al nombre o dirección del titular del registro de marca durante el plazo de vigencia de la licencia deberá ser notificado a la Oficina Nacional Competente. En este mismo sentido, todo cambio debe ser registrado, desde que la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de llevar un registro de todas las actuaciones que se adelanten.

Asimismo, si se decide dar por terminado antes de la fecha en la que se ha estipulado la finalización del contrato de licencia, deberá inscribirse ante la Oficina Nacional Competente dicha actuación, por seguridad jurídica, a fin de evitar posibles actuaciones que vayan en contra de los intereses del licenciante y de los consumidores, en general.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comuni- GACETA OFICIAL 20/03/2013 65.68 los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla. dad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo; esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado.

Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.

SEGUNDO: El Art. 238 de la Decisión 486 recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. De igual forma, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de la tutela que disponga el retiro de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla.

No es necesario que se realice la comercialización o uso de productos para que se tipifique la infracción, basta con el daño potencial que la norma califica como inminencia de una infracción.

TERCERO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito; en consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de Si bien la Decisión 486 sí regula el tema de las medidas cautelares, guarda silencio sobre la potestad sancionadora de las entidades administrativas, por lo que en este punto es de aplicación lo concerniente al artículo 276 de la Decisión 486 que señala lo siguiente: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

CUARTO: Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca.

Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde. Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que GACETA OFICIAL 20/03/2013 66.68 medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.

QUINTO: La importación para los efectos de la aplicación del artículo 156 literal b) de la Decisión 486, se da con el ingreso definitivo de la mercancía al territorio, y no desde que se inició el proceso de importación. En efecto, si bien la mercancía fue adquirida y embarcada con destino al Perú, ello no significa que exista un acto de importación perfeccionado, ya que el hecho de que la mercadería esté siendo transportada hacia el Perú, no significa que la misma sea considerada como ya importada. tuiría una afectación flagrante al derecho al uso exclusivo de la marca OVAL (mixta), toda vez que la importación de dichos productos se estaría dando cuando la marca ya se encuentra debidamente registrada en el Perú. A contrariu sensu, la protección de una marca surge a partir del registro del signo como marca y, por lo tanto, no podría calificarse de mala fe la importación y el ingreso de productos con fecha anterior al otorgamiento de un registro.

SEXTO: El artículo 156 señala que: “A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: (…) b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo (…)”. El contrato de licencia de uso de un registro marcario deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor. Sobre este punto cabe aclarar que los literales e) y f) del artículo 155 de la Decisión 486 se refieren a: “usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios”; y, a “usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida”.

Si se decide dar por terminado antes de la fecha en la que se ha estipulado la finalización del contrato de licencia, deberá inscribirse ante la Oficina Nacional Competente dicha actuación, por seguridad jurídica, a fin de evitar posibles actuaciones que vayan en contra de los intereses del licenciante y de los consumidores, en general. En el presente proceso, si bien las partes han alegado la aplicación de los artículos 155 literales e) y f) y 156 literal b) de la Decisión 486, dichos artículos se refieren a “marcas notoriamente conocidas”, por lo que el Juez Consultante deberá determinar si dichas normas serían o no aplicables al presente caso.

La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

De ser aplicable el artículo 156 literal b) le corresponde al Juez Consultante determinar si la importación de mercancía por parte de Distribuidora NKT E.I.R.L. consti- José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO GACETA OFICIAL Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO 20/03/2013 67.68 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 20/03/2013 68.68 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú