PROCESO 128-IP-2012 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 27 y 29 y la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Actores: ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, PETER HANNAFORD GARCÉS y PETER HANNAFORD & CIA. LTDA. Asunto: “DERECHOS DE OBTENTOR DE ESPECIES VEGETALES”.

Expediente Interno N° 110013103009200500258

05. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis (6) días del mes de marzo del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinte (20) de noviembre de 2012. 1.

Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Las partes Demandante: ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, PETER HANNAFORD GARCÉS y PETER HANNAFORD & CIA. LTDA. Demandada: C.I. LA MAGDALENA S.A. 2.

Hechos relevantes Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: - ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER es una sociedad constituida bajo las leyes de Alemania cuya actividad consiste en el desarrollo, creación u obtención de variedades vegetales, principalmente rosas. - PETER HANNAFORD GARCÉS, es la licenciatario de ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER en la República de Colombia y Ecuador. - En virtud de un contrato, PETER HANNAFORD GARCÉS facultó a la sociedad PETER HANNAFORD & CIA LTDA. para actuar como ejecutor contractual en todos los negocios que suscriba PETER HANNAFORD GARCÉS, en desarrollo de la licencia referida anteriormente. - ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER son titulares de derechos de obtentor vegetal en Colombia sobre las siguientes variedades vegetales de la especie rosa, en virtud de los Certificados de Obtentor otorgados por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO I.C.A.: TANITEF, TANETTOLA, TANALEDEV, TANPINAISO, TANEIVOM, TANAFILONG, TANALEPHAR, TANTHARINA, TANISPIL, TANILYKS. - ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER cuentan con protección provisional sobre la siguiente variedad, cuya solicitud se encuentra en trámite de registro, la cual goza de protección provisional: TAN97544. - ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER tuvo sospecha de que la empresa C.I. LA MAGDALENA S.A. podría estar cultivando ilegalmente algunas de sus variedades vegetales registradas o protegidas, es decir, sin contar con la respectiva autorización o licencia otorgada por el titular de los derechos de obtentor o por su licenciatario. - El licenciatario, PETER HANNAFORD GARCÉS, presentó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá (Cundinamarca) una petición de Inspección Judicial Anticipada y extraproceso con intervención de peritos, la cual se practicó los días 7 de junio y 5 de noviembre de 2004, con intervención del ICA. - La prueba referida determinó que la sociedad demandada cultiva variedades de rosa cuyos derechos de obtentor pertenecen a ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER.

Éstas son: TANITEF, TANETTOLA, TANALEDEV, TANPINAISO, TANEIVOM, TANAFILONG, TANALEPHAR, TANTHARINA, TANISPIL, TANILYKS y TAN97544. - La explotación comercial de la totalidad de las plantas de las variedades de rosa referidas, constituye una violación a los derechos de obtentor sobre variedades vegetales, toda vez que la propagación, multiplicación, cultivo de las plantas así como la explotación y comercialización del producto de la cosecha (tallos cortados de rosas) no cuentan con autorización o licencia del titular de tales derechos. - Las variedades de rosas mencionadas son promocionadas y comercializadas en Colombia por el obtentor ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER a través de su representante o licenciatario exclusivo PETER HANNAFORD GARCÉS, quien a su vez suscribió un contrato de ejecución contractual con PETER HANNAFORD & CIA LTDA. - La sociedad demandada sin autorización de las demandantes se ha provisto ilegalmente del material vegetal que le ha permitido cultivar las plantas de las variedades ya referidas por actos de compra a terceros no autorizados y/o autopropagación no autorizada, generando un perjuicio económico a las demandantes por cada planta actualmente cultivada. - ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, PETER HANNAFORD GARCÉS y PETER HANNAFORD & CIA. LTDA. presentaron una demanda ordinaria en acción por infracción de derechos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en contra de la sociedad C.I. LA MAGDALENA S.A. - El 9 de septiembre de 2011, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá D.C. expidió Sentencia, en la cual resolvió lo siguiente: (i) Que PETER HANNAFORD GARCÉS en su calidad de representante o licenciatario exclusivo y PETER HANNAFORD & CIA. LTDA., como ejecutor contractual, de la demandante, ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER carecen de legitimación en la causa para reclamar en este juicio, derechos de obtentor de especies vegetales.

(ii) Que la demandante ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, en virtud del registro como obtentor de variedades vegetales protegidas, conforme a los certificados de obtentor expedidos por el ICA, es el titular exclusivo de los derechos de obtentor sobre las variedades: Tanitef (Konfetty), Tanettola (Charlotte), Tanaledev (Vendela), Tanpinaiso (Pink Osiana), Taneivon (Movie Star), Tanafilong (Long Arifa), Tanalephar (Raphaela), Tantharina (Sophie), Tanaspil (Lipstick) y Tanilysks (Skyline).

(iii) Que la demandada ha efectuado actos de producción con fines comerciales, puesta en venta y comercializado en número no autorizado por el obtentor, ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER de las especies referidas en el anterior numeral, en el número, término y condiciones indicadas en sentencia. (iv) Declarar parcialmente probada la excepción respecto a que no se pueden ejercer los derechos del artículo 24 de la Decisión 345 porque se han pagado regalías.

(v) Ordenar a la demandada para que se abstenga de seguir cultivando y explotando las variedades de rosas (…). (vi) Condenar a la demandada a pagar indemnización de perjuicios por el no pago de regalías, derivadas del derecho de obtentor. (vii) Condenar a la demandada a pagar indemnización de perjuicios por el no pago de la venta de miniplantas.

(viii) Condenar a la demandada al pago de intereses moratorios. - La parte demandada interpuso el recurso de apelación en contra de la Sentencia de 9 de septiembre de 2011. - El 22 de agosto de 2012, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, declara abierta la Audiencia a que se refiere el artículo 360 CPC y resuelve: (i) Solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que realice la interpretación prejudicial de las normas del “Régimen Común de Protección de los Obtentores de Variedades Vegetales”.

(ii) Se suspende el proceso hasta que sea allegado lo requerido. - El 20 de septiembre de 2012, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, precisa sobre la solitud de interpretación prejudicial y resuelve librar exhorto, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores al Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el fin de que proceda a emitir la correspondiente interpretación prejudicial. 3.

La demanda ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, PETER HANNAFORD GARCÉS y PETER HANNAFORD & CIA. LTDA., en su escrito de demanda, expresan, en lo principal, los siguientes argumentos: - La explotación comercial de la totalidad de las plantas de las variedades de rosa referidas, constituye una violación a los derechos de obtentor sobre variedades vegetales, toda vez que la propagación, multiplicación, cultivo de las plantas así como la explotación y comercialización del producto de la cosecha (tallos cortados de rosas) no cuentan con autorización o licencia del titular de tales derechos. - Las variedades de rosas mencionadas son promocionadas y comercializadas en Colombia por el obtentor ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER a través de su representante o licenciatario exclusivo PETER HANNAFORD GARCÉS, quien a su vez suscribió un contrato de ejecución contractual con PETER HANNAFORD & CIA LTDA. - La sociedad demandada sin autorización de las demandantes se ha provisto ilegalmente del material vegetal que le ha permitido cultivar las plantas de las variedades ya referidas por actos de compra a terceros no autorizados y/o autopropagación no autorizada, generando un perjuicio económico a las demandantes por cada planta actualmente cultivada. 4.

Contestación a la demanda La sociedad CI LA MAGDALENA S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) para la fecha en que el demandante decide ejercer la acción por infracción de los derechos derivados del registro habían transcurrido más de los dos años que la Decisión 486 de 2000 le otorga para tal fin, debiendo declararse probada la excepción”. - “De conformidad con la Decisión 345 de 1993 y su decreto reglamentario y la Decisión 486 de 2000, los demandantes PETER HANNAFORD GARCÉS y PETER HANNAFORD & CIA. LTDA. carecen de legitimidad para iniciar una acción por infracción de derechos de obtentor y/o derechos de propiedad industrial por no ser los actuales titulares del certificado de obtentor”. - “Si se observan los certificados de obtentor allegados como anexos de la demanda, se advierte que éstos han sido concedidos en forma exclusiva a la demandante ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, quien por virtud del reconocimiento hecho por la autoridad administrativa competente, es el único facultado para ejercer la acción por la eventual infracción de los derechos de obtentor derivados de las mismas”. - “La sociedad demandada no tiene obligación legal ni contractual de pagar a favor de PETER HANNAFORD GARCÉS suma alguna por concepto de perjuicios ocasionados por la no realización del negocio de venta de miniplantas”. - “(…) la sociedad CI LA MAGDALENA S.A. no ha celebrado ningún contrato con PETER HANNAFORD GARCÉS y/o PETER HANNAFORD & CIA. LTDA. que le imponga la obligación de pagar cualquier suma de dinero por concepto de compra de miniplantas, ni en virtud del cual, se haya obligado a adquirir algún numero (sic) de miniplantas por un valor determinado”. - “(…) la actora se encuentra ejerciendo su derecho de manera abusiva, toda vez que intenta evitar injustamente, por medio de la presente acción, que la demandada cultive y produzca plantas de variedades sobre las cuales ya se pagaron los derechos de obtentor y cuyo material vegetal fue adquirido con el consentimiento del titular de los mismos.

El derecho de propiedad intelectual de ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU, NACHFOLGER, se encuentra agotado por la primera venta del material vegetal y adicionalmente, por el pago de las regalías correspondientes”. - “Las variedades objeto de demanda no cumplen con el requisito de novedad y por ende, no gozan de protección dentro del presente proceso”. - “Las plantas de las variedades TANITEF, TANALEPHAR Y TANALYKS fueron sembrados con anterioridad a la solicitud del certificado de obtentor.

(…) Los cultivos (plantas) de propiedad de la MAGDALENA pertenecieron a la sociedad FLORA BELLÍSIMA Ltda.”.

CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 20 de noviembre de 2012. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas La Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ha solicitado interpretación prejudicial de las normas del “Régimen Común de Protección de los Obtentores de Variedades Vegetales”, contenido en la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en los siguientes puntos: a) “Los derechos previstos en los artículos 23 y 24 de la Decisión 345 de 1993, puede ejercerlos en Colombia, la persona natural o jurídica beneficiaria de una licencia, cesión y/o cualquiera otra autorización otorgada por el titular de los derechos de obtentor de la variedad vegetal protegida?, ¿qué modalidades y qué requisitos jurídicos deben tener dichas autorizaciones?, y, ¿qué comprenden las ‘medidas de compensación o de indemnización’ allí establecidas?”. b) “¿De acuerdo con la facultad reglamentaria de Colombia según la ‘disposición segunda transitoria de la Decisión 345 de 1992’, a la Autoridad Nacional le está permitido determinar normativamente, quién o quiénes pueden ejercer los derechos y acciones legales para la protección de las prerrogativas que confiere el certificado de obtentor y bajo qué presupuestos?”. c) “Con relación al artículo 27 de la Decisión 345 de 1993, ¿se puede entender la cesión, la licencia o la autorización por parte del titular del derecho de obtentor y/o la que a su vez realiza su cedido, licenciatario o autorizado, como parte integrante del concepto jurídico de ‘venta o comercialización’ que allí reza, a modo de excepción para el ejercicio de los derechos de obtentor?, ¿el pago de regalías al obtentor y/o a su cedido, licenciatario o autorizado, permite el ejercicio del derecho acorde con el mencionado artículo 27 de la Decisión 345 de 1993?”. d) “Teniendo en cuenta las regulaciones de los artículos 4º, 7º, 8º y 9º de la Decisión 345 de 1993 ¿qué se puede entender por ‘novedad’ de la variedad vegetal?, ¿cómo se demuestra?, ¿en qué momento se concreta su reconocimiento? y ¿quién lo hace?”. e) “En razón a que la legislación interna colombiana permite la remisión, en lo que resulte compatible, a la normativa reguladora de las ‘acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial’ de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, para ser aplicada al ‘régimen común de protección de los derecho (sic) de obtentores de variedades vegetales’, ¿qué alcance tienen en lo que concierne a daños o perjuicios de los artículos 239 y 243 de esa regulación, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?”. f) “Es aplicable en el campo de los derechos del obtentor de variedades vegetales, el régimen de prescripción señalado en el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000?, en caso afirmativo, ¿Cuándo y bajo qué circunstancias se entiende, que el titular ‘tuvo conocimiento de la infracción’ o que ‘se cometió por última vez la infracción?, ¿resulta aplicable el alcance normativo de la indicada disposición, cuando el conocimiento es aprehendido por el licenciatario, cesionario, autorizado y/o similar del titular obtentor?”.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se estima que procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 27, 29 y la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser aplicables al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 345 RÉGIMEN COMÚN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES CAPÍTULO I DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN “Artículo 1.- La presente Decisión tiene por objeto: a) Reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor;

(…) CAPÍTULO III DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR Artículo 4.- Los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.

Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas. (…) Artículo 7.- Para ser inscritas en el Registro a que hace referencia el artículo anterior, las variedades deberán cumplir con las condiciones de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad y presentar además una denominación genérica adecuada.

Artículo 8.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad. La novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.

(…) Artículo 10.- Una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso.

Artículo 11.- Una variedad se considerará homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación. Artículo 12.- Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.

Artículo 13.- Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor. La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas.

Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos. (…) Artículo 14.- Los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente.

El obtentor podrá reivindicar su derecho ante la autoridad nacional competente, si el certificado fuese otorgado a una persona a quien no corresponde su concesión. (…) CAPÍTULO IV DEL REGISTRO Artículo 17.- El obtentor gozará de protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado.

La acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado de obtentor, pero podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud. (…) CAPÍTULO V DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OBTENTOR Artículo 23.- Un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes.

Artículo 24.- La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida: a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. e) Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada. (…) Artículo 27.- El derecho de obtentor no podrá ejercerse respecto de los actos señalados en el artículo 24 de la presente Decisión, cuando el material de la variedad protegida ha sido vendido o comercializado de cualquier otra manera por el titular de ese derecho, o con su consentimiento, salvo que esos actos impliquen: a) Una nueva reproducción, multiplicación o propagación de la variedad protegida con la limitación señalada en el artículo 30 de la presente Decisión; b) Una exportación del material de la variedad protegida, que permita reproducirla, a un país que no otorgue protección a las variedades de la especie vegetal a la que pertenezca la variedad exportada, salvo que dicho material esté destinado al consumo humano, animal o industrial.

(…) CAPÍTULO VI DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS Artículo 29.- El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad. (…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS SEGUNDA. La autoridad nacional competente en cada País Miembro reglamentará la presente Decisión en un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

(…)”. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial de oficio, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

1. OBJETO DE LA PROTECCIÓN DE LA DECISIÓN 345 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. En Santa Fe de Bogotá, el 21 de agosto de 1993, la Junta del Acuerdo de Cartagena aprobó la Decisión 345, que establece el “Régimen Común de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales”, publicado en la GOAC No. 142 de 29 de octubre de 1993.

Las disposiciones de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales constituye el primer instrumento en el área andina que establece una modalidad de protección subregional referente a las variedades vegetales. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de los obtentores se inició en París, en la conferencia diplomática de 2 de diciembre de 1961, con la firma del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que estableció la Organización Intergubernamental “Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” – UPOV-.

El convenio entró en vigor en 1968, fue revisado en Ginebra en los años 1972, 1978 y 1991. El Acta de 1978 entró en vigencia el 8 de noviembre de 1981, y el Acta de 1991, el 24 de abril de 1998. Los cuatro Países Miembros de la CAN, a través de la Decisión 345 y sus reglamentaciones internas han tomado en cuenta el “Acta 1991 de la UPOV”.

La protección a las obtenciones vegetales, también denominada como el derecho del obtentor, implica la protección que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal para explotarla de manera exclusiva. Los artículos 1 y 2 de la Decisión 345 extienden la aplicación de la protección a quien logre obtener nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un certificado de obtentor extensivo a todos los géneros y especies.

Los géneros se determinan teniendo en cuenta aspectos morfológicos o filogenéticos. La opinión científica indica que varias especies con un antecesor común forman un género. El régimen comunitario andino limita la protección del certificado de obtentor, a aquellos individuos de la botánica cuyo cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

El plazo del certificado ha sido establecido de 20 a 25 años para las vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus porta-injertos y de 15 a 20 años para las demás especies[1]. Asimismo, el objeto del sistema de protección al derecho del obtentor, de acuerdo al artículo 1 de la Decisión 345, es: - Reconocer y garantizar la protección de los derechos de nuevas variedades vegetales, mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor, - Fomentar las actividades de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la creación de nuevas variedades vegetales, para desarrollar variedades con mejor producción y resistencia a plagas, con mejor calidad y rendimiento; variedades que se adapten a suelos incultivables, entre otras ventajas, con lo cual se asegura la cosecha y la alimentación en beneficio de la sociedad. - Fomentar las actividades de transferencia de tecnología.

2. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS VARIEDADES VEGETALES PARA SER OBJETO DE PROTECCIÓN; EL REQUISITO DE LA NOVEDAD DE LA OBTENCIÓN VEGETAL. El artículo 3 de la Decisión objeto de esta interpretación prejudicial expresa que variedad es el conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación. Según reconocida doctrina “puede ser considerada como una población artificial con estrecha base genética, con características agronómicas bastante bien definidas, que es reproducible con mayor o menor precisión siguiendo un método de producción predeterminado”.[2] Para que una variedad vegetal pueda ser protegida debe cumplir determinados requisitos, los cuales están establecidos en el artículo 4 de la Decisión 345 y en el artículo 5 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, a saber: La variedad debe ser: • Nueva; • Distinta; • Homogénea; • Estable; • Debe tener, además, una denominación adecuada.

En efecto, el artículo 4 de la Decisión mencionada, bajo el acápite “Reconocimiento de los derechos del obtentor”, indica que los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, indicando los requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de la protección. Específicamente, se señalan como requisitos que éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.

En consecuencia, se puede proteger mediante el certificado del obtentor todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, siempre que no se encuentren prohibidos para la salud humana, animal o vegetal. Asimismo, como se indicó, el obtentor debe demostrar ante la Oficina Nacional Competente del País Miembro que la variedad cumpla con los requisitos enunciados.

Requisitos que deben reunir las variedades vegetales. El requisito de la novedad de la obtención vegetal. El Tribunal abordará este tema debido a que la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá indica: d) “Teniendo en cuenta las regulaciones de los artículos 4º, 7º, 8º y 9º de la Decisión 345 de 1993 ¿qué se puede entender por ‘novedad’ de la variedad vegetal?, ¿cómo se demuestra?, ¿en qué momento se concreta su reconocimiento? y ¿quién lo hace?”.

Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro. Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada. Si se cumplen todos estos requisitos, luego del trámite pertinente, se concederá el derecho de obtentor.

A continuación se hará referencia a estos requisitos: 1. La variedad debe ser NUEVA. Es decir, si a la fecha de presentación de la solicitud la variedad no ha sido vendida o comercializada: un año dentro del territorio de cualquier País Miembro de la CAN; cuatro años fuera de la CAN; y, seis años en el caso de árboles y vides fuera de la CAN.

El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a los fines de la explotación antes de las fechas ya señaladas. El artículo 8 de la Decisión 345, en armonía con lo expuesto, señala que “Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad”.

Y que la novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.

Cabe precisar que el concepto de novedad en el derecho de protección de las obtenciones vegetales es diferente al concepto de novedad que se establece en el sistema de patentes. La novedad no se destruye por una divulgación previa de una descripción de la variedad sino que se establece en referencia a una serie de actos comerciales realizados sobre un cierto tipo de material vegetal antes de ciertas fechas, conforme las disposiciones consagradas en las Decisiones 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La doctrina define a la “novedad” como “la condición necesaria y esencial para el otorgamiento de un certificado de obtentor que consiste en que sobre la variedad, comprendiendo su material de reproducción o multiplicación o el producto de la cosecha, no se haya ejecutado acto alguno que implique su comercialización o su entrega lícita con el consentimiento de su obtentor o de su causahabiente, o que habiéndolo sido no se excedan los términos máximos referidos anteriormente”[3].

Ahora bien, en materia de variedades vegetales, la doctrina entiende por comercializar “la realización de cualquier acto sobre la variedad, su material de reproducción, multiplicación o propagación o sobre el producto de su cosecha, realizado con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero y que implique su entrada en el mercado como bien adquirible, o por lo menos realizado con miras a introducirlo en el mercado”[4].

En tanto que por entrega lícita se comprende “la puesta en manos o en poder de un tercero, bien sea bajo título de tenencia, posesión o dominio, del material de reproducción, multiplicación, propagación o el producto de la cosecha de la variedad protegida, cuando esta entrega no implica su comercialización y además no es contraria al orden jurídico, al orden público y a las buenas costumbres”[5].

Establecido, en consecuencia, el concepto de novedad y cómo se justifica o demuestra, ¿en qué momento se concreta su reconocimiento? y ¿quién lo hace?”. Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro. Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada.

Si se cumplen todos estos requisitos, luego del trámite pertinente, se concederá el derecho de obtentor. En cuanto a los otros tres requisitos: que la variedad debe ser distinta, homogénea y estable, son requisitos técnicos, es decir, se refieren a la naturaleza de la variedad vegetal; a continuación una referencia de los mismos: 2. La variedad debe ser DISTINTA.

Es decir, debe diferenciarse de cualquier otra, cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o su inscripción en el registro oficial de cultivadores, hará comúnmente conocida a la variedad.

De acuerdo al artículo 10 de la Decisión 345, “una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso”.

En efecto, se considerará distinta una variedad si se distingue claramente de cualquier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea comúnmente conocida. En particular, el depósito, en cualquier país de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad comunmente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso.

La doctrina, sobre el requisito de que la variedad debe ser distinta, en armonía con lo expresado, indica que “para que se considere distinta, la variedad debe diferenciarse claramente de cualquiera otra cuya existencia fuera comúnmente conocida. La presentación de una solicitud para obtener protección por parte de un obtentor tiene como consecuencia que a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la variedad se considera comúnmente conocida”[6]. 3.

La variedad debe ser HOMOGÉNEA. Es decir, para que la variedad se considere homogénea debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación (artículo 11 de la Decisión 345). De lo anterior se deriva que la homogeneidad se juzgará determinando si la variedad es suficientemente uniforme en el conjunto de sus caracteres pertinentes, de acuerdo a su forma de reproducción, multiplicación o propagación. Así, “Una variedad se considera uniforme cuando, con excepción de las variaciones propias esperadas del proceso de propagación, la variedad se mantiene uniforme en sus características más relevantes.

El criterio de uniformidad se cumple cuando el cambio presente en una variedad luego del proceso de propagación no impide la precisa descripción de ésta, especialmente en lo que se refiere al criterio de distinguibilidad”[7]. El requisito de homogeneidad obedece a una definición eminentemente técnica. 4. La variedad debe ser ESTABLE. Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones (artículo 12 de la Decisión 345).

Es decir, la variedad se considerará estable si dichos caracteres se mantienen inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de un ciclo panicular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo. Esta condición obedece a una definición, al igual que la anterior, eminentemente técnica. 5.

La variedad debe tener una DENOMINACIÓN ADECUADA. La denominación de la variedad no podrá ser objeto de marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriores registradas y deberá, además, permitir su clara identificación. El artículo 13 de la Decisión 345 expresa que: “Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.

La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas. Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos”.

El objetivo de esta exigencia, es decir, la de una denominación para la variedad solicitada, es definir claramente el objeto de protección y evitar la confusión del usuario de las variedades. En efecto, la denominación de la variedad tiene por objeto ser su designación genérica, es decir, su razón de ser está en permitir la identificación de la variedad.

La UPOV ha establecido criterios uniformes para que los obtentores de nuevas variedades vegetales tengan en cuenta al momento de definir la denominación genérica de la variedad que se pretende proteger: a) Debe ser aceptable desde el punto de vista lingüístico. b) Debe ser diferenciable de otras denominaciones otorgadas, especialmente cuando se trate de variedades similares. c) Debe ser suficientemente distinguible de nombres o marcas comerciales existentes.

Asimismo, el artículo 20 del Convenio de la UPOV de 1991, plenamente aplicable a nuestro sistema, explica que se debe tener en consideración lo siguiente: a) No debe componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. b) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad. c) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre la identidad del obtentor. d) Debe ser diferente de cualquier otra denominación genérica que designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante o vecina en cualquiera de los Estados de la Unión (Este último requisito también lo prevé en similares términos el inciso 2º del artículo 13 de la Decisión 345).

Una vez presentada la solicitud se ha de verificar por parte de la Oficina Nacional Competente que se encuentren cumplidos estos requisitos y, el procedimiento concluirá con la extensión del certificado de obtentor.

3.3. PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL OBTENTOR. Tomando en cuenta que en el presente proceso, la parte actora argumentó que: “ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER cuentan con protección provisional sobre la siguiente variedad, cuya solicitud se encuentra en trámite de registro, la cual goza de protección provisional: TAN97544”. El Tribunal estima adecuado referirse a este tema El artículo 17 de la Decisión 345 establece una protección provisional al obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado, aunque enfatiza que la acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado de obtentor, empero, podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.

El objeto de la protección provisional radica en evitar que terceros se aprovechen de la variedad durante el período que media entre la presentación de la solicitud y la obtención del certificado. En efecto, la protección provisional confiere al obtentor la facultad de protegerla contra infracciones o usurpaciones de terceros no autorizados por él, mientras su solicitud de registro se encuentre en trámite.

La protección provisional otorga al obtentor los derechos establecidos en el artículo 24 de la Decisión 345 para prevenir o hacer cesar los actos de infracción, aunque, como se indicó, las acciones por indemnización sólo podrán adelantarse una vez que se haya concedido el certificado de obtentor, con la posibilidad de abarcar o reclamar los daños y perjuicios causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.

Es decir, se establece una protección retroactiva entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de otorgamiento del título. Es pertinente advertir que el artículo 13 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales incorpora, acerca de la protección provisional al obtentor, que “Cada Parte Contratante adoptará medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho.

Como mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14”. En tanto que la Decisión 345 se basa en términos generales en la Convención Internacional para la protección de nuevas variedades de plantas, ambas normas otorgan una protección provisional hasta que se conceda el certificado de obtentor.

3.4. DERECHOS DEL OBTENTOR. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. El Tribunal abordará estos temas debido a que ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, PETER HANNAFORD GARCÉS y PETER HANNAFORD & CIA. LTDA. presentaron una demanda ordinaria por infracción de derechos contra la sociedad C.I. LA MAGDALENA S.A. Como se expresó, el derecho del obtentor es una forma de propiedad intelectual que se reconoce a los creadores de nuevas variedades vegetales a fin de permitirles una explotación exclusiva de su creación por un tiempo determinado.

Este derecho de obtentor, si bien tiene ciertas características en común con algunas otras formas de propiedad intelectual, posee también características únicas y particulares a fin de adecuarlo especialmente al objeto de protección: las variedades vegetales. Los derechos del obtentor vegetal se concretan en un conjunto de comportamientos, conductas y actividades que no pueden efectuarse por terceros, a menos que medie autorización, licencia o permiso de los mismos.

Así, el derecho del obtentor otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación de su variedad protegida. De la misma forma, la reproducción de la variedad vegetal está sometida a la autorización de su titular. El titular de un certificado de obtentor tiene el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, puedan, respecto del material de multiplicación o reproducción de la variedad protegida: producir o reproducir (multiplicar), preparar a los fines de producción o multiplicación, ofrecer en venta, vender o comercializar de cualquier forma, exportar, importar o poseer para cualquiera de los fines mencionados.

Los artículos 23 y 24 de la Decisión 345 se refieren a los derechos del obtentor, y expresan de manera clara que un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes (artículo 23).

Y que la concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida: a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. e) Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada. En consecuencia, el titular de un Certificado de Obtentor tendrá el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos especificados en el artículo 24 de la Decisión 345, respecto de las variedades protegidas y de las variedades esencialmente derivadas, bastando para ello probar la posesión. El derecho conferido al obtentor se extiende a las variedades esencialmente derivadas, en los términos previstos en la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando en el artículo 24 establece que el derecho de obtentor se extiende a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, es decir que, “para que una variedad que no se distinga claramente pueda ser comercializada, debe contar con la autorización del titular del derecho de obtentor de la variedad respecto de la cual no se distingue claramente”[8].

Asimismo, se deberá tener en cuenta que el inciso segundo, literal i) del artículo 24 dice que el certificado también concede al obtentor la posibilidad de ejercer derechos “respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida”. El certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o judiciales, de conformidad con la legislación vigente del País Miembro, a fin de evitar o hacer cesar actos que constituyan infracciones o violaciones a su derecho y así obtener medidas de compensación o indemnización ajustadas a derecho.

Este Tribunal, respecto a la acción por infracción de derechos, en un caso marcario, aplicable a una infracción a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, ha dicho lo siguiente: “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). El “ius prohibendi” del titular del certificado de obtentor tiene su origen en un acto expreso de autoridad nacional competente, consecuentemente, se puede considerar que una explotación no autorizada de la variedad vegetal, sucedido después de esta declaración administrativa, se constituye en una infracción a los derechos conferidos al titular.

Principio de complemento indispensable. Facultad reglamentaria de la oficina nacional competente. Cálculo de indemnizaciones por daños y perjuicios. Prescripción de la acción. Tomando en cuenta que la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá señala que “b) ¿De acuerdo con la facultad reglamentaria de Colombia según la ‘disposición segunda transitoria de la Decisión 345 de 1992’, a la Autoridad Nacional le está permitido determinar normativamente, quién o quiénes pueden ejercer los derechos y acciones legales para la protección de las prerrogativas que confiere el certificado de obtentor y bajo qué presupuestos?” y que e) “En razón a que la legislación interna colombiana permite la remisión, en lo que resulte compatible, a la normativa reguladora de las ‘acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial’ de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, para ser aplicada al ‘régimen común de protección de los derecho (sic) de obtentores de variedades vegetales’, ¿qué alcance tienen en lo que concierne a daños o perjuicios de los artículos 239 y 243 de esa regulación, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?”, se hace necesario tratar el tema de “el principio de complemento indispensable”, “la facultad reglamentaria de la Oficina Nacional Competente”, “la indemnización de daños y perjuicios” y “la prescripción de la acción”.

El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”.[9] La Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 345 dice: “La autoridad nacional competente en cada País Miembro reglamentará la presente Decisión en un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”.

Conforme a lo anterior, la autoridad nacional competente de los Países Miembros, está autorizada para reglamentar la Decisión 345, en todo lo que no se encuentre regulado por la misma, de acuerdo con las previsiones enunciadas; y, de acuerdo a las facultades a ella otorgadas deberá actuar para el debido cumplimiento de la Decisión 345 y de los derechos que ella concede.

En el desarrollo de este principio, la norma nacional nunca será restrictiva ni podrá contradecir los preceptos establecidos en la norma comunitaria. Dicha precisión deviene importante hacerla, toda vez que la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá preguntó, “¿De acuerdo con la facultad reglamentaria de Colombia según la ‘disposición segunda transitoria de la Decisión 345 de 1992’, a la Autoridad Nacional le está permitido determinar normativamente, quién o quiénes pueden ejercer los derechos y acciones legales para la protección de las prerrogativas que confiere el certificado de obtentor y bajo qué presupuestos?”, “En razón a que la legislación interna colombiana permite la remisión, en lo que resulte compatible, a la normativa reguladora de las ‘acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial’ de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, para ser aplicada al ‘régimen común de protección de los derecho (sic) de obtentores de variedades vegetales’, ¿qué alcance tienen en lo que concierne a daños o perjuicios de los artículos 239 y 243 de esa regulación, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?”.

En relación a la primera pregunta, se ha de estar a lo establecido en el acápite anterior y en el numeral 3.5 de esta interpretación prejudicial. En relación a la segunda pregunta, la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hace referencia al tema de daños y perjuicios y su cálculo, dejando, en consecuencia, su reglamentación al Derecho Interno del País Miembro, conforme el principio de complemento indispensable enunciado.

Afirma la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que en la reglamentación efectuada por la República de Colombia a la Decisión 345, existe remisión, en lo que fuere aplicable al tema, a las disposiciones contenidas en la Decisión 486. Respecto a la mencionada remisión, indicada por el consultante, este Tribunal hace mérito de la misma y encuentra aceptable que, en caso de silencio, se efectúe un reenvío a la regulación de dichos temas a otra norma comunitaria que regule los mismos, en este caso a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que contiene el “Régimen Común de Propiedad Industrial”, desde que dichos temas, regulados en materia de propiedad industrial, son de aplicación general.

En tal caso, se debe tener en cuenta lo siguiente: Las disposiciones contenidas en los artículos 239 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina indican: “Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente.

El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado”. “Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

Dichas disposiciones deben ser leídas en armonía con las demás normas que regulan el tema de la infracción a derechos que concede una patente, regulados por la Decisión 486. Como se indicó anteriormente, el Tribunal, al interpretar el artículo 239, ha dicho lo siguiente: “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). En este sentido, si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente, en el presente caso, la variedad vegetal, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la misma.

En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado. En resumen, tenemos que los sujetos activos y, por tanto, quienes pueden entablar la acción por infracción son los siguientes sujetos (artículo 14 de la Decisión 345): • El titular del derecho protegido que puede ser una persona natural o jurídica.

Igualmente, la facultad de ejercer la acción pueden realizarla los causahabientes del titular. • Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. • Si se transfirió el derecho, el nuevo titular puede entablar la acción. Es decir, la puede ejercer el licenciatario.

En cuanto al tema de las medidas de compensación o de indemnización por daños y perjuicios, preguntada por la consultante, en los puntos a) y e) de la solicitud de interpretación prejudicial (a). ¿Qué comprenden las ‘medidas de compensación o de indemnización?, e). ¿Qué alcance tienen en lo que concierne a daños o perjuicios de los artículos 239 y 243 de esa regulación, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?), se hará referencia a la interpretación prejudicial recaída dentro del proceso 115-IP-2010, de 11 de noviembre de 2010, patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SILDENAFIL”, que se pronuncia sobre dicho tópico.

El artículo 243 de la Decisión 486 enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Al referirse a estos criterios, el Tribunal ha señalado: “El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor. De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal (…).

Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”. (Proceso 11-IP-2006, marca: VELAS IMPERIALES, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1354, de 8 de junio de 2006).

La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

En este marco, el Juez Consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos.

El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo (…).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular (…) habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual (…)”.

(Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007). Todo lo anterior, en armonía con lo previsto en los artículos 17 (protección provisional del obtentor), y 23 y 24 (derechos del obtentor) de la Decisión 345, objeto de esta interpretación prejudicial. Finalmente, en relación con la pregunta formulada por la consultante, f) “Es aplicable en el campo de los derechos del obtentor de variedades vegetales, el régimen de prescripción señalado en el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000?, en caso afirmativo, ¿Cuándo y bajo qué circunstancias se entiende, que el titular ‘tuvo conocimiento de la infracción’ o que ‘se cometió por última vez la infracción?, ¿resulta aplicable el alcance normativo de la indicada disposición, cuando el conocimiento es aprehendido por el licenciatario, cesionario, autorizado y/o similar del titular obtentor?”.

El artículo 244 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”. La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

De lo anterior, se desprende lo siguiente: • Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. • Se entiende que el titular tuvo conocimiento de la infracción por cualquier medio idóneo que le permita justificar su conocimiento de la supuesta infracción. Por ejemplo, es posible que conozca los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieron principalmente para cometerla, etc. • De conformidad con el material probatorio que se acompañe al proceso, es posible justificar que la infracción se haya cometido por última vez, De allí que es muy importante la carga de la prueba dentro del proceso. • Las circunstancias enunciadas, de conformidad con los puntos 3.5, 3.6 y 3.7 desarrollados en esta interpretación prejudicial, son aplicables al licenciatario, autorizado o cesionario de un certificado de obtentor.

El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. Encuentra el Tribunal aplicable el término de prescripción de la acción recogido en el artículo 244 de la Decisión 486, al campo de las variedades vegetales, de conformidad con las prescripciones establecidas en esta providencia.

3.5. LAS LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN. AGOTAMIENTO DEL DERECHO. El Tribunal abordará estos temas debido a que la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá pregunta: a) “Los derechos previstos en los artículos 23 y 24 de la Decisión 345 de 1993, puede ejercerlos en Colombia, la persona natural o jurídica beneficiaria de una licencia, cesión y/o cualquiera otra autorización otorgada por el titular de los derechos de obtentor de la variedad vegetal protegida?, ¿qué modalidades y qué requisitos jurídicos deben tener dichas autorizaciones?, y, ¿qué comprenden las ‘medidas de compensación o de indemnización’ allí establecidas?”.

El Tribunal estima adecuado, en primer lugar, precisar qué se entiende por obtentor de una variedad o quién es reputado como obtentor de la misma. El Convenio de la UPOV de 1978 no establece una definición sobre qué debe entenderse por obtentor. Sin embargo, el artículo 4, inciso primero, de la Decisión 345 explica que obtentor es la persona que haya “creado” una variedad vegetal, que recoge en última instancia la definición contemplada en el artículo 1 del Convenio de la UPOV de 1991.

El artículo 4, inciso segundo, establece lo que debe entenderse por “crear”: “Para efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas”. El Convenio de la UPOV establece que el obtentor es la persona facultada para solicitar que se proteja una variedad.

La definición de variedad del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV ofrece la siguiente definición de obtentor: “– la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad, – la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga, o – el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso;” Esta definición contiene algunas informaciones importantes sobre el obtentor: el obtentor, ya se trate de una persona natural o jurídica, podrá ser un cultivador, un agricultor, una empresa o un científico.

También aclara que el obtentor debe ser la persona que haya creado la variedad, y que la haya creado mediante técnicas de fitomejoramiento, que podrán ir desde el clásico método del cruzamiento y la selección hasta procedimientos técnicos avanzados, como los de la ingeniería genética. Como se explica en el segundo y tercer apartados, el empleador del obtentor y su causahabiente también están facultados para solicitar la protección. La frase “la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto (…)” aclara asimismo que el simple descubrimiento o hallazgo no facultaría a la persona para gozar de la protección. Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la autoridad designada y como se indicó, la variedad debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada.

Si se cumplen todos estos requisitos, se concederá el derecho de obtentor. El “derecho de obtentor” se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal. En virtud de este derecho, ciertos actos relativos a la explotación de la variedad protegida que no sean realizados por su titular requieren la autorización previa del obtentor. La concesión del derecho de obtentor significa, conforme a lo anterior, que el titular del derecho es asimismo el propietario de la variedad y que cualquier persona que desee comercializar esa variedad protegida debe obtener la autorización del titular del derecho de obtentor (es decir, del obtentor de la variedad).

Por lo general, la autorización se concede en forma de un acuerdo de licencia entre el titular del derecho y las personas interesadas en vender la variedad. El artículo 14 de la Decisión 345 indica que “Los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente” y en el artículo 29 explica la posibilidad que tiene el obtentor de la variedad de conceder licencias a terceros para su explotación, y para tal efecto indica que “El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad”.

Una de las expresiones del derecho de exclusividad de la variedad vegetal, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión del certificado del obtentor a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la variedad vegetal.

De conformidad con lo anterior, el titular de un certificado de obtentor puede, mediante contrato escrito, dar licencia para la explotación del derecho a una o más personas, naturales o jurídicas. Dicha actuación deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente, para efectos de su oponibilidad frente a terceros. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, por lo que, dicho contrato, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas.

Se puede definir, en consecuencia, la licencia sobre variedades vegetales como “el contrato en virtud del cual el obtentor o su causahabiente otorga a un sujeto de derecho (persona natural, jurídica o patrimonio autónomo) un permiso o autorización para la explotación de una variedad vegetal a cambio de una contraprestación, generalmente económica, a cargo de la persona que se beneficia de la autorización”[10].

En forma general “(…) en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva (…) por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten (…)”.

(Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del proceso 30-IP-97). En consecuencia, el titular de un Certificado de Obtentor podrá conceder a otra persona, natural o jurídica, licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de una variedad protegida, mediante contrato escrito, teniendo en cuenta lo siguiente: - Los contratos de licencia deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente para que puedan surtir efectos frente a terceros. - El contrato de licencia exclusiva impide al titular del Certificado de Obtentor, la concesión de licencias a otras personas para explotar la variedad licenciada durante la vigencia del contrato. - El contrato de licencia no exclusiva permitirá la concesión de licencias a otras personas para la explotación de la misma variedad licenciada simultáneamente con el titular del Certificado de Obtentor. - Cuando un Certificado de Obtentor pertenezca a varias personas, la licencia de explotación de la variedad deberá ser concedida conjuntamente por los titulares de ese Certificado. - No surtirán efecto las cláusulas del contrato de licencia que impongan al concesionario obligaciones por periodos que excedan la vigencia del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada. - El licenciatario podrá ejercer las acciones reconocidas al titular del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada, sin más requisitos que el de notificar fehacientemente al titular el ejercicio de la acción. En consecuencia, el licenciatario de una variedad protegida podrá ejercer las acciones reconocidas al titular de la variedad licenciada.

La consultante pregunta, adicionalmente, lo que sigue: c) “Con relación al artículo 27 de la Decisión 345 de 1993, ¿se puede entender la cesión, la licencia o la autorización por parte del titular del derecho de obtentor y/o la que a su vez realiza su cedido, licenciatario o autorizado, como parte integrante del concepto jurídico de ‘venta o comercialización’ que allí reza, a modo de excepción para el ejercicio de los derechos de obtentor?, ¿el pago de regalías al obtentor y/o a su cedido, licenciatario o autorizado, permite el ejercicio del derecho acorde con el mencionado artículo 27 de la Decisión 345 de 1993?”.

Las facultades que confiere el certificado del obtentor se relacionan con dos facetas: la facultad que se otorga a su titular de usarlo, cederlo o conceder licencias sobre el mismo, es la faceta positiva, en tanto que el ius prohibendi, o el aspecto negativo del derecho de uso exclusivo, el cual presupone la existencia de un contenido positivo: el ius fruendi o derecho de goce y disfrute, que explica, por ejemplo, la facultad del titular del certificado del obtentor a obtener una retribución económica por la utilización realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de las variedades vegetales sin más limitaciones y cargas que las impuestas por el ordenamiento jurídico comunitario.

Como se indicó anteriormente, una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la variedad vegetal, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Lo anterior se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la misma a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma, o la autorización para que sea un tercero quien realice los actos permitidos al titular.

La autorización es el permiso del titular del certificado del obtentor por el cual presta su consentimiento para que un tercero utilice su variedad vegetal de una determinada manera. La obtención de este compromiso es objeto de negociación mediante un acuerdo de cesión o licencia. El contrato de cesión radica, básicamente, en un acuerdo por el cual el titular de un derecho transmite el mismo a un tercero por un tiempo y para un lugar determinados, en régimen de exclusividad o no, a cambio de una contraprestación económica o de forma gratuita, de conformidad a lo pactado.

El contrato de licencia es la autorización del titular del certificado del obtentor (licenciante) para que un tercero (licenciatario) pueda usar o ejercitar todo o parte de dicho derecho en la forma y condiciones recogidas en el contrato de licencia. En relación al tema de variedades vegetales, la doctrina entiende por comercializar “la realización de cualquier acto sobre la variedad, su material de reproducción, multiplicación o propagación o sobre el producto de su cosecha, realizado con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero y que implique su entrada en el mercado como bien adquirible, o por lo menos realizado con miras a introducirlo en el mercado”[11].

La venta será una forma de transmisión de la propiedad de la variedad vegetal, el producto de su cosecha, etc. a cambio de una contraprestación económica. De conformidad con los conceptos esbozados de venta y comercializar, entiende el Tribunal que los mismos integran una de las facultades entregadas por el titular de un certificado del obtentor a su licenciatario, cesionario o autorizado, la cual es de explotar la variedad vegetal, a través de estas modalidades de “venta” o “comercialización”.

En cualquiera de los casos, el licenciatario, cesionario o autorizado deberá pagar unas regalías al titular del certificado del obtentor, de conformidad a lo acordado en el respectivo contrato. El artículo 27 de la Decisión 345 se refiere al “agotamiento del derecho”. Indica que: Artículo 27.- El derecho de obtentor no podrá ejercerse respecto de los actos señalados en el artículo 24 de la presente Decisión, cuando el material de la variedad protegida ha sido vendido o comercializado de cualquier otra manera por el titular de ese derecho, o con su consentimiento, salvo que esos actos impliquen: a) Una nueva reproducción, multiplicación o propagación de la variedad protegida con la limitación señalada en el artículo 30 de la presente Decisión; b) Una exportación del material de la variedad protegida, que permita reproducirla, a un país que no otorgue protección a las variedades de la especie vegetal a la que pertenezca la variedad exportada, salvo que dicho material esté destinado al consumo humano, animal o industrial.

El derecho de obtentor no se extiende a los actos relativos al material de su variedad que haya sido vendido o comercializado de otra manera por el obtentor o con su consentimiento, a menos que esos actos: i) impliquen una nueva reproducción, multiplicación o propagación de la variedad en cuestión; ii) impliquen una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo.

En consecuencia, la figura de agotamiento se refiere a que una vez que el material ha sido puesto en el mercado legalmente, el obtentor no puede ya ejercer su derecho para oponerse a posteriores actos de explotación. Sin embargo, el derecho del obtentor “revive”, cuando el acto de explotación da lugar a una nueva variedad. Lo anterior, considera el Tribunal, que si es aplicable al titular del certificado del obtentor, lo es para el licenciatario o cesionario.

En lo que respecta a las medidas de compensación o indemnización consultadas, en el acápite anterior, se hizo una referencia de las mismas. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. La protección a las obtenciones vegetales, también denominada como el derecho del obtentor, es el derecho que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal para explotarla de manera exclusiva.

Los artículos 1 y 2 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, protegen la propiedad y uso de las nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor extensivo a todos los géneros y especies del mundo vegetal. 2. El objeto del sistema de protección al derecho del obtentor, de acuerdo al artículo 1 de la Decisión 345, es: - Reconocer y garantizar la protección de los derechos de nuevas variedades vegetales, mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor, - Fomentar las actividades de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la creación de nuevas variedades vegetales, para desarrollar variedades con mejor producción y resistencia a plagas, con mejor calidad y rendimiento; variedades que se adapten a suelos incultivables, entre otras ventajas, con lo cual se asegura la cosecha y la alimentación en beneficio de la sociedad. - Fomentar las actividades de transferencia de tecnología. 3.

Se puede proteger mediante el Certificado del Obtentor todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, siempre que no se encuentren prohibidos para la salud humana, animal o vegetal. Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro.

Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada. Si se cumplen todos estos requisitos, luego del trámite pertinente, se concederá el Certificado de Obtentor. El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a los fines de la explotación antes de ciertas fechas ya señaladas en esta providencia. Se considerará distinta una variedad si se distingue claramente de cualquier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea comúnmente conocida a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

La homogeneidad se juzgará determinando si la variedad es suficientemente uniforme en el conjunto de sus caracteres pertinentes, de acuerdo a su forma de reproducción, multiplicación o propagación. La variedad se considerará estable si dichos caracteres se mantienen inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de un ciclo panicular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

La variedad debe tener una denominación adecuada, la cual no podrá ser objeto de registro como marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones registradas y deberá, además, permitir su clara identificación. 4. El artículo 17 de la Decisión 345 establece una protección provisional al obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado, aunque enfatiza que la acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el Certificado de Obtentor, empero, podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud. 5.

El titular de un Certificado de Obtentor, tiene derecho a impedir que terceros, sin su consentimiento puedan, respecto del material de multiplicación o reproducción de la variedad protegida: producir o reproducir (multiplicar), preparar a los fines de producción o multiplicación, ofrecer en venta, vender o comercializar de cualquier forma, exportar, importar o poseer para cualquiera de los fines mencionados. 6.

Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complementación indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

La autoridad nacional competente de los Países Miembros, está autorizada para reglamentar la Decisión 345, en todo lo que no se encuentre regulado por la misma, de acuerdo con las previsiones enunciadas; y, de acuerdo a las facultades a ella otorgadas deberá actuar para el debido cumplimiento de la Decisión 345 y de los derechos que ella concede. 7.

Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular o licenciatario, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular o licenciatario como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su obtención vegetal.

Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde. Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular o licenciatario de la obtención vegetal habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. 8. Encuentra el Tribunal aplicable el término de prescripción de la acción recogido en el artículo 244 de la Decisión 486, al campo de las variedades vegetales, de conformidad con las prescripciones establecidas en esta providencia. 9.

El titular de un Certificado de Obtentor podrá conceder a otra persona, natural o jurídica, licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de una variedad protegida, mediante contrato escrito. El licenciatario podrá ejercer las acciones reconocidas al titular del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada, sin más requisitos que el de notificar fehacientemente al titular el ejercicio de la acción. 10.

La figura de agotamiento se refiere a que una vez que el material ha sido puesto en el mercado legalmente, el obtentor no puede ya ejercer su derecho para oponerse a posteriores actos de explotación. Sin embargo, el derecho del obtentor “revive”, cuando el acto de explotación da lugar a una nueva variedad. Lo anterior, considera el Tribunal, que si es aplicable al titular del certificado del obtentor, lo es para el licenciatario o cesionario. 11.

Los sujetos activos y, por tanto, quienes pueden entablar la acción por infracción son los siguientes (artículo 14 de la Decisión 345): • El titular del derecho protegido que puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pueden realizarla los causahabientes del titular. • Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. • Si se transfirió el derecho, el nuevo titular puede entablar la acción. Es decir, que la puede realizar el licenciatario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 110013103009200500258 05, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- [1] PROCESO 1-IP-1996.

Ponencia de 9 de diciembre de 1996. [2] Elena Roselló José María. “El concepto de variedad y los criterios técnicos de distinción, uniformidad y estabilidad”. Ponencia para el Seminario sobre la Naturaleza y Razón de Ser de la Protección de las Obtenciones Vegetales en Virtud del Convenio de la UPOV, organizado por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en cooperación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y con la Asistencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991. [3] Pablo Felipe Robledo del Castillo.

“Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. La Propiedad Inmaterial. Revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. p.p. 143, 144. [4] Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141. [5] Pablo Felipe Robledo del Castillo.

“Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141. [6] María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1998. p. 30. [7] María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.

Bogotá. 1998. p. 31. [8] Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 181. [9] Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA. [10] Pablo Felipe Robledo del Castillo.

“Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 203. [11] Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141.