Año XXX - Número 2187 Lima, 2 de mayo de 2013 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 168-IP-2012.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal b), 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “GASAMERICA” (denominativa). Expediente Interno: Nº 200800033 Proceso 172-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Patente de invención: “MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD”. Expediente Interno: Nº 2005-00008 Proceso 175-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador.

Marca: “TAGRA” (denominativa). Expediente Interno: Nº 17802-2002-9158-JCS Proceso 128-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 27 y 29 y la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Actores: ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, PETER HANNAFORD GARCÉS y PETER HANNAFORD & CIA. LTDA. Asunto: “DERECHOS DE OBTENTOR DE ESPECIES VEGETALES”.

Expediente Interno N° 110013103009200500258 05 Proceso 174-IP-2012.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 122 y 123 de su Estatuto, 1, 3, 4 y 5 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, del artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2, de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador.

Actor: EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC. Asunto: “DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IVA”. Proceso interno N° 7895-5257-2008 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 02/05/2013 2.72 PROCESO 168-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal b), 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Marca: “GASAMERICA” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2008-00033. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 20 de febrero de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. VISTOS: Mediante Oficio Nº 2442, de 29 de noviembre de 2012, recibido vía correo electrónico en este Tribunal el 03 de diciembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2008-00033.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: - Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial y con el lleno de los requisitos de ley, la sociedad GNV CONVERSIONES LTDA. interpuso oposición en contra de la solicitud de registro mencionada. - Mediante Resolución Nº 34766, de 15 de diciembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición mencionada y concedió el registro de la marca GASAMERICA (denominativa). - Mediante Resolución Nº 003561, de 16 de febrero de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 34766 de 2006, emitida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. - Mediante Resolución Nº 25591, de 21 de agosto de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 34766 de 15 de diciembre de 2006, agotándose así la vía gubernativa. 3.

Fundamentos de la demanda: 1. Partes en el proceso interno: Demandante: GNV CONVERSIONES LTDA. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes: - El 08 de mayo de 2006, la sociedad CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO S.A. presentó solicitud de registro de la marca GASAMERICA (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza.

La sociedad GNV CONVERSIONES LTDA. manifestó lo siguiente: - El signo solicitado GASAMERICA (denominativo) resulta irregistrable, ya que es confundiblemente semejante con el nombre comercial ya protegido “GAS AMERICA” (denominativo), pues carece de capacidad distintiva e individualizadora, induciendo así al público consumidor a error. - “Que se violó el artículo 136, literal b), ibídem, dado que entre los signos en conflicto, la marca GASAMERICA (denominativa) y el nombre comercial “GAS AMERICA” (denominativo), se presentan claras similitudes ideológicas, ortográficas y fonéticas, pues transmiten al público consumidor la misma idea o concepto, contienen y coinciden con las mismas letras y su ubicación y sonido GACETA OFICIAL - - - - son exactamente el mismo, lo cual no tuvo en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio al otorgar el signo en cuestión”.

“Que se violó el artículo 191, ibídem, que consagra que el derecho de un nombre comercial se adquiere por el primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso o actividades de la respectiva empresa, lo cual se prueba con los documentos allegados en la vía gubernativa y al proceso de la referencia, en los que se evidencia que ha desplegado y exteriorizado en el comercio su actividad logrando que el consumidor identifique claramente el nombre “GAS AMERICA” (denominativo)”.

“Que también está probado que el uso del nombre comercial “GAS AMERICA” (denominativo), es anterior a la fecha de solicitud de registro de la marca GASAMERICA (denominativa) y que su uso ha sido continuo y no ha cesado en ningún momento”. El hecho de que en la marca GASAMERICA (denominativa) se encuentren unidas las expresiones GAS y AMERICA como una sola palabra, no le añade ningún tipo de distintividad frente al nombre comercial GAS AMERICA, de GNV CONVERSIONES LTDA. “La marca GASAMERICA (denominativa) identifica los aceites y grasas industriales, lubricantes, incluyendo gasolina para motores, etc., y el nombre comercial GAS AMERICA ya protegido y depositado previamente identifica los servicios de la Clase 37 como son el montaje y administración de talleres de conversión de vehículos de gasolina o diésel a gas natural, comprimido, etc.

Es evidente la estrecha relación o vínculo que se presenta entre los productos y servicios arriba mencionados, no teniendo por lo tanto el público consumidor herramientas para distinguir su origen empresarial”. 4. Fundamentos de la contestación a la demanda: La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda y manifestó lo siguiente: Las resoluciones administrativas emitidas por la SIC son actos integralmente válidos por haber sido producidos y expedidos legalmente, observando las disposiciones sustanciales, los principios rectores de la actuación administrativa y garantizando los derechos constitucionales. 02/05/2013 3.72 5.

Fundamentos de tercero interesado El tercero interesado CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO S.A. manifestó lo siguiente: - Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. - “Queda fuera de cualquier duda que la SIC actuó conforme a derecho al expedir las tres resoluciones demandadas, una vez analizadas las pruebas aportadas por la sociedad opositora, que no aportó las pruebas necesarias que demostraran el uso del nombre comercial GAS AMERICA, de su propiedad.

(…) No se puede, por tanto, determinar la legalidad o ilegalidad de las resoluciones acusadas con base en pruebas que no fueron oportuna y legalmente presentadas durante el trámite administrativo. De ser así, esto atentaría contra el principio revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa y no permitiría revisar de manera justa la actividad de la administración, que no tuvo en su momento la oportunidad de revisar las pruebas que ahora presenta la sociedad GNV CONVERSIONES LTDA”. - “No obstante el argumento analizado en el numeral anterior, según el cual el Consejo de Estado no debería considerar las pruebas presentadas por el demandante, por no haber sido presentadas en la instancia administrativa, anotamos aquí que, aún en caso de que esa Corporación decidiera tomarlas en cuenta, es evidente que los documentos presentados no son suficientemente para evidenciar el uso personal, continuo, real, efectivo y público en el comercio del supuesto nombre comercial GAS AMERICA, por parte del demandante”.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 134 literal a), GACETA OFICIAL 136 literal b), 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) Artículo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 02/05/2013 4.72 Artículo 192 El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. (…)”. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el presente caso, la sociedad CORPORACIÓN VENEZOLANA DEL PETRÓLEO S.A. presentó solicitud de registro de la marca GASAMERICA (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad GNV CONVERSIONES LTDA. interpuso oposición en contra de la solicitud de registro mencionada.

Mediante Resolución Nº 34766, de 15 de diciembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición mencionada y concedió el registro de la marca GASAMERICA (denominativa). El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

GACETA OFICIAL Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004).

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala que: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. • La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. • La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servi- 02/05/2013 5.72 cios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. Para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que: “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión 486 en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo solicitado GASAMERICA (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 04, cumple o no con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. GACETA OFICIAL

2. IRREGISTRABILIDAD POR CONFUNDIBILIDAD CON NOMBRE COMERCIAL. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN. CONFUSIÓN FONÉTICA. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. En el presente caso, la demandante GNV CONVERSIONES LTDA. señaló que el signo solicitado GASAMERICA (denominativo) resulta irregistrable, ya que es confundiblemente semejante con el nombre comercial ya protegido “GAS AMERICA” (denominativo), pues carece de capacidad distintiva e individualizadora, induciendo así al público consumidor a error.

La Decisión 486 en su artículo 190, en concordancia con el artículo 136, literal b), de la misma Decisión protege al nombre comercial. De acuerdo al artículo 190, se entiende por nombre comercial al signo que identifica a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil. Indica, además, que lo puede constituir, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

En consecuencia, el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial, y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. Este Tribunal ha manifestado, en cuanto al nombre comercial, que ‘se entiende por nombre comercial al elemento identificador que permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores; el signo que constituye un nombre comercial puede coincidir con la denominación o razón social de la empresa’ 1.

Este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la protección del nombre comercial puede derivar de su registro o de su uso efectivo. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: ‘Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la 02/05/2013 6.72 necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores’ 2.

La legislación comunitaria, de acuerdo a lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege al nombre comercial, prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se les asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error. Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar imitaciones o usurpación de nombres comerciales, facultando a quien utilice o posea un nombre o enseña comercial protegidos a oponerse al registro de un signo confundible determinado.

Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, ‘si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial’.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional ‘que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario’ 3" (sic). Confusión fonética La confusión fonética se produce cuando se identifican, en la comparación, los mismos so- 2 1 Proceso 145-IP-2004, sentencia del 25 de noviembre del 2004, marca: BIMBO.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3 Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 581 del 12 de julio del 2000, marca: IMPRECOL. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 3-IP-98, caso: BELLA MUJER, publicado en la G.O.A.C. Nº 338 del 11 de mayo de 1998. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL nidos.

Ésta se daría al pronunciar los signos confrontados, si coinciden de forma semejante o idéntica, aunque la gramática sea diferente. En este punto, el juez deberá tomar en consideración los siguientes criterios comparativos que guardan relación con las semejanzas o diferencias entre las sílabas tónicas, la ubicación e identidad de las vocales, las primeras palabras, etc., que pueden determinar semejanzas notables.

Estos se refieren a que: a) Si las vocales, de las denominaciones en análisis, son idénticas y se encuentran en el mismo orden, se puede concluir que son semejantes, puesto que su impresión en conjunto sería la misma o similar. b) Si en las denominaciones confrontadas las sílabas tónicas son coincidentes, se puede concluir que éstas son semejantes. c) Si la sílaba tónica y la primera sílaba, de las marcas en análisis son iguales la semejanza es más notoria.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: • La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. • En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. • Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. • Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto 02/05/2013 7.72 comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.

3. PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. LA PRUEBA Y SU USO. En el presente caso, la demandante GNV CONVERSIONES LTDA. señaló que el signo solicitado GASAMERICA (denominativo) resulta irregistrable, ya que es confundiblemente semejante con el nombre comercial ya protegido “GAS AMERICA” (denominativo), pues carece de capacidad distintiva e individualizadora, induciendo así al público consumidor a error.

El artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones del texto normativo: • El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad de un comerciante determinado, ya sea que se use para distinguir su actividad económica como tal, sus empresas o sus establecimientos de comercio. • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar su actividad, sus empresas o sus establecimientos de comercio con diferentes nombres comerciales. • El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coexistir con ella.

GACETA OFICIAL 02/05/2013 8.72 Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). Los artículos 191 y 193 de la Decisión 486 regulan lo relacionado con el momento en que se genera el derecho exclusivo sobre un nombre comercial y, en consecuencia, el momento desde el cual se debe proteger dicho signo distintivo.

Tal protección se soporta en el sistema declarativo en que se fundamenta el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el sistema de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. De conformidad con los artículos mencionados existe protección del nombre comercial, de conformidad con los siguientes parámetros: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso.

Lo anterior quiere decir que el sistema de registro o depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. b. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado. El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: ‘Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.

(Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Lo anterior quiere decir que si un País Miembro implanta un sistema de registro de nombres comerciales no implica que el derecho sobre éstos proceda de la inscripción o depósito en el registro, sino que seguirá generándose el nacimiento del derecho con el uso real y efectivo del nombre comercial en el mercado.

Es por esta razón que si bien puede existir un sistema de registro de nombres comerciales, el uso real y efectivo de dicho signo distintivo es lo que delimita el ámbito de protección del derecho, teniendo esto como consecuencia que el solicitante del registro de un nombre comercial debe acreditar su uso real y efectivo y, en consecuencia, continuar con dicho uso para que el derecho subsista.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra no tendría ninguna clase de derecho en relación con el registro. Es decir, al producirse una contradicción entre el nombre comercial registrado con el real y efectivamente usado en el mercado, prevalecerá este último. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá establecer el uso real y efectivo del nombre comercial para determinar cuál signo es el que realmente tiene relación con el público consumidor y, en consecuencia, cuál es el objeto del derecho del titular.

Protección en relación con signos idénticos y similares. El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. GACETA OFICIAL Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o asociación. Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares, a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial.

Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. En el presente caso, la sociedad GNV CONVERSIONES LTDA. manifestó que el signo solicitado GASAMERICA (denominativo) resulta irregistrable, ya que es confundiblemente semejante con el nombre comercial ya protegido “GAS AMERICA” (denominativo compuesto). Por ello, procederemos a abordar el tema de comparación entre signos denominativos simples y compuestos por ser pertinente en el presente caso.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 02/05/2013 9.72 • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de GACETA OFICIAL juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).

5. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 04 Y 37. En el presente caso, la sociedad GNV CONVERSIONES LTDA. manifestó que: “La marca GASAMERICA (denominativa) identifica los aceites y grasas industriales, lubricantes, incluyendo gasolina para motores, etc., y el nombre comercial GAS AMERICA ya protegido y depositado previamente identifica los servicios de la Clase 37 como son el montaje y administración de talleres de conversión de vehículos de gasolina o diésel a gas natural, comprimido, etc.

Es evidente la estrecha relación o vínculo que se presenta entre los productos y servicios arriba mencionados, no teniendo por lo tanto el público consumidor herramientas para distinguir su origen empresarial”. Por ello, resulta pertinente abordar el tema de la conexión competitiva en el presente caso. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos y servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

Respecto a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; 02/05/2013 10.72 (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii)Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

A fin de verificar la semejanza entre los servicios y productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos servicios y productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto perteneciente a la Clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza, identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el servicio amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

La autoridad nacional competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También deberá considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o pren- GACETA OFICIAL 02/05/2013 11.72 sa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. nexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada” (sic).

Sobre este particular, que es aplicable también a servicios, el Tribunal ha señalado que: ‘serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad’.

(Proceso 50-IP-2001, marca: ALLEGRA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 739, de 4 de diciembre del 2001). C O N C L U Y E: Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, ‘el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )’.

(Proceso 09-IP-94. Marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). En consecuencia, el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se lo asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto.

Asimismo, debe considerar que, cuando se dan los criterios de co- EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

SEGUNDO: No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege, si su existencia y uso es anterior al registro solicitado y si la identidad o semejanza son de tal naturaleza que induzcan al público a error. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

Basta que exista la posibilidad de riesgo de confusión entre los signos confrontados, a efectos de no registrar el signo solicitado.

TERCERO: La protección del nombre comercial en el Régimen de la Decisión 486 tiene las siguientes características: 1. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su primer uso en el comercio y termina cuando cesa dicho uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial en la oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

GACETA OFICIAL 2. De lo anterior se deriva que quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado. 3. Que quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera causar riesgo de confusión y/o asociación.

CUARTO: Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: • Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. • Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. • Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. • Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

QUINTO: Respecto a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado al- 02/05/2013 12.72 gunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 02/05/2013 13.72 PROCESO 172-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4 y 12 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

Patente de invención: “MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD”. Expediente Interno: Nº 2005-00008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 20 de febrero de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS: Mediante Oficio Nº 2410, de 23 de noviembre de 2012, recibido vía correo electrónico en este Tribunal el 03 de diciembre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2005-00008.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Partes en el proceso interno: Demandante: NORTON COMPANY. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 2.

Determinación de los hechos relevantes: - El 22 de julio de 1997, la sociedad NORTON COMPANY presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de patente para la invención denominada “MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD”. - Dicha solicitud de patente fue radicada bajo el Expediente Nº 97041957 y en ella se reivindicó la prioridad de la solicitud de la patente Nº 08/687.816 en Estados Unidos de América, de fecha 26 de julio de 1996. - La prioridad norteamericana se invocó conforme a las disposiciones del artículo 12 de la Decisión 344. - El 29 de agosto de 1997, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones puso en conocimiento del solicitante, el resultado del primer EXAMEN DE FORMA en los aspectos técnico y jurídico y le otorgó un plazo de treinta (30) días hábiles para formular sus observaciones o completar o aclarar los antecedentes ahí señalados. - La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 498, de 27 de noviembre de 2000, y contra ella no se presentaron oposiciones por parte de terceros. - Mediante Oficio Nº 17238 se notificó al solicitante, el resultado del EXAMEN DE PATENTABILIDAD efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones.

En este examen se consideró que los requisitos de patentabilidad de la solicitud se podrían ver AFECTADOS y se otorgó al solicitante un plazo de sesenta (60) días para presentar una respuesta, concerniente a las objeciones del Superintendente de Industria y Comercio. - Mediante Resolución Nº 29818, del 22 de octubre de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio decidió denegar el privilegio de patente de invención a la creación, aduciendo que no poseía nivel inventivo. - Mediante memorial radicado el 11 de diciembre de 2003, NORTON COMPANY interpuso recurso de reposición contra la Resolución Nº 29818 de 2003, solicitando que la misma fuera revocada íntegramente y en su lugar, se otorgara la respectiva patente. - Mediante Resolución Nº 16149, del 19 de julio de 2004, el Superintendente de Industria GACETA OFICIAL y Comercio resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto y no accedió a la concesión del privilegio de patente solicitada. - La anterior Resolución fue notificada el 29 de julio de 2004, con lo cual sobrevino el agotamiento de la vía gubernativa de manera desfavorable para el peticionario de la solicitud de patente de invención. 3.

Fundamentos de la demanda: La sociedad NORTON COMPANY manifestó lo siguiente: - “Los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 resultaron violados por falta de aplicación, toda vez que la invención solicitada por mi representada reúne las condiciones para gozar del privilegio de patente de invención, entre ellas el nivel inventivo, razón por la cual, la misma, no puede ser considerada como derivada de manera obvia o evidente de patentes ya existentes, ni de conocimiento generales”. - “Al momento de expedir las Resoluciones Nº 29818 de 2003 y Nº 16149 de 2004, el Superintendente de Industria y Comercio no tuvo en cuenta todos los elementos técnicos contenidos en la patente y aportados por mi representada para realizar una evaluación acertada del nivel inventivo de la solicitud de patente en referencia. Por lo tanto, se demuestra que el objeto de la invención cuya patente pretende mi representada, no se deriva de manera obvia de conocimientos anteriores”. - “El procedimiento objeto de la solicitud denegada a NORTON COMPANY cumple con los requisitos señalados en el artículo 14 de la Decisión 486, para que se le otorgue el privilegio de patente de invención y tiene el nivel inventivo exigido por el artículo 18 ibídem, lo cual evidencia la violación de estas disposiciones en los actos objeto de esta demanda de nulidad”. 4.

Fundamentos de la contestación a la demanda: LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), contestó la demanda señalando lo siguiente: - “Contrariamente a lo afirmado por la parte demandante según se desprende de las ac- 02/05/2013 14.72 tuaciones administrativas contenidas dentro del expediente 98.057733, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne todos los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”. - “Como consecuencia de lo anterior y habida cuenta que las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente presentada por la parte demandante y obrante dentro del expediente 97041597 adolece del requisito de nivel inventivo mencionado en el artículo 14 de la norma comunitaria (Decisión 486), existía un claro e inequívoco impedimento legal para que la oficina nacional competente procediera al otorgamiento de la patente de invención solicitada por la sociedad demandante, al no reunirse el requisito de nivel inventivo exigido”. - “Tampoco le asiste la razón a la parte demandante sobre la pretendida violación del artículo 18 de la Decisión 486.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 16 de la norma comunitaria, el estado de la técnica comprende “todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente al objeto reivindicado se deriva en forma evidente del estado de la técnica anterior a la solicitud, porque a partir de sus conocimientos y enseñanzas de las anterioridades señaladas habría logrado de una manera obvia el objeto reivindicado”.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

En el presente caso, el juez solicita la interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Sin embargo, la solicitud de patente fue presentada el día 22 de julio de 1997, en vigencia de la Decisión 344. Por lo tanto, este Tribu- GACETA OFICIAL nal procederá a interpretar -de oficio- los artículos 1, 2, 4 y 12 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 344 “(…) Artículo 1 Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 2 02/05/2013 15.72 Artículo 12 La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud. (…)”. DECISIÓN 486 “(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

(…) Artículo 4 Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. (…) PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: (…)”.

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. El Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Sin em- GACETA OFICIAL bargo, la solicitud de patente fue presentada el día 22 de julio de 1997, en vigencia de la Decisión 344, por lo que será ésta la norma aplicable al presente caso. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. (…) Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos”. Asimismo, ha manifestado: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso Nº 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicado en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004) 1. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, las cuales son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud, pero aña- 1 Proceso 155-IP-2005, marca: “RAPISAL (mixta)”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1271, de 02 de diciembre de 2005. 02/05/2013 16.72 de, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. La Disposición Transitoria en referencia contempla además la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues, dispone la aplicación de la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido, así como, a su plazo de vigencia. Las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter.

A contrariu sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. En consecuencia, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la patentabilidad de la invención solicitada, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención en cuestión.

2. LA PATENTE DE INVENCIÓN. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE PATENTES. En el presente caso, la sociedad NORTON COMPANY presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud de patente para la invención denominada “MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD”. Por ello, resulta pertinente abordar el siguiente tema.

La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar GACETA OFICIAL humano en la que se indica la solución para un problema técnico”. 2 Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. 3 Requisitos de Patentabilidad.

El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 2 a 5 de dicho cuerpo legal.

Según lo dispuesto por el artículo 1 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial.

3. EL NIVEL INVENTIVO. En el presente caso, mediante Resolución Nº 29818, del 22 de octubre de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio decidió denegar el privilegio de patente de invención a la creación denominada “MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD”, aduciendo que ésta no poseía nivel inventivo. 2 3 OTERO LASTRES, José Manuel.

Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág. 45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid, 1969, pp. 73 y siguientes. Proceso 21-IP-2000, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 631, de 10 de enero de 2001. 02/05/2013 17.72 Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 4 Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. 4 Proceso 12-IP-98.

Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 5.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: “Tal y como lo establece Gómez Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica ( )”. 6

4. LA REIVINDICACIÓN DE PRIORIDAD. En el presente caso, la solicitud de patente de invención fue radicada bajo el Expediente Nº 97041957 y en ella se reivindicó la prioridad de la solicitud de la patente Nº 08/687.816 en Estados Unidos de América, de fecha 26 de julio de 1996. La prioridad norteamericana se invocó conforme a las disposiciones del artículo 12 de la Decisión 344.

Por ello, resulta pertinente abordar el siguiente tema. 5 6 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. Proceso 13-IP-2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXOTAX-11-EN-13–ILO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1143, de 19 de noviembre de 2004. 02/05/2013 18.72 El artículo 12 de la Decisión 344 señala que: “la primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año”.

Por su parte, el artículo 13 de la Decisión 344 señala los requisitos que deben contener las solicitudes para la obtención de patentes de invención, entre los cuales, el literal d) contempla: “Una o más reivindicaciones que precisen la materia para cual se solicita la protección mediante la patente”. Sobre el tema, la doctrina señala que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…).

Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.

(Álvarez, Alicia. Derecho de Patentes, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99). También ha señalado que “(…) todo invento, para hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal (…) que se define en la primera reivindicación, cuyo contenido debe concretarse a enunciar la característica o el conjunto de características que reflejan la novedad del invento.

Es, por lo tanto, la primera reivindicación expresión exacta de la novedad del nivel inventivo o, lo que es igual, de su objeto principal. El privilegio otorgado se limita, en consecuencia, a lo enunciado en la primera reivindicación y dos patentes de invención pueden coexistir si los contenidos de la primera reivindicación de cada una de ellas no coinciden (…).

Las reivindicaciones subsiguientes deben estar subordinadas a la primera como otras tantas características que subsidiariamente concurren a la realización del objetivo principal del invento en múltiples formas, todas ellas comprendidas por su esencia en la primera reivindicación. De modo que las mismas características enunciadas en una reivindicación subsisten a la primera, pueden figurar en dos patentes de invención sin que haya interferencia de derechos, porque en cada caso concurren a solucionar dos objetos principales diferentes”.

(Andrés GACETA OFICIAL Moncayo von Hase, Derecho de Patentes, pp. 118 y 119). Asimismo, la doctrina ha determinado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La importancia está en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”. (Salvador, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente.

Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002). El Tribunal ha señalado al respecto: “(…) las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y concisas. Su fundamento radica pues en la descripción respectiva, de forma tal que el alcance de la reivindicación corresponda y se justifique con el contenido de aquella”.

(Proceso 106-IP-2002, patente: BATERIA CON CONTROLADOR INCORPORADO”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 892, de 31 de enero de 2003,). 02/05/2013 19.72 por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido”.

(Pachón, Manuel. La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena. Editorial Temis, Bogotá, 1975, p. 19). En ese caso, se puede afirmar que con la presentación de la solicitud de patente nace el derecho de prioridad. Cabe señalar que el derecho de prioridad previsto en la Decisión 344 no afecta el estudio que debe ser realizado para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención cuya patente se solicita, a la luz del estado de la técnica existente a la fecha que, por la prioridad reconocida, se considere como la de presentación de la solicitud.

5. NIVEL INVENTIVO EN RELACIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS. En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

Al respecto, este Tribunal ha desarrollado previamente este tema en el Proceso 32-IP-2010 7, el cual citamos a continuación: “La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la Derecho de Prioridad Una vez presentadas dos solicitudes sobre la misma invención en países distintos por un mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, 7 Proceso 32-IP-2010.

Patente: “SAL MESILATO TRIHIDRATO DE 5-(2-(4-(1, 2- BENZOISOTIAZOL-3-IL)-1-PIPERAZINIL) ETIL)-6-CLORO-1,3-DIHIDRO-2H-INDOL-2-ONA”. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1879 de 17 de septiembre de 2010. GACETA OFICIAL 02/05/2013 20.72 segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”. 8 cación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones.

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente: Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”. 9 De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia.

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo. Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de apli- 8 9 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires.

Publicado en la página www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm. ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCION”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág. 72. “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica.

Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000.

Solicitud de patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA ESTIMULADA POR LIPASA Y PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES GACETA OFICIAL 02/05/2013 21.72 FARMJACÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN”, publicado en la Gaceta Oficial N° 631, de 10 de enero de 2001). Es conveniente señalar, que la normativa andina sobre patentes no consagra de manera expresa lo referente al tema, como sí lo hacen otras legislaciones como la Ley de patentes argentina, artículo 6, inciso f). 10 Pero de ello no surge, como ya se anotó, que con base en las normas que regulan la materia, “las oficinas de patentes no puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva en casos como el de combinación de elementos conocidos para denegar la patente de invención”.

(Proceso 182-IP2005. Patente: “COMPOSICIONES SURFACTANTES CONCENTRADAS EN AGUA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1278, de 15 de diciembre de 2005).” EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la patentabilidad de la invención solicitada, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención en cuestión. 10 “ARTICULO 6 - No se considerarán invenciones para los efectos de esta ley: (…) f) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia”.

En consecuencia, el Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Sin embargo, la solicitud de patente fue presentada el día 22 de julio de 1997, en vigencia de la Decisión 344, por lo que será ésta la norma aplicable al presente caso.

SEGUNDO: El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.

La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente.

TERCERO: El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la “no obviedad”, esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

CUARTO: Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, o por aplicación del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda por el término de un año, contado a partir de la fecha de la GACETA OFICIAL QUINTO: 02/05/2013 22.72 presentación de la primera solicitud. nidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo, pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya per se que no tiene nivel inventivo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones conte- Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 175-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador.

Marca: “TAGRA” (denominativa). Expediente Interno: Nº 17802-2002-9158-JCS. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 20 de febrero de 2013, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS: Mediante Oficio Nº 2308-TDCA-2S, de 12 de diciembre de 2012, recibido en este Tribunal el 12 de diciembre de 2012, la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del GACETA OFICIAL Ecuador, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 17802-2002-9158-JCS. 02/05/2013 23.72 - El signo solicitado TAGRA (denominativo) es confundible con las marcas notorias VIAGRA, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1. Partes en el proceso interno: - Alega el artículo 135, literal i) de la Decisión 486, ya que el signo solicitado TAGRA (denominativo) resulta ser un signo engañoso, “ya que se va a confundir por la utilización de la marca TAGRA, creyendo que los productos provienen, están relacionados o son una extensión de los productos protegidos por la marca VIAGRA de PFIZER PRODUCTS INC”.

Demandante: PFIZER PRODUCTS INC. Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Y EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, de la República del Ecuador. Tercero interesado: LABORATORIOS ROWE C. POR A. 2. Determinación de los hechos relevantes: - El 11 de octubre del 2000, LABORATORIOS ROWE C. POR A. solicitó el registro de la marca TAGRA (denominativa) para distinguir “productos vía oral, parental y rectal” de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - La actora PFIZER PRODUCTS INC. presenta oposición en contra de dicha solicitud de registro, en base a que tiene registradas en el Ecuador las marcas notoriamente conocidas VIAGRA, inscrita con el Nº 3675-97, el 10 de noviembre de 1997 y VIAGRA Y DISEÑO, inscrita con el Nº 1595-99, el 9 de agosto de 1999, para proteger productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. - Mediante Resolución Nº 979360, de 19 de septiembre de 2001, el IEPI declara infundada la oposición y procede al registro del signo solicitado. 3.

Fundamentos de la demanda: La demandante PFIZER PRODUCTS INC. ha manifestado lo siguiente: - De otro lado, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, es importante destacar que, cuando se analiza el riesgo de confusión entre marcas que protegen productos de uso farmacéutico, es necesario realizar un examen más riguroso que cuando se trata de otros productos. - Resulta evidente que LABORATORIOS ROWE C. POR A. intenta aprovecharse de la fuerza distintiva y del valor comercial que la marca VIAGRA representa en el mercado, al pretender registrar sus productos con la marca TAGRA, de indiscutible identidad y semejanza con la marca de propiedad de PFIZER PRODUCTS INC. - La marca VIAGRA de propiedad de mi mandante es famosa y notoriamente conocida, debido a su originalidad, actividad, publicidad, constante esfuerzo comercial e inversión económica de su propietaria. 4.

Fundamentos de la contestación a la demanda: El Presidente del IEPI contesta la demanda alegando lo siguiente: “Niego los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa. Ratifico la Resolución Nº 979360, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, que es materia de la impugnación (…)”. El Director Nacional de Propiedad Industrial defiende la legalidad de los actos administrativos, toda vez que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

El signo solicitado cumple con todos los requisitos para su registro. GACETA OFICIAL El Procurador General del Estado señaló que: Le corresponde al IEPI comparecer en este tipo de juicios. 02/05/2013 24.72 productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. 5.

Fundamentos de tercero interesado (…) El tercero interesado LABORATORIOS ROWE C. POR A. manifestó lo siguiente: Defiende la legalidad de la resolución administrativa que declaró infundada la observación de la actora, y que otorga debidamente a su favor el registro del signo solicitado TAGRA (denominativo). Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: II.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

El Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 134, 135 literales a), b) e i) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486. En el presente caso, el 11 de octubre del 2000, LABORATORIOS ROWE C. POR A. solicitó el registro de la marca TAGRA (denominativa), en plena vigencia de la Decisión 344, por lo que será ésta la norma aplicable.

En consecuencia, este Tribunal interpretará, de oficio, los siguientes artículos: 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: “(…) DECISIÓN 344 Artículo 81 Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

GACETA OFICIAL Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…)”. DECISIÓN 486 DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo 02/05/2013 25.72 general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “ la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, “( ) tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de (…) anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o (…) de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes”.

(Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, GACETA OFICIAL publicado en la Gaceta Oficial N° 332, del 30 de marzo de 1998) 1. A manera de conclusión, y de acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca.

Por otro lado, las etapas procesales que hayan ya sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrariu sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar.

En conclusión, de la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Juez Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud de registro del signo “TAGRA” (denominativo) se realizó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

2. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el presente caso, el 11 de octubre del 2000, LABORATORIOS ROWE C. POR A. solicitó el registro de la marca TAGRA (denominativa) para distinguir “productos vía oral, parental y rectal” de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad PFIZER PRODUCTS INC. presenta oposición en contra de dicha solicitud de registro, en base a que tiene registradas en el Ecuador las marcas notoriamente conocidas VIAGRA, el 10 de noviembre de 1997 y VIAGRA Y DISEÑO, el 9 de agosto de 1999, 1 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 9 de julio del 2003. Proceso Nº 39-IP2003. Marca: “& MIXTA”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965 de 8 agosto 2003. 02/05/2013 26.72 para proteger productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución Nº 979360, de 19 de septiembre de 2001, el IEPI declara infundada la oposición y procede al registro del signo solicitado.

Conforme al inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. La marca es un bien inmaterial representado por un signo el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

La marca no sólo está constituida por el signo, convergen a su configuración jurídica la relación directa que se establece entre el signo y el producto o servicio, elementos que influyen en la mente y en la retención que el consumidor hace del signo frente al producto. Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo.

El artículo 81 de la Decisión 344, resalta una de las funciones esenciales de la marca, como es la de diferenciar o distinguir e identificar los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de los de otra persona. Si una marca carece de esta característica o función diferenciadora, teniendo ambos productos distinto origen empresarial, no tendría razón de ser dentro del comercio.

¿Con qué objeto un empresario va a inscribir o registrar una marca, si ese signo por igual puede asimilarse en la mente del consumidor a su producto o al de la competencia, sin que el público distinga uno de otro? ¿Para qué llamar a un producto x, si entre éste y el producto xy, no van a tener una nota de diferenciación en el mercado de los consumidores, y si para éstos resultaría igual o indistinto solicitar x o xy? La marca al identificar que el producto a la vez le distingue de otros productos o servicios iguales, permite que el consumidor adquiera la mercancía que quería hacerlo, diferenciándola de otra marca.

GACETA OFICIAL La noción de marca que trae la norma del artículo 81 de la Decisión 344, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca.

El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios.

Las marcas no protegen en forma generalizada todos los productos. El objeto marcario no es ilimitado sino lo contrario se delimita los productos que vaya a amparar. Por último el artículo 81 hace referencia tanto a los productos como a los servicios, es decir, que la marca diferencia un producto de otro, así como un servicio de otro, sin que la norma restrinja los servicios a ninguna clase, tipo u origen (servicios bancarios, de lavandería, tarjetas de crédito, de transporte, enseñanza, deportes, etc.).

Requisitos que debe reunir un signo para considerarse como marca: Para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (artículo 81, inciso primero de la Decisión 344). Sin embargo, pese a que un signo reúna estos requisitos, no asegura el registro de la marca, pues pueden ser no registrables si se encuentran comprendidos en las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria señala en los artículos 82 y 83.

La perceptibilidad del signo: El signo debe ser perceptible, mención que infiere la intervención o presencia de los sentidos o de “la inteligencia”. Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. En la Decisión 344 se reemplazó el requisito de la “visibilidad” 02/05/2013 27.72 por el de “la perceptibilidad”.

Entonces, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto. La distintividad: La marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación. El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y los objetivos que se persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés de proteger al público consumidor en la facultad para exigir, por la distintividad, el producto con marca que reúna las características y cualidades que esa marca le ha satisfecho.

Las expresiones utilizadas por el artículo 81 de la Decisión 344, de que el signo sea “suficientemente distintivo”, no se ha de tomar como un doble requisito o condición del signo, esto es que a más de “distintivo”, sea “suficientemente”, pues si el signo a criterio del administrador es distintivo para el objeto que persigue (función identificadora marca-producto), no ha de estimarse que el signo sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de registro de signos que siendo por sí discrecionalmente distintivos no tengan el carácter de “suficientemente distintivos”.

Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y obje- GACETA OFICIAL tos. Sin embargo, esta norma contrapone dos conceptos: el suficientemente distintivo o simplemente distintivo, frente al insuficientemente distintivo, y si el signo se agrupa en esta última categoría, dejará de ser registrable.

Hay signos que no son genéricos ni descriptivos ni que se refieren a un objeto o servicio determinado y que no reúnen la distintividad necesaria para diferenciar un producto de otro, razón por la que, no posee la condición de “distintividad” para constituirse en marca. La representación gráfica: El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impiden que éstas sean irregistrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.

3. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. En el presente caso, la demandante PFIZER PRODUCTS INC. ha manifestado que: “el signo solicitado TAGRA (denominativo) es confundible con las marcas notorias VIAGRA, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor”.

Por ello, resulta pertinente abordar el siguiente tema. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. El literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

En con- 02/05/2013 28.72 secuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

(Proceso 85-IP-2004, marca: DIUSED JEANS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1124, de 4 de octubre de 2004). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, marca: CHILIS y diseño, publicado en la Gaceta Oficial Nº 914, de 1 de abril de 2003).

GACETA OFICIAL El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

(Proceso 82-IP2002, marca: CHIP’S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 891, de 29 de enero de 2003). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como señala el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

(Proceso 48-IP-2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004, citando al proceso 18-IP-98, marca: US TOP, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de 02/05/2013 29.72 precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, marca: DERMALEX, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329, de 9 de marzo de 1998). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: • La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. • La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. • La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, GACETA OFICIAL que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar los diferentes modos en 02/05/2013 30.72 que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos.

4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. En el presente caso, el signo solicitado TAGRA (denominativo) es confundible con las marcas notorias VIAGRA (denominativa y mixta), al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002).

Comparación entre signos denominativos y mixtos. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y GACETA OFICIAL mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26IP-98, marca: C.A.S.A. (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Por lo tanto, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pp. 237 a 239). En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa, en principio, no habrá riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. A saber: En la comparación entre signos denominativos el Tribunal, sobre la base de la doctrina, Fernández Novoa, ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que dis- 02/05/2013 31.72 minuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

5. LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN (-GRA) En el presente caso, LABORATORIOS ROWE C.POR A. solicitó el registro de la marca TAGRA (denominativa), y la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. presentó oposición en contra de dicha solicitud en base a que tiene registradas las marcas notoriamente conocidas GACETA OFICIAL VIAGRA. Ambas marcas comparten la partícula –GRA, por ello se considera pertinente abordar el tema de las partículas de uso común. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: partículas, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna.

Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso 70-IP-2005.

Marca: “ROBOTICS”,publicado en la Gaceta Oficial N° 1231, de 16 de agosto de 2005). Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas palabras son marcariamente débiles. 02/05/2013 32.72 El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.” 2

6. LA MARCA NOTORIA. SU PRUEBA. En el presente caso, la demandante PFIZER PRODUCTS INC. manifestó que: “La marca VIAGRA de propiedad de mi mandante es famosa y notoriamente conocida, debido a su originalidad, actividad, publicidad, constante esfuerzo comercial e inversión económica de su propietaria.” Por ello, se profundizará en el tema de la marca notoria y su prueba por ser pertinentes al caso.

Este Tribunal ha calificado de notoria la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo (Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP-96, caso “REMAVENCA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 299, del 17 de octubre de 199,).

Ahora bien, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado el registro del signo del tercero, o en el comercio subregional, o en el co- 2 OTAMENDI, Jorge.

Derecho de marcas. LexisNexis – Abeledo-Perrot. 2003, p. 191. GACETA OFICIAL mercio internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios de que se trate. De conformidad con la disposición citada, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende —caso que el signo que se pretende registrar constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezcan los productos, iguales o distintos, de que se trate, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

Por la misma razón, la protección citada se extiende independientemente del territorio en que haya sido registrada la marca. En este contexto, el Tribunal reitera que “la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de ‘especialidad’ y de ‘territorialidad’ generalmente aplicables con relación a las marcas comunes” (Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-2001, caso “HARINA GALLO DE ORO”, publicado en la Gaceta Oficial N° 674, de 31 de mayo de 2001, criterio adoptado en el expediente N° 36-IP-99, del 8 de octubre de 1999, publicada en la G.O. A.C. N° 504, del 9 de noviembre de 1999, caso “FRISKIES”).

Sin embargo, en relación con el atributo de notoriedad de la marca, el Tribunal ha establecido que: “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada (…)” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, caso “HERMES”, publicado en la Gaceta Oficial N° 338, de 11 de mayo del mismo año).

En cuanto a la prueba de la notoriedad de la marca, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las cir- 02/05/2013 33.72 cunstancias que precisamente han dado a la marca ese status” (Expediente N° 08-IP-95, caso “LISTER”, publicado en la Gaceta Oficial N° 231, de 17 de octubre de 1996).

En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

Finalmente, el Tribunal ha precisado que: “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada” (Expediente N° 28-IP-96, caso “CIEL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 318, de 26 de enero de 1998).

7. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. En el presente caso, la marca TAGRA (denominativa) solicitada por LABORATORIOS ROWE C. POR A. distingue productos amparados en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza; asimismo, la sociedad opositora tenía registrada con anterioridad la marca VIAGRA (denominativa y mixta), la cual ampara igualmente productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional.

Por ello, es que abordaremos el tema de las marcas farmacéuticas. Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos (prefijos, sufijos o palabras) de uso general y corriente que, le dan al signo algún poder evocativo, ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

GACETA OFICIAL Las partículas de uso común, que forman parte de una marca farmacéutica no deben ser tenidas en cuenta al realizar el examen comparativo de los signos, ésta es una excepción al principio doctrinario de que el cotejo de las marcas se debe realizar atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes, es importante recalcar que la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. 02/05/2013 34.72 De conformidad con lo anterior, la Corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo TAGRA (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores, por razón de la identidad o la similitud de las marcas; en estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

El Tribunal reitera con las palabras de Fernández Novoa que: “El Interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto.

De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”. 3 Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 3 FERNÁNDEZ Novoa Carlos, “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984.

Págs. 265 y 266.

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro de la marca. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento.

En el presente caso, se desprende que la solicitud de registro del signo “TAGRA” (denominativo) se realizó en vigencia de la Decisión 344. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen.

SEGUNDO: Un signo que no reúne las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario. Si el signo se acoge a los requisitos anteriores no deberá para poder tener acceso al registro, estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedi- GACETA OFICIAL 02/05/2013 35.72 mentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

CUARTO: Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, desarrollados en la presente providencia. En la comparación entre signos denominativos el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función QUINTO: En el caso de denominaciones conformadas por partículas de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas partículas son marcariamente débiles.

SEXTO: De conformidad con la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende —caso que el signo que se pretende registrar constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial— con independencia de la clase a que pertenezcan los productos, iguales o distintos, de que se trate, y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla.

La disposición prevista en el artículo 83, literal e, eiusdem, prohíbe el registro de un signo como marca que sea similar al punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, con independencia de los productos o servicios que pretenda distinguir, por lo que será necesario examinar la confusión por similitud que pudiera existir entre los signos para que proceda la irregistrabilidad.

De invocarse la notoriedad de la marca para formular GACETA OFICIAL 02/05/2013 36.72 observaciones a la solicitud de registro de un signo, el interesado deberá probar aquélla sobre la base de los indicadores señalados en el artículo 84 de la Decisión 344, así como demostrar su existencia para la fecha de la solicitud de registro del signo en cuestión.

SÉPTIMO: En cuanto a las marcas farmacéuticas, se deberá considerar el riesgo que la salud humana corre por la venta o dispendio de un producto semejante o similar a otro ya registrado. El cotejo marcario, en todo caso, procederá dentro de un criterio más riguroso o con mayor detenimiento del que normalmente pueda hacerse con otro tipo de marcas. dad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Carlos Jaime Villarroel Ferrer PRESIDENTE José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO De conformidad con lo anterior, la Corte consultante debe determinar la registrabilidad del signo TAGRA (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comuni- Gustavo García Brito SECRETARIO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 128-IP-2012 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 27 y 29 y la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Actores: ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, PETER HANNAFORD GARCÉS y PETER HANNAFORD & CIA. LTDA. Asunto: “DERECHOS DE OBTENTOR DE ESPECIES VEGETALES”.

Expediente Interno N° 110013103009200500258

05. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis (6) días del mes de marzo del año dos mil trece. GACETA OFICIAL 02/05/2013 37.72 En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinte (20) de noviembre de 2012. - 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: - 1.1. Las partes Demandante: ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, PETER HANNAFORD GARCÉS y PETER HANNAFORD & CIA. LTDA. - Demandada: C.I. LA MAGDALENA S.A. 1.2.

Hechos relevantes Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: - ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER es una sociedad constituida bajo las leyes de Alemania cuya actividad consiste en el desarrollo, creación u obtención de variedades vegetales, principalmente rosas. - PETER HANNAFORD GARCÉS, es la licenciatario de ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER en la República de Colombia y Ecuador. - En virtud de un contrato, PETER HANNAFORD GARCÉS facultó a la sociedad PETER HANNAFORD & CIA LTDA. para actuar como ejecutor contractual en todos los negocios que suscriba PETER HANNAFORD GARCÉS, en desarrollo de la licencia referida anteriormente. - ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER son titulares de derechos de obtentor vegetal en Colombia sobre las siguientes variedades vegetales de la especie rosa, en virtud de los Certificados de Obtentor - - otorgados por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO I.C.A.: TANITEF, TANETTOLA, TANALEDEV, TANPINAISO, TANEIVOM, TANAFILONG, TANALEPHAR, TANTHARINA, TANISPIL, TANILYKS.

ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER cuentan con protección provisional sobre la siguiente variedad, cuya solicitud se encuentra en trámite de registro, la cual goza de protección provisional: TAN97544. ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER tuvo sospecha de que la empresa C.I. LA MAGDALENA S.A. podría estar cultivando ilegalmente algunas de sus variedades vegetales registradas o protegidas, es decir, sin contar con la respectiva autorización o licencia otorgada por el titular de los derechos de obtentor o por su licenciatario.

El licenciatario, PETER HANNAFORD GARCÉS, presentó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Tocancipá (Cundinamarca) una petición de Inspección Judicial Anticipada y extraproceso con intervención de peritos, la cual se practicó los días 7 de junio y 5 de noviembre de 2004, con intervención del ICA. La prueba referida determinó que la sociedad demandada cultiva variedades de rosa cuyos derechos de obtentor pertenecen a ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER.

Éstas son: TANITEF, TANETTOLA, TANALEDEV, TANPINAISO, TANEIVOM, TANAFILONG, TANALEPHAR, TANTHARINA, TANISPIL, TANILYKS y TAN97544. La explotación comercial de la totalidad de las plantas de las variedades de rosa referidas, constituye una violación a los derechos de obtentor sobre variedades vegetales, toda vez que la propagación, multiplicación, cultivo de las plantas así como la explotación y comercialización del producto de la cosecha (tallos cortados de rosas) no cuentan con autorización o licencia del titular de tales derechos.

Las variedades de rosas mencionadas son promocionadas y comercializadas en Colombia por el obtentor ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER a través de su representante o licenciatario exclusivo PETER HANNAFORD GARCÉS, quien a su vez suscribió un contrato de ejecución contractual con PETER HANNAFORD & CIA LTDA. La sociedad demandada sin autorización de las demandantes se ha provisto ilegalmente del material vegetal que le ha permitido cultivar las plantas de las variedades ya referidas GACETA OFICIAL por actos de compra a terceros no autorizados y/o autopropagación no autorizada, generando un perjuicio económico a las demandantes por cada planta actualmente cultivada. - ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, PETER HANNAFORD GARCÉS y PETER HANNAFORD & CIA. LTDA. presentaron una demanda ordinaria en acción por infracción de derechos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en contra de la sociedad C.I. LA MAGDALENA S.A. - El 9 de septiembre de 2011, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogotá D.C. expidió Sentencia, en la cual resolvió lo siguiente: (i) Que PETER HANNAFORD GARCÉS en su calidad de representante o licenciatario exclusivo y PETER HANNAFORD & CIA. LTDA., como ejecutor contractual, de la demandante, ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER carecen de legitimación en la causa para reclamar en este juicio, derechos de obtentor de especies vegetales.

(ii) Que la demandante ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, en virtud del registro como obtentor de variedades vegetales protegidas, conforme a los certificados de obtentor expedidos por el ICA, es el titular exclusivo de los derechos de obtentor sobre las variedades: Tanitef (Konfetty), Tanettola (Charlotte), Tanaledev (Vendela), Tanpinaiso (Pink Osiana), Taneivon (Movie Star), Tanafilong (Long Arifa), Tanalephar (Raphaela), Tantharina (Sophie), Tanaspil (Lipstick) y Tanilysks (Skyline).

(iii) Que la demandada ha efectuado actos de producción con fines comerciales, puesta en venta y comercializado en número no autorizado por el obtentor, ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER de las especies referidas en el anterior numeral, en el número, término y condiciones indicadas en sentencia. (iv) Declarar parcialmente probada la excepción respecto a que no se pueden ejercer los derechos del artículo 24 de la Decisión 345 porque se han pagado regalías.

(v) Ordenar a la demandada para que se abstenga de seguir cultivando y explotando las variedades de rosas (…). (vi) Condenar a la demandada a pagar indemnización de perjuicios por el no pago de regalías, derivadas del derecho de obtentor. (vii) Condenar a la demandada a pagar indemnización de perjuicios por el no pago de la venta de miniplantas.

(viii) Condenar a la demandada al pago de intereses moratorios. 02/05/2013 38.72 - La parte demandada interpuso el recurso de apelación en contra de la Sentencia de 9 de septiembre de 2011. - El 22 de agosto de 2012, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, declara abierta la Audiencia a que se refiere el artículo 360 CPC y resuelve: (i) Solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que realice la interpretación prejudicial de las normas del “Régimen Común de Protección de los Obtentores de Variedades Vegetales”.

(ii) Se suspende el proceso hasta que sea allegado lo requerido. - El 20 de septiembre de 2012, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, precisa sobre la solitud de interpretación prejudicial y resuelve librar exhorto, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores al Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el fin de que proceda a emitir la correspondiente interpretación prejudicial. 1.3.

La demanda ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, PETER HANNAFORD GARCÉS y PETER HANNAFORD & CIA. LTDA., en su escrito de demanda, expresan, en lo principal, los siguientes argumentos: - La explotación comercial de la totalidad de las plantas de las variedades de rosa referidas, constituye una violación a los derechos de obtentor sobre variedades vegetales, toda vez que la propagación, multiplicación, cultivo de las plantas así como la explotación y comercialización del producto de la cosecha (tallos cortados de rosas) no cuentan con autorización o licencia del titular de tales derechos. - Las variedades de rosas mencionadas son promocionadas y comercializadas en Colombia por el obtentor ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER a través de su representante o licenciatario exclusivo PETER HANNAFORD GARCÉS, quien a su vez suscribió un contrato de ejecución contractual con PETER HANNAFORD & CIA LTDA. - La sociedad demandada sin autorización de las demandantes se ha provisto ilegalmente del material vegetal que le ha permitido cultivar las plantas de las variedades ya referidas por actos de compra a terceros no autorizados y/o autopropagación no autorizada, generando un perjuicio económico a las de- GACETA OFICIAL mandantes por cada planta actualmente cultivada. 1.4.

Contestación a la demanda La sociedad CI LA MAGDALENA S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) para la fecha en que el demandante decide ejercer la acción por infracción de los derechos derivados del registro habían transcurrido más de los dos años que la Decisión 486 de 2000 le otorga para tal fin, debiendo declararse probada la excepción”. - “De conformidad con la Decisión 345 de 1993 y su decreto reglamentario y la Decisión 486 de 2000, los demandantes PETER HANNAFORD GARCÉS y PETER HANNAFORD & CIA. LTDA. carecen de legitimidad para iniciar una acción por infracción de derechos de obtentor y/o derechos de propiedad industrial por no ser los actuales titulares del certificado de obtentor”. - “Si se observan los certificados de obtentor allegados como anexos de la demanda, se advierte que éstos han sido concedidos en forma exclusiva a la demandante ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, quien por virtud del reconocimiento hecho por la autoridad administrativa competente, es el único facultado para ejercer la acción por la eventual infracción de los derechos de obtentor derivados de las mismas”. - “La sociedad demandada no tiene obligación legal ni contractual de pagar a favor de PETER HANNAFORD GARCÉS suma alguna por concepto de perjuicios ocasionados por la no realización del negocio de venta de miniplantas”. - “(…) la sociedad CI LA MAGDALENA S.A. no ha celebrado ningún contrato con PETER HANNAFORD GARCÉS y/o PETER HANNAFORD & CIA. LTDA. que le imponga la obligación de pagar cualquier suma de dinero por concepto de compra de miniplantas, ni en virtud del cual, se haya obligado a adquirir algún numero (sic) de miniplantas por un valor determinado”. - “(…) la actora se encuentra ejerciendo su derecho de manera abusiva, toda vez que intenta evitar injustamente, por medio de la presente acción, que la demandada cultive y produzca plantas de variedades sobre las cuales ya se pagaron los derechos de obtentor y cuyo material vegetal fue adquirido con 02/05/2013 39.72 el consentimiento del titular de los mismos.

El derecho de propiedad intelectual de ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU, NACHFOLGER, se encuentra agotado por la primera venta del material vegetal y adicionalmente, por el pago de las regalías correspondientes”. - “Las variedades objeto de demanda no cumplen con el requisito de novedad y por ende, no gozan de protección dentro del presente proceso”. - “Las plantas de las variedades TANITEF, TANALEPHAR Y TANALYKS fueron sembrados con anterioridad a la solicitud del certificado de obtentor.

(…) Los cultivos (plantas) de propiedad de la MAGDALENA pertenecieron a la sociedad FLORA BELLÍSIMA Ltda.”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 20 de noviembre de 2012.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS La Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ha solicitado interpretación prejudicial de las normas del “Régimen Común de Protección de los Obtentores de Variedades Vegetales”, contenido en la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, concretamente en los siguientes puntos: a) “Los derechos previstos en los artículos 23 y 24 de la Decisión 345 de 1993, puede ejercerlos en Colombia, la persona natural o jurídica beneficiaria de una licencia, cesión y/o cual- GACETA OFICIAL quiera otra autorización otorgada por el titular de los derechos de obtentor de la variedad vegetal protegida?, ¿qué modalidades y qué requisitos jurídicos deben tener dichas autorizaciones?, y, ¿qué comprenden las ‘medidas de compensación o de indemnización’ allí establecidas?”. b) “¿De acuerdo con la facultad reglamentaria de Colombia según la ‘disposición segunda transitoria de la Decisión 345 de 1992’, a la Autoridad Nacional le está permitido determinar normativamente, quién o quiénes pueden ejercer los derechos y acciones legales para la protección de las prerrogativas que confiere el certificado de obtentor y bajo qué presupuestos?”. c) “Con relación al artículo 27 de la Decisión 345 de 1993, ¿se puede entender la cesión, la licencia o la autorización por parte del titular del derecho de obtentor y/o la que a su vez realiza su cedido, licenciatario o autorizado, como parte integrante del concepto jurídico de ‘venta o comercialización’ que allí reza, a modo de excepción para el ejercicio de los derechos de obtentor?, ¿el pago de regalías al obtentor y/o a su cedido, licenciatario o autorizado, permite el ejercicio del derecho acorde con el mencionado artículo 27 de la Decisión 345 de 1993?”. d) “Teniendo en cuenta las regulaciones de los artículos 4º, 7º, 8º y 9º de la Decisión 345 de 1993 ¿qué se puede entender por ‘novedad’ de la variedad vegetal?, ¿cómo se demuestra?, ¿en qué momento se concreta su reconocimiento? y ¿quién lo hace?”. e) “En razón a que la legislación interna colombiana permite la remisión, en lo que resulte compatible, a la normativa reguladora de las ‘acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial’ de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, para ser aplicada al ‘régimen común de protección de los derecho (sic) de obtentores de variedades vegetales’, ¿qué alcance tienen en lo que concierne a daños o perjuicios de los artículos 239 y 243 de esa regulación, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?”. f) “Es aplicable en el campo de los derechos del obtentor de variedades vegetales, el régimen de prescripción señalado en el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000?, en caso afirmativo, ¿Cuándo y bajo qué circunstancias se entiende, que el titular ‘tuvo conocimiento de la infracción’ o que ‘se cometió por 02/05/2013 40.72 última vez la infracción?, ¿resulta aplicable el alcance normativo de la indicada disposición, cuando el conocimiento es aprehendido por el licenciatario, cesionario, autorizado y/o similar del titular obtentor?”.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se estima que procede la interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 24, 27, 29 y la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser aplicables al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 345 RÉGIMEN COMÚN DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES CAPÍTULO I DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN “Artículo 1.- La presente Decisión tiene por objeto: a) Reconocer y garantizar la protección de los derechos del obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor;

(…) CAPÍTULO III DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR Artículo 4.- Los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando GACETA OFICIAL éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.

Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas. (…) Artículo 7.- Para ser inscritas en el Registro a que hace referencia el artículo anterior, las variedades deberán cumplir con las condiciones de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad y presentar además una denominación genérica adecuada.

Artículo 8.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad. La novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro. 02/05/2013 41.72 La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso.

Artículo 11.- Una variedad se considerará homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación. Artículo 12.- Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.

Artículo 13.- Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor. La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas.

Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos. (…) Artículo 14.- Los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente.

(…) Artículo 10.- Una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. El obtentor podrá reivindicar su derecho ante la autoridad nacional competente, si el certificado fuese otorgado a una persona a quien no corresponde su concesión. (…) GACETA OFICIAL CAPÍTULO IV 02/05/2013 42.72 g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;

DEL REGISTRO Artículo 17.- El obtentor gozará de protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado. La acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado de obtentor, pero podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.

(…) CAPÍTULO V DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OBTENTOR Artículo 23.- Un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes.

Artículo 24.- La concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida: a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. e) Exportación; f) Importación; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada. (…) Artículo 27.- El derecho de obtentor no podrá ejercerse respecto de los actos señalados en el artículo 24 de la presente Decisión, cuando el material de la variedad protegida ha sido vendido o comercializado de cualquier otra manera por el titular de ese derecho, o con su consentimiento, salvo que esos actos impliquen: a) Una nueva reproducción, multiplicación o propagación de la variedad protegida con la limitación señalada en el artículo 30 de la presente Decisión;

GACETA OFICIAL b) Una exportación del material de la variedad protegida, que permita reproducirla, a un país que no otorgue protección a las variedades de la especie vegetal a la que pertenezca la variedad exportada, salvo que dicho material esté destinado al consumo humano, animal o industrial. (…) CAPÍTULO VI DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS Artículo 29.- El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad.

(…) DISPOSICIONES TRANSITORIAS SEGUNDA. La autoridad nacional competente en cada País Miembro reglamentará la presente Decisión en un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. (…)”. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial de oficio, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

3.1. OBJETO DE LA PROTECCIÓN DE LA DECISIÓN 345 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA. En Santa Fe de Bogotá, el 21 de agosto de 1993, la Junta del Acuerdo de Cartagena aprobó la Decisión 345, que establece el “Régimen Común de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales”, publicado en la GOAC No. 142 de 29 de octubre de 1993.

Las disposiciones de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el régimen común de protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales constituye el primer instrumento en el área andina que establece una modalidad de protección subregional referente a las variedades vegetales. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos de los obtentores se inició en París, en la 02/05/2013 43.72 conferencia diplomática de 2 de diciembre de 1961, con la firma del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, que estableció la Organización Intergubernamental “Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” – UPOV-.

El convenio entró en vigor en 1968, fue revisado en Ginebra en los años 1972, 1978 y 1991. El Acta de 1978 entró en vigencia el 8 de noviembre de 1981, y el Acta de 1991, el 24 de abril de 1998. Los cuatro Países Miembros de la CAN, a través de la Decisión 345 y sus reglamentaciones internas han tomado en cuenta el “Acta 1991 de la UPOV”.

La protección a las obtenciones vegetales, también denominada como el derecho del obtentor, implica la protección que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal para explotarla de manera exclusiva. Los artículos 1 y 2 de la Decisión 345 extienden la aplicación de la protección a quien logre obtener nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un certificado de obtentor extensivo a todos los géneros y especies.

Los géneros se determinan teniendo en cuenta aspectos morfológicos o filogenéticos. La opinión científica indica que varias especies con un antecesor común forman un género. El régimen comunitario andino limita la protección del certificado de obtentor, a aquellos individuos de la botánica cuyo cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

El plazo del certificado ha sido establecido de 20 a 25 años para las vides, árboles forestales, árboles frutales incluidos sus porta-injertos y de 15 a 20 años para las demás especies 1. Asimismo, el objeto del sistema de protección al derecho del obtentor, de acuerdo al artículo 1 de la Decisión 345, es: - Reconocer y garantizar la protección de los derechos de nuevas variedades vegetales, mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor, - Fomentar las actividades de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías apli- 1 PROCESO 1-IP-1996.

Ponencia de 9 de diciembre de 1996. GACETA OFICIAL cadas a la creación de nuevas variedades vegetales, para desarrollar variedades con mejor producción y resistencia a plagas, con mejor calidad y rendimiento; variedades que se adapten a suelos incultivables, entre otras ventajas, con lo cual se asegura la cosecha y la alimentación en beneficio de la sociedad. - Fomentar las actividades de transferencia de tecnología.

3.2. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LAS VARIEDADES VEGETALES PARA SER OBJETO DE PROTECCIÓN; EL REQUISITO DE LA NOVEDAD DE LA OBTENCIÓN VEGETAL. El artículo 3 de la Decisión objeto de esta interpretación prejudicial expresa que variedad es el conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación. Según reconocida doctrina “puede ser considerada como una población artificial con estrecha base genética, con características agronómicas bastante bien definidas, que es reproducible con mayor o menor precisión siguiendo un método de producción predeterminado”. 2 Para que una variedad vegetal pueda ser protegida debe cumplir determinados requisitos, los cuales están establecidos en el artículo 4 de la Decisión 345 y en el artículo 5 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, a saber: La variedad debe ser: • Nueva; 02/05/2013 44.72 • Homogénea; • Estable; • Debe tener, además, una denominación adecuada.

En efecto, el artículo 4 de la Decisión mencionada, bajo el acápite “Reconocimiento de los derechos del obtentor”, indica que los Países Miembros otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, indicando los requisitos que deben reunir las variedades vegetales para ser objeto de la protección. Específicamente, se señalan como requisitos que éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica.

En consecuencia, se puede proteger mediante el certificado del obtentor todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, siempre que no se encuentren prohibidos para la salud humana, animal o vegetal. Asimismo, como se indicó, el obtentor debe demostrar ante la Oficina Nacional Competente del País Miembro que la variedad cumpla con los requisitos enunciados.

Requisitos que deben reunir las variedades vegetales. El requisito de la novedad de la obtención vegetal. El Tribunal abordará este tema debido a que la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá indica: d) “Teniendo en cuenta las regulaciones de los artículos 4º, 7º, 8º y 9º de la Decisión 345 de 1993 ¿qué se puede entender por ‘novedad’ de la variedad vegetal?, ¿cómo se demuestra?, ¿en qué momento se concreta su reconocimiento? y ¿quién lo hace?”. • Distinta; 2 Elena Roselló José María. “El concepto de variedad y los criterios técnicos de distinción, uniformidad y estabilidad”.

Ponencia para el Seminario sobre la Naturaleza y Razón de Ser de la Protección de las Obtenciones Vegetales en Virtud del Convenio de la UPOV, organizado por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en cooperación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina y con la Asistencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 1991.

Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro. Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada. Si se cumplen todos estos requisitos, luego del trámite pertinente, se concederá el derecho de obtentor.

A continuación se hará referencia a estos requisitos: GACETA OFICIAL 1. La variedad debe ser NUEVA. Es decir, si a la fecha de presentación de la solicitud la variedad no ha sido vendida o comercializada: un año dentro del territorio de cualquier País Miembro de la CAN; cuatro años fuera de la CAN; y, seis años en el caso de árboles y vides fuera de la CAN.

El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a los fines de la explotación antes de las fechas ya señaladas. El artículo 8 de la Decisión 345, en armonía con lo expuesto, señala que “Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de explotación comercial de la variedad”.

Y que la novedad se pierde cuando: a) La explotación haya comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado dentro del territorio de cualquier País Miembro; b) La explotación haya comenzado por lo menos cuatro años antes o, en el caso de árboles y vides, por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor o de la prioridad reivindicada, si la venta o entrega se hubiese efectuado en un territorio distinto al de cualquier País Miembro.

Cabe precisar que el concepto de novedad en el derecho de protección de las obtenciones vegetales es diferente al concepto de novedad que se establece en el sistema de patentes. La novedad no se destruye por una divulgación previa de una descripción de la variedad sino que se establece en referencia a una serie de actos comerciales realizados sobre un cierto tipo de material vegetal antes de ciertas fechas, conforme las disposiciones consagradas en las Decisiones 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 02/05/2013 45.72 La doctrina define a la “novedad” como “la condición necesaria y esencial para el otorgamiento de un certificado de obtentor que consiste en que sobre la variedad, comprendiendo su material de reproducción o multiplicación o el producto de la cosecha, no se haya ejecutado acto alguno que implique su comercialización o su entrega lícita con el consentimiento de su obtentor o de su causahabiente, o que habiéndolo sido no se excedan los términos máximos referidos anteriormente” 3.

Ahora bien, en materia de variedades vegetales, la doctrina entiende por comercializar “la realización de cualquier acto sobre la variedad, su material de reproducción, multiplicación o propagación o sobre el producto de su cosecha, realizado con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero y que implique su entrada en el mercado como bien adquirible, o por lo menos realizado con miras a introducirlo en el mercado” 4.

En tanto que por entrega lícita se comprende “la puesta en manos o en poder de un tercero, bien sea bajo título de tenencia, posesión o dominio, del material de reproducción, multiplicación, propagación o el producto de la cosecha de la variedad protegida, cuando esta entrega no implica su comercialización y además no es contraria al orden jurídico, al orden público y a las buenas costumbres” 5.

Establecido, en consecuencia, el concepto de novedad y cómo se justifica o demuestra, ¿en qué momento se concreta su reconocimiento? y ¿quién lo hace?”. Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro. Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación 3 4 5 Pablo Felipe Robledo del Castillo.

“Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. La Propiedad Inmaterial. Revista del Centro de Estudios de la Propiedad Intelectual. Universidad Externado de Colombia. Bogotá. p.p. 143, 144. Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141. Pablo Felipe Robledo del Castillo.

“Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 141. GACETA OFICIAL adecuada. Si se cumplen todos estos requisitos, luego del trámite pertinente, se concederá el derecho de obtentor. En cuanto a los otros tres requisitos: que la variedad debe ser distinta, homogénea y estable, son requisitos técnicos, es decir, se refieren a la naturaleza de la variedad vegetal; a continuación una referencia de los mismos: 2.

La variedad debe ser DISTINTA. Es decir, debe diferenciarse de cualquier otra, cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o su inscripción en el registro oficial de cultivadores, hará comúnmente conocida a la variedad.

De acuerdo al artículo 10 de la Decisión 345, “una variedad se considerará distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya existencia fuese comúnmente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada. La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del certificado de obtentor o para la inscripción de la variedad en un registro oficial de cultivares, hará comúnmente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del certificado o la inscripción de la variedad, según fuere el caso”.

En efecto, se considerará distinta una variedad si se distingue claramente de cualquier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea comúnmente conocida. En particular, el depósito, en cualquier país de una solicitud de concesión de un derecho de obtentor para otra variedad o de inscripción de otra variedad en un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta otra variedad comunmente conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho de obtentor o a la inscripción de esa otra variedad en el registro oficial de variedades, según el caso. 02/05/2013 46.72 quiera otra cuya existencia fuera comúnmente conocida.

La presentación de una solicitud para obtener protección por parte de un obtentor tiene como consecuencia que a partir de la fecha de presentación de la solicitud, la variedad se considera comúnmente conocida” 6. 3. La variedad debe ser HOMOGÉNEA. Es decir, para que la variedad se considere homogénea debe ser suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación (artículo 11 de la Decisión 345).

De lo anterior se deriva que la homogeneidad se juzgará determinando si la variedad es suficientemente uniforme en el conjunto de sus caracteres pertinentes, de acuerdo a su forma de reproducción, multiplicación o propagación. Así, “Una variedad se considera uniforme cuando, con excepción de las variaciones propias esperadas del proceso de propagación, la variedad se mantiene uniforme en sus características más relevantes.

El criterio de uniformidad se cumple cuando el cambio presente en una variedad luego del proceso de propagación no impide la precisa descripción de ésta, especialmente en lo que se refiere al criterio de distinguibilidad” 7. El requisito de homogeneidad obedece a una definición eminentemente técnica. 4. La variedad debe ser ESTABLE. Una variedad se considerará estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones (artículo 12 de la Decisión 345).

Es decir, la variedad se considerará estable si dichos caracteres se mantienen inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de un ciclo panicular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo. 6 La doctrina, sobre el requisito de que la variedad debe ser distinta, en armonía con lo expresado, indica que “para que se considere distinta, la variedad debe diferenciarse claramente de cual- 7 María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”.

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1998. p. 30. María Isabel Patiño. “Los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1998. p.

31. GACETA OFICIAL Esta condición obedece a una definición, al igual que la anterior, eminentemente técnica. 5. La variedad debe tener una DENOMINACIÓN ADECUADA. La denominación de la variedad no podrá ser objeto de marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriores registradas y deberá, además, permitir su clara identificación. El artículo 13 de la Decisión 345 expresa que: “Cada País Miembro se asegurará de que ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculice su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor. 02/05/2013 47.72 Asimismo, el artículo 20 del Convenio de la UPOV de 1991, plenamente aplicable a nuestro sistema, explica que se debe tener en consideración lo siguiente: a) No debe componerse únicamente de cifras, salvo cuando sea una práctica establecida para designar variedades. b) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre las características, el valor o la identidad de la variedad. c) No debe ser susceptible de inducir a error o de prestarse a confusión sobre la identidad del obtentor.

La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas. d) Debe ser diferente de cualquier otra denominación genérica que designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie semejante o vecina en cualquiera de los Estados de la Unión (Este último requisito también lo prevé en similares términos el inciso 2º del artículo 13 de la Decisión 345).

Cuando una misma variedad fuese objeto de solicitudes para el otorgamiento de certificados de obtentor en dos o más Países Miembros, se empleará la misma denominación en todos los casos”. Una vez presentada la solicitud se ha de verificar por parte de la Oficina Nacional Competente que se encuentren cumplidos estos requisitos y, el procedimiento concluirá con la extensión del certificado de obtentor.

El objetivo de esta exigencia, es decir, la de una denominación para la variedad solicitada, es definir claramente el objeto de protección y evitar la confusión del usuario de las variedades.

3.3. PROTECCIÓN PROVISIONAL DEL OBTENTOR. En efecto, la denominación de la variedad tiene por objeto ser su designación genérica, es decir, su razón de ser está en permitir la identificación de la variedad. La UPOV ha establecido criterios uniformes para que los obtentores de nuevas variedades vegetales tengan en cuenta al momento de definir la denominación genérica de la variedad que se pretende proteger: a) Debe ser aceptable desde el punto de vista lingüístico. b) Debe ser diferenciable de otras denominaciones otorgadas, especialmente cuando se trate de variedades similares. c) Debe ser suficientemente distinguible de nombres o marcas comerciales existentes.

Tomando en cuenta que en el presente proceso, la parte actora argumentó que: “ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER cuentan con protección provisional sobre la siguiente variedad, cuya solicitud se encuentra en trámite de registro, la cual goza de protección provisional: TAN97544”. El Tribunal estima adecuado referirse a este tema El artículo 17 de la Decisión 345 establece una protección provisional al obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado, aunque enfatiza que la acción por daños y perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el certificado de obtentor, empero, podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.

El objeto de la protección provisional radica en evitar que terceros se aprovechen de la varie- GACETA OFICIAL dad durante el período que media entre la presentación de la solicitud y la obtención del certificado. En efecto, la protección provisional confiere al obtentor la facultad de protegerla contra infracciones o usurpaciones de terceros no autorizados por él, mientras su solicitud de registro se encuentre en trámite.

La protección provisional otorga al obtentor los derechos establecidos en el artículo 24 de la Decisión 345 para prevenir o hacer cesar los actos de infracción, aunque, como se indicó, las acciones por indemnización sólo podrán adelantarse una vez que se haya concedido el certificado de obtentor, con la posibilidad de abarcar o reclamar los daños y perjuicios causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud.

Es decir, se establece una protección retroactiva entre la fecha de presentación de la solicitud y la fecha de otorgamiento del título. Es pertinente advertir que el artículo 13 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales incorpora, acerca de la protección provisional al obtentor, que “Cada Parte Contratante adoptará medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho.

Como mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14”. En tanto que la Decisión 345 se basa en términos generales en la Convención Internacional para la protección de nuevas variedades de plantas, ambas normas otorgan una protección provisional hasta que se conceda el certificado de obtentor.

3.4. DERECHOS DEL OBTENTOR. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. El Tribunal abordará estos temas debido a que ROSEN TANTAU, MATHIAS TANTAU NACHFOLGER, PETER HANNAFORD GARCÉS y 02/05/2013 48.72 PETER HANNAFORD & CIA. LTDA. presentaron una demanda ordinaria por infracción de derechos contra la sociedad C.I. LA MAGDALENA S.A. Como se expresó, el derecho del obtentor es una forma de propiedad intelectual que se reconoce a los creadores de nuevas variedades vegetales a fin de permitirles una explotación exclusiva de su creación por un tiempo determinado.

Este derecho de obtentor, si bien tiene ciertas características en común con algunas otras formas de propiedad intelectual, posee también características únicas y particulares a fin de adecuarlo especialmente al objeto de protección: las variedades vegetales. Los derechos del obtentor vegetal se concretan en un conjunto de comportamientos, conductas y actividades que no pueden efectuarse por terceros, a menos que medie autorización, licencia o permiso de los mismos.

Así, el derecho del obtentor otorga a su titular el derecho exclusivo de explotación de su variedad protegida. De la misma forma, la reproducción de la variedad vegetal está sometida a la autorización de su titular. El titular de un certificado de obtentor tiene el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, puedan, respecto del material de multiplicación o reproducción de la variedad protegida: producir o reproducir (multiplicar), preparar a los fines de producción o multiplicación, ofrecer en venta, vender o comercializar de cualquier forma, exportar, importar o poseer para cualquiera de los fines mencionados.

Los artículos 23 y 24 de la Decisión 345 se refieren a los derechos del obtentor, y expresan de manera clara que un certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o jurisdiccionales, de conformidad con su legislación nacional, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes (artículo 23).

Y que la concesión de un certificado de obtentor conferirá a su titular el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida: GACETA OFICIAL a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación; b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación; c) Oferta en venta; d) Venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado, del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales. e) Exportación; f) Importación; g) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes; h) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas; i) La realización de los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación. El certificado de obtentor también confiere a su titular el ejercicio de los derechos previstos en los literales precedentes respecto a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, conforme lo dispone el artículo 10 de la presente Decisión y respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida.

La autoridad nacional competente podrá conferir al titular, el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos indicados en los literales anteriores, respecto a las variedades esencialmente derivadas de la variedad protegida salvo que ésta sea a su vez una variedad esencialmente derivada. 02/05/2013 49.72 En consecuencia, el titular de un Certificado de Obtentor tendrá el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los actos especificados en el artículo 24 de la Decisión 345, respecto de las variedades protegidas y de las variedades esencialmente derivadas, bastando para ello probar la posesión. El derecho conferido al obtentor se extiende a las variedades esencialmente derivadas, en los términos previstos en la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuando en el artículo 24 establece que el derecho de obtentor se extiende a las variedades que no se distingan claramente de la variedad protegida, es decir que, “para que una variedad que no se distinga claramente pueda ser comercializada, debe contar con la autorización del titular del derecho de obtentor de la variedad respecto de la cual no se distingue claramente” 8.

Asimismo, se deberá tener en cuenta que el inciso segundo, literal i) del artículo 24 dice que el certificado también concede al obtentor la posibilidad de ejercer derechos “respecto de las variedades cuya producción requiera del empleo repetido de la variedad protegida”. El certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas o judiciales, de conformidad con la legislación vigente del País Miembro, a fin de evitar o hacer cesar actos que constituyan infracciones o violaciones a su derecho y así obtener medidas de compensación o indemnización ajustadas a derecho.

Este Tribunal, respecto a la acción por infracción de derechos, en un caso marcario, aplicable a una infracción a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, ha dicho lo siguiente: “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de 8 Pablo Felipe Robledo del Castillo.

“Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 181. GACETA OFICIAL los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). El “ius prohibendi” del titular del certificado de obtentor tiene su origen en un acto expreso de autoridad nacional competente, consecuentemente, se puede considerar que una explotación no autorizada de la variedad vegetal, sucedido después de esta declaración administrativa, se constituye en una infracción a los derechos conferidos al titular.

Principio de complemento indispensable. Facultad reglamentaria de la oficina nacional competente. Cálculo de indemnizaciones por daños y perjuicios. Prescripción de la acción. Tomando en cuenta que la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá señala que “b) ¿De acuerdo con la facultad reglamentaria de Colombia según la ‘disposición segunda transitoria de la Decisión 345 de 1992’, a la Autoridad Nacional le está permitido determinar normativamente, quién o quiénes pueden ejercer los derechos y acciones legales para la protección de las prerrogativas que confiere el certificado de obtentor y bajo qué presupuestos?” y que e) “En razón a que la legislación interna colombiana permite la remisión, en lo que resulte compatible, a la normativa reguladora de las ‘acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial’ de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, para ser aplicada al ‘régimen común de protección de los derecho (sic) de obtentores de variedades vegetales’, ¿qué alcance tienen en lo que concierne a daños o perjuicios de los artículos 239 y 243 de esa regulación, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?”, se hace necesario tratar el tema de “el principio de comple- 02/05/2013 50.72 mento indispensable”, “la facultad reglamentaria de la Oficina Nacional Competente”, “la indemnización de daños y perjuicios” y “la prescripción de la acción”.

El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. 9 9 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA.

GACETA OFICIAL La Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 345 dice: “La autoridad nacional competente en cada País Miembro reglamentará la presente Decisión en un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”. Conforme a lo anterior, la autoridad nacional competente de los Países Miembros, está autorizada para reglamentar la Decisión 345, en todo lo que no se encuentre regulado por la misma, de acuerdo con las previsiones enunciadas; y, de acuerdo a las facultades a ella otorgadas deberá actuar para el debido cumplimiento de la Decisión 345 y de los derechos que ella concede.

En el desarrollo de este principio, la norma nacional nunca será restrictiva ni podrá contradecir los preceptos establecidos en la norma comunitaria. Dicha precisión deviene importante hacerla, toda vez que la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá preguntó, “¿De acuerdo con la facultad reglamentaria de Colombia según la ‘disposición segunda transitoria de la Decisión 345 de 1992’, a la Autoridad Nacional le está permitido determinar normativamente, quién o quiénes pueden ejercer los derechos y acciones legales para la protección de las prerrogativas que confiere el certificado de obtentor y bajo qué presupuestos?”, “En razón a que la legislación interna colombiana permite la remisión, en lo que resulte compatible, a la normativa reguladora de las ‘acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial’ de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, para ser aplicada al ‘régimen común de protección de los derecho (sic) de obtentores de variedades vegetales’, ¿qué alcance tienen en lo que concierne a daños o perjuicios de los artículos 239 y 243 de esa regulación, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?”. 02/05/2013 51.72 cios y su cálculo, dejando, en consecuencia, su reglamentación al Derecho Interno del País Miembro, conforme el principio de complemento indispensable enunciado.

Afirma la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que en la reglamentación efectuada por la República de Colombia a la Decisión 345, existe remisión, en lo que fuere aplicable al tema, a las disposiciones contenidas en la Decisión 486. Respecto a la mencionada remisión, indicada por el consultante, este Tribunal hace mérito de la misma y encuentra aceptable que, en caso de silencio, se efectúe un reenvío a la regulación de dichos temas a otra norma comunitaria que regule los mismos, en este caso a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que contiene el “Régimen Común de Propiedad Industrial”, desde que dichos temas, regulados en materia de propiedad industrial, son de aplicación general.

En tal caso, se debe tener en cuenta lo siguiente: Las disposiciones contenidas en los artículos 239 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina indican: “Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente.

El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado”. “Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes: En relación a la primera pregunta, se ha de estar a lo establecido en el acápite anterior y en el numeral 3.5 de esta interpretación prejudicial. a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;

En relación a la segunda pregunta, la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no hace referencia al tema de daños y perjui- b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, GACETA OFICIAL c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”.

Dichas disposiciones deben ser leídas en armonía con las demás normas que regulan el tema de la infracción a derechos que concede una patente, regulados por la Decisión 486. Como se indicó anteriormente, el Tribunal, al interpretar el artículo 239, ha dicho lo siguiente: “El ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor”.

(Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). En este sentido, si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente, en el presente caso, la variedad vegetal, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la misma.

En este sentido, es preciso puntualizar que la pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios causados al titular será cuantificada de acuerdo a la explotación indebida que realizó el demandado del producto o procedimiento tutelado. En resumen, tenemos que los sujetos activos y, por tanto, quienes pueden entablar la acción 02/05/2013 52.72 por infracción son los siguientes sujetos (artículo 14 de la Decisión 345): • El titular del derecho protegido que puede ser una persona natural o jurídica.

Igualmente, la facultad de ejercer la acción pueden realizarla los causahabientes del titular. • Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. • Si se transfirió el derecho, el nuevo titular puede entablar la acción. Es decir, la puede ejercer el licenciatario.

En cuanto al tema de las medidas de compensación o de indemnización por daños y perjuicios, preguntada por la consultante, en los puntos a) y e) de la solicitud de interpretación prejudicial (a). ¿Qué comprenden las ‘medidas de compensación o de indemnización?, e). ¿Qué alcance tienen en lo que concierne a daños o perjuicios de los artículos 239 y 243 de esa regulación, en cuanto a los legitimados para reclamarlos y respecto de los factores o elementos que comprenden?), se hará referencia a la interpretación prejudicial recaída dentro del proceso 115-IP-2010, de 11 de noviembre de 2010, patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE SILDENAFIL”, que se pronuncia sobre dicho tópico.

El artículo 243 de la Decisión 486 enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.

Al referirse a estos criterios, el Tribunal ha señalado: “El primer criterio es el del daño emergente y el lucro cesante. Por daño emergente se entiende el perjuicio efectivamente sufrido por el actor y que se encuentre causalmente determinado por la conducta del infractor. De conformidad con ello se deberán indemnizar, por ejemplo, los gastos de publicidad y difusión en que incurrió el afectado para hacer frente a la competencia desleal (…).

Por lucro cesante se entiende las ganancias que el afectado dejó de percibir debido a la competencia desleal, de no GACETA OFICIAL haberse presentado ésta. Las ganancias se determinan en el periodo de tiempo que se encuentra comprendido entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización”. (Proceso 11-IP-2006, marca: VELAS IMPERIALES, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1354, de 8 de junio de 2006).

La norma autoriza, además, que se adopten otros tipos de criterios como el monto del daño indemnizable y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de competencia desleal, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubiera concedido.

En este marco, el Juez Consultante tendrá que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos.

El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo (…).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular 02/05/2013 53.72 (…) habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual (…)”.

(Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007). Todo lo anterior, en armonía con lo previsto en los artículos 17 (protección provisional del obtentor), y 23 y 24 (derechos del obtentor) de la Decisión 345, objeto de esta interpretación prejudicial. Finalmente, en relación con la pregunta formulada por la consultante, f) “Es aplicable en el campo de los derechos del obtentor de variedades vegetales, el régimen de prescripción señalado en el artículo 244 de la Decisión 486 de 2000?, en caso afirmativo, ¿Cuándo y bajo qué circunstancias se entiende, que el titular ‘tuvo conocimiento de la infracción’ o que ‘se cometió por última vez la infracción?, ¿resulta aplicable el alcance normativo de la indicada disposición, cuando el conocimiento es aprehendido por el licenciatario, cesionario, autorizado y/o similar del titular obtentor?”.

El artículo 244 de la Decisión 486 dispone lo siguiente: “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”. La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez.

De lo anterior, se desprende lo siguiente: GACETA OFICIAL • Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. • Se entiende que el titular tuvo conocimiento de la infracción por cualquier medio idóneo que le permita justificar su conocimiento de la supuesta infracción. Por ejemplo, es posible que conozca los productos resultantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieron principalmente para cometerla, etc. • De conformidad con el material probatorio que se acompañe al proceso, es posible justificar que la infracción se haya cometido por última vez, De allí que es muy importante la carga de la prueba dentro del proceso. • Las circunstancias enunciadas, de conformidad con los puntos 3.5, 3.6 y 3.7 desarrollados en esta interpretación prejudicial, son aplicables al licenciatario, autorizado o cesionario de un certificado de obtentor.

El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. Encuentra el Tribunal aplicable el término de prescripción de la acción recogido en el artículo 244 de la Decisión 486, al campo de las variedades vegetales, de conformidad con las prescripciones establecidas en esta providencia.

3.5. LAS LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN. AGOTAMIENTO DEL DERECHO. El Tribunal abordará estos temas debido a que la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá pregunta: a) “Los derechos previstos en los artículos 23 y 24 de la Decisión 345 de 1993, puede ejercerlos en Colombia, la persona natural o jurídica beneficiaria de una licencia, cesión y/o cualquiera otra autorización otorgada por el titular de los derechos de obtentor de la variedad vegetal protegida?, ¿qué modalidades y qué requisitos jurídicos deben tener dichas autorizaciones?, y, ¿qué comprenden las ‘medidas de compensación o de indemnización’ allí establecidas?”. 02/05/2013 54.72 El Tribunal estima adecuado, en primer lugar, precisar qué se entiende por obtentor de una variedad o quién es reputado como obtentor de la misma.

El Convenio de la UPOV de 1978 no establece una definición sobre qué debe entenderse por obtentor. Sin embargo, el artículo 4, inciso primero, de la Decisión 345 explica que obtentor es la persona que haya “creado” una variedad vegetal, que recoge en última instancia la definición contemplada en el artículo 1 del Convenio de la UPOV de 1991.

El artículo 4, inciso segundo, establece lo que debe entenderse por “crear”: “Para efectos de la presente Decisión, entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas”. El Convenio de la UPOV establece que el obtentor es la persona facultada para solicitar que se proteja una variedad.

La definición de variedad del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV ofrece la siguiente definición de obtentor: “– la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad, – la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, cuando la legislación de la Parte Contratante en cuestión así lo disponga, o – el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, según el caso;” Esta definición contiene algunas informaciones importantes sobre el obtentor: el obtentor, ya se trate de una persona natural o jurídica, podrá ser un cultivador, un agricultor, una empresa o un científico.

También aclara que el obtentor debe ser la persona que haya creado la variedad, y que la haya creado mediante técnicas de fitomejoramiento, que podrán ir desde el clásico método del cruzamiento y la selección hasta procedimientos técnicos avanzados, como los de la ingeniería genética. Como se explica en el segundo y tercer apartados, el empleador del obtentor y su causahabiente también están facultados para solicitar la protección. La frase “la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto (…)” aclara asimismo que el simple descubrimiento o hallazgo no facultaría a la persona para gozar de la protección. GACETA OFICIAL Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la autoridad designada y como se indicó, la variedad debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada.

Si se cumplen todos estos requisitos, se concederá el derecho de obtentor. El “derecho de obtentor” se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal. En virtud de este derecho, ciertos actos relativos a la explotación de la variedad protegida que no sean realizados por su titular requieren la autorización previa del obtentor. La concesión del derecho de obtentor significa, conforme a lo anterior, que el titular del derecho es asimismo el propietario de la variedad y que cualquier persona que desee comercializar esa variedad protegida debe obtener la autorización del titular del derecho de obtentor (es decir, del obtentor de la variedad).

Por lo general, la autorización se concede en forma de un acuerdo de licencia entre el titular del derecho y las personas interesadas en vender la variedad. El artículo 14 de la Decisión 345 indica que “Los titulares de los certificados de obtentor podrán ser personas naturales o jurídicas. El certificado pertenece al obtentor de la variedad o a quien se la haya transferido lícitamente” y en el artículo 29 explica la posibilidad que tiene el obtentor de la variedad de conceder licencias a terceros para su explotación, y para tal efecto indica que “El titular de un certificado de obtentor podrá conceder licencias para la explotación de la variedad”.

Una de las expresiones del derecho de exclusividad de la variedad vegetal, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión del certificado del obtentor a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la variedad vegetal.

De conformidad con lo anterior, el titular de un certificado de obtentor puede, mediante contrato escrito, dar licencia para la explotación del derecho a una o más personas, naturales o jurídicas. Dicha actuación deberá ser inscrita 02/05/2013 55.72 ante la Oficina Nacional Competente, para efectos de su oponibilidad frente a terceros. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, por lo que, dicho contrato, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas.

Se puede definir, en consecuencia, la licencia sobre variedades vegetales como “el contrato en virtud del cual el obtentor o su causahabiente otorga a un sujeto de derecho (persona natural, jurídica o patrimonio autónomo) un permiso o autorización para la explotación de una variedad vegetal a cambio de una contraprestación, generalmente económica, a cargo de la persona que se beneficia de la autorización” 10.

En forma general “(…) en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva (…) por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten (…)”.

(Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del proceso 30-IP-97). En consecuencia, el titular de un Certificado de Obtentor podrá conceder a otra persona, natural o jurídica, licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de una variedad protegida, mediante contrato escrito, teniendo en cuenta lo siguiente: - Los contratos de licencia deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente para que puedan surtir efectos frente a terceros. - El contrato de licencia exclusiva impide al titular del Certificado de Obtentor, la concesión de licencias a otras personas para explotar la variedad licenciada durante la vigencia del contrato. - El contrato de licencia no exclusiva permitirá la concesión de licencias a otras personas 10 Pablo Felipe Robledo del Castillo.

“Los Derechos del Obtentor de variedades Vegetales en Colombia”. Op. cit. p. 203. GACETA OFICIAL para la explotación de la misma variedad licenciada simultáneamente con el titular del Certificado de Obtentor. - Cuando un Certificado de Obtentor pertenezca a varias personas, la licencia de explotación de la variedad deberá ser concedida conjuntamente por los titulares de ese Certificado. - No surtirán efecto las cláusulas del contrato de licencia que impongan al concesionario obligaciones por periodos que excedan la vigencia del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada. - El licenciatario podrá ejercer las acciones reconocidas al titular del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada, sin más requisitos que el de notificar fehacientemente al titular el ejercicio de la acción. En consecuencia, el licenciatario de una variedad protegida podrá ejercer las acciones reconocidas al titular de la variedad licenciada.

La consultante pregunta, adicionalmente, lo que sigue: c) “Con relación al artículo 27 de la Decisión 345 de 1993, ¿se puede entender la cesión, la licencia o la autorización por parte del titular del derecho de obtentor y/o la que a su vez realiza su cedido, licenciatario o autorizado, como parte integrante del concepto jurídico de ‘venta o comercialización’ que allí reza, a modo de excepción para el ejercicio de los derechos de obtentor?, ¿el pago de regalías al obtentor y/o a su cedido, licenciatario o autorizado, permite el ejercicio del derecho acorde con el mencionado artículo 27 de la Decisión 345 de 1993?”.

Las facultades que confiere el certificado del obtentor se relacionan con dos facetas: la facultad que se otorga a su titular de usarlo, cederlo o conceder licencias sobre el mismo, es la faceta positiva, en tanto que el ius prohibendi, o el aspecto negativo del derecho de uso exclusivo, el cual presupone la existencia de un contenido positivo: el ius fruendi o derecho de goce y disfrute, que explica, por ejemplo, la facultad del titular del certificado del obtentor a obtener una retribución económica por la utilización realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de las variedades vegetales sin más limitaciones y cargas que las impuestas por el ordenamiento jurídico comunitario. 02/05/2013 56.72 Como se indicó anteriormente, una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la variedad vegetal, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Lo anterior se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la misma a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma, o la autorización para que sea un tercero quien realice los actos permitidos al titular. La autorización es el permiso del titular del certificado del obtentor por el cual presta su consentimiento para que un tercero utilice su variedad vegetal de una determinada manera.

La obtención de este compromiso es objeto de negociación mediante un acuerdo de cesión o licencia. El contrato de cesión radica, básicamente, en un acuerdo por el cual el titular de un derecho transmite el mismo a un tercero por un tiempo y para un lugar determinados, en régimen de exclusividad o no, a cambio de una contraprestación económica o de forma gratuita, de conformidad a lo pactado.

El contrato de licencia es la autorización del titular del certificado del obtentor (licenciante) para que un tercero (licenciatario) pueda usar o ejercitar todo o parte de dicho derecho en la forma y condiciones recogidas en el contrato de licencia. En relación al tema de variedades vegetales, la doctrina entiende por comercializar “la realización de cualquier acto sobre la variedad, su material de reproducción, multiplicación o propagación o sobre el producto de su cosecha, realizado con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero y que implique su entrada en el mercado como bien adquirible, o por lo menos realizado con miras a introducirlo en el mercado” 11.

La venta será una forma de transmisión de la propiedad de la variedad vegetal, el producto de su cosecha, etc. a cambio de una contraprestación económica. De conformidad con los conceptos esbozados de venta y comercializar, entiende el Tribunal 11 Pablo Felipe Robledo del Castillo. “Los Derechos del Obtentor de Variedades Vegetales en Colombia”.

Op. cit. p. 141. GACETA OFICIAL 02/05/2013 57.72 que los mismos integran una de las facultades entregadas por el titular de un certificado del obtentor a su licenciatario, cesionario o autorizado, la cual es de explotar la variedad vegetal, a través de estas modalidades de “venta” o “comercialización”. En cualquiera de los casos, el licenciatario, cesionario o autorizado deberá pagar unas regalías al titular del certificado del obtentor, de conformidad a lo acordado en el respectivo contrato. el derecho del obtentor “revive”, cuando el acto de explotación da lugar a una nueva variedad.

El artículo 27 de la Decisión 345 se refiere al “agotamiento del derecho”. Indica que: Con base en estos fundamentos, Artículo 27.- El derecho de obtentor no podrá ejercerse respecto de los actos señalados en el artículo 24 de la presente Decisión, cuando el material de la variedad protegida ha sido vendido o comercializado de cualquier otra manera por el titular de ese derecho, o con su consentimiento, salvo que esos actos impliquen: a) Una nueva reproducción, multiplicación o propagación de la variedad protegida con la limitación señalada en el artículo 30 de la presente Decisión; b) Una exportación del material de la variedad protegida, que permita reproducirla, a un país que no otorgue protección a las variedades de la especie vegetal a la que pertenezca la variedad exportada, salvo que dicho material esté destinado al consumo humano, animal o industrial.

El derecho de obtentor no se extiende a los actos relativos al material de su variedad que haya sido vendido o comercializado de otra manera por el obtentor o con su consentimiento, a menos que esos actos: i) impliquen una nueva reproducción, multiplicación o propagación de la variedad en cuestión; ii) impliquen una exportación de material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades de la especie vegetal a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo.

En consecuencia, la figura de agotamiento se refiere a que una vez que el material ha sido puesto en el mercado legalmente, el obtentor no puede ya ejercer su derecho para oponerse a posteriores actos de explotación. Sin embargo, Lo anterior, considera el Tribunal, que si es aplicable al titular del certificado del obtentor, lo es para el licenciatario o cesionario.

En lo que respecta a las medidas de compensación o indemnización consultadas, en el acápite anterior, se hizo una referencia de las mismas. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. La protección a las obtenciones vegetales, también denominada como el derecho del obtentor, es el derecho que se concede al obtentor de una nueva variedad vegetal para explotarla de manera exclusiva.

Los artículos 1 y 2 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, protegen la propiedad y uso de las nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor extensivo a todos los géneros y especies del mundo vegetal. 2. El objeto del sistema de protección al derecho del obtentor, de acuerdo al artículo 1 de la Decisión 345, es: - Reconocer y garantizar la protección de los derechos de nuevas variedades vegetales, mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor, - Fomentar las actividades de investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la creación de nuevas variedades vegetales, para desarrollar variedades con mejor producción y resistencia a plagas, con mejor calidad y rendimiento; variedades que se adapten a suelos incultivables, entre otras ventajas, con lo cual se asegura la cosecha y la alimentación en beneficio de la sociedad. - Fomentar las actividades de transferencia de tecnología. 3.

Se puede proteger mediante el Certificado del Obtentor todos los géneros y especies vege- GACETA OFICIAL tales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, siempre que no se encuentren prohibidos para la salud humana, animal o vegetal. Para obtener el derecho de obtentor es necesario presentar una solicitud que será examinada por la Oficina Nacional Competente del País Miembro.

Para que pueda protegerse una variedad, debe ser nueva, distinta, homogénea y estable, y debe haber recibido una denominación adecuada. Si se cumplen todos estos requisitos, luego del trámite pertinente, se concederá el Certificado de Obtentor. El requisito de novedad requiere que la variedad no haya sido explotada o entregada a terceros a los fines de la explotación antes de ciertas fechas ya señaladas en esta providencia. Se considerará distinta una variedad si se distingue claramente de cualquier otra cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea comúnmente conocida a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

La homogeneidad se juzgará determinando si la variedad es suficientemente uniforme en el conjunto de sus caracteres pertinentes, de acuerdo a su forma de reproducción, multiplicación o propagación. La variedad se considerará estable si dichos caracteres se mantienen inalterados después de multiplicaciones o reproducciones sucesivas o, en el caso de un ciclo panicular de reproducciones o de multiplicaciones, al final de cada ciclo.

La variedad debe tener una denominación adecuada, la cual no podrá ser objeto de registro como marca ni de otros signos distintivos. Debe ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones registradas y deberá, además, permitir su clara identificación. 4. El artículo 17 de la Decisión 345 establece una protección provisional al obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado, aunque enfatiza que la acción por daños y 02/05/2013 58.72 perjuicios sólo podrá interponerse una vez concedido el Certificado de Obtentor, empero, podrá abarcar los daños causados por el demandado a partir de la publicación de la solicitud. 5.

El titular de un Certificado de Obtentor, tiene derecho a impedir que terceros, sin su consentimiento puedan, respecto del material de multiplicación o reproducción de la variedad protegida: producir o reproducir (multiplicar), preparar a los fines de producción o multiplicación, ofrecer en venta, vender o comercializar de cualquier forma, exportar, importar o poseer para cualquiera de los fines mencionados. 6.

Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complementación indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados.

La autoridad nacional competente de los Países Miembros, está autorizada para reglamentar la Decisión 345, en todo lo que no seencuentre regulado por la misma, de acuerdo con las previsiones enunciadas; y, de acuerdo a las facultades a ella otorgadas deberá actuar para el debido cumplimiento de la Decisión 345 y de los derechos que ella concede. 7.

Será indemnizable el daño que, sufrido por el titular o licenciatario, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida por el titular o licenciatario como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su obtención vegetal.

Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuer- GACETA OFICIAL de. Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular o licenciatario de la obtención vegetal habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor.

En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. 8. Encuentra el Tribunal aplicable el término de prescripción de la acción recogido en el artículo 244 de la Decisión 486, al campo de las variedades vegetales, de conformidad con las prescripciones establecidas en esta providencia. 9.

El titular de un Certificado de Obtentor podrá conceder a otra persona, natural o jurídica, licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de una variedad protegida, mediante contrato escrito. El licenciatario podrá ejercer las acciones reconocidas al titular del Certificado de Obtentor de la variedad licenciada, sin más requisitos que el de notificar fehacientemente al titular el ejercicio de la acción. 10.

La figura de agotamiento se refiere a que una vez que el material ha sido puesto en el mercado legalmente, el obtentor no puede ya ejercer su derecho para oponerse a posteriores actos de explotación. Sin embargo, el derecho del obtentor “revive”, cuando el acto de explotación da lugar a una nueva variedad. Lo anterior, considera el Tribunal, que si es aplicable al titular del certificado del obtentor, lo es para el licenciatario o cesionario. 11.

Los sujetos activos y, por tanto, quienes pueden entablar la acción por infracción son los siguientes (artículo 14 de la Decisión 345): • El titular del derecho protegido que puede ser una persona natural o jurídica. Igual- 02/05/2013 59.72 mente, la facultad de ejercer la acción pueden realizarla los causahabientes del titular. • Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. • Si se transfirió el derecho, el nuevo titular puede entablar la acción. Es decir, que la puede realizar el licenciatario.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 110013103009200500258 05, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO GACETA OFICIAL 02/05/2013 60.72 PROCESO 174-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 122 y 123 de su Estatuto, 1, 3, 4 y 5 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, del artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la solicitud formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2, de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador.

Actor: EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC. Asunto: “DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IVA”. Proceso interno N° 7895-5257-2008. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis (6) días del mes de marzo del año dos mil trece. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2 de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. 1.3.

Hechos relevantes Del expediente remitido por el Tribunal Distrital, han podido ser destacados los siguientes aspectos: a) Los hechos Entre los principales hechos se encuentran los siguientes: VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 23 de enero de 2013. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes La parte demandante es: EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC. La parte demandada es: Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, Guayaquil, República del Ecuador. 1.2. Acto demandado La EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC impugna la Resolución Administrativa No. 109012008RDEV007501, de 17 de julio de 2008, expedida por el Director del Servicio de Rentas Internas Regional Litoral Sur, Guayaquil, República del Ecuador. 1.

El 25 de junio de 2008, la EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC. presentó ante el Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, Guayaquil, República del Ecuador una solicitud administrativa tendiente a obtener la devolución de los valores causados por el impuesto al valor agregado por el período comprendido de diciembre de 2007. 2.

El 17 de julio de 2008, el Director del Servicio de Rentas Internas Regional Litoral Sur expidió la Resolución Nº 109012008RDEV007501, a través de la cual resolvió devolver el impuesto al valor agregado (IVA) por la cantidad de “noventa y cuatro mil doscientos noventa dólares de los Estados Unidos de América con cuarenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US $ 94.290,47)”. b) Escrito de demanda La EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC. presenta demanda en contra del acto administrativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: - La Administración Tributaria no consideró “el impuesto causado y pagado por varios con- GACETA OFICIAL 02/05/2013 61.72 ceptos entre los cuales se encuentran los servicios consumidos o utilizados en el proceso de abastecimiento, administración de la producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación que alcanza el valor de sesenta y cinco mil novecientos treinta y un dólares de los Estados Unidos de América (US$65.931,78) (…)”. artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; - “(…) la resolución recurrida (…) desconoce nuestro derecho y niega la petición plateada, (…) ‘Conforme lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno y al precedente jurisprudencial obligatorio sobre la materia no se considera en la liquidación de devoluciones de IVA el valor pagado por concepto de servicios’.

(…) se evidencia que la Administración Tributaria pretende no aplicar el primer inciso del artículo 4 la (sic) Decisión del Acuerdo de Cartagena número 388 (…)”.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDÍCO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. - “(…) nuestro reclamo de devolución del impuesto al valor agregado no solo (sic) se refiere a los servicios utilizados en el proceso de producción o fabricación, tal como lo pretende restringir la Administración Tributaria, sino a todos los conceptos por los cuales se ha causado y pagado en los bienes de exportación, tales como gastos de abastecimiento, comercialización y de la propia administración de la producción que han sido consumidos o utilizados en la fabricación de los bienes que mi representada exporta”.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretarán de oficio los artículos 1, 3, 4 y 5 de la Decisión 388, en correspondencia con el artículo 13 de la Decisión 330 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por ser pertinentes al presente caso. c) Contestación a la demanda No obra en el expediente la contestación de la demanda por parte del Director Regional del Servicio de Rentas Internas del Litoral Sur, Guayaquil, República del Ecuador.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 23 de enero de 2013.

El Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2, con sede en la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, ha solicitado interpretación prejudicial a este Tribunal “respecto del contenido y alcance de las normas relacionadas al caso específico de la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) por concepto de servicios utilizados en el proceso de producción, fabricación y comercialización de bienes de exportación (…)”.

Adicionalmente, como la solicitud de interpretación prejudicial del Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 de Guayaquil, República del Ecuador, no es completa, se interpretarán de oficio los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 122 y 123 de su Estatuto referentes a la interpretación prejudicial obligatoria y facultativa.

Asimismo, se acompaña a esta interpretación prejudicial la “Nota Informativa sobre el planteamiento de la solicitud de Interpretación Prejudicial por los órganos judiciales nacionales” en la que se detalla la forma en la que se ha de hacer una solicitud de interpretación prejudicial ante este Tribunal Comunitario. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: GACETA OFICIAL Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) De la Interpretación Prejudicial Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. 02/05/2013 62.72 Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.

(…)”. Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. DECISIÓN 388 “Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes. “Artículo 1.- Los impuestos indirectos que afectan la venta o al consumo de bienes se regirán por el principio de País de Destino. En tal sentido, el tributo se causará en el país en que se consume el bien, independientemente de su procedencia nacional o importada.

(…) “Artículo 3.- Se consideran impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330. (…)”. Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “(…) Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

“Artículo 4.- El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros.” GACETA OFICIAL “Artículo 5.- La devolución de impuestos indirectos se hará mediante compensación o reembolso, en los plazos que determinen los Países Miembros.

(…) “ANEXO 1 RELACIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS PARA LOS CUALES SE APLICA EL ARTÍCULO 4 DE LA DECISIÓN (…) “3. ECUADOR A. Impuesto al Valor Agregado. B. Impuesto a los Consumos Específicos. (…)” DECISIÓN 330 CAPÍTULO IV DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS “Artículo 13.- A los efectos de la presente Decisión, se entenderán como impuestos directos, los impuestos sobre la renta o sobre el patrimonio, tales como a los salarios, beneficios, intereses, cánones o regalías y todas las formas de ingresos, y los impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles.

“Asimismo, se entenderán como impuestos indirectos, los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos. Se excluye de la presente clasificación a los gravámenes a las importaciones, los cuales se regirán por las normas referidas a Regímenes Aduaneros que establece el Capítulo VI de la presente Decisión”.

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO. El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: 02/05/2013 63.72 - De la interpretación prejudicial del Ordenamiento Comunitario Andino; - De la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) como incentivo tributario a las exportaciones intrasubregionales;

De los requisitos y condiciones para la devolución de los impuestos indirectos efectivamente pagados; - La primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina frente al ordenamiento interno de los Países Miembros; Principio de complemento indispensable. 3.1. De la interpretación prejudicial del Ordenamiento Comunitario Andino. Como se indicó precedentemente, el Tribunal estima adecuado referirse a este tema ya que el Tribunal Distrital de lo Fiscal No. 2 con sede en la ciudad de Guayaquil.

República del Ecuador, no presentó ante el Tribunal Comunitario una solicitud de interpretación prejudicial en los términos indicados en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados.

La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto.

De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con GACETA OFICIAL el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad. Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro.

En efecto, por mandado del Tratado, “(…) los jueces nacionales que conozcan en un proceso de alguna norma comunitaria que deba ser aplicada por ellos en un juicio interno, deben pedir al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma (…)”. (Proceso 10-IP-94, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, de 20 de abril de 1995, caso: Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión, criterio reiterado en el Proceso 01-IP2002, publicado en la G.O.A.C. N° 786, de 25 de abril de 2002, caso: JOHANN MARIA FARINA).

Por tanto, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria. El Tribunal considera importante referirse a la oportunidad en la que debe solicitarse la interpretación prejudicial.

Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar a este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la 02/05/2013 64.72 Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Se conoce como consulta facultativa, cuando los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (Proceso 01-IP-87, publicado en la G.O.A.C. Nº 28, de 15 de febrero de 1988, caso: Aktiebolaget VOLVO), están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Proceso 07-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº 53, de 18 de diciembre de 1989, caso: patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G.,) o sobre casos similares o análogos (Caso: Aktiebolaget VOLVO, ya citado).

Por otra parte la consulta obligatoria se da a propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa (…)”.

(Proceso 03-IP-90, publicado en la G.O.A.C. Nº 70, de 15 de octubre de 1990, caso: NIKE INTERNATIONAL). En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Proceso 04-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 15 de septiembre de 1995, caso: EDEN FOR MAN (etiqueta)).

En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia ordinaria—, el GACETA OFICIAL planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Proceso 06-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 468, de 12 de agosto de 1999, caso: HOLLYWOOD LIGHTS) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso: Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Proceso 11-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 299, de 17 de octubre de 1997, caso: BELMONT).

En efecto, en el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, la inobservancia del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón de los principios de aplicación inmediata y efecto directo de las normas de derecho comunitario, éstas pasan a formar parte del ordenamiento interno de los Países Miembros, sin necesidad de ninguna fórmula de incorporación o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.

En este sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo” debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso.

De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial. 02/05/2013 65.72 conviene que aquella se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio. De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial.

La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera resumida pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema sometido a consulta. Por ello, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, así como las alegaciones formuladas en torno a su aplicación. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario.

De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Proceso 30-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 497, de 18 de octubre de 1999, caso: DENIM). De la competencia del Tribunal Comunitario.

Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas solicitadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras.

Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Proceso 01-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 164, de 2 de noviembre de 1994, caso: MC POLLO SU POLLO RICO). De las obligaciones del Juez Consultante. La solicitud puede formularse en cualquier momento, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida Una vez notificada la interpretación prejudicial al juez nacional, éste deberá continuar la tramitación del proceso interno y, en su sentencia, adoptar el pronunciamiento del Tribunal comu- GACETA OFICIAL nitario (Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal).

Además, según lo dispone el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir a éste la sentencia que dicte en cada uno de los casos que haya sido objeto de interpretación. (Criterios reiterados en los Procesos 91-IP-2002 y 97-IP-2002, publicados en la G.O.A.C. Nº 912, de 25 de marzo de 2003, caso: ALPIN y ALPINETTE, respectivamente).

Es necesario aclarar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser demandado a través de una acción de incumplimiento, de acuerdo a los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal y 107 y siguientes de su Estatuto.

3.2. DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) COMO INCENTIVO TRIBUTARIO A LAS EXPORTACIONES INTRASUBREGIONALES DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS El Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), persigue, como uno de sus objetivos, promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.

Entre los mecanismos y medidas para alcanzar sus objetivos están la armonización gradual de políticas económicas y sociales, la aproximación de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes y un Programa de Liberación del intercambio comercial más avanzado que los compromisos derivados del Tratado de Montevideo. En este orden, el Acuerdo consagra que los Países Miembros coordinarán sus planes de desarrollo en sectores específicos y armonizarán gradualmente sus políticas económicas y sociales, con la mira de llegar al desarrollo integrado del área, mediante acciones planificadas.

Este proceso se cumplirá a través de varios mecanismos, entre ellos, la armonización de las políticas cambiaria, monetaria, financiera y fiscal. El Acuerdo de Cartagena atribuye competencia a la Comisión para establecer procedi- 02/05/2013 66.72 mientos y mecanismos permanentes, así como para aprobar normas y definir plazos relativos a la armonización gradual de las legislaciones económicas.

En este marco normativo, la Comisión del Acuerdo de Cartagena dictó la Decisión 324, publicada en la Gaceta Oficial Nº 114, de 27 de agosto de 1992, que persigue, entre otros propósitos, el aseguramiento de las condiciones equitativas de competencia entre los Países Miembros, mediante la eliminación de los subsidios y la armonización de los incentivos aplicables a las exportaciones intrasubregionales.

A estos fines, la norma prevé la aprobación de un Programa de Armonización de Incentivos a las Exportaciones Intrasubregionales. La Comisión expidió, sobre esta base, la Decisión 330 correspondiente a la “Eliminación de subsidios y armonización de incentivos a las exportaciones intrasubregionales”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 120, de 30 de octubre de 1992, dirigida, entre otros objetivos, a la armonización de los mecanismos de estímulo a las exportaciones intrasubregionales, distinguiendo entre ellos los de naturaleza cambiaria, financiera y fiscal y los regímenes aduaneros, conforme lo establece su artículo primero. La Decisión considera incentivos a las exportaciones a aquéllos que inciden en forma exclusiva en la producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, en tanto estén supeditados a las exportaciones o a los ingresos de exportación reales o previstos, pero insta a los Países Miembros a adelantar acciones tendientes a armonizar la aplicación de incentivos que incidan tanto en la producción destinada al mercado doméstico como en la producción destinada a exportaciones intrasubregionales.

Por otra parte, autoriza a la Comisión para que, a más tardar el 31 de marzo de 1993, apruebe las características y plazos de adopción del régimen comunitario armonizado de los mecanismos de exención, devolución o aplazamiento de los impuestos indirectos que afecten a los productos destinados a las exportaciones intrasubregionales, en tanto los mismos no constituyan subsidios.

La Decisión 330, en su artículo 13, establece que se entenderán como impuestos indirectos, “(…) los impuestos sobre las ventas o sobre el consumo, tales como a las ventas, al consumo, al valor agregado y los demás impuestos distintos de los impuestos directos”. GACETA OFICIAL La Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, correspondiente a la “Armonización de los impuestos indirectos como incentivos a las exportaciones de bienes”, aprobada el 2 de julio de 1996 y publicada en la Gaceta Oficial del mencionado Acuerdo, edición Nº 211, de 17 de los mismos mes y año, con fundamento en la Decisión 330, persigue, como finalidad, avanzar en la armonización de los instrumentos y políticas económicas, con el objeto de garantizar el libre comercio sin distorsiones en el mercado ampliado, considera que debe establecerse como principio de orden general la no exportación de los impuestos indirectos que gravan los bienes finales de exportación, y que resulta conveniente avanzar hacia la devolución total de los impuestos indirectos que graven la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital vinculados a la producción, nacionales o importados, consumidos o utilizados en la producción, fabricación, transporte o comercialización de los bienes destinados a ser exportados.

La Decisión 388, en su artículo 3, determina que se considerarán impuestos indirectos los definidos como tales en el artículo 13 de la Decisión 330; y, en su artículo 4, dispone: “El monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la presente Decisión, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación, será devuelto al exportador.

La devolución de los impuestos indirectos a bienes de capital, procederá en la medida que ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación. 02/05/2013 67.72 cación de la norma comunitaria señalada: a) el impuesto al Valor Agregado, IVA; y, b) los impuestos a los Consumos Especiales (la norma andina se refiere a Consumos Específicos).

De lo señalado puede concluirse que se encuentra reconocido como impuesto indirecto en los Países Miembros de la actual Comunidad Andina, el “impuesto al valor agregado” 1; y, que en lo relativo a la República del Ecuador, a dicho impuesto le es aplicable la norma contenida por el artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión. En consecuencia, en el caso del mencionado País Miembro, procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado, también conocido como IVA, efectivamente pagado, por los conceptos que el citado artículo taxativamente determina.

La devolución del Impuesto al Valor Agregado, en el caso del Ecuador, corresponderá, exclusivamente, al monto del impuesto que haya sido efectivamente pagado, respecto de las adquisiciones de materias primas, insumos intermedios, servicios, bienes de capital y, de los demás rubros o conceptos considerados en el inciso primero del artículo en mención, por tanto, se encuentra supeditada a la demostración que haya sido realizada por el exportador, de los montos correspondientes a los pagos por él efectuados en concepto de IVA, respecto de cualquiera de los rubros considerados por el artículo 4 de la Decisión 388 2.

Debe, por lo tanto, justificarse por parte de quien solicita la devolución, los desembolsos realizados por tal concepto. La Decisión 388, artículo 5, señala que la devolución de los impuestos indirectos se debe lle1 Los impuestos indirectos no incluidos en el Anexo 1 se regirán por lo dispuesto en las legislaciones internas de los Países Miembros”.

Según el anexo 1 referido en el inciso primero del artículo citado, en el cual se determina la “Relación de los impuestos indirectos para los cuales se aplica el artículo 4 de la Decisión”, en lo relacionado con la República del Ecuador, constituyen impuestos indirectos, para la apli- 2 A la fecha en que se expidió la Decisión 388, según el Anexo de la misma, los impuestos internos que se aplicaban en los países de la Comunidad Andina eran los siguientes: Bolivia: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a las Transacciones;

Colombia, Impuesto sobre las Ventas; Ecuador, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Consumos Especiales; Perú, Impuesto General a las Ventas e Impuesto de Promoción Municipal; y, Venezuela, Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ventas al por Mayor, Impuesto al Alcohol y Bebidas Alcohólicas e Impuesto sobre Tabacos y Cigarrillos. Proceso 75-IP-2005, sentencia dictada el 22 de junio de 2005, publicada en la G.O.A.C. Nº 1233, de 18 de agosto de 2005.

Criterio reiterado en las sentencias de los procesos Nº 76-IP-2005 y 77-IP-2005. GACETA OFICIAL var a cabo a través de la compensación o el reembolso en los plazos que determinen los Países Miembros. Es decir, considerando que la figura jurídica de la devolución del IVA de la República del Ecuador se encuentra supeditada respecto de las exportaciones de los países de la subregión, puede deducirse que, para cumplir con los requisitos y condiciones para la devolución del IVA se deberá necesariamente demostrar, por un lado, el pago efectivo del impuesto, y por otro, que este pago haya sido realizado en virtud de uno de los conceptos taxativamente determinados dentro del primer inciso del artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Así, deberá tenerse presente que la devolución de los impuestos indirectos respecto de bienes de capital, procederá únicamente en la medida que “ella no se confiera exclusivamente por razones de exportación”; y, además, que dichos impuestos deben necesariamente encontrarse en vigencia al momento de su reclamación. Si bien la norma comunitaria no establece los mecanismos específicos o los procedimientos para la acreditación o demostración de los pagos efectivamente realizados, el artículo 5 de la misma Decisión, al referirse a la modalidad aplicable a la devolución de los impuestos indirectos, deja a juicio de los Países Miembros, la determinación de los plazos para tal devolución. De manera similar, el artículo 6 de dicha Decisión establece que los Países Miembros dispondrán de sistemas de control posteriores y de comprobación de la documentación sustentatoria, que les permita asegurar que la exención, devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos indirectos, incluido el IVA en el caso del Ecuador, se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388; previsiones, determinaciones o acciones de naturaleza interna a ser adoptadas para el cumplimiento del régimen consagrado en aquella que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 7 del mismo, debieron necesariamente y en su oportunidad, ser informadas a la Junta del Acuerdo de Cartagena, a la fecha sustituida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, ante la cual se deberá, de ser el caso, presentar los informes que puedan corresponder. 02/05/2013 68.72 Por otro lado, se prevé que será devuelto al exportador el monto total de los impuestos indirectos vigentes, que figuran en el Anexo 1 de la Decisión 388, efectivamente pagados en la adquisición de las materias primas, insumos intermedios, servicios y bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación. Procede determinar su campo de aplicación: La Decisión 388 implanta el principio de que los impuestos a la venta y al consumo, se regirán por el principio del país de destino, de tal manera que el gravamen se causará en el país en que se consume el bien, independientemente de su procedencia. Sobre este tema, el Tribunal ha interpretado en el expediente Nº 112-IP-2005, sentencia de 1 de diciembre de 2005: “que el incentivo derivado de la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos vigentes y efectivamente pagados, en los términos contemplados en el artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales, procede en relación con las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro, y no alcanza en su disciplina a los bienes exportados a terceros países”.

En efecto, la devolución al exportador del monto total de los impuestos indirectos, vigentes y efectivamente pagados, en los términos del artículo 4 de la Decisión 388, por tratarse de un incentivo a las exportaciones intrasubregionales, se aplica a las operaciones de exportación de bienes de un País Miembro a otro, entendido así, dicha devolución no alcanza a los bienes exportados a terceros países.

3.3. LA PRIMACÍA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA FRENTE AL ORDENAMIENTO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS Tomando en cuenta que la actora, en su escrito de demanda, alega que “(…) la resolución recurrida (…) desconoce nuestro derecho y niega la petición plateada, (…) ‘Conforme lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Régimen Tributario Interno y al precedente jurisprudencial obligatorio sobre la materia no se considera en la liquidación de devoluciones de IVA el valor pagado GACETA OFICIAL por concepto de servicios’.

(…) se evidencia que la Administración Tributaria pretende no aplicar el primer inciso del artículo 4 la (sic) Decisión del Acuerdo de Cartagena número 388 (…)”, se hace necesario referirse al tema “Primacía del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina frente al Ordenamiento Jurídico Interno de los Países Miembros”. El Tribunal ha señalado que: “( ) Se estableció así un régimen común y uniforme, de especial significación dentro del proyecto integracionista, cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un derecho único para toda la Subregión, que ha de aplicarse en toda ella de manera homogénea y que ha de prevalecer por lo tanto, en todo caso, sobre el derecho nacional.

Resulta entonces que la norma interna, anterior o posterior (…) que de algún modo resulte contraria o incompatible con el régimen común, que lo transgreda, desvirtúe o desnaturalice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, deviene inaplicable ( )”. (Proceso 34-AI-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 839, de 25 de septiembre de 2002, Secretaría General c/ República del Ecuador, caso: Patentes de segundo uso).

En apoyo del pronunciamiento anterior, el Tribunal realizó las siguientes consideraciones: “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables.

Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( )”. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros “( ) no pueden formular re- 02/05/2013 69.72 servas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario.

No debe olvidarse que en la integración regida por las normas del ordenamiento jurídico andino, los Países Miembros están comprendidos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte, del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo de este Tribunal’ “.

(Proceso 34-AI-2001, ya citado). Posteriormente, los principios antes citados fueron objeto de las siguientes consideraciones por parte de este Tribunal: “Dos principios fundamentales del derecho comunitario están llamados a ser tutelados por el Artículo 5° (actual artículo 4) del Tratado de Creación del Tribunal, la aplicación directa y la preeminencia del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Por el primero se entiende la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales ( ). La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno ( ).

Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación ( ).

Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo GACETA OFICIAL ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo” (Proceso 1AI-2001, refiriéndose al Proceso 6-IP-93, publicado en la Gaceta Oficial Nº 150, de 25 de marzo de 1994).

En consecuencia, la norma andina no deroga la norma nacional o internacional contraria, sino que sólo la inaplica. Al respecto, este Tribunal concuerda con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando señaló que: “se desprende que los jueces nacionales que conocen de un asunto en el marco de su competencia están obligados a aplicar íntegramente el Derecho comunitario y a proteger los derechos que éste confiere a los particulares dejando sin aplicación toda disposición de la ley nacional eventualmente contraria a aquél, ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria (…).

El juez nacional, encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, tiene la obligación de asegurar el pleno efecto de estas normas, dejando, si es necesario, inaplicada, por su propia autoridad, toda disposición contraria de la legislación nacional, inclusive posterior, sin que tenga que solicitar o esperar la eliminación previa de ésta por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional” (Asunto Simmenthal, Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 1978, asunto 106/77).

Los principios observados derivan de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario, específicamente de los artículos 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia, en tal sentido este Órgano Judicial ha sostenido que: “(…) las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, que es, por supuesto, el de todos y cada uno de los Países Miembros, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

No es necesario ni conveniente, y podría presentar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los Países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno ( )”. (Proceso 7-AI-99, publicado en la Gaceta Oficial Nº 520, de 20 de diciembre de 1999, Secretaría General c/ República del Perú, caso: Emisión y aplicación de normativa nacional contraria a la normativa andina en materia de propiedad industrial). 02/05/2013 70.72 Principio de complemento indispensable El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura” 3, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ …advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”.4 En este marco, ha establecido que en caso de presentarse antinomias ente el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que se configurara entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional. 3 4 Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las normas de clausura.

Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas, que éstas “tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos”. “NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS”. Disponible en Internet: http://www.udg.edu/LinkClick.aspx?fileticket= iAxcO%2FcGINQ%3D&tabid=9724&language=ca-ES.

Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. No. 1139 de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. No. 257 de 14 de abril de 1997, marca: MARTA. GACETA OFICIAL Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

Las consideraciones que anteceden permiten ratificar que la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos expresamente contemplados en la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

El establecimiento de tales restricciones debe ser objeto de norma comunitaria expresa, por lo que su falta de previsión no debe interpretarse como constitutiva de un asunto no comprendido en la citada Decisión. En virtud de lo señalado, la norma nacional de la República del Ecuador, específicamente, la Ley de Régimen Tributario Interno, ha de guardar armonía con la Decisión 388, y las disposiciones que de algún modo la contradigan serán inaplicables, de conformidad con lo dispuesto en esta providencia. 02/05/2013 71.72 Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, pueden o no requerir del Tribunal Comunitario la interpretación de las mismas, siempre que exista la posibilidad de un recurso ulterior en derecho interno. Únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria.

La solicitud de interpretación prejudicial habrá de cumplir con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos por el artículo 125 de su Estatuto. 2. De conformidad con lo establecido por el artículo 4 de la Decisión 388 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, procede la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente, siempre que haya sido efectivamente pagado en la adquisición de materias primas, insumos intermedios, servicios, bienes de capital, nacionales o importados, consumidos o utilizados en el proceso de producción, fabricación, transporte o comercialización de bienes de exportación intrasubregional.

Corresponde al respectivo País Miembro establecer los sistemas de control y comprobación de la documentación sustentatoria del pedido de devolución de los impuestos sobre el IVA efectivamente pagados por el solicitante. 3. La devolución procede respecto de los Impuestos indirectos únicamente vigentes al tiempo de la referida adquisición, entre ellos el IVA para el caso de la República del Ecuador, debiéndose aclarar, que aquella relativa a bienes de capital procederá en la medida GACETA OFICIAL en que no se otorgue exclusivamente por razones de exportación. En todo caso, la devolución se hará por medio de compensación o reembolso. 4.

El incentivo previsto en la norma comunitaria analizada, derivado de la devolución al exportador del monto total del impuesto al valor agregado vigente y efectivamente pagado, es aplicable únicamente en el caso de las exportaciones de bienes de un País Miembro a otro y no alcanza, por tanto, a terceros Estados, por tratarse de un incentivo comunitario a las exportaciones intrasubregionales. 5.

El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. 6.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados. 02/05/2013 72.72 En virtud de lo señalado, la norma nacional de la República del Ecuador, específicamente, la Ley de Régimen Tributario Interno, ha de guardar armonía con la Decisión 388, y las disposiciones que de algún modo la contradigan serán inaplicables, de conformidad con lo dispuesto en esta providencia. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 2, de la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia dentro del expediente interno Nº 7895-5257-2008 y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este Órgano Jurisdiccional.

Notifíquese esta interpretación prejudicial al mencionado Tribunal Distrital, mediante copia sellada y certificada de la misma. Remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú