TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 090-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154 y 238 de la misma Decisión. Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial.

Actor: Sociedad ZAGLE S.A.C. Proceso interno Nº. 07576-2010-0-1801-JR-CA-13. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil catorce. VISTOS: El 24 de julio de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 07576-2010-0-1801-JR-CA-13;

El auto de 28 de octubre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Sociedad ZAGLE S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 12 de diciembre de 2008, la sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A. interpuso demanda por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra la empresa ZAGLE S.A.C. indicando que dicha empresa ha importado neumáticos (llantas, pertenecientes a la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza) identificados con el signo G&Z TORITO el cual resulta confundible con su marca registrada TORITO y logotipo para productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Por Resolución Nº. 03494-2009/CSD-INDECOPI de 14 de diciembre de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción interpuesta. 3. El 21 de diciembre de 2009, la sociedad ZAGLE S.A.C., interpuso recurso de apelación. 4. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 376341-2010/TPI-INDECOPI de 22 de septiembre de 2010, confirmó la Resolución impugnada. 5.

La sociedad ZAGLE S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número trece, de 3 de mayo de 2013, donde el Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda. 6. El INDECOPI interpuso recurso de apelación. 7.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número Tres de 28 de enero de 2014 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486.

B. Argumentos de la demanda. 8. La sociedad ZAGLE S.A.C., presentó escrito de demanda, en el que expone que: 9. En las Resoluciones impugnadas, el demandado sostiene que “mi representada por el solo hecho del uso de la palabra TORITO ha incurrido en violación de la marca (…)” a pesar de haber demostrado que la sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A. no comercializa llantas para carretillas de transporte de material de construcción. Agregando que, las características de la escritura utilizada para comercializar este producto no tiene similitud con la marca que usa CROSLAND TÉCNICA S.A. al haber antepuesto las letras G&Z y G/I, sin haberse causado ningún perjuicio. 10.

La sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A. es importadora y comercializadora de vehículos menores de dos y tres ruedas, reiterando que la demandante solo se dedica a la comercialización de llantas para uso de carretillas empleadas para transporte de materiales de construcción, línea totalmente diferente a la que tiene la demandada. 11. El hecho de haber comercializado llantas de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza con los signos TORITO y logotipo y G&Z TORITO y diseño no supone que esta marca no pueda ser distinguida por el público consumidor. 12.

La palabra TORITO que es el diminutivo de la palabra TORO no puede ser usada exclusivamente por la sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A. 13. El signo G&Z TORITO y diseño no resulta fonética ni gráficamente confundible con la marca TORITO y logotipo ya que las letras G&Z le otorgan distintividad. 14. El uso de la marca G&Z TORITO y diseño no determina la existencia de un comportamiento desleal. 15.

No ha ocasionado ningún perjuicio a la empresa CROSLAND TÉCNICA S.A. C. Argumentos de la contestación a la demanda. 16. El INDECOPI, contestó la demanda manifestando que: 17. Respecto a que el signo G&Z TORITO y diseño no sería confundible con la marca TORITO y logotipo, el consumidor podría ser inducido a pensar que: “(i) los productos identificados con el signo G&Z TORITO y aquellos identificados con la marca registrada TORITO y logotipo son los mismos; o (ii) que los productos identificados con los signos confrontados poseen un origen empresarial común; o que (iii) los productos identificados con los signos confrontados pertenecen a empresas vinculadas, lo cual no es cierto”. 18.

La marca registrada TORITO y logotipo distingue todos los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, inclusive aquellas que utilizan las carretillas, por lo que ambos signos distinguen los mismos productos, lo que incrementa el riesgo de confusión. 19. La impresión en conjunto de los signos a nivel gráfico y fonético es similar, por lo que, el consumidor se verá inducido a error.

Igualmente desde el punto de vista conceptual, los signos en conflicto presentan el mismo significado. 20. Respecto a que no existía la intención de inducir a riesgo de confusión, la norma establece la prohibición de causar un riesgo de confusión sin ser relevante la intención de causar dicho riesgo. D. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. 21.

La sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda argumentando que: 22. Es falso que la demandante ha demostrado que las llantas que ha importado son solamente para carretillas, pues de acuerdo con las Declaraciones Únicas de Aduanas las llantas importadas son perfectamente utilizadas en el motocarro marcado como TORITO, vehículo que importa y comercializada la empresa recurrente. 23.

La importación y comercialización realizadas con las marcas G&Z TORITO, TORITO I y TORITO II está prohibida por el artículo 155 literal d) de la Decisión 486. 24. En un análisis de riesgo de confusión es más relevante la semejanza de la palabra TORITO que las diferencias G&Z, I y II, ya que la palabra TORITO posee en sí misma un contenido. 25.

El consumidor adquirirá la llanta marcada como G&Z TORITO, TORITO I Y TORITO II creyendo que es de la marca TORITO de titularidad de la empresa recurrente. 26. De acuerdo con la naturaleza de los productos y la forma de su comercialización los signos en conflicto son confundibles. 27. La palabra TORITO al evocar el concepto de un TORO y al ser el elemento de fantasía del signo constituye una confusión para el público. 28.

El signo TORITO es parte de una familia de marcas de la cual es titular la empresa CROSLAND TÉCNICA S.A. 29. Entre los signos en conflicto, existe identidad gráfica, fonética e ideológica. E. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia. 30. La Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda se fundamenta en: 31.

Las llantas de carretilla que alega la demandante se encuentran comprendidas dentro de las llantas que identifica la marca registrada, por tanto, existe identidad entre los productos identificados por ambos signos. 32. El artículo 155 de la Decisión 486 concede el uso exclusivo de un signo. 33. La marca TORITO y logotipo solo otorga un derecho de exclusiva respecto de los productos que identifica y productos vinculados, no impide su uso para identificar productos diferentes respecto de los cuales no se produzca un riesgo de confusión. 34.

El uso del signo G&Z TORITO y diseño no determina la existencia de un comportamiento atentatorio a la leal y honesta competencia. F. Argumentos jurídicos del recurso de apelación. 35. El INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia en el que manifiesta iguales argumentos que en su contestación a la demanda.

G. Argumentos jurídicos de la contestación a la apelación. 36. El INDECOPI en su escrito de apelación, manifiesta iguales argumentos que en su contestación a la demanda. H. Solicitud del Juez consultante. 37. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: 1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión indirecta entre productos y servicios de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136. 2.

Cómo deben analizarse e interpretarse la prohibición de uso de signos distintivos idénticos o similares sobre productos para los cuales se ha registrado la marca anteriormente conforme al inciso d) del artículo 155 de la Decisión 486.

CONSIDERANDO: 38. Que, los artículos 136 literal a) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 39.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500); 40.

Que, de acuerdo con lo solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486. De oficio, se interpretarán los artículos 154 y 238 de la misma Decisión; 41. Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) CAPITULO III De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca (…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) TITULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS CAPITULO I De los Derechos del Titular Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

(…)”. 42. Que, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: 1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho. 2. La acción por infracción de derechos. Sus características. 3. Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial.

Reglas de comparación de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. 4. Signos de fantasía. 5. De la familia de marcas. 1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho. 43. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en la Sentencia de Primera Instancia se fundamenta que la marca TORITO y logotipo solo otorga un derecho de exclusiva respecto de los productos que identifica y productos vinculados, por lo que, no impide su uso para identificar productos diferentes respecto de los cuales no se produzca un riesgo de confusión. La Clase 12 distingue los siguientes productos: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

En el proceso interno se manifiesta que la sociedad demandante CROSLAND TÉCNICA S.A. es importadora de vehículos menores de dos y tres ruedas, mientras que el signo objeto de la demanda G&Z TORITO distingue llantas para carretillas empleadas en la construcción. 44. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar: “(…) El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: • Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. • Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

La Corte consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite”. (Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, caso: COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow). 2. La acción por infracción de derechos. Sus características. 45. El Tribunal interpreta el presente tema, ya que la sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A. interpuso demanda por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra la empresa ZAGLE S.A.C. indicando que dicha empresa ha importado neumáticos (llantas, pertenecientes a la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza) identificados con el signo G&Z TORITO el cual resulta confundible con su marca registrada TORITO y logotipo para productos de la misma Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 46.

Por lo tanto, se cita lo que el Tribunal ha manifestado en su jurisprudencia: “La acción de infracción de derechos. Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1.

Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Ésta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005. 3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente: - Impedir la comisión de la infracción. - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial 1588 de 20 de febrero de 2008). 7.

Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

(…)”. (Proceso 145-IP-2011, ya citado). 3. Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. 47. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que la parte demandante manifiesta que la empresa ZAGLE S.A.C. está importando neumáticos identificados con el signo G&Z TORITO el cual resulta confundible con su marca registrada TORITO y logotipo.

Por su parte, la sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A. tercero interesado en el proceso, también hace referencia a la titularidad sobre las marcas TORITO I Y TORITO II. 48. Para dilucidar el tema, el Juez consultante deberá realizar un examen de confundibilidad entre los signos en conflicto a fin de determinar el riesgo de confusión o asociación entre dichos signos, para tal efecto, deberá seguir los criterios esgrimidos por este Tribunal al respecto. 1.

Reglas para la comparación de signos distintivos. 49. El Tribunal, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 50. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 51.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 52.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. 2. Reglas para efectuar el cotejo de marcas. 53.

A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 54. En el presente caso, los signos confrontados distinguen los mismos productos y no como lo señala erradamente la Sentencia de Primera Instancia. 55. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 4. Comparación entre signos mixtos. 56. De los documentos que obran en el expediente se observa que los signos en conflicto son mixtos. 57. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 58. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 59. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 60. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 61.

Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: 62. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 63. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 64.

Finalmente, cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 5. Signos de fantasía. 65. El tercero interesado en el proceso, manifestó que la palabra TORITO es evocativa del concepto de un TORO y es un elemento de fantasía. 66.

El Tribunal ha manifestado que “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades”. (Proceso 23-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2229 de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta). 67.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA). 68.

Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si la marca TORITO constituye un signo de fantasía para los productos de la Clase 12 o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. 6. Familia de marcas. 69. La sociedad CROLAND TÉCNICA S.A. tercero interesado en el proceso, manifiesta que el signo TORITO es parte de una familia de marcas, por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. 70.

El Tribunal ha definido a la familia de marcas como “(…) un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial”. (Proceso 80- IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1387 de 23 de agosto de 2006, marca TOSTY JELLY (mixta). 71.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 912 de 25 de marzo de 2003). 72. Igualmente este Tribunal ha señalado que “El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”.

(Proceso 06-IP- 2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1855 de 19 de julio de 2010, marca: TEXAS STATION denominativa). 73. En relación con lo anterior, el consultante deberá determinar si el signo TORITO establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común para la Clase 12, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina nacional competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca riesgo de confusión en el mercado.

Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.

SEGUNDO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, el Juez consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas.

Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.

CUARTO: La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

QUINTO: Los signos de fantasía son distintivos y, por tanto, registrables.

SEXTO: El consultante deberá determinar si la marca TORITO constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 07576- 2010-0-1801-JR-CA-13 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO ----------------------- Proceso 090-IP-2014