Año XXXII – Número 2458 Lima, 04 de marzo de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 049-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 169 y de la disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 72 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Marca: PLEXI-GLASS (denominativa). Actor: Sociedad ARKEMA FRANCE. Proceso interno Nº. 07748-2010-0-1801-JR-CA13 PROCESO 085-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 13, 15, 48 y 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio del artículo 43 de la Decisión 351 y de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, de la República de Colombia Demandante: SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA – SAYCO. Demandado: DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Asunto: Derechos de Autor: “Tarifas cobradas por las entidades de Gestión Colectiva”. Expediente Interno: 2008-00458 PROCESO 090-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154 y 238 de la misma Decisión. Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial.

Actor: Sociedad ZAGLE S.A.C.Proceso interno Nº. 07576-2010-01801-JR-CA-13 Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 04/03/2015 2 de 42       PROCESO 049-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 169 y de la disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y del artículo 72 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Marca: PLEXI-GLASS (denominativa).Actor: Sociedad ARKEMA FRANCE. Proceso interno Nº. 07748-20100-1801-JR-CA-13. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil catorce, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La señora Presidenta Leonor Perdomo Perdomo disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El 12 de mayo de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa a los artículos 135 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº. 07748-2010-0-1801-JRCA-13;

El auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Sociedad ARKEMA FRANCE. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.                                                                                                                         1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N°. 32-J-TJCA-2014.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 3 de 42       Tercero interesado: Sociedad AGROVET MARKET S.A. I. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 17 de abril de 2008, la sociedad AGROVET MARKET S.A. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo PLEXI-GLASS (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

El 7 de julio de 2008 la sociedad ARKEMA FRANCE formuló oposición sobre la base de su marca PLEXIGLAS (denominativa) registrada a su favor para distinguir productos comprendidos en las Clases 1 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza. 3. Posteriormente, la sociedad ARKEMA FRANCE adjuntó certificados correspondientes al registro de su marca en Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Argentina y otros países. 4.

Por Resolución Nº. 2972-2009/CSD-INDECOPI, de 28 de octubre de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada por la actora y concedió el registro del signo solicitado. 5. El 24 de noviembre de 2009, la sociedad ARKEMA FRANCE interpuso recurso de apelación. 6. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 20172010/TPI-INDECOPI de 8 de septiembre de 2010 revocó la Resolución impugnada, denegó el registro del signo PLEXI-GLASS (denominativo) y, dispuso a la Dirección de Signos Distintivos que inicie, de oficio, la acción de nulidad del registro de la marca de productos PLEXIGLAS (denominativa) registrada a favor de ARKEMA FRANCE. 7.

Contra la mencionada Resolución, el 13 de diciembre de 2010, la sociedad ARKEMA FRANCE interpuso demanda contencioso administrativa en el extremo en el que se dispuso el inicio de la acción de nulidad por parte de la Dirección de Signos Distintivos. 8. Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número catorce, de 10 de mayo de 2010, donde el Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa. 9.

El 29 de mayo de 2013, la sociedad ARKEMA FRANCE interpuso recurso de apelación. 10. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número tres de 17 de diciembre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal e) y 172 de la Decisión 486.

B. Argumentos jurídicos de la demanda. La sociedad ARKEMA FRANCE, interpone demanda argumentando que: 11. Impugna la Resolución N°. 2017-2010/TPI-INDECOPI en el extremo que resuelve: “Disponer que la Dirección de Signos Distintivos inicie, de oficio, la acción de nulidad del registro de la marca de producto PREXIGLAS inscrita bajo Certificados N 60872 y N 59370”, en virtud a que durante el proceso se hubiese advertido que “existen razones GACETA OFICIAL 04/03/2015 4 de 42       atendibles para que la Dirección de Signos Distintivos inicie de oficio la acción de nulidad de la marca de producto PLEXIGLAS (…)” registradas a favor de ARKEMA FRANCE. 12.

La consideración de que “existen razones atendibles” para iniciar de oficio la nulidad de sus registros debió ser debidamente fundamentada por el INDECOPI, sin embargo, la Resolución impugnada carece de motivación por lo que se ha vulnerado el debido proceso. 13. Los registros de sus marcas PLEXIGLAS en las Clases 1 y 17 datan de más de 19 años atrás. 14.

Cuando se le concedió el registro no se reconoció que el signo era descriptivo. 15. Presentó una oposición a la solicitud del registro del signo PLEXI-GLASS solicitada por la sociedad AGROVET MARKET S.A., sin embargo, el INDECOPI “ha vulnerado el derecho a la defensa de la recurrente, en tanto con el fallo emitido ha empeorado la situación en la cual se encontraba de agravio al impugnar la resolución de primera instancia”. 16.

La administración, sin argumento, pretende que se declare nulo el registro de la marca PLEXIGLAS reconocida a nivel nacional y mundial. C. Argumentos jurídicos de la contestación a la demanda. El INDECOPI contesta la demanda manifestando que: 17. La parte demandante acudió al procedimiento administrativo presentando oposición contra el registro del signo PLEXI-GLASS solicitada por la sociedad AGROVET MARKET S.A. 18.

La Resolución impugnada también dispuso el inicio de una acción de nulidad. “Sin embargo, es pertinente precisar que esa noticia en nada agrava o empeora la situación del demandante, por cuanto se ha dispuesto tan sólo el inicio de un procedimiento de nulidad y no se ha decretado la nulidad del referido registro”. En el mencionado procedimiento la sociedad actora deberá demostrar que sus marcas no están afectadas por ningún vicio de nulidad. 19.

Por lo que, la demanda no puede basarse en hechos futuros. 20. De acuerdo con el artículo 172 de la Decisión 486, la Autoridad Nacional Competente tiene la facultad de dar inicio a un procedimiento de nulidad de oficio. 21. Respecto a la falta de motivación del acto administrativo impugnado, el hacer mayor referencia por parte del INDECOPI “hubiese implicado un adelanto de opinión”.

Además, la registrabilidad de esa marca no era materia controvertida. D. Argumentos jurídicos del tercero interesado. 22. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. E. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia que declara infundada la demanda, argumenta que: GACETA OFICIAL 04/03/2015 5 de 42       23.

Que el inicio de un procedimiento de nulidad es un “típico acto de trámite que da inicio a un procedimiento administrativo de nulidad, más no a un acto definitivo que se pronuncia sobre el fondo del asunto (…) por lo que dicho extremo de la resolución impugnada de modo alguno se encuentra en el supuesto de impugnabilidad (…)”. 24. El INDECOPI actuó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 de la Decisión 486. 25.

El signo PLEXIGLAS es descriptivo y se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486. F. Argumentos jurídicos del recurso de apelación. La sociedad ARKEMA FRANCE presenta recurso de apelación diciendo: 26. Reafirma sus argumentos planteados en su escrito de demanda respecto a la falta de motivación del acto administrativo acusado. 27.

El registro de sus marcas fue concedido en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 28. Igualmente, reafirma sus argumentos planteados en su demanda de que tiene los registros a su favor por más de 19 años y que en su momento su marca no fue considerada descriptiva. G. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. 29.

No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. H. Solicitud del Juez consultante. 30. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: 1. Cómo debe efectuarse el análisis de registrabilidad respecto de signos compuestos por denominaciones descriptivas en el marco del inciso e) del artículo 135 de la Decisión 486. 2.

Cómo debe entenderse e interpretarse la facultad de la Autoridad Nacional Competente de decretar de oficio la nulidad de un registro de marca concedida en contravención del artículo 135.

CONSIDERANDO: 31. Que, los artículos 135 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 32.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en GACETA OFICIAL 04/03/2015 6 de 42       concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); 33.

Que, de acuerdo con lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 135 literal e) y 172 párrafos primero y cuarto de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de conformidad con lo facultado por la norma comunitaria, de oficio se interpretarán el artículo 169 de la misma Decisión 486 y el artículo 72 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, 34.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, a cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

(…). Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

GACETA OFICIAL 04/03/2015 7 de 42       (…) Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. 35. Que, las cuestiones en debate en la presente interpretación prejudicial son: 1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 2.

Signos descriptivos. 3. De la nulidad de oficio de un registro de marca: pertinencia de la acción. De la cancelación de oficio de un registro de marca. De la dilución de una marca. 4. Debida motivación de las Resoluciones. 36. Que, a continuación se analizan las cuestiones en debate: GACETA OFICIAL 04/03/2015 8 de 42       1.

Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 37. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal. 38.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario. 39.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 40. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”.

(Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC). En conclusión, en el caso de autos: 1. En vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina sucedieron los siguientes actos: a. El 17 de abril de 2008, la sociedad AGROVET MARKET S.A. solicitó el registro del signo PLEXI-GLASS (denominativo) para distinguir productos de la Clase 10. b. El 7 de julio de 2008, presentó oposición la sociedad ARKEMA FRANCE sobre la base de su marca PLEXIGLAS (denominativa) registrada para productos comprendidos en las Clases 1 y 17. c. El INDECOPI al negarle el registro al signo solicitado dispuso a la Dirección de Signos Distintivos que inicie, de oficio, la acción de nulidad del registro de la marca opositora PLEXIGLAS (denominativa). 2.

En vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se dio el siguiente acto: a. Concesión a registro del signo PLEXIGLAS (denominativo) a favor de ARKEMA FRANCE. GACETA OFICIAL 04/03/2015 9 de 42       Por lo tanto, tenemos que el registro de la marca que se pretende nulificar fue concedido en vigencia de la Decisión 313, es decir, esta es la disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos. Mientras que la Resolución del INDECOPI que dispuso el procedimiento de inicio de una acción de nulidad se dio en vigencia de la Decisión 486. 2.

Signos descriptivos. 41. Como se tiene dicho, nos encontramos frente a un caso en el que la demandante sociedad ARKEMA FRANCE presentó oposición al registro de un signo sobre la base de su marca PLEXIGLAS (denominativa) y en la Resolución que niega el registro solicitado, la Oficina Nacional Competente consideró oportuno disponer que la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI inicie, de oficio, una acción de nulidad contra el registro del signo opositor PLEXIGLAS (denominativa), por considerar que el signo es descriptivo. 42.

La sociedad demandante manifiesta que el registro de sus marcas PLEXIGLAS (denominativas) en las Clases 1 y 17 fue concedido en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, momento en el cual su marca no era descriptiva. Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. 43. Respecto a los signos descriptivos, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 44. El Tribunal sobre la base de la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. Nº. 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº. 189 de 15 de septiembre de 1995). Análisis de los signos descriptivos en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en la actual Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 45.

El artículo 72 literal d) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era el que contenía la disposición que prohibía el registro de signos descriptivos, por su parte, el actual Régimen de Propiedad Industrial en su artículo 135 literal e) contiene la prohibición de registro de signos distintivos. Para tener más clara la situación, nuevamente se citan las normas indicadas.

“Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especial, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse (…)”.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 10 de 42       “Artículo 35.- No podrán registrase como marcas los signos que: (…) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios (…)”. 46.

De donde se puede apreciar que la prohibición de registrar signos descriptivos se encontraba en ambas normativas dentro de las causales de irregistrabilidad. El Tribunal ha señalado que “La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.

A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca HELADERÍA AMERICANA mixta). 47. Sobre la base de lo expuesto en el punto 1 y en el presente punto, podemos concluir que, en el momento en el que se solicitó el registro del signo PLEXIGLAS (denominativo) (ahora objeto de una nulidad de oficio), la Oficina Nacional Competente tenía la obligación de realizar el examen de registrabilidad sobre la base de la Decisión 313 de la Comisión de la Comunidad Andina y verificar si dicho signo cumplía con los requisito del artículo 71 de la mencionada Decisión. Asimismo, la Oficina Nacional Competente, también tenía la obligación de verificar si el signo PLEXIGLAS (denominativo) se encontraba incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión. 48.

Asimismo, el consultante deberá tener en cuenta que si bien, al momento de concederse el registro de la marca PLEXIGLAS (denominativa) posiblemente no era un signo descriptivo y que, con el transcurso del tiempo, se ha adquirido tal calidad, es así hoy, PLEXIGLAS es sinónimo de vidrio acrílico denominado técnicamente polimetilmetacrilato. 3.

De la nulidad de oficio de un registro de marca: pertinencia de la acción. De la cancelación de oficio de un registro de marca. De la dilución de una marca. De la nulidad de oficio de un registro de marca. 49. El artículo 172 de la Decisión 486, distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa, condicionando la declaración de la primera a la ocurrencia de las causales previstas en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la misma Decisión; y vinculando la segunda con los impedimentos de registro contemplados en el artículo 136 o cuando el registro se hubiere otorgado de mala fe.

Para ambos casos, la norma hace referencia a “cualquier persona” como titular de la acción correspondiente pero las diferencia en cuanto al término para interponerlas, toda vez que la dirigida a obtener la nulidad absoluta no tiene prescripción, en tanto que la encaminada a lograr la nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro. 50.

De donde se colige, que la nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. GACETA OFICIAL 04/03/2015 11 de 42       51. El Tribunal ha manifestado, dentro del Proceso 190-IP-2010, que: “De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria.

Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado (…). Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1.

El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4.

De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas”.

(Proceso 190-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1907 de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). 52. La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros.

Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: “(…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. 53. Por su parte, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable.

Es decir, el juez consultante, al momento de realizar el análisis de nulidad de un registro, necesariamente deberá tomar en cuenta y deberá analizar si las causales argumentadas GACETA OFICIAL 04/03/2015 12 de 42       para declarar la nulidad se encuentran vigentes o si por el contrario dichas causales hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse el proceso. 54.

En este punto, debe quedar claro que la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, dispone: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión (…)”. 55.

De esta manera, el juez consultante deberá determinar la pertinencia de la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 referente a la nulidad del registro del signo PLEXIGLAS (denominativo), tomando en cuenta que el registro fue concedido en vigencia de la Decisión 313; o, si es necesario usar otro tipo de figura jurídica como es el caso de la cancelación de un registro de marca por haberse tornado genérica, descriptiva o de uso común, que se analizará a continuación. Aplicación del artículo 169 de la Decisión 486. 56.

Dentro del Capítulo V de la Decisión 486 referente a la cancelación de un registro nos encontramos con el artículo 169, que dispone un procedimiento de cancelación para marcas en casos específicos. Procedencia. 57. De acuerdo al mencionado artículo, procede la cancelación de un registro o la limitación de su alcance en el caso de que su titular hubiese provocado o tolerado que la marca se convierta en: 1.

Un signo de uso común; o, 2. Un signo genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 58. Si bien, el artículo interpretado prevé la cancelación en caso de que el signo se hubiese convertido de uso común o genérico, el Tribunal considera que, esta figura jurídica con el fin de salvaguardar el interés comunitario y en apego a las normas que rigen el derecho de marcas, se hace extensiva a aquellas marcas que se hubiesen convertido en descriptivas de uno o de varios productos o servicios para los cuales la marca estuviese registrada.

Dilución de la fuerza distintiva. 59. Para que proceda la cancelación descrita en el párrafo precedente debe cumplirse el requisito esencial de que la marca al tornarse de uso común, genérica o descriptiva haya perdido su fuerza distintiva para distinguir los productos o servicios para los que estaba registrada o para distinguir su origen empresarial y de esta manera se vea afectado el público consumidor. 60.

En este sentido, el riesgo de dilución de una marca es la posibilidad de que se produzca el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo tiene en el mercado. Este debilitamiento puede darse por diferentes causas, ya sea porque el uso de otros signos idénticos o similares cause dicho debilitamiento o porque el signo se haya convertido en genérico, de uso común o descriptivo.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 13 de 42       61. En estos casos, nos encontramos frente a determinados productos que en algún momento fueron marcas y que gozaron de capacidad distintiva, pero que, con el transcurso del tiempo se han convertido en genéricas, de uso común o descriptivas y han sufrido una especie de vulgarización de tal manera que el público consumidor ya no reconoce su poder distintivo ni su origen empresarial. 62.

Por lo tanto, como se tiene dicho, es necesario que se haya diluido la capacidad distintiva del signo que se pretende cancelar, en el caso de autos PLEXIGLAS (denominativo). Sujeto activo. 63. Están legitimados para interponer la cancelación: 1. 2. La Oficina Nacional Competente; y, Cualquier persona. 64. La norma comunitaria es clara en determinar que la cancelación la puede pedir cualquier persona y no necesariamente una persona con interés particular, esto se debe a que el fin último es precautelar el interés de los consumidores que podrían verse engañados adquiriendo productos o servicios que han dejado de ser distintivos en el mercado.

Requisitos. 65. Para que ocurra lo indicado, deberán concurrir los hechos: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada. 66.

El juez consultante deberá verificar la existencia de los requisitos exigidos de una manera conjunta, es decir, deberán concurrir los tres requisitos al mismo tiempo. 67. Por lo tanto, conforme con lo expresado, el juez consultante deberá analizar la situación del signo PLEXIGLAS (denominativo) registrado a favor de la sociedad ARKEMA FRANCE y determinar la figura jurídica que debe utilizar para dejar sin efecto el registro de un signo que podría haberse convertido en descriptivo. 68.

Finalmente, el juez consultante deberá analizar que si bien PLEXIGLAS es una marca registrada, podría haberse convertido en una palabra de uso común, genérica o descriptiva de un producto, diluyéndose así la marca registrada. 4. Debida motivación de las Resoluciones. 69. El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que la demandante manifiesta que el INDECOPI no ha fundamentado debidamente la Resolución impuganda. 70.

La resolución con la que se notifica a las partes la decisión tomada por la Autoridad Competente debe estar debidamente motivada, es decir, debe expresar las razones de GACETA OFICIAL 04/03/2015 14 de 42       hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: De conformidad con el artículo 72 literal d) de la Decisión 313 y del artículo 135 literal d) de la Decisión 486, los signos conformados por expresiones descriptivas no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos y servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.

SEGUNDO: El artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. Será objeto de nulidad absoluta, el registro que haya sido concedido violando el artículo 135 de la Decisión 486.

De esta manera, el juez consultante deberá determinar la pertinencia de la nulidad del registro de la marca PLEXIGLAS (denominativa) o si es necesario usar otro tipo de figura jurídica como es el caso de la cancelación de un registro de marca de acuerdo con los parámetros del artículo 169 de la Decisión 486.

TERCERO: Dentro del Capítulo V de la Decisión 486 referente a la cancelación de un registro nos encontramos con el artículo 169, que dispone un procedimiento de cancelación para marcas en casos específicos. Es así, que el mencionado artículo, de oficio o a petición de parte, dispone la cancelación de un registro o la limitación de su alcance en el caso de que su titular hubiese provocado o tolerado que la marca se convierta en: 1.

Un signo de uso común; o, 2. Un signo genérico para identificar o designar (describir) uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. Para que proceda la cancelación descrita en el párrafo precedente debe cumplirse el requisito esencial de que la marca al tornarse de uso común, genérica o descriptiva haya perdido su fuerza distintiva y de esta manera se vea afectado el público consumidor.

CUARTO: El riesgo de dilución de una marca es la posibilidad de que se produzca el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo tiene en el mercado. Este debilitamiento puede darse por diferentes causas, ya sea porque el uso de otros signos idénticos o similares cause dicho debilitamiento o porque el signo se haya convertido en genérico, de uso común o descriptivo.

QUINTO: La resolución con la que se notifica a las partes la decisión de la Autoridad Competente debe estar debidamente motivada, es decir, debe expresar las razones de GACETA OFICIAL 04/03/2015 15 de 42       hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 077482010-0-1801-JR-CA-13, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Firman la presente Interpretación Prejudicial la señora Presidenta, los señores Magistrados que participaron en su adopción y el Secretario. De esta manera no se consignará la firma del Magistrado cuyo impedimento ha sido aceptado.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 085-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 13, 15, 48 y 54 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio del artículo 43 de la Decisión 351 y de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, de la República de Colombia Demandante: SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA –SAYCO. Demandado: DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Asunto: Derechos de Autor: “Tarifas cobradas por las entidades de Gestión Colectiva”. Expediente Interno: 2008-00458.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo GACETA OFICIAL 04/03/2015 16 de 42       EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil catorce. VISTOS: El Oficio 2238 de 21 de julio de 2014, recibido por este Tribunal vía electrónica el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00458.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 28 de octubre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES: Partes Demandante: SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA – SAYCO. Demandada: DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 28 de enero de 1985, a través de la Resolución 009, el Director Nacional de Derecho de Autor, resolvió fijar las tarifas supletorias por ejecución pública de música. 2.

A través de la Resolución 010 de 1 de marzo de 1985, el Director Nacional de Derecho de Autor, resolvió fijar las tarifas supletorias por ejecución pública de la música en emisoras de radio y programas de televisión. 3. El 9 de marzo de 2006, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO, solicitó a la Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, la revocatoria de las resoluciones 009 y 010 de 28 de enero y 1 de marzo de 1985, respectivamente. 4.

Mediante la Resolución 096 de 26 de mayo de 2006, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, rechazó la petición de revocatoria planteada por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO. 5. El 28 de junio de 2006, Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO, solicitó a la Unidad Administrativa la actualización de las tarifas establecidas en las Resoluciones 009 y 010 de 1985. 6.

Con Oficio 2-2006-8296 de 22 de agosto de 2006, la Dirección Nacional de Derecho de Autor resolvió la solicitud de actualización de tarifas contenidas en las Resoluciones 009 y 010 de 1985. 7. Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO, presenta acción de nulidad ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, solicitando que se anulen las Resoluciones 009 de 28 de enero de 1985 y 010 de 1 de marzo de 1985.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 17 de 42       8. El 19 de febrero de 2009, el Consejo de Estado, admite a trámite la acción de nulidad planteada. 9. La Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con fecha 24 de agosto de 2009, contesta la acción de nulidad planteada en su contra. 10. Mediante providencia de 1 de noviembre de 2013, el Consejo de Estado, resuelve suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la acción de nulidad. 11.

Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO, soporta su acción en los siguientes argumentos: 12. Que si bien la entidad demandada era competente en el año 1985 para fijar tarifas a cobrar, no obstante, de acuerdo con el artículo 61 de la Constitución y los artículos 48 y 54 de la Decisión 351 de 1993, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, no puede fijar las tarifas por concepto de comunicación pública de obras musicales al contradecir la naturaleza misma de los bienes protegidos de derecho de autor, desconociendo compromisos internacionales adquiridos por Colombia. 13.

Afirma que la fijación de tarifas por parte de la autoridad administrativa es un atentado en contra del carácter privado y exclusivo del derecho de autor y los derechos conexos. 14. Que es la Decisión 351 en su artículo 48 la que consagra el criterio para determinar las tarifas, las cuales van de acuerdo con el principio de proporcionalidad respecto de los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras. 15.

Que las tarifas fijadas por la autoridad son irrisorias y no se compadecen con la realidad económica del mercado, haciendo nugatorio el derecho de autor y burlándose del mismo. 16. Que cuando en el año 1993 entró en vigencia la Decisión 351, al ser de aplicación inmediata y preferente estaba por encima del ordenamiento interno. b. Argumentos de la contestación a la demanda. 17.

Por su parte, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, contestó la acción en los siguientes términos: 18. Afirma que es legítima la intervención del Estado en la fijación de tarifas supletorias por derecho de autor al ser un mecanismo que fija el equilibrio entre los intereses de los autores así como de la comunidad en general por el acceso a las obras protegidas. 19.

Que la intervención del Estado de manera subsidiaria y excepcional para la fijación de tarifas, no es un fenómeno ajeno y del todo extraño al régimen autoral. 20. Que previo a la promulgación de la Decisión 351 de 1993, la norma que regía en asuntos de derecho de autor era la Ley 23 de 1982. 21. Que el Ministro de Gobierno expidió en el año 1985 las Resoluciones 009 y 010, en las cuales si entre los usuarios y los autores de las sociedades que los representan no existía ningún contrato por la utilización de obras o prestaciones musicales o dichos GACETA OFICIAL 04/03/2015 18 de 42       acuerdos perdían vigencia, se aplicaban las tarifas determinadas por la autoridad en las resoluciones citadas. 22.

Relata que cuando entró en vigencia la Decisión 351 de 1993, la situación antes detallada cambió trascendentalmente, ya que al existir contradicción entre la norma interna y la comunitaria, se aplicó la comunitaria, lo cual no significa que la nacional queda derogada sino suspendida, las Resoluciones 009 y 0010 están vigentes pero no se aplican y, por tanto, no se puede decir que son ilegales o nulas. 23.

Concluye manifestando que las Resoluciones 009 y 0010 de 1985 no están derogadas sino suspendidas, es decir, aun cuando están vigentes resultan totalmente inaplicables, por lo que resulta impertinente su actualización o la declaratoria de nulidad. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 24. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 131, 152, 483 y 544 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la demandada ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 25, 36 y 47 de la Decisión 472 y del                                                                                                                         1  Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 2   Artículo 15.- Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes: a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramáticomusicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento; b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales; c) La emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o por cualquier otro medio que sirva para la difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes.

El concepto de emisión comprende, asimismo, la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación; d) La transmisión de obras al público por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono; e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada; f) La emisión o transmisión, en lugar accesible al público mediante cualquier instrumento idóneo, de la obra difundida por radio o televisión; g) La exposición pública de obras de arte o sus reproducciones; h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas; e, i) En general, la difusión, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. 3   Artículo 48.- Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión colectiva deberán ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, según sea el caso, salvo que las legislaciones internas de los Países Miembros expresamente dispongan algo distinto.   4   Artículo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante.

En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.   5  Artículo 2.- Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina.   6   Artículo 3.- Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro.   7   Artículo 4.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordena-miento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación. GACETA OFICIAL 04/03/2015 19 de 42       artículos 48 y 54 de la Decisión 351, por lo que procede la interpretación solicitada. Adicionalmente, del análisis de los antecedentes remitidos, este Tribunal considera pertinente interpretar, de oficio, el artículo 438 de la Decisión 351.

C. CUESTIONES EN DEBATE: 25. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. Principio de aplicación directa y sus efectos. El Principio de Complemento Indispensable. B. De las tarifas por uso de obras de derecho de autor.

De las tarifas supletorias. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DEBATE A. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO. PRINCIPIO DE APLICACIÓN DIRECTA Y SUS EFECTOS. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. 26. Dentro del escrito de contestación a la demanda la Dirección Nacional de Derecho de Autor, solicita al Consejo de Estado que se solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se esclarezcan los pormenores de la aplicación directa y preferente de la normativa andina en el territorio de los Países Miembros, y el efecto respecto de aquellas normas nacionales, que estando vigentes con anterioridad a la expedición de las normas comunitarias, sean contrarias o regulen temas similares a los regulados por estas últimas. 27.

La preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario como tal, está fundamentado en el denominado principio de primacía contenido en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual sostiene que: "( ) Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación ( )" 28. La normativa comunitaria por tener el carácter supranacional, prevalece sobre la normativa interna de cada uno de los Países Miembros. El Tribunal al interpretar el Ordenamiento Jurídico Comunitario debe velar por su aplicación uniforme en asuntos que se deban regir por una norma comunitaria y que se estén adelantando ante un Juez Nacional de uno de los Países Miembros. 29.

El Tribunal al referirse a la primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina frente al ordenamiento de origen interno de los Países Miembros, en la sentencia dictada en el proceso 34-AI-2001, de 21 de agosto de 2002, publicada en la G.O.A.C. Nº. 839, de 25 de septiembre de 2002, y refiriéndose, también a otros procesos, ha manifestado:                                                                                                                         8   Artículo 43.- Las sociedades de gestión colectiva de Derecho de Autor y de Derechos Conexos, estarán sometidas a la inspección y vigilancia por parte del Estado, debiendo obtener de la oficina nacional competente la correspondiente autorización de funcionamiento.

GACETA OFICIAL 04/03/2015 20 de 42       “En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria ( ). Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas ( ) ‘. En definitiva, frente a la norma comunitaria, los Estados Miembros ‘ ( ) no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario (…)”. 30.

En vista de lo antes manifestado, cabe reiterar que la posición del ordenamiento jurídico de la Comunidad se sustenta en los principios de primacía y aplicación inmediata. 31. Además, el Tribunal ha dicho que: ‘El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros ( ).

En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común ( ).

El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias (…)’ (Sentencia dictada en el expediente N° 2IP-90. Gaceta Oficial N° 69, del 11 de octubre de 1990). 32. De igual forma dentro del Proceso 34-AI-2001, el Tribunal también se ha pronunciado sobre la primacía del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina frente al ordenamiento de origen internacional de los Países Miembros, en los siguientes términos: “(…) en lo que concierne a la relación propiamente dicha entre el ordenamiento comunitario y el internacional, el Tribunal ha declarado que éste constituye una de las fuentes de aquél, pero que de ello no se deriva que la Comunidad quede obligada por el citado ordenamiento.

En efecto, ‘En el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, conservando el derecho comunitario —por aplicación de sus características ‘existenciales’ de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia— la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo (…)’.

(Sentencia dictada en el expediente N° 1-IP-96, ya citada) (…)”. 33. Por lo antes expuesto, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino GACETA OFICIAL 04/03/2015 21 de 42       y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable. 34.

Respecto a la inquietud de la emplazada, respecto de la aplicación directa y preferente de la normativa andina en el territorio de los Países Miembros, y el efecto respecto de aquellas normas nacionales, que estando vigentes con anterioridad a la expedición de las normas comunitarias, sean contrarias o regulen temas similares a los regulados por estas últimas, se debe precisar que la norma comunitaria tal como se lo ha establecido en líneas anteriores, es de aplicación directa desde su expedición, la ley rige para lo venidero y mal podría una norma regir para hechos que aún no existían, en razón de lo cual, cuando se promulga una nueva norma andina, ésta se aplica inmediatamente, respecto de la norma nacional, dejándose sin aplicación la norma interna que es contradictoria o no comparte con la comunitaria. 35.

Todos los hechos pasados no regulados por una norma comunitaria se rigen por la norma interna y en aplicación del principio de Complemento Indispensable, incluso estando vigente la norma andina, en todos aquellos casos no contemplados por la misma, siempre y cuando, no sean contradictorios con la legislación nacional, deberá aplicarse la norma nacional. 36.

El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. 37.

Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él. 38.

El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (…) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria.

De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. (Proceso 121-IP-2004, marca FRUCOLAC, publicado en la Gaceta Oficial 1139, de 12 de noviembre de 2004, citando al Proceso 02-IP-96, marca: MARTA, publicado en la Gaceta Oficial 257, de 14 de abril de 1997). 39.

En el presente caso, la Corte consultante deberá aplicar la norma comunitaria sobre la norma interna, para todos aquellos casos que surgieron a partir de la vigencia de la Decisión 351, dejando sin efecto la aplicación de la norma interna, en caso de que sea contradictoria a la norma andina. GACETA OFICIAL 04/03/2015 22 de 42       B. DE LAS TARIFAS POR USO DE OBRAS DE DERECHO DE AUTOR.

DE LAS TARIFAS SUPLETORIAS. 40. Dentro del proceso en análisis, el tema central se enfoca respecto de las tarifas fijadas por la autoridad nacional competente, respecto del pago por el uso de derechos de autor, en razón de lo cual, es necesario que el Tribunal haga un análisis de lo que se entiende por ellas. 41. En relación a este aspecto el Tribunal ha expresado lo siguiente: “La tarifa es el precio que debe pagar quien pretende usar el repertorio administrado por la sociedad de gestión colectiva.

Sirve, como se advirtió anteriormente, para soportar las acciones administrativas y judiciales en caso de infracción a los derechos administrados por la sociedad; además, genera igualdad de trato en todos los usuarios del repertorio administrado por la institución.9 Las tarifas que deben cobrar las sociedades de gestión colectiva, de conformidad con la Decisión 351, tienen las siguientes características: 1.

Las tarifas a cobrar deben estar soportadas en un reglamento de tarifas elaborado por la sociedad de gestión colectiva. (Artículo 45, literal g). 2. Las tarifas generales por el uso de los derechos de sus afiliados, deben ser publicadas por lo menos una vez al año en un medio de amplia circulación. (Artículo 45, literal h). 3. Deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, salvo que la normativa interna de los Países Miembros establezca algo diferente.

(Artículo 48). Esta previsión es muy lógica, ya que si el objeto protegible por el derecho de autor genera más ingresos, pues el pago por su explotación debe ser mayor al que genera menos ingresos”.10 42. La tarifa que cancela un tercero a favor del autor viene a ser la retribución económica que el titular del derecho solicita en contraprestación por la explotación de sus obras protegidas. 43.

En la interpretación prejudicial antes citada, el Tribunal analizó, si a la luz de la normativa comunitaria andina, es posible que un País Miembro prevea un sistema de tarifas en caso de no existir un contrato entre el titular de los derechos de terceros y usuarios, que es uno de los argumentos aducidos por la demanda. En tal virtud, estableció lo siguiente: “Uno de los pilares básicos del sistema comunitario de protección de los derechos de autor es la libre disposición de los derechos patrimoniales de autor por parte de los titulares de los mismos, salvo ciertas excepciones expresamente consagradas.

De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. Son derechos exclusivos, lo que significa que nadie puede explotar el objeto protegible sin la respectiva autorización de su titular. El artículo 54 de la                                                                                                                         9 Ob cit.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, pág. 285. Proceso 119-IP-2010 de 24 de noviembre de 2010, publicado en la G.O.A.C. No. 1949 de 3 de junio de 2011. Actor: ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO. Entidades de Gestión Colectiva. 10 GACETA OFICIAL 04/03/2015 23 de 42       Decisión 351 es una consecuencia de lo anterior, ya que establece que para la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica, emisión de la radiodifusión, o prestación de apoyo para su utilización, se debe contar siempre con la autorización previa y expresa del titular del derecho o su representante y, por lo tanto, nadie puede autorizar su utilización sin este requisito esencial.

Lo anterior, está en consonancia con el manto de exclusividad que cubre el derecho de autor, impidiendo que se explote el objeto protegido sin que el titular lo autorice. Salvo excepciones expresamente consagradas, la explotación sin autorización previa y expresa constituiría una infracción a los derechos de autor y daría lugar a trámites administrativos e interposición de acciones judiciales para el cese de la actividad ilícita y la búsqueda de una reparación. Es más que lógico, que el titular de los derechos de autor esté interesado en autorizar la utilización y acordar los términos de la misma”.

Las tarifas supletorias son aquellas que se aplican en caso de no existir acuerdo o contrato entre los titulares de los derechos de autor y los usuarios. Para el caso particular, se plantea la aplicación de tarifas supletorias por ejecución pública de las obras musicales. Las tarifas supletorias, en la práctica ocasionarían que se pudieran utilizar las obras pagando unas tarifas establecidas, obviando la autorización previa y expresa del titular de los derechos o su representante.

Esto claramente riñe con la normativa comunitaria sobre derechos de autor. Los titulares no pueden perder la posibilidad de autorizar la utilización de sus obras por parte de terceros, salvo ciertas excepciones consagradas positivamente, ya que de lo contrario se estaría violando el derecho de exclusividad que soporta el sistema de protección de los derechos de autor.

Aún en el caso que el usuario pagara o consignara una suma de dinero establecida por terceros (el Estado en el caso de las tarifas supletorias), no es viable a la luz de la normativa comunitaria andina obviar la autorización previa y expresa del titular de los derechos de autor o conexos. (…)”.11 44. Por lo antes expuesto, la aplicación de tarifas supletorias van en contra del derecho de exclusividad del que goza el titular de un derecho de autor y están en desacuerdo con las normas comunitarias andinas, toda vez que se desnaturaliza el derecho del autor a autorizar el uso de sus obras.

Sin embargo, las tarifas que la Sociedad de Gestión Colectiva debe aplicar, deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, salvo que la normativa interna de los Países Miembros establezca algo diferente. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: La normativa comunitaria por tener el carácter supranacional, prevalece sobre la normativa interna de cada uno de los Países Miembros. El Tribunal al interpretar el Ordenamiento Jurídico Comunitario debe velar por su aplicación uniforme en asuntos que se deban regir por una norma                                                                                                                         11 Proceso 119-IP-2010 de 24 de noviembre de 2010, publicado en la G.O.A.C. No. 1949 de 3 de junio de 2011.

Actor: ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO. Entidades de Gestión Colectiva GACETA OFICIAL 04/03/2015 24 de 42       comunitaria y que se estén adelantando ante un Juez Nacional de uno de los Países Miembros. En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

La norma comunitaria es de aplicación directa desde su expedición, la ley rige para lo venidero y mal podría una norma regir para hechos que aún no existían, en razón de lo cual, cuando se promulga una nueva norma andina, ésta se aplica inmediatamente, respecto de la norma nacional, dejándose sin aplicación la norma interna que es contradictoria o no comparte con la comunitaria.

Todos los hechos pasados no regulados por una norma comunitaria se rigen por la norma interna y en aplicación del principio de Complemento Indispensable, incluso estando vigente la norma andina, en todos aquellos casos no contemplados por la misma, siempre y cuando, no sean contradictorios con la legislación nacional, deberá aplicarse la norma nacional.

La Corte consultante deberá aplicar la norma comunitaria sobre la norma interna, para todos aquellos casos que surgieron a partir de la vigencia de la Decisión 351, dejando sin efecto la aplicación de la norma interna, en caso de que sea contradictoria a la norma andina.

SEGUNDO: La tarifa es el precio que debe pagar quien pretende usar el repertorio administrado por la sociedad de gestión colectiva. Sirve, como se advirtió anteriormente, para soportar las acciones administrativas y judiciales en caso de infracción a los derechos administrados por la sociedad; además, genera igualdad de trato en todos los usuarios del repertorio administrado por la institución. “Las tarifas que deben cobrar las sociedades de gestión colectiva, de conformidad con la Decisión 351, tienen las siguientes características: 1.

Las tarifas a cobrar deben estar soportadas en un reglamento de tarifas elaborado por la sociedad de gestión colectiva. (Artículo 45, literal g). 2. Las tarifas generales por el uso de los derechos de sus afiliados, deben ser publicadas por lo menos una vez al año en un medio de amplia circulación. (Artículo 45, literal h). 3. Deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la utilización de las obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas o producciones fonográficas, salvo que la normativa interna de los Países Miembros establezca algo diferente.

(Artículo 48). Esta previsión es muy lógica, ya que si el objeto protegible por el derecho de autor genera más ingresos, pues el pago por su explotación debe ser mayor al que genera menos ingresos. GACETA OFICIAL 04/03/2015 25 de 42       Las tarifas supletorias, en la práctica ocasionarían que se pudieran utilizar las obras pagando unas tarifas establecidas, obviando la autorización previa y expresa del titular de los derechos o su representante.

Esto claramente riñe con la normativa comunitaria sobre derechos de autor. Los titulares no pueden perder la posibilidad de autorizar la utilización de sus obras por parte de terceros, salvo ciertas excepciones consagradas positivamente, ya que de lo contrario se estaría violando el derecho de exclusividad que soporta el sistema de protección de los derechos de autor.

Aún en el caso que el usuario pagara o consignara una suma de dinero establecida por terceros (el Estado en el caso de las tarifas supletorias), no es viable a la luz de la normativa comunitaria andina obviar la autorización previa y expresa del titular de los derechos de autor o conexos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 090-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154 y 238 de la misma Decisión. GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 26 de 42         Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial.

Actor: Sociedad ZAGLE S.A.C.Proceso interno Nº. 07576-2010-0-1801-JR-CA-13. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil catorce. VISTOS: El 24 de julio de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 07576-2010-0-1801-JR-CA-13;

El auto de 28 de octubre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante. I.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Sociedad ZAGLE S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. 1. El 12 de diciembre de 2008, la sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A. interpuso demanda por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra la empresa ZAGLE S.A.C. indicando que dicha empresa ha importado neumáticos (llantas, pertenecientes a la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza) identificados con el signo G&Z TORITO el cual resulta confundible con su marca registrada TORITO y logotipo para productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Por Resolución Nº. 03494-2009/CSD-INDECOPI de 14 de diciembre de 2009 la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción interpuesta. 3. El 21 de diciembre de 2009, la sociedad ZAGLE S.A.C., interpuso recurso de apelación. GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 27 de 42         4. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 3763412010/TPI-INDECOPI de 22 de septiembre de 2010, confirmó la Resolución impugnada. 5.

La sociedad ZAGLE S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número trece, de 3 de mayo de 2013, donde el Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda. 6. El INDECOPI interpuso recurso de apelación. 7.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número Tres de 28 de enero de 2014 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486.

B. Argumentos de la demanda. 8. La sociedad ZAGLE S.A.C., presentó escrito de demanda, en el que expone que: 9. En las Resoluciones impugnadas, el demandado sostiene que “mi representada por el solo hecho del uso de la palabra TORITO ha incurrido en violación de la marca (…)” a pesar de haber demostrado que la sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A. no comercializa llantas para carretillas de transporte de material de construcción. Agregando que, las características de la escritura utilizada para comercializar este producto no tiene similitud con la marca que usa CROSLAND TÉCNICA S.A. al haber antepuesto las letras G&Z y G/I, sin haberse causado ningún perjuicio. 10.

La sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A. es importadora y comercializadora de vehículos menores de dos y tres ruedas, reiterando que la demandante solo se dedica a la comercialización de llantas para uso de carretillas empleadas para transporte de materiales de construcción, línea totalmente diferente a la que tiene la demandada. 11. El hecho de haber comercializado llantas de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza con los signos TORITO y logotipo y G&Z TORITO y diseño no supone que esta marca no pueda ser distinguida por el público consumidor. 12.

La palabra TORITO que es el diminutivo de la palabra TORO no puede ser usada exclusivamente por la sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A. 13. El signo G&Z TORITO y diseño no resulta fonética ni gráficamente confundible con la marca TORITO y logotipo ya que las letras G&Z le otorgan distintividad. 14. El uso de la marca G&Z TORITO y diseño no determina la existencia de un comportamiento desleal. 15.

No ha ocasionado ningún perjuicio a la empresa CROSLAND TÉCNICA S.A. C. Argumentos de la contestación a la demanda. 16. El INDECOPI, contestó la demanda manifestando que: GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 28 de 42     17. Respecto a que el signo G&Z TORITO y diseño no sería confundible con la marca TORITO y logotipo, el consumidor podría ser inducido a pensar que: “(i) los productos identificados con el signo G&Z TORITO y aquellos identificados con la marca registrada TORITO y logotipo son los mismos; o (ii) que los productos identificados con los signos confrontados poseen un origen empresarial común; o que (iii) los productos identificados con los signos confrontados pertenecen a empresas vinculadas, lo cual no es cierto”. 18.

La marca registrada TORITO y logotipo distingue todos los productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, inclusive aquellas que utilizan las carretillas, por lo que ambos signos distinguen los mismos productos, lo que incrementa el riesgo de confusión. 19. La impresión en conjunto de los signos a nivel gráfico y fonético es similar, por lo que, el consumidor se verá inducido a error.

Igualmente desde el punto de vista conceptual, los signos en conflicto presentan el mismo significado. 20. Respecto a que no existía la intención de inducir a riesgo de confusión, la norma establece la prohibición de causar un riesgo de confusión sin ser relevante la intención de causar dicho riesgo. D. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. 21.

La sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda argumentando que: 22. Es falso que la demandante ha demostrado que las llantas que ha importado son solamente para carretillas, pues de acuerdo con las Declaraciones Únicas de Aduanas las llantas importadas son perfectamente utilizadas en el motocarro marcado como TORITO, vehículo que importa y comercializada la empresa recurrente. 23.

La importación y comercialización realizadas con las marcas G&Z TORITO, TORITO I y TORITO II está prohibida por el artículo 155 literal d) de la Decisión 486. 24. En un análisis de riesgo de confusión es más relevante la semejanza de la palabra TORITO que las diferencias G&Z, I y II, ya que la palabra TORITO posee en sí misma un contenido. 25.

El consumidor adquirirá la llanta marcada como G&Z TORITO, TORITO I Y TORITO II creyendo que es de la marca TORITO de titularidad de la empresa recurrente. 26. De acuerdo con la naturaleza de los productos y la forma de su comercialización los signos en conflicto son confundibles. 27. La palabra TORITO al evocar el concepto de un TORO y al ser el elemento de fantasía del signo constituye una confusión para el público. 28.

El signo TORITO es parte de una familia de marcas de la cual es titular la empresa CROSLAND TÉCNICA S.A. 29. Entre los signos en conflicto, existe identidad gráfica, fonética e ideológica. E. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia. 30. La Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda se fundamenta en: GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 29 de 42     31.

Las llantas de carretilla que alega la demandante se encuentran comprendidas dentro de las llantas que identifica la marca registrada, por tanto, existe identidad entre los productos identificados por ambos signos. 32. El artículo 155 de la Decisión 486 concede el uso exclusivo de un signo. 33. La marca TORITO y logotipo solo otorga un derecho de exclusiva respecto de los productos que identifica y productos vinculados, no impide su uso para identificar productos diferentes respecto de los cuales no se produzca un riesgo de confusión. 34.

El uso del signo G&Z TORITO y diseño no determina la existencia de un comportamiento atentatorio a la leal y honesta competencia. F. Argumentos jurídicos del recurso de apelación. 35. El INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia en el que manifiesta iguales argumentos que en su contestación a la demanda.

G. Argumentos jurídicos de la contestación a la apelación. 36. El INDECOPI en su escrito de apelación, manifiesta iguales argumentos que en su contestación a la demanda. H. Solicitud del Juez consultante. 37. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: 1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión indirecta entre productos y servicios de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136. 2.

Cómo deben analizarse e interpretarse la prohibición de uso de signos distintivos idénticos o similares sobre productos para los cuales se ha registrado la marca anteriormente conforme al inciso d) del artículo 155 de la Decisión 486.

CONSIDERANDO: 38. Que, los artículos 136 literal a) y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 39. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500); 40.

Que, de acuerdo con lo solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486. De oficio, se interpretarán los artículos 154 y 238 de la misma Decisión; GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 30 de 42     41. Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) CAPITULO III De los Derechos y Limitaciones conferidos por la Marca (…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) TITULO XV DE LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS CAPITULO I De los Derechos del Titular Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 31 de 42         En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

(…)”. 42. Que, los temas objeto de la presente interpretación prejudicial son: 1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho. 2. La acción por infracción de derechos. Sus características. 3. Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial.

Reglas de comparación de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. 4. Signos de fantasía. 5. De la familia de marcas. 1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho. 43. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en la Sentencia de Primera Instancia se fundamenta que la marca TORITO y logotipo solo otorga un derecho de exclusiva respecto de los productos que identifica y productos vinculados, por lo que, no impide su uso para identificar productos diferentes respecto de los cuales no se produzca un riesgo de confusión. La Clase 12 distingue los siguientes productos: Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima.

En el proceso interno se manifiesta que la sociedad demandante CROSLAND TÉCNICA S.A. es importadora de vehículos menores de dos y tres ruedas, mientras que el signo objeto de la demanda G&Z TORITO distingue llantas para carretillas empleadas en la construcción. 44. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar: “(…) El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas.

Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: • Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. • Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 32 de 42         la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.

Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 33 de 42         dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

La Corte consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite”. (Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, caso: COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow). 2. La acción por infracción de derechos. Sus características. 45. El Tribunal interpreta el presente tema, ya que la sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A. interpuso demanda por infracción a sus derechos de propiedad industrial contra la empresa ZAGLE S.A.C. indicando que dicha empresa ha importado neumáticos (llantas, pertenecientes a la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza) identificados con el signo G&Z TORITO el cual resulta confundible con su marca registrada TORITO y logotipo para productos de la misma Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. 46.

Por lo tanto, se cita lo que el Tribunal ha manifestado en su jurisprudencia: “La acción de infracción de derechos. Sus características. Diferencias con la acción de competencia desleal. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1.

Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Ésta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 34 de 42         infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004.

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005. 3. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente: - Impedir la comisión de la infracción. - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 35 de 42         los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial 1588 de 20 de febrero de 2008). 7.

Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 36 de 42         - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. La acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados.

Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro de una marca, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal. Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos marcarios, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal.

(…)”. (Proceso 145-IP-2011, ya citado). 3. Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas de comparación de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. 47. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que la parte demandante manifiesta que la empresa ZAGLE S.A.C. está importando neumáticos identificados con el signo G&Z TORITO el cual resulta confundible con su marca registrada TORITO y logotipo.

Por su parte, la sociedad CROSLAND TÉCNICA S.A. tercero interesado en el proceso, también hace referencia a la titularidad sobre las marcas TORITO I Y TORITO II. 48. Para dilucidar el tema, el Juez consultante deberá realizar un examen de confundibilidad entre los signos en conflicto a fin de determinar el riesgo de confusión o asociación entre dichos signos, para tal efecto, deberá seguir los criterios esgrimidos por este Tribunal al respecto. 3.1.

Reglas para la comparación de signos distintivos. 49. El Tribunal, ha señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 50. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 51.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 52.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 37 de 42         3.2. 53.

Reglas para efectuar el cotejo de marcas. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 54. En el presente caso, los signos confrontados distinguen los mismos productos y no como lo señala erradamente la Sentencia de Primera Instancia. 55. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 4. Comparación entre signos mixtos. 56. De los documentos que obran en el expediente se observa que los signos en conflicto son mixtos. 57. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 38 de 42         que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 58. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 59. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 60. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 61.

Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: 62. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 39 de 42         determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 63.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 64. Finalmente, cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 5. Signos de fantasía. 65. El tercero interesado en el proceso, manifestó que la palabra TORITO es evocativa del concepto de un TORO y es un elemento de fantasía. 66.

El Tribunal ha manifestado que “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades”. (Proceso 23-IP2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2229 de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta). 67.

Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA). 68.

Por lo tanto, el juez consultante, deberá determinar si la marca TORITO constituye un signo de fantasía para los productos de la Clase 12 o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. 6. Familia de marcas. 69. La sociedad CROLAND TÉCNICA S.A. tercero interesado en el proceso, manifiesta que el signo TORITO es parte de una familia de marcas, por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. 70.

El Tribunal ha definido a la familia de marcas como “(…) un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial”. (Proceso 80-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1387 de 23 de agosto de 2006, marca TOSTY JELLY (mixta).

GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 40 de 42     71. El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.

El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.

(Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 912 de 25 de marzo de 2003). 72. Igualmente este Tribunal ha señalado que “El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”.

(Proceso 06-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1855 de 19 de julio de 2010, marca: TEXAS STATION denominativa). 73. En relación con lo anterior, el consultante deberá determinar si el signo TORITO establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común para la Clase 12, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina nacional competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca riesgo de confusión en el mercado.

Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.

SEGUNDO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, el Juez consultante deberá establecer cuál es GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 41 de 42         el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas.

Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.

CUARTO: La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

QUINTO: Los signos de fantasía son distintivos y, por tanto, registrables.

SEXTO: El consultante deberá determinar si la marca TORITO constituye un signo de fantasía o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 07576-2010-0-1801-JR-CA-13 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 04/03/ 2015 42 de 42         Gustavo García Brito SECRETARIO Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú