PROCESO 219-IP-2014 — Andean Community

PROCESO 219-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y c); y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal b) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Actor: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (Suiza). Marca: Figurativa. Expediente Interno: 2010- 00255. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 3402 de 29 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el 30 de octubre del 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00255.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Demandante: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS (COLOMBIA) Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero interesado: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (SUIZA) 2.

Hechos: 1. El 28 de febrero del 2005, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza solicitó el registro de la marca figurativa consistente en un óvalo alargado en sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). [pic] 2.

Publicada el extracto de la solicitud de registro de la marca figurativa en la Gaceta de Propiedad Industrial 551, PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. de Colombia (en adelante, PROCAPS S.A.) presentó oposición sobre la base de su marca figurativa registrada consistente en dos cuadriláteros que contienen una elipse con una sombra inferior y su marca mixta. 3.

Mediante Resolución 28973 del 2 de noviembre del 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición presentada por PROCAPS S.A., entre otra, y conceder el registro de la marca figurativa solicitada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A para distinguir café, extractos de café y preparaciones a partir de café y extractos de sucedáneos del café; té, extractos de té y preparaciones a partir de té; cacao y preparaciones a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas; productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, postres, budines; helados comestibles; cereales para el desayuno de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

PROCAPS S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 28973. 5. Mediante Resolución 2589 del 5 de febrero del 2007, la Jefe de División de Signos Distintivos resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 28973 y conceder los recursos de apelación interpuestos. 6.

Mediante Resolución 34748 del 10 de julio del 2009, revocada parcialmente de oficio por la Resolución 62576 del 3 de diciembre del 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 28973, en el entendido que el signo solicitado y la marca figurativa registrada no presentan semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión en el público consumidor. 7.

El 4 de agosto del 2010, PROCAPS S.A. interpone demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio y SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., postulando como pretensiones: i) se declare la nulidad de las Resoluciones 62576, 34748, 2589 y 28973; ii) se ordene la cancelación del certificado de registro 384291; y iii) se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 8.

Mediante Resolución del 25 de junio del 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y c), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda: 9. PROCAPS S.A. sustentó su demanda de nulidad sobre la base de los siguientes argumentos: - Las Resoluciones impugnadas violan, por indebida aplicación, los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto al mismo tiempo que admiten que la figura solicitada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. es genérica en los productos de dulce de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, permiten a la solicitante apropiarse de dicha forma genérica, usada comúnmente por múltiples empresarios en el mercado colombiano. - Las Resoluciones impugnadas violan, por indebida aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que si bien el signo solicitado y la marca registrada a su favor cuentan con sutiles diferencias, evocan un solo concepto, y en ese orden de ideas no es posible que haya coexistencia pacífica en mercados similares. - A pesar que sus marcas registradas identifican productos y servicios de las Clases 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca figurativa de la solicitante identifica productos de la Clase 30, las mismas comparten similares canales de distribución. - Los productos que distinguen las marcas figurativas cotejadas se difunden por los mismos canales publicitarios, por lo que existe conexión competitiva. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda:

10. SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. contestó la demanda bajo los argumentos siguientes: - La marca figurativa que le fue otorgada es distintiva al cumplir con las funciones propias de una marca, tales como identificar productos en el mercado e identificar un origen empresarial. - La marca figurativa cuyo registro le fue otorgado no genera ningún concepto relacionado con los productos que identifica y fue diseñada originalmente lo que hace que sea catalogada como una marca de fantasía. - La marca figurativa en cuestionamiento no responde a una forma o diseño especial, particular o necesario de alguno de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y en especial no tiene ninguna relación con los dulces o confites, aún más cuando la misma no protege en este momento esa clase de productos. - La marca figurativa no corresponde a la forma usual o a una forma impuesta por la naturaleza del producto, pues es una figura geométrica con rasgos únicos, originales y distintivos. - La valoración sobre la confundibilidad de las marcas en conflicto deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre las partes aisladamente consideradas.

Por consiguiente, la comparación en conjunto de los signos permite concluir que efectivamente no existe similitud entre los mismos. - Los productos protegidos por la marca registrada a su favor como la marca registrada a favor de PROCAPS S.A. no tienen conexión competitiva alguna entre unos y otros. 11. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda señalando lo siguiente: - La forma redondeada no acarrea necesariamente un monopolio de una forma común y por lo mismo puede ser utilizada en forma exclusiva por un empresario, ya que no generaría una ventaja injustificada sobre sus competidores. - El hecho que a SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. se le confiera la protección del signo figurativo correspondiente a la forma de un óvalo alargado en sus extremos semi-elipses laterales sombreadas, ello no le otorga derechos para oponerse sobre los signos figurativos que cuenten con elementos diferenciadores, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de los elementos considerados de forma aislada.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 12. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135[1] literales b) y c), y 136[2] literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 134[3] literal b) de la misma normativa. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 13.

Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. Irregistrabilidad por falta de distintividad. Marcas compuestas por figuras genéricas. 2. Irregistrabilidad cuando consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto. 3.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 4. Comparación entre marcas figurativas. Comparación entre marcas figurativas y mixtas. 5. Marcas evocativas. 6. Marcas de fantasía. 7. Conexión competitiva entre las Clases 5, 30 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 8.

Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor ampara productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. MARCAS COMPUESTAS POR FIGURAS GENÉRICAS. 14. En el presente caso, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza solicitó el registro de la marca figurativa consistente en un óvalo alargado en sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.

Al respecto, PROCAPS S.A. señaló en su demanda que la SIC admite que la figura solicitada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. “es genérica en los productos de dulce de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”, a pesar de la cual, “permiten a la solicitante apropiarse de dicha forma genérica, usada comúnmente por múltiples empresarios en el mercado colombiano”. 16.

Dentro del Proceso 120-IP-2013 de 16 de julio de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 17. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. 18. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto. 19.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca es el sujeto escogido en su forma gráfica. 20. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización” (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 29 y ss). 21.

Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir (Proceso 09-IP-94, Marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial 180 de 10 de mayo de 1995). 22.

Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 23.

Sobre la distintividad de la marca, este Tribunal tuvo oportunidad de señalar lo siguiente en el Proceso 122-IP-2013 del 16 de julio de 2013: 24. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. 25.

La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 26. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, Asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Asunto T-136/00 del 25 de septiembre de 2002). 27.

El Juez Consultante deberá analizar si el signo figurativo solicitado es distintivo y no resulta genérico respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, verificando si al signo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar su fuerza distintiva.

2. IRREGISTRABILIDAD CUANDO CONSISTAN EXCLUSIVAMENTE EN FORMAS USUALES DE LOS PRODUCTOS O EN FORMAS O CARACTERÍSTICAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DE DICHO PRODUCTO. 28. Este Tribunal considera oportuno referirse a este tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo figurativo solicitado, específicamente la representación gráfica de un óvalo alargado en sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas, constituye o no la forma usual o necesaria de un producto de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 29.

Sobre este asunto, en el Proceso 122-IP-2013, este Tribunal sostuvo: 30. Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, ‘resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen’” (Proceso 195-IP-2007, Marca: Tridimensional de diseño de botella, publicado en la Gaceta Oficial 1611 del 21 de abril de 2008, citando al Proceso 61-IP-2006, Signo tridimensional: ENVASE, publicado en la Gaceta Oficial 1387 del 23 de agosto de 2006). 31.

La normativa comunitaria andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada. 32. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva” (Baylos Corroza Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial, Segunda Edición, Editorial Civitas S.A., Madrid 1993, p. 827). 33. Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. 34.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva ‘o’, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente. 35.

En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente: “El artículo 82 de la Decisión 344 contiene disposiciones precisas para excluir del registro a los signos consistentes en formas que no pueden constituir una marca. Es así como en el literal b) se prohíbe el registro de los signos que consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases o en formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos.

Por lo tanto, las formas tridimensionales de los productos pueden ser objeto de registro en tanto no se encuentren dentro de alguno de estos supuestos y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección en el público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo.

La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.

Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.

En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticas, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares.

Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (…)” (Proceso 195- IP-2007, Marca: Tridimensional de diseño de botella, publicado en la Gaceta Oficial 1611 del 21 de abril de 2008, citando al Proceso 84-IP- 2003, Marca: Consistente en una figura geométrica, notándose que tiene cuatro lados cuyos bordes aparecen redondeados, para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, publicado en la Gaceta Oficial 1002 del 28 de octubre de 2003). 36.

Y en el Proceso 113-IP-2003, Marca: ‘Figura de envase en forma de botella’, recogiendo el criterio expresado en la Sentencia 23-IP-1998, Marca: ‘Una cacha de machete y una denominación y colores’, expresó el Tribunal dentro del tema lo siguiente: “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto.

Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín). ( ) Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público.

( ) En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales. Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra.

( ) Finalmente por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prof. José Manuel Otero Lastres, Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Memorias del Seminario Internacional ‘La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios’, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”.

(Procesos 195-IP-2007 y 113-IP-2003, ya citados). 37. Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para comercializar cierta clase de productos. 38.

En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”[4]. 39.

Lo anteriormente expuesto debe ser analizado por el Juez Consultante en el contexto de que el signo figurativo se encuentra conformado por un óvalo alargado en sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas y pretende distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 40. En el presente proceso, PROCAPS S.A. formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca figurativa presentada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre la base de su marca figurativa registrada, consistente en una elipse con una sombra inferior, y su marca mixta registrada, las cuales identifican productos y servicios de las Clases 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 41.

Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud: 42. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 43. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.

La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[5]. 44. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008.

Marca: SHERATON). 45. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 46. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 47.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos: 48. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo.

Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. 49.

En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados.

4. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS FIGURATIVAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS FIGURATIVAS Y MIXTAS. 50. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre dos signos figurativos, el solicitado a registro por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza y el registrado a nombre de PROCAPS S.A. de Colombia. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos.

Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 148-IP-2013 del 11 de setiembre de 2013: Comparación entre signos figurativos: 51. El cotejo de dos signos figurativos debe atender a la distinción de los elementos mencionados, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios respecto de la comparación entre estos dos tipos de signos, de la siguiente manera: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico.

En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)” (Proceso 19-IP-2012, Marca: ‘Figurativa de un rinoceronte’, publicado en la Gaceta Oficial 2097 de 26 de septiembre de 2012, citando al Proceso 23-IP-2004.

Marca: ‘Figura de una hormiga’, 2004, publicado en la Gaceta Oficial 1075 del 17 de enero de 2005). 52. Asimismo, en el proceso interno se debe proceder a la comparación entre un signo figurativo y uno mixto, toda vez que PROCAPS S.A. de Colombia también formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca figurativa presentada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza, sobre la base de una marca mixta registrada a su favor.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre estos tipos de signos. 53. Para lo anterior, el Tribunal reitera la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2011: Comparación entre signos mixtos y figurativos: 54. Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. 55.

El Juez Consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. 56. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa” (Proceso 23–IP-2004, interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004). 57.

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina nacional competente, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)” (Proceso 23-IP-2004 del 5 de mayo de 2004). 58.

En este orden de ideas, aplicando estos criterios el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado (figurativo) y las marcas registradas (figurativa y mixta). 5. MARCAS EVOCATIVAS. 59. La demandante PROCAPS S.A. señala que si bien el signo solicitado y la marca registrada a su favor cuentan con sutiles diferencias, “evocan un mismo concepto” y, en ese sentido, no es posible que coexistan pacíficamente en mercados similares. 60.

Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo siguiente sobre las marcas evocativas: “Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.[6] Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”.[7] 61. El Tribunal señala respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”[8]. 62. En el presente caso, el Juez Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

6. MARCAS DE FANTASÍA. 63. La demandada SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. manifestó en el escrito de contestación que: “La marca figurativa cuyo registro le fue otorgado no genera ningún concepto relacionado con los productos que identifica y fue diseñada originalmente lo que hace que sea catalogada como una marca de fantasía”. 64. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40- IP-2014: “El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”[9].

Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP- 2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad[10], no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. 65. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo figurativo solicitado por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. constituye un signo de fantasía, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.

7. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 5, 30 Y 44 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 66. El signo solicitado por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. pretende distinguir productos[11] de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que los signos sobre la base de los cuales PROCAPS S.A. presenta oposición distinguen productos[12] y servicios[13] de las Clases 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, por lo que el Juez Consultante deberá analizar la existencia de conexión competitiva entre ellos. 67.

El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente” [14]. 68.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[15] 69.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos o servicios. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios en diferentes clases, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

8. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD CUANDO EL SIGNO OPOSITOR AMPARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 70. En el presente caso, la opositora PROCAPS S.A. de Colombia señaló que una de sus marcas registradas distinguía productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que el signo solicitado por SOCIETÉ DES PRODUITS S.A. pretende distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza. 71.

Dentro del Proceso 12-IP-2012 de 10 de mayo de 2012, este Tribunal señaló lo siguiente: “El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

En jurisprudencia anterior este Tribunal también ha manifestado que, tratándose de marcas farmacéuticas, “(…) el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000). Marca: Amoxifarma, publicado en la Gaceta Oficial 578 de 27 de junio de 2000. Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000). Marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial 594 de 21 de agosto de 2000.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”. 72.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante debe determinar la registrabilidad del signo figurativo solicitado por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor con productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas se pueden distinguir dos elementos, a saber: i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo; y, ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe determinar si el signo figurativo presentado por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza es una forma usual o necesaria de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo figurativo solicitado por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza y los signos opositores figurativo y mixto registrados a favor de PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. de Colombia.

CUARTO: Para determinar la existencia de confundibilidad de los signos figurativos, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos del signo gráfico figurativo esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar signos figurativos, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de signos. Por otro lado, al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El Juez Consultante debe determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca figurativa de la Clase 30 inscrita a favor de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza, es o no es similar a las marcas figurativa y mixta previamente registradas a favor de PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. de Colombia, de las Clases 5 y 44, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Al efecto, cabe indicar que basta la posibilidad de riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

QUINTO: El Juez Consultante debe establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

SEXTO: Asimismo, el Juez Consultante debe determinar si el signo figurativo solicitado a registro por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. SÉTIMO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas.

OCTAVO: El Juez Consultante debe determinar la registrabilidad del signo figurativo solicitado por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor con productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. [2] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. [3] Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) as imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos. [4] Actas de Derecho Industrial, Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, España, 1990, Tomo 13, Año 1989- 90, p.46. [5] Pacón, Ana María, “Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía globalizada”, publicado en www.ugma.edu.ve.

En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [6] Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de 2001. [7] Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, Marca: C - BOND. [8] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sentencia de 7-VIII-95. Proceso 7-IP-95. Caso: “COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-IX-95. [9] Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y s.s. [10] Sobre esto se puede ver el literal d) del artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual peruana: “d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado”. [11] Café, extractos de café y preparaciones a partir de café y extractos de sucedáneos del café; té, extractos de té y preparaciones a partir de té; cacao y preparaciones a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas; productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, postres, budines; helados comestibles; cereales para el desayuno. [12] Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas. [13] Todo tipo de servicios médicos y odontológicos, servicios prestados por laboratorios bioclínicos, famacéuticos, dentales y veterinarios, de control físico químico y microbiológico, laboratorios físico químicos y demás similares que resulten de las necesidades de las ciencias médicas, químicas, físicas y biológicas, cuidados de higiene y belleza para personas o animales. [14] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. [15] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: EBEL. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: CALVO (mixta). ----------------------- Proceso 219-IP-2014