Año XXXII – Número 2488 Lima, 20 de abril de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 217-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 83 literales d) y e) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República de Ecuador.

Actor: NEW ZEALAND DIARY BOARD. Marca: ANCHOR (cuerpo). Expediente Interno: 17811-2013-3135-DMLE Proceso 219-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y c); y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal b) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Actor: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (Suiza). Marca: Figurativa. Expediente Interno: 2010-00255 Proceso 227-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 17044-2013.

Recurrente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú. Marca denominativa: PURISOL PROCESO 217-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a), b) y g), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 20/04/2015 2 de 52       Colombia.

Expediente Interno Nº 2006-00080. Actor: EXPEDIA INC. Marca mixta X PIDA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS: El Oficio 4704 S-TDCA-N.-1 de 27 de octubre del 2014, recibido personalmente el 30 de octubre del 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito de la República del Ecuador solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-3135-DMLE. El Auto de 22 enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Apelante: NEW ZEALAND DIARY BOARD Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), REPÚBLICA DEL ECUADOR. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero interesado: ASIA PACIFIC BREWERIES LTD. 2. Hechos:

1. ASIA PACIFIC BREWERIES LTD. presentó la solicitud de registro de la marca ANCHOR (cuerpo) para proteger productos de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación Internacional de Niza). 2. En abril de 1999 se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial la solicitud de registro. 3.

El 21 de julio de 1999, NEW ZEALAND DIARY BOARD presentó observación al registro, ya que tiene registrada la marca ANCHOR & DEVICE para proteger productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Mediante Resolución 976214 de 17 de febrero de 2000, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial resuelve rechazar la observación presentada y concede el registro de la marca ANCHOR (cuerpo), solicitud 90371-98 presentada por ASIA PACIFIC BREWERIES LTD.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 3 de 52       5. El 7 de julio de 2000, NEW ZEALAND DIARY BOARD presenta demanda subjetiva o de plena jurisdicción contra la Resolución 976214 de 17 de febrero del 2000. 6. El Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Argumentos de la demanda: 7. La demandante NEW ZEALAND DIARY BOARD alegó lo siguiente: - Existe una estrecha relación entre las Clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. - Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. - La marca ANCHOR & DEVICE es notoria. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 8.

El PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO contestó la demanda señalando lo siguiente: - El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica incumbe a sus representantes legales, directores síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativa y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación sin perjuicio de la institución demandada, señalando casillero judicial para recibir futuras notificaciones 9.

El PRESIDENTE DEL INSTITUTO INTELECTUAL contestó lo siguiente: ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD - Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. - Se ratifica en la Resolución 976214, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. - Por último solicita que se acojan sus excepciones y se rechace la demanda 10.

El DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL contestó lo siguiente: - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho. - NEW ZEALAND DIARY BOARD no ha probado que su marca ANCHOR es una marca notoriamente reconocida. - La marca solicitada ANCHOR (cuerpo) de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza es suficientemente distintiva y, por lo tanto, susceptible de registro. - Por las consideraciones expuestas la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolvió rechazar la observación presentada por la actora y conceder el registro de la marca ANCHOR (cuerpo) solicitada por ASIA PACIFIC BREWERIES por no GACETA OFICIAL 20/04/2015 4 de 52       contravenir las disposiciones legales estipuladas en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual. - Finalmente, por las excepciones propuestas solicita se rechace la demanda. 11.

Pese a estar legalmente citada, ASIA PACIFIC BREWERIES LTD. no comparece a juicio ni señala casillero judicial para recibir futuras notificaciones. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 12. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 811 y 832 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación solicitada, además de interpretar de oficio el artículo 833 literales d) y e) de la misma normativa.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 13. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. 2. 3. 4. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos. Comparación entre marcas denominativas compuestas.

La marca notoria y su prueba. Conexión competitiva entre las Clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.                                                                                                                         1 2 3 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 5 de 52       D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 14. En el presente caso, ASIA PACIFIC BREWERIES LTD. solicitó el registro de la marca ANCHOR (cuerpo) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

NEW ZEALAND DIARY BOARD formuló oposición sobre la base de su marca registrada ANCHOR & DEVICE que distingue productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 15. Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que: “El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “( ) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.

(Proceso 101-IP-2002. G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar este riesgo de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso 68-IP-2002, G.O.A.C. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 6 de 52       La jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, en términos generales, los siguientes tipos de similitud: La similitud gráfica o visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. La similitud fonética depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica o conceptual se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Riesgo de confusión: directa, indirecta y de asociación Este órgano jurisdiccional ha manifestado que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por lo tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que                                                                                                                         4 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003.

Marca: “CHILIS y diseño”. GACETA OFICIAL 20/04/2015 7 de 52       el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). Reglas para realizar el cotejo de marcas Conforme se señala en el Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, la jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en sus sentencias criterios generales que puedan orientar al juez nacional cuando actúa como juez comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución del caso concreto que se le plantea.

Con este propósito el Tribunal ha señalado que: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no riesgo de confusión. El cotejo de marcas para esos efectos se basa en un análisis de los campos en que las marcas pueden producir riesgo de confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo que en su conjunto forma una unidad de hecho para el registro.

Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo entre marcas: - Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.5 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el Tribunal coincide con Breuer Moreno al señalar que: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.                                                                                                                         5 BREUER MORENO, Pedro C., “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 8 de 52       La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 16. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si la marca registrada ANCHOR & DEVICE a favor de la empresa demandante y el signo solicitado ANCHOR (cuerpo) son o no similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS COMPUESTAS. 17. En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado ANCHOR (cuerpo) y la marca registrada ANCHOR & DEVICE. Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013: “Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: ‘No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (lo subrayado es nuestro). En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: GACETA OFICIAL 20/04/2015 9 de 52       1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. (…)”. 18. En este orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial

3. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. 19. Tomando en cuenta que en el presente caso la empresa NEW ZEALAND DIARY BOARD presentó oposición a la solicitud de registro de marca alegando la notoriedad de la marca ANCHOR & DEVICE; deviene necesario referirse a dicho tema. 20. Al respecto, este Tribunal debe referirse a lo expuesto en el Proceso 107-IP-2012: “La marca notoria a lo largo de la Decisión 344 se protege teniendo como base el grado de reconocimiento del consumidor en el mercado.

En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: ‘La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de GACETA OFICIAL 20/04/2015 10 de 52       una marca notoriamente conocida (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleven a confusión con marcas notoriamente conocidas (literal e del mismo artículo de la Decisión 344).

Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: ‘El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad’.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque ‘( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. (Proceso 23-IP96. Marca: VODKA BALALAIKA, publicado en la Gaceta Oficial 354 de 13 de julio de 1998).

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. (Proceso 16-IP-2001, marca: PURO VARELA Y LOGOTIPO, publicado en la Gaceta Oficial 674 de 31 de mayo del 2001).

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: ‘Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad’.

(ZUCCHERINO GACETA OFICIAL 20/04/2015 11 de 52       Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”. Editado por Abeledo Perrot, 1997, pp. 130 y 131). Así, el reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) b) c) d) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; La antigüedad de la marca y su uso constante; El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado. Dentro del Proceso 68-IP-2012, este Tribunal ha precisado que: “La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos.

Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.6 − El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). − El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. − El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.                                                                                                                         6 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo, “La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual”, en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 12 de 52       − Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.

La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto, se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).

Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…) GACETA OFICIAL 20/04/2015 13 de 52       En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: − La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. − Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. − Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si GACETA OFICIAL 20/04/2015 14 de 52       por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.

(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1452 de 10 de enero de 2007). 21. El Tribunal advierte que para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. El Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca ANCHOR & DEVICE (denominativa).

De no probarse la notoriedad alegada, el Juez deberá pasar a analizar la conexión competitiva entre las Clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 29 Y 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 22. El signo registrado a favor de ASIA PACIFIC BREWERIES LTD. distingue productos de la Clase 327 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el signo sobre la base del cual NEW ZEALAND DIARY BOARD presenta observación distingue productos de la Clase 298 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el Juez Consultante deberá analizar la existencia de conexión competitiva entre ellos. 23.

Dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.                                                                                                                         7 8 Clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. GACETA OFICIAL 20/04/2015 15 de 52       El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.9 24.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente                                                                                                                         9 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos, Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 16 de 52       puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”10. 25.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Basta la posibilidad de riesgo de confusión para que opere la prohibición de registro. El Juez Consultante debe determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca ANCHOR (cuerpo) de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza es o no es similar a la marca registrada ANCHOR & DEVICE de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos compuestos confrontados, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. La calidad de marca                                                                                                                         10 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL 20/04/2015 17 de 52       notoriamente conocida no se presume debiendo probarse las circunstancias que le dan ese estatus por quien la alega.

El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

El Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca ANCHOR & DEVICE (denominativa). De no probarse la notoriedad alegada, el Juez deberá pasar a analizar la conexión competitiva entre las Clases 29 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

CUARTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impedirá el registro de la marca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 20/04/2015 18 de 52       PROCESO 219-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y c); y, 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literal b) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

Actor: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (Suiza). Marca: Figurativa. Expediente Interno: 2010-00255. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 3402 de 29 de octubre del 2014, recibido vía correo electrónico el 30 de octubre del 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00255.

El Auto de 22 de enero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. E.

ANTECEDENTES 5. Partes en el proceso interno: Demandante: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS (COLOMBIA) Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA Tercero interesado: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. (SUIZA) Y COMERCIO 6. Hechos: 1. El 28 de febrero del 2005, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza solicitó el registro de la marca figurativa consistente en un óvalo alargado en sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

GACETA OFICIAL 20/04/2015 19 de 52       2. Publicada el extracto de la solicitud de registro de la marca figurativa en la Gaceta de Propiedad Industrial 551, PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. de Colombia (en adelante, PROCAPS S.A.) presentó oposición sobre la base de su marca figurativa registrada consistente en dos cuadriláteros que contienen una elipse con una sombra inferior y su marca mixta. 3.

Mediante Resolución 28973 del 2 de noviembre del 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos resolvió declarar infundada la oposición presentada por PROCAPS S.A., entre otra, y conceder el registro de la marca figurativa solicitada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A para distinguir café, extractos de café y preparaciones a partir de café y extractos de sucedáneos del café; té, extractos de té y preparaciones a partir de té; cacao y preparaciones a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas; productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, postres, budines; helados comestibles; cereales para el desayuno de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

PROCAPS S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución 28973. 5. Mediante Resolución 2589 del 5 de febrero del 2007, la Jefe de División de Signos Distintivos resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 28973 y conceder los recursos de apelación interpuestos. 6.

Mediante Resolución 34748 del 10 de julio del 2009, revocada parcialmente de oficio por la Resolución 62576 del 3 de diciembre del 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial confirmó la decisión contenida en la Resolución 28973, en el entendido que el signo solicitado y la marca figurativa registrada no presentan semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión en el público consumidor. 7.

El 4 de agosto del 2010, PROCAPS S.A. interpone demanda de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio y SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., postulando como pretensiones: i) se declare la nulidad de las Resoluciones 62576, 34748, 2589 y 28973; ii) se ordene la cancelación del certificado de registro 384291; y iii) se comunique la decisión a la División de Signos Distintivos para su correspondiente inscripción y se ordene la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 8.

Mediante Resolución del 25 de junio del 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b) y c), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 20 de 52       7. 9. Argumentos de la demanda: PROCAPS S.A. sustentó su demanda de nulidad sobre la base de los siguientes argumentos: - Las Resoluciones impugnadas violan, por indebida aplicación, los literales b) y c) del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto al mismo tiempo que admiten que la figura solicitada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. es genérica en los productos de dulce de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, permiten a la solicitante apropiarse de dicha forma genérica, usada comúnmente por múltiples empresarios en el mercado colombiano. - Las Resoluciones impugnadas violan, por indebida aplicación, el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, toda vez que si bien el signo solicitado y la marca registrada a su favor cuentan con sutiles diferencias, evocan un solo concepto, y en ese orden de ideas no es posible que haya coexistencia pacífica en mercados similares. - A pesar que sus marcas registradas identifican productos y servicios de las Clases 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca figurativa de la solicitante identifica productos de la Clase 30, las mismas comparten similares canales de distribución. - Los productos que distinguen las marcas figurativas cotejadas se difunden por los mismos canales publicitarios, por lo que existe conexión competitiva. 8.

Argumentos de la contestación a la demanda:

10. SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. contestó la demanda bajo los argumentos siguientes: - La marca figurativa que le fue otorgada es distintiva al cumplir con las funciones propias de una marca, tales como identificar productos en el mercado e identificar un origen empresarial. - La marca figurativa cuyo registro le fue otorgado no genera ningún concepto relacionado con los productos que identifica y fue diseñada originalmente lo que hace que sea catalogada como una marca de fantasía. - La marca figurativa en cuestionamiento no responde a una forma o diseño especial, particular o necesario de alguno de los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y en especial no tiene ninguna relación con los dulces o confites, aún más cuando la misma no protege en este momento esa clase de productos. - La marca figurativa no corresponde a la forma usual o a una forma impuesta por la naturaleza del producto, pues es una figura geométrica con rasgos únicos, originales y distintivos. - La valoración sobre la confundibilidad de las marcas en conflicto deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre las partes aisladamente consideradas.

Por consiguiente, la comparación en conjunto de los signos permite concluir que efectivamente no existe similitud entre los mismos. GACETA OFICIAL 20/04/2015 21 de 52       - Los productos protegidos por la marca registrada a su favor como la marca registrada a favor de PROCAPS S.A. no tienen conexión competitiva alguna entre unos y otros. 11.

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO contestó la demanda señalando lo siguiente: - La forma redondeada no acarrea necesariamente un monopolio de una forma común y por lo mismo puede ser utilizada en forma exclusiva por un empresario, ya que no generaría una ventaja injustificada sobre sus competidores. - El hecho que a SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. se le confiera la protección del signo figurativo correspondiente a la forma de un óvalo alargado en sus extremos semi-elipses laterales sombreadas, ello no le otorga derechos para oponerse sobre los signos figurativos que cuenten con elementos diferenciadores, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de los elementos considerados de forma aislada.

F. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 12. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 1351 literales b) y c), y 1362 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 1343 literal b) de la misma normativa. G. CUESTIONES A INTERPRETAR 13.

Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. 2. 3. Irregistrabilidad por falta de distintividad. Marcas compuestas por figuras genéricas. Irregistrabilidad cuando consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.                                                                                                                         1 2 3 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) as imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 22 de 52       4. 5. 6. 7. 8. Comparación entre marcas figurativas. Comparación entre marcas figurativas y mixtas. Marcas evocativas. Marcas de fantasía. Conexión competitiva entre las Clases 5, 30 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. Análisis de registrabilidad cuando el signo opositor ampara productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

H. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

5. IRREGISTRABILIDAD POR FALTA DE DISTINTIVIDAD. MARCAS COMPUESTAS POR FIGURAS GENÉRICAS. 14. En el presente caso, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza solicitó el registro de la marca figurativa consistente en un óvalo alargado en sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 15.

Al respecto, PROCAPS S.A. señaló en su demanda que la SIC admite que la figura solicitada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. “es genérica en los productos de dulce de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza”, a pesar de la cual, “permiten a la solicitante apropiarse de dicha forma genérica, usada comúnmente por múltiples empresarios en el mercado colombiano”. 16.

Dentro del Proceso 120-IP-2013 de 16 de julio de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: 17. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. 18. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto. 19.

Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca es el sujeto escogido en su forma gráfica. 20. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que: “Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización” (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derechos de Marcas, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 29 y ss). 21.

Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la GACETA OFICIAL 20/04/2015 23 de 52       imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir (Proceso 09-IP-94, Marca: DIDA, publicado en la Gaceta Oficial 180 de 10 de mayo de 1995). 22.

Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 23.

Sobre la distintividad de la marca, este Tribunal tuvo oportunidad de señalar lo siguiente en el Proceso 122-IP-2013 del 16 de julio de 2013: 24. Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. 25.

La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. 26. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, Asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Asunto T-136/00 del 25 de septiembre de 2002). 27.

El Juez Consultante deberá analizar si el signo figurativo solicitado es distintivo y no resulta genérico respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, verificando si al signo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar su fuerza distintiva. GACETA OFICIAL 20/04/2015 24 de 52

6. IRREGISTRABILIDAD CUANDO CONSISTAN EXCLUSIVAMENTE EN FORMAS USUALES DE LOS PRODUCTOS O EN FORMAS O CARACTERÍSTICAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DE DICHO PRODUCTO. 28. Este Tribunal considera oportuno referirse a este tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo figurativo solicitado, específicamente la representación gráfica de un óvalo alargado en sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas, constituye o no la forma usual o necesaria de un producto de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 29.

Sobre este asunto, en el Proceso 122-IP-2013, este Tribunal sostuvo: 30. Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, ‘resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen’” (Proceso 195-IP-2007, Marca: Tridimensional de diseño de botella, publicado en la Gaceta Oficial 1611 del 21 de abril de 2008, citando al Proceso 61-IP-2006, Signo tridimensional: ENVASE, publicado en la Gaceta Oficial 1387 del 23 de agosto de 2006). 31.

La normativa comunitaria andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada. 32. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva” (Baylos Corroza Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial, Segunda Edición, Editorial Civitas S.A., Madrid 1993, p. 827). 33. Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate. 34.

Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva ‘o’, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 25 de 52       35. En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente: “El artículo 82 de la Decisión 344 contiene disposiciones precisas para excluir del registro a los signos consistentes en formas que no pueden constituir una marca.

Es así como en el literal b) se prohíbe el registro de los signos que consistan exclusivamente en las formas usuales de los productos o de sus envases o en formas impuestas por la naturaleza de la función de los productos. Por lo tanto, las formas tridimensionales de los productos pueden ser objeto de registro en tanto no se encuentren dentro de alguno de estos supuestos y sean capaces de identificar al correspondiente producto en atención a su origen empresarial, posibilitando la elección en el público consumidor, sin necesidad de otro elemento denominativo o figurativo.

La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.

El fundamento de la prohibición radica en que de otorgarse un derecho de exclusiva sobre las formas usuales de los productos se limitaría a los competidores la posibilidad de usar formas necesarias e indispensables de presentación o de envase de los mismos, con lo cual se bloquearía el acceso al mercado de competidores de esta clase de productos.

Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos.

En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticas, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales. En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares.

Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (…)” (Proceso 195-IP-2007, Marca: Tridimensional de diseño de botella, publicado en la Gaceta Oficial 1611 del 21 de abril de 2008, citando al Proceso 84-IP-2003, Marca: Consistente en una figura geométrica, notándose que tiene cuatro lados cuyos bordes aparecen redondeados, para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas y veterinarias, productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, publicado en la Gaceta Oficial 1002 del 28 de octubre de 2003). 36.

Y en el Proceso 113-IP-2003, Marca: ‘Figura de envase en forma de botella’, recogiendo el criterio expresado en la Sentencia 23-IP-1998, Marca: ‘Una cacha de machete y una denominación y colores’, expresó el Tribunal dentro del tema lo siguiente: GACETA OFICIAL 20/04/2015 26 de 52       “Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto.

Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín). ( ) Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público.

( ) En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales. Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra.

( ) Finalmente por forma de presentación de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores (Prof. José Manuel Otero Lastres, Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Memorias del Seminario Internacional ‘La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios’, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236)”.

(Procesos 195-IP-2007 y 113-IP-2003, ya citados). 37. Al igual que la prohibición de registro de signos denominativos calificados como genéricos, comunes o usuales, la causal que impide registrar una forma con características usuales se encamina a evitar que un empresario pueda a través del registro llegar a monopolizar una forma necesaria para comercializar cierta clase de productos. 38.

En este sentido el profesor Carlos Fernández Novoa comenta que: “La prohibición analizada persigue una finalidad paralela a la que es propia de la prohibición relativa a las denominaciones genéricas. En uno y otro supuesto se pretende evitar que a través del registro de una marca un empresario erija una barrera de acceso que impida a los competidores entrar en el mercado o submercado correspondiente”4. 39.

Lo anteriormente expuesto debe ser analizado por el Juez Consultante en el contexto de que el signo figurativo se encuentra conformado por un óvalo alargado en sus extremos con semi-elipses laterales sombreadas y pretende distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.                                                                                                                         4 Actas de Derecho Industrial, Instituto de Derecho Industrial, Universidad de Santiago de Compostela, España, 1990, Tomo 13, Año 1989-90, p.46.

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7. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 40. En el presente proceso, PROCAPS S.A. formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca figurativa presentada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, sobre la base de su marca figurativa registrada, consistente en una elipse con una sombra inferior, y su marca mixta registrada, las cuales identifican productos y servicios de las Clases 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza. 41.

Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud: 42. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 43. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo.

La doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad5. 44. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo                                                                                                                         5 Pacón, Ana María, “Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía globalizada”, publicado en www.ugma.edu.ve.

En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 20/04/2015 28 de 52       piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON). 45. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas. 46. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. 47. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos: 48. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: -­‐ La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. -­‐ En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo.

Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. -­‐ Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. -­‐ Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. 49.

En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. GACETA OFICIAL 20/04/2015 29 de 52

8. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS FIGURATIVAS. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS FIGURATIVAS Y MIXTAS. 50. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre dos signos figurativos, el solicitado a registro por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza y el registrado a nombre de PROCAPS S.A. de Colombia. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos.

Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 148-IP-2013 del 11 de setiembre de 2013: Comparación entre signos figurativos: 51. El cotejo de dos signos figurativos debe atender a la distinción de los elementos mencionados, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios respecto de la comparación entre estos dos tipos de signos, de la siguiente manera: “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)” (Proceso 19-IP-2012, Marca: ‘Figurativa de un rinoceronte’, publicado en la Gaceta Oficial 2097 de 26 de septiembre de 2012, citando al Proceso 23-IP-2004.

Marca: ‘Figura de una hormiga’, 2004, publicado en la Gaceta Oficial 1075 del 17 de enero de 2005). 52. Asimismo, en el proceso interno se debe proceder a la comparación entre un signo figurativo y uno mixto, toda vez que PROCAPS S.A. de Colombia también formuló oposición contra la solicitud de registro de la marca figurativa presentada por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza, sobre la base de una marca mixta registrada a su favor.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre estos tipos de signos. 53. Para lo anterior, el Tribunal reitera la posición plasmada en la Interpretación Prejudicial de 25 de octubre de 2011, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2011: Comparación entre signos mixtos y figurativos: 54. Al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte GACETA OFICIAL 20/04/2015 30 de 52       denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. 55.

El Juez Consultante, en un primer análisis debe determinar cuál de los dos elementos prevalece en la marca mixta, si el gráfico o el denominativo, para así pasar al segundo grado del análisis que es el cotejo de las marcas atendiendo a las diferencias o semejanzas en relación con este elemento predominante. 56. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha sostenido lo siguiente: “Al comparar una marca mixta con una figurativa, es importante determinar cuál es el elemento dominante en la marca mixta, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa” (Proceso 23–IP-2004, interpretación prejudicial del 5 de mayo de 2004). 57.

Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de marcas; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el juez nacional o la oficina nacional competente, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de las marcas figurativas, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo los siguientes criterios para la comparación entre marcas figurativas.

“El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)” (Proceso 23-IP-2004 del 5 de mayo de 2004). 58.

En este orden de ideas, aplicando estos criterios el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado (figurativo) y las marcas registradas (figurativa y mixta). 9. MARCAS EVOCATIVAS. 59. La demandante PROCAPS S.A. señala que si bien el signo solicitado y la marca registrada a su favor cuentan con sutiles diferencias, “evocan un mismo concepto” y, en ese sentido, no es posible que coexistan pacíficamente en mercados similares.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 31 de 52       60. Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo siguiente sobre las marcas evocativas: “Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.

Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.6 Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.

Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”.7 61. El Tribunal señala respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”8. 62. En el presente caso, el Juez Consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de confundibilidad.                                                                                                                         6 7 8 Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de 2001.

Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio del 2003, Marca: C - BOND. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sentencia de 7-VIII-95. Proceso 7-IP-95. Caso: “COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-IX-95. GACETA OFICIAL 20/04/2015 32 de 52

10. MARCAS DE FANTASÍA. 63. La demandada SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. manifestó en el escrito de contestación que: “La marca figurativa cuyo registro le fue otorgado no genera ningún concepto relacionado con los productos que identifica y fue diseñada originalmente lo que hace que sea catalogada como una marca de fantasía”. 64. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40-IP-2014: “El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”9.

Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP-2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad10, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las                                                                                                                         9 10 Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y s.s. Sobre esto se puede ver el literal d) del artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual peruana: “d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado”.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 33 de 52       palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”.

(Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003). Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. 65.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo figurativo solicitado por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. constituye un signo de fantasía, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.

11. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 5, 30 Y 44 DE LA 66. El signo solicitado por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. pretende distinguir productos11 de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que los signos sobre la base de los cuales PROCAPS S.A. presenta oposición distinguen productos12 y servicios13 de las Clases 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente, por lo que el Juez Consultante deberá analizar la existencia de conexión competitiva entre ellos. 67.

El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de                                                                                                                         11 12 13 Café, extractos de café y preparaciones a partir de café y extractos de sucedáneos del café; té, extractos de té y preparaciones a partir de té; cacao y preparaciones a partir de cacao, chocolate, productos de chocolatería, confitería, golosinas; productos de panadería, pan, levadura, artículos de pastelería; bizcochos, tartas, postres, budines; helados comestibles; cereales para el desayuno. Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas.

Todo tipo de servicios médicos y odontológicos, servicios prestados por laboratorios bioclínicos, famacéuticos, dentales y veterinarios, de control físico químico y microbiológico, laboratorios físico químicos y demás similares que resulten de las necesidades de las ciencias médicas, químicas, físicas y biológicas, cuidados de higiene y belleza para personas o animales.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 34 de 52       complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente” 14. 68. Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: g) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. h) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. i) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. j) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. k) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.                                                                                                                         14 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 20/04/2015 35 de 52       l) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”15 69.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos o servicios. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios en diferentes clases, el Juez Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

12. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD CUANDO EL SIGNO OPOSITOR AMPARA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE LA CLASE 5 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 70. En el presente caso, la opositora PROCAPS S.A. de Colombia señaló que una de sus marcas registradas distinguía productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto que el signo solicitado por SOCIETÉ DES PRODUITS S.A. pretende distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza. 71.

Dentro del Proceso 12-IP-2012 de 10 de mayo de 2012, este Tribunal señaló lo siguiente: “El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

En jurisprudencia anterior este Tribunal también ha manifestado que, tratándose de marcas farmacéuticas, “(…) el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000). Marca: Amoxifarma, publicado en la Gaceta Oficial 578 de 27 de junio de 2000. Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo                                                                                                                         15 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003.

Proceso 114-IP-2003. Marca: EBEL. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: CALVO (mixta). GACETA OFICIAL 20/04/2015 36 de 52       recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000).

Marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial 594 de 21 de agosto de 2000. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”. 72. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante debe determinar la registrabilidad del signo figurativo solicitado por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor con productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas se pueden distinguir dos elementos, a saber: i) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo; y, ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

El Juez Consultante deberá analizar si el signo figurativo solicitado es distintivo y no resulta genérico respecto de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, verificando si al signo lo acompañan suficientes elementos novedosos que contribuyan a acrecentar su fuerza distintiva.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe determinar si el signo figurativo presentado por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza es una forma usual o necesaria de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

TERCERO: Utilizando los criterios establecidos en la presente interpretación prejudicial para el cotejo de esta clase de signos, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo figurativo solicitado por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza y los signos opositores figurativo y mixto registrados a favor de PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. de Colombia.

CUARTO: Para determinar la existencia de confundibilidad de los signos figurativos, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos del signo gráfico figurativo esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de GACETA OFICIAL 20/04/2015 37 de 52       confusión. Al comparar signos figurativos, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de signos. Por otro lado, al comparar un signo mixto y uno figurativo se debe distinguir el elemento característico o determinante del primero, que por lo general es la parte denominativa, aunque en muchas ocasiones el elemento gráfico es el predominante, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación. El Juez Consultante debe determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si la marca figurativa de la Clase 30 inscrita a favor de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. de Suiza, es o no es similar a las marcas figurativa y mixta previamente registradas a favor de PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. de Colombia, de las Clases 5 y 44, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

Al efecto, cabe indicar que basta la posibilidad de riesgo de confusión para no registrar el signo solicitado.

QUINTO: El Juez Consultante debe establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

SEXTO: Asimismo, el Juez Consultante debe determinar si el signo figurativo solicitado a registro por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. constituye un signo de fantasía o si, por el contrario, está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. SÉTIMO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas.

OCTAVO: El Juez Consultante debe determinar la registrabilidad del signo figurativo solicitado por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor con productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA GACETA OFICIAL 20/04/2015 38 de 52       José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 227-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 17044-2013.

Recurrente: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú. Marca denominativa: PURISOL. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, a través del Oficio No. 308-2014-SCS-CS de 28 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 5 de noviembre de 2014, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de febrero de 2015. GACETA OFICIAL 20/04/2015 39 de 52       A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Recurrente: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. Partes contrarias: THE CLOROX COMPANY Tercero interesado: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (Perú), solicitó el 12 de febrero de 2009 el registro como marca del signo denominativo PURISOL, para amparar los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. 2.

El 17 de abril de 2009, la sociedad THE CLOROX COMPANY formuló oposición sobre la base de sus marcas: mixta PINE-SOL ANTIBACTERIAL, DESENGRASA, LIMPIA, DESODORIZA y etiqueta1 (Certificado No. 111648), para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “desinfectantes, germicidas y desodorantes para uso no personal”; y, denominativa PINO SOL (Certificado No. 93792), para distinguir los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “desinfectantes y demás productos de la Clase 5”. 3.

El 12 de agosto de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2096-2009/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado.                                                                                                                         1 “Constituida por la etiqueta rectangular de color verde en cuyo lado derecho se encuentra la denominación PINE-SOL escrita en letras características, con un destello de luz en la letra E de la palabra PINE y detrás como fondo un bosque de pinos con montañas nevadas y cielo despejado; debajo de la denominación PINE-SOL se aprecia una franja de color guinda que a la izquierda tiene dos piñas de pino marrones sobre un pedazo de césped verde y la palabra PINO en el centro, debajo de esta franja se aprecian las palabras ANTIBACTERIAL, DESENGRASA, LIMPIA, DESODORIZA, las mismas que no se reivindican, en la parte izquierda de la etiqueta se aprecia nuevamente la denominación PINE-SOL escrita en letras características e información sobre el producto que no se reivindica; todo en los colores celeste, blanco, verde oscuro, verde y amarillo”.

Fl.

70. GACETA OFICIAL 20/04/2015 40 de 52       4. El 09 de septiembre de 2009, la sociedad THE CLOROX COMPANY presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 31 de mayo de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1197-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada. 6.

La sociedad THE CLOROX COMPANY, presentó demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución. 7. El Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 16 de marzo de 2012, declaró fundada la demanda y, en consecuencia, declara nula la Resolución No. 1197-2010/TPI-INDECOPI, y por sus efectos, nula la Resolución No. 2096-2009/CSD-INDECOPI. 8.

El 3 y 9 de abril de 2012, tanto el INDECOPI como la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentaron respectivamente recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9. La Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cinco de 17 de junio de 2013, confirmó la sentencia impugnada. 10.

El 2 de septiembre de 2013, el INDECOPI presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 12.

Manifiesta, que al realizar el examen sucesivo y en conjunto de los signos en conflicto, se concluye que son confundibles entre sí desde el punto de vista visual, fonético, gráfico, ortográfico y conceptual. Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión directa. 13. Agrega, que existe conexión competitiva entre los productos que amparan los signos en conflicto (no sólo por la naturaleza de los productos sino también por su forma de comercialización).

Por lo tanto, se afecta el grado de percepción del consumidor medio. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del INDECOPI. 14. Señala, que el hecho de que existan diversas marcas registradas en la Clase 5 con la partícula SOL, es una muestra de la inexistencia de riesgo de confusión (directa e indirecta), puesto que fonéticamente tal denominación ya no posee exclusividad.

GACETA OFICIAL 20/04/2015 41 de 52       15. Arguye, que la partícula PURI contiene una estructura fácilmente identificable y diferenciable respecto a las partículas iniciales que componen las marcas registradas: PINE y PINO. 16. Manifiesta, que no se realizó un examen distendido de registrabilidad. Dicho análisis va de la mano con reiterados pronunciamientos del INDECOPI, así como del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 17.

Indica, que si bien los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista de los productos que identifican, presentan diferencias desde el punto de vista visual, fonético, gráfico, ortográfico y conceptual. No basta con que se presente conexión competitiva para negar el registro del signo solicitado. Por parte de la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 18.

Como consta a folio 114 del expediente, dicha sociedad fue declarada en rebeldía. c. Sentencia de primera instancia. 19. El Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho de 16 de marzo de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que “(…) si bien en el campo conceptual entre las expresiones que comparten las marcas enfrentadas, hay ausencia de similitud para distinguir productos, lo cierto es que las semejanzas existentes entre los signos es determinante para generar riesgo de confusión, porque además son de la misma clase 5 internacional, por lo que el consumidor tiene riesgo de confusión sobre el origen y la calidad de los productos y además se afectaría el derecho de quien era el titular de una marca”. d. Recurso de apelación. Por parte del INDECOPI. 20.

En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Por parte de la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 21. En el escrito de recurso de apelación señaló que los signos en conflicto presentan varias diferencias desde el punto de vista visual, fonético, gráfico, ortográfico y conceptual. e. Sentencia de segunda instancia. 22.

La Segunda Sala Contencioso Administrativa Transitoria, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, sentencia signada como Resolución Número Cinco de 17 de junio de 2013, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que “(…) En consecuencia, si bien es cierto el signo solicitado comparte la misma sílaba con marcas registradas, también es cierto que dicho signo presenta similitudes respecto de las marcas ya registradas”. f. Recurso de casación. 23.

El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y el recurso de apelación. GACETA OFICIAL 20/04/2015 42 de 52       24. Adicionalmente agregó que se realizó un deficiente examen comparativo, puesto que a la hora de hacer el cotejo entre signos mixtos o denominativos no se tuvo en cuenta la importancia del elemento gráfico, cuando señala que: “(…) los signos son gráficamente distintos, pero luego concluye que son parecidos”. 25.

Agregó, que la partícula SOL se generalizó en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 26. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.2 27. Se hará la Interpretación solicitada. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 28. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de Confusión o de Asociación. Las reglas para el cotejo de signos distintivos. El criterio del consumidor medio. La confusión ideológica. B. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. C. Comparación entre signos denominativos simples y mixtos con parte denominativa compuesta. D. Análisis de registrabilidad de marcas farmacéuticas compuestas por partículas de uso común. E. ¿En el presente caso es necesario abordar el tema de la conexión competitiva? D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. EL CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO. LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA. 29. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo PURISOL es confundible con las marcas mixta PINE-SOL ANTIBACTERIAL, DESENGRASA, LIMPIA, DESODORIZA y denominativa PINO SOL.

Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos, haciendo especial énfasis en la confusión ideológica. 30. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:                                                                                                                         2   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

GACETA OFICIAL 20/04/2015 43 de 52       “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.3 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la normativa comunitaria andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de                                                                                                                         3 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 20/04/2015 44 de 52       los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) GACETA OFICIAL 20/04/2015 45 de 52       de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.” 31. Como se señaló anteriormente, la confusión ideológica se presenta entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. Por lo tanto, el significado de las palabras que conforman el signo es un parámetro básico para determinar la confusión. B. COMPARACIÓN COMPUESTOS. ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y GACETA OFICIAL 20/04/2015 46 de 52       32.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos PURISOL y PINO SOL. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 33. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: − Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. − Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. − Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras.

En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: GACETA OFICIAL 20/04/2015 47 de 52       “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 34.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos PURISOL y PINO SOL. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 35. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo PURISOL y el mixto PINE-SOL ANTIBACTERIAL, DESENGRASA, LIMPIA, DESODORIZA.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos. 36. Se seguirán los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 171-IP-2012: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas4, logotipos5, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marcas.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus                                                                                                                         4 5 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE), 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 20/04/2015 48 de 52       elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005.

Marca: “GALLO (mixta)”). El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto”. 37. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos determinadas en el acápite anterior. 38.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo PURISOL y el mixto PINE-SOL ANTIBACTERIAL, DESENGRASA, LIMPIA, DESODORIZA. D. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS COMPUESTAS POR PARTÍCULAS DE USO COMÚN. FARMACÉUTICAS 39.

Los signos en conflicto amparan productos farmacéuticos. El INDECOPI argumentó que existen diversas marcas registradas en la clase 5 con la partícula SOL. 40. De conformidad con lo anterior, es pertinente tratar el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del proceso 04-IP-2011: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.

Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. GACETA OFICIAL 20/04/2015 49 de 52       Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se auto - recetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.

Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente”. 41.

Como quiera que el INDECOPI argumentara que existen diversas marcas registradas en la clase 5 con la partícula SOL, es preciso que la corte consultante determine si dicha partícula es de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto. GACETA OFICIAL 20/04/2015 50 de 52       42.

Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 03 de diciembre de 2013, expedida en el marco del proceso 182-IP-2013: “Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general6. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”. 43.

Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 44. De conformidad con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la partícula SOL es de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. E. ¿EN EL PRESENTE CASO ES NECESARIO ABORDAR EL TEMA DE LA CONEXIÓN COMPETITIVA? 45.

El signo solicitado para registro ampara los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico,                                                                                                                         6 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. GACETA OFICIAL 20/04/2015 51 de 52       alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. 46.

Los signos opositores amparan los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: Certificado No. 111648: “desinfectantes, germicidas y desodorantes para uso no personal”. No. 93792: “desinfectantes y todos los demás productos de la clase 5.” 47. De los documentos que se encuentran en el expediente se desprende que los signos en conflicto amparan algunos de los mismos productos, es decir, farmacéuticos y desinfectantes.

Por tal motivo, la corte consultante no debe realizar un análisis de conexión competitiva. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

La confusión ideológica se presenta entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. Por lo tanto, el significado de las palabras que conforman el signo es un parámetro básico para determinar la confusión.

SEGUNDO: La corte consultante para resolver el conflicto de signos distintivos, tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos PURISOL y PINO SOL, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.

TERCERO: La corte consultante para resolver el conflicto de signos distintivos, tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo PURISOL y el mixto PINE-SOL ANTIBACTERIAL, DESENGRASA, LIMPIA, DESODORIZA, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia. GACETA OFICIAL 20/04/2015 52 de 52       CUARTO:

QUINTO: La corte consultante deberá determinar si la partícula SOL es de uso común para la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común. De los documentos que se encuentran en el expediente se desprende que los signos en conflicto amparan los mismos productos, es decir, farmacéuticos y desinfectantes.

Por tal motivo, la corte consultante no debe realizar un análisis de conexión competitiva. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO   Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú