PROCESO 127-IP-2014 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 127-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 45, 46 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 113 y 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú. Apelante: GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI. Asunto: Diseño Industrial “COPA”. Expediente Interno: 3910-2010-0-1801-JR-CA-03. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil quince.

El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción. VISTOS: El Oficio 3910-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 3910-2010-0-1801-JR-CA-03.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes: Apelante: GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: VIDRIOS Y CRISTALES S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 16 de julio de 2007, la sociedad GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, solicitó el registro de un diseño industrial para “COPA”.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de noviembre de 2007, la empresa VIDRIOS Y CRISTALES S.A. -VICRISA, formuló oposición, soportando su legítimo interés en que el diseño solicitado carece de novedad ya que su parte viene utilizando y comercializando en el mercado el diseño de “COPA” para Pisco, el mismo que presenta semejanzas con el diseño industrial que se pretende registrar.

El 5 de marzo de 2008, GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, contestó la oposición, sosteniendo que las pruebas presentadas por la opositora no revelan que la copa que, supuestamente, ésta comercializa sea semejante a la solicitada por su parte. El 1 de octubre de 2008, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso que se emita el Informe Técnico correspondiente a fin de analizar el diseño industrial solicitado.

Siendo así, se emitió el Informe Técnico CEA 30-2009, en el cual se indicó que los argumentos de la opositora no afectan la novedad del diseño industrial cuyo registro se solicita. Del mismo modo, concluyó que el diseño solicitado no cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 115 de la Decisión 486. Mediante Resolución 000028-2009/CIN-INDECOPI de 2 de junio de 2009, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi declaró infundada la oposición y denegó el registro del diseño industrial solicitado.

El 25 de junio de 2009, la empresa GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada. Con Resolución 0520-2010/TPI-INDECOPI de 2 de marzo de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 28-2009/CIN-INDECOPI de 2 de junio de 2009 que denegó la solicitud de registro de diseño industrial para “COPA”, solicitada por GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG.

El 9 de junio de 2010, GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 0520-2010/TPI-INDECOPI de 2 de marzo de 2010. El 5 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa.

El 29 de abril de 2013, mediante Sentencia Número 11, el Séptimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda presentada por GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG. GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG., el 20 de mayo de 2013, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 29 de abril de 2013. Mediante providencia de 3 de marzo de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Como debe analizarse e interpretarse el artículo 46 de la Decisión 486 respecto a la idoneidad de los expertos que emitan informes técnicos sobre el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de un diseño industrial”.

“Si es necesario que la Oficina Nacional Competente ponga en conocimiento de las partes la experiencia profesional del experto o de los organismos científicos o tecnológicos a fin de probar su idoneidad”. “Si la Oficina Nacional Competente puede emitir sus decisiones en base únicamente a los Informes Técnicos tomando estos como el examen de registrabilidad de los diseños industriales”.

“Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten”. “Como debe analizarse el artículo 115 de la Decisión 486 respecto al requisito de novedad para el registro de un diseño industrial”.

Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. La sociedad GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Indica que resulta pertinente que el Indecopi acredite la idoneidad del examinador externo que contrata para analizar una patente, más aún si basa su decisión en el informe que dicho profesional emite.

Alega que el Indecopi a través de sus dos instancias administrativas emite resoluciones únicamente sobre la base del informe elaborado por el profesional externo, sin realizar su propio análisis de fondo, hacer suyo o revisar el criterio de dicho profesional. Sostiene que en su recurso de apelación solicitó expresamente que tanto sus argumentos expuestos en primera instancia, como los fundamentos de su medio impugnatorio sean revisados por un profesional distinto de aquel que analizó el caso en primera instancia, sin embargo, al resolver el Tribunal del Indecopi se limitó a repetir lo que indicó la Comisión, sin realizar ningún análisis ni revisión adicional, vulnerando con ello el principio de doble instancia. Señala que de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486, resultaba necesario que el Indecopi traslade las objeciones al solicitante por lo menos dos veces para que éste tuviera una oportunidad más de presentar los argumentos correspondientes.

Aduce que la publicación aparecida en un diario no hace que el diseño industrial para “COPA” solicitado se haya vuelto accesible al público, ya que en dicha publicación la “COPA” no ha sido descrita ni comercializada. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Refiere que no existe norma alguna que establezca la necesidad o la obligación por parte de la autoridad administrativa de acreditar ante los administrados la idoneidad de los examinadores de patente que contrata.

En todo caso, la demandante debió acreditar en su oportunidad que el experto designado no se encontraba capacitado para elaborar un informe. Menciona que la autoridad administrativa sí evalúa la opinión emitida por el examinador de patentes, a fin de determinar si corresponde acoger dicha opinión o no dentro de la respectiva resolución; ello se demuestra con el hecho de que la primera instancia no sólo analizó el informe técnico expedido, sino que además se pronunció por todos los argumentos adicionales de la solicitante.

Arguye que el Tribunal del Indecopi no se encuentra obligado a requerir, sino lo considera necesario, un segundo Informe Técnico antes de emitir su resolución, pues no existe norma que establezca ello; por tanto, al resolver el recurso de apelación sobre la base de lo actuado en el expediente administrativo, sin requerir otro informe, no se ha incurrido en causal de nulidad.

Explica que con la nota de prensa publicada en un diario, es decir, en un medio físico, el diseño de la “COPA” ya se encontraba accesible, es decir, divulgado, dado el carácter público de los medios de comunicación, en especial, del internet por el que también se divulgó dicho diseño. Afirma que la coincidencia con las apreciaciones técnicas señaladas en primera instancia no implica que el Tribunal no haya efectuado una revisión de los actuados, sino que evidencia que el fallo confirmatorio se sustenta en un concepto amplio de lo que debe entenderse por divulgación. c. Argumentos de la contestación del tercero interesado.

De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del tercero interesado a la demanda. d. Argumentos de la sentencia de Primera Instancia. El Séptimo Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que el cuestionamiento referido a la idoneidad del examinador externo contratado por el Indecopi, no se encuentra sustentado en algún medio de prueba; además, no existe ninguna norma que obligue al Indecopi a demostrar la mencionada idoneidad.

Agrega que el hecho que el Indecopi haya solicitado la opinión de un profesional externo, no significa que dicho organismo no cumplió con su deber de evaluar la registrabilidad del diseño industrial. Indica que el Tribunal no necesitó de otro medio probatorio más que el Informe Técnico CEA-030-2009, emitido a solicitud de la primera instancia, en tanto que con el mismo se podía determinar que el diseño industrial solicitado no cumplía con el requisito de novedad.

Señala que de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486, el Indecopi no se encuentra en la obligación de ordenar nuevos informes, así como tampoco notificar más de una vez a la solicitante, sino que ello se constituye en una facultad de la Administración. Manifiesta que la norma no se limita a la descripción, utilización o comercialización del producto para que pierda el carácter de novedoso, sino también a “otros medios”, entre los cuales se debe incluir a la publicación por medios periodísticos, ya sean escritos o mediante portales de internet, los cuales hacen posible que cualquier persona tenga acceso a dicho diseño. e. Argumentos del Recurso de Apelación: GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: El Indecopi no ha acreditado la idoneidad de las personas a las que asigna la evaluación técnica de un diseño industrial en virtud del cual se determina el otorgamiento o denegatoria del mismo.

La intención de presentar un recurso de apelación en sede administrativa era que otro profesional revise el caso y emita su opinión y no que el Tribunal cite nuevamente el informe técnico que sirvió de base a la primera instancia. Era necesario que el Indecopi le traslade por lo menos dos veces sus objeciones al solicitante para que este tuviere una oportunidad más de presentar sus argumentos.

La destrucción de la novedad de un diseño industrial se logra con la reproducción de lo divulgado, lo que no ha sucedido con la publicación a la que hacen referencia las dos instancias del Indecopi. f. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI). 33. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI al recurso de apelación. g. Argumentos al Recurso de Apelación (Tercero Interesado). 34.

De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del tercero interesado al recurso de apelación. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 35. La Corte consultante, solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 45, 46 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 36. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los artículos 113, 116 y 133 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUESTIONES EN DEBATE: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Concepto de diseño industrial. Requisitos para su registro. La notificación de los informes técnicos de acuerdo con la Decisión 486. De los técnicos o expertos que intervienen en los informes técnicos.

A. CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. 38. En el proceso interno, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, si bien declaró infundada la oposición presentada por la empresa VIDRIOS Y CRISTALES S.A. –VICRISA, denegó de oficio el registro del diseño industrial COPA, por considerar fue accesible al público, es decir, divulgado.

En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la definición y naturaleza del diseño industrial, para lo cual se reitera lo ya manifestado por este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2014. “a. Definición y naturaleza De acuerdo al artículo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. El tratamiento que se le daba a dicha figura en la Decisión 85, se encontraba dividido, dado que la figura del “dibujo industrial” y la del “modelo industrial” eran conceptos diferenciados por el tema de la bidimensionalidad; sin embargo, según la Decisión 344, ambas figuras se encuentran unificadas en el concepto del “diseño industrial”, lo propio ocurre en la Decisión 486, concepto que ya había sido modificado en las Decisiones 311 y 313.

Así, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. Otero Lastres señala que “el modelo industrial es un bien inmaterial consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materializa.

Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria” (Otero Lastres, José Manuel. El modelo industrial, Montecorvo, Madrid, 1.977)”. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.

WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.

Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. b) Requisitos y Efectos del registro.

De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (PROCESO 55-IP-2002, Publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia de marcas, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales.

Así, el artículo 135 prohíbe el registro cuando: “a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”.

El literal a) se refiere a las características que deberá poseer el diseño industrial a registrar, a saber: Perceptibilidad. Toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Susceptibilidad de representación gráfica. Consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La distintividad. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. De otro lado, el artículo 136 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, donde el factor principal a tomar en consideración es la “inducción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho.

(…) Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.

La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.

Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.

Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.

Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002)”. 39.

En el presente proceso, apelante afirma que el hecho de que su diseño industrial haya aparecido en una publicación de un diario, no por ello implica que se haya vuelto accesible al público, ya que en la mencionada publicación la “COPA”, no ha sido descrita ni comercializada. 40. Ya lo ha manifestado este Tribunal que el requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. 41.

Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. 42. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: (1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; (2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;

(3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.): 43. En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial. 44.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado. 45.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”. 46. Para dar respuesta a la pregunta e) de la Corte Consultante respecto de “Como debe analizarse el artículo 115 de la Decisión 486 respecto al requisito de novedad para el registro de un diseño industrial”, el artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio, debiendo analizar que cumplan con estos requisitos para poder admitirlo como un diseño industrial.

Las diferencias secundarias. 47. El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 48. En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias. 49.

Las diferencias sustanciales sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. 50. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales. 51.

El artículo 116 de la Decisión 486 enuncia que: “No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. 52. La Decisión 486 exige para el registro de un diseño industrial, además de ser novedoso, que no sean contrario a la moral o al orden público, que no esté ligado a una función técnica o que el producto que incorpora el diseño sea conectado a este de tal forma que sea parte de él, por brindarle en tal caso una ventaja técnica al titular.

B. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE ACUERDO CON LA DECISIÓN 486. DE LOS TÉCNICOS O EXPERTOS QUE INTERVIENEN EN LOS INFORMES TÉCNICOS. 53. La compañía GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG., entre los argumentos de su demanda aduce que el Indecopi debió acreditar la idoneidad del examinador externo que analizó su diseño industrial, toda vez que las resoluciones emitidas por la autoridad, se fundamentan precisamente en el informe elaborado por el profesional externo. 54.

Por su parte, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, solicita a este Tribunal se pronuncie respecto de cinco aspectos relacionados con los informes técnicos y a los expertos, por lo que en contestación a sus inquietudes se procede a analizar en este acápite lo referente a lo mencionado en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, así como a la idoneidad de los expertos. 55.

Si bien la Decisión 486 en su artículo 133 hace referencia a las normas relativas a las patentes que se aplican a los diseños industriales, éste no hace expresa mención a los artículos 45 y 46 relacionados a los informes técnicos, sin embargo de lo cual, el artículo 124 del antes citado cuerpo normativo, manifiesta que: “(…) La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial”, en razón de lo cual, en vista del vacío legal que contiene la norma respecto a los informes técnicos, la necesidad de las Oficinas de Patentes de obtenerlos para contar con un mejor criterio y la aplicación de la analogía jurídica, los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 también son aplicables a los diseños industriales. 56.

Respecto a las preguntas a) y d) de la Corte Consultante, respecto de: “Como debe analizarse e interpretarse el artículo 46 de la Decisión 486 respecto a la idoneidad de los expertos que emitan informes técnicos sobre el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de un diseño industrial”. d) “Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten”. 57.

El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales. 58.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. 58. Este Tribunal ha manifestado que: “La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente”. 59.

Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 60.

Respecto a las preguntas b) y c), en las cuales se solicita a este Tribunal se pronuncie respecto de: b)“Si es necesario que la Oficina Nacional Competente ponga en conocimiento de las partes la experiencia profesional del experto o de los organismos científicos o tecnológicos a fin de probar su idoneidad”. “Si la Oficina Nacional Competente puede emitir sus decisiones en base únicamente a los Informes Técnicos tomando estos como el examen de registrabilidad de los diseños industriales”. 61 Este Tribunal ya ha manifestado que (…) “la Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa”.

(Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013). 62. En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. 63. Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). 64. Por lo antes expuesto, la Oficina Nacional Competente puede solicitar la asistencia de expertos y en contrapartida las partes involucradas tienen la facultad de ser informadas respecto de la experiencia e idoneidad de los técnicos que emiten sus informes, pudiendo tener acceso a sus hojas de vida y confirmar a través de las mismas que sean personas competentes para poder dar un informe apegado a la materia y con suficientes conocimientos y experiencia en el área. 65.

PRIMERO: El diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales.

SEGUNDO: Si bien la Decisión 486 en su artículo 133 hace referencia a las normas relativas a las patentes que se aplican a los diseños industriales, éste no hace expresa mención a los artículos 45 y 46 relacionados a los informes técnicos, sin embargo de lo cual, el artículo 124 del antes citado cuerpo normativo, manifiesta que: “(…) La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial”, en razón de lo cual, en vista del vacío legal que contiene la norma respecto a los informes técnicos, la necesidad de las Oficinas de Patentes de obtenerlos para contar con un mejor criterio y la aplicación de la analogía jurídica, los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 también son aplicables a los diseños industriales.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

El artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente.

Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo. Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente. La Oficina Nacional Competente puede solicitar la asistencia de expertos y en contrapartida las partes involucradas tienen la facultad de ser informadas respecto de la experiencia e idoneidad de los técnicos que emiten sus informes, pudiendo tener acceso a sus hojas de vida y confirmar a través de las mismas que sean personas competentes para poder dar un informe apegado a la materia y con suficientes conocimientos y experiencia en el área.

La Oficina Nacional Competente además de los informes técnicos de expertos, pueden solicitar la opinión de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, lo cual abre un abanico de opciones para que la autoridad pueda tener los suficientes argumentos para poder determinar que el diseño es admisible como tal o no. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 127-IP-2014