Año XXXII – Número 2511 Lima,05 de junio de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 124-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 57 literal a) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio del artículo 51 literal d) de la misma norma andina.

Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú Demandantes: ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Y MICROSOFT CORPORATION. Demandado: FUNDICIÓN CALLAO S.A. Asunto: “Infracción de Derechos de Autor” Expediente Interno: 06106-2010-0-1801-JR-CA-03 Proceso 127-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 45, 46 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 113 y 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú. Apelante: GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI.

Asunto: Diseño Industrial “COPA”. Expediente Interno: 3910-2010-0-1801-JR-CA03 Proceso 135-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 224, 225, 228 y 229 literal a) de la misma normativa.

Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Demandante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

Marca: “FAMILIA & DISEÑO” (mixta). Expediente Interno: 17811-20132634 Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 05/06/2015 2 de 50       PROCESO 124-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante del artículo 57 literal a) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de oficio del artículo 51 literal d) de la misma norma andina.

Órgano nacional consultante: Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú Demandantes: ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Y MICROSOFT CORPORATION. Demandado: FUNDICIÓN CALLAO S.A. Asunto: “Infracción de Derechos de Autor” Expediente Interno: 06106-2010-0-1801-JR-CA-03.

Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 6106-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 22 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita interpretación prejudicial dentro del proceso interno 06106-2010-0-1801-JR-CA-03.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes: Demandantes: ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Y MICROSOFT CORPORATION. Demandado: FUNDICIÓN CALLAO S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 21 de mayo de 2008, las sociedades MICROSOFT CORPORATION Y ADOBE SYSTEMS INC (Perú), interpusieron denuncia por infracción a los Derechos de Autor contra FUNDICIÓN CALLAO S.A., señalando que en la inspección realizada el 21 de abril de 2008 se comprobó que la denunciada había reproducido y copiado sin su autorización programas de ordenador conocidos como SOFTWARE, de los cuales las denunciantes son titulares. 2.

Mediante proveído de fecha 11 de junio de 2008, la Oficina de Derechos de Autor admitió a trámite la denuncia interpuesta y corrió traslado de la misma a la denunciada, citando a las partes a una audiencia de conciliación. Con fechas 26 de GACETA OFICIAL 05/06/2015 3 de 50       junio de 2008, 16 de julio de 2008 y 7 de agosto de 2008, se llevaron a cabo las audiencias de conciliación sin llegar a ningún acuerdo. 3.

Mediante Resolución 0081-2008/CDA-INDECOPI, de 6 de noviembre de 2008, la Comisión de Derechos de Autor declaró fundada la denuncia por considerar que la denunciada incurrió en infracción al haber reproducido en la memoria de sus computadoras un total de 112 programas de ordenador o software cuya titularidad recae en las denunciantes, sin contar con la respectiva autorización de éstas.

Como consecuencia de ello, sancionó a la denunciada con una multa equivalente a 41.25 UIT, reconociendo a favor de las denunciantes la suma de US$ 23 288.76 dólares americanos por concepto de remuneraciones devengadas, de conformidad con el artículo 193 del Decreto Legislativo 822. 4. El 25 de noviembre de 2008, la empresa FUNDICIÓN CALLAO S.A., interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada. 5.

Pese a encontrarse debidamente notificadas, ADOBE SYSTEMS INC y MICROSOFT CORPORATION, no absolvieron el traslado de la apelación interpuesta por FUNDICIÓN CALLAO S.A. 6. Con Resolución 1560-2010/TPI-INDECOPI de 12 de julio de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 81-2008/CDA-INDECOPI de 6 de noviembre de 2008, en cuanto declaró fundada la denuncia, modificando el monto de la multa impuesta a 21 UIT; asimismo, la revocó en el extremo que reconoció a los denunciantes la suma de US$ 23 288.76 dólares americanos por concepto de remuneraciones devengadas, en cuyo cálculo no tomó en cuenta los programas de ordenador que la denunciada adquirió con posterioridad a la diligencia de inspección. 7.

Consideró el Tribunal que FUNDICIÓN CALLAO S.A. al acreditar la legalización de 112 programas de ordenador no correspondía reconocer a favor de los solicitantes las remuneraciones devengadas solicitadas. 8. El 10 de septiembre de 2010, ADOBE SYSTEMS INCORPORATED y MICROSOFT CORPORATION, presentaron ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 1560-2010/TPI-INDECOPI de 12 de julio de 2010, sólo en el extremo que revocó el pago de las remuneraciones devengadas ordenadas a su favor en la Resolución 812008-CDA-INDECOPI de 6 de noviembre de 2008. 9.

El 19 de enero de 2011, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI, da contestación a la demanda contenciosa administrativa. 10. Mediante escrito de 21 de enero de 2011, FUNDICIÓN CALLAO S.A, contesta el recurso presentado por MICROSOFT CORPORATION Y ADOBE SYSTEMS INCORPORATED. 11.

El 30 de enero de 2013, mediante Sentencia Número 9, el Cuarto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar fundada la demanda presentada por MICROSOFT CORPORATION Y ADOBE SYSTEMS INCORPORATED. GACETA OFICIAL 05/06/2015 4 de 50

12. MICROSOFT CORPORATION Y ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, el 14 de febrero de 2013, presentan recurso de apelación en contra de la sentencia de 30 de enero de 2013. 13. El 15 de febrero de 2013 FUNDICIÓN CALLAO S.A. presenta también recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. 14. Mediante providencia de 20 de agosto de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: “Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 57 inciso a) de la Decisión 351, respecto del pago compensatorio por concepto de remuneración en los casos en que el infractor regulariza posteriormente su situación comprando legalmente la versión actualizada del software que fue usado ilegalmente”. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 15.

La sociedad ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Y MICROSOFT CORPORATION en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Mantiene que la compra del software legal no compensa lo que en su momento no fue pagado por el infractor, pues la remuneración o derecho de autor devengado es un concepto distinto de la multa. - Aduce que la regularización en la adquisición del software ilegalmente instalado no implica la exoneración de las remuneraciones devengadas a favor del titular del derecho de autor, pues éstas constituyen una forma de indemnización prevista en los artículos 193 y 194 del Decreto Legislativo 822. - Afirma que el artículo 194 del Decreto Legislativo 822 dispone que el pago de las remuneraciones devengadas en ningún caso supondrá la adquisición del derecho de autor de los programas de ordenador por parte del infractor. - Enuncia que en diversos casos el Tribunal del Indecopi consideró que el infractor, haya o no regularizado su situación legal adquiriendo el software ilegalmente utilizado después de la inspección realizada, estaba siempre obligado al pago de los derechos de autor o remuneraciones devengadas de conformidad con los artículos 193 y 194 del Decreto Legislativo 822. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI). 16.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Argumenta que las resoluciones administrativas invocadas por las demandantes no constituyen precedentes de observancia obligatoria, por lo que el Tribunal del Indecopi no ha resuelto en contra de sus propios precedentes.

Además, el criterio esbozado por dicho Tribunal en la resolución materia de impugnación data del año 2006, no siendo nuevo por ello. GACETA OFICIAL 05/06/2015 5 de 50       - Sostiene que en las resoluciones citadas por las demandantes no se ha analizado la razonabilidad de la imposición de remuneraciones devengadas cuando el infractor regulaba su situación, limitándose únicamente a señalar que una vez verificada la comisión de un acto infractor, éste debe ser sancionado a pesar de haber regularizado la tenencia del software con posterioridad. - Afirma que el Tribunal actuó en observancia del principio de razonabilidad cuando consideró que las remuneraciones devengadas no debían ser pagadas respecto de aquellos programas de ordenador que compró luego de realizada la inspección, ya que el pago de dicho software original en versión actualizada tiene como efecto remunerar los usos anteriores del software. c. Argumentos contenidos en la contestación por parte del tercero interesado. 17.

La empresa FUNDICIÓN CALLAO S.A., contestó a la demanda en los siguientes términos: - Que el Tribunal del Indecopi no está condonando las remuneraciones devengadas solicitadas, sino que únicamente está declarando que las demandantes no tienen derecho a ellas debido a que las mismas ya fueron pagadas. - Afirma que las resoluciones acompañadas por las demandantes señalan que para efectos de calificar la infracción no resulta relevante el hecho que el denunciado haya adquirido con posterioridad las licencias respectivas, pues para ello basta comprobar que el día de la intervención se carecía de licencia. - Refiere que la pretensión de indemnización por daños y perjuicios debe ser declarada improcedente porque no ha formado parte de la controversia en sede administrativa. d. Argumentos de la sentencia de Primera Instancia. 18.

El Cuarto Juzgado Transitorio de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar fundada la demanda, al concluir que el hecho que la codemandada haya obtenido las licencias respectivas no la exime del pago de los devengados, ya que se comprobó que estuvo utilizando los programas de ordenador de las demandantes sin su respectiva autorización. En tal sentido, el hecho de la adquisición del software no implica que las demandantes hayan percibido las remuneraciones correspondientes al mismo por el tiempo que había sido reproducido sin su autorización. e. Argumentos del Recurso de Apelación presentado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI- de la República de Perú: 19.

INDECOPI, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Error en la sentencia al considerar que las remuneraciones devengadas constituyen una suerte de compensación por daños y perjuicios. - Que la medida prevista en el literal a) del artículo 57 de la Decisión 351 es una indemnización por daños y perjuicios, sin embargo, las remuneraciones devengadas constituyen una de las tantas medidas que puede imponer la autoridad administrativa ante la ocurrencia de una infracción a los derechos de autor.

GACETA OFICIAL 05/06/2015 6 de 50       - Que el Indecopi como entidad de carácter administrativo no se encuentra facultado a disponer el pago de indemnizaciones por concepto de daños y perjuicios, ya que ello es competencia exclusiva del Poder Judicial. - Que el artículo 193 del Decreto Legislativo 822 no precisa que en todos los casos se impondrá el pago de remuneraciones devengadas, como equivocadamente señala la sentencia. - Afirma que el juzgado no ha tenido en cuenta que el titular de un software recibe un único pago por el uso del mismo; por tanto, si alguien viene utilizando sin autorización un software, pero luego lo adquiere lícitamente, se tiene que con ello el titular ya recibe dicho pago único, toda vez que la compra del software legal compensa lo que en su momento no fue pagado por el infractor. f. Argumentos del Recurso de Apelación presentado por el tercero interesado.

20. FUNDICIÓN CALLAO S.A., también apeló la Sentencia de Primera Instancia, señalando los siguientes argumentos: - Que lo dispuesto en el artículo 57 de la Decisión 351 es aplicable cuando se persigue tutela en la vía civil, dado que sólo el Poder Judicial es competente para otorgar indemnizaciones. - Que las remuneraciones devengadas son medidas correctivas, por tanto, el hecho que presenten un contenido económico no las convierte en indemnizaciones, así como el hecho que representen un acto de gravamen no las convierte en sanciones. - Que la adquisición del programa de ordenador con posterioridad a la comisión de la infracción implica el pago de la remuneración devengada ya que el beneficiario sigue siendo el mismo: el titular de la obra.

Requerir un pago adicional implica otorgarle al titular un beneficio ilícito. g. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación (ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Y MICROSOFT CORPORATION). 21. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte de ADOBE SYSTEMS INCORPORATED Y MICROSOFT CORPORATION a los recursos de apelación presentados.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 22. El Juez consultante ha solicitado1 la interpretación prejudicial del artículo 57 literal a) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 23. Se considera que procede la interpretación del artículo correspondiente a la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la denuncia por infracción a los derechos de autor fue presentada el 21 de mayo de 2008, en vigencia de la Decisión 351 mencionada.                                                                                                                         1 Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;

(…) GACETA OFICIAL 05/06/2015 7 de 50       24. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio2 el artículo 51 literal d) de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 25. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Infracción a los Derechos de Autor.

B. La indemnización de daños y perjuicios. Aplicación a los casos de software y la aplicación de la figura del downgrade para la tasación. C. La multa por infracción de Derechos de Autor. A. INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR. 26. El presente caso se suscita a consecuencia de una denuncia por infracción de derechos de autor, por uso no autorizado de programas de ordenador, en razón de lo cual es pertinente analizar este aspecto. 27.

El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, expedida en el marco del proceso 110-IP-2007: “Al presentarse infracción a los Derechos de Autor, su titular puede acudir a la Autoridad Nacional Competente para iniciar las demandas o denuncias respectivas. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en el capítulo XIII “De los Aspectos Procesales”, algunos parámetros generales en cuanto los procesos o procedimientos que se sigan ante la Autoridad Nacional Competente en relación con la protección de los Derechos de Autor.

Asimismo establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal, que la Autoridad Nacional Competente puede tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto. Es así como en el artículo 56 de la mencionada Decisión se establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita, la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo de los ejemplares producidos con infracción de los Derechos de Autor y conexos, así como de los aparatos o medios utilizados para ello.

Es importante tener en cuenta, de conformidad con el último párrafo del artículo comentado, que las medidas cautelares mencionadas no serán aplicables cuando el ejemplar producido con violación de los Derechos de Autor y conexos sea adquirido de buena fe y para el uso exclusivamente personal. En relación con las medidas de carácter resarcitorio, el artículo 57, literales a), b) y c) de la Decisión 351, enuncia que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar con la sentencia o acto administrativo que ponga fin al proceso o procedimiento, según corresponda, la reparación o indemnización de los daños y perjuicios sufridos, el pago de las costas del proceso, y el retiro comercial definitivo de los ejemplares que constituyan la infracción.                                                                                                                         2 Artículo 51.- Las Oficinas Nacionales de Derecho de Autor y Derechos Conexos, son competentes para: (…) d) Aplicar, de oficio o a petición de parte, las sanciones contempladas en la presente Decisión o en las legislaciones internas de los Países Miembros;

(…) GACETA OFICIAL 05/06/2015 8 de 50       En cuanto a las medidas sancionatorias de carácter penal, el literal d) de la misma disposición establece que la Autoridad Nacional Competente podrá ordenar las sanciones penales equivalente a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud. Se advierte que las anteriores previsiones consagradas en la norma comunitaria, al ser tan generales en materia de procedimiento, dejan abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Países Miembros regule los procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensable”3. 28.

El titular de un derecho de autor posee la facultad de solicitar la protección y amparo a través de acciones administrativas o judiciales, debiendo verificar la autoridad si en efecto el demandando ha utilizado un derecho ajeno sin la correspondiente autorización, lo que acarreará consecuencias para el infractor tanto civiles, penales como administrativas sin dejar a un lado la responsabilidad pecuniaria.

B. LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. APLICACIÓN A LOS CASOS DE SOFTWARE Y LA APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL DOWNGRADE PARA LA TASACIÓN. 29. El juez consultante solicita se responda a la siguiente interrogante: “Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 57 inciso a) de la Decisión 351, respecto del pago compensatorio por concepto de remuneración en los casos en que el infractor regulariza posteriormente su situación comprando legalmente la versión actualizada del software que fue usado ilegalmente”. 30.

Para dar contestación a la pregunta del consultante, haremos mención a la Interpretación Prejudicial 07-IP-2014 en la cual al referirse al tema del downgrade se ha manifestado que: “La doctrina especializada sobre la materia define al “downgrade” o “derechos de downgrade”, de la siguiente manera: Los Derechos de Downgrade son exclusivos del usuario final y están recogidos en la Licencia del producto o Contrato de Licencia para el Usuario Final (EULA).

Se refieren a la posibilidad de sus clientes de adquirir la versión más reciente de un sistema operativo de Microsoft para continuar ejecutando una versión anterior hasta que estén preparados para migrar a la nueva versión de sistema operativo4. Debemos resaltar, que no todas las versiones de software conllevan derechos de downgrade. Por ejemplo:                                                                                                                         3 En relación con el principio de complemento indispensable el Tribunal ha manifestado: “¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.

En ese sentido ha reiterado que la facultad reglamentaria por la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”.

(Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). “Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.” (Interpretación Prejudicial del 13 de febrero de 2007, preferida dentro del proceso 158-IP2006). 4 Recuperado de: http://download.microsoft.com/download/3/ /Derechos_de_Downgrade.pdf GACETA OFICIAL 05/06/2015 9 de 50       Las versiones OEM5 de Windows Vista Business y Windows Vista Ultimate incluyen Derechos de Downgrade hacia Microsoft Windows XP Professional, Microsoft XP Professional 64 Bits y Microsoft Windows XP Tablet PC.

Los clientes no podrán hacer Downgrade a Windows 2000 Professional desde Windows Vista Business o Windows Vista Ultimate6. Para dar una definición de lo que es el downgrade: En definitiva: “el downgrade constituye una actualización a un software previamente existente, es una mejora de la versión de un sistema a las nuevas necesidades del programa, por lo que se determina que para que exista un derecho de downgrade, hablamos de un producto anteriormente adquirido”.

Como se advirtió en la primera parte de este escrito, el artículo 57 literal a) de la Decisión 351, consagra medidas de carácter resarcitorio o indemnizatorio, cuya finalidad es tratar de devolver las cosas al estado anterior, previa constatación de un daño. Eso quiere decir que al verificarse una infracción de derechos de autor, la autoridad nacional competente, de conformidad con el caso particular, puede tasar una indemnización de daños y perjuicios, en el marco de las medidas de carácter resarcitorio que prevé la norma comunitaria.

También quiere esto decir que el afectado por la infracción, es decir, el titular de los derechos de autor, tiene la facultad de solicitar una indemnización de daños y perjuicios a la autoridad competente. Ahora bien, esta indemnización de daños y perjuicios para ser adecuada debe ser integral, es decir, incluir el daño emergente y el lucro cesante, así como el daño moral o extrapatrimonial de llegar a presentarse.7 Por daño emergente se entiende la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho de autor.

Y por lucro cesante se entiende el conjunto de ganancias que el titular de los derechos de autor habría obtenido por la explotación económica de su obra, de no haber ocurrido la infracción. En relación con el caso concreto y tal como se desprende de lo anterior, el concepto de indemnización es mucho más amplio que el simple pago compensatorio de las remuneraciones dejadas de percibir por el uso del software ilegal, ya que la misma busca dejar las cosas en el estado anterior a la ocurrencia del daño. Por lo tanto, el pago compensatorio planteado en el asunto particular se debe circunscribir a lo previsto en el literal a) del mencionado artículo 57.

En consecuencia, la figura del downgrade no es aplicable como parámetro resarcitorio o indemnizatorio en el marco de la normativa comunitaria. Regularizar el software ilegal de ninguna manera repara los daños causados con la infracción, lo que debe incluir las remuneraciones traídas a valor presente y dejadas de percibir con la acción infractora, así como el lucro cesante y el daño extrapatrimonial que pudiera presentarse.

Como se desprende de su definición, el titular de los derechos sobre el software, mediante la figura del downgrade, no está vendiendo la versión anterior; simplemente está dando la posibilidad a los clientes de utilizar dicha versión anterior para migrar a una nueva. Si se compra la versión nueva se está adquiriendo un software actual que                                                                                                                         5 Fabricante de Equipamiento Original.

En inglés Original Equipment Manufacturer o, abreviadamente, OEM. Recuperado de: http://download.microsoft.com/download/3/ /Derechos_de_Downgrade.pdf 7 Tamayo Jaramillo, Javier. “TRATADO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL”. Tomo II, 2da. Edición, 2007, págs. 1145 y ss; y, Santos Ballesteros, Jorge. “INSTITUCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL”. 2da. Edición, 2006, págs. 175 y ss.

Estos autores, son claros en delimitar que cuando se habla de indemnización la misma busca resarcir los daños patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) así como los daños extrapatrimoniales (daño moral). 6 GACETA OFICIAL 05/06/2015 10 de 50       no valida, ni mucho menos remunera, infracciones cometidas sobre el software anterior; el acto infractor se cometió y debe ser reparado.

Otra cosa muy diferente es que la actitud del infractor al comprar el software actual pueda tener algún efecto de gradación o de atenuación en las facultades sancionatorias de la autoridad competente. Pero es muy importante tener en cuenta que esto no hace parte de las medidas indemnizatorias del literal a) del artículo 57 estudiado, sino del concepto de multa que es completamente diferente.

(…) Esto quiere decir que la autoridad administrativa al imponer una multa sí puede graduar el monto por ciertas actuaciones del sancionado, como podría ser la regularización de la conducta antes de la investigación, entre otras”. 31. En contestación específica a lo que el juez consultante ha requerido, se puede concluir que por el hecho de adquirir una versión actualizada del software, eso no significa que el daño por el uso no autorizado ha dejado de existir, se debe separar el hecho pasado en el cual se infringió un derecho de autor, al utilizar un programa de ordenador sin el consentimiento y pago a su titular, la afectación está hecha, por tanto adquirir a posteriori la versión nueva no incide en la indemnización que debe imponerse a la persona que lo usó sin permiso del titular.

El downgrade no incide en la indemnización por daños y perjuicios, pero sí puede incidir en la graduación y atenuación de la multa. C. LA MULTA POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR. 32. La autoridad nacional al momento de emitir su resolución para efectos de la imposición de la multa, no tomó en cuenta los programas adquiridos por FUNDICIÓN CALLAO S.A. con posterioridad a la diligencia de inspección, en razón de lo cual es pertinente hacer mención al tema de la multa. 33.

Conforme lo determina el artículo 51 literal d) de la Decisión 351, faculta a las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros, a aplicar, ya sea de oficio o a petición de parte, las sanciones contempladas en la Decisión antes citada o en las legislaciones internas de cada país. 34. Por lo antes expuesto y en apego a lo determinado en la norma comunitaria, la autoridad nacional, puede imponer multas a los infractores de derechos de autor, sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable. 35.

En tal sentido, el Tribunal concluye que “( ) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas.

Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento’ que utiliza el artículo 27 del GACETA OFICIAL 05/06/2015 11 de 50       Acuerdo de Cartagena.

(Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)”8. 36. Por lo tanto, el Juez nacional, en apego a su normativa interna, revisará los lineamientos para fijar la multa que puede ser impuesta al infractor por el uso no autorizado de un derecho de autor reconocido. Sobre la base de estos fundamentos, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Al presentarse infracción a los Derechos de Autor, su titular puede acudir a la Autoridad Nacional Competente para iniciar las demandas o denuncias respectivas. La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en el capítulo XIII “De los Aspectos Procesales”, algunos parámetros generales en cuanto a los procesos o procedimientos que se sigan ante la Autoridad Nacional Competente en relación con la protección de los Derechos de Autor.

Asimismo, establece algunas medidas cautelares, resarcitorias y sancionatorias de carácter penal, que la Autoridad Nacional Competente puede tomar en el transcurso del proceso o procedimiento o en el acto que resuelve el fondo del asunto.

SEGUNDO: La figura del downgrade no es aplicable como parámetro resarcitorio o indemnizatorio en el marco de la normativa comunitaria. Regularizar el software ilegal de ninguna manera repara los daños causados con la infracción, lo que debe incluir las remuneraciones traídas a valor presente y dejadas de percibir con la acción infractora, así como el lucro cesante y el daño extrapatrimonial que pudiera presentarse.

Como se desprende de su definición, el titular de los derechos sobre el software, mediante la figura del downgrade, no está vendiendo la versión anterior; simplemente está dando la posibilidad a los clientes de utilizar dicha versión anterior para migrar a una nueva. Si se compra la versión nueva se está adquiriendo un software actual que no valida, ni mucho menos remunera, infracciones cometidas sobre el software anterior; el acto infractor se cometió y debe ser reparado.

Otra cosa muy diferente es que la actitud del infractor al comprar el software actual pueda tener algún efecto de gradación en las facultades sancionatorias de la autoridad competente. Pero es muy importante tener en cuenta que esto no hace parte de las medidas indemnizatorias del literal a) del artículo 57 estudiado, sino del concepto de multa que es completamente diferente.

Esto quiere decir que la autoridad administrativa al imponer una multa sí puede graduar el monto por ciertas actuaciones del sancionado, como podría ser la regularización de la conducta antes de la investigación entre otras.                                                                                                                         8 Proceso 121-IP-2004, de 6 de octubre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/06/2015 12 de 50       Por el hecho de adquirir una versión actualizada del software, eso no significa que el daño por el uso no autorizado ha dejado de existir, se debe separar el hecho pasado en el cual se infringió un derecho de autor, al utilizar un programa de ordenador sin el consentimiento y pago a su titular, la afectación está hecha, por tanto adquirir a posteriori la versión nueva no incide en el aspecto de la indemnización de daños y perjuicios.

El downgrade no incide en la indemnización por daños y perjuicios, pero sí puede incidir en la graduación y atenuación de la multa.

TERCERO: Conforme lo determina el artículo 51 literal d) de la Decisión 351, se faculta a las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros, a aplicar, ya sea de oficio o a petición de parte, las sanciones contempladas en la Decisión antes citada o en las legislaciones internas de cada país. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 127-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 45, 46 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 113 y 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Órgano nacional consultante: La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú. Apelante: GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI.

Asunto: Diseño Industrial “COPA”. Expediente Interno: 3910-2010-0-1801-JR-CA-03. GACETA OFICIAL 05/06/2015 13 de 50       Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte (20) días del mes de febrero del año dos mil quince. El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El Oficio 3910-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 3 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 3910-2010-0-1801-JRCA-03.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes: Apelante: GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: VIDRIOS Y CRISTALES S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 16 de julio de 2007, la sociedad GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, solicitó el registro de un diseño industrial para “COPA”. 2. Una vez publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de noviembre de 2007, la empresa VIDRIOS Y CRISTALES S.A. -VICRISA, formuló oposición, soportando su legítimo interés en que el diseño solicitado carece de novedad ya que su parte viene utilizando y comercializando en el mercado el diseño de “COPA” para Pisco, el mismo que presenta semejanzas con el diseño industrial que se pretende registrar. 3.

El 5 de marzo de 2008, GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, contestó la oposición, sosteniendo que las pruebas presentadas por la opositora no revelan que la copa que, supuestamente, ésta comercializa sea semejante a la solicitada por su parte.                                                                                                                         1 Acta 05-J-TJCA-2015 de 20 de febrero de 2015.

GACETA OFICIAL 05/06/2015 14 de 50       4. El 1 de octubre de 2008, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso que se emita el Informe Técnico correspondiente a fin de analizar el diseño industrial solicitado. Siendo así, se emitió el Informe Técnico CEA 30-2009, en el cual se indicó que los argumentos de la opositora no afectan la novedad del diseño industrial cuyo registro se solicita.

Del mismo modo, concluyó que el diseño solicitado no cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 115 de la Decisión 486. 5. Mediante Resolución 000028-2009/CIN-INDECOPI de 2 de junio de 2009, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi declaró infundada la oposición y denegó el registro del diseño industrial solicitado. 6.

El 25 de junio de 2009, la empresa GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada. 7. Con Resolución 0520-2010/TPI-INDECOPI de 2 de marzo de 2010, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, resolvió confirmar la Resolución 28-2009/CIN-INDECOPI de 2 de junio de 2009 que denegó la solicitud de registro de diseño industrial para “COPA”, solicitada por GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG. 8.

El 9 de junio de 2010, GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, presenta ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa, en contra de la Resolución 0520-2010/TPI-INDECOPI de 2 de marzo de 2010. 9. El 5 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, da contestación a la demanda contenciosa administrativa. 10.

El 29 de abril de 2013, mediante Sentencia Número 11, el Séptimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda presentada por GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG. 11. GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG., el 20 de mayo de 2013, presenta recurso de apelación en contra de la sentencia de 29 de abril de 2013. 12.

Mediante providencia de 3 de marzo de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de República de Perú decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: a) “Como debe analizarse e interpretarse el artículo 46 de la Decisión 486 respecto a la idoneidad de los expertos que emitan informes técnicos sobre el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de un diseño industrial”. b) “Si es necesario que la Oficina Nacional Competente ponga en conocimiento de las partes la experiencia profesional del experto o de los organismos científicos o tecnológicos a fin de probar su idoneidad”. c) “Si la Oficina Nacional Competente puede emitir sus decisiones en base únicamente a los Informes Técnicos tomando estos como el examen de registrabilidad de los diseños industriales”. d) “Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los GACETA OFICIAL 05/06/2015 15 de 50       informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten”. e) “Como debe analizarse el artículo 115 de la Decisión 486 respecto al requisito de novedad para el registro de un diseño industrial”. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa.

La sociedad GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 13. Indica que resulta pertinente que el Indecopi acredite la idoneidad del examinador externo que contrata para analizar una patente, más aún si basa su decisión en el informe que dicho profesional emite. 14. Alega que el Indecopi a través de sus dos instancias administrativas emite resoluciones únicamente sobre la base del informe elaborado por el profesional externo, sin realizar su propio análisis de fondo, hacer suyo o revisar el criterio de dicho profesional. 15.

Sostiene que en su recurso de apelación solicitó expresamente que tanto sus argumentos expuestos en primera instancia, como los fundamentos de su medio impugnatorio sean revisados por un profesional distinto de aquel que analizó el caso en primera instancia, sin embargo, al resolver el Tribunal del Indecopi se limitó a repetir lo que indicó la Comisión, sin realizar ningún análisis ni revisión adicional, vulnerando con ello el principio de doble instancia. 16.

Señala que de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486, resultaba necesario que el Indecopi traslade las objeciones al solicitante por lo menos dos veces para que éste tuviera una oportunidad más de presentar los argumentos correspondientes. 17. Aduce que la publicación aparecida en un diario no hace que el diseño industrial para “COPA” solicitado se haya vuelto accesible al público, ya que en dicha publicación la “COPA” no ha sido descrita ni comercializada. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa (INDECOPI).

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 18. Refiere que no existe norma alguna que establezca la necesidad o la obligación por parte de la autoridad administrativa de acreditar ante los administrados la idoneidad de los examinadores de patente que contrata.

En todo caso, la demandante debió acreditar en su oportunidad que el experto designado no se encontraba capacitado para elaborar un informe. 19. Menciona que la autoridad administrativa sí evalúa la opinión emitida por el examinador de patentes, a fin de determinar si corresponde acoger dicha opinión o no dentro de la respectiva resolución; ello se demuestra con el hecho de que la primera instancia no sólo analizó el informe técnico expedido, sino que además se pronunció por todos los argumentos adicionales de la solicitante.

GACETA OFICIAL 05/06/2015 16 de 50       20. Arguye que el Tribunal del Indecopi no se encuentra obligado a requerir, sino lo considera necesario, un segundo Informe Técnico antes de emitir su resolución, pues no existe norma que establezca ello; por tanto, al resolver el recurso de apelación sobre la base de lo actuado en el expediente administrativo, sin requerir otro informe, no se ha incurrido en causal de nulidad. 21.

Explica que con la nota de prensa publicada en un diario, es decir, en un medio físico, el diseño de la “COPA” ya se encontraba accesible, es decir, divulgado, dado el carácter público de los medios de comunicación, en especial, del internet por el que también se divulgó dicho diseño. 22. Afirma que la coincidencia con las apreciaciones técnicas señaladas en primera instancia no implica que el Tribunal no haya efectuado una revisión de los actuados, sino que evidencia que el fallo confirmatorio se sustenta en un concepto amplio de lo que debe entenderse por divulgación. c. Argumentos de la contestación del tercero interesado.

De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del tercero a la demanda. interesado d. Argumentos de la sentencia de Primera Instancia. 23. El Séptimo Juzgado de lo Contencioso Administrativo, resolvió declarar infundada la demanda, al concluir que el cuestionamiento referido a la idoneidad del examinador externo contratado por el Indecopi, no se encuentra sustentado en algún medio de prueba; además, no existe ninguna norma que obligue al Indecopi a demostrar la mencionada idoneidad. 24.

Agrega que el hecho que el Indecopi haya solicitado la opinión de un profesional externo, no significa que dicho organismo no cumplió con su deber de evaluar la registrabilidad del diseño industrial. 25. Indica que el Tribunal no necesitó de otro medio probatorio más que el Informe Técnico CEA-030-2009, emitido a solicitud de la primera instancia, en tanto que con el mismo se podía determinar que el diseño industrial solicitado no cumplía con el requisito de novedad. 26.

Señala que de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486, el Indecopi no se encuentra en la obligación de ordenar nuevos informes, así como tampoco notificar más de una vez a la solicitante, sino que ello se constituye en una facultad de la Administración. 27. Manifiesta que la norma no se limita a la descripción, utilización o comercialización del producto para que pierda el carácter de novedoso, sino también a “otros medios”, entre los cuales se debe incluir a la publicación por medios periodísticos, ya sean escritos o mediante portales de internet, los cuales hacen posible que cualquier persona tenga acceso a dicho diseño. e. Argumentos del Recurso de Apelación: 28.

GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: GACETA OFICIAL 05/06/2015 17 de 50       29. El Indecopi no ha acreditado la idoneidad de las personas a las que asigna la evaluación técnica de un diseño industrial en virtud del cual se determina el otorgamiento o denegatoria del mismo. 30.

La intención de presentar un recurso de apelación en sede administrativa era que otro profesional revise el caso y emita su opinión y no que el Tribunal cite nuevamente el informe técnico que sirvió de base a la primera instancia. 31. Era necesario que el Indecopi le traslade por lo menos dos veces sus objeciones al solicitante para que este tuviere una oportunidad más de presentar sus argumentos. 32.

La destrucción de la novedad de un diseño industrial se logra con la reproducción de lo divulgado, lo que no ha sucedido con la publicación a la que hacen referencia las dos instancias del Indecopi. f. Argumentos de la contestación al Recurso de Apelación (INDECOPI). 33. De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del INDECOPI recurso de apelación. al g. Argumentos al Recurso de Apelación (Tercero Interesado). 34.

De la revisión del expediente, no reposa la contestación por parte del tercero interesado al recurso de apelación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 35. La Corte consultante, solicita2 la interpretación de las siguientes normas: artículos 45, 46 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.                                                                                                                         2 Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

(…) Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. GACETA OFICIAL 05/06/2015 18 de 50       36. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio3, los artículos 113, 116 y 133 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES EN DEBATE: 37. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Concepto de diseño industrial. Requisitos para su registro. B. La notificación de los informes técnicos de acuerdo con la Decisión 486. De los técnicos o expertos que intervienen en los informes técnicos.

A. CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS PARA SU REGISTRO. 38. En el proceso interno, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, si bien declaró infundada la oposición presentada por la empresa VIDRIOS Y CRISTALES S.A. –VICRISA, denegó de oficio el registro del diseño industrial COPA, por considerar fue accesible al público, es decir, divulgado.

En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a la definición y naturaleza del diseño industrial, para lo cual se reitera lo ya manifestado por este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2014. “a. Definición y naturaleza De acuerdo al artículo 113 de la Decisión 486, se considerará como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3 Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

(…) Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. (…) Artículo 133.- Serán aplicables a los diseños industriales las disposiciones de los artículos 17, 34, 53 literales a), b), c) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y

79. GACETA OFICIAL 05/06/2015 19 de 50       En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. El tratamiento que se le daba a dicha figura en la Decisión 85, se encontraba dividido, dado que la figura del “dibujo industrial” y la del “modelo industrial” eran conceptos diferenciados por el tema de la bidimensionalidad; sin embargo, según la Decisión 344, ambas figuras se encuentran unificadas en el concepto del “diseño industrial”, lo propio ocurre en la Decisión 486, concepto que ya había sido modificado en las Decisiones 311 y 313.

Así, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial. En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. Otero Lastres señala que “el modelo industrial es un bien inmaterial consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materializa.

Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria” (Otero Lastres, José Manuel. El modelo industrial, Montecorvo, Madrid, 1.977)”. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.

WIPO, Publication Nº 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.

Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial. b) Requisitos y Efectos del registro.

De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (PROCESO 55-IP-2002, Publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002). GACETA OFICIAL 05/06/2015 20 de 50       Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad. El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia de marcas, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales.

Así, el artículo 135 prohíbe el registro cuando: “a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

GACETA OFICIAL 05/06/2015 21 de 50       k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres”.

El literal a) se refiere a las características que deberá poseer el diseño industrial a registrar, a saber: Perceptibilidad. Toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Susceptibilidad de representación gráfica. Consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La distintividad. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. De otro lado, el artículo 136 establece las prohibiciones de carácter relativo para el registro de las marcas, y en el caso concreto, las del diseño industrial, las mismas que deberán ser entendidas en función no sólo de derechos concedidos o solicitudes previamente presentadas en favor de terceros respecto de otros signos distintivos, sino respecto de diseños industriales debidamente registrados o previamente solicitados, GACETA OFICIAL 05/06/2015 22 de 50       donde el factor principal a tomar en consideración es la “inducción a error” basado en la semejanza o identidad con el signo distintivo o diseño industrial de mejor derecho.

(…) Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.

La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea4 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.

Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.                                                                                                                         4 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. GACETA OFICIAL 05/06/2015 23 de 50       d) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales.

Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial.

En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002)”. 39. En el presente proceso, apelante afirma que el hecho de que su diseño industrial haya aparecido en una publicación de un diario, no por ello implica que se haya vuelto accesible al público, ya que en la mencionada publicación la “COPA”, no ha sido descrita ni comercializada. 40.

Ya lo ha manifestado este Tribunal que el requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. 41. Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en el producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. 42. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: (1) “Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;

(2) “Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) “Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.): 43. En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica5 a nivel mundial. 44.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial6, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado. 45.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”7.                                                                                                                         5 6 7 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.

Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359. GACETA OFICIAL 05/06/2015 24 de 50       46. Para dar respuesta a la pregunta e) de la Corte Consultante respecto de “Como debe analizarse el artículo 115 de la Decisión 486 respecto al requisito de novedad para el registro de un diseño industrial”, el artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio, debiendo analizar que cumplan con estos requisitos para poder admitirlo como un diseño industrial.

Las diferencias secundarias. 47. El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 48. En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias. 49.

Las diferencias sustanciales sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. 50. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales. 51.

El artículo 116 de la Decisión 486 enuncia que: “No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta GACETA OFICIAL 05/06/2015 25 de 50       prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. 52. La Decisión 486 exige para el registro de un diseño industrial, además de ser novedoso, que no sean contrario a la moral o al orden público, que no esté ligado a una función técnica o que el producto que incorpora el diseño sea conectado a este de tal forma que sea parte de él, por brindarle en tal caso una ventaja técnica al titular.

B. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS DE ACUERDO CON LA DECISIÓN 486. DE LOS TÉCNICOS O EXPERTOS QUE INTERVIENEN EN LOS INFORMES TÉCNICOS. 53. La compañía GRUND & MOBIL VERWALTUNGS AG., entre los argumentos de su demanda aduce que el Indecopi debió acreditar la idoneidad del examinador externo que analizó su diseño industrial, toda vez que las resoluciones emitidas por la autoridad, se fundamentan precisamente en el informe elaborado por el profesional externo. 54.

Por su parte, la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, solicita a este Tribunal se pronuncie respecto de cinco aspectos relacionados con los informes técnicos y a los expertos, por lo que en contestación a sus inquietudes se procede a analizar en este acápite lo referente a lo mencionado en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, así como a la idoneidad de los expertos. 55.

Si bien la Decisión 486 en su artículo 133 hace referencia a las normas relativas a las patentes que se aplican a los diseños industriales, éste no hace expresa mención a los artículos 45 y 46 relacionados a los informes técnicos, sin embargo de lo cual, el artículo 124 del antes citado cuerpo normativo, manifiesta que: “(…) La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial”, en razón de lo cual, en vista del vacío legal que contiene la norma respecto a los informes técnicos, la necesidad de las Oficinas de Patentes de obtenerlos para contar con un mejor criterio y la aplicación de la analogía jurídica, los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 también son aplicables a los diseños industriales. 56.

Respecto a las preguntas a) y d) de la Corte Consultante, respecto de: a) “Como debe analizarse e interpretarse el artículo 46 de la Decisión 486 respecto a la idoneidad de los expertos que emitan informes técnicos sobre el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad de un diseño industrial”. d) “Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten”. 57.

El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales. 58.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. GACETA OFICIAL 05/06/2015 26 de 50       58. Este Tribunal ha manifestado que: “La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente”8. 59.

Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”. 60.

Respecto a las preguntas b) y c), en las cuales se solicita a este Tribunal se pronuncie respecto de: b)“Si es necesario que la Oficina Nacional Competente ponga en conocimiento de las partes la experiencia profesional del experto o de los organismos científicos o tecnológicos a fin de probar su idoneidad”. c) “Si la Oficina Nacional Competente puede emitir sus decisiones en base únicamente a los Informes Técnicos tomando estos como el examen de registrabilidad de los diseños industriales”. 61 Este Tribunal ya ha manifestado que (…) “la Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.                                                                                                                         8 Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013.

GACETA OFICIAL 05/06/2015 27 de 50       El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa”.

(Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2209, de 12 de junio de 2013). 62. En la misma interpretación prejudicial, 236-IP-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. 63. Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). 64. Por lo antes expuesto, la Oficina Nacional Competente puede solicitar la asistencia de expertos y en contrapartida las partes involucradas tienen la facultad de ser informadas respecto de la experiencia e idoneidad de los técnicos que emiten sus informes, pudiendo tener acceso a sus hojas de vida y confirmar a través de las mismas que sean personas competentes para poder dar un informe apegado a la materia y con suficientes conocimientos y experiencia en el área.

GACETA OFICIAL 05/06/2015 28 de 50       65. La Oficina Nacional Competente además de los informes técnicos de expertos, pueden solicitar la opinión de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, lo cual abre un abanico de opciones para que la autoridad pueda tener los suficientes argumentos para poder determinar que el diseño es admisible como tal o no. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales.

SEGUNDO: Si bien la Decisión 486 en su artículo 133 hace referencia a las normas relativas a las patentes que se aplican a los diseños industriales, éste no hace expresa mención a los artículos 45 y 46 relacionados a los informes técnicos, sin embargo de lo cual, el artículo 124 del antes citado cuerpo normativo, manifiesta que: “(…) La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial”, en razón de lo cual, en vista del vacío legal que contiene la norma respecto a los informes técnicos, la necesidad de las Oficinas de Patentes de obtenerlos para contar con un mejor criterio y la aplicación de la analogía jurídica, los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 también son aplicables a los diseños industriales.

El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.

Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

GACETA OFICIAL 05/06/2015 29 de 50       El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

El artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente.

Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo. Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente. La Oficina Nacional Competente puede solicitar la asistencia de expertos y en contrapartida las partes involucradas tienen la facultad de ser informadas respecto de la experiencia e idoneidad de los técnicos que emiten sus informes, pudiendo tener acceso a sus hojas de vida y confirmar a través de las mismas que sean personas competentes para poder dar un informe apegado a la materia y con suficientes conocimientos y experiencia en el área.

La Oficina Nacional Competente además de los informes técnicos de expertos, pueden solicitar la opinión de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, lo cual abre un abanico de opciones para que la autoridad pueda tener los suficientes argumentos para poder determinar que el diseño es admisible como tal o no. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, GACETA OFICIAL 05/06/2015 30 de 50       deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 135-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 224, 225, 228 y 229 literal a) de la misma normativa.

Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Demandante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

Marca: “FAMILIA & DISEÑO” (mixta). Expediente Interno: 17811-2013-2634. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, al primer (1) día del mes de abril del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 3197-TDCA-17811-2013-2634 de 2 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 8 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1, República del Ecuador, presenta solicitud de GACETA OFICIAL 05/06/2015 31 de 50       interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-2634.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes: Demandante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI). DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero interesado: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 9 de marzo de 1976, la Dirección de Marcas de Fábrica y Comercio del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración de Patentes y Marcas de Fábrica, mediante Certificado de Registro 735, inscribió la marca “FAMILIA” (denominativa) a favor de SCOTT PAPER COMPANY (hoy KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.) para proteger productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico, de la Clase 16 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Signo que fue renovado el 25 de mayo de 2004 a través del Certificado de Renovación 1337-IEPI. No obstante, por Resolución de Cancelación de fecha 23 de septiembre de 2004, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, dispuso la cancelación por falta de uso de la mencionada marca. 2. El 27 de junio de 2002 PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó el registro del signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto), para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente papel higiénico en rollos, servilletas de papel, papel toalla en rollos para cocina, pañuelos faciales desechables, papel industrial, toallas de mano y en general todos los productos derivados de celulosa. 3.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 449. 4. La compañía KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., presentó oposición en contra de la solicitud antes detallada, sobre la base del registro del signo “FAMILIA” (denominativo), para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Mediante Resolución 981469 de 31 de marzo de 2003, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la oposición y concedió el registro del signo “FAMILIA & GACETA OFICIAL 05/06/2015 32 de 50       DISEÑO” (mixto), para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, confiriéndole el 9 de julio de 2003 el Título 23835. 6.

El 17 de diciembre de 2004, KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. presentó ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, demanda de nulidad del Título 23835, de 9 de julio de 2003, que otorgó el registro de la marca de producto “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. 7. El 14 de febrero de 2005, el Delegado del Procurador General del Estado se apersonó al proceso incoado por KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. 8.

Mediante escrito de 23 de febrero de 2005, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, deduce excepciones a la demanda contenciosa administrativa interpuesta. 9. Por escrito de 23 de febrero de 2005, el Presidente del IEPI, deduce excepciones a la demanda contenciosa administrativa planteada. 10. El 28 de febrero de 2005, PRODUCTOS FAMILIA S.A., comparece al proceso y contesta la demanda de nulidad presentada. 11.

Mediante providencia de 14 de julio de 2014 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República de Ecuador decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos 134, 135 literal b), 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. 12.

La empresa KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Enuncia que la falta de distintividad de la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) inscrita a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. se encuentra dada por la preexistencia de la marca “FAMILIA” (denominativa), registrada veintisiete años antes por SCOTT PAPER COMPANY, hoy KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., para distinguir los mismos productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual contraviene los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486. - Aduce que entre los requisitos para la registrabilidad de un signo, la distintividad es la característica sine qua non, toda vez que sin ésta no puede cumplir su razón de ser que es distinguir, identificar o singularizar los productos o servicios de un empresario frente a los de otro, evitando, en primer lugar, una confusión entre signos pertenecientes a una misma clase y, procurando, además, que entre el signo y el producto exista también una clara distinción. - Señala que a pesar de que el signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto) registrado a favor de PRODUCTOS FAMILIA es un signo mixto, su falta de distintividad con respecto a la marca “FAMILIA” (denominativa) es el más característico o determinante, dado que las palabras al ser pronunciables tienen una mayor fuerza de penetración en el público consumidor. - Menciona que la concesión del registro de la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. es una contravención de pleno derecho a las GACETA OFICIAL 05/06/2015 33 de 50       normas de propiedad industrial, consecuentemente debe declararse su nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486. b. Argumentos de la Contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte del PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. 13.

El Procurador General del Estado de la República de Ecuador, al contestar la demanda a través de su delegado indica que comparece en virtud de los artículos 2 y 6 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado; 23 del Estatuto Orgánico por Procesos y Reglamentos Orgánico Funcional. Señala además su domicilio judicial para efecto de las notificaciones. c. Argumentos de la contestación por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-. 14.

El Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, dedujo excepciones a la demanda manifestando lo siguiente: - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. - Impugnó la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. - Adujo total validez y legalidad del título de registro concedido por estar ajustado a derecho y provenir de autoridad competente. d. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-. 15.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-, compareció al proceso deduciendo excepciones en los siguientes términos: - Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. - Alegó legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia. - Argumentó la improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la actora. - Impugnó la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. - Afirmó la total legalidad del título 23835 emitido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por estar ajustado a derecho. e. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la compañía PRODUCTOS FAMILIA S.A. 16.

La compañía Productos Familia S.A. en su contestación a la demanda expresa, en lo principal lo siguiente: GACETA OFICIAL 05/06/2015 34 de 50       - Alega la nulidad del proceso por violación del procedimiento debido a que la demanda interpuesta, al estar relacionada con la propiedad intelectual, debió ser tramitada conforme al juicio verbal sumario y no de acuerdo con lo previsto en la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa. - Refiere que existe nulidad del proceso por incompetencia del Tribunal Distrital No. 1 en tanto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es competente solamente para conocer dos tipos de acciones con sujeción a lo que determina la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en su artículo 3, las cuales son el recurso de plena jurisdicción o subjetivo y el recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, en ninguna de las cuales se encuentra la presente demanda.

Además, la potestad discrecional para tramitar y resolver una acción de nulidad le corresponde al IEPI, a través del Comité de Propiedad Intelectual, según lo previsto en el Artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual. - Aduce que el signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto) podía ser registrado debido a que estaba siendo utilizado al momento de concederse el registro, como también estaba siendo utilizada la marca “FAMILIA” (denominativa) de su propiedad, cuyo uso difuso y constante data de 1966, adquiriendo por tal razón la calificación de notoria y renombrada.

En consecuencia, el signo “FAMILIA Y DISEÑO” (mixto) pertenece al conjunto de marcas seriadas liderada por la marca “FAMILIA” (denominativa). - Menciona que es contrario a las reglas de cotejo de marcas proceder al fraccionamiento de la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) conforme señala la demandante, toda vez que dicho cotejo debe hacerse con relación a la totalidad de la denominación solicitada y no únicamente a una de sus partículas. - Agrega que la posibilidad de engaño a los medios comerciales y al público consumidor y la confusión o el riesgo de asociación, únicamente podría tener lugar cuando las marcas en conflicto estuvieren siendo usadas, sin embargo, la marca “FAMILIA” (denominativa) registrada por la actora ha sido cancelada, a diferencia de la marca “FAMILIA” (denominativa) de propiedad de PRODUCTOS FAMILIA S.A., la misma que es utilizada a tal punto que merece la calificación de notoria, siendo así, cualquier riesgo de confusión o asociación es inexistente. - Señala que en el presente caso KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. pretende proteger su interés privado, por lo que no es procedente demandar la nulidad absoluta, sino la nulidad relativa. - Indica que el Comité de Propiedad Intelectual dispuso la cancelación del Título 735 (marca “FAMILIA” (denominativa) de propiedad de la actora) por falta de uso y si bien dicha decisión está siendo impugnada por la demandante, tiene presunción de legalidad, por consiguiente, el registro sobre dicho título ha sido perdido por la actora.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 17. La Corte consultante, solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135 literal b), 136 y 1721 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.                                                                                                                         1   Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

GACETA OFICIAL 05/06/2015 35 de 50       18. Se considera que procede la interpretación de los artículos solicitados, excepto el artículo 135, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al haberse presentado la solicitud de registro el 27 de junio de 2002. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal; debido a que no se ha precisado qué literales del artículo 136 se requiere interpretación, se considera procedente limitar la interpretación a los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a), y de oficio2 los artículos 224, 225, 228, y 229 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 19. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.   2   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)   Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; (…)   GACETA OFICIAL 05/06/2015 36 de 50       B. Clases de signos: comparación entre signos denominativos y mixtos C. Nulidad de un registro de marca. D. De la marca notoriamente conocida, requisitos y su protección. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA.

DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 20. Tomando en cuenta que la compañía actora enuncia que la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) inscrita a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. no debió ser concedida por la preexistencia de la marca “FAMILIA” (denominativa), registrada veintisiete años antes por SCOTT PAPER COMPANY, hoy KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., para distinguir los mismos productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente analizar el tema relacionado con la confusión y el riesgo de asociación. La identidad y la semejanza 21.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3. 22.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 23.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún                                                                                                                         3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/06/2015 37 de 50       caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4. 24. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 25.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: 26. Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”5. 27.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; 28. Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; 29.

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Riesgo de confusión: Directa e, Indirecta y asociación. 30.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 31. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”6. 32.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.                                                                                                                         4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171. 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/06/2015 38 de 50       33.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 34.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 35. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”7.

Reglas para realizar el cotejo de marcas. 36. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 37. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”8. 38. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:                                                                                                                         7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 05/06/2015 39 de 50       a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 39. En el presente caso la actora afirma que el signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto) no debió ser concedido en vista de la existencia del signo “FAMILIA” (denominativo).

Sin embargo, es pertinente referirse al hecho de que la marca sobre la base de la cual se argumenta la irregistrabilidad, fue cancelada por falta de uso, y para que se pueda alegar confusión de signos debe existir una marca debidamente registrada. 40. El artículo 172 de la Decisión 486 enuncia que: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”, si el signo sobre la base del cual se pretende anular la marca no tiene existencia jurídica, no puede ser casual para anular una marca.

B. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS 41. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) y la marca “FAMILIA” (denominativa). Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. 42. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, GACETA OFICIAL 05/06/2015 40 de 50       arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.

La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”9. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 43. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 44.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.10 45.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 46.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.                                                                                                                         9 10 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008. Marca: ”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. GACETA OFICIAL 05/06/2015 41 de 50       “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 11 47.

En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando los criterios anteriores, debe establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) y la marca “FAMILIA” (denominativa), verificando cuál es el elemento que predomina. C. NULIDAD DE UN REGISTRO DE MARCA.

48. KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. presenta ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, demanda de nulidad del Título 23835, de 9 de julio de 2003, que otorgó el registro de la marca de producto “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. 49. Por su parte PRODUCTOS FAMILIA S.A. argumenta que KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. pretende proteger su interés privado, por lo que no es procedente demandar la nulidad absoluta, sino la nulidad relativa. 50.

Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. 51. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 52.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 53. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. 54.

Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado. 55. Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos                                                                                                                         11 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. GACETA OFICIAL 05/06/2015 42 de 50       administrativos que conceden el registro de una marca; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. 56. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1.

El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4.

De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas. 5.

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273 de la Decisión 486, que establece: “(…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. 57.

La nulidad absoluta de un registro de marca se aplica cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 (prohibiciones absolutas), mientras que la nulidad relativa cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 (derechos de terceros) o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. 58.

La compañía actora fundamenta su acción de nulidad sobre la base del signo “FAMILIA” (denominativo) el cual a la fecha de concesión de la marca materia de nulidad se encontraba en trámite la acción de cancelación por falta de uso. 59. La Corte Consultante deberá analizar si en efecto el acto administrativo que concedió el registro del signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto), incurre en la causal del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

D. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA, REQUISITOS Y SU PROTECCIÓN. 60. Afirma PRODUCTOS FAMILIA S.A. que su marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) es notoria y su uso difuso y constante data de 1966, por lo que se hace necesario interpretar lo relacionado a la notoriedad de un signo. GACETA OFICIAL 05/06/2015 43 de 50       61. El Tribunal en múltiple jurisprudencia ha desarrollado el tema enunciado, como en los procesos 183-IP-2013, marca mixta “GAS”, interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013; y, 179-IP-2013, marcas: “SMILEY” (mixta), “SMILEY BABY” (mixta), “SMILEY WORLD” (mixta) y “SMILEY” (mixta); interpretación prejudicial de 25 de septiembre de 2013.

En dichos procesos se estableció lo siguiente: “Concepto y Prueba de los signos notorios. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”12.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”13. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos                                                                                                                         12 13 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis.

Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p. 341. FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p.

32. GACETA OFICIAL 05/06/2015 44 de 50       interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”14. 62. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registrocon independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.15 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus.

Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”16. 63.

El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;                                                                                                                         14 15 16 OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº. 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 05/06/2015 45 de 50       g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 64.

Afirma PRODUCTOS FAMILIA S.A. que su marca es además renombrada, figura que ya ha sido referida por este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 190-IP2013, en el siguiente sentido: “Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.

Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L’Oreal), expresa que: “En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público”17.

Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo”18. 65. Afirma además PRODUCTOS FAMILIA S.A. que su marca si bien se concedió en el año 2003, su uso se retrotrae al año 1966, en razón de lo cual es pertinente referirse al hecho de que el juzgador no puede desconocer la calidad de notoria de una marca, por el simple hecho de no estar registrada. 66.

En este sentido se ha pronunciado este Tribunal: “(…) Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto,                                                                                                                         17 18 SANCHO GARGALLO, Ignacio.

“ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA”. En “PROBLEMAS ACTUALES DE DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. I Jornada de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudios de Derecho Mercantil. España. P. 151. OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010. P. 354. GACETA OFICIAL 05/06/2015 46 de 50       un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado”. 67.

Respecto a la protección de la marca notoria en relación con los principios y riesgos, este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 117-IP-2014 ha manifestado que: “En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.

En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar GACETA OFICIAL 05/06/2015 47 de 50       cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario19. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales (…) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:                                                                                                                         19 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.

“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. GACETA OFICIAL 05/06/2015 48 de 50       Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.20 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 21 68. En el presente caso la Corte Consultante deberá analizar si el signo concedido goza de la notoriedad argumentada de acuerdo con los parámetros señalados en la presente providencia, sin desconocer su calidad por el hecho de no haber contado con un registro.                                                                                                                         20 21 MONTEAGUDO, MONTIANO, 1995.

Pág. 283. Ibídem. Pág. 247. “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, GACETA OFICIAL 05/06/2015 49 de 50       Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.

En el presente caso la actora afirma que el signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto) no debió ser concedido en vista de la existencia del signo “FAMILIA” (denominativo). Sin embargo, es pertinente referirse al hecho de que la marca sobre la base de la cual se argumenta la irregistrabilidad, fue cancelada por falta de uso, y para que se pueda alegar confusión de signos debe existir una marca debidamente registrada.

El artículo 172 de la Decisión 486 enuncia que: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”, si el signo sobre la base del cual se pretende anular la marca no tiene existencia jurídica, no puede ser casual para anular una marca.

SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: La nulidad relativa, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. La Corte Consultante deberá analizar si en efecto el acto administrativo que concedió el registro del signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto), incurre en la causal del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o GACETA OFICIAL 05/06/2015 50 de 50       servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a) de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú