TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 135-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición del juez consultante de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio de los artículos 224, 225, 228 y 229 literal a) de la misma normativa. Órgano nacional consultante: Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador.

Demandante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Marca: “FAMILIA & DISEÑO” (mixta). Expediente Interno: 17811-2013-2634. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, al primer (1) día del mes de abril del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3197-TDCA-17811-2013-2634 de 2 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 8 de septiembre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1, República del Ecuador, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 17811-2013-2634. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 3 de diciembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. Partes: Demandante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI). DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero interesado: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 9 de marzo de 1976, la Dirección de Marcas de Fábrica y Comercio del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración de Patentes y Marcas de Fábrica, mediante Certificado de Registro 735, inscribió la marca “FAMILIA” (denominativa) a favor de SCOTT PAPER COMPANY (hoy KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.) para proteger productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico, de la Clase 16 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

Signo que fue renovado el 25 de mayo de 2004 a través del Certificado de Renovación 1337-IEPI. No obstante, por Resolución de Cancelación de fecha 23 de septiembre de 2004, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, dispuso la cancelación por falta de uso de la mencionada marca. El 27 de junio de 2002 PRODUCTOS FAMILIA S.A. solicitó el registro del signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto), para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente papel higiénico en rollos, servilletas de papel, papel toalla en rollos para cocina, pañuelos faciales desechables, papel industrial, toallas de mano y en general todos los productos derivados de celulosa.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 449. La compañía KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., presentó oposición en contra de la solicitud antes detallada, sobre la base del registro del signo “FAMILIA” (denominativo), para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Mediante Resolución 981469 de 31 de marzo de 2003, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, rechazó la oposición y concedió el registro del signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto), para la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, confiriéndole el 9 de julio de 2003 el Título 23835.

El 17 de diciembre de 2004, KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. presentó ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, demanda de nulidad del Título 23835, de 9 de julio de 2003, que otorgó el registro de la marca de producto “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. El 14 de febrero de 2005, el Delegado del Procurador General del Estado se apersonó al proceso incoado por KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Mediante escrito de 23 de febrero de 2005, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, deduce excepciones a la demanda contenciosa administrativa interpuesta.

Por escrito de 23 de febrero de 2005, el Presidente del IEPI, deduce excepciones a la demanda contenciosa administrativa planteada. El 28 de febrero de 2005, PRODUCTOS FAMILIA S.A., comparece al proceso y contesta la demanda de nulidad presentada. Mediante providencia de 14 de julio de 2014 el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la República de Ecuador decide suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los artículos 134, 135 literal b), 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda contenciosa administrativa. La empresa KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Enuncia que la falta de distintividad de la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) inscrita a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. se encuentra dada por la preexistencia de la marca “FAMILIA” (denominativa), registrada veintisiete años antes por SCOTT PAPER COMPANY, hoy KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., para distinguir los mismos productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual contraviene los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486.

Aduce que entre los requisitos para la registrabilidad de un signo, la distintividad es la característica sine qua non, toda vez que sin ésta no puede cumplir su razón de ser que es distinguir, identificar o singularizar los productos o servicios de un empresario frente a los de otro, evitando, en primer lugar, una confusión entre signos pertenecientes a una misma clase y, procurando, además, que entre el signo y el producto exista también una clara distinción. Señala que a pesar de que el signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto) registrado a favor de PRODUCTOS FAMILIA es un signo mixto, su falta de distintividad con respecto a la marca “FAMILIA” (denominativa) es el más característico o determinante, dado que las palabras al ser pronunciables tienen una mayor fuerza de penetración en el público consumidor.

Menciona que la concesión del registro de la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. es una contravención de pleno derecho a las normas de propiedad industrial, consecuentemente debe declararse su nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486. b. Argumentos de la Contestación a la demanda contenciosa administrativa por parte del PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO.

El Procurador General del Estado de la República de Ecuador, al contestar la demanda a través de su delegado indica que comparece en virtud de los artículos 2 y 6 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado; 23 del Estatuto Orgánico por Procesos y Reglamentos Orgánico Funcional. Señala además su domicilio judicial para efecto de las notificaciones. c. Argumentos de la contestación por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-.

El Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI, dedujo excepciones a la demanda manifestando lo siguiente: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. Impugnó la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. Adujo total validez y legalidad del título de registro concedido por estar ajustado a derecho y provenir de autoridad competente. d. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-, compareció al proceso deduciendo excepciones en los siguientes términos: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda planteada. Alegó legitimidad del acto administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia.

Argumentó la improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la actora. Impugnó la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente. Afirmó la total legalidad del título 23835 emitido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, por estar ajustado a derecho. e. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la compañía PRODUCTOS FAMILIA S.A. La compañía Productos Familia S.A. en su contestación a la demanda expresa, en lo principal lo siguiente: Alega la nulidad del proceso por violación del procedimiento debido a que la demanda interpuesta, al estar relacionada con la propiedad intelectual, debió ser tramitada conforme al juicio verbal sumario y no de acuerdo con lo previsto en la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa.

Refiere que existe nulidad del proceso por incompetencia del Tribunal Distrital No. 1 en tanto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es competente solamente para conocer dos tipos de acciones con sujeción a lo que determina la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en su artículo 3, las cuales son el recurso de plena jurisdicción o subjetivo y el recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, en ninguna de las cuales se encuentra la presente demanda.

Además, la potestad discrecional para tramitar y resolver una acción de nulidad le corresponde al IEPI, a través del Comité de Propiedad Intelectual, según lo previsto en el Artículo 227 de la Ley de Propiedad Intelectual. Aduce que el signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto) podía ser registrado debido a que estaba siendo utilizado al momento de concederse el registro, como también estaba siendo utilizada la marca “FAMILIA” (denominativa) de su propiedad, cuyo uso difuso y constante data de 1966, adquiriendo por tal razón la calificación de notoria y renombrada.

En consecuencia, el signo “FAMILIA Y DISEÑO” (mixto) pertenece al conjunto de marcas seriadas liderada por la marca “FAMILIA” (denominativa). Menciona que es contrario a las reglas de cotejo de marcas proceder al fraccionamiento de la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) conforme señala la demandante, toda vez que dicho cotejo debe hacerse con relación a la totalidad de la denominación solicitada y no únicamente a una de sus partículas.

Agrega que la posibilidad de engaño a los medios comerciales y al público consumidor y la confusión o el riesgo de asociación, únicamente podría tener lugar cuando las marcas en conflicto estuvieren siendo usadas, sin embargo, la marca “FAMILIA” (denominativa) registrada por la actora ha sido cancelada, a diferencia de la marca “FAMILIA” (denominativa) de propiedad de PRODUCTOS FAMILIA S.A., la misma que es utilizada a tal punto que merece la calificación de notoria, siendo así, cualquier riesgo de confusión o asociación es inexistente.

Señala que en el presente caso KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. pretende proteger su interés privado, por lo que no es procedente demandar la nulidad absoluta, sino la nulidad relativa. Indica que el Comité de Propiedad Intelectual dispuso la cancelación del Título 735 (marca “FAMILIA” (denominativa) de propiedad de la actora) por falta de uso y si bien dicha decisión está siendo impugnada por la demandante, tiene presunción de legalidad, por consiguiente, el registro sobre dicho título ha sido perdido por la actora.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Corte consultante, solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135 literal b), 136 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se considera que procede la interpretación de los artículos solicitados, excepto el artículo 135, correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina al haberse presentado la solicitud de registro el 27 de junio de 2002.

Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal; debido a que no se ha precisado qué literales del artículo 136 se requiere interpretación, se considera procedente limitar la interpretación a los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal a), y de oficio los artículos 224, 225, 228, y 229 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. B. Clases de signos: comparación entre signos denominativos y mixtos C. Nulidad de un registro de marca.

D. De la marca notoriamente conocida, requisitos y su protección. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. Tomando en cuenta que la compañía actora enuncia que la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) inscrita a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. no debió ser concedida por la preexistencia de la marca “FAMILIA” (denominativa), registrada veintisiete años antes por SCOTT PAPER COMPANY, hoy KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC., para distinguir los mismos productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente analizar el tema relacionado con la confusión y el riesgo de asociación. La identidad y la semejanza Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.

En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia;

Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Riesgo de confusión: Directa e, Indirecta y asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

Reglas para realizar el cotejo de marcas. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto.

Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. En el presente caso la actora afirma que el signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto) no debió ser concedido en vista de la existencia del signo “FAMILIA” (denominativo).

Sin embargo, es pertinente referirse al hecho de que la marca sobre la base de la cual se argumenta la irregistrabilidad, fue cancelada por falta de uso, y para que se pueda alegar confusión de signos debe existir una marca debidamente registrada. El artículo 172 de la Decisión 486 enuncia que: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”, si el signo sobre la base del cual se pretende anular la marca no tiene existencia jurídica, no puede ser casual para anular una marca.

B. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) y la marca “FAMILIA” (denominativa). Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando los criterios anteriores, debe establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) y la marca “FAMILIA” (denominativa), verificando cuál es el elemento que predomina. C. NULIDAD DE UN REGISTRO DE MARCA. KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. presenta ante el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, demanda de nulidad del Título 23835, de 9 de julio de 2003, que otorgó el registro de la marca de producto “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) a favor de PRODUCTOS FAMILIA S.A. Por su parte PRODUCTOS FAMILIA S.A. argumenta que KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. pretende proteger su interés privado, por lo que no es procedente demandar la nulidad absoluta, sino la nulidad relativa.

Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria.

Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado. Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden el registro de una marca; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna.

Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas.

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273 de la Decisión 486, que establece: “(…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.

La nulidad absoluta de un registro de marca se aplica cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 (prohibiciones absolutas), mientras que la nulidad relativa cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 (derechos de terceros) o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

La compañía actora fundamenta su acción de nulidad sobre la base del signo “FAMILIA” (denominativo) el cual a la fecha de concesión de la marca materia de nulidad se encontraba en trámite la acción de cancelación por falta de uso. La Corte Consultante deberá analizar si en efecto el acto administrativo que concedió el registro del signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto), incurre en la causal del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

D. DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA, REQUISITOS Y SU PROTECCIÓN. Afirma PRODUCTOS FAMILIA S.A. que su marca “FAMILIA & DISEÑO” (mixta) es notoria y su uso difuso y constante data de 1966, por lo que se hace necesario interpretar lo relacionado a la notoriedad de un signo. El Tribunal en múltiple jurisprudencia ha desarrollado el tema enunciado, como en los procesos 183-IP-2013, marca mixta “GAS”, interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013; y, 179-IP-2013, marcas: “SMILEY” (mixta), “SMILEY BABY” (mixta), “SMILEY WORLD” (mixta) y “SMILEY” (mixta); interpretación prejudicial de 25 de septiembre de 2013.

En dichos procesos se estableció lo siguiente: “Concepto y Prueba de los signos notorios. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Al respecto, Jorge Otamendi señala que: “La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr ese status implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen”. Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o –lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca.

La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. El Profesor José Manuel Otero Lastres, sobre el tema, define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

Asimismo, el Tribunal ha manifestado: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

El reconocimiento de dicha notoriedad, corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con fundamento en el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

Afirma PRODUCTOS FAMILIA S.A. que su marca es además renombrada, figura que ya ha sido referida por este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 190-IP-2013, en el siguiente sentido: “Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.

Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias, hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L’Oreal), expresa que: “En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público”.

Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo”. Afirma además PRODUCTOS FAMILIA S.A. que su marca si bien se concedió en el año 2003, su uso se retrotrae al año 1966, en razón de lo cual es pertinente referirse al hecho de que el juzgador no puede desconocer la calidad de notoria de una marca, por el simple hecho de no estar registrada.

En este sentido se ha pronunciado este Tribunal: “(…) Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado”.

Respecto a la protección de la marca notoria en relación con los principios y riesgos, este Tribunal en su Interpretación Prejudicial 117-IP-2014 ha manifestado que: “En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad.

En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.

En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países.

Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales (…) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. En el presente caso la Corte Consultante deberá analizar si el signo concedido goza de la notoriedad argumentada de acuerdo con los parámetros señalados en la presente providencia, sin desconocer su calidad por el hecho de no haber contado con un registro.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.

En el presente caso la actora afirma que el signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto) no debió ser concedido en vista de la existencia del signo “FAMILIA” (denominativo). Sin embargo, es pertinente referirse al hecho de que la marca sobre la base de la cual se argumenta la irregistrabilidad, fue cancelada por falta de uso, y para que se pueda alegar confusión de signos debe existir una marca debidamente registrada.

El artículo 172 de la Decisión 486 enuncia que: “No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad”, si el signo sobre la base del cual se pretende anular la marca no tiene existencia jurídica, no puede ser casual para anular una marca.

SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: La nulidad relativa, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. La Corte Consultante deberá analizar si en efecto el acto administrativo que concedió el registro del signo “FAMILIA & DISEÑO” (mixto), incurre en la causal del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

CUARTO: El artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a) de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 135-IP-2014