PROCESO 1-IP-2015 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 73 literales a), b) y d) y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador.
Actora: Indaves Cia. Ltda. Nombre Comercial: DINAVES (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-9312. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 29 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador.
VISTOS: El Oficio 0001-S-TDCA-Nº1-MGA de 5 de enero de 2015, recibido personalmente el 7 de enero de 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-9312. El Auto de 20 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
I. Antecedentes Partes en el proceso interno: Demandante: Indaves Cia. Ltda. Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado, Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. A. Hechos: 1. El 30 de noviembre de 1993, Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro del nombre comercial DINAVES (denominativo) para proteger las actividades de importación, exportación, compra, venta y distribución de toda clase de aves y huevos; maquinaria, equipo y herramientas para la industria avícola; productos de uso medicado, vitamínico, veterinario y balanceados para aves y animales en general. 2.
Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 346 del mes de noviembre de 1993. 3. El 26 de mayo de 1994, Indaves Cia. Ltda. presentó una observación en contra de la solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo), pues, es titular del registro de las marcas INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) y del nombre comercial INDAVES (denominativo) que protegen productos de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 4.
El 31 de enero de 1995, mediante Oficio 941838 de 31 de enero de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada y ordenó la continuación del trámite de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo). 5. El 7 de abril de 1995, Indaves Cia. Ltda. presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo a fin de que revoque la Resolución 941838 y ordene el rechazo de la solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo). 6.
El 11 de abril de 2014, El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito cumple con suspender el proceso y solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Mediante Oficio 1-S-TDCA-Nº1-MGA de 5 de enero de 2015 el Tribunal Distrital de los Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literales a), d) y e); y, 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
A. Argumentos de la demanda: 7. Indaves Cia. Ltda. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Que es titular de las marcas INDAVES (denominativa), INDAVES (mixta) y del nombre comercial INDAVES (denominativo); los cuales gozan de notoriedad en la República del Ecuador. - En ese sentido, refiere que el nombre comercial DINAVES (denominativo) puede generar confusión entre el público consumidor, dada la vinculación de los productos y actividades protegidas por dicho nombre comercial y la marca INDAVES; lo cual provocaría que la empresa Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. se beneficie del prestigio de su marca.
B. Argumentos de la contestación a la demanda: 8. El Director Nacional de Propiedad Industrial señaló que la marca INDAVES y el nombre comercial DINAVES no pueden inducir a confusión al público consumidor, debido a que no existe similitud fonética, gramatical, auditiva ni visual entre ambas. 9. El Procurador del Estado sostuvo que el Oficio 941838 es un acto administrativo legítimo, pues, proviene de una autoridad competente y está ajustado a derecho. 10.
El Gerente General de Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. manifestó que extraprocesalmente tomó conocimiento del proceso judicial seguido en su contra, por lo que solicitó que se declare la nulidad del mismo. I. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d), e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Sin embargo, la solicitud de registro de nombre comercial se presentó el 30 de noviembre de 1993, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por lo tanto, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 73[1] literales a), b) y d) y 117[2] de la Decisión 313, así como la Disposición Transitoria Segunda[3] de la Decisión 344.
II. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. La norma comunitaria en el tiempo. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Reglas para el cotejo de signos. 3. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 4. Nombre comercial. Ámbito de su protección. 5. Palabras genéricas y de uso común (AVES).
La marca débil. 6. Signos notorios. 7. Conexión competitiva entre las actividades que pretende distinguir el nombre comercial solicitado y los productos que distingue la Clase 29. III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 12. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, la solicitud de registro del signo DINAVES (denominativo) se presentó el 30 de julio del 1993, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la Decisión 344 se aplicó recién a partir del 1 de enero de 1994.
Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 13. Dentro del Proceso 69-IP-2010 de 23 de junio de 2010, este Tribunal tuvo la oportunidad de señalar lo siguiente: 14. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.
En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución y, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental. 15.
Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la oficina nacional competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marcas. 16.
Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”[4]. 17.
La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 18. Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”.
Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…)”[5]. 19.
En el presente caso, la solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo) se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde al Juez Consultante aplicar dicha norma al caso concreto.
2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS. 20. La empresa Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. presentó solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo) para identificar actividades de importación, exportación, compra, venta y distribución de toda clase de aves y huevos; maquinaria, equipo y herramientas para la industria avícola; productos de uso medicado, vitamínico, veterinario y balanceados para aves y animales en general.
Por su parte, la empresa Indaves Cia. Ltda. presentó oposición contra la mencionada solicitud de registro sobre la base del registro de las marcas INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) y del nombre comercial INDAVES (denominativo) alegando riesgo de confusión entre los signos confrontados. 21. En el trámite del Proceso 53-IP-2004, este Tribunal emitió la Interpretación Prejudicial de 16 de junio de 2004, en la cual indicó: “Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, son impedimentos que en definitiva derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad.
La confundibilidad con signos idénticos o semejantes: La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.
La confusión puede producirse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.
Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”[6]. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea.
Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.
La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. En todo caso, determinar si entre dos signos existe confusión que pudiera darse por el uso de los mismos, es un hecho que no está sujeto a disposiciones legales, admitiéndose para ese propósito, la decisión de la administración o del juzgador, a quienes les corresponde proceder en armonía con los criterios expuestos, mediante actuaciones en ningún caso arbitrarias y, apoyadas, complementariamente, con las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad”.
Cabe indicar además, que según la Teoría de la Neutralización, en principio, no hay similitud cuando se trata de productos diferentes[7]. 22. Asimismo, dentro del Proceso 50-IP-2009 de 7 de mayo de 2009, este Tribunal señaló lo siguiente: “Riesgo de confusión: directa e indirecta El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: ‘(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos’[8]. Resulta importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: ‘La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)’[9].
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Reglas para el cotejo de signos Asimismo, con ocasión del Proceso 21-IP-2013 de 15 de marzo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: – La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca.
Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. – En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. – Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. – Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 23. En el presente caso, Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. presentó solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo). La sociedad Indaves Cia. Ltda. interpuso oposición sobre la base del registro de las marcas INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) y del nombre comercial INDAVES (denominativo) alegando riesgo de confusión entre los signos confrontados.
Por lo tanto, es preciso tratar la comparación entre signos denominativos, así como la comparación entre signos denominativos y mixtos. 24. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 25. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1- IP-2005: Marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial 1185 de 12 de abril de 2005.
“( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”[10]. 26.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”[11]. Comparación entre signos denominativos y mixtos 27. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”[12].
En consecuencia, si en el signo comparado predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el mismo predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 28.
En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos confrontados sobre la base de los criterios esgrimidos en la presente ponencia. 4. NOMBRE COMERCIAL. ÁMBITO DE SU PROTECCIÓN. 29. En el presente caso, Indaves Cia. Ltda. presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo a fin de que revoque la Resolución 941838 y ordene el rechazo de la solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo) sobre la base del riesgo de confusión con las marcas INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) y del nombre comercial INDAVES (denominativo). 30.
Dentro del Proceso 148-IP-2013 de 11 de septiembre de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica por cuya razón, se debe tener presente que un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a una marca registrada, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será registrable.
En consecuencia, se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a una marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una marca o un nombre comercial anteriormente registrados o solicitados para registro. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre un nombre comercial registrado y una marca solicitada será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.
Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca: ‘[P]ara ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos de marcas, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.
Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara’ (Proceso 6-IP-2008, marca: MEGACAUCHO, publicado en la Gaceta Oficial 1623 de 27 de mayo de 2008, citando al Proceso 3-IP-98, marca: BELLA MUJER, publicado en la Gaceta Oficial 338 de 11 de mayo de 1998).
El artículo 117 de la Decisión 313 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado[13]. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.
El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 31. Dentro del reciente Proceso 75-IP-2013 de 24 de julio de 2013, este Tribunal ha indicado lo siguiente: “(…) De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: ‘El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro’ (Proceso 23-IP-2011, marca CONCHITA, publicado en la Gaceta Oficial 1964 de 13 de julio de 2011, citando al Proceso 45-IP-98, marca: IMPRECOL, publicado en la Gaceta Oficial 581 de 12 de julio de 2000).
Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derechos. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.
(…)”. 32. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos identificados con el nombre comercial, entre otros. 33. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 34.
En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si el nombre comercial INDAVES (denominativo) alegado por la demandante ha sido usado de manera real y efectiva en el mercado con anterioridad a la solicitud de registro presentada por Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C.
5. PALABRAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN (AVES). LA MARCA DÉBIL. 35. Se interpretará el tema de las palabras genéricas y de uso común en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de que los signos confrontados comparten la palabra genérica y de uso común “AVES”. 36. Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones genéricas o de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. 37.
Al efectuar el examen comparativo en esta clase de signos, no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas o de uso común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de las palabras genéricas o de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca. 38. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro, descarta que palabras, partículas, prefijos o sufijos, genéricos o comunes que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular, porque al ser esos vocablos genéricos o usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos.
La marca débil: 39. Ahora bien, todo signo puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. 40.
Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de marcas sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”[14] (lo subrayado es nuestro). 41.
Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”[15] (lo subrayado es nuestro). 42. El Juez Consultante deberá determinar si “AVES” es una palabra genérica o de uso común. De tratarse de una palabra genérica o de uso común, se entenderá que es una marca débil.
En la determinación del riesgo de confusión entre signos débiles, el elemento dominante será, en principio, la partícula yuxtapuesta que no es genérica ni de uso común[16]. 6. SIGNOS NOTORIOS. 43. En el presente caso, Indaves Cia. Ltda. refiere que es titular de las marcas INDAVES (denominativa), INDAVES (mixta) y del nombre comercial INDAVES (denominativo); los cuales gozan de notoriedad en la República del Ecuador.
Por ende, el Tribunal estima necesario referirse al tema de los signos notorios. 44. Al respecto, dentro del Proceso 50-IP-2009 de 7 de mayo de 2009, este Tribunal expuso lo siguiente: El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren, entre otros, los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.
La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.
Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”[17]. El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).
De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”[18]. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”[19].
La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”[20]. 45. En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega.
La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido: 46. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado al signo notoriamente conocido por sus atributos de ´difusión` y de ´reconocimiento` logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. 47.
El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”. 48.
Asimismo, la protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. 49. La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registrados como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 73), en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. 50.
Dentro del Proceso 109-IP-2007, este Tribunal señaló: “En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones, ya que esto determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el País en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.
De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina.
Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina. La marca notoria obtiene su protección aunque no esté registrada en el País en donde se pretende registrar un signo semejante o similar a la misma.
Y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado, la Decisión 313, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos.
Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. La doctrina se ha referido, en general, a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario”. 51. Sobre los distintos riesgos en el mercado, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”[21]. 52. Si bien en la Decisión 313 no se consagra una protección tan diferenciada en relación con los diversos tipos de riesgo, analizando el contenido de las normas que establecen la protección del signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal como en el ámbito registral, se encuentra que el marco de dicha normativa sí se halla protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, tal como se verá a continuación. 53.
Al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 73, que no se pueden registrar como marcas signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. 54.
En relación con la marca notoria, tampoco dispone, específicamente, como sí lo hace la Decisión 486, su protección contra los riesgos de uso parasitario y de dilución. No hace esta diferenciación, pero consagra una protección ampliada al establecer en el literal d) del artículo 73 que no se pueden registrar como marcas signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”. 55.
En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión y asociación en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.
Confusión con la marca notoriamente conocida: 56. El literal e) del mismo artículo 73, determina, por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos que “sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”. 57.
En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este ámbito, así mismo, con la mayor precisión posible. 58.
La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las pruebas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria, tal situación y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de notoriedad. 59. Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquéllos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador. 60.
Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. 61. La Decisión 313 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.
Es así como en el artículo 94, literal d), se establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio “un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca”. 62.
De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión, asociación y dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. 63.
Este Órgano Jurisdiccional ha expresado que “de conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: - La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. - Uno de los principios que gobiernan del derecho de marcas es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. - Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 94, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.
Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. 64. Lo anteriormente expuesto quiere decir que debe interpretarse los literales d) y e) del artículo 73 en armonía con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida.
Por lo anterior, el Juez Nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 73 literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva”[22]. 65.
A pesar de que el riesgo de dilución ha estado aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 94 literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada. 66.
El Juez Consultante debe determinar si las marcas opositoras INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) son marcas notorias y si el nombre comercial INDAVES (denominativo) es un signo notorio, a fin de determinar el alcance de su protección. Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba recae sobre quien alega la notoriedad. De no probarse la notoriedad alegada, el Juez Consultante deberá analizar la conexión competitiva.
7. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS ACTIVIDADES QUE PRETENDE DISTINGUIR EL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO Y LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUE LA CLASE 29. 67. Debe determinarse la existencia de conexión competitiva entre las actividades que pretende proteger el nombre comercial solicitado y los productos que distingue la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza[23].
En el presente caso, el nombre comercial solicitado a registro pretende distinguir: “actividades de importación, exportación, compra, venta y distribución de toda clase de aves y huevos; maquinaria, equipo y herramientas para la industria avícola; productos de uso medicado, vitamínico, veterinario y balanceados para aves y animales en general”. 68.
Dentro del Proceso 116-IP-2013 de 21 de junio de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “(…) Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios y entre los servicios. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos y servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos y servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos y servicios enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de un servicio, o que sin un producto no puede utilizarse otro servicio, es decir, que los productos y servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[24] Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”[25].
(…)”. 69. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: En el caso de autos, la solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo) se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde al Juez Consultante aplicar dicha norma al caso concreto.
SEGUNDO: Un signo puede ser registrado si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 72 y 73 de la mencionada Decisión. El Juez Consultante debe tener en cuenta que las condiciones o requisitos que debe reunir un signo para ser registrable se encuentran previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, sin que resulten aplicables los de novedad u originalidad, que se encontraban contemplados en la normativa anterior, la Decisión 85.
TERCERO: Según el artículo 73 de la Decisión 313, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
CUARTO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el nombre comercial DINAVES (denominativo) y las marcas registradas INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) y el nombre comercial INDAVES (denominativo), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
QUINTO: El Juez Consultante debe determinar si la palabra ‘AVES’ es genérica o de uso común. De tratarse de una palabra genérica o de uso común, se entenderá que es una marca débil, de conformidad con lo desarrollado en la presente ponencia.
SEXTO: El artículo 73 literal d) de la Decisión 313, al igual que establece protección especial para la marca notoria, lo hace también respecto de todos los otros signos que acrediten esa calidad, pues al no excluirlos, amplía la esfera protectora para el consumidor y para el titular del signo notorio. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro conforme se establece en el artículo 73 literal e) de la Decisión 313 interpretada.
El Juez Consultante debe determinar si las marcas opositoras INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) son marcas notorias, teniendo en cuenta que quien alega la notoriedad, debe probarla.
SÉPTIMO: De no probarse la notoriedad alegada de los signos opositores, el Juez Consultante deberá analizar la conexión competitiva según los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Patricio Peralvo Mnedoas PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
(…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; (…) [2] Artículo 117.- Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir. Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro. [3] Disposición Transitoria Segunda.- La presente Decisión se aplicará en los Países Miembros a partir del 1 de enero de 1994. [4] Proceso 38-IP-2002, Marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial 845 de 1 de octubre de 2002. [5] Proceso 74-IP-2003, Marca: A+GRÁFICA, publicado en la Gaceta Oficial 995 de 9 de octubre de 2003. [6] Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 153. [7] Véase, por ejemplo, el caso Picasso c. Picaro (DaimlerChrysler AG), sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 12 de enero de 2006, asunto C-361/04 P, §23: “A continuación, en los apartados 56 y siguientes de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre la impresión de conjunto producida por estos signos y, al término de una apreciación de hecho que no corresponde al Tribunal de Justicia controlar en el marco de un recurso de casación a falta de alegación alguna relativa a la desnaturalización de los hechos, llegó a la conclusión de que existía un efecto neutralizador de las similitudes visuales y fonéticas debido al carácter particularmente destacado y evidente de la diferencia conceptual observada en el caso de autos.
De este modo, el Tribunal de Primera Instancia tuvo en cuenta, especialmente, en el marco de su apreciación global del riesgo de confusión y según se desprende del apartado 59 de dicha sentencia, el hecho de que el grado de atención del público relevante es particularmente elevado en el caso de productos como los automóviles”. [8] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, Marca: “CHILIS y diseño”.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [9] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1089, de 5 de julio de 2004, Marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al Proceso 18-IP-98, G.O.A.C. 340, de 13 de mayo de 1998, Marca “US TOP”). [10] Fernández Novoa, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984, pp. 199 y ss. [11] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821, de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [12] Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. [13] Si bien la norma hace referencia a los establecimientos comerciales, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial. [14] Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas De las Cuevas, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79. [15] Otamendi, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot.
Buenos Aires. 2002, pp. 191 y 192. [16] En ese sentido, véase, por ejemplo, el caso Life c. Thomson Life, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de octubre de 2005, asunto C-120/04. [17] Fernández Novoa, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, Ob cit., p. 32. [18] Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. [19] Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”.
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [20] Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 231, de 17 de octubre de 1996, Marca: LISTER. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [21] Proceso 109-IP-2007. Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007. [22] Proceso 109-IP-2007. Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007. [23] Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. [24] Fernández Novoa, Carlos, Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. [25] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). ----------------------- Proceso 1-IP-2015