Año XXXII – Número 2517 Lima, 12 de junio de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. Proceso 1-IP-2015 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 73 literales a), b) y d) y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador.

Actora: Indaves Cia. Ltda. Nombre Comercial: DINAVES (denominativa). Expediente Interno: 17811-20139312 Proceso 5-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 116 literal b) de la misma Decisión. Diseño industrial: “SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL”. Actora: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Proceso interno 06849-2011-0-1801-JR-CA11 Proceso 6-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal b), y 137 de la norma mencionada; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. Marca: “AGUA MINERAL SANTA CRUZ” (mixta).

Expediente Interno: 3922-2011-0-1801-JR-CA-04 PROCESO 1-IP-2015 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 73 literales a), b) y d) y 117 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador.

Actora: Indaves Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 12/06/2015 2 de 56       Cia. Ltda. Nombre Comercial: DINAVES (denominativa). Expediente Interno: 178112013-9312. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 29 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador.

VISTOS: El Oficio 0001-S-TDCA-Nº1-MGA de 5 de enero de 2015, recibido personalmente el 7 de enero de 2015, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-9312. El Auto de 20 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

I.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno: Demandante: Indaves Cia. Ltda. Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial, Procurador General del Estado, Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. A. Hechos: 1. El 30 de noviembre de 1993, Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro del nombre comercial DINAVES (denominativo) para proteger las actividades de importación, exportación, compra, venta y distribución de toda clase de aves y huevos; maquinaria, equipo y herramientas para la industria avícola; productos de uso medicado, vitamínico, veterinario y balanceados para aves y animales en general. 2.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 346 del mes de noviembre de 1993. 3. El 26 de mayo de 1994, Indaves Cia. Ltda. presentó una observación en contra de la solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo), pues, es titular del registro de las marcas INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) y del nombre comercial INDAVES (denominativo) que protegen productos de la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 4.

El 31 de enero de 1995, mediante Oficio 941838 de 31 de enero de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la observación presentada y ordenó la continuación del trámite de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo). GACETA OFICIAL 12/06/2015 3 de 56       5. El 7 de abril de 1995, Indaves Cia. Ltda. presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo a fin de que revoque la Resolución 941838 y ordene el rechazo de la solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo). 6.

El 11 de abril de 2014, El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito cumple con suspender el proceso y solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Mediante Oficio 1-S-TDCA-Nº1-MGA de 5 de enero de 2015 el Tribunal Distrital de los Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literales a), d) y e); y, 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A. Argumentos de la demanda: 7. Indaves Cia. Ltda. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Que es titular de las marcas INDAVES (denominativa), INDAVES (mixta) y del nombre comercial INDAVES (denominativo); los cuales gozan de notoriedad en la República del Ecuador. - En ese sentido, refiere que el nombre comercial DINAVES (denominativo) puede generar confusión entre el público consumidor, dada la vinculación de los productos y actividades protegidas por dicho nombre comercial y la marca INDAVES; lo cual provocaría que la empresa Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. se beneficie del prestigio de su marca.

B. Argumentos de la contestación a la demanda: 8. El Director Nacional de Propiedad Industrial señaló que la marca INDAVES y el nombre comercial DINAVES no pueden inducir a confusión al público consumidor, debido a que no existe similitud fonética, gramatical, auditiva ni visual entre ambas. 9. El Procurador del Estado sostuvo que el Oficio 941838 es un acto administrativo legítimo, pues, proviene de una autoridad competente y está ajustado a derecho. 10.

El Gerente General de Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. manifestó que extraprocesalmente tomó conocimiento del proceso judicial seguido en su contra, por lo que solicitó que se declare la nulidad del mismo. I. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d), e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Sin embargo, la solicitud de registro de nombre comercial se presentó el 30 de noviembre de 1993, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por lo tanto, este Tribunal interpretará de oficio los artículos 731 literales a), b) y d) y 1172                                                                                                                         1 Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o GACETA OFICIAL 12/06/2015 4 de 56       de la Decisión 313, así como la Disposición Transitoria Segunda3 de la Decisión 344.

II. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. La norma comunitaria en el tiempo. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Reglas para el cotejo de signos. 3. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 4. Nombre comercial. Ámbito de su protección. 5. Palabras genéricas y de uso común (AVES).

La marca débil. 6. Signos notorios. 7. Conexión competitiva entre las actividades que pretende distinguir el nombre comercial solicitado y los productos que distingue la Clase 29. III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 12. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, la solicitud de registro del signo DINAVES (denominativo) se presentó el 30 de julio del 1993, cuando la normativa vigente en ese momento era la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que la Decisión 344 se aplicó recién a partir del 1 de enero de 1994.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 13. Dentro del Proceso 69-IP-2010 de 23 de junio de 2010, este Tribunal tuvo la oportunidad de señalar lo siguiente: 14. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.

En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución y, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(…) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; 2 3 (…) Artículo 117.- Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir. Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro.

Disposición Transitoria Segunda.- La presente Decisión se aplicará en los Países Miembros a partir del 1 de enero de 1994. GACETA OFICIAL 12/06/2015 5 de 56       15. Por lo que, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la oficina nacional competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de marcas. 16.

Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”4. 17.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. 18. Apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica”.

Por ello, “En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos (…) el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor (…)”5. 19.

En el presente caso, la solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo) se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde al Juez Consultante aplicar dicha norma al caso concreto.

2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN. REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS. 20. La empresa Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. presentó solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo) para identificar actividades de importación, exportación, compra, venta y distribución de toda clase de aves y huevos; maquinaria, equipo y herramientas para la industria avícola; productos de uso medicado, vitamínico, veterinario y balanceados para aves y animales en general.

Por su parte, la empresa Indaves Cia. Ltda. presentó oposición contra la mencionada solicitud de registro sobre la base del registro de las marcas INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) y del nombre comercial INDAVES (denominativo) alegando riesgo de confusión entre los signos confrontados. 21. En el trámite del Proceso 53-IP-2004, este Tribunal emitió la Interpretación Prejudicial de 16 de junio de 2004, en la cual indicó:                                                                                                                         4 5 Proceso 38-IP-2002, Marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC, publicado en la Gaceta Oficial 845 de 1 de octubre de 2002.

Proceso 74-IP-2003, Marca: A+GRÁFICA, publicado en la Gaceta Oficial 995 de 9 de octubre de 2003. GACETA OFICIAL 12/06/2015 6 de 56       “Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, son impedimentos que en definitiva derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad.

La confundibilidad con signos idénticos o semejantes: La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error", conforme así lo estableció, en su oportunidad, el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, objeto de la presente interpretación prejudicial.

La confusión puede producirse en tres aspectos: el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico, resultando en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, el profesor OTAMENDI señala que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas.

Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”6. En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea.

Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia. Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. En todo caso, determinar si entre dos signos existe confusión que pudiera darse por el uso de los mismos, es un hecho que no está sujeto a disposiciones legales, admitiéndose para ese propósito, la decisión de la administración o del juzgador, a quienes les corresponde proceder en armonía con los criterios expuestos, mediante actuaciones en ningún caso arbitrarias y, apoyadas, complementariamente, con las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad”.

Cabe indicar además, que según la Teoría de la Neutralización, en principio, no hay similitud cuando se trata de productos diferentes7.                                                                                                                         6 7 Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 153.

Véase, por ejemplo, el caso Picasso c. Picaro (DaimlerChrysler AG), sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) de 12 de enero de 2006, asunto C-361/04 P, §23: “A continuación, en los apartados 56 y siguientes de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció sobre la impresión de conjunto producida por estos signos y, al término de una apreciación de hecho que no corresponde al Tribunal de Justicia controlar en el marco de un recurso de GACETA OFICIAL 12/06/2015 7 de 56       22.

Asimismo, dentro del Proceso 50-IP-2009 de 7 de mayo de 2009, este Tribunal señaló lo siguiente: “Riesgo de confusión: directa e indirecta El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: ‘(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos’8. Resulta importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: ‘La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)’9.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Reglas para el cotejo de signos Asimismo, con ocasión del Proceso 21-IP-2013 de 15 de marzo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         8 9 casación a falta de alegación alguna relativa a la desnaturalización de los hechos, llegó a la conclusión de que existía un efecto neutralizador de las similitudes visuales y fonéticas debido al carácter particularmente destacado y evidente de la diferencia conceptual observada en el caso de autos.

De este modo, el Tribunal de Primera Instancia tuvo en cuenta, especialmente, en el marco de su apreciación global del riesgo de confusión y según se desprende del apartado 59 de dicha sentencia, el hecho de que el grado de atención del público relevante es particularmente elevado en el caso de productos como los automóviles”. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, Marca: “CHILIS y diseño”.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1089, de 5 de julio de 2004, Marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al Proceso 18-IP-98, G.O.A.C. 340, de 13 de mayo de 1998, Marca “US TOP”). GACETA OFICIAL 12/06/2015 8 de 56       La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: 3. − La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca.

Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. − En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. − Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación. − Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 23. En el presente caso, Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C. presentó solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo). La sociedad Indaves Cia. Ltda. interpuso oposición sobre la base del registro de las marcas INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) y del nombre comercial INDAVES (denominativo) alegando riesgo de confusión entre los signos confrontados.

Por lo tanto, es preciso tratar la comparación entre signos denominativos, así como la comparación entre signos denominativos y mixtos. 24. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 25. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: “LOREX”, publicado en la Gaceta Oficial 1185 de 12 de abril de 2005.

“( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. GACETA OFICIAL 12/06/2015 9 de 56       “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”10. 26. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”11.

Comparación entre signos denominativos y mixtos 27. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre signos denominativos y mixtos debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”12.

En consecuencia, si en el signo comparado predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el mismo predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 28.

En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos confrontados sobre la base de los criterios esgrimidos en la presente ponencia. 4. NOMBRE COMERCIAL. ÁMBITO DE SU PROTECCIÓN. 29. En el presente caso, Indaves Cia. Ltda. presentó demanda ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo a fin de que revoque la Resolución 941838 y ordene el rechazo de la solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo) sobre la base del riesgo de confusión con las marcas INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) y del nombre comercial INDAVES (denominativo). 30.

Dentro del Proceso 148-IP-2013 de 11 de septiembre de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente:                                                                                                                         10 11 12 Fernández Novoa, Carlos.

“Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984, pp. 199 y ss. Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821, de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. GACETA OFICIAL 12/06/2015 10 de 56       “El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica por cuya razón, se debe tener presente que un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a una marca registrada, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será registrable.

En consecuencia, se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a una marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una marca o un nombre comercial anteriormente registrados o solicitados para registro. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre un nombre comercial registrado y una marca solicitada será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.

Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca: ‘[P]ara ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos de marcas, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara’ (Proceso 6-IP-2008, marca: MEGACAUCHO, publicado en la Gaceta Oficial 1623 de 27 de mayo de 2008, citando al Proceso 3IP-98, marca: BELLA MUJER, publicado en la Gaceta Oficial 338 de 11 de mayo de 1998).

El artículo 117 de la Decisión 313 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado13. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial.                                                                                                                         13 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos comerciales, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial. GACETA OFICIAL 12/06/2015 11 de 56       31. Dentro del reciente Proceso 75-IP-2013 de 24 de julio de 2013, este Tribunal ha indicado lo siguiente: “(…) De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: ‘El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro’ (Proceso 23-IP-2011, marca CONCHITA, publicado en la Gaceta Oficial 1964 de 13 de julio de 2011, citando al Proceso 45-IP-98, marca: IMPRECOL, publicado en la Gaceta Oficial 581 de 12 de julio de 2000).

Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derechos. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

GACETA OFICIAL 12/06/2015 12 de 56       La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

(…)”. 32. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos identificados con el nombre comercial, entre otros. 33. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 34.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si el nombre comercial INDAVES (denominativo) alegado por la demandante ha sido usado de manera real y efectiva en el mercado con anterioridad a la solicitud de registro presentada por Dinaves Distribuidora Nacional de Aves S.C.

5. PALABRAS GENÉRICAS Y DE USO COMÚN (AVES). LA MARCA DÉBIL. 35. Se interpretará el tema de las palabras genéricas y de uso común en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de que los signos confrontados comparten la palabra genérica y de uso común “AVES”. 36. Al respecto, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de prefijos, sufijos, raíces o terminaciones genéricas o de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. 37.

Al efectuar el examen comparativo en esta clase de signos, no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas o de uso común, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.

En el caso de las palabras genéricas o de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca. 38. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro, descarta que palabras, partículas, prefijos o sufijos, genéricos o comunes que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular, porque al ser esos vocablos genéricos o usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos.

GACETA OFICIAL 12/06/2015 13 de 56       La marca débil: 39. Ahora bien, todo signo puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. 40.

Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de marcas sirvan para distinguirlo claramente del otro”.

Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”14 (lo subrayado es nuestro). 41. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”15 (lo subrayado es nuestro). 42. El Juez Consultante deberá determinar si “AVES” es una palabra genérica o de uso común. De tratarse de una palabra genérica o de uso común, se entenderá que es una marca débil.

En la determinación del riesgo de confusión entre signos débiles, el elemento dominante será, en principio, la partícula yuxtapuesta que no es genérica ni de uso común16. 6. SIGNOS NOTORIOS. 43. En el presente caso, Indaves Cia. Ltda. refiere que es titular de las marcas INDAVES (denominativa), INDAVES (mixta) y del nombre comercial INDAVES (denominativo); los cuales gozan de notoriedad en la República del Ecuador.

Por ende, el Tribunal estima necesario referirse al tema de los signos notorios. 44. Al respecto, dentro del Proceso 50-IP-2009 de 7 de mayo de 2009, este Tribunal expuso lo siguiente: El Tribunal señala que la marca notoria es aquélla en la que concurren, entre otros, los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento                                                                                                                         14 15 16 Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas De las Cuevas, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, pp. 78 y 79.

Otamendi, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial Lexis Nexis Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002, pp. 191 y 192. En ese sentido, véase, por ejemplo, el caso Life c. Thomson Life, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de octubre de 2005, asunto C-120/04. GACETA OFICIAL 12/06/2015 14 de 56       de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”17. El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”18. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”19.

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien la alega. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”20. 45. En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega.

La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido:                                                                                                                         17 18 19 20 Fernández Novoa, Carlos;

“Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, Ob cit., p. 32. Otero Lastres, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243. Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 231, de 17 de octubre de 1996, Marca: LISTER. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. GACETA OFICIAL 12/06/2015 15 de 56       46. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado al signo notoriamente conocido por sus atributos de ´difusión` y de ´reconocimiento` logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican.

La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. 47. El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad.

Lo hace estableciendo la prohibición, como ha sido dicho al inicio, para la inscripción de signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquéllos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”. 48.

Asimismo, la protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. 49. La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registrados como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 73), en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. 50.

Dentro del Proceso 109-IP-2007, este Tribunal señaló: “En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones, ya que esto determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el País en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad.

De lo anterior se desprende que, a pesar de que el signo no sea notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, si es notorio en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de especial protección. Además, se protegerán las marcas notorias siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Es decir, que el signo sea notorio en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, pero que otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina. La marca notoria obtiene su protección aunque no esté registrada en el País en donde se pretende registrar un signo semejante o similar a la misma.

GACETA OFICIAL 12/06/2015 16 de 56       Y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen las marcas en el mercado, la Decisión 313, a diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos.

Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. La doctrina se ha referido, en general, a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario”. 51.

Sobre los distintos riesgos en el mercado, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”21. 52. Si bien en la Decisión 313 no se consagra una protección tan diferenciada en relación con los diversos tipos de riesgo, analizando el contenido de las normas que establecen la protección del signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal como en el ámbito registral, se encuentra que el marco de dicha normativa sí se halla protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, tal como se verá a continuación. 53.

Al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 73, que no se pueden registrar como marcas signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. 54.

En relación con la marca notoria, tampoco dispone, específicamente, como sí lo hace la Decisión 486, su protección contra los riesgos de uso parasitario y de dilución. No                                                                                                                         21 Proceso 109-IP-2007.

Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007. GACETA OFICIAL 12/06/2015 17 de 56       hace esta diferenciación, pero consagra una protección ampliada al establecer en el literal d) del artículo 73 que no se pueden registrar como marcas signos que “constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos”. 55.

En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión y asociación en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Confusión con la marca notoriamente conocida: 56. El literal e) del mismo artículo 73, determina, por su parte, que no podrán registrarse como marca los signos que “sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro”. 57.

En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este ámbito, así mismo, con la mayor precisión posible. 58.

La Autoridad Nacional Competente o el Juez, en su caso, deberá establecer, con base en las pruebas aportadas por quien pide el reconocimiento de la calidad de marca notoria, tal situación y, por ende, la protección especial que de ella se deriva, si dicha marca tiene o no los atributos de notoriedad. 59. Con relación a la independencia de la clase internacional respecto de los productos o de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, de aquéllos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador. 60.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. 61. La Decisión 313 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 94, literal d), se establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio “un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca”.

GACETA OFICIAL 12/06/2015 18 de 56       62. De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión, asociación y dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. 63.

Este Órgano Jurisdiccional ha expresado que “de conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: - La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. - Uno de los principios que gobiernan del derecho de marcas es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. - Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 94, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. 64. Lo anteriormente expuesto quiere decir que debe interpretarse los literales d) y e) del artículo 73 en armonía con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida.

Por lo anterior, el Juez Nacional o la oficina nacional competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 73 literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva”22. 65.

A pesar de que el riesgo de dilución ha estado aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 94 literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada. 66.

El Juez Consultante debe determinar si las marcas opositoras INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) son marcas notorias y si el nombre comercial INDAVES (denominativo) es un signo notorio, a fin de determinar el alcance de su protección. Debe tenerse en cuenta que la carga de la prueba recae sobre quien alega la notoriedad. De no probarse la notoriedad alegada, el Juez Consultante deberá analizar la conexión competitiva.                                                                                                                         22 Proceso 109-IP-2007.

Marca mixta: LOMA´S. Sentencia de 4 de diciembre de 2007. GACETA OFICIAL 12/06/2015 19 de 56

7. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS ACTIVIDADES QUE PRETENDE DISTINGUIR EL NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO Y LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUE LA CLASE 29. 67. Debe determinarse la existencia de conexión competitiva entre las actividades que pretende proteger el nombre comercial solicitado y los productos que distingue la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza23.

En el presente caso, el nombre comercial solicitado a registro pretende distinguir: “actividades de importación, exportación, compra, venta y distribución de toda clase de aves y huevos; maquinaria, equipo y herramientas para la industria avícola; productos de uso medicado, vitamínico, veterinario y balanceados para aves y animales en general”. 68.

Dentro del Proceso 116-IP-2013 de 21 de junio de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “(…) Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios y entre los servicios. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos y servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos y servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos y servicios enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de un servicio, o que sin un producto no puede utilizarse otro servicio, es decir, que los productos y servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.24 Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su                                                                                                                         23 24 Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Fernández Novoa, Carlos, Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 12/06/2015 20 de 56       conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes.

Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”25.

(…)”. 69. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE En el caso de autos, la solicitud de registro del nombre comercial DINAVES (denominativo) se presentó durante la vigencia de la Decisión 313, por lo que corresponde al Juez Consultante aplicar dicha norma al caso concreto.                                                                                                                         25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL 12/06/2015 21 de 56       SEGUNDO: Un signo puede ser registrado si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos por el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 72 y 73 de la mencionada Decisión. El Juez Consultante debe tener en cuenta que las condiciones o requisitos que debe reunir un signo para ser registrable se encuentran previstos en el artículo 71 de la Decisión 313, sin que resulten aplicables los de novedad u originalidad, que se encontraban contemplados en la normativa anterior, la Decisión 85.

TERCERO: Según el artículo 73 de la Decisión 313, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

CUARTO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el nombre comercial DINAVES (denominativo) y las marcas registradas INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) y el nombre comercial INDAVES (denominativo), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

QUINTO: El Juez Consultante debe determinar si la palabra ‘AVES’ es genérica o de uso común. De tratarse de una palabra genérica o de uso común, se entenderá que es una marca débil, de conformidad con lo desarrollado en la presente ponencia.

SEXTO: El artículo 73 literal d) de la Decisión 313, al igual que establece protección especial para la marca notoria, lo hace también respecto de todos los otros signos que acrediten esa calidad, pues al no excluirlos, amplía la esfera protectora para el consumidor y para el titular del signo notorio. No se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro conforme se establece en el artículo 73 literal e) de la Decisión 313 interpretada.

El Juez Consultante debe determinar si las marcas opositoras INDAVES (denominativa) e INDAVES (mixta) son marcas notorias, teniendo en cuenta que quien alega la notoriedad, debe probarla.

SÉPTIMO: De no probarse la notoriedad alegada de los signos opositores, el Juez Consultante deberá analizar la conexión competitiva según los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación GACETA OFICIAL 12/06/2015 22 de 56       prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Patricio Peralvo Mnedoas PRESIDENTE SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 5-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 116 literal b) de la misma Decisión. Diseño industrial: “SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL”. Actora: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA. Proceso interno 06849-2011-0-1801-JR-CA-11. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 29 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 6849-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 13 de enero de 2015, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 6849-2011-0-1801JR-CA-11.

GACETA OFICIAL 12/06/2015 23 de 56       El Auto de 20 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. Los hechos relevantes señalados por el consultante.

I.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. Partes en el proceso interno: Demandante: DIONE KATIUSHKA CONCHA GARCÍA Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: COLGATE PALMOLIVE COMPANY B. Hechos: 1. El 28 de agosto de 2009, Colgate-Palmolive Company solicitó a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual el registro del diseño industrial CEPILLO DENTAL, reivindicando prioridad extranjera en función a la solicitud 29/331,929 presentada el 5 de febrero de 2009 en Estados Unidos de América. 2.

El 3 de noviembre de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título del diseño solicitado por el de SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL. 3. El 25 de noviembre de 2009, se efectuó la publicación de la solicitud en el diario oficial El Peruano. 4. El 30 de diciembre de 2009, Dione Katiushka Concha García formuló oposición al diseño solicitado señalando que éste carece de novedad, pues, constituye una forma usual en el mercado de cepillos dentales. 5.

Mediante Resolución 111-2010/CIN-INDECOPI de 14 de diciembre de 2010, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del diseño industrial para SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL. 6. Dione Katiushka Concha García formuló recurso administrativo de apelación y mediante Resolución 2605-2011/TPI-INDECOPI de 21 de noviembre de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual confirmó lo resuelto en la resolución apelada que otorgó el registro del diseño industrial solicitado.

GACETA OFICIAL 12/06/2015 24 de 56       7. El 21 de diciembre de 2011, Dione Katiushka Concha García presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2605-2011/TPI-INDECOPI, ante el Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado que resolvió, mediante sentencia de 29 de enero de 2014, declarar infundada la demanda. 8.

Dione Katiushka Concha García presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial. 9. La segunda instancia judicial cumplió con suspender el proceso y solicitó la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para que se aclare lo siguiente: - Cómo debe analizarse e interpretarse el requisito de novedad de un diseño industrial. - Cómo deben analizarse las diferencias secundarias.

C. Fundamentos jurídicos de la demanda 10. La señora Dione Katiushka Concha García presentó escrito de demanda en el que expone que: − Que el diseño industrial SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL no cumple con el requisito de ser nuevo, ya que constituye una forma usual que no presenta diferencias con los cepillos dentales que se encuentran en el mercado, por lo que no satisface los requisitos de registrabilidad. − Asimismo, señala que el Informe Técnico en el que se fundamentó la Resolución 2605-2011/TPI-INDECOPI exalta las mínimas diferencias existente entre el diseño solicitado y los demás cepillos dentales que se encuentran en el mercado, sin tener en cuenta que las semejanzas existentes son más frecuentes e importantes.

D. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda 11. El INDECOPI, contestó la demanda manifestando que: − El diseño industrial SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL sí cumple con el requisito de novedad, al no haberse encontrado en el estado de la técnica cuando Colgate Palmolive-Company solicitó su registro; por lo que la afirmación de la demandante respecto a que no se ha tomado en cuenta que el diseño solicitado no es nuevo resulta infundada. − La demandante no aportó prueba alguna que acredite los fundamentos de su oposición en la instancia administrativa y de su demanda, por lo que considera que debe ser desestimada la demanda.

E. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado 12. La sociedad COLGATE PALMOLIVE COMPANY, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda señalando: 1. Que la demandante no ha presentado prueba alguna que respalde su afirmación de que el diseño SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL no es novedoso.

GACETA OFICIAL 12/06/2015 25 de 56       F. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia 13. Mediante sentencia de 29 de enero de 2014 se declaró infundada la demanda, debido a que: - El diseño industrial solicitado por Colgate-Palmolive Company cumple con el requisito de novedad, ya que presenta elementos característicos que permiten su diferenciación. - La demandante no aportó pruebas susceptibles de apreciación técnica y de relevancia para el análisis del requisito de novedad.

G. Fundamentos jurídicos del recurso de apelación 14. La señora Dione Katiushka Concha García presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. II. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 1131 y 1152 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 116 literal b)3 de la misma normativa. A. Cuestiones a interpretar 14. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro. 2. La novedad como requisitos de registrabilidad de diseños industriales.

Las diferencias secundarias. 3. Formas usuales de los productos. Comparación entre diseños industriales. B. Análisis de las cuestiones a interpretar 1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro 15. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que el proceso interno versa sobre la solicitud de registro del diseño industrial SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL.                                                                                                                         1 2 3 “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

“Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones”. “Artículo 116.- No serán registrables: (…) b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, (…)”.

GACETA OFICIAL 12/06/2015 26 de 56       16. El artículo 113 de la Decisión 486 considera como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 17.

La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”. (Proceso 71-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. 1235 de 23 de agosto de 2005, Diseño Industrial: BLOQUE DE CONEXIÓN). 18. Por lo que, tomando el concepto del artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, sólo deberán poseer una finalidad estética, dado que si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial.

En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. 19. Otero Lastres señala que “el modelo industrial es un bien inmaterial consistente en una creación de forma que se distingue de los objetos en los que se materializa. Estos objetos materiales se dividen, asimismo, en la obra originaria o primera plasmación de la creación de forma en un objeto material y en las sucesivas reproducciones que se reproducen a partir de la primera obra originaria” (Otero Lastres, José Manuel.

El modelo industrial, Montecorvo, Madrid, 1977)”. 20. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a los diseños industriales como “el derecho garantizado (…) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño” (DISEÑO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en Doc.

WIPO, Publication 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229). 21. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “De esta manera, se puede concluir que si una creación de forma que cumple una función técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma no pudiera ser separada, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad.

Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial”.

(Proceso 135-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1585 de 13 de febrero de 2008, marca: ENVASE CARACTERÍSTICO gráfico. Jurisprudencia recalcada en los procesos 150-IP-2011, 122-IP-2012, 140-IP-2013, entre otros). GACETA OFICIAL 12/06/2015 27 de 56       Requisitos y efectos del registro 22. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal, “La esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial.

En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo.” (Proceso 55-IP2002, publicado en la G.O.A.C. 821 del 1 de agosto de 2002). 23. Una vez reconocido por la Ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el artículo 129 de la Decisión 486: “El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial”. 24.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad, sobre la base del artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. 25. Por otra parte, el artículo 116, contiene las causales que impiden el registro de un diseño industrial, las cuales se resumen en: a. Protección de la moral y el orden público. Esta causal prohíbe el registro de un diseño industrial, cuya explotación comercial en el País Miembro donde se lo solicita, sea considerado un agravio a la moral y al orden público, es decir, la norma precautela y protege la moral y el orden público.

Esta causal resulta ser tan importante, que la explotación comercial del diseño industrial solicitado, no será considerado contrario a la moral o al orden público, únicamente por el hecho de que exista disposición legal, o en su caso administrativa, que prohíba o que regule dicha explotación. b. Consideraciones de orden técnico. Igualmente, no serán registrables los diseños industriales cuando no exista ningún aporte del diseñador en los diseños cuya apariencia estuviera dada: 1.

Por consideraciones de orden técnico; y, 2. Porque la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. El tema será desarrollado en un acápite posterior. c. La forma que permita que el producto sea montado mecánicamente o conectado con otro producto. Como tercera causal de irregistrabilidad, tenemos a los diseños industriales, que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

GACETA OFICIAL 12/06/2015 28 de 56       Esta prohibición acepta como excepción cuando se trate de productos donde el diseño constituya una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. 26. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que son transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.

La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea4 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos.

Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto                                                                                                                         4 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.).

En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica. GACETA OFICIAL 12/06/2015 29 de 56       exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) 2.

Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002).

La novedad como requisito de registrabilidad de diseños industriales. Las diferencias secundarias. 27. La demandante señaló que el diseño industrial solicitado no cumple con los requisitos para ser registrado y que, básicamente, no cumple con el requisito de novedad ya que constituye una forma usual en el mercado para los cepillos dentales.

Igualmente manifiesta que únicamente presenta diferencias secundarias respecto a los cepillos de dientes que se encuentran en el mercado. 28. Respecto de estas afirmaciones, el INDECOPI manifiesta que la parte demandante no presentó ninguna prueba que demuestre que el diseño industrial solicitado constituye una forma usual en el mercado. 29.

Por su parte, el tercero interesado señala que el diseño industrial solicitado cuenta con el requisito de novedad. Finalmente, el Juez consultante también tiene dudas al respecto, las cuales serán respondidas a continuación. 30. El problema jurídico central del proceso interno es determinar si el diseño industrial solicitado SET DE CERDAS PARA CEPILLO DENTAL cumple con el requisito de novedad, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema.

El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. Como se dijo precedentemente, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias segundarias respecto diseño industrial. 31. Para determinar la novedad de un diseño industrial, la doctrina establece los siguientes criterios: GACETA OFICIAL 12/06/2015 30 de 56       (1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;

(2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (OTERO LASTRES en “Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriales” Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss.): En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica5 a nivel mundial.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial6, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(…) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”7. 32. El artículo 115 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio. 33.

El Tribunal ha señalado: “A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado.

Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado.

Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo.

En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado.                                                                                                                         5 6 7 Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.

Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”. Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359. GACETA OFICIAL 12/06/2015 31 de 56       El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado”.

(Proceso 99-IP-2012, publicado en la G.O.A.C. 2138 de 18 de enero de 2013, marca tridimensional: EXHIBIDOR DE CHUPETAS). Las diferencias secundarias 34. En el proceso interno, el INDECOPI manifiesta que las variaciones que presenta el diseño industrial solicitado SET DE CUERDAS PARA CEPILLO DENTAL respecto al diseño industrial CEPILLO DE DIENTES son secundarias, por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 35.

El citado artículo 115 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 36. Al respecto, el Tribunal ha señalado: “En este sentido, para establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá compararse la impresión en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias. 37.

Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales.

En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. 38. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales” (Proceso 71IP-2005, ya citado). 3.

Formas usuales de los productos. Comparación entre diseños industriales. 39. El Tribunal aplicará a este caso las disposiciones establecidas en la interpretación prejudicial 87-IP-2010, de 11 de noviembre de 2010, marca tridimensional: “EXHIBIDOR DE CHUPETAS”. “Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las GACETA OFICIAL 12/06/2015 32 de 56       formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves.

Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1224 de 2 de agosto de 2005). 40. La Decisión 4868 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial9. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. 41.

Las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto. 42.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Si bien la anterior providencia hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada.

Los criterios son los siguientes: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las                                                                                                                         8 9 En el artículo 113 cuando establece: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.

(…)”. La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo.

El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor. Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente.

En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura. GACETA OFICIAL 12/06/2015 33 de 56       causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal ( )’. (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731).

(Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. (Proceso 23-IP-1998. Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 379 de 27 de octubre de 1998). 38. El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. 39.

Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular. 40.

En este sentido, para la comparación entre diseños industriales se aplicará lo dispuesto para la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial, la cual indica que deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar.

En tal comparación, como se anotó, no se debe tener en cuenta los elementos accesorios. EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: Se considera como diseño industrial a la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma GACETA OFICIAL 12/06/2015 34 de 56       externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

SEGUNDO: Para que un diseño industrial sea registrable, además de ser novedoso, no debe encontrarse incurso en los impedimentos al registro determinados en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: Un diseño industrial es nuevo cuando implique un cambio en la forma del producto al que se aplique, dotándolo de una apariencia distinta a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

CUARTO: Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con diferencias sustanciales deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética.

QUINTO: Corresponde al Juez consultante, examinar el caso concreto y determinar si la forma del set de cerdas dispuestas sobre el cepillo dental le dan una apariencia diferente al diseño solicitado otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno 06849-2011-0-1801-JR-CA-11.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 12/06/2015 35 de 56       PROCESO 6-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal b), y 137 de la norma mencionada; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Actor: CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. Marca: “AGUA MINERAL SANTA CRUZ” (mixta).

Expediente Interno: 3922-2011-0-1801-JRCA-04. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 29 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. VISTOS: El Oficio 3922-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 13 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 3922-2011-0-1801-JR-CA-04.

El Auto de 20 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ Tercero Interesado: INDUSTRIA TUXA SANTA CRUZ S.A.C. 2. Hechos: 1. El 29 de enero de 2007, Donanciano Garriazo Chalco (Perú) solicitó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual la nulidad del registro de la marca de producto AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixta), que distingue productos de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 7 de marzo de 2007, Corporación Industrial Santa Cruz S.A. absolvió el traslado de la acción señalando que los productos que distingue la marca cuya nulidad se GACETA OFICIAL 12/06/2015 36 de 56         pretende no guardan vinculación alguna con los productos que distingue la marca registrada a favor de la accionante. 3.

El 23 de julio de 2009, Industria Tuxa Santa Cruz S.A.C. señaló que había adquirido los derechos sobre la marca SANTA CRUZ inscrita bajo los Certificados 3866, 117566 y 125169, considerándola en adelante, como accionante de la solicitud de nulidad. 4. Mediante Resolución 2458-2009/CSD-INDECOPI de 4 de septiembre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad interpuesta

5. INDUSTRIA TUXA SANTA CRUZ S.A.C. formuló recurso administrativo de apelación. 6. Mediante Resolución 805-2011/TPI-INDECOPI de 13 de abril de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual revocó la resolución apelada, accedió a la solicitud presentada y declaró la nulidad del registro de la marca AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixta), al considerar que existía vinculación competitiva entre los productos que distinguen los signos mencionados. 7.

El 22 de julio de 2011, CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A., interpuso demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 805-2011/TPIINDECOPI. 8. Mediante sentencia de 23 de enero de 2014, el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado declaró infundada la demanda.

9. CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A., interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. 10. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima solicita interpretación prejudicial en los siguientes términos: “1. 3. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos de las Clases 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, distinguidos por signos semejantes”.

Argumentos de la demanda: 11. La demandante CORPORACIÓN INDUSTRIAL SANTA CRUZ S.A. señaló lo siguiente: - Que el signo conformado por la denominación AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixta) no afecta los derechos de Industria Tuxa Santa Cruz S.A.C. sobre la marca y el nombre comercial SANTA CRUZ (denominativa), pues, tales signos distinguen productos de clases diferentes, por lo que considera que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual no ha tomado en cuenta que el hecho de que los signos en conflicto guarden cierta aproximación, no implica que los signos no puedan ser plenamente distinguibles por el público consumidor. - El signo Agua Mineral Santa Cruz distingue “aguas minerales” de la Clase 32 y de ninguna manera se confunde con el signo Santa Cruz de la Clase 29.

Dichos GACETA OFICIAL 12/06/2015 37 de 56         signos pertenecen a distinta clasificación: uno dedicado a agua mineral y el otro a hamburguesas. - Asimismo, sostuvo que la utilización de un signo por parte de una sociedad para distinguir determinado producto no debe ser obstáculo para que otra sociedad puede utilizar algún término de dicho signo para distinguir un producto diferente, en tanto no se puede otorgar el monopolio sobre una palabra que puede ser utilizada con frecuencia para distinguir productos. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 12. El demandado INDECOPI contestó la demanda de la siguiente manera: - - Que las clases de la Clasificación Internacional de Niza no determinan la existencia de riesgo de confusión entre dos signos, por lo que la eventualidad de que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios de clases distintas, constituye un hecho irrelevante.

Refiere, además, que la vinculación o conexión competitiva es una categoría jurídica que implica una relación entre productos o servicios, la cual se produce en el mercado y es susceptible de generar confusión en el público consumidor. Asimismo, señala que se encuentra acreditado que TUXA SANTA CRUZ utilizaba el nombre comercial EMBUTIDOS TUXA SANTA CRUZ para distinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización de hamburguesas, chorizo, jamón del país, chicharrón de prensa y papas fritas de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, advirtiéndose que algunos de los productos comercializados a través del nombre comercial estaban identificados con las marcas SANTA CRUZ o TUXA, lo que demuestra una coincidencia entre el nombre comercial utilizado y las marcas que identifican los productos que se venden a través de dicho nombre comercial. 13.

En los documentos remitidos por el Juez Consultante no obra la contestación a la demanda presentada por Industria Tuxa Santa Cruz S.A.C., por lo que no es posible señalar cuáles han sido los argumentos de su contestación. 5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia: 14. El Juzgado declaró infundada la demanda por considerar que: las denominaciones que conforman la marca y el nombre comercial SANTA CRUZ (denominativa) de Industria Tuxa Santa Cruz S.A.C. y la marca AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixta) de Corporación Industrial Santa Cruz S.A. son idénticas por lo que generan el mismo impacto sonoro, pues, si bien la marca registrada a favor de Corporación Industrial Santa Cruz S.A. contiene elementos figurativos que producen un impacto visual de conjunto diferente, existe identidad fonética entre ambos signos; lo cual resulta suficiente para determinar que existe riesgo de confusión entre ellos, aunado a la vinculación competitiva de los productos que ambos signos distinguen. 6.

Argumentos del recurso de apelación: 15. Corporación Industrial Santa Cruz S.A. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial al considerar que no contenía una adecuada motivación ni solidez doctrinaria, toda vez que no se ha analizado el riesgo de asociación indirecta entre los productos que distinguen los signos distintivos bajo análisis.

GACETA OFICIAL 12/06/2015 38 de 56         B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 16. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada; y, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literales a), b) y g), 136 literal b), y 137 de la Decisión 4861.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. El riesgo de confusión directa, el riesgo de confusión indirecta y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. 2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 3. La protección del nombre comercial. 4.

Conexión competitiva entre las Clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Actos de competencia desleal. El aprovechamiento indebido de la reputación ajena. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTO, RIESGO DE CONFUSIÓN INDIRECTO Y RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 17. En el presente caso, DONANCIANO GARRIAZO CHALCO solicitó la nulidad del registro de la marca de producto AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixta), que distingue productos2 de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo Certificado 117916 a favor de Corporación Industrial Santa Cruz S.A. La demandante absolvió el traslado de la acción señalando que los productos que distingue la marca cuya nulidad se pretende no guardan vinculación alguna con los                                                                                                                         1 2 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

La Clase 32 comprende principalmente las bebidas sin alcohol, así como las cervezas. GACETA OFICIAL 12/06/2015 39 de 56         productos3 que distingue la marca registrada a favor de la accionante. Precisó que el registro de la marca cuestionada fue otorgado luego de un largo procedimiento administrativo, donde se cumplieron todas las formalidades de ley.

Agregó que para obtener el registro de la marca AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixta) no ha mediado la mala fe. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud: 18. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.4 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la                                                                                                                         3 La Clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal preparados para su consumo o conservación, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos.

Esta clase incluye en particular: las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; los cereales preparados para la alimentación humana (por ejemplo: copos de avena o de otros cereales). 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 12/06/2015 40 de 56         o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, riesgo de confusión indirecta y riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.5 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.6 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los                                                                                                                         5 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/06/2015 41 de 56         productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.7 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.8 Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.                                                                                                                         7 8 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/06/2015 42 de 56         Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.9 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’10.

(…)”. 19. Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 20. En el presente caso, se debe proceder a la comparación entre la marca SANTA CRUZ (denominativa), registrada bajo Certificado 117566 a favor de Industria Tuxa Santa Cruz S.A.C., y entre el signo cuya nulidad se pretende AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixta), registrado bajo Certificado 117916 a favor de Corporación Industrial Santa Cruz S.A. Por tal motivo es necesario abordar el tema de la comparación entre marcas denominativas y mixtas.

Al respecto, se tomará en cuenta                                                                                                                         9 10 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 12/06/2015 43 de 56         lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’”11.

Comparación entre signos denominativos y mixtos: 21. El Juez Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 22. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.12 23.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 24.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”                                                                                                                         11 12 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. GACETA OFICIAL 12/06/2015 44 de 56         “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”13. 25.

En este orden de ideas, el juez consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados.

3. LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. 26. En el presente caso, se solicitó la nulidad del registro de la marca de producto AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixta), sobre la base del riesgo de confusión con la marca SANTA CRUZ que distingue productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y el nombre comercial SANTA CRUZ (denominativo) que distingue actividades económicas relacionadas con los productos de la Clase 2914 de la Clasificación Internacional de Niza. 27.

Dentro del Proceso 148-IP-2013 de 11 de septiembre de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva, pero relacionada con una actividad económica efectuada en un establecimiento comercial o industrial por cuya razón, se debe tener presente que un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a una marca registrada, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será registrable.

En consecuencia, se puede asumir que una causal de prohibición para otorgar el registro a una marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con una marca o un nombre comercial anteriormente registrados o solicitados para registro. Para establecer la existencia del riesgo de confusión entre un nombre comercial registrado y una marca solicitada será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos, servicios o actividad económica distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.                                                                                                                         13 14 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. La Clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados para su consumo o conservación. GACETA OFICIAL 12/06/2015 45 de 56         Además el Tribunal ha sostenido que, el nombre comercial en relación con una marca: ‘[P]ara ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada (…), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos de marcas, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara’ (Proceso 6-IP-2008, marca: MEGACAUCHO, publicado en la Gaceta Oficial 1623 de 27 de mayo de 2008, citando al Proceso 3IP-98, marca: BELLA MUJER, publicado en la Gaceta Oficial 338 de 11 de mayo de 1998).

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado15. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el Título XI de la Decisión 486. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. 28. Dentro del reciente Proceso 75-IP-2013 de 24 de julio de 2013, este Tribunal ha indicado lo siguiente: “(…) Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el                                                                                                                         15 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el Título XI de la Decisión 486. GACETA OFICIAL 12/06/2015 46 de 56         mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: ‘El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro’ (Proceso 23-IP-2011, marca CONCHITA, publicado en la Gaceta Oficial 1964 de 13 de julio de 2011, citando al Proceso 45-IP-98, marca: IMPRECOL, publicado en la Gaceta Oficial 581 de 12 de julio de 2000).

Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derechos. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

(…)”. GACETA OFICIAL 12/06/2015 47 de 56         29. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los productos identificados con el nombre comercial, entre otros. 30.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 31.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá verificar si la marca cuya nulidad se pretende, fue registrada con fecha posterior al primer uso del nombre comercial SANTA CRUZ del accionante y al registro de la marca SANTA CRUZ (denominativa).

4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 29, 30 Y 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 32. En el presente caso, Donanciano Garriazo Chalco solicitó la nulidad del registro de la marca de producto AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixta) de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante señaló que los productos que distingue su marca no guardan vinculación alguna con la marca SANTA CRUZ (denominativa), que distingue los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada a favor del accionante.

Asimismo, sostuvo que su marca no genera confusión con el nombre comercial SANTA CRUZ de la Clase 29, ya que uno distingue “agua mineral”, mientras que el otro actividades económicas relacionadas con “hamburguesas”. 33. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.16                                                                                                                         16 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos;

Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. GACETA OFICIAL 12/06/2015 48 de 56         Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al GACETA OFICIAL 12/06/2015 49 de 56         estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”17. 34.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos que distinguen las clases 29, 30 y 32 de la clasificación internacional. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la corte consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

5. MALA FE E INTENCIÓN DE PERPETRAR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 137 DE LA DECISIÓN 486. 35. De la revisión del expediente, se advierte que en sede administrativa, el Tribunal del Indecopi emitió pronunciamiento sobre la presunta mala fe de la Corporación Industrial Santa Cruz S.A., al registrar la marca AGUA MINERAL SANTA CRUZ y logotipo, alegada por la accionante, concluyendo que al no haberse acreditado la intención de perjudicar al accionante u obstruir sus actividades, no resultaba de aplicación lo dispuesto en el artículo 137 de la Decisión 486. 36.

Este Tribunal abordará el tema de la solicitud de registro de marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Para esto se determinará cuál es el ámbito y el campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, cuáles son los actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial.

Por último, cómo se estructura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 37. El Tribunal tomará como referencia el Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, donde se señaló lo siguiente: Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal: 38.

“Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial. 39. Cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada con la propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso, el goce y la protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria.

Los actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial. El concepto de la buena fe vinculado con la competencia desleal: 40. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que,                                                                                                                         17 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta). GACETA OFICIAL 12/06/2015 50 de 56         más bien, se brinda una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado con la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 41.

En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: - Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado. Es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado con la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. - En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”, es decir, con mala fe.

(Proceso 38-IP-98. Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419 de 17 de marzo de 1999). 42. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe comercial”. 43. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones”.18 “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”.19 44.

De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. 45. En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(publicidad engañosa, por ejemplo)”.20                                                                                                                         18 19 20 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8.

Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. NARVÁEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, 1971, p. 316. GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1992, p.

47. GACETA OFICIAL 12/06/2015 51 de 56         46. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: - Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 47.

El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal: “1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 1. Que el acto o la actividad sea indebido. 2.

Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción” (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del Proceso 26-IP-2008). 48.

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: - No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005.

Proceso N° 116- GACETA OFICIAL 12/06/2015 52 de 56         IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005). - La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. - Para catalogar un acto como desleal, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado.

Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: ”En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

(…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116IP-2004. Ibídem). 49.

En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. 50. Se debe entender por aseveración, “toda información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”21. 51.

El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal:                                                                                                                         21 “Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice.

Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición. GACETA OFICIAL 12/06/2015 53 de 56         52. El artículo 137 de la Decisión 486 establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. 53.

La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. 54. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar.

El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca.

Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca. 55.

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la oficina nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.

Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. 56. El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal”. 57. El Tribunal tomará como referencia el Proceso 54-IP-2013 de 24 de julio de 2013, donde se ha precisado lo siguiente: La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena: 58.

Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. El esfuerzo empresarial es un activo que se debe proteger para desarrollar adecuada y estructuralmente el mercado. 59.

La mencionada conducta desleal está dirigida a aprovecharse del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de una empresa.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. GACETA OFICIAL 12/06/2015 54 de 56         Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado. 60.

La corte consultante para establecer la posible conducta desleal en el marco del artículo 137 de la Decisión 486 debe determinar lo siguiente: - Posible práctica deshonesta: solicitud de registro de marca. - Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena.

Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal. 61. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. En tal sentido, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixto) y el signo SANTA CRUZ (denominativo), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

TERCERO: Según el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. Para establecer el riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá verificar si la marca cuya nulidad se pretende, fue registrada con fecha posterior al primer uso del GACETA OFICIAL 12/06/2015 55 de 56         nombre comercial SANTA CRUZ y al registro de la marca SANTA CRUZ (denominativa).

CUARTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas AGUA MINERAL SANTA CRUZ y SANTA CRUZ; así como, la posible conexión competitiva existente entre los productos que distingue la marca AGUA MINERAL SANTA CRUZ y el nombre comercial SANTA CRUZ, sobre la base de los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

QUINTO: La corte consultante debe determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta el registro del signo AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixto) se obtuvo para generar confusión con la marca SANTA CRUZ (denominativa), y con el nombre comercial SANTA CRUZ, con el objetivo de perjudicar al titular del derecho.

Además, para el caso particular es muy importante que la corte consultante determine: - Posible práctica deshonesta: solicitud de registro del signo AGUA MINERAL SANTA CRUZ (mixto). - Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena.

Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

GACETA OFICIAL 12/06/2015 56 de 56         Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (E) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú