PROCESO 095-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 45 de la Decisión 486 de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 30 y 46 de la misma Decisión. Patente de invención: PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR ALIMENTOS CONGELADOS.
Actor: Sociedad Sociedad DANISCO A/S. Proceso interno N°. 00241-2011-0-1801-JR-CA-07. Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].
VISTOS: El 8 de agosto de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú, relativa a los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 05546-2012-0-1801-JR- CA-08;
El auto del 28 de octubre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A.
ANTECEDENTES. Demandante: Sociedad NICOMED GMBH (sucesor procesal de ALTANA PHARMA AG. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Hechos. 1. El 4 de octubre de 2006, la sociedad DYNO NOBEL AS, solicitó la patente de invención para MÉTODO Y SISTEMA PARA SUMINISTRAR UN EXPLOSIVO DE EMULSIÓN, reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud 11/246,557 presentada en Estados Unidos de América el 13 de octubre de 2005, la cual consta de 41 reivindicaciones. 2.
El 6 de agosto de 2007 se publicó la solicitud en el Diario Oficial ‘El Peruano’ y no se presentaron oposiciones. 3. El 12 de diciembre de 2008, la empresa DYNO NOBEL AS señaló que la empresa DYNO NOBEL INC le transfirió los derechos sobre la solicitud. 4. De acuerdo a las Resoluciones que obran en expediente el examinador emitió los siguientes informes técnicos: a. Informe Técnico LPC N°. 04-2010 de 15 de febrero de 2010, donde el examinador estudió las 41 reivindicaciones presentadas con la solicitud, donde se concluyó que: - Las reivindicaciones 1 a 41 no cumplen con el requisito de ser claras según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
El 12 de julio de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS dio respuesta al Informe Técnico y presentó nuevo pliego con 42 reivindicaciones. b. Informe Técnico LPC N°. 04/2010/A de 18 de agosto de 2010, en el que examinador de patentes analizó el pliego de las nuevas 42 reivindicaciones y concluyó que: - Las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.
El 23 de agosto de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS dio respuesta al Informe Técnico adjuntando nuevo pliego con 42 reivindicaciones. c. Informe Técnico LPC N°. 33-2010/B, en el que examinador de patentes estudió las nuevas 42 reivindicaciones, concluyendo que: - Las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. 5.
Por Resolución Nº. 1238-2010/DIN-INDECOPI de 24 de septiembre de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente debido a que las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. 6. El 21 de octubre de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS interpuso recurso de apelación. 7.
El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 0789-2012/TPI-INDECOPI, de 14 de mayo de 2012, declaró caduca la solicitud de patente de invención. 8. El 17 de agosto de 2012, la sociedad DYNO NOBEL AS interpuso demanda contencioso administrativa. 9.
Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 29 de mayo de 2013, donde el Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 10. La sociedad ORICA NORWAY AS (antes DYNO NOBEL AS) interpuso recurso de apelación. 11.
La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, por Resolución número tres de 4 de marzo de 2014, suspendió el procedimiento y solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Fundamentos de la demanda. La sociedad DYNO NOBEL AS presentó demanda indicando: 12.
Como pretensión principal, la interpretación errónea del artículo 80 de la Decisión 486, relativo a la exigencia del pago de anualidades después de concluido el trámite de la solicitud de patente. Cita los siguientes hechos ocurridos al respecto: a. La solicitud de patente fue presentada el 4 de octubre de 2006, por lo que debían pagar la primera anualidad correspondiente al período 2009, 2010, el último día del mes de octubre de 2009 y mientras durara el trámite de la solicitud. b. El 1 de octubre de 2009, se pagó la tasa correspondiente a la anualidad 2009-2010. c. El 24 de septiembre de 2010, se emitió la Resolución 1238, mediante la cual se negó la solicitud de patente. d. Según la Resolución N°. 2432, emitida por el INDECOPI en otro caso, no correspondía el pago de la anualidad 2010-2011 ya que la Resolución N°. 1238 de 24 de septiembre de 2010 puso fin al trámite de la solicitud de patente antes del 31 de octubre de 2010.
El pago de una nueva anualidad debía habérsele notificado. e. Por lo que, al haber concluido el trámite de la solicitud no era necesario pagar otra anualidad, ya que dicho pago debe realizarse mientras dure el trámite. f. Posteriormente, el 21 de octubre interpusieron recurso de apelación, que al ser resuelto el INDECOPI consideró que el trámite de solicitud e patente sigue vigente con la interposición del recurso de apelación. 13.
Cita la Resolución N°. 2432-2008/TPI-INDECOPI que, manifiesta, constituye un hito procesal. 14. Cuestiona que no existe claridad respecto a cuando termina el trámite de una solicitud de patente, si en primera o en segunda instancia administrativa. 15. Como pretensión subordinada, afectación al debido procedimiento por la falta de notificación del tercer informe técnico. 16.
Afirma que la emisión de informes de expertos o peritos, artículo 46 de la Decisión 486, no puede reemplazar al examen de patentabilidad, artículo 45 de la Decisión 486, cuya competente corresponden al INDECOPI. 17. El INDECOPI basó la Resolución, que denegó la patente, en un informe técnico que nunca les fue notificado, impidiendo de esta manera que puedan pronunciarse al respecto. 18.
Recalca que el Informe Técnico que sirvió de base para emitir la Resolución impugnada le debió haber sido notificado para que de esta manera pueda ejercer su derecho de defensa. 19. Por lo tanto, debería declararse la nulidad del procedimiento hasta el momento en el cual se le debió notificar dicho informe. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.
El INDECOPI contesta la demanda y argumenta que: 20. La solicitud de patente ha caducado de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo, sin ser obligatorio para la administración emitir un requerimiento al solicitante de la patente. 21. El solicitante debe cumplir con el pago de las anualidades sin que medie requerimiento previo.
El demandante no cumplió con el pago de la anualidad 2010-2011. 22. Por lo que, la falta de pago de dicha anualidad produce la caducidad de la patente. 23. La cita de la jurisprudencia que realiza el demandante corresponde a supuestos distintos. 24. La notificación del tercer informe técnico no es obligatorio sino facultativo, por lo que la falta de notificación del mismo no afecta el debido procedimiento. 25.
El INDECOPI sólo tenía la obligación de notifica el primer Informe Técnico. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia manifiesta que: 26. La demandada debió cumplir con el pago de la anualidad 2010-2011 en vista a que el trámite no termina en la primera instancia administrativa. 27. No resulta aplicable la jurisprudencia citada, ya que corresponde a otros supuestos. 28.
Por lo que, la Resolución del INDECOPI se encuentra enmarcada dentro de la Ley, al declarar que opera la caducidad de pleno de derecho al no haberse pagado la anualidad 2010-2011. 29. Respecto a la notificación del tercer informe técnico, esta notificación es facultad discrecional de la Administración, de acuerdo a si considera o no que tal notificación servirá para el esclarecimiento de los hechos.
Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. 30. La sociedad ORICO NORWAY AS (antes DYNO NOBEL AS), presentó recurso de apelación, en el que argumentó: 31. Falta de motivación de la Sentencia. 32. Reafirma los criterios esgrimidos en su demanda respecto al pago de las anualidades y a la falta de notificación del Informe Técnico LPC 33-2010/B. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. 33.
No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. Solicitud del Juez consultante. 34. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: 1. ¿Cómo deben ser concordadas las facultades discrecionales del órgano calificador, respecto a la notificación de los informes técnicos sobre los cuales eventualmente puede fundar su decisión? B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 35.
Que, el artículo 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 36. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 37.
Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitado: 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2]. De oficio: 30 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[3]. (…) C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos. 2. Las reivindicaciones dependientes e independientes.
Requisitos de claridad y concisión. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS 1. De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos. 38. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a ¿Cómo deben ser concordadas las facultades discrecionales del órgano calificador, respecto a la notificación de los informes técnicos sobre los cuales eventualmente puede fundar su decisión? Por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. 39.
En el caso de autos, la parte demandante manifestó que los últimos informes técnicos BCC 31-2008/A y BCC 60-2010 no le fueron notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 40. De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico.
De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 41.
Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43-IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.
El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.
El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 42. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. 2.
Las reivindicaciones dependientes e independientes. Requisitos de claridad y concisión. 43. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”. 44. Al respecto, en el Proceso 104-IP-2013, repetido en el Proceso 165-IP- 2013, el Tribunal ha manifestado: “La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.[4] Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).
La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.
Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.[5] Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.
El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.
Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.
Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 euisdem añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.
Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”[6].
Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo qué hay en ellas”. (Proceso 104-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2250 de 14 de noviembre de 2013, patente: COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA). Por otra parte, el requisito de concisión de acuerdo al Manual Andino de Patentes, tiene la finalidad de “(…) evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de éstas”.[7] Finalmente, las reivindicaciones podrán ser independientes y dependientes: a. Reivindicación independiente es aquella que define la materia objeto de protección sin necesidad de recurrir a otra reivindicación. El Manual Andino de Patentes manifiesta que “Una reivindicación independiente define todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente (…).
Es posible encontrar más de una reivindicación independiente en una categoría o en distintas categorías”[8]. b. Reivindicación dependiente, por el contrario, es aquella que define el objeto de la protección haciendo referencia a una o más reivindicaciones anteriores. El mismo Manual Andino de Patentes, se ha referido a las reivindicaciones dependientes de la siguiente manera: “Una reivindicación dependiente es aquella que hace referencia a una anterior y contiene todas las características de aquella (si es posible se indica este al principio de la reivindicación).
En una reivindicación dependiente la expresión “caracterizado por” debe entenderse como “caracterizado además por”. Es decir, si la reivindicación 3 depende la 2 y ésta de la 1, la reivindicación 3 es la suma de las características de la 1 más la 2 más la 3, ya que por sí sola no tendría significado. Una reivindicación dependiente puede referirse a una o más reivindicaciones independientes, a una o más reivindicaciones dependientes o a reivindicaciones dependientes e independientes al mismo tiempo, siempre que la dependencia sea clara y no existan contradicciones.
Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque define elementos ya conocidos del estado de la técnica. La patentabilidad se deriva de la reivindicación independiente”[9] En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:
PRIMERO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.
Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.
SEGUNDO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
TERCERO: La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
CUARTO: De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.
QUINTO: La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.
SEXTO: Las reivindicaciones definen a la invención y deben ser expuestas de manera clara y concisa de acuerdo a lo manifestado en la parte considerativa de la presente interpretación prejudicial. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N°. 22-J-TJCA-2014. [2] “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. [3] “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.
Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.
(…) Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.
(…)”. [4] ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. [5] SALVADOR, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. [6] Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004.
P. 48. [7] Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los Países de la Comunidad Andina. P. 42. [8] Idem. P. 37. [9] Idem. Ps. 37 y 38. ----------------------- Proceso 095-IP-2014