Año XXXII – Número 2543 Lima, 05 de agosto de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 095-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 45 de la Decisión 486 de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 30 y 46 de la misma Decisión. Patente de invención: PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR ALIMENTOS CONGELADOS.

Actor: Sociedad Sociedad DANISCO A/S.Proceso interno N°. 002412011-0-1801-JR-CA-07 PROCESO 112-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión. Marca: CASINO COSMOPOLITAN (denominativa).

Actor: Sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. Proceso interno Nº. 03171-2011-0-1801-JR-CA-10. PROCESO 93-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a), b) y g) y 135 literales b) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: ROCA SANITARIO S.A. Marca: “ROCA” (mixta). Expediente Interno: 2009-0197 PROCESO 095-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 45 de la Decisión 486 de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 30 y 46 de la misma Decisión. Patente de invención: PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR ALIMENTOS CONGELADOS.

Actor: Sociedad Sociedad DANISCO A/S. Proceso interno N°. 00241-2011-0-1801-JR-CA-07. Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 05/08/2015 2 de 38       Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Nuñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El 8 de agosto de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú, relativa a los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 05546-2012-0-1801-JR-CA-08;

El auto del 28 de octubre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. Demandante: Sociedad NICOMED GMBH (sucesor procesal de ALTANA PHARMA AG. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Hechos. 1. El 4 de octubre de 2006, la sociedad DYNO NOBEL AS, solicitó la patente de invención para MÉTODO Y SISTEMA PARA SUMINISTRAR UN EXPLOSIVO DE EMULSIÓN, reivindicando prioridad extranjera en base a la solicitud 11/246,557 presentada en Estados Unidos de América el 13 de octubre de 2005, la cual consta de 41 reivindicaciones. 2.

El 6 de agosto de 2007 se publicó la solicitud en el Diario Oficial ‘El Peruano’ y no se presentaron oposiciones. 3. El 12 de diciembre de 2008, la empresa DYNO NOBEL AS señaló que la empresa DYNO NOBEL INC le transfirió los derechos sobre la solicitud. 4. De acuerdo a las Resoluciones que obran en expediente el examinador emitió los siguientes informes técnicos:                                                                                                                         1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N°. 22-J-TJCA-2014.

GACETA OFICIAL 05/08/2015 3 de 38       a. Informe Técnico LPC N°. 04-2010 de 15 de febrero de 2010, donde el examinador estudió las 41 reivindicaciones presentadas con la solicitud, donde se concluyó que: - Las reivindicaciones 1 a 41 no cumplen con el requisito de ser claras según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

El 12 de julio de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS dio respuesta al Informe Técnico y presentó nuevo pliego con 42 reivindicaciones. b. Informe Técnico LPC N°. 04/2010/A de 18 de agosto de 2010, en el que examinador de patentes analizó el pliego de las nuevas 42 reivindicaciones y concluyó que: - Las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

El 23 de agosto de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS dio respuesta al Informe Técnico adjuntando nuevo pliego con 42 reivindicaciones. c. Informe Técnico LPC N°. 33-2010/B, en el que examinador de patentes estudió las nuevas 42 reivindicaciones, concluyendo que: - Las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. 5.

Por Resolución Nº. 1238-2010/DIN-INDECOPI de 24 de septiembre de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, negó la solicitud de patente debido a que las reivindicaciones 1 a 42 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. 6. El 21 de octubre de 2010, la sociedad DYNO NOBEL AS interpuso recurso de apelación. 7.

El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 07892012/TPI-INDECOPI, de 14 de mayo de 2012, declaró caduca la solicitud de patente de invención. 8. El 17 de agosto de 2012, la sociedad DYNO NOBEL AS interpuso demanda contencioso administrativa. 9.

Dicha demanda fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 29 de mayo de 2013, donde el Octavo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. 10. La sociedad ORICA NORWAY AS (antes DYNO NOBEL AS) interpuso recurso de apelación. 11.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, por Resolución número tres de 4 de marzo de 2014, suspendió el procedimiento y solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 45, 46 y 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Fundamentos de la demanda. La sociedad DYNO NOBEL AS presentó demanda indicando:   GACETA OFICIAL 05/08/2015 4 de 38     12.

Como pretensión principal, la interpretación errónea del artículo 80 de la Decisión 486, relativo a la exigencia del pago de anualidades después de concluido el trámite de la solicitud de patente. Cita los siguientes hechos ocurridos al respecto: a. La solicitud de patente fue presentada el 4 de octubre de 2006, por lo que debían pagar la primera anualidad correspondiente al período 2009, 2010, el último día del mes de octubre de 2009 y mientras durara el trámite de la solicitud. b. El 1 de octubre de 2009, se pagó la tasa correspondiente a la anualidad 20092010. c. El 24 de septiembre de 2010, se emitió la Resolución 1238, mediante la cual se negó la solicitud de patente. d. Según la Resolución N°. 2432, emitida por el INDECOPI en otro caso, no correspondía el pago de la anualidad 2010-2011 ya que la Resolución N°. 1238 de 24 de septiembre de 2010 puso fin al trámite de la solicitud de patente antes del 31 de octubre de 2010.

El pago de una nueva anualidad debía habérsele notificado. e. Por lo que, al haber concluido el trámite de la solicitud no era necesario pagar otra anualidad, ya que dicho pago debe realizarse mientras dure el trámite. f. Posteriormente, el 21 de octubre interpusieron recurso de apelación, que al ser resuelto el INDECOPI consideró que el trámite de solicitud e patente sigue vigente con la interposición del recurso de apelación. 13.

Cita la Resolución N°. 2432-2008/TPI-INDECOPI que, manifiesta, constituye un hito procesal. 14. Cuestiona que no existe claridad respecto a cuando termina el trámite de una solicitud de patente, si en primera o en segunda instancia administrativa. 15. Como pretensión subordinada, afectación al debido procedimiento por la falta de notificación del tercer informe técnico. 16.

Afirma que la emisión de informes de expertos o peritos, artículo 46 de la Decisión 486, no puede reemplazar al examen de patentabilidad, artículo 45 de la Decisión 486, cuya competente corresponden al INDECOPI. 17. El INDECOPI basó la Resolución, que denegó la patente, en un informe técnico que nunca les fue notificado, impidiendo de esta manera que puedan pronunciarse al respecto. 18.

Recalca que el Informe Técnico que sirvió de base para emitir la Resolución impugnada le debió haber sido notificado para que de esta manera pueda ejercer su derecho de defensa. 19. Por lo tanto, debería declararse la nulidad del procedimiento hasta el momento en el cual se le debió notificar dicho informe. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI contesta la demanda y argumenta que: 20. La solicitud de patente ha caducado de pleno derecho por el solo transcurso del tiempo, sin ser obligatorio para la administración emitir un requerimiento al solicitante de la patente. GACETA OFICIAL 05/08/2015 5 de 38     21. El solicitante debe cumplir con el pago de las anualidades sin que medie requerimiento previo.

El demandante no cumplió con el pago de la anualidad 2010-2011. 22. Por lo que, la falta de pago de dicha anualidad produce la caducidad de la patente. 23. La cita de la jurisprudencia que realiza el demandante corresponde a supuestos distintos. 24. La notificación del tercer informe técnico no es obligatorio sino facultativo, por lo que la falta de notificación del mismo no afecta el debido procedimiento. 25.

El INDECOPI sólo tenía la obligación de notifica el primer Informe Técnico. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia manifiesta que: 26. La demandada debió cumplir con el pago de la anualidad 2010-2011 en vista a que el trámite no termina en la primera instancia administrativa. 27. No resulta aplicable la jurisprudencia citada, ya que corresponde a otros supuestos. 28.

Por lo que, la Resolución del INDECOPI se encuentra enmarcada dentro de la Ley, al declarar que opera la caducidad de pleno de derecho al no haberse pagado la anualidad 2010-2011. 29. Respecto a la notificación del tercer informe técnico, esta notificación es facultad discrecional de la Administración, de acuerdo a si considera o no que tal notificación servirá para el esclarecimiento de los hechos.

Fundamentos jurídicos del recurso de apelación. 30. La sociedad ORICO NORWAY AS (antes DYNO NOBEL AS), presentó recurso de apelación, en el que argumentó: 31. Falta de motivación de la Sentencia. 32. Reafirma los criterios esgrimidos en su demanda respecto al pago de las anualidades y a la falta de notificación del Informe Técnico LPC 33-2010/B. Fundamentos jurídicos de la contestación a la apelación. 33.

No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. Solicitud del Juez consultante. 34. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: 1. ¿Cómo deben ser concordadas las facultades discrecionales del órgano calificador, respecto a la notificación de los informes técnicos sobre los cuales eventualmente puede fundar su decisión? B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 35.

Que, el artículo 45 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la   GACETA OFICIAL 05/08/2015 6 de 38       Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 36.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 37. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitado: 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

De oficio: 30 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3. 2                                                                                                                         “Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. 3 “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes.

Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

(…) Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. GACETA OFICIAL 05/08/2015 7 de 38       (…) C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. De la notificación de los informes técnicos.

Del informe de los expertos. 2. Las reivindicaciones dependientes e independientes. Requisitos de claridad y concisión. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS 1. De la notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos. 38. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a ¿Cómo deben ser concordadas las facultades discrecionales del órgano calificador, respecto a la notificación de los informes técnicos sobre los cuales eventualmente puede fundar su decisión? Por este motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. 39.

En el caso de autos, la parte demandante manifestó que los últimos informes técnicos BCC 31-2008/A y BCC 60-2010 no le fueron notificado. Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 40. De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico.

De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 41.

Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

(…)”. GACETA OFICIAL 05/08/2015 8 de 38       los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la   GACETA OFICIAL 05/08/2015 9 de 38       obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 42. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. 2.

Las reivindicaciones dependientes e independientes. Requisitos de claridad y concisión. 43. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”. 44. Al respecto, en el Proceso 104-IP-2013, repetido en el Proceso 165-IP-2013, el Tribunal ha manifestado: “La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.4 4                                                                                                                         ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”.

Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p.

99. GACETA OFICIAL 05/08/2015 10 de 38       Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.5 Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 euisdem añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. 5                                                                                                                         SALVADOR, Jovaní, Carmen.

El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. GACETA OFICIAL 05/08/2015 11 de 38       Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”6.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo qué hay en ellas”. (Proceso 104-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2250 de 14 de noviembre de 2013, patente: COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA). Por otra parte, el requisito de concisión de acuerdo al Manual Andino de Patentes, tiene la finalidad de “(…) evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de éstas”.7 Finalmente, las reivindicaciones podrán ser independientes y dependientes: a. Reivindicación independiente es aquella que define la materia objeto de protección sin necesidad de recurrir a otra reivindicación. El Manual Andino de Patentes manifiesta que “Una reivindicación independiente define todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente (…).

Es posible encontrar más de una reivindicación independiente en una categoría o en distintas categorías”8. b. Reivindicación dependiente, por el contrario, es aquella que define el objeto de la protección haciendo referencia a una o más reivindicaciones anteriores. El mismo Manual Andino de Patentes, se ha referido a las reivindicaciones dependientes de la siguiente manera: “Una reivindicación dependiente es aquella que hace referencia a una anterior y contiene todas las características de aquella (si es posible se indica este al principio de la reivindicación).

En una reivindicación dependiente la expresión “caracterizado por” debe entenderse como “caracterizado además por”. Es decir, si la reivindicación 3 depende la 2 y ésta de la 1, la reivindicación 3 es la suma de las características de la 1 más la 2 más la 3, ya que por sí sola no tendría significado. Una reivindicación dependiente puede referirse a una o más reivindicaciones independientes, a una o más reivindicaciones dependientes o a reivindicaciones dependientes e independientes al mismo tiempo, siempre que la dependencia sea clara y no existan contradicciones.

Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque define elementos ya conocidos del estado de la técnica. La patentabilidad se deriva de la reivindicación independiente”9                                                                                                                         6 Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes.

Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48. 7 Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los Países de la Comunidad Andina. P. 42. 8 Idem. P. 37. 9 Idem. Ps. 37 y

38. GACETA OFICIAL 05/08/2015 12 de 38       En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

SEGUNDO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

TERCERO: La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

CUARTO: De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.

QUINTO: La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

SEXTO: Las reivindicaciones definen a la invención y deben ser expuestas de manera clara y concisa de acuerdo a lo manifestado en la parte considerativa de la presente interpretación prejudicial. GACETA OFICIAL 05/08/2015 13 de 38       De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 112-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión. Marca: CASINO COSMOPOLITAN (denominativa).

Actor: Sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. Proceso interno Nº. 03171-2011-0-1801-JR-CA-10. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil catorce. VISTOS: El 12 de agosto de 2014, se recibió en este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso   GACETA OFICIAL 05/08/2015 14 de 38     Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 03171-2011-0-1801-JR-CA-10;

El auto de 23 de septiembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI.

Tercero interesado: Sociedad HEARST COMMUNICATIONS INC. Hechos. 1. El 9 de marzo 2009, la sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. solicitó ante el INDECOPI, el registro como marca del signo CASINO COSMOPOLITAN (denominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El 9 de julio de 2009, la sociedad HEARST COMMUNICATIONS, INC. formuló oposición sobre la base de sus marcas CANAL COSMOPOLITAN (denominativa), COSMOPOLITAN TELEVISION (denominativa) y COSMOPOLITAN (denominativa) registradas para distinguir productos y servicios de las Clases 28, 41 y 43. 3.

El 12 de mayo de 2010, la sociedad HEARST COMMUNICATIONS, INC. presentó acuerdo de coexistencia marcaria celebrado con la sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C., mediante el cual esta última se compromete a limitar los servicios a distinguir. 4. El 12 de mayo de 2010, la sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. solicita limitación de los servicios, restringiéndolos a: “servicios de esparcimiento; esto es, relacionado a los juegos de casino, máquinas tragamonedas y juegos de azar”. 5.

El 14 de mayo de 2010, la sociedad HEARST COMMUNICATIONS, INC. desistió de la oposición formulada. 6. Por Resolución Nº. 010866-2010/CSD-INDECOPI de 21 de julio de 2010 la Comisión de Signos Distintivos negó, de oficio, el registro del signo solicitado por considerar que, en el acuerdo de coexistencia, no se ha acreditado la vinculación económica entre las empresas y por la existencia de confusión entre el signo solicitado y las marcas CANAL COSMOPOLITAN (denominativa) y TELEVISION COSMOPOLITAN (denominativa) registradas para la Clase

41. GACETA OFICIAL 05/08/2015 15 de 38     7. El 9 de agosto de 2010, la sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. interpuso recurso de apelación. 8. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 07572011/TPI-INDECOPI de 8 de abril de 2011, confirmó la Resolución impugnada. 9.

Contra las mencionadas Resoluciones la sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número siete, de 25 de septiembre de 2012, donde el Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda contenciosa administrativa. 10.

La sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. interpuso recurso de apelación. 11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número Cuatro de 3 de marzo de 2014 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. 12. La sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. presentó escrito de demanda en el que expone que: 13. Se presentó un acuerdo de coexistencia marcaria en el que la sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. se compromete a limitar sus servicios a “servicios de esparcimiento; esto es, relacionados a los juegos de casino, máquinas tragamonedas y juegos de azar”. 14.

Sin embargo, el registro fue negado porque la Autoridad Competente consideró que no se acreditó la vinculación económica entre las empresas, la cual es necesaria para desvirtuar un riesgo de confusión en el público consumidor. 15. Al respecto, la norma determina que las partes pueden acordar libremente el contenido del contrato siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo, que en el caso de autos no existe.

Por lo que el INDECOPI está creando una limitación contractual. 16. El INDECOPI no motivó adecuadamente sus Resoluciones. 17. El signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que el acuerdo de coexistencia elimina cualquier riesgo de confusión directa o indirecta.

Argumentos de la contestación a la demanda. 18. El INDECOPI, contestó la demanda manifestando que: 19. Respecto al hecho manifestado por la demandante de que no se ha considerado el acuerdo de coexistencia marcaria celebrado alegando que no se ha demostrado la vinculación económica existente entre ellas a pesar de que no existe norma ni precedente de observancia obligatoria que precise que esta situación debe ser acreditada, dice que, el acuerdo de coexistencia se celebró únicamente entre el signo solicitado CASINO COSMOPOLITAN y la marca COSMOPOLITAN TELEVISIÓN y no con la marca CANAL COSMOPOLITAN.

GACETA OFICIAL 05/08/2015 16 de 38     20. Por lo que, el acuerdo celebrado no resulta suficiente para desvirtuar la posibilidad de confusión en el público consumidor. 21. Sobre la infracción al interés general de los consumidores, “la confundibilidad existente entre los signos confrontados, la cual ha sido admitida implícitamente por la demandante determina que su coexistencia haga palpable la afectación al interés general de los consumidores”. 22.

Queda claro que a efectos de la irregistrabilidad de un signo basta con que exista la posibilidad de riesgo de confusión para que se dé la afectación al interés general de los consumidores. Argumentos a la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. 23. La sociedad HEARST COMMUNICATIONS, INC., tercero interesado, en el proceso contestó la demanda señalando que: 24.

Ratifica que celebró un acuerdo de coexistencia marcaria con la demandante. 25. Reconoce como verdadero el acuerdo de coexistencia de marcas y declara que no tiene ningún inconveniente en que South America Gaming S.A.C. logre el registro de la marca CASINO COSMOPOLITAN para distinguir servicios de la Clase 41 debidamente limitada. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia. 26.

La Sentencia de Primera Instancia que declara fundada la demanda se fundamenta en: 27. De la revisión del acuerdo de coexistencia las partes se pusieron de acuerdo para evitar que se genere un riesgo de confusión entre los signos, sin embargo el acuerdo fue celebrado tomando en cuenta el signo solicitado CASINO COSMOPOLITAN y COSMOPOLITAN TELEVISION y no se extendió a la marca CANAL COSMOPOLITAN. 28.

Los acuerdos no deben afectar el interés de los consumidores. 29. Si bien la solicitante limitó sus servicios las marcas registradas distinguen todos los servicios de la Clase 41. 30. A pesar del acuerdo de coexistencia, el signo solicitado es confundible con la marca CANAL COSMOPOLITAN. Argumentos del recurso de apelación. 31. La sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C., presentó recurso de apelación contra la Sentencia de Primera Instancia, en el que: 32.

Reafirma los argumentos planteados en su escrito de demanda. Argumentos de la contestación a la apelación. 33. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación. Solicitud del Juez consultante. 34. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a:   GACETA OFICIAL 05/08/2015 17 de 38     1.

Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre servicios de la misma clase, distinguidos por signos idénticos o semejantes en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 2. Cómo deben analizarse los acuerdos de coexistencia suscritos entre el titular de una marca y el solicitante a registro de un signo distintivo idéntico o semejante, bajo el amparo del artículo 159 de la Decisión 486.

CONSIDERANDO: 35. Que, los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 36.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 37. Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo CASINO COSMOPOLITAN (denominativo) fue el 9 de marzo de 2009, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo con lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 136 literal a) y 159 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, conforme a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretará el artículo 134 literal a) de la misma Decisión; 38.

Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

GACETA OFICIAL 05/08/2015 18 de 38     Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

(…)”. 29. Que, los temas que serán objeto de la presente interpretación prejudicial son: 1. 2. 3. 4. 5. 30. La marca y los requisitos para su registro. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos. Clases de signos. Comparación entre signos denominativos compuestos.

Acuerdos de coexistencia de marcas. Conexión competitiva. Que, los temas enunciados se desarrollarán a continuación. 1. La marca y los requisitos para su registro. 30. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. 29.

El artículo 134 de la Decisión 486 define a la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

Este artículo hace   GACETA OFICIAL 05/08/2015 19 de 38     una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”.

(Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”). Requisitos para el registro. 30. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios.

Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic).

Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). 31. La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. 32. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. 33.

La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. 34.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”.

(Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). 35. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 36.

Al respecto el Tribunal ha manifestado: “Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es   GACETA OFICIAL 05/08/2015 20 de 38     irregistrable si carece de los requisitos de representación gráfica o perceptibilidad. distintividad, susceptibilidad de Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b).

La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado”. (Proceso 90-IP2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN denominativa). 37.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo CASINO COSMOPOLITAN (denominativo), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión o asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo entre signos. 38. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado CASINO COSMOPOLITAN (denominativo) es confundible con las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición CANAL COSMOPOLITAN (denominativa), COSMOPOLITAN TELEVISION (denominativa) y COSMOPOLITAN (denominativa), el Tribunal considera oportuno referirse al tema. 39.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. 40.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. 41. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON). 42.

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo   GACETA OFICIAL 05/08/2015 21 de 38     de confusión o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. 43.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). 44.

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. 45.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. 46.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 47. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). 48. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. 49.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 50. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los   GACETA OFICIAL 05/08/2015 22 de 38     aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 51. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 52.

La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 53. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 54. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo de marcas. 55. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los   GACETA OFICIAL 05/08/2015 23 de 38     elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4.

Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 56. Finalmente, es importante destacar que el consumidor medio es aquel informado y razonablemente atento y perspicaz.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00)”.

(Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). 57. En el cotejo que haga el Juez consultante es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. 3.

Clases de signos. Comparación entre signos denominativos. 58. Se abordará el tema de los signos denominativos, en vista de que el signo solicitado CASINO COSMOPOLITAN y las marcas sobre la base de las cuales se presentó la oposición CANAL COSMOPOLITAN, COSMOPOLITAN TELEVISION Y COSMOPOLITAN son denominativas. Además, se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta de los signos en conflicto.

Signos denominativos. 59. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 60.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). Comparación entre signos denominativos. 61. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los   GACETA OFICIAL 05/08/2015 24 de 38     elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 62. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 63.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 4. Acuerdos de coexistencia de marcas. Vinculación económica. 64. El 12 de mayo de 2010, la sociedad HEARST COMMUNICATIONS, INC. presentó acuerdo de coexistencia celebrado con la sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C., mediante el cual esta última se compromete a limitar los servicios a distinguir. 65.

Sin embargo, a pesar de la existencia de dicho acuerdo, el INDECOPI negó, de oficio, el registro del signo solicitado, por considerar que no se había acreditado la vinculación económica entre las empresas. Por su parte, la demandante manifiesta que la norma no exige que se pruebe dicha vinculación. Por este motivo, el Tribunal interpretará el tema. 66.

La coexistencia de derecho está prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse dichos productos o servicios.

Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar el riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso, para que pueda darse la coexistencia de marcas, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) (ii)   La existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares;

La existencia de un acuerdo entre las partes; GACETA OFICIAL 05/08/2015 25 de 38     (iii) (iv) (v) La adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; La inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, El respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. 67.

Al respecto, el Tribunal ha expresado que los Acuerdos de Coexistencia son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”.

(Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1015, de 27 de noviembre de 2003, marca: BSCH mixta). 68. El Tribunal ha precisado sobre el tema que “La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 739, del 3 de diciembre de 2001, marca: “ALLEGRA”). 69. Es importante destacar que los acuerdos de coexistencia de marcas es la forma convencional de evitar la infracción a un derecho de marcas. En este sentido, el artículo 136, literal f), establece: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(…)”. 70. Cuando el artículo trascrito se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia de marcas son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial. 71.

En el marco del artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que “Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión ( )”.

(Proceso 104-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 891, de 29 de enero de 2003, marca: “STARBUCKS”). 72. En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria,   GACETA OFICIAL 05/08/2015 26 de 38     puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular” (Proceso 50-IP-2001, ya citado), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor.

Vinculación económica 73. Como se tiene dicho, uno de los argumentos del INDECOPI para negar el registro del signo solicitado, fue que en el acuerdo de coexistencia presentado no se acreditó la vinculación económica de las empresas que suscribieron dicho acuerdo. 74. Por su parte, la demandante manifiesta que la acreditación de la vinculación económica entre las empresas no constituye un requisito para que sea válido un acuerdo de coexistencia de marcas.

Hay vinculación económica de dos o más empresas cuando existen entre ellas intereses económicos, financieros, administrativos o de otra índole. 75. Dentro del régimen comunitario andino, la acreditación de la vinculación económica no constituye un requisito que deban demostrar las empresas que celebran un acuerdo de coexistencia para que dicho acuerdo tenga validez.

Sin embargo, la vinculación económica entre las empresas podría aumentar el riesgo de confusión o de asociación en vista a que el consumidor al adquirir un producto puede creer que el fabricante de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Por lo tanto, como se ha manifestado, la suscripción de un acuerdo de coexistencia es válido, siempre y cuando se tomen las previsiones necesarias para evitar el riesgo de confusión en el público consumidor, y se proporcione la debida información sobre el origen de los productos o servicios sin necesidad de acreditar una vinculación económica entre las empresas. 5.

Conexión competitiva. 76. La sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. solicitó el registro del signo CASINO COSMOPOLITAN (denominativo) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza (Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales). Por su parte, las marcas sobre la base de las cuales se presenta la oposición son CANAL COSMOPOLITAN (denominativa), COSMOPOLITAN TELEVISION (denominativa) y COSMOPOLITAN (denominativa) registradas para distinguir productos de la Clase 28 y servicios de las Clases 41 y 43. 77.

Posteriormente, al celebrarse un acuerdo de coexistencia de marcas entre las sociedades SOUTH AMERICA GAMING S.A.C. y HEARST COMMUNICATIONS, INC. se realizó una limitación de servicios por parte de la sociedad SOUTH AMERICA GAMING S.A.C., con el fin de que el signo solicitado distinga únicamente “servicios de esparcimiento; esto es, relacionado a los juegos de casino, máquinas tragamonedas y juegos de azar”. 78.

Sin embargo, el INDECOPI, negó de oficio el registro del signo solicitado, manifestando que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas registradas CANAL COSMOPOLITAN (denominativa) y TELEVISION COSMOPOLITAN (denominativa) registradas para la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 79. Por lo tanto, el análisis de la conexión competitiva deberá estar enmarcada en ese sentido.

GACETA OFICIAL 05/08/2015 27 de 38     80. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o complementario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos. 1 81. El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los                                                                                                                         1 En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”). GACETA OFICIAL 05/08/2015 28 de 38     criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: “GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. N°. 871 del 11 de diciembre de 2002). 82. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 83.

También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 84.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. 85.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). 86. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). 87. 88. 6.

Debida motivación de las Resoluciones. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado:   GACETA OFICIAL 05/08/2015 29 de 38     “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.

(Proceso 35-IP98, publicado en la G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”). 89. En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de una marca, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CASINO COSMOPOLITAN (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.

El juez consultante deberá tener presente que la similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

GACETA OFICIAL 05/08/2015 30 de 38     QUINTO: La coexistencia de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios;

(iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. La Autoridad Nacional Competente es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir riesgo de confusión en el público consumidor.

Cuando el artículo 136, literal f), se refiere al consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial, debemos entender que los acuerdos de coexistencia de marcas son una manera idónea para expresar dicho consentimiento y, por lo tanto, es la forma pertinente para permitir la coexistencia de dos marcas potencialmente confundibles sin infringir los derechos de propiedad industrial.

En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que “No obstante estos acuerdos entre las partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error ( ). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia de marcas, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”.

De donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor.

SEXTO: La acreditación de la vinculación económica no constituye en sí un requisito que deban demostrar las empresas que celebran un acuerdo de coexistencia. Sin embargo, la vinculación económica entre las empresas puede aumentar el riesgo de confusión o de asociación en vista a que el consumidor al adquirir un producto puede creer que el fabricante de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, como se ha manifestado, la suscripción de acuerdos de coexistencia es válido, siempre y cuando se tomen las previsiones necesarias para evitar el riego de confusión en el público consumidor, y se proporcione la debida información sobre el origen de los productos o servicios.

SÉPTIMO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: 1. Debe ser de oficio. 2. Es integral. 4. Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada.5. Es autónomo. GACETA OFICIAL 05/08/2015 31 de 38     OCTAVO: Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva expuestos en la presente interpretación prejudicial.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 031712011-0-1801-JR-CA-10, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA Cecilia L. Ayllón Q. MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO PROCESO 93-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a), b) y g) y 135 literales b) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Actor: ROCA SANITARIO S.A. Marca: “ROCA” (mixta). Expediente Interno: 2009-0197. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS:   GACETA OFICIAL 05/08/ 2015 32 de 38       El Oficio 249 de 3 de febrero de 2015, recibido por correo electrónico el 4 de febrero del año en mención, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-0197.

El Auto de 10 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Roca Sanitario S.A. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia Almacenes e Industrias Roca S.A. 2. Hechos: 1. El 10 de abril de 2006, Roca Sanitario S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca ROCA (mixta) para distinguir productos de la Clase 19 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 568, y formuló oposición contra ésta Aluminio Roca Limitada, titular de diferentes marcas que contienen la denominación ROCA para distinguir productos y servicios de las Clases 6, 21 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.Asimismo, Almacenes e Industria Roca S.A. se opuso señalando que el signo solicitado era descriptivo y genérico para los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.

Mediante Resolución 28108de 31 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por Aluminio Roca Limitada, fundada la oposición presentada por Almacenes e Industrias Roca S.A. y, en consecuencia, denegó el registro de la marca ROCA (mixta) por hacer referencia a una denominación usualmente utilizada como prefijo o sufijo para designar productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Roca Sanitario S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones 31571 y 51372 de 27 de agosto de 2008 y 1 de diciembre de 2008, respectivamente. Dichas resoluciones confirmaron lo decidido en la Resolución 28108. 5. Roca Sanitario S.A. interpuso demanda de nulidad en contra de las Resoluciones28108, 31571 y 51372 ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 6.

El 1 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial. 3. Argumentos de la demanda:   GACETA OFICIAL 05/08/ 2015 33 de 38       7. Roca Sanitario S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - El signo solicitado ROCA (mixto) consiste en una expresión novedosa en un tipo especial de letra, que contiene el gráfico de una ola debajo de la denominación. Por lo tanto, tiene fuerza distintiva suficiente para distinguir los productos comprendidos en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. - La Superintendencia de Industria y Comercio no ha realizado el examen de registrabilidad del signo en conjunto, pues, se ha limitado a la parte denominativa.

Es así que ha denegado el registro de la marca de manera injustificada y violando los procedimientos señalados por las normas vigentes. 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 8. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: - La marca ROCA (mixta) no goza de la suficiente distintividad, por lo cual no es registrable según lo dispuesto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. - Si bien la marca solicitada se presenta en forma mixta, acompañada de un componente gráfico, éste no logra otorgarle la suficiente distintividad.

Siendo ello así, el componente relevante en la mencionada marca es el denominativo, el cual justamente se relaciona con los productos que pretende proteger, es decir, materiales de construcción. 9. No obra en el expediente remitido por la Corte Consultante la contestación de la demanda de Almacenes e Industrias Roca S.A. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 10.

La corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 148, 150 y demás concordantes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, no procede la interpretación de los artículos 136, 148 y 150 por no resultar pertinentespara la resolución del presente caso.

Procede la interpretación de los artículos 1341 literales a), b) y g) y 1352 literales b) y g) de la norma mencionada.                                                                                                                         1 2   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, tiquetas, emblemas y escudos;

(…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…); b) carezcan de distintividad; (…); GACETA OFICIAL 05/08/ 2015 34 de 38       C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad del signo por carecer de distintividad. 2.

Palabras descriptivas, genéricas y de uso común. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DEL SIGNO POR CARECER DE DISTINTIVIDAD. 11. En el presente caso, ROCA SANITARIO S.A. solicitó el registro de la marca ROCA (mixta) en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza. La Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro solicitado por considerar que la marca ROCA (mixta) no goza de suficiente distintividad, por lo cual no es registrable según lo dispuesto en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 12.

Dentro del Proceso 104-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal ha señalado que: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad”. 13.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.

Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. 14. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         g) (…).   consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

GACETA OFICIAL 05/08/ 2015 35 de 38       categoría de productos contemplada”. (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002). 15. La corte consultante deberá analizar si el signo solicitado ROCA (mixto) es distintivo respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. PALABRAS DE USO COMÚN, CONFORMACIÓN DE MARCAS. 16. La Superintendencia de Industria y Comercio al denegar el registro de la marca solicitada, entre otros argumentos, señaló que “(…) la expresión ROCA obedece a una expresión usualmente utilizada para designar productos de la Clase 19, por lo cual es considerada débil, teniendo en cuenta que evoca la calidad del producto”.

En este marco, es apropiado referirse a las palabras de uso común, descriptivas y genéricas en la conformación de marcas. 17. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012, se señaló: DESCRIPTIVAS Y GENÉRICAS EN LA “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 18. 19. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca3. Las palabras descriptivas informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones,                                                                                                                         3 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. GACETA OFICIAL 05/08/ 2015 36 de 38       ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 20.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 21. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto de la marca suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 22.

Por otro lado, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”. El literal trascrito prohíbe el registro de palabras genéricas, pero no impide que éstas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de la marca, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que   GACETA OFICIAL 05/08/ 2015 37 de 38       el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 23. La corte consultante debe determinar si la palabra “ROCA” es una expresión de uso común, descriptiva o genérica en relación con los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro.

EL TRIBUNAL DE PRONUNCIAMIENTO: JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRIMERO: La corte consultante deberá analizar si el signo solicitado “ROCA” (mixto) incurre en una causal de irregistrabilidad absoluta por no ser apto para funcionar como marca, según lo determinado por los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. La corte consultante deberá analizar si el signo solicitado es distintivo respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si la palabra “ROCA” es una expresión de uso común, descriptiva o genérica en relación con los productos de la Clase 19 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer el carácter distintivo del signo solicitado a registro. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO GACETA OFICIAL 05/08/ 2015 38 de 38       De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú