[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 218-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 84 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, de la República del Ecuador.
Actor: AVENTHIS PHARMA S.A. Marca: TARGINO (denominativa). Proceso: 17811-2013-13631. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, de la República del Ecuador.
VISTOS: El Oficio 4265 de 13 de octubre de 2014, recibido personalmente el 30 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013- 13631. El 20 de abril de 2015, el Tribunal solicitó vía correo electrónico al Ingeniero Gustavo Gallegos, Coordinador Administrativo del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, la regularización de la interpretación prejudicial.
El Auto de 22 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. El 29 de abril de 2015, se recibió por la misma vía los documentos solicitados dentro del proceso. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: AVENTIS PHARMA S.A.[1] Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), REPÚBLICA DEL ECUADOR. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Tercero Interesado: GLAXO GROUP LIMITED (Inglaterra). 2. Hechos: 1. El 22 de junio de 1998, Glaxo Group Limited solicitó el registro del signo TARGINOS (denominativo) para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 1.
En la Gaceta de Propiedad Industrial 401, página 109, se publicó el extracto de la solicitud de registro del signo TARGINOS (denominativo) presentada por Glaxo Group Limited de Inglaterra, para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El 4 de marzo de 1999, Roussel Uclaf S.A. (Ahora Aventhis Pharma) presentó observación contra el registro del signo TARGINOS (denominativo), sobre la base de su marca registrada TARGIFOR (denominativa), inscrita para proteger productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.
Mediante Resolución 975239 del 27 de enero del 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo TARGINOS (denominativo), al considerar que el signo solicitado es distinto de la marca registrada sobre cuyabase se sustentó la observación, ya que no hay similitud en los campos gráfico-visual, ni fonético-auditivo, por lo que no se producirá dilución de la fuerza distintiva respecto de la marca observante. 4.
El 10 de mayo de 2002, la entonces Hoechst Marion Roussel de Francia (ahora Aventhis Pharma S.A.) interpuso demanda subjetiva de plena jurisdicción, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 975239, así como de los actos producidos como consecuencia de la resolución impugnada, en especial del título de registro de la marca TARGINOS (denominativa). 5.
El 30 de mayo y 30 de junio del 2000, el Presidente del IEPI y el Director Nacional de Propiedad Intelectual contestaron la demanda interpuesta, respectivamente. Por su parte, Glaxo Group Limited contestó la demanda el 4 de julio del 2000. 6. Mediante Resolución del 17 de enero del 2013, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito suspende el proceso y solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.
Argumentos de la demanda: Aventis Pharma S.A. sustentó su demanda sobre la base de los argumentos siguientes: 1. El Director Nacional de Propiedad Industrial, al expedir la Resolución 975239 infringió las siguientes disposiciones legales: Artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344, en concordancia con los artículos 194, 195 literales a) y h), 196 literal a) y 210 de la Ley de Propiedad Intelectual. 2.
La denominación TARGINOS cuyo registro como marca lo solicita Glaxo Group Limited no es distintiva y está destinada a identificar productos idénticos a los protegidos por la marca TARGIFOR (denominativa). 4. Argumentos de la contestación de la demanda: 3. El Presidente del IEPI contestó la demanda manifestando lo siguiente: a) Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b) Se ratifica en la Resolución 975239, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional. 4.
El Director Nacional de Propiedad Intelectual contestó la demanda proponiendo las siguientes excepciones: a) Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b) La marca solicitada es distinta de la denominación observante, ya que no hay similitud en los campos fonética-visual, ni fonético-auditivo, por lo que no se produciría dilución de la fuerza distintiva respecto de la marca observante. c) Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal, imprudente, indebidamente pedida y actuada. 5.
Glaxo Group Limited contestó la demanda y deduce las siguientes excepciones: a) Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b) Alega improcedencia de la demanda, por cuanto en el acto administrativo impugnado no existe ninguna de las causales previstas en el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. c) Alega nulidad procesal. d) Manifiesta que la marca TARGINOS (denominativa) es famosa y notoriamente conocida, encontrándose registrada en varios países del mundo. e) Niega que la coexistencia de las marcas pueda producir confusión en el público consumidor, por cuanto la marca TARGINOS (denominativa) cumple con todos los requisitos de registrabilidad exigidos por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. f) Niega que al emitirse la Resolución 975239 del 27 de enero de 2000 se haya violado disposición legal alguna, pues ésta es conforme a los hechos y al derecho, siendo por tanto plenamente válida y legal.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 6. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 7. No procede la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 95 de la Decisión 344 por no resultar pertinentes para la resolución del presente proceso. 8.
Por lo tanto, procede la interpretación prejudicial del artículo 83[2] literal a) de la Decisión 344. De oficio, se interpretará el artículo 84[3] de la misma normativa. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.
Comparación entre marcas denominativas. 3. La notoriedad del signo solicitado a registro. 4. Marcas farmacéuticas. D. ANÁLISIS DE CUESTIONES A INTERPRETAR.
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE LOS SIGNOS. 9. En el presente caso, GLAXO GROUP LIMITED solicitó el registro del signo TARGINOS (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Ante ello, Aventhis Pharma S.A. presentó observación sobre la base de su marca registrada TARGIFOR (denominativa) que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 10. Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que: “El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normatividad comunitaria sobre propiedad industrial es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344.
En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.
Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “( ) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente.” (Proceso 101-IP-2002.
G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL + GRÁFICA). En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar este riesgo de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.
(Proceso 68-IP-2002, G.O.A.C. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que proviene del mismo producto o fabricante.
La Jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, en términos generales, los siguientes tipos de similitud: La similitud gráfica o visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. La similitud fonética depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica o conceptual se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional ha manifestado que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.
La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por lo tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos[4]. Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.
(Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). Reglas para realizar el cotejo de los signos. Conforme se señala en el Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, la jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en sus sentencias criterios generales que puedan orientar al juez nacional cuando actúa como juez comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución del caso concreto que se le plantea.
Con este propósito el Tribunal ha señalado que: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no riesgo de confusión. El cotejo de marcas para esos efectos se basa en un análisis de los campos en que las marcas pueden producir riesgo de confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo que en su conjunto forma una unidad de hecho para el registro.
Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo entre marcas: - Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. - Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. - Regla 3: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. - Regla 4: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos[5].
Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el Tribunal coincide con Breuer Moreno al señalar: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente en una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de estos elementos”. 11. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si el signo solicitado TARGINOS (denominativo) y la marca registrada TARGIFOR (denominativa) son o no similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
1. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 12. En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado TARGINOS (denominativo) y la marca registrada TARGIFOR (denominativa). Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013: “Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjuntos y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez consultante deberá tener presente que: 1.
Se consideranán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 13. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
“El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. ( )” 14. En este orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
2. LA NOTORIEDAD DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO. 15. En el presente caso, Glaxo Group Limited manifiesta que el signo solicitado TARGINOS (denominativo) es famoso y notoriamente conocido, encontrándose registrada en varios países del mundo. 16. La normativa comunitaria andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.
Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 17. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo.
Es decir, debe darse atendiendo al hecho que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar el riesgo de confusión en el público consumidor. 18.
Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión[6]. 19.
Dentro del Proceso 26-IP-2007 se señaló que: “si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente. Es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.” 20.
En consecuencia, el Juez Consultante deberá realizar un análisis de registrabilidad independiente, a fin de conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega. 3. MARCAS FARMACÉUTICAS. 21. En el presente caso, los signos confrontados distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo tanto, dado que ambos signos amparan productos farmacéuticos, resulta pertinente que se realice un examen más riguroso de su registrabilidad. 22. En relación a este tema se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 4-IP-2011: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.
En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”. 23. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas, es la salud del consumidor, quien por confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas”. 24. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura “curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se auto recetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. Se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco y, sin embargo, la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. 25.
El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas asociadas a productos farmacéuticos ha sido reiterado en varias sentencias. Así en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” 26.
El Juez Consultante debe tener en consideración que, en el caso de signos referidos a productos farmacéuticos, el análisis comparativo deberá ser más exigente, pues la naturaleza de tales productos frente al público al que van destinados pueden ocasionar daños a la salud por efectos de la confusión. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Basta la posibilidad de riesgo de confusión para que opere la prohibición de registro. El Juez Consultante debe determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si el signo solicitado TARGINOS (denominativo) de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es o no similar a la marca registrada TARGIFOR (denominativa) de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
SEGUNDO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos confrontados, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: La normativa comunitaria andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.
Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo. Es decir, debe darse atendiendo al hecho que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida y, por el otro, muy riguroso a fin de evitar el riesgo de confusión en el público consumidor.
CUARTO: El Juez Consultante deberá tener en consideración que, en el caso de signos referidos a productos farmacéuticos, el análisis comparativo deberá ser más exigente, pues la naturaleza de tales productos frente al público al que van destinados pueden ocasionar daños a la salud por efectos del riesgo de confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 218-IP-2014 ----------------------- [1] Antes denominada Hoechst Marion Roussel o Roussel Uclaf S.A. [2] Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. [3] Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. [4] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003.
Marca: “CHILIS y diseño”. [5] BREUER MORENO, Pedro C., “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial robis, buenos Aíres, 1946, pp. 351 y ss. [6] OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195.