Año XXXII – Número 2553 Lima,07 de agosto de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 218-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 84 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, de la República del Ecuador.

Actor: AVENTHIS PHARMA S.A. Marca: TARGINO (denominativa). Proceso: 17811-201313631 PROCESO 221-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 155 literal d), 157 y 158 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121 y 122 de su Estatuto, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 534-2014.

Actor: PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C. Infracción de derechos de propiedad industrial PROCESO 233-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada mediante Exhorto N°. 006 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 224, 228, 238, 241 literales a), c), d), f) y g), 245 y 246 de la misma Decisión. Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial. Actor: Sociedad CRYSTAL S.A.S. Proceso interno Nº. 11001319900120345930-02 PROCESO 218-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, del artículo 84 de la misma normativa; con Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 2 de 57       fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, de la República del Ecuador.

Actor: AVENTHIS PHARMA S.A. Marca: TARGINO (denominativa). Proceso: 17811-2013-13631. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 27 días del mes de mayo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS: El Oficio 4265 de 13 de octubre de 2014, recibido personalmente el 30 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 17811-2013-13631. El 20 de abril de 2015, el Tribunal solicitó vía correo electrónico al Ingeniero Gustavo Gallegos, Coordinador Administrativo del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, la regularización de la interpretación prejudicial.

El Auto de 22 de abril de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. El 29 de abril de 2015, se recibió por la misma vía los documentos solicitados dentro del proceso. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: AVENTIS PHARMA S.A.1 Demandado: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), REPÚBLICA DEL ECUADOR. DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Tercero Interesado: GLAXO GROUP LIMITED (Inglaterra). 2. Hechos: 1. El 22 de junio de 1998, Glaxo Group Limited solicitó el registro del signo TARGINOS (denominativo) para distinguir preparaciones y sustancias farmacéuticas de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

En la Gaceta de Propiedad Industrial 401, página 109, se publicó el extracto de la solicitud de registro del signo TARGINOS (denominativo) presentada por Glaxo                                                                                                                         1 Antes denominada Hoechst Marion Roussel o Roussel Uclaf S.A. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 3 de 57       Group Limited de Inglaterra, para distinguir preparaciones y farmacéuticas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. sustancias 3.

El 4 de marzo de 1999, Roussel Uclaf S.A. (Ahora Aventhis Pharma) presentó observación contra el registro del signo TARGINOS (denominativo), sobre la base de su marca registrada TARGIFOR (denominativa), inscrita para proteger productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Mediante Resolución 975239 del 27 de enero del 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) rechazó la observación presentada y concedió el registro del signo TARGINOS (denominativo), al considerar que el signo solicitado es distinto de la marca registrada sobre cuyabase se sustentó la observación, ya que no hay similitud en los campos gráfico-visual, ni fonético-auditivo, por lo que no se producirá dilución de la fuerza distintiva respecto de la marca observante. 5.

El 10 de mayo de 2002, la entonces Hoechst Marion Roussel de Francia (ahora Aventhis Pharma S.A.) interpuso demanda subjetiva de plena jurisdicción, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 975239, así como de los actos producidos como consecuencia de la resolución impugnada, en especial del título de registro de la marca TARGINOS (denominativa). 6.

El 30 de mayo y 30 de junio del 2000, el Presidente del IEPI y el Director Nacional de Propiedad Intelectual contestaron la demanda interpuesta, respectivamente. Por su parte, Glaxo Group Limited contestó la demanda el 4 de julio del 2000. 7. Mediante Resolución del 17 de enero del 2013, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito suspende el proceso y solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.

Argumentos de la demanda: Aventis Pharma S.A. sustentó su demanda sobre la base de los argumentos siguientes: 8. El Director Nacional de Propiedad Industrial, al expedir la Resolución 975239 infringió las siguientes disposiciones legales: Artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), y 95 de la Decisión 344, en concordancia con los artículos 194, 195 literales a) y h), 196 literal a) y 210 de la Ley de Propiedad Intelectual. 9.

La denominación TARGINOS cuyo registro como marca lo solicita Glaxo Group Limited no es distintiva y está destinada a identificar productos idénticos a los protegidos por la marca TARGIFOR (denominativa). 4. Argumentos de la contestación de la demanda: 10. El Presidente del IEPI contestó la demanda manifestando lo siguiente: a) Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b) Se ratifica en la Resolución 975239, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 4 de 57       11. El Director Nacional de Propiedad Intelectual contestó la demanda proponiendo las siguientes excepciones: a) Negativa pura, simple y llanamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b) La marca solicitada es distinta de la denominación observante, ya que no hay similitud en los campos fonética-visual, ni fonético-auditivo, por lo que no se produciría dilución de la fuerza distintiva respecto de la marca observante. c) Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal, imprudente, indebidamente pedida y actuada. 12.

Glaxo Group Limited contestó la demanda y deduce las siguientes excepciones: a) Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b) Alega improcedencia de la demanda, por cuanto en el acto administrativo impugnado no existe ninguna de las causales previstas en el artículo 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. c) Alega nulidad procesal. d) Manifiesta que la marca TARGINOS (denominativa) es famosa y notoriamente conocida, encontrándose registrada en varios países del mundo. e) Niega que la coexistencia de las marcas pueda producir confusión en el público consumidor, por cuanto la marca TARGINOS (denominativa) cumple con todos los requisitos de registrabilidad exigidos por la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. f) Niega que al emitirse la Resolución 975239 del 27 de enero de 2000 se haya violado disposición legal alguna, pues ésta es conforme a los hechos y al derecho, siendo por tanto plenamente válida y legal.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 13. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 14. No procede la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 95 de la Decisión 344 por no resultar pertinentes para la resolución del presente proceso. 15.

Por lo tanto, procede la interpretación prejudicial del artículo 832 literal a) de la Decisión 344. De oficio, se interpretará el artículo 843 de la misma normativa.                                                                                                                         2 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 5 de 57       C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 1. 2. 3. 4.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas denominativas. La notoriedad del signo solicitado a registro. Marcas farmacéuticas. D. ANÁLISIS DE CUESTIONES A INTERPRETAR.

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE LOS SIGNOS. 16. En el presente caso, GLAXO GROUP LIMITED solicitó el registro del signo TARGINOS (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ante ello, Aventhis Pharma S.A. presentó observación sobre la base de su marca registrada TARGIFOR (denominativa) que distingue productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 17. Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que: “El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normatividad comunitaria sobre propiedad industrial es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344.

En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.

Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “( ) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente.” (Proceso 101-IP-2002.

G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL + GRÁFICA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3 mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 6 de 57       En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar este riesgo de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.

(Proceso 68-IP-2002, G.O.A.C. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que proviene del mismo producto o fabricante.

La Jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, en términos generales, los siguientes tipos de similitud: La similitud gráfica o visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. La similitud fonética depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica o conceptual se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional ha manifestado que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.

La segunda, la indirecta, caracterizada porque el GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 7 de 57       citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por lo tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos4. Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). Reglas para realizar el cotejo de los signos. Conforme se señala en el Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, la jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en sus sentencias criterios generales que puedan orientar al juez nacional cuando actúa como juez comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución del caso concreto que se le plantea.

Con este propósito el Tribunal ha señalado que: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no riesgo de confusión. El cotejo de marcas para esos efectos se basa en un análisis de los campos en que las marcas pueden producir riesgo de confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo que en su conjunto forma una unidad de hecho para el registro.

Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo entre marcas: - Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.                                                                                                                         4 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003.

Marca: “CHILIS y diseño”. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 8 de 57       - Regla 4: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos5. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el Tribunal coincide con Breuer Moreno al señalar: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente en una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de estos elementos”. 18. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si el signo solicitado TARGINOS (denominativo) y la marca registrada TARGIFOR (denominativa) son o no similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 19. En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado TARGINOS (denominativo) y la marca registrada TARGIFOR (denominativa). Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013: “Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan                                                                                                                         5 BREUER MORENO, Pedro C., “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial robis, buenos Aíres, 1946, pp. 351 y ss.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 9 de 57       conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjuntos y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez consultante deberá tener presente que: 1.

Se consideranán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 20. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

“El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. ( )” 21. En este orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

3. LA NOTORIEDAD DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO. 22. En el presente caso, Glaxo Group Limited manifiesta que el signo solicitado TARGINOS (denominativo) es famoso y notoriamente conocido, encontrándose registrada en varios países del mundo. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 10 de 57       23. La normativa comunitaria andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 24. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo.

Es decir, debe darse atendiendo al hecho que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar el riesgo de confusión en el público consumidor. 25.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión6. 26.

Dentro del Proceso 26-IP-2007 se señaló que: “si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente. Es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.” 27.

En consecuencia, el Juez Consultante deberá realizar un análisis de registrabilidad independiente, a fin de conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega. 4. MARCAS FARMACÉUTICAS. 28. En el presente caso, los signos confrontados distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, dado que ambos signos amparan productos farmacéuticos, resulta pertinente que se realice un examen más riguroso de su registrabilidad. 29.

En relación a este tema se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 4-IP-2011: “El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso”. 30.

A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas, es la salud del consumidor, quien por confusión al solicitar un producto y por la negligencia                                                                                                                         6 OTAMENDI, Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 195. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 11 de 57       del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas”. 31.

Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura “curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se auto recetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. Se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco y, sin embargo, la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. 32.

El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas asociadas a productos farmacéuticos ha sido reiterado en varias sentencias. Así en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno” 33.

El Juez Consultante debe tener en consideración que, en el caso de signos referidos a productos farmacéuticos, el análisis comparativo deberá ser más exigente, pues la naturaleza de tales productos frente al público al que van destinados pueden ocasionar daños a la salud por efectos de la confusión. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Basta la posibilidad de riesgo de confusión para que opere la prohibición de registro. El Juez Consultante debe determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados, si el signo solicitado TARGINOS (denominativo) de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es o no similar a la marca registrada TARGIFOR (denominativa) de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

SEGUNDO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 12 de 57       confrontados, aplicando interpretación prejudicial.

TERCERO: los criterios adoptados en la presente La normativa comunitaria andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo. Es decir, debe darse atendiendo al hecho que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida y, por el otro, muy riguroso a fin de evitar el riesgo de confusión en el público consumidor.

CUARTO: El Juez Consultante deberá tener en consideración que, en el caso de signos referidos a productos farmacéuticos, el análisis comparativo deberá ser más exigente, pues la naturaleza de tales productos frente al público al que van destinados pueden ocasionar daños a la salud por efectos del riesgo de confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 13 de 57       Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 221-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 155 literal d), 157 y 158 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121 y 122 de su Estatuto, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 534-2014.

Actor: PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C. Infracción de derechos de propiedad industrial. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y siete días del mes de junio del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 298-2014-SCS-CS de 22 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el 30 de octubre de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 534-2014.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 3 de diciembre de 2014.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C. GACETA OFICIAL 07/08/2015 14 de 57       Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

REPÚBLICA DEL PERÚ. CRANE CO.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 16 de marzo de 2007, mediante Resolución No. 004741-2007/OSD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró fundada la acción por infracción interpuesta contra la sociedad PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C., prohibiendo a dicha sociedad “(…) el uso de la denominación CRANE, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir válvulas correspondientes a las clases 06; 07 y 11 de la Clasificación Internacional, precisándose que dicha prohibición incluye la de mantener en depósito, importar, exportar y/o comercializar en forma no autorizada productos de dichas clases distinguidos con tal signo”. 2.

El 21 de octubre de 2008, la sociedad CRANE CO., formuló denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra la sociedad PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C., al amparo de sus marcas denominativas y mixtas CRANE para distinguir productos incluidos en las clases 6 (Registro No.117229), 7 (Registros Nos. 111445 y 23529), y 11 (Registro No. 108279) de la Clasificación Internacional de Niza; solicitó medida cautelar de cese de uso y, además, pidió que se declare fundada la denuncia, imponiéndose una multa a la denunciada, el pago de una indemnización por el perjuicio causado, y el pago de las costas y costos del procedimiento. 3.

La denunciante manifestó ser titular de las marcas referidas y que la denunciada “(…) viene publicitando en su página web: www.proinsaperu.com que comercializa productos de las clases 06, 07 y 11 con la marca ‘CRANE’ (…)”, lo que podría inducir a confusión al público consumidor. 4. El 23 de noviembre de 2009, mediante Resolución No. 003254-2009/CSDINDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada la denuncia. 5.

El 09 de diciembre de 2009, la sociedad CRANE CO.¸ presentó recurso de apelación contra el anterior Acto Administrativo. 6. El 06 de junio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1181-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución No. 003254-2009/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, decidió lo siguiente: “i) Declarar fundada la acción por infracción de derechos de propiedad industrial; ii) Prohibir el uso de los signos CRANE y/o CRANE y Logotipo, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos, para distinguir válvulas; debiendo precisarse que dicha prohibición incluye la promoción de productos efectuada a través de internet; iii) Sancionar a Proinsa Representaciones S.A.C. con una multa de 64 UIT”.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 15 de 57       7. La sociedad PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C., interpuso demanda de nulidad contra la anterior Resolución. 8. El Sexto Juzgado Especializado Permanente en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Once de 29 de mayo de 2011, declaró fundada la demanda. 9.

El 10 de junio de 2012, el INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 10. La Segunda Sala Contencioso Administrativo Transitoria, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cinco de 01 de julio de 2013, confirmó la sentencia apelada. 11. El INDECOPI, presentó recurso extraordinario de casación contra la anterior sentencia. 12.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 13. Manifiesta, que basta que los productos identificados con una marca hayan sido previa y exclusivamente adquiridos del propio titular de dicha marca y/o de su distribuidor autorizado, para que tal comercialización sea lícita.

Por lo tanto, tal y como lo determinó la primera instancia del INDECOPI, la sociedad PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C., adquirió los productos de tal forma, y el uso de la marca en la Web fue tan sólo a título informativo; se desconoció el derecho al debido proceso al no valorar dichas pruebas en segunda instancia. 14. Agrega, que están totalmente en desacuerdo con la sanción impuesta, ya que los productos de marca CRANE fueron adquiridos lícitamente. 15.

Sostiene, que en el presente caso no es necesario realizar el examen de riesgo de confusión, en cuanto nunca se infringieron los derechos de propiedad industrial de la sociedad CRANE CO. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del INDECOPI. 16. Sostiene, que no se acreditó en sede administrativa que los productos fueran adquiridos lícitamente.

Por lo tanto, no hubo una vulneración al derecho al debido proceso; la publicación de los mismos en la página web se traduce en una flagrante violación a los derechos de propiedad industrial. 17. Afirma, que ninguno de los requisitos contemplados en el artículo 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina son cumplidos por la demandante.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 16 de 57       18. Adiciona, que los productos que comercializaba la demandante no son originales, ya que no fueron introducidos en el comercio por el titular de las marcas, ni por persona autorizada, o económicamente vinculada. Por parte de CRANE CO. 19. Tal y como se observa en la sentencia la signada como Resolución Número Once de 29 de mayo de 2011, expedida por el Sexto Juzgado Especializado Permanente en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, la sociedad en mención fue declarada rebelde por no contestar la demanda. c. Sentencia de Primera Instancia. 20.

El Sexto Juzgado Especializado Permanente en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Once de 29 de mayo de 2011, declaró fundada la demanda, argumentando que según la teoría del agotamiento del derecho de marca no se requiere que los productos distinguidos con una marca y que una persona comercialice, hayan sido previamente adquiridos o comprados al propio titular de dicha marca y/o su distribuidor autorizado; para que dicha comercialización sea lícita, es suficiente que los productos hayan sido introducidos en el comercio por su titular y/o con su consentimiento, tal como ha sucedido en el presente caso (existen pruebas, tales como “certificación de distribuidor autorizado expedido por Crane Fluid System a favor de la empresa Fiorella Representaciones y otras empresas de las que la demandante habría adquirido productos con la marca Crane”). 21.

Adicionalmente, señaló que no es razonable, y por lo demás, constituye una restricción al libre comercio, pensar que la sociedad PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C., debiera exigir a su proveedor un comprobante de la procedencia del producto o la autorización del proveedor para ofrecer en venta dicho producto. 22. Finalmente, arguyó que la sociedad demandada obró en todo momento de buena fe: Primero, al indicar en su página web que es una “empresa dedicada a la importación y comercialización de válvulas industriales y productos afines;

(…)”. d. Recurso de apelación. 23. El INDECOPI, en el escrito del recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Adicionalmente señaló que: i) Los certificados que se acompañaron como prueba para demostrar la licitud de la adquisición de los productos por parte de la sociedad PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C., fueron posteriores al momento de la infracción “(…) los certificados que habría expedido Crane Fluid Systems autorizan una distribución en territorio peruano en el periodo comprendido entre 31.01.10 al 31.03.11”; no fueron presentados en sede administrativa.

Por lo tanto, no se acreditó que se encontraba debidamente autorizada para realizar la comercialización de los productos. No basta la supuesta buena fe para determinar que los productos han sido introducidos de forma lícita en el mercado. e. Sentencia de segunda instancia. 24. La Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número   GACETA OFICIAL 07/08/2015 17 de 57       Cinco de 01 de julio de 2013, confirmó la sentencia apelada, argumentando que: i) El uso de la marca por parte de la empresa demandante en su página web se debía efectivamente a título informativo, ya que su finalidad era informar que comercializaba y distribuía productos de otras empresas; ii) Los medios probatorios que la sociedad demandante aporta para acreditar la licitud en la adquisición de los productos, así como la originalidad de los mismos, deben ser tenidos en cuenta, puesto que si bien no los aportó dentro del proceso en sede administrativa sí hizo mención a ellos durante los plazos establecidos por la norma legal aplicable. f. Recurso de casación. 25.

El INDECOPI, en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y en el escrito de recurso de apelación. Adicionalmente señaló que: i) No se solicitó la interpretación prejudicial obligatoria, y por lo tanto, se violó el debido proceso. ii) El Ad Quem incurrió en un error de interpretación del artículo 155 de la Decisión 486, en tanto que le correspondía primero determinar si se estaba o no frente a productos originales, y luego analizar si se configuraba la excepción consagrada en el artículo 157 de la Decisión 486 “(…) la Sala ha hecho todo al revés. Primero ha analizado si había un uso a título informativo y luego ha concluido que se estaba frente a productos, en su entender, originales”; iii) El artículo 158 de la Decisión 486 no exige que los productos sean directamente adquiridos al titular de la marca registrada su distribuidor autorizado, para que se configure la figura del agotamiento del derecho de marca, que constituye uno de los límites al derecho de exclusiva generado de un registro de marcas.

Lo que la norma exige es que debe demostrarse que dichos productos efectivamente hayan contado con autorización del titular, distribuidor autorizado y/o persona económicamente vinculada al titular de la marca registrada. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 26. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 155 literal d), 157 y 158 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 27.

Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 121 y 122 de su Estatuto.1                                                                                                                         1   Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. (…) Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta GACETA OFICIAL 07/08/2015 18 de 57       C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 28.

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria. B. El derecho al uso exclusivo de la marca.

Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por el uso de un signo idéntico o similar. C. Las figuras del uso de la marca a título informativo y el agotamiento de la marca como excepciones al derecho de uso exclusivo. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA.

EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. 29. El INDECOPI en su recurso de casación sostuvo que se vulneró el principio del debido proceso al no solicitar la interpretación prejudicial en segunda instancia ordinaria. 30. Como quiera que la solicitud de interpretación prejudicial se realizara en el marco de un recurso de casación tramitado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

(…) Artículo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”; (…) Artículo 157 Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

Artículo 158 El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas   GACETA OFICIAL 07/08/2015 19 de 57       interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

Para esto, reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial 149-IP-2011, expedida el 10 de mayo de 2012. Se le solicita al consultante que consulte dicha providencia antes de resolver caso concreto. B. EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL POR EL USO DE UN SIGNO IDÉNTICO O SIMILAR. 31.

En el procedimiento administrativo interno se ventiló una denuncia por infracción de derechos de propiedad intelectual. Se argumentó que la sociedad PROINSA REPRESENTACIONES S.A.C., se encuentra usando sin autorización las marcas CRANE de propiedad de la sociedad CRANE CO. 32. De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado; para esto se reitera lo expresado por la Tribunal en la interpretación prejudicial de 22 de mayo de 2012, expedida en el proceso 145-IP-2011.

“Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las   GACETA OFICIAL 07/08/2015 20 de 57       características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

El Juez Consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza. La acción de infracción de derechos. Sus características. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:   GACETA OFICIAL 07/08/2015 21 de 57       Sujetos activos.

Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado.

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos.

Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004.

Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.

Las cuales tienen como objeto lo siguiente: - Impedir la comisión de la infracción. - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para   GACETA OFICIAL 07/08/2015 22 de 57       salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto.

El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos.

El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. GACETA OFICIAL 07/08/2015 23 de 57       La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1588, de 20 de febrero de 2008;

Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”). Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (artículo 244 de la Decisión 486).

De lo anterior, se desprende lo siguiente: C. - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término”.

LAS FIGURAS DEL USO DE LA MARCA A TÍTULO INFORMATIVO Y EL AGOTAMIENTO DE LA MARCA COMO EXCEPCIONES AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO. 33. La sociedad demandante argumentó que el uso de la marca en la web fue tan sólo a título informativo. El INDECOPI afirmó que los productos que comercializaba la demandante no fueron introducidos en el comercio por el titular de las marcas, ni por persona autorizada, o económicamente vinculada. 34.

De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la interpretación de 13 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 37-IP-2015. “Dentro del Proceso 170-IP-2011 el Tribunal especificó que para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, estos son: - Que se haga de buena fe.

La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal. La utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio.

De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. - Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o   GACETA OFICIAL 07/08/2015 24 de 57       servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante.

En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciando claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados. - Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior.

El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. - Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido.

Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. 35. En el Proceso 89-IP-2011 se ha señalado que: “El uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin autorización de su titular. Por considerarlo pertinente, el Tribunal se pronunciará primero sobre el artículo 157 en su integridad, para luego pronunciarse específicamente sobre el segundo párrafo del artículo 157.

Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal2. Ello porque, como bien apunta el tratadista Carlos FernándezNóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca “puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades”.

Así, “con el fin de corregir estas eventuales disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones”.3 Sobre este tema y en el mismo sentido, la jurisprudencia comunitaria europea ha señalado respecto del artículo 6 (“Limitación de los efectos de la marca”) de la Directiva 89/104/CEE4 que dicho artículo “tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de la marca y los de la libre                                                                                                                         2 3 4   Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C 177 de 20 de abril de 1994, citado en el Proceso 2-AI-96, Asunto: “BELMONT”, publicado en la G.O.A.C. 289 de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C 291 de 3 de setiembre de 1997.

Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de la Marca”, en Manual de la Propiedad Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649. Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas.

Artículo 6 (Limitación de los efectos de la marca): “1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 25 de 57       circulación de mercancías, así como los de la libre prestación de servicios, en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (…)”5. El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”.

Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: - su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, luga r de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.

A propósito del análisis del primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344, norma similar al primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal ha señalado que el artículo bajo comentario “no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a ‘propósitos de identificación o de información’, debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen ‘cualquier indicación cierta’, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca”.6 Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad: -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ Anunciar, inclusive en publicidad comparativa;

Ofrecer en venta; Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada. En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.7 Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.                                                                                                                         5 6 7   Asunto C-102/07, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de abril de 2008, considerando 45, Caso “ADIDAS”.

Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. 690 de 23 de julio de 2001. Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, publicado en la G.O.A.C. 2039 de 09 de abril de 2012.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 26 de 57       Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas en el artículo 157 están entonces referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".8 Asimismo, en pronunciamientos anteriores este Tribunal ha indicado que: “La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.

Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.

En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden específicas consecuencias jurídicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva.”9 En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios10, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado.

El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha                                                                                                                         8 9 10   JAECKEL KOVAKS, Jorge.

“Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. 1831 de 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido.

Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA”, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 355 de 14 de julio de 1998 y Proceso 69-IP-2000 antes referido. Proceso 69-IP-2000. GACETA OFICIAL 07/08/2015 27 de 57       considerado que dichos elementos y/o características son11: i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable.

Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.

Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”, es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios. La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad.

Los anuncios – cualquiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos. Sobre el principio de veracidad en materia publicitaria, este Tribunal ha siguiente: señalado lo “El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios.

Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad.

Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado.

Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc.”12 (El subrayado es nuestro).                                                                                                                         11 12   Proceso 40-IP-2011.

Proceso 137-IP-2009. Caso: Competencia desleal e infracciones a las normas de la Publicidad en Defensa del consumidor. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1831 de 7 de mayo de 2010. GACETA OFICIAL 07/08/2015 28 de 57       Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores.

Finalmente, el tercer requisito del artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos.

Así el uso permitido en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos. 36.

Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. Agotamiento del derecho de la marca. 37. El agotamiento del derecho de marca debe entenderse como el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca, mediante el cual se le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstos una vez realizada la primera venta, ello mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del producto o servicio. 38.

Al respecto, en el Proceso 24-IP-2005 de 25 de mayo de 2005, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refirió a la figura del agotamiento del derecho de la marca. 39. El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstas una vez realizada la primera venta.

Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien. 40. En este sentido, en el marco del artículo 158 de la Decisión 486, no es necesario para el agotamiento de la marca que el producto amparado por la marca sea directamente comprado al titular de la marca, su distribuidor o empresa económicamente vinculada a él. 41.

La corte consultante deberá determinar si se ha incurrido o no en alguna de estas situaciones; de no ser el caso se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:   GACETA OFICIAL 07/08/2015 29 de 57       PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde a la corte consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales.

En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis: − Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia. En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. − Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada.

Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última   GACETA OFICIAL 07/08/2015 30 de 57       instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente.

Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

SEGUNDO: - Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. - Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca.

Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marca, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 31 de 57       El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

TERCERO: Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca, contenidas en el artículo 157, están referidas a lo siguiente: Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal.

La utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante.

En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciando claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.

Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. Que no induzca al público consumidor a error.

Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstas una vez realizada la primera venta.

Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien. En este sentido, en el marco del artículo 158 de la Decisión 486, no es necesario para el agotamiento de la marca que el producto amparado por   GACETA OFICIAL 07/08/2015 32 de 57       la marca sea directamente comprado al titular de la marca, su distribuidor o empresa económicamente vinculada a él. La corte consultante deberá determinar si se ha incurrido o no en alguna de estas situaciones; de no ser el caso se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 233-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada mediante Exhorto N°. 006 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 224, 228, 238, 241 literales a), c), d), f) y g), 245 y 246 de la misma Decisión. Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial. Actor: Sociedad CRYSTAL S.A.S. Proceso interno Nº. 11001319900120345930-02. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 33 de 57     Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El Oficio Nº C-1951 de 30 de septiembre de 2014. El Memorando I-GAUC-14-031465 de 8 de octubre de 2014, mediante el cual la Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia remitió al Cónsul en Quito, el Exhorto No. 006. El 6 de noviembre de 2014 se recibió, en este Tribunal, la comunicación SECQT14-714, emitida por la Embajada de Colombia, remitiendo el Exhorto Nº 006, librado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la que se remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 155, 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 11001319900120345930-02.

El Exhorto No. 006 remitido por el Secretario de la Sala Civil del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El auto de 4 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: Demandado: Sociedad CRYSTAL S.A.S. Sociedad MB TECH DE COLOMBIA S.A.S. Hechos. 1. 1 La sociedad CRYSTAL S.A.S. sobre la base de la notoriedad de su marca PUNTO BLANCO, interpuso acciones de cancelación contra las marcas MUNDO BLANCO registradas por la sociedad AMB TECH DE COLOMBIA S.A.S., las cuales culminaron con la expedición de las Resoluciones 1154 de 28 de enero de 2013, y 1153 de 28 de enero de 2013, en virtud de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio decidió                                                                                                                         Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 15-J-TJCA-2015.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 34 de 57     cancelar el registro de las marcas MUNDO BLANCO, toda vez que consideró que entre las marcas en conflicto existían similitudes ortográficas, fonéticas, conceptuales, así como conexión competitiva entre los productos y servicios que identificaban. Marca anulada Marca empleada   demandado   2.

La sociedad demandada AMB TECH DE COLOMBIA S.A.S. presentó nuevamente solicitud de registro de la marca MUNDO BLANCO, la cual fue denegada por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante las Resoluciones 29999 de 23 de mayo de 2013 y 10191 de 18 de marzo de 2013. 3. La sociedad AMB TECH DE COLOMBIA S.A.S. cuenta con seis establecimientos comerciales en los cuales emplea la denominación “MUNDO BLANCO”, contando con una página web con dominio http://mundoblanco.com/, lo cual demuestra que viene haciendo uso efectivo de dicho signo en el mercado colombiano. Asimismo, a la fecha viene empleando la marca “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, que es similar a la marca previamente cancelada, por lo que se configura una infracción a los derechos de la accionante, quien cuenta con registros válidos para distinguir productos y servicios identificados con la marca “PUNTO BLANCO” para distinguir productos y servicios de las Clases 25 y 35 de la Clasificación Internacional. 4.

En virtud de lo expuesto, la demandante sociedad CRYSTAL S.A.S. solicitó el decreto de medidas cautelares a efecto de obtener el cese de la infracción marcaria cometida, lo cual fue concedido por medio del Auto 20128 de 3 de julio de 2013, no apreciándose en autos si dicha providencia fue cumplida o no por la sociedad demandada. 5. El 23 de agosto de 2013, la sociedad CRYSTAL S.A.S. interpuso acción declarativa y de condena prohibitiva por infracción de derechos de propiedad intelectual, dirigida a obtener la declaración respecto del hecho que la sociedad MB TECH DE COLOMBIA S.A.S. cometió acto de infracción contra su derecho de propiedad intelectual, requiriendo el cese inmediato de los actos que constituyen infracción marcaria. 6.

Con Acta de Audiencia de 29 de mayo de 2014, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió sentencia, declarando que MB TECH DE COLOMBIA S.A.S. incurrió en infracción contenida en los literales a) y e) del artículo 155 de la Decisión 486, por lo que ordenó el cese inmediato y definitivo de los actos que constituyen infracción de marcas, y se abstenga de importar, manufacturar, ofrecer, comercializar, distribuir y promocionar cualesquiera tipos de productos y/o servicios identificados con las expresiones “MUNDO BLANCO” o “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, ordenando el retiro de todos los circuitos comerciales de todo producto que contenga las marcas infractoras y la adopción de medidas para evitar la continuación o repetición de los actos constitutivos de infracción. 7.

La sentencia fue impugnada por MB TECH DE COLOMBIA S.A., y los actuados fueron elevados a la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. 8. Por medio de la Resolución de 17 de septiembre de 2014, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 35 de 57     Argumentos de la demanda. La sociedad CRYSTAL S.A.S. presenta demanda bajo los siguientes argumentos: 9. No ha brindado autorización, ni ha suscrito contrato de licencia de uso con la sociedad MB TECH de COLOMBIA S.A. para permitirle el uso de la marca PUNTO BLANCO o de alguna que resulte similarmente confundible con ésta, en el caso concreto “MUNDO BLANCO” y/o “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, máxime si dichas marcas fueron canceladas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en mérito a la condición de marca notoria del signo distintivo “PUNTO BLANCO”. 10.

Pese a que la marca “MUNDO BLANCO” fue cancelada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la demandante MB TECH DE COLOMBIA S.A.S., persiste en el uso de la referida marca, puesto que viene usando la denominación “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, lo que implica el desacato implícito de las Resoluciones expedidas por la administración, y un acto de mala fe por parte de la demandada, dado que la persistencia en el uso de dicha marca se suscita con posterioridad a la expedición de los actos administrativos de cancelación de la marca. 11.

Existe una evidente similitud entre la marca notoria PUNTO BLANCO, previamente registrada por CRYSTAL S.A.S. y las expresiones “MUNDO BLANCO” y/o “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, pese a que MB TECH DE COLOMBIA S.A. pretende convalidar su marca incluyéndole el vocablo genérico “uniformes”, seguido de la expresión infractora “MUNDO BLANCO”. Argumentos de la contestación a la demanda.

La sociedad MB TECH DE COLOMBIA S.A.S., en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: 12. Es cierto que el Consejo de Estado mediante sentencia de 11 de noviembre de 2010 (difiere de la fecha de sentencia indicada por la sociedad demandante, 29 de noviembre de 2010) expedida dentro del Expediente 2003-00459, sobre Acción de Nulidad y Restablecimiento de Derecho interpuesto por la sociedad demandante, anuló el registro de la marca MUNDO BLANCO para distinguir los productos comprendidos en la Clase 25; sin embargo, no es cierto que a dicha fecha la sociedad MB TECH DE COLOMBIA S.A.S. haya sido titular de la marca cancelada, dado que ésta fue concedida y registrada a favor de la señora Luz Marina Vargas de Perilla, persona natural diferente a la sociedad demandada. 13.

La marca que fuera anulada judicialmente difiere de la marca empleada por la sociedad demandada, en vista que existen elementos gráficos que hacen que el estudio de registrabilidad sea diferente e incomparable. Marca anulada   Marca empleada   demandado   GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 36 de 57     14. La sentencia de cancelación de marca del signo MUNDO BLANCO (registrado a nombre de doña Luz Marina Perilla de Vargas) se realizó tomando como base la comparación de la marca mixta “MUNDO BLANCO” y la marca denominativa “PUNTO BLANCO”, por lo que el análisis de los elementos gráficos sólo se ciñen al caso concreto de la referida sentencia y no pueden ser aplicados al presente caso. 15.

La Resolución 8407 de 27 de febrero de 2012, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, reconoció la notoriedad de la marca “PUNTO BLANCO”; sin embargo, declaró no procedente la acción de cancelación de la marca MUNDO BLANCO por considerar que ambos signos eran disímiles. 16. Si bien las Resoluciones 1153 y 1154 expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio dispusieron la cancelación de la marca “MUNDO BLANCO”, dichos actos administrativos no irrogan efectos en el caso concreto, puesto que la marca anulada por el Consejo de Estado y las anuladas por la Superintendencia se componen de elementos diferenciadores a la solicitud de marca “UNIFORMES MUNDO BLANCO”, por lo que no es posible extender un fallo de notoriedad a un signo que en su conjunto es diferente al cotejado en las acciones de nulidad y cancelación. Además, los referidos actos administrativos se encontraban pendientes de ser resueltos los recursos de reposición y en subsidio de apelación, por lo que no cometió infracción al momento de solicitar el registro de la marca “UNIFORMES MUNDO BLANCO”. 17.

No existe similitud entre las marcas PUNTO BLANCO y UNIFORMES MUNDO BLANCO, ni inducción en error al público consumidor. 18. En atención a la medida cautelar impuesta contra la sociedad demandada, ésta ha modificado el nombre de cada uno de los establecimientos comerciales, quedando de esta forma “MUNDO UNIFORMS”. 19. El posicionamiento de la marca UNIFORMES MUNDO BLANCO no obedece al aprovechamiento injusto de otras marcas, ni a la mala fe, puesto que el nombre comercial MUNDO BLANCO viene siendo utilizado de forma ininterrumpida desde el año de 1982, y fue depositado como nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 28294 de 16 de mayo de 2013.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 20. Que, los artículos 155, 190, 191 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 21.

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 22. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 155 literal d), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2. 2                                                                                                                         “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…)   GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 37 de 57     De oficio: 154, 224, 228, 238, 241 incisos a), c), d), f) y g), 245 y 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una persona, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social y otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

(…)”. 3  Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 38 de 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; (…) c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;

(…) f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

(…) Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 39 de 57     C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho. 3. La acción por infracción de derechos.

Sus características. Medidas cautelares. 4. El nombre comercial como signo de defensa en una acción por infracción de derechos. 5. Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas para la comparación de signos distintivos. Reglas para efectuar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. 6.

Marca notoria, su protección y su prueba. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 23. El Tribunal se referirá al tema en virtud a que la solicitud de interpretación prejudicial que consta en el Exhorto Nº. 05 emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fue remitido a través de la Embajada de la República de Colombia en Quito, Ecuador. 24.

En este sentido, el Tribunal sobre la base de la interpretación prejudicial 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial, precisa que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en próximas oportunidades debe solicitar interpretación prejudicial directamente ante este Tribunal Comunitario sin necesidad de exhorto, en vista a que la normativa jurídica comunitaria así lo dispone.

Incluso puede enviar las solicitudes de interpretación prejudicial directamente al correo electrónico del Tribunal secretaria@tribunalandino.org. 25. Para un mejor entendimiento del tema, el Tribunal adjunta la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la G.O.A.C. N°. 694. 2.

Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho. 26. En el caso de autos, la demandante sociedad CRYSTAL S.A.S. es titular de la marca PUNTO BLANCO, sobre la cual, manifestó, tiene derecho al uso exclusivo. Se demanda que la sociedad AMB TECH DE COLOMBIA S.A.S. está usando las marcas MUNDO BLANCO (la cual ya fue cancelada) y UNIFORMES MUNDO BLANCO, las cuales son confundibles con su marca PUNTO BLANCO. 27.

Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en reciente jurisprudencia, que a continuación se pasa a citar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         (…)”.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 40 de 57     “(…) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.

En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…).

La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 41 de 57     La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.

El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008)”.

(Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, caso: COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow). 28. El juez consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca PUNTO BLANCO (mixto) y el supuestamente infractor MUNDO BLANCO y UNIFORMES MUNDO BLANCO, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite. 3.

La acción por infracción de derechos. Sus características. Medidas cautelares. 29. La demandante CRYSTAL S.A.S. titular de la marca PUNTO BLANCO, manifestó que el uso de las marcas MUNDO BLANCO (cancelada) y UNIFORMES MUNDO BLANCO de la sociedad AMB TECH DE COLOMBIA S.A.S. implica la infracción a sus derechos. 30. Por lo tanto, se cita lo que el Tribunal ha manifestado en su jurisprudencia: “La acción de infracción de derechos.

Sus características (…). La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:   GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 42 de 57     a. El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

(párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: c. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. d. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Ésta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.

Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-IP-2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005. 3.

Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: - Impedir la comisión de la infracción. - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.

Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 43 de 57     El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.

Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias   GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 44 de 57     concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial 1588 de 20 de febrero de 2008). 7.

Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. (…)”.

(Proceso 145-IP-2011, ya citado). 4. El nombre comercial como signo de defensa en una acción por infracción de derechos. 31. La sociedad demandada MB TECH DE COLOMBIA S.A. manifiesta que el posicionamiento de la marca UNIFORMES MUNDO BLANCO no obedece al aprovechamiento injusto de otras marcas, ni a la mala fe, puesto que el nombre comercial MUNDO BLANCO viene siendo utilizado de forma ininterrumpida desde el año 1982 y fue depositado como nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercia por Resolución 28294 de 16 de mayo de 2013. 32.

El artículo 190 de la Decisión 486 entiende al nombre comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil (…)”, por lo que se puede indicar que el nombre comercial identifica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, dentro del giro comercial o industrial correspondiente y la distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo.

Características del nombre comercial. 33. En el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1796 de 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta), el Tribunal se ha pronunciado sobre las características del nombre comercial y ha manifestado que éstas son: - “El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a una cuestión conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se encuentra plasmado en el Título XI de la Decisión 486. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 45 de 57     - El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social”. - La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso.

Protección del nombre comercial. 34. Los artículos 191, 192 y 193 establecen el sistema de protección al nombre comercial. De donde se evidencia que dicha protección puede derivar de su registro o depósito o de su uso efectivo. El artículo 191 otorga el derecho al uso exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio, uso que deberá ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial.

Por su parte el artículo 193 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, sin embargo, conforme se tiene dicho, el derecho al uso exclusivo sólo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial. 35. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). 36. Este Tribunal también ha manifestado que “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro (…).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, ya citado). 37. Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98, ya citado). GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 46 de 57     38. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada País Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 39.

El Tribunal de Justicia en anteriores Interpretaciones Prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: 'Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.

(Proceso 45-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 581, de 12 de julio de 2000). 40. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 41.

Tomando en consideración que la principal característica del nombre comercial es su uso constante en el mercado anterior a la fecha de la solicitud del registro de marca, el cual deberá ser debidamente probado por quien lo alegue. En el caso de autos y sobre la base de los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial, el nombre comercial como signo distintivo con sus propias características y naturaleza, constituye un signo que puede servir de defensa en una acción por infracción de derechos. 42.

Al respecto, el Tribunal considera que de acuerdo a las características y naturaleza del nombre comercial éste podrá servir de defensa de una acción por infracción siempre y cuando se pruebe que al momento de ejercer su defensa dentro de la mencionada acción por infracción pruebe su uso real y efectivo en el mercado. Por lo que, el nombre comercial como defensa en una acción por infracción de derechos de propiedad industrial está supeditada a la prueba de uso real y constante en el mercado. 5.

Riesgo de confusión o asociación en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas para la comparación de signos distintivos. Reglas para efectuar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos. 5.1. Confundibilidad de marcas en temas de infracción de derechos de propiedad industrial. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 47 de 57     43.

El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud a que la parte demandante manifiesta que el uso de las marcas MUNDO BLANCO y UNIFORMES MUNDO BLANCO es confundible con su marca PUNTO BLANCO por lo que constituye una infracción a sus derechos. 44. Para dilucidar el tema, el Juez consultante deberá realizar un examen de confundibilidad entre los signos en conflicto a fin de determinar el riesgo de confusión y/o asociación entre dichos signos, para tal efecto, deberá seguir los criterios esgrimidos por este Tribunal al respecto. 5.2.

Reglas para la comparación de signos distintivos. 45. El Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 46. La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. 47.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 48.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. En el presente caso, el juez consultante deberá cotejar los términos MUNDO y PUNTO a fin de determinar la existencia o no de una similitud ideológica. 5.3. 49.

Reglas para efectuar el cotejo de signos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 48 de 57     3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). 50. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto.

Además, se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 6. Comparación entre signos mixtos. 51. En el caso de autos, los signos en conflicto son mixtos y cuenta con una parte denominativa compuesta. Marca anulada Marca empleada   demandado   52. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 237 a 239). 53. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 54. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 55.

Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en   GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 49 de 57     ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación: 56. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 57. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 58.

Finalmente, cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 59. Por lo tanto, el juez consultante deberá aplicar los criterios expuestos al momento de valorar los signos mixtos en conflicto. 7.

Marca notoria, su protección y su prueba. 60. En el presente caso CRISTAL S.A.S afirma la notoriedad de la marca PUNTO BLANCO. 61. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013: “1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 50 de 57     En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido.

De éste se pueden desprender las siguientes características: - Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. 2. - Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. - La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 51 de 57     En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario4. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, 4                                                                                                                         Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.

“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 52 de 57     transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: - Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. - Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. - Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.5 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para 5                                                                                                                         MONTEAGUDO, MONTIANO, España, 1995.

Pág. 283. “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 53 de 57     establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 6 3. Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso.

El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.” (Proceso 111-IP-2013 de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013 de 15 de mayo de 2013). 6                                                                                                                         Ibídem.

Pág. 247. GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 54 de 57     62. Revisado el caso concreto, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar con claridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgos a los que se expone una marca notoria en el mercado, de conformidad con lo siguiente: - “Como se dijo anteriormente, la protección de la marca notoriamente conocida rompe los principios registral, de uso real y efectivo, de territorialidad y de especialidad.

Esto se da bajo el entendido de que la marca notoria se encuentre inmersa dentro de uno de los cuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a una marca notoria más allá del principio de especialidad, se deberá demostrar la exposición del signo a alguno de dichos riesgos. - En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existencia de alguno de los mencionados riesgos para que opere la protección del signo notorio.

En relación con los dos primeros, deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos para determinar la posibilidad de error en el público consumidor (…). - En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vital importancia que el juez consultante, para ciertos supuestos, establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.

Si bien la normativa comunitaria andina no diferencia entre la marca notoria y la renombrada para establecer diferentes niveles de protección, la determinación de ciertos escenarios de conflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc. - El juez consultante debe analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación el público consumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentes sectores.

Eso sería evidente en un signo notorio que tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado en diversos escenarios de mercadeo. Piénsese en una marca notoria que esté registrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentes productos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidad de que el signo incursione en otros espacios comerciales.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor”. (Proceso 111-IP2013, ya citado). GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 55 de 57     63.

Sobre la base de lo expuesto, el juez consultante deberá analizar todas las características posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al ser un Tribunal de última instancia ordinaria en temas de infracción de derechos de propiedad industrial tiene la obligación de solicitar la interpretación prejudicial correspondiente ante este Tribunal comunitario, sin necesidad de exhorto, de acuerdo con la norma comunitaria, debe realizarse de manera directa.

Puede enviar las solicitudes de interpretación prejudicial directamente al correo electrónico del Tribunal secretaria@tribunalandino.org. El Tribunal adjunta la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la G.O.A.C. N°. 694.

SEGUNDO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina nacional competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca riesgo de confusión en el mercado.

Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo.

TERCERO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas y garantizar la efectividad de la tutela de mérito. En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla.

Las medidas cautelares podrán ser solicitadas por quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción, lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación.

CUARTO: El Tribunal considera que de acuerdo a las características y naturaleza del nombre comercial éste podrá servir de defensa de una acción por infracción siempre y cuando se pruebe que al momento de ejercer su defensa dentro de la mencionada acción por infracción pruebe su uso real y efectivo en el mercado. Por lo que, el nombre comercial como defensa en una acción por infracción de derechos de propiedad industrial está supeditada a la prueba de uso real y constante en el mercado.

QUINTO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, el Juez consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas.

Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente   GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 56 de 57     infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.

SEXTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos o servicios que éstos amparan.

El juez consultante, deberá verificar si entre los signos en conflicto existe o no similitud ideológica de acuerdo a lo planteado en la presente interpretación prejudicial.

SÉPTIMO: Al comparar los signos, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética de los mismos, sin ser posible descomponerlos, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial. Al efectuar el examen de confundibilidad de los signos, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.

OCTAVO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO   GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 57 de 57     De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú