TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 241-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: Pinkas Flint Blanck.
Tercero interesado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú. Marca: “INSTITUTO DE ALTA GERENCIA” (mixta). Expediente Interno: 01845-2010-0-1801-JR-CA-04. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince.
VISTOS: El Oficio 1845-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 01845-2010-0-1801-JR-CA-04.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.
ANTECEDENTES. Partes Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Parte contraria: PINKAS FLINT BLANCK Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 9 de enero de 2009, Pinkas Flint Blanck de Perú, solicitó el registro de la marca INSTITUTO DE ALTA GERENCIA (mixta) escrita en letras características, en cuya parte superior se aprecia una figura ovalada entrecortada por diversas líneas curvas, el cual contiene las letras I, A, G escritas en forma característica, todo en color plomo y negro; conforme al modelo, para distinguir servicios de educación de la Clase 41 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
Publicado el extracto de la solicitud de registro en el diario oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones. 3. Mediante Resolución 10407-2009/DSD-INDECOPI de 18 de junio de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, denegó de oficio el registro del signo solicitado, sobre la base del registro de la marca INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOOLS IAGS y logotipo (mixta), inscrita bajo Certificado 51224 a favor de Jorge Augusto Lam Chifu, que distingue servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
El 3 de julio de 2009, Pinkas Flint Blanck interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. 5. Por Resolución 3416-2009/TPI-INDECOPI de 16 de diciembre de 2009 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 10407-2009/DSD-INDECOPI de 18 de junio de 2009, que denegó el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación INSTITUTO DE ALTA GERENCIA (mixta); conforme al modelo, que fuera solicitado por Pinkas Flint Blanck, para distinguir servicios de educación de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.
El 12 de marzo de 2010, Pinkas Flint Blanck, presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 3416-2009/TPI-INDECOPI de 16 de diciembre de 2009. 7. El 16 de noviembre de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa. 8.
El 28 de octubre de 2013, mediante Sentencia – Resolución 11 – el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda interpuesta por Pinkas Flint Blanck, en consecuencia nula la Resolución 3416-2009/TPI-INDECOPI de 16 de diciembre de 2009 y ordenó a la entidad demandada emitir nueva resolución otorgando el registro de la marca solicitada a favor de la demandante. 9.
El 25 de noviembre de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 28 de octubre de 2013. 10. Mediante providencia de 13 de junio de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú (antes Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado), decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: - Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión de signos distintivos que distingan servicios de la misma clase, y la forma de análisis en los casos en los que los signos están conformados por elementos figurativos y denominativos en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. - Cómo debe analizase la facultad de análisis de registrabilidad ejercida por la autoridad administrativa en los casos en que ningún interesado presenta oposición al registro de marca en el marco del artículo 150 de la Decisión 486. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 11.
Pinkas Flint Blanck, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - El examen comparativo de los signos en conflicto realizado por la autoridad administrativa se ha limitado a apreciar sólo uno de los elementos que conforman las marcas confrontadas, violando de esta manera la norma que establece que si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión o error al consumidor, se deberá tomar en cuenta la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto en conjunto. - La sola presencia de los términos IAG e IAGS no es suficiente para que los consumidores les atribuyan un origen empresarial común a los servicios que distinguen las marcas en conflicto, ya que ambas cuentan con muchos elementos adicionales que les otorgan suficiente fuerza distintiva.
Habiéndose priorizado en el examen comparativo las pequeñas diferencias, minimizándose las abundantes diferencias existentes entre las marcas en conflicto. - Que en efecto, las marcas en conflicto se diferencian en primer lugar por sus denominaciones: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOOLS, en el caso de la marca registrada e INSTITUTO DE ALTA GERENCIA, en caso de la marca solicitada.
Asimismo las marcas difieren por los logos que acompañan a las denominaciones indicadas. De lo que se puede concluir que las marcas en conflicto son diferentes gráfica y fonéticamente, asimismo desde el punto conceptual o ideológico, también es muy clara la diferencia entre los signos, apreciándose que en el caso de la marca registrada se trata de servicios relacionados con la educación de gastronomía, mientras que en el caso de la marca solicitada se trata de servicios de educación en gerencia. - En cuanto al grado de percepción del consumidor medio, en ambos casos las marcas están destinadas a distinguir servicios de educación, por lo que es de presumir que el consumidor que aprecie estas marcas será un consumidor debidamente informado, que analizará cuidadosamente las ofertas del mercado antes de adoptar una decisión de consumo y difícilmente podrá confundirse o asociar los servicios de educación en gastronomía que distingue la marca registrada con los servicios de educación en alta gerencia que distingue la marca solicitada. - Finalmente, la marca solicitada estuvo antes registrada, a favor del Instituto de Alta Gerencia, entidad de la cual es titular y representante legal, según se puede constatar del Certificado 3034 (vigente hasta el 23 de noviembre de 2004); tratándose de una marca que ya es conocida en el mercado de servicios de educación en alta gerencia, por lo que su nueva inscripción como marca de servicio no causará ninguna confusión ni asociación con otras marcas o empresas. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. 12.
El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que la denegatoria del registro del signo INSTITUTO DE ALTA GERENCIA y logotipo (mixta), ha sido emitida respetando todos los parámetros de registrabilidad que la norma exige y se basó en la confusión indirecta que éste podría suscitar respecto de la marca registrada INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOOLS IAGS y logotipo (mixta), la cual distingue los mismos servicios: servicios de educación. - Que el supuesto de confusión denominado “confusión indirecta” no necesita que los signos confrontados presenten marcadas similitudes para que se vea configurada.
La simple semejanza en uno de sus elementos originará la confusión, en la medida que el consumidor podría asumir la existencia de vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los signos, perjudicando así su decisión de consumo a partir de otorgarle a la marca adquirida un origen empresarial que no es el que espera. En el presente caso, si bien a nivel gráfico y fonético los signos confrontados son distintos, la coincidencia en el término “IAG” resulta ser determinante para que se vea configurado el supuesto de confusión indirecta, razón por la cual se cauteló e impidió la coexistencia registral de los signos confrontados. - Que el artículo 136 de la Decisión 486, señala que basta la simple posibilidad que pudiese existir riesgo de confusión para que se deniegue el registro de un signo, de lo que se advierte que la norma no exige que absolutamente todos los consumidores deban verse confundidos para que no se registre un signo, sino más bien preceptúa que la mera posibilidad de ello será suficiente para que el registro del signo deba denegarse. c. Sentencia de Primera Instancia. 13.
El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda interpuesta por Pinkas Flint Blanck, en consecuencia nula la Resolución 3416-2009/TPI-INDECOPI de 16 de diciembre de 2009 y ordena a la entidad demandada emitir nueva resolución otorgando el registro de la marca solicitada a favor del demandante.
Consideró que es posible la coexistencia pacífica de la marca solicitada y la marca registrada en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público usuario, toda vez que la marca solicitada posee fuerza distintiva, que le otorga la capacidad de individualizar, identificar y diferenciar sus servicios de los otros que se ofrecen en el mercado, no encontrándose semejanzas que pueden llevar al consumidor medio a confusión de ningún tipo. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 14.
El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que la sentencia de primera instancia no ha considerado la naturaleza de la denegatoria del registro de la marca solicitada, la misma que fue únicamente gravitada en el hecho que los signos confrontados, a pesar de tener diferencias, coincidían en un término casi en su totalidad, lo cual configura el escenario de la confusión indirecta o asociación empresarial, en la medida que el público consumidor puede arribar a una conclusión errónea en cuanto al origen empresarial de un determinado producto, servicio o actividad. - Que es evidente la existencia de determinadas diferencia entre las marcas en conflicto, sin embargo ello no significa que las mismas puedan coexistir en el mercado; por cuanto el hecho que compartan determinados vocablos (IAG / IAG), a pesar de que gocen de algunas diferencias, genera riesgo de confusión indirecta en el consumidor, quien válidamente podría asociar a los signos como provenientes de un mismo origen empresarial. - Que la marca solicitada IAG INSTITUTO DE ALTA GERENCIA (mixta), tiene como elemento relevante la denominación IAG, en tanto los términos restantes en dicho signo son claramente descriptivos, y por ende no son reivindicables.
Por lo tanto si es que nos encontramos en un escenario en el que el término IAG prevalece registralmente en el signo solicitado para registro, debido a que los elementos restantes en la marca son descriptivos, ello aumenta considerablemente las posibilidades de confusión en el consumidor. Y es que el consumidor individualiza la marca IAG INSTITUTO DE ALTA GERENCIA, precisamente por la expresión IAG, que es aquella que también está contenida en la marca registrada.
En ese sentido fácilmente podrá atribuir a ambas marcas el mismo origen empresarial. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, ha solicitado[1] la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Impedimentos para el registro de un signo como marca.
La identidad y la semejanza. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. B. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta. C. Las palabras de uso común y descriptivas dentro de la conformación de un signo. D. Examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente. A. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA.
LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 15. Para dar respuesta a la primera interrogante del Juez consultante[2] se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 16. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”[3]. 17.
Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 18.
El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 19.
Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”[4]. 20.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación. 21. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 22.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”[5]. 23. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 24.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 25.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 26. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”[6]. 27.
El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 28. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 29.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”[7]. 30. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.
En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 31. El Juez consultante deberá verificar si entre el signo solicitado INSTITUTO DE ALTA GERENCIA (mixto) y la marca registrada INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOOL IAGS y logotipo, existen riesgo de confusión como para confundirlos en el mercado.
B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 32. En vista de que el signo solicitado (INSTITUTO DE ALTA GERENCIA) así como la marca registrada (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOOLS IAGS y logotipo) sobre la base de la cual se denegó el registro de oficio, son mixtos, es necesario hacer referencia a este tema. 33.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 34. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 35.
El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. 36. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”[8]. 37.
Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. [9] 38.
Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 39. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. 40.
Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 41.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signo denominativos, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP- 2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”[10]. 42.
Sobre la base de los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo compuesto o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. C. LAS PALABRAS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVAS DENTRO DE LA CONFORMACIÓN DE UN SIGNO. 43.
En el caso en análisis el INDECOPI señalo que la marca solicitada IAG INSTITUTO DE ALTA GERENCIA (mixta), tiene como elemento relevante la denominación IAG, en tanto los términos restantes en dicho signo son claramente descriptivos, y por ende no son reivindicables, por lo que para mejor referencia del Juez consultante, es pertinente hacer referencia a las palabras de uso común en la conformación de un signo. 44.
Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 45. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 46.
Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 47. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando[11]. 48.
El Juez Consultante, debe determinar en primer lugar si el signo IAG INSTITUTO DE ALTA GERENCIA (mixto) en su conjunto utiliza expresiones de uso común en relación con los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, si esto no es así, debe determinar si las palabras INSTITUTO DE ALTA GERENCIA en su conjunto son registrables.
D. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 49. El Tribunal abordará este tema ya que el Juez consultante ha solicitado se pronuncie respecto a: ¿Cómo debe analizase la facultad de análisis de registrabilidad ejercida por la autoridad administrativa en los casos en que ningún interesado presenta oposición al registro de marca en el marco del artículo 150 de la Decisión 486? 50.
Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 51.
Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.
En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 52. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”[12]. 53.
Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio. 54.
De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 55. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales[13] ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”[14]. 4.
Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina”. Debida motivación. 56. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. 57.
Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”[15]. 58.
En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
SEGUNDO: En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto de la marca será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.
Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a riesgo de confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
TERCERO: La Decisión 486 prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales. Sin embargo, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.
CUARTO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.
El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: -Debe ser de oficio. -Es integral. -Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. -Es autónomo.
De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.
Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 241-IP-2014 ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…) [2] Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión de signos distintivos que distingan servicios de la misma clase, y la forma de análisis en los casos en los que los signos están conformados por elementos figurativos y denominativos en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. [3] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. [8] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. [11] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.
OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. [12] Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [13] Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. [14] Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007.
Marca: “BROCHA MONA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [15] Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.