Año XXXII – Número 2551 Lima, 07 de agosto de 2015   SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 120-IP-2014 Aclaración a la Interpretación Prejudicial expedida el 20 de febrero de 2015 en el marco del proceso 120IP-2014. Interpretación, a solicitud del Consultante, del artículo 135 literal k) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, República del Perú. Expediente Interno Nº 5416962013.

Emplazada: CASA DEL PISCO E.I.R.L. Nombre comercial mixto: LA CASA DEL PISCO PROCESO 241-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: Pinkas Flint Blanck.

Tercero interesado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú. Marca: “INSTITUTO DE ALTA GERENCIA” (mixta). Expediente Interno: 01845-2010-0-1801-JR-CA-04 PROCESO 282-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literal b), 190, 191, 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 18030-2013.

Actor: RADIADORES FORTALEZA S.A. Marca denominativa FORTALEZA Para nosotros la Patria es América   GACETA OFICIAL 07/08/2015 2 de 43       PROCESO 120-IP-2014 Aclaración a la Interpretación Prejudicial expedida el 20 de febrero de 2015 en el marco del proceso 120-IP-2014. Interpretación, a solicitud del Consultante, del artículo 135 literal k) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, República del Perú. Expediente Interno Nº 541696-2013.

Emplazada: CASA DEL PISCO E.I.R.L. Nombre comercial mixto: LA CASA DEL PISCO. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de junio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de aclaratoria de la Interpretación Prejudicial expedida el 20 de febrero de 2015 en el marco del proceso 120-IP-2014.

I.

ANTECEDENTES: 1. La solicitud de aclaración de Interpretación Prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, República del Perú, mediante el Oficio 884-2015/DSD-INDECOPI de 30 de abril de 2015, recibido por este Tribunal vía correo electrónico el 4 de mayo de 2015, en el que solicita la aclaración de la Interpretación Prejudicial del artículo 135 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.

En dicho escrito se solicita lo siguiente: “En el caso concreto, nos encontramos ante una solicitud de nulidad de registro de nombre comercial, tramitada bajo el expediente No. 5416962013, por medio de la cual se pretende aplicar una causal de prohibición de registro de marcas (el nombre comercial incluye una denominación protegida para bebidas espirituosas).

Al respecto, tenemos que el inciso k) del artículo 135 de la Decisión 486, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. Bajo este contexto, es que solicitamos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se sirva emitir una aclaración de la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 120-IP-2014, a efectos de determinar si en un procedimiento de nulidad del registro de un nombre comercial, es posible aplicar la prohibición de registro contenida en el inciso k) del artículo 135 de la Decisión 486”.

II. CONSIDERACIONES 3. La Interpretación Prejudicial de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 121-IP-2014, consagró la figura de la aclaración de las interpretaciones prejudiciales de la siguiente manera: GACETA OFICIAL 07/08/2015 3 de 43     “En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4.

Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.” (subrayado por fuera del texto). 4. En relación con el último supuesto planteado, se considera que es posible solicitar la aclaración cuando la Interpretación Prejudicial contenga puntos ambiguos o dudosos; se puede solicitar la ampliación cuando sea necesario interpretar ciertas normas comunitarias, o agregar o ahondar ciertos asuntos o puntos no tenidos en cuenta al interpretar la normativa comunitaria, siempre y cuando lo anterior fuese necesario para resolver el asunto particular. 5.

En el presente caso si bien la División de Signos Distintivos del INDECOPI presentó una solicitud de aclaración, una vez el Tribunal estudió la naturaleza del pedido le dará el trámite de una ampliación, ya que no se está ante puntos dudosos o ambiguos en la providencia expedida en el proceso 120-IP-2014. En este contexto se interpretará el literal k) del artículo 135. 6.

El literal k) del artículo 135 de la Decisión 486 establece lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas”. 7. Lo primero que observa el Tribunal es que a diferencia de la causal contenida en el literal j), el legislador comunitario no generó ningún parámetro de calificación de la conducta.

Esto quiere decir que es irregistrable un signo solicitado como marca si contiene una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas. En consecuencia, al aplicar la causal de irregistrabilidad estudiada, la oficina de registro marcario no deberá analizar la posibilidad de que se genere riesgo de confusión, asociación y uso parasitario. 8.

El Tribunal advierte que la anterior disposición es una concreción de la previsión contenida en el artículo 23.2 del Acuerdo, sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), cuyo texto es del siguiente tenor: “Artículo 23 Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas.

(…) GACETA OFICIAL 07/08/2015 4 de 43     2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen”.

(…)”. 9. Como se puede observar, el artículo 135 literal k) de la Decisión 486 viabiliza que los Países Miembros de la Comunidad Andina le otorguen el trato especial y reforzado a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, en concordancia con la normativa multilateral. 10. Sobre el trato especial y diferenciado mencionado, la OMC a través de la nota informativa sobre “Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad”, manifestó lo siguiente: “Las indicaciones geográficas son topónimos (en algunos países son también palabras asociadas con un lugar) que se utilizan para identificar productos que proceden de determinados lugares y tienen determinadas características (por ejemplo, “Champagne”, “Tequila” o “Roquefort”).

De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, todas las indicaciones geográficas han de protegerse como mínimo para impedir que se induzca al público a error y para evitar la competencia desleal (artículo 22). Los vinos y bebidas espirituosas gozan de un nivel de protección más elevado o mayor (artículo 23): a reserva de varias excepciones, estas indicaciones tienen que protegerse incluso en el caso de que el uso indebido no induzca al público a error”.

Subrayado por fuera del texto1. 11. De conformidad con lo anterior, el Tribunal advierte que el artículo 135 en sus literales j) y k) siguen la misma lógica de los artículos 22 y 23 del ADPIC, es decir, una previsión general para las denominaciones de origen y una específica con una protección especial y diferenciada para aquellas que recaen sobre vinos y bebidas espirituosas. 12.

Por lo tanto, el cuestionamiento que surge consiste en definir qué significa una bebida espirituosa. 13. Con el ánimo de crear armonía conceptual en el escenario internacional, y como quiera que el tráfico comercial de bebidas espirituosas tiene una incidencia alta tanto en América como en Europa, el Tribunal considera adecuado adoptar una definición de bebidas espirituosas, basándose, de manera general, en la consagrada en la normativa comunitaria europea (artículo 2 del Reglamento CE 110/2008)2.

En el campo de las denominaciones de origen esto es muy                                                                                                                         1 2 https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/status_s/gi_s.htm Artículo 2 Definición de bebida espirituosa 1.

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «bebida espirituosa» la bebida alcohólica: a) destinada al consumo humano; b) poseedora de unas cualidades organolépticas particulares; c) con un grado alcohólico mínimo de 15 % vol; d) producida: i) bien directamente, mediante: — la destilación, en presencia o no de aromas, de productos fermentados de modo natural, y/o GACETA OFICIAL 07/08/2015 5 de 43     importante por la reciprocidad como parámetro de protección en los diferentes escenarios globales. 14.

El Tribunal observa que una “bebida espirituosa” no se puede definir simplemente como bebida alcohólica, ya que la categoría de los vinos también entra dentro de dicha definición, lo que impide “lógicamente” hacer esta afirmación. Como se mencionó, la intención del legislador comunitario y multilateral es dar un tratamiento diferente a estas dos bebidas de contenido alcohólico. 15.

En este sentido, la Comunidad Andina se debe expresar en el mismo lenguaje en cuanto a los productos protegidos; es un primer paso firme para la protección de las denominaciones de origen comunitarias andinas en el exterior y las extranjeras en el territorio comunitario. Esta necesidad es patente si se tiene en cuenta que sobre la base del artículo 23.4 se está negociando un sistema de registro de denominaciones de origen para los vinos y las bebidas espirituosas.3 Por tal razón, una bebida espirituosa será aquella que goza de las siguientes características: 1.

Es una bebida alcohólica con un grado mínimo de alcohol volumétrico de 15%. 2. Destinada al Consumo humano. 3. Con cualidades organolépticas4 particulares. Es decir, con aspectos específicos que se pueden captar por los sentidos. 4. Obtenida por destilación, en presencia o no de aromas, de productos naturales fermentados, o por maceración de sustancias vegetales, con adición o no de aromas, azúcares, otros edulcorantes u otros productos agrícolas. 5.

Se puede obtener por mezcla con otras bebidas espirituosas, alcohol etílico o destilados de origen agrícola, otras bebidas alcohólicas o no alcohólicas. 16. Para contestar claramente a la pregunta del consultante, el Tribunal determina que es posible aplicar la causal de prohibición enunciada en el artículo 135 literal k) de la Decisión 486, en el procedimiento de nulidad de registro de nombre comercial, teniendo en cuenta las definiciones plasmadas en la presente providencia. 17.

En virtud de lo anteriormente expuesto,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         3 4 — la maceración o procedimientos similares de materias primas vegetales en alcohol etílico de origen agrícola y/o destilados de origen agrícola, y/o las bebidas espirituosas en el sentido del presente Reglamento, y/o — la adición de aromas, azúcares u otros productos edulcorantes enumerados en el punto 3 del anexo I y/u otros productos agrícolas y/o alimenticios al alcohol etílico de origen agrícola y/o a destilados de origen agrícola y/o a bebidas espirituosas según la definición del presente Reglamento, ii) o bien por mezcla de una bebida espirituosa con uno o más de los siguientes productos: — otras bebidas espirituosas, y/o — alcohol etílico de origen agrícola o destilados de origen agrícola, y/u — otras bebidas alcohólicas, y/o — bebidas. 2.

No obstante, no se consideran bebidas espirituosas las que se incluyen en los códigos NC 2203, 2204, 2205, 2206 y 2207. Nota informativa sobre “Propiedad Intelectual: Indicaciones Geográficas y Biodiversidad”: “Negociación: el registro multilateral de vinos y bebidas espirituosas Esta negociación, que tiene lugar en reuniones específicas del Consejo de los ADPIC en “Sesión Extraordinaria”, tiene por objeto crear un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, que en la actualidad gozan de un nivel de protección más elevado que el otorgado a otras indicaciones geográficas”.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dicho de una propiedad de un cuerpo: Que se puede percibir por los sentidos GACETA OFICIAL 07/08/2015 6 de 43     EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: Ampliar la Interpretación Prejudicial expedida el 20 de febrero de 2015, en el marco del Proceso 120-IP-2014, agregando la parte motiva de la presente providencia, y la siguiente conclusión: El Tribunal determina que se puede aplicar la causal de prohibición enunciada en el artículo 135 literal k) de la Decisión 486, en el procedimiento de nulidad de registro de nombre comercial, teniendo en cuenta las definiciones plasmadas en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el procedimiento interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente Interpretación Prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Sentencia los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Sentencia el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese la presente Sentencia y remítase copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 del Tratado de Creación del Tribunal y 98 de su Estatuto.

PROCESO 241-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Apelante: Pinkas Flint Blanck.

Tercero interesado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad GACETA OFICIAL 07/08/2015 7 de 43         Intelectual –INDECOPI- de la República del Perú. Marca: “INSTITUTO DE ALTA GERENCIA” (mixta). Expediente Interno: 01845-2010-0-1801-JR-CA-04. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 1845-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 10 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 01845-2010-0-1801-JR-CA-04.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Parte contraria: PINKAS FLINT BLANCK Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 9 de enero de 2009, Pinkas Flint Blanck de Perú, solicitó el registro de la marca INSTITUTO DE ALTA GERENCIA (mixta) escrita en letras características, en cuya parte superior se aprecia una figura ovalada entrecortada por diversas líneas curvas, el cual contiene las letras I, A, G escritas en forma característica, todo en color plomo y negro; conforme al modelo, para distinguir servicios de educación de la Clase 41 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

Publicado el extracto de la solicitud de registro en el diario oficial “El Peruano”, no se presentaron oposiciones. 3. Mediante Resolución 10407-2009/DSD-INDECOPI de 18 de junio de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, denegó de oficio el registro del signo solicitado, sobre la base del registro de la marca INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOOLS IAGS y logotipo (mixta), inscrita bajo Certificado 51224 a favor de Jorge Augusto Lam Chifu, que distingue servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 8 de 43     4. El 3 de julio de 2009, Pinkas Flint Blanck interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. 5. Por Resolución 3416-2009/TPI-INDECOPI de 16 de diciembre de 2009 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, confirmó la Resolución 10407-2009/DSD-INDECOPI de 18 de junio de 2009, que denegó el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la denominación INSTITUTO DE ALTA GERENCIA (mixta); conforme al modelo, que fuera solicitado por Pinkas Flint Blanck, para distinguir servicios de educación de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.

El 12 de marzo de 2010, Pinkas Flint Blanck, presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución 3416-2009/TPI-INDECOPI de 16 de diciembre de 2009. 7. El 16 de noviembre de 2010, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa. 8.

El 28 de octubre de 2013, mediante Sentencia – Resolución 11 – el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda interpuesta por Pinkas Flint Blanck, en consecuencia nula la Resolución 34162009/TPI-INDECOPI de 16 de diciembre de 2009 y ordenó a la entidad demandada emitir nueva resolución otorgando el registro de la marca solicitada a favor de la demandante. 9.

El 25 de noviembre de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 28 de octubre de 2013. 10. Mediante providencia de 13 de junio de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú (antes Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas de Mercado), decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto a: - Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión de signos distintivos que distingan servicios de la misma clase, y la forma de análisis en los casos en los que los signos están conformados por elementos figurativos y denominativos en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. - Cómo debe analizase la facultad de análisis de registrabilidad ejercida por la autoridad administrativa en los casos en que ningún interesado presenta oposición al registro de marca en el marco del artículo 150 de la Decisión 486. a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 11.

Pinkas Flint Blanck, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - El examen comparativo de los signos en conflicto realizado por la autoridad administrativa se ha limitado a apreciar sólo uno de los elementos que conforman las marcas confrontadas, violando de esta manera la norma que establece que si GACETA OFICIAL 07/08/2015 9 de 43     dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión o error al consumidor, se deberá tomar en cuenta la apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto en conjunto. - La sola presencia de los términos IAG e IAGS no es suficiente para que los consumidores les atribuyan un origen empresarial común a los servicios que distinguen las marcas en conflicto, ya que ambas cuentan con muchos elementos adicionales que les otorgan suficiente fuerza distintiva.

Habiéndose priorizado en el examen comparativo las pequeñas diferencias, minimizándose las abundantes diferencias existentes entre las marcas en conflicto. - Que en efecto, las marcas en conflicto se diferencian en primer lugar por sus denominaciones: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOOLS, en el caso de la marca registrada e INSTITUTO DE ALTA GERENCIA, en caso de la marca solicitada.

Asimismo las marcas difieren por los logos que acompañan a las denominaciones indicadas. De lo que se puede concluir que las marcas en conflicto son diferentes gráfica y fonéticamente, asimismo desde el punto conceptual o ideológico, también es muy clara la diferencia entre los signos, apreciándose que en el caso de la marca registrada se trata de servicios relacionados con la educación de gastronomía, mientras que en el caso de la marca solicitada se trata de servicios de educación en gerencia. - En cuanto al grado de percepción del consumidor medio, en ambos casos las marcas están destinadas a distinguir servicios de educación, por lo que es de presumir que el consumidor que aprecie estas marcas será un consumidor debidamente informado, que analizará cuidadosamente las ofertas del mercado antes de adoptar una decisión de consumo y difícilmente podrá confundirse o asociar los servicios de educación en gastronomía que distingue la marca registrada con los servicios de educación en alta gerencia que distingue la marca solicitada. - Finalmente, la marca solicitada estuvo antes registrada, a favor del Instituto de Alta Gerencia, entidad de la cual es titular y representante legal, según se puede constatar del Certificado 3034 (vigente hasta el 23 de noviembre de 2004); tratándose de una marca que ya es conocida en el mercado de servicios de educación en alta gerencia, por lo que su nueva inscripción como marca de servicio no causará ninguna confusión ni asociación con otras marcas o empresas. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. 12.

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que la denegatoria del registro del signo INSTITUTO DE ALTA GERENCIA y logotipo (mixta), ha sido emitida respetando todos los parámetros de registrabilidad que la norma exige y se basó en la confusión indirecta que éste podría suscitar respecto de la marca registrada INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOOLS IAGS y logotipo (mixta), la cual distingue los mismos servicios: servicios de educación. - Que el supuesto de confusión denominado “confusión indirecta” no necesita que los signos confrontados presenten marcadas similitudes para que se vea configurada.

La simple semejanza en uno de sus elementos originará la confusión, en la medida GACETA OFICIAL 07/08/2015 10 de 43     que el consumidor podría asumir la existencia de vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los signos, perjudicando así su decisión de consumo a partir de otorgarle a la marca adquirida un origen empresarial que no es el que espera.

En el presente caso, si bien a nivel gráfico y fonético los signos confrontados son distintos, la coincidencia en el término “IAG” resulta ser determinante para que se vea configurado el supuesto de confusión indirecta, razón por la cual se cauteló e impidió la coexistencia registral de los signos confrontados. - Que el artículo 136 de la Decisión 486, señala que basta la simple posibilidad que pudiese existir riesgo de confusión para que se deniegue el registro de un signo, de lo que se advierte que la norma no exige que absolutamente todos los consumidores deban verse confundidos para que no se registre un signo, sino más bien preceptúa que la mera posibilidad de ello será suficiente para que el registro del signo deba denegarse. c. Sentencia de Primera Instancia. 13.

El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda interpuesta por Pinkas Flint Blanck, en consecuencia nula la Resolución 3416-2009/TPI-INDECOPI de 16 de diciembre de 2009 y ordena a la entidad demandada emitir nueva resolución otorgando el registro de la marca solicitada a favor del demandante.

Consideró que es posible la coexistencia pacífica de la marca solicitada y la marca registrada en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público usuario, toda vez que la marca solicitada posee fuerza distintiva, que le otorga la capacidad de individualizar, identificar y diferenciar sus servicios de los otros que se ofrecen en el mercado, no encontrándose semejanzas que pueden llevar al consumidor medio a confusión de ningún tipo. d. Argumentos del Recurso de Apelación: 14.

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que la sentencia de primera instancia no ha considerado la naturaleza de la denegatoria del registro de la marca solicitada, la misma que fue únicamente gravitada en el hecho que los signos confrontados, a pesar de tener diferencias, coincidían en un término casi en su totalidad, lo cual configura el escenario de la confusión indirecta o asociación empresarial, en la medida que el público consumidor puede arribar a una conclusión errónea en cuanto al origen empresarial de un determinado producto, servicio o actividad. - Que es evidente la existencia de determinadas diferencia entre las marcas en conflicto, sin embargo ello no significa que las mismas puedan coexistir en el mercado; por cuanto el hecho que compartan determinados vocablos (IAG / IAG), a pesar de que gocen de algunas diferencias, genera riesgo de confusión indirecta en el consumidor, quien válidamente podría asociar a los signos como provenientes de un mismo origen empresarial. - Que la marca solicitada IAG INSTITUTO DE ALTA GERENCIA (mixta), tiene como elemento relevante la denominación IAG, en tanto los términos restantes en dicho signo son claramente descriptivos, y por ende no son reivindicables.

Por lo tanto si es que nos encontramos en un escenario en el que el término IAG prevalece registralmente en el signo solicitado para registro, debido a que los elementos GACETA OFICIAL 07/08/2015 11 de 43     restantes en la marca son descriptivos, ello aumenta considerablemente las posibilidades de confusión en el consumidor. Y es que el consumidor individualiza la marca IAG INSTITUTO DE ALTA GERENCIA, precisamente por la expresión IAG, que es aquella que también está contenida en la marca registrada.

En ese sentido fácilmente podrá atribuir a ambas marcas el mismo origen empresarial. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, ha solicitado1 la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Impedimentos para el registro de un signo como marca.

La identidad y la semejanza. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. B. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa compuesta. C. Las palabras de uso común y descriptivas dentro de la conformación de un signo. D. Examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente. A. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA.

LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 15. Para dar respuesta a la primera interrogante del Juez consultante2 se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 16. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3. 17.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos                                                                                                                         1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) 2 Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión de signos distintivos que distingan servicios de la misma clase, y la forma de análisis en los casos en los que los signos están conformados por elementos figurativos y denominativos en el marco del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/08/2015 12 de 43     pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 18.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 19.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4. 20.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación. 21. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 22.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5. 23. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 24.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta,                                                                                                                         4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/08/2015 13 de 43     caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 25.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 26. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6. 27.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 28. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 29.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7. 30. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso                                                                                                                         6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 07/08/2015 14 de 43     concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 31. El Juez consultante deberá verificar si entre el signo solicitado INSTITUTO DE ALTA GERENCIA (mixto) y la marca registrada INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOOL IAGS y logotipo, existen riesgo de confusión como para confundirlos en el mercado.

B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 32. En vista de que el signo solicitado (INSTITUTO DE ALTA GERENCIA) así como la marca registrada (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GASTRONOMY SCHOOLS IAGS y logotipo) sobre la base de la cual se denegó el registro de oficio, son mixtos, es necesario hacer referencia a este tema. 33.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. 34. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 35.

El elemento denominativo es, como norma general, en las marcas mixtas, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico. GACETA OFICIAL 07/08/2015 15 de 43     36. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”8. 37. Dentro de la parte denominativa de un signo mixto, puede darse que ésta sea compuesta, es decir, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. 9 38.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 39. En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. 40.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 41.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signo denominativos, que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.                                                                                                                         8 9 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/08/2015 16 de 43     “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”10. 42.

Sobre la base de los criterios expuestos, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo compuesto o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. C. LAS PALABRAS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVAS DENTRO DE LA CONFORMACIÓN DE UN SIGNO. 43.

En el caso en análisis el INDECOPI señalo que la marca solicitada IAG INSTITUTO DE ALTA GERENCIA (mixta), tiene como elemento relevante la denominación IAG, en tanto los términos restantes en dicho signo son claramente descriptivos, y por ende no son reivindicables, por lo que para mejor referencia del Juez consultante, es pertinente hacer referencia a las palabras de uso común en la conformación de un signo. 44.

Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 45. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 46.

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 47. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando11.                                                                                                                         10 11 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

“FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191. GACETA OFICIAL 07/08/2015 17 de 43     48. El Juez Consultante, debe determinar en primer lugar si el signo IAG INSTITUTO DE ALTA GERENCIA (mixto) en su conjunto utiliza expresiones de uso común en relación con los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, si esto no es así, debe determinar si las palabras INSTITUTO DE ALTA GERENCIA en su conjunto son registrables.

D. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE DEBE REALIZAR LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. 49. El Tribunal abordará este tema ya que el Juez consultante ha solicitado se pronuncie respecto a: ¿Cómo debe analizase la facultad de análisis de registrabilidad ejercida por la autoridad administrativa en los casos en que ningún interesado presenta oposición al registro de marca en el marco del artículo 150 de la Decisión 486? 50.

Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. 51.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.

En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 52. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”12. 53.

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio. 54.

De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad.

La aplicación que de éstas se realice                                                                                                                         12 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003.

Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 07/08/2015 18 de 43     en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. 55. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales13 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”14. 4.

Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina”. Debida motivación. 56. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. 57.

Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”15.                                                                                                                         13 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. 14 Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 15 GACETA OFICIAL 07/08/2015 19 de 43     58. En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto de la marca será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a riesgo de confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: La Decisión 486 prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales. Sin embargo, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. GACETA OFICIAL 07/08/2015 20 de 43     CUARTO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características: -Debe ser de oficio. -Es integral. -Se debe plasmar en una resolución debidamente motivada. -Es autónomo. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. GACETA OFICIAL 07/08/2015 21 de 43     PROCESO 282-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literal b), 190, 191, 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 18030-2013.

Actor: RADIADORES FORTALEZA S.A. Marca denominativa FORTALEZA. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cuatro días del mes de junio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 334-2014-SCS-CS de 20 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 1 de diciembre de 2015, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno No. 18030-2013.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de mayo de 2015.

Que, con auto de 13 de mayo de 2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, decidió aceptar el impedimento presentado por el Señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, de acuerdo con lo establecido en los artículos 67 y 68 del Estatuto de este Tribunal. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: RADIADORES FORTALEZA S.A. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. GACETA OFICIAL 07/08/2015 22 de 43       HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1.

La sociedad AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., solicitó el 20 de abril de 2007 el registro como marca del signo denominativo FORTALEZA, para amparar los siguientes servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza: “distribución de vehículos”. 2. La sociedad RADIADORES FORTALEZA S.A., formuló oposición sobre la base de sus marcas (mixtas y denominativas) RADIADORES FORTALEZA (Clase 7 Certificado No. 39693) y, FORTALEZA (Clase 7 - Certificado No. 129343); así como en relación con el nombre comercial RADIADORES FORTALEZA S.A. Señala que dichos signos revisten el carácter de notorios. 3.

El 5 de noviembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 019735-2007/OSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y otorgó el registro solicitado. 4. El 30 de noviembre de 2007, la sociedad RADIADORES FORTALEZA S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 05 de julio de 2008, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1350-2008/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada. 6.

La sociedad RADIADORES FORTALEZA S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución. 7. La Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Once de 28 de noviembre de 2011, declaró fundada la demanda y en consecuencia nula la Resolución No. 1350-2008/TPI-INDECOPI, y por sus efectos, nula la Resolución No. 019735-2007/OSD-INDECOPI. 8.

El 01 de febrero de 2012, el INDECOPI, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9. La Sala Civil Permanente, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Apelación No. 772-2013 de 19 de agosto de 2013, confirmó la sentencia impugnada. 10. El 06 de noviembre de 2013, el INDECOPI presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 11.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: GACETA OFICIAL 07/08/2015 23 de 43       12.

Manifiesta, que se configura el riesgo de confusión, dado la notoriedad de los signos en cabeza de la sociedad demandante. Por lo tanto, la Autoridad Nacional yerra al desconocer dicho carácter. 13. Agrega, que las marcas (mixtas y denominativas) RADIADORES FORTALEZA y Logotipo (Clase 71 - Certificado No. 39693) y, FORTALEZA (Clase 7 - Certificado No. 129343), son bastante reconocidas en el sector industrial, pesquero, minero y agrícola, pues en todos estos sectores distribuyen repuestos y partes de vehículos y máquinas, radiadores, motores, acoplamientos, etc.

Por lo tanto, nuevamente se equivoca la Autoridad Nacional al no valorar correctamente el material probatorio que se acompañó para acreditar la notoriedad de los signos. 14. Adiciona, que además de configurarse el riesgo de confusión, también se edifica el riesgo de conexión competitiva. Por lo tanto, resulta desacertada la afirmación del INDECOPI cuando señala que los signos en conflicto protegen productos y servicios diferentes, ya que de un análisis detallado se infiere que el objeto social y giro de la sociedad AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. (distribución de vehículos, sus partes, repuestos), es coincidente con el de la sociedad demandante. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del INDECOPI. 15. Indica, que si bien los signos en conflicto son confundibles entre si desde el punto de vista gráfico y fonético, las diferencias que existen entre los productos y servicios que identifican permiten su coexistencia en el mercado. Por lo tanto, no se presenta el riesgo de conexión competitiva, ya que en ambos casos estamos en presencia de consumidores diferentes. 16.

Agrega, que el servicio de distribución de vehículos (transporte, alquiler, repartición de vehículos lacustres, terrestres, aéreos o marítimos), no gira en torno a la venta de los mismos. 17. Adiciona, que los productos que identifican los signos en conflicto no se destinan a vehículos, sino a maquinaria en general. 18. Manifiesta, que no se acreditó suficientemente la notoriedad de los signos cuya titularidad se encuentra radicada en el demandante.

Por parte de AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. 19. Indica, que la sociedad demandante pretende distorsionar la figura de la notoriedad de la marca, ya que no acreditó correctamente dicho carácter. Por lo tanto, no se le puede otorgar la protección solicitada. 20. Arguye, que las diferencias que existen entre los productos y servicios que identifican los signos en conflicto permiten su coexistencia en el mercado.

Por lo tanto, no se presenta el riesgo de conexión competitiva                                                                                                                         1 “Radiadores de refrigeración, motores (no de vehículos terrestres), órganos de transmisión, instrumentos agrícolas, incubadoras de huevos”.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 24 de 43       c. Sentencia de primera instancia. 21. La Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Once de 28 de noviembre de 2011, declaró fundada la demanda, argumentando que “(…) de la apreciación y confrontación de ambos signos, incidiendo con mayor énfasis en las semejanzas que las diferencias (…) entre las marcas registradas ‘FORTALEZA’ y ‘RADIADORES FORTALEZA’ y aquella cuyo registro solicitó la co demandada (…) se advierte que ambas comparten el término FORTALEZA, el elemento relevante en los referidos signos es la palabra ‘FORTALEZA’ la misma que resulta, sin lugar a dudas, fonéticamente idéntica en ambos casos.

(…) En ambos casos se trata de vehículos, producto que comparten en cierta forma, es decir, la marca cuyo registro fue solicitada por la co demandada distingue servicios referidos a vehículos, mientras que la marca registrada por la demandante se refiere a productos (radiadores) relacionados con vehículos, por consiguiente existe vinculación y conexión entre algunos de los productos que distinguen los signos ya referidos.

(…) En el presente caso (…) existe el riesgo de que el público consumidor pueda incurrir en un supuesto de confusión indirecta. (…) Evaluadas las pruebas señaladas, conjuntamente con las demás presentadas y no glosadas, podemos concluir que la marca del demandante es suficientemente conocida dentro del sector correspondiente (…)”. d. Recurso de apelación. 22.

El INDECOPI en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y agregó que: i) No se ha efectuado análisis alguno que permita conocer los motivos por los cuales, estando ante productos y servicios que pueden de alguna manera estar referidos a vehículos, existe vinculación entre ellos. Por lo tanto, se desconocen los lineamientos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha estructurado para tal fin; ii) Se vulnera el derecho al debido proceso, al proferir una sentencia carente de motivación. e. Sentencia de segunda instancia. 23.

La Sala Civil Permanente, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Apelación No. 772-2013 de 19 de agosto de 2013, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que “(…) Ahora bien, analizados los argumentos propuestos en el recurso de apelación, se tiene que mediante el agravio descrito en los acápites I) y III), la entidad recurrente pretende cuestionar la motivación de la sentencia objeto de análisis, alegando que no se ha precisado contra qué clase de riesgo se protege a la marca registrada y además porque se considera que existe vinculación entre los productos y servicios, sin embargo, debe señalarse que dichas afirmaciones no tienen base cierto, pues en el considerando noveno de la sentencia apelada, la Sala Superior ha señalado que las semejanzas gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto pueden provocar en el consumidor un riesgo de confusión indirecto, esto es, se puede inducir al consumidor a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita u otra línea de productos de ésta o que de alguna forma existe una vinculación de carácter comercial entre estas empresas; por tal razón, este argumento no resulta atendible.

Finalmente, mediante el argumento propuesto en el punto II) del recurso objeto de revisión, es conveniente indicar que al haberse determinado las semejanzas entre GACETA OFICIAL 07/08/2015 25 de 43       los signos en cuestión, la calidad de notoriedad de las marcas no tiene relevancia alguna para resolver la presente controversia”. f. Recurso de casación. 24.

El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y el recurso de apelación. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 25. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486. 26. Se hará la Interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 136 literal b), 190, 191, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486.2                                                                                                                         2 “Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…) Artículo 190 Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 224 Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225 Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos.

(…) Artículo 228 Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, GACETA OFICIAL 07/08/2015 26 de 43       C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 27.

En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. B. Ámbito de protección del nombre comercial. C. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

D. Comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta. E. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. F. La conexión competitiva (Clases 39/7). D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 28.

En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo FORTALEZA es confundible con las marcas denominativas y mixtas RADIADORES FORTALEZA y FORTALEZA, así como con el nombre comercial RADIADORES FORTALEZA S.A. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 29.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 229 No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.

(…)”. GACETA OFICIAL 07/08/2015 27 de 43       de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad3. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:                                                                                                                         3 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 07/08/2015 28 de 43       La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse.

La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica.

Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Las Reglas para el cotejo de los signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la GACETA OFICIAL 07/08/2015 29 de 43       función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. B. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. 30.

En el procedimiento interno se argumentó que el signo denominativo FORTALEZA es confundible con el nombre comercial RADIADORES FORTALEZA S.A. Por tal razón, se abordará el tema propuesto. 31. Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013: “El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.

El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.4 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una                                                                                                                         4 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial. GACETA OFICIAL 07/08/2015 30 de 43       imprecisión que será tratada en el literal F de la presente Interpretación Prejudicial. - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. 32. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). GACETA OFICIAL 07/08/2015 31 de 43       c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marca, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”. 33.

En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo denominativo FORTALEZA fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial RADIADORES FORTALEZA S.A. era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. 34.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 35. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 32 de 43       C. COMPARACIÓN COMPUESTOS. ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y 36. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo FORTALEZA con los denominativos FORTALEZA y RADIADORES FORTALEZA S.A. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 37.

Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: − Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. − Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. − Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. − Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras.

En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). GACETA OFICIAL 07/08/2015 33 de 43       Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 38.

En este orden de ideas, la consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo FORTALEZA con los denominativos FORTALEZA y RADIADORES FORTALEZA S.A. D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 39. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo FORTALEZA con el mixto RADIADORES FORTALEZA.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos con parte denominativa compuesta. 40. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012: “(…) El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas5, logotipos6, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento                                                                                                                         5 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. 6 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 07/08/2015 34 de 43       predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005.

Marca: GALLO mixta). El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto”. 41. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: 42.

Como quiera que el signo mixto RADIADORES FORTALEZA se encuentra compuesto por dos palabras, se hace necesario tener en cuenta los parámetros establecidos en el acápite anterior para los signos compuestos. 43. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo FORTALEZA con el mixto RADIADORES FORTALEZA.

E. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. 44. La demandante afirmó que sus marcas RADIADORES FORTALEZA y FORTALEZA son notoriamente conocidas. En consecuencia, se tratará el tema propuesto. 45. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudiciales de 21 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 256-IP-2013 de 30 de noviembre de 2011.

“Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, GACETA OFICIAL 07/08/2015 35 de 43       artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características: − Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente: “Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”. − Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. − La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

GACETA OFICIAL 07/08/2015 36 de 43       En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos.

De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario7.                                                                                                                         7 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.

“LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. GACETA OFICIAL 07/08/2015 37 de 43       El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: − Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro. − Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido. − Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.8 Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea                                                                                                                         8 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”.

Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. GACETA OFICIAL 07/08/2015 38 de 43       necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios.

En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”9. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que genere el riesgo, ya que esto presenta un deterioro sistemático de la posición empresarial.

Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, sobre la base de que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,                                                                                                                         9 Ibídem.

Pág. 247. GACETA OFICIAL 07/08/2015 39 de 43       i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero’”. 46.

La Corte Consultante deberá determinar si las marcas RADIADORES FORTALEZA y FORTALEZA son notoriamente conocidas, para posteriormente establecer si se incurre en alguno de los riesgos en el mercado, de conformidad con lo establecido en la presente providencia. F. LA CONEXIÓN COMPETITIVA (CLASES 39/7) 47. El signo solicitado para registro ampara los siguientes servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza: “distribución de vehículos”.

Los opositores amparan productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional de Niza: “radiadores de refrigeración, motores (no vehículos terrestres), órganos de transmisión, instrumentos agrícolas, incubadoras de huevos”. 48. Como quiera que la sociedad demandante argumentara que los servicios y productos que amparan los signos en conflicto tienen conexión competitiva, se abordará el tema propuesto. 49.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 111-IP-2013: “En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad10 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y/o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.                                                                                                                         10 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”.

(Proceso 148IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005). GACETA OFICIAL 07/08/2015 40 de 43       En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, aplicable tanto a productos como a servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo GACETA OFICIAL 07/08/2015 41 de 43       de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004)”. 50. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La corte consultante deberá, al momento en que el signo denominativo FORTALEZA fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial RADIADORES FORTALEZA S.A. era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo FORTALEZA con los denominativos FORTALEZA y RADIADORES FORTALEZA S.A., aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante tendrá que establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo FORTALEZA con el mixto RADIADORES FORTALEZA, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características: GACETA OFICIAL 07/08/2015 42 de 43       − Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486. − Debe haber ganado dicha notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. − Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Respecto del riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen.

Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega.

Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas. La Corte Consultante deberá determinar si las marcas RADIADORES FORTALEZA y FORTALEZA son notoriamente conocidas, para posteriormente establecer si se incurre en alguno de los riesgos en el mercado, de conformidad con lo establecido en la presente providencia. GACETA OFICIAL 07/08/2015 43 de 43       SEXTO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú