[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 236-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 136 literal a) de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2008-0429. Actor: COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Marca denominativa: L. CASEI DEFENSIS. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Quito a los diez días del mes de julio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 3465 de 5 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 6 de noviembre de 2014, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2008-0429. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 9 de junio de 2015.
A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, solicitó el 04 de octubre de 2006 el registro como marca del signo denominativo L. CASEI DEFENSIS, para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “leche, leche en polvo, leche gelificada, saborizada y batida, productos lácteos, a saber: postres de leche, yogurt, bebida de yogurt, esponjados (mousses), cremas, cremas para postres, crema fresca, mantequilla, quesos de untar, quesos, quesos maduros, quesos maduros con moho, quesos frescos no madurados y quesos en salmuera, requesón, quesos frescos vendidos en forma líquida o en pasta, bebidas naturales o con sabores compuestos principalmente de leche o productos lácteos, bebidas de leche hechas especialmente con leche, bebidas de leche con frutas, productos lácteos fermentados con sabor natural o saborizados”. 2.
La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., formuló oposición argumentando que la expresión L. CASEI es un término descriptivo que designa una característica de los componentes de las “bebidas lácteas”, es decir, el nombre L. CASEI corresponde a la bacteria denominada LACTOBACILLUS CASEI, que se puede encontrar espontáneamente en los alimentos de origen lácteo; agregó que es confundible con su marca denominativa DEFENSIS, registrada en Colombia bajo el certificado No. 298569 (Clase 29). 3.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 40033 de 29 de noviembre de 2007, declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado. Argumentó que el signo solicitado describe una característica esencial de los productos que pretende amparar. 4. La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 5.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 2557 de 31 de enero de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo repuesto y, concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación. 6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 18147 de 30 de mayo de 2008, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 7.
La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nos. 40033 de 29 de noviembre de 2007, 2557 de 31 de enero de 2008 y 18147 de 30 de mayo de 2008, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8. El 29 de julio de 2009, la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, presentó reforma de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. 9.
La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. Manifiesta, que el argumento de la autoridad nacional no se sustenta en la existencia de la marca denominativa DEFENSIS, sino en relación con causales objetivas de irregistrabilidad. 10.
Indica, que la autoridad nacional omitió aplicar la Convención Colombo- Francesa de 1901, por la existencia previa del registro francés 01/3136585 de 2001 para la marca ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS + GRÁFICA, que incluso es anterior a la solicitud de registro de la marca DEFENSIS presentada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (16 de noviembre de 2004).
Tal posición ha sido corroborada por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de casación del 8 de febrero de 2002. 11. Agrega, que también es titular del fermento L. CASEI DEFENSIS protegido por la patente DN-114001, “para suplementar su producto Actimel”. 12. Adiciona, que no todos los L. CASEI son iguales ni tienen los mismos beneficios sobre las defensas; por lo tanto, la Autoridad Nacional erró al catalogarlo como un nombre genérico.
Acompaña soporte probatorio, para respaldar dicha afirmación. 13. Agrega, que si bien el término L. CASEI individualmente considerado es una expresión que identifica un tipo de bacteria láctea contenida en ciertos yogures, no lo es menos que la inclusión del término DEFENSIS individualiza la expresión L. CASEI con el propósito de distinguir un fermento específico.
Por lo tanto, la expresión DEFENSIS no es evocativa, sino un término adoptado en el mundo entero por la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE para designar una de las clases de “Lactobacillus Casei”. 14. Adiciona, que al considerar que L. CASEI es un término genérico, los consumidores pueden llegar a pensar, por ejemplo, que el producto ACTIMEL de propiedad de la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE y el producto YOX de propiedad de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., contienen los mismos ingredientes y producen los mismos efectos en el organismo, lo cual es evidentemente erróneo, puesto que YOX no contiene el fermento DN-114001 L. CASEI, ni dispone de la misma ciencia desarrollada por la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE para respaldar su producto. 15.
Agrega, que es titular en el mundo de los siguientes registros de marcas: L. CASEI DEFENSIS + GRÁFICA (Certificado de Registro Mexicano No. 837.122); ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS + GRÁFICA (Certificado de Registro Boliviano No. 93612); L. CASEI DEFENSIS + GRÁFICA (Certificado de Registro Chileno No. 784715); L. CASEI DEFENSIS (Certificado de Registro Francés No. 07/3485843 – Clases 5, 29 y 32);
DEFENSIS (Certificado de Registro Francés No. 07/3485843 – Clases 5, 29 y 32); y, L. CASEI DEFENSIS (Certificado de Registro Canadiense No. TMA 708.683 - Clases 5, 29 y 32). 16. Sostiene, que la autoridad nacional yerra al realizar el examen para establecer si una denominación es genérica, descriptiva o usual, en tanto no se examinó de manera rigurosa si la expresión L. CASEI resultaba ser un signo descriptivo respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 17.
Agrega, que no se tuvo en cuenta que el signo solicitado para registro es la denominación L.CASEI DEFENSIS. Si se analiza el signo en conjunto, se llega a la conclusión que tiene distintividad. 18. Arguye, que la expresión extranjera L. CASEI DEFENSIS, se encuentra conformada por la letra “L”, que evoca la palabra latina “lactobacillus”, que de ninguna manera forma parte del conocimiento común de las personas.
Por lo tanto estamos en presencia de un signo de fantasía. 19. Manifiesta, que la autoridad nacional debió suspender el trámite de registro por prejudicialidad, hasta tanto el Consejo de Estado se pronunciara sobre la acción de nulidad que la sociedad DANONE interpuso contra el registro No. 298.569, correspondiente a la marca DEFENSIS. b. Argumentos de la contestación de la demanda.
Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 20. Indica, que aunque los signos en conflicto presentan diferencias con relación a los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético, la expresión L. CASEI DEFENSIS hace relación directa al nombre otorgado a la bacteria “L. casei variedad defensas”, que se encuentra espontáneamente en los alimentos de origen lácteo y, como tal, no es susceptible de apropiación por parte de un empresario o consumidor. 21.
Agrega, que al realizar el examen en conjunto del signo L. CASEI DEFENSIS, éste hace referencia directa solamente a “Lactobacilius casei”, por lo que se reafirma su falta de distintividad. Por parte del Tercero Interesado. 22. Indica, que si bien el signo denominativo DEFENSIS es evocativo, goza de protección al haber sido registrado.
Por lo tanto, si se pretendía registrar el signo denominativo L. CASEI DEFENSIS, se debió acompañar dicha expresión descriptiva de un elemento lo suficientemente distintivo. 23. Agrega, que al descomponer la expresión L.CASEI DEFENSIS, la denominación L. CASEI, corresponde al nombre de una bacteria presente en los alimentos de origen lácteo comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por lo tanto, carece de justificación el argumento de que dicha expresión no es de conocimiento público. 24. Agrega, que siguiendo las reglas para el cotejo de signos denominativos, la comparación debió realizarse entre las expresiones DEFENSIS, ya que se deben excluir las expresiones descriptivas. Siendo esto así, los signos en conflicto son confundibles. 25.
Señala, que si bien existe la Convención Colombo-Francesa de 1901, de ninguna forma implica que el registro de una marca en Colombia tenga valor en Francia y viceversa, ya que el convenio en mención no es una excepción al principio de territorialidad, el cual establece que el registro de una marca está circunscrito al país en que fue otorgada.
Lo mismo aplica, en lo pertinente, para los derechos que la sociedad demandante alega tener en México, Chile y Canadá. 26. Agrega, que la marca ACTIMEL L. CASEI (MIXTA), registrada en Francia y Bolivia es totalmente diferente al signo cuyo registro se pretendió en Colombia; circunstancia que refuerza aún más (en lo pertinente para Bolivia) la falta de aplicación de la Convención, puesto que su campo de acción se circunscribe a “marcas cuyo registro ya se haya obtenido en uno de los Estados que suscriben el Tratado”.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 27. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486. 28. Se hará la interpretación solicitada, menos la del artículo 134 que no es fundamental para resolver el caso particular. De oficio, el artículo136 literal a)[1] de la misma normativa.
CUESTIONES A INTERPRETARSE. 29. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. B. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.
C. Los signos descriptivos. Palabras descriptivas en la conformación de marcas. D. Los signos de fantasía. E. El signo solicitado como marca que constituye el nombre de una patente de invención. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR INDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 30.
En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo L. CASEI DEFENSIS es confundible con la marca denominativa DEFENSIS. 31. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[2].
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.
Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Las Reglas para el cotejo de los signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.
Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62- IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. 32.
En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos L. CASEI DEFENSIS y DEFENSIS. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 33. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.
Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran formados por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.
(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.
(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 34.
En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos L. CASEI DEFENSIS y DEFENSIS. C. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS. PALABRAS DESCRIPTIVAS EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. 35. En el proceso interno se discute si el signo L. CASEI DEFENSIS es descriptivo.
El tercero interesado afirma que la denominación L. CASEI corresponde al nombre de una bacteria presente en los alimentos de origen lácteo. 36. De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado, y para ello se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.
(…) Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 37.
La corte consultante debe determinar si el signo L. CASEI DEFENSIS (denominativa) es descriptivo en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, para concluir si es o no registrable. Si se encuentra que como tal no es descriptivo, deberá analizar si la expresión L. CASEI es descriptiva en la mencionada clase así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la expresión descriptiva.
D. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. 38. La demandante sostuvo que el signo solicitado para registro es de fantasía. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía. 39. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de febrero de 2011, expedida en el marco del proceso 168-IP-2011.
“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. 40. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de los signos en conflicto, para así establecer el posible grado de riesgo confusión en el mercado.
E. EL SIGNO SOLICITADO COMO MARCA QUE CONSTITUYE EL NOMBRE DE UNA PATENTE DE INVENCIÓN. 41. Como quiera que el demandante argumentó que es titular del patente L. CASEI DEFENSIS (DN-114001), se abordará el tema propuesto. 42. El titular de una patente de invención identificada con una denominación específica, no tiene derecho inexorable para registrar dicha denominación como marca.
Ésta debe someterse al análisis de registrabilidad que realiza la oficina competente, es decir, debe ser examinada de conformidad con los muchos factores intervienen; se deben analizar elementos como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros. 43.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.
SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos L. CASEI DEFENSIS y DEFENSIS, aplicando los criterios sentados en la presente providencia.
TERCERO: La corte consultante debe determinar si el signo L. CASEI DEFENSIS (denominativo) es descriptivo en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, para concluir si es o no registrable. Si se encuentra que como tal no es descriptivo, deberá analizar si la expresión L. CASEI es descriptiva en la mencionada clase así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la expresión descriptiva.
CUARTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de los signos en conflicto, para así establecer el posible grado de riesgo de confusión en el mercado.
QUINTO: El titular de una patente de invención identificada con una denominación específica, no tiene derecho inexorable para registrar dicha denominación como marca. Ésta debe someterse al análisis de registrabilidad que realiza la oficina competente, es decir, debe ser examinada de conformidad con los muchos factores intervienen; se deben analizar elementos como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).
Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 236-IP-2014 ----------------------- [1] “Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;
(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
(…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. [2] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.
La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.
Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.