Año XXXII – Número 2566 Lima, 31 de agosto de 2015 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 226-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 136 literal a) de la mima normativa comunitaria.

Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Demandante: Aliaune Thiam. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPIde la República del Perú. Marca: “K KONVICT” y logotipo (Mixta).

Expediente Interno: 182512013 PROCESO 236-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 136 literal a) de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 2008-0429. Actor: COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Marca denominativa: L. CASEI DEFENSIS PROCESO 256-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 81, 84 y 113 literal a) de la misma normativa andina.

Órgano nacional consultante: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: HOT AND THE GANG INC., Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio. Marca: “H & G” (denominativa). Expediente Interno: 20100416 PROCESO 226-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 136 Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 31/08/2015 2 de 48       literal a) de la mima normativa comunitaria.

Órgano nacional consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Demandante: Aliaune Thiam. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI- de la República del Perú. Marca: “K KONVICT” y logotipo (Mixta).

Expediente Interno: 18251-2013. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y cuatro (24) días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 302-2014-SCS-CS de 22 de octubre del 2014, recibido por este Tribunal el 5 de noviembre del mismo año, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 18251-2013.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 10 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Parte contraria: ALIAUNE THIAM. Tercero Interesado: JORGE LUIS GARCÍA YANAYACO. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 10 de marzo de 2010, Aliaune Thiam de Estados Unidos de América, solicitó la nulidad de la marca de producto K KONVICT y logotipo (mixta), registrada bajo Certificado 154707 a favor de Jorge Luis García Yanayaco, en la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), por la existencia previa de su marca KONVICT (mixta) en Estados Unidos. 1.

El 12 de abril de 2010, Jorge Luis García Yanayaco, absolvió el traslado de la acción de nulidad. 2. Por Resolución 2431-2010/CSD-INDECOPI de 17 de noviembre de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró fundada la acción de nulidad interpuesta. GACETA OFICIAL 31/08/2015 3 de 48       3. El 30 de noviembre de 2010, Jorge Luis García Yanayaco, interpuso recurso de apelación, en contra de la Resolución antes citada. 4.

Por Resolución 197-2012/TPI-INDECOPI, de 1 de febrero de 2012, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, revocó la Resolución 2431-2010/CSD-INDECOPI de 17 de noviembre de 2010 y, en consecuencia, declaró infundada la acción de nulidad interpuesta por Aliaune Thiam contra el registro de la marca de producto K KONVICT y logotipo (mixta), inscrita bajo Certificado 154707, a favor de Jorge Luis García Yanayaco. 5.

El 14 de mayo de 2012, Aliaune Thiam, presentó ante el Juzgado Especializado de lo Contencioso Administrativo, demanda contenciosa administrativa solicitando se declare la nulidad total de la Resolución 197-2012/TPI-INDECOPI, de 1 de febrero de 2012. 6. El 14 de junio de 2012, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, contestó la demanda contenciosa administrativa. 7.

El 18 de junio de 2012, Jorge Luis García Yanayaco, contestó la demanda contenciosa administrativa. 8. El 11 de diciembre de 2012, mediante Sentencia – Resolución 6 – el Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda, en consecuencia nula la Resolución 197-2012/TPIINDECOPI, de 1 de febrero de 2012; y nulo el Certificado 154707, correspondiente a la marca K KONVICT y logotipo (mixta), registrada por Jorge Luis García Yanayaco, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 9.

El 7 de enero de 2013, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI-, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 11 de diciembre de 2012. 10. El 8 de enero de 2013, Jorge Luis García Yanayaco, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 11 de diciembre de 2012. 11.

El 1 de octubre de 2013, mediante sentencia de vista, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, resolvió confirmar la sentencia apelada de 11 de diciembre de 2012. 12. El 7 de noviembre del 2013, el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, presentó recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia de vista de 1 de octubre del 2013. 13.

Mediante providencia de 21 de julio del 2014 la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, en el marco de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicita la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con respecto a los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal; y 172 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 4 de 48       a. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 14. Aliaune Thiam de Estados Unidos de América, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que el actuar de Jorge Luis García Yanayaco, resulta carente de buena fe y no sólo se da en el presente proceso, sino en diversos procesos que se tramitan ante el INDECOPI, puesto que la mencionada persona, no sólo obtuvo de mala fe el registro de la marca K KONVICT y logotipo (mixta), Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, Certificado 154707; marca similar a la marca de su propiedad, sino que además pretende apropiarse del logotipo y escritura particular de las marcas de Aliaune Thiam.

Los actos efectuados por el demandado demuestran no son fruto de la casualidad, sino por el contrario de dolo con el que Jorge Luis García Yanayaco ha obtenido y pretende obtener marcas de Aliaune Thiam. - Teniendo en consideración que la denominación KONVICT, es considerada dentro de la doctrina como marca de fantasía, es decir que los elementos que la componen se han formado en base a términos que no cuentan con significado en algún idioma y que pueda ser conocido por cualquier persona, es que se advierte que la similitud existente entre sus marcas y la registrada bajo el Certificado 154707, no es atribuible a una simple coincidencia sino por el contrario, al conocimiento previo por parte de Jorge Luis García Yanayaco de la existencia de las marcas de propiedad de Aliaune Thiam. - Que prueba de que la denominación KONVICT, es una creación de Aliaune Thiam, es el registro de dicha denominación no sólo en USA sino en el INDECOPI, la cual se inscribió bajo Certificados 158722 y 60148, Clases 16 y 41, respectivamente. - Que el Certificado 154707, marca K KONVICT y logotipo (mixta), cuya nulidad se pretende, toma no sólo la denominación “KONVICT”, sino adiciona el diseño del logotipo que Aliaune Thiam emplea en la comercialización de sus productos y que se aprecia de la página web, hecho que, aunado a lo anteriormente expuesto, no hace más que acreditar el conocimiento previo por parte de Jorge Luis García Yanayaco de los signos de Aliaune Thiam. b. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI. 15.

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que constituye un principio de derecho, que la mala fe no se presume, sino que debe ser demostrada, ello en virtud que resulta conveniente para el normal desarrollo de la sociedad, que la buena fe se presuma como existente en toda relación jurídica. - Que Aliaune Thiam, se ha limitado a sostener que existiría mala fe en razón de que no sería posible que Jorge Luis García Yanayaco, haya caído en la coincidencia de elegir y registrar un signo parecido al suyo; sin embargo lo que no ha hecho el actor es acreditar que se haya configurado el supuesto de mala fe, en cuanto a que el registro fue solicitado con el ánimo de perjudicar u obtener un beneficio ilícito.

Razón por la cual resulta válido y razonable lo resuelto por el Tribunal del INDECOPI, debiéndose declarar infundada la demanda en todos sus extremos. GACETA OFICIAL 31/08/2015 5 de 48       c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa de JORGE LUIS GARCÍA YANAYACO (Tercero interesado) 16. Jorge Luis García Yanayaco, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que es un pequeño comerciante, dedicado a la elaboración y comercialización de prendas de vestir y fiel respetuoso de las leyes industriales y finalmente tributarias; de tal forma que no necesita apropiarse de signos, ni utilizarlos sin permiso de sus titulares, ya que cuenta con signos propios, como el que pretende anular el demandante. - Que en ningún momento ha tenido mala fe al registrar su marca K KONVICT y logotipo (mixta), para la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, obtenida por Certificado 154707.

Ello por cuanto realizó el trámite de registro ante la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, ajustándose al procedimiento establecido en la Decisión 486, concordante con la norma nacional interna; siendo lo primero que realizó una búsqueda de antecedentes, y al no encontrarse registrada su marca, procedió a dar inicio a su solicitud de registro.

De tal forma que siguiendo los pasos indicados y sin ningún inconveniente; llámese alguna observación u oposición, obtuvo el registro de la marca K KONVICT y logotipo (mixta), el que fuera otorgado por la Autoridad Administrativa luego de haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley. d. Sentencia de Primera Instancia. 17.

El Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda, al considerar que si bien el Tribunal del INDECOPI en la resolución cuestionada señaló que no se ha acreditado que la marca K KONVICT y logotipo (mixta), fue solicitada de mala fe con la finalidad de perjudicar al demandante; tal conclusión no se condice con las normas y principios sobre Propiedad Industrial aplicables al caso, ni con la conducta desplegada por el solicitante Jorge Luis García Yanayaco, dado que el Tribunal decidió no analizar todos los medios probatorios presentados por el demandante, así como no meditar que la actora era titular con prelación de registro en Estados Unidos de la marca KONVICT (mixta) de la Clase 25 de la nomenclatura oficial.

Asimismo, no dirimió las sustanciales semejanzas entre la marca materia de nulidad y la de la actora. Situaciones que, aunadas a otras que obran en autos, permiten concluir que la reproducción de manera idéntica del término KONVICT por Jorge Luis García Yanayaco, no obedece pues a una inventiva, inspiración u originalidad, o a una simple coincidencia, coligiéndose que la marca de la actora fue previamente conocida por el ahora emplazado antes de su solicitud de registro en el país y su utilización a un propósito voluntario e intencional de apropiarse de la marca de un tercero, derecho de autoría que la entidad competente está en la obligación de salvar. e. Argumentos del Recurso de Apelación del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUALINDECOPI. 18.

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que los impresos de Internet presentados por el demandante, no cuentan con fecha cierta, información que resulta relevante, para determinar si el contenido, estando a GACETA OFICIAL 31/08/2015 6 de 48       su fecha de difusión en la web, era capaz de poner en evidencia la ausencia de buena fe por parte de Jorge Luis García Yanayaco al momento de solicitar el registro de la marca en conflicto. - Que la sentencia de primera instancia soslaya el principio fundamental de Territorialidad del Derecho de Marcas, por el cual la marca concedida en un país, sólo tiene valor en dicho país, al atribuirle a la demandante un mejor derecho sobre la marca registrada en USA, por aplicación de una excepción al indicado principio, excepción que carece de voluntad legal y que aqueja de nulidad a la indicada sentencia. Que contrario a lo señalado en la sentencia, la denominación KONVICT, no constituye una marca de fantasía, sino un signo que posee un contenido conceptual que evoca a la palabra convicto, cuya adopción como marca en su versión KONVICT, no goza de un ingenio o creatividad tal, que haga imposible pensar que Jorge Luis García Yanayaco adoptó dicho término espontáneamente y de buena fe. f. Argumentos del Recurso de Apelación de JORGE LUIS GARCÍA YANAYACO (Tercero interesado). 19.

Jorge Luis García Yanayaco, dentro de su recurso de apelación manifiesta lo siguiente: - Que ha obtenido el registro de su marca, protegida por el Certificado 154707, sin mala fe. Ya que si bien el demandante tiene registradas sus marcas en los Estados Unidos en las clases 16, 25 y 41 de la clasificación internacional, así como la marca KONVICT en el Perú en las clases 16 y 41, en ningún momento se ha establecido relación alguna con los productos para los cuales fue registrada su marca K KONVICT y logotipo (mixta), es decir Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. g. Sentencia de Segunda Instancia. 20.

La Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de la República del Perú, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia. Al considerar que el elemento denominativo de la marca K KONVICT registrada a favor de Jorge Luis García Yanayaco y la marca KONVICT (mixta), registrada a favor de Aliaune Thiam, es acentuadamente similar.

Apreciándose que fonética y gráficamente, las marcas en mención son similares entre sí, por lo que podrían inducir a error a los consumidores, quienes podrían relacionar que ambas marcas pertenecen a la misma empresa, puesto que ambos distinguen productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, considera que Jorge Luis García Yanayaco, actuó con mala fe al solicitar el registro de la marca K KONVICT y logotipo (mixta), por cuanto solicitó el registro en mención teniendo conocimiento de la existencia de la marca KONVICT (mixta). h. Argumentos del Recurso de casación: 21.

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, dentro de su recurso de casación manifiesta lo siguiente: - Que la Sala Superior emitió sentencia sin previamente contar con la interpretación prejudicial que debía solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 7 de 48       - La sentencia de vista interpreta erróneamente el artículo 172 de la Decisión 486, al considerar que la existencia de una marca en una página web y un registro en otro país, serían suficientes para acreditar la existencia de mala fe, y en virtud de ello, anular un registro. - Asimismo, la sentencia de vista, también interpreta erróneamente el artículo 154 de la Decisión 486, señalando que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere ante la respectiva oficina nacional competente, vulnerando la sentencia en mención uno de los principios pilares del Derecho de Marcas, como es el Principio de Territorialidad, por el que la marca concedida en un país sólo tiene valor en dicho país. - Finalmente no fueron aportados en sede administrativa, medios de prueba que acreditasen que Jorge Luis García Yanayaco, actuó de mala fe al solicitar el registro de su marca, pues de la evaluación realizada por el Tribunal se pudo advertir que la existencia de la marca KONVICT (mixta) en Estados Unidos y las impresiones de la página web KONVICT, no acreditan que el señor García conociera la existencia de la marca del demandante, ni que haya solicitado el registro de la marca con la finalidad de perjudicar a sus competidores.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, ha solicitado1 la interpretación prejudicial de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal; 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Se interpretará únicamente el artículo 172 por ser pertinente. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio2 el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:                                                                                                                         1 Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.   2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) GACETA OFICIAL 31/08/2015 8 de 48       A. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria. El caso del Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria. B. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud con una marca previamente registrada.

Riesgo de confusión o de asociación. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos. C. Comparación entre signos mixtos. D. Signos de fantasía. E. Principio de territorialidad en el registro de marcas. F. La mala fe probada mediante páginas web. Cómo se acredita la mala fe? Qué pruebas son pertinentes? G. La Acción de Nulidad en el marco de la Decisión 486.

A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA. 22. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, de la República del Perú, manifestó que la Sala Superior emitió sentencia sin previamente contar con la interpretación prejudicial que debía solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que se hará referencia a este aspecto. 23.

Respecto a la interpretación y aplicación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú a que revise la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa). 24.

Este Tribunal ha manifestado que“(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. 25.

Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”.

(Proceso 03-IP-93). 26. En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo3,                                                                                                                         3 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”.

Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre GACETA OFICIAL 31/08/2015 9 de 48       toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento. 27.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla”. 28. Por lo tanto, el Juez nacional de última instancia, está obligado a solicitar Interpretación Prejudicial previo a dictar su sentencia, cuando dentro del caso interno se apliquen normas andinas.

B. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD CON UNA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. 29. En vista de que se solicitó la nulidad de la marca marca K KONVICT y logotipo (mixta), registrada por Jorge Luis García Yanayaco, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza por la existencia del signo KONVICT (mixta) en la misma Clase Internacional, se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 30.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”4. 31.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta.

En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria. 4 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 31/08/2015 10 de 48       32. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 33. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”5. 34.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e, Indirecta. Riesgo de asociación. 35. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 36.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”6. 37. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 38.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 39.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que                                                                                                                         5 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 31/08/2015 11 de 48       exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 40. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”7. 41.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 42. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 43.

El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.                                                                                                                         7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 31/08/2015 12 de 48       d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 44.

El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 45. En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos K KONVICT y KONVICT. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. 46.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del Proceso 55-IP-2013: 47. “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas8, logotipos9, íconos, etc. 48. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 49. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de                                                                                                                         8 9 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

(…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. edición. 2001. GACETA OFICIAL 31/08/2015 13 de 48       noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005). 50. La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 51.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: -Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” 52.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos K KONVICT y logotipo y KONVICT. D. SIGNOS DE FANTASÍA. 53. Teniendo en consideración que Aliaune Thiam afirma que la denominación KONVICT, es considerada dentro de la doctrina como marca de fantasía, se hará referencia a este tipo de signos. 54.

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. 55. Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

GACETA OFICIAL 31/08/2015 14 de 48       56. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. 57. La corte consultante deberá verificar si el signo K KONVICT y logotipo (mixto) es en realidad una marca de fantasía o no. E. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD EN EL REGISTRO DE MARCAS. 58.

En consideración a que el Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, anuló el registro de la marca K KONVICT (mixta) por la existencia previa de la marca K KONVICT (mixta) en Estados Unidos, al considerar que la actora era titular con prelación del registro en Estados Unidos de la marca KONVICT (mixta) es preciso hacer relación al denominado principio de territorialidad. 59.

El Tribunal se ha pronunciado respecto a este aspecto en el siguiente sentido en su Interpretación Prejudicial 5-IP-2013: “El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada. El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo.

El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado. El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró. En consecuencia, en líneas generales, el derecho al uso exclusivo de la marca se circunscribe al ámbito territorial.

Al respecto, el autor Jorge Otamendi ha señalado que: “El valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial (…). Ni la marca registrada tiene esa exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, ni las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en nuestro país. La cuestión no ofrece dudas y ya fue decidida hace muchos años por la Corte Suprema.

El titular de la marca en nuestro país, diferente del titular de la misma marca en el extranjero, puede impedir su ingreso en nuestro territorio. El producto foráneo podrá ser "original" en el extranjero, pero no lo será en nuestro país. Y no podrá ser vendido aquí. Aunque puede suceder también que el titular de la marca registrada localmente autorice su utilización a un tercero, o bien permitirle sólo a él que importe productos del extranjero con dicha marca.

Éste es el derecho del titular de la marca registrada en nuestro país, que podrá ejercer como cualquier otro titular”10. Siguiendo la misma línea, el autor Ricardo Metke Méndez ha señalado que: “Los derechos de propiedad industrial nacen a la vida jurídica, por regla general, mediante un acto concesional de la autoridad administrativa competente en el país de que se trate, que en el caso colombiano es la Superintendencia de Industria y Comercio.

Al constituirse tal derecho, la ley le brinda protección a su titular y lo faculta además para ejercer las potestades propias de ese derecho. La protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del país en que se otorga la concesión. Sus efectos no pueden proyectarse más allá de las fronteras del respectivo Estado, entre otras razones, por cuanto el acto administrativo de concesión                                                                                                                         10 Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 207.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 15 de 48       del derecho, por haber sido expedido por una autoridad nacional, está restringido al territorio en que es competente dicha autoridad. Se dice entonces que los derechos de propiedad industrial se rigen por el principio de la territorialidad”11. (lo subrayado es nuestro) 60. Por lo antes mencionado, el Juez consultante deberá considerar el principio de territorialidad en aplicación al caso en concreto.

F. LA MALA FE PROBADA MEDIANTE PÁGINAS WEB. CÓMO SE ACREDITA LA MALA FE?. QUÉ PRUEBAS SON PERTINENTES?. 61. Afirma Aliaune Thiam que el señor Jorge Luis García Yanayaco, titular de la marca K KONVICT y logotipo (mixta), cuya nulidad se pretende, conocía de la existencia previa de la marca K KONVICT y logotipo (mixta) que se promociona vía página web, por lo que actuó de mala fe al registrar la misma marca en el Perú. 62.

La buena fe es un principio general del derecho y sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha manifestado, sobre la buena fe, que: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”.

(Proceso 65-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1102 de 6 de agosto de 2004, marca: TAPA ROJA). 63. Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento.

Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”. (Proceso 3-IP-99, ya citado). 64. El artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”.

Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso                                                                                                                         11 Ricardo Metke Méndez, Lecciones de propiedad industrial, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), Editorial Diké, Medellín, 2001, p.28.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 16 de 48       109-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N°. 1581, de 4 de febrero de 2008, marca: LOMA’S (mixta). 65. Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios. 66.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias: 1. 2. 3. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o, Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe. 67.

La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero; en estos casos, como se indicó, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.

Quien alega el mencionado literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 como debe probarlo. 68. En otras palabras, es una causal de nulidad relativa, el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado, ejerce acciones mercantiles con su marca y pretende beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el verdadero titular.

Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y/o de asociación. 69. El juez consultante, al momento de resolver el proceso, deberá determinar si la conducta reprochada entra o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse.

(http://buscon.rae.es/draeI/). 70. Conforme a lo anterior, si la conducta no encajase en el supuesto de la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136, el juez consultante deberá revisar si el registro solicitado se hubiese invocado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme al artículo 137 de la Decisión 486.

Se aclara nuevamente, que quien invoque el artículo 136 literal d) debe probarlo. GACETA OFICIAL 31/08/2015 17 de 48       71. Respecto a la mala fe aducida por la actora Aliaune Thiam en la cual argumenta que existe una página web en la cual se comercializaba la marca K KONVICT y logotipo (mixta) de su propiedad, la norma comunitaria no contempla una causal de nulidad expresa relacionada a este aspecto.

Sin embargo, el artículo 137 de la Decisión 486, permite a la autoridad nacional, denegar de oficio un registro de marca, cuando se presuma que se intenta con el mismo realizar un acto de competencia desleal. 72. En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.

(Proceso 3-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº 461 de 2 de julio de 1999, marca: LELLI). 73. Será el actor quien deberá probar que el titular de la marca K KONVICT y logotipo (mixta) a través de la página web, se aprovechó injustamente de un signo que ya existía en el mercado y causó perjuicio a su titular. 74. Las pruebas que podrá aportar el actor serán todas aquellas a través de las cuales pueda demostrar que el titular de la marca K KONVICT y logotipo (mixta) ingresó a la página web y se aprovechó del registro previo de una marca en otro país, tales como reportes de visitas con identidad de la dirección IP, reconocimiento del público, si es altamente visitado, y todo aquellos datos que fehacientemente permitan al juzgador relacionar las visitas con un acto de mala fe. 75.

La sola existencia de una página web no implica la mala fe de un tercero, por lo que corresponde al Juez consultante analizar de manera compleja cómo la utilización de una página web es un indicio suficiente para determinar que el titular del signo K KONVICT y logotipo (mixto) de mala fe, registró el signo a su nombre. G. LA ACCIÓN DE NULIDAD EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. 76.

El proceso interno trata sobre la nulidad del signo K KONVICT y logotipo (mixto), por lo cual este Tribunal se referirá a este aspecto. 77. La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 78.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 79. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. 80.

Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden el registro de marca; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.

Lo importante en este asunto, es que el GACETA OFICIAL 31/08/2015 18 de 48       procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. 81. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1.

El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4.

De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas. 82.

La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: (…) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.   83.

El Juez consultante deberá verificar si la acción de nulidad es procedente de acuerdo con los parámetros fijados en esta providencia. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que de allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el GACETA OFICIAL 31/08/2015 19 de 48       Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo.

En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. Por lo tanto, el Juez nacional de última instancia, está obligado a solicitar Interpretación Prejudicial previo a dictar su sentencia, cuando dentro del caso interno se apliquen normas andinas.

SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

TERCERO: El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos contenidas en la presente providencia.

CUARTO: Los signos de fantasía gozan de un alto nivel de distintividad al ser producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en GACETA OFICIAL 31/08/2015 20 de 48       vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

QUINTO: El territorio es un limitante natural del ámbito de protección de la marca registrada. El registro de una marca no implica el otorgamiento de un derecho que pueda ser oponible de manera universal porque, en principio, no se trata de un derecho que se pueda oponer erga omnes en cualquier parte del mundo. El público consumidor es un sujeto pasivo que se encuentra en un territorio, por lo que los efectos jurídicos que emanan de una marca siempre están limitados a un territorio determinado.

El registro de una marca consolida el derecho sobre ella en el territorio del país en donde se registró.

SEXTO: En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. Respecto a la mala fe aducida por la actora Aliaune Thiam en la cual argumenta que existe una página web en la cual se comercializaba la marca K KONVICT y logotipo (mixta) de su propiedad, la norma comunitaria no contempla una causal de nulidad expresa relacionada a este aspecto.

Sin embargo, el artículo 137 de la Decisión 486. Permite a la autoridad nacional denegar de oficio un registro de marca, cuando se presuma que se intenta con el mismo realizar un acto de competencia desleal. Será el actor quien deberá probar que el titular de la marca K KONVICT y logotipo (mixta) a través de visitas a su página web, se aprovechó injustamente de un signo que ya existía en el mercado y causó perjuicio a su titular.

La sola existencia de una página web no implica la mala fe de un tercero, por lo que corresponde al Juez consultante analizar de manera compleja cómo la utilización de una página web es un indicio suficiente para determinar que el titular del signo K KONVICT y logotipo (mixto) de mala fe, registró el signo a su nombre.

SÉPTIMO: La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 21 de 48       De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 236-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 136 literal a) de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno Nº 20080429. Actor: COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Marca denominativa: L. CASEI DEFENSIS. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Quito a los diez días del mes de julio de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 3465 de 5 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 6 de noviembre de 2014, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2008-0429. GACETA OFICIAL 31/08/2015 22 de 48       Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 9 de junio de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, solicitó el 04 de octubre de 2006 el registro como marca del signo denominativo L. CASEI DEFENSIS, para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “leche, leche en polvo, leche gelificada, saborizada y batida, productos lácteos, a saber: postres de leche, yogurt, bebida de yogurt, esponjados (mousses), cremas, cremas para postres, crema fresca, mantequilla, quesos de untar, quesos, quesos maduros, quesos maduros con moho, quesos frescos no madurados y quesos en salmuera, requesón, quesos frescos vendidos en forma líquida o en pasta, bebidas naturales o con sabores compuestos principalmente de leche o productos lácteos, bebidas de leche hechas especialmente con leche, bebidas de leche con frutas, productos lácteos fermentados con sabor natural o saborizados”. 2.

La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., formuló oposición argumentando que la expresión L. CASEI es un término descriptivo que designa una característica de los componentes de las “bebidas lácteas”, es decir, el nombre L. CASEI corresponde a la bacteria denominada LACTOBACILLUS CASEI, que se puede encontrar espontáneamente en los alimentos de origen lácteo; agregó que es confundible con su marca denominativa DEFENSIS, registrada en Colombia bajo el certificado No. 298569 (Clase 29). 3.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 40033 de 29 de noviembre de 2007, declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado. Argumentó que el signo solicitado describe una característica esencial de los productos que pretende amparar. GACETA OFICIAL 31/08/2015 23 de 48       4.

La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 5. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 2557 de 31 de enero de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo repuesto y, concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación. 6.

La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 18147 de 30 de mayo de 2008, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 7. La sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nos. 40033 de 29 de noviembre de 2007, 2557 de 31 de enero de 2008 y 18147 de 30 de mayo de 2008, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8.

El 29 de julio de 2009, la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE, presentó reforma de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. 9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9.

Manifiesta, que el argumento de la autoridad nacional no se sustenta en la existencia de la marca denominativa DEFENSIS, sino en relación con causales objetivas de irregistrabilidad. 10. Indica, que la autoridad nacional omitió aplicar la Convención Colombo-Francesa de 1901, por la existencia previa del registro francés 01/3136585 de 2001 para la marca ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS + GRÁFICA, que incluso es anterior a la solicitud de registro de la marca DEFENSIS presentada por la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (16 de noviembre de 2004).

Tal posición ha sido corroborada por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de casación del 8 de febrero de 2002. 11. Agrega, que también es titular del fermento L. CASEI DEFENSIS protegido por la patente DN-114001, “para suplementar su producto Actimel”. 12. Adiciona, que no todos los L. CASEI son iguales ni tienen los mismos beneficios sobre las defensas; por lo tanto, la Autoridad Nacional erró al catalogarlo como un nombre genérico.

Acompaña soporte probatorio, para respaldar dicha afirmación. 13. Agrega, que si bien el término L. CASEI individualmente considerado es una expresión que identifica un tipo de bacteria láctea contenida en ciertos yogures, no lo es menos que la inclusión del término DEFENSIS individualiza la expresión L. CASEI con el propósito de distinguir un fermento específico.

Por lo tanto, la expresión DEFENSIS no es evocativa, sino un término adoptado en el mundo entero por la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE para designar una de las clases de “Lactobacillus Casei”. GACETA OFICIAL 31/08/2015 24 de 48       14. Adiciona, que al considerar que L. CASEI es un término genérico, los consumidores pueden llegar a pensar, por ejemplo, que el producto ACTIMEL de propiedad de la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE y el producto YOX de propiedad de la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., contienen los mismos ingredientes y producen los mismos efectos en el organismo, lo cual es evidentemente erróneo, puesto que YOX no contiene el fermento DN-114001 L. CASEI, ni dispone de la misma ciencia desarrollada por la sociedad COMPAGNIE GERVAIS DANONE para respaldar su producto. 15.

Agrega, que es titular en el mundo de los siguientes registros de marcas: L. CASEI DEFENSIS + GRÁFICA (Certificado de Registro Mexicano No. 837.122); ACTIMEL L. CASEI DEFENSIS + GRÁFICA (Certificado de Registro Boliviano No. 93612); L. CASEI DEFENSIS + GRÁFICA (Certificado de Registro Chileno No. 784715); L. CASEI DEFENSIS (Certificado de Registro Francés No. 07/3485843 – Clases 5, 29 y 32);

DEFENSIS (Certificado de Registro Francés No. 07/3485843 – Clases 5, 29 y 32); y, L. CASEI DEFENSIS (Certificado de Registro Canadiense No. TMA 708.683 - Clases 5, 29 y 32). 16. Sostiene, que la autoridad nacional yerra al realizar el examen para establecer si una denominación es genérica, descriptiva o usual, en tanto no se examinó de manera rigurosa si la expresión L. CASEI resultaba ser un signo descriptivo respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 17.

Agrega, que no se tuvo en cuenta que el signo solicitado para registro es la denominación L.CASEI DEFENSIS. Si se analiza el signo en conjunto, se llega a la conclusión que tiene distintividad. 18. Arguye, que la expresión extranjera L. CASEI DEFENSIS, se encuentra conformada por la letra “L”, que evoca la palabra latina “lactobacillus”, que de ninguna manera forma parte del conocimiento común de las personas.

Por lo tanto estamos en presencia de un signo de fantasía. 19. Manifiesta, que la autoridad nacional debió suspender el trámite de registro por prejudicialidad, hasta tanto el Consejo de Estado se pronunciara sobre la acción de nulidad que la sociedad DANONE interpuso contra el registro No. 298.569, correspondiente a la marca DEFENSIS. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 20. Indica, que aunque los signos en conflicto presentan diferencias con relación a los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético, la expresión L. CASEI DEFENSIS hace relación directa al nombre otorgado a la bacteria “L. casei variedad defensas”, que se encuentra espontáneamente en los alimentos de origen lácteo y, como tal, no es susceptible de apropiación por parte de un empresario o consumidor. 21.

Agrega, que al realizar el examen en conjunto del signo L. CASEI DEFENSIS, éste hace referencia directa solamente a “Lactobacilius casei”, por lo que se reafirma su falta de distintividad. GACETA OFICIAL 31/08/2015 25 de 48       Por parte del Tercero Interesado. 22. Indica, que si bien el signo denominativo DEFENSIS es evocativo, goza de protección al haber sido registrado.

Por lo tanto, si se pretendía registrar el signo denominativo L. CASEI DEFENSIS, se debió acompañar dicha expresión descriptiva de un elemento lo suficientemente distintivo. 23. Agrega, que al descomponer la expresión L.CASEI DEFENSIS, la denominación L. CASEI, corresponde al nombre de una bacteria presente en los alimentos de origen lácteo comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo tanto, carece de justificación el argumento de que dicha expresión no es de conocimiento público. 24. Agrega, que siguiendo las reglas para el cotejo de signos denominativos, la comparación debió realizarse entre las expresiones DEFENSIS, ya que se deben excluir las expresiones descriptivas. Siendo esto así, los signos en conflicto son confundibles. 25.

Señala, que si bien existe la Convención Colombo-Francesa de 1901, de ninguna forma implica que el registro de una marca en Colombia tenga valor en Francia y viceversa, ya que el convenio en mención no es una excepción al principio de territorialidad, el cual establece que el registro de una marca está circunscrito al país en que fue otorgada.

Lo mismo aplica, en lo pertinente, para los derechos que la sociedad demandante alega tener en México, Chile y Canadá. 26. Agrega, que la marca ACTIMEL L. CASEI (MIXTA), registrada en Francia y Bolivia es totalmente diferente al signo cuyo registro se pretendió en Colombia; circunstancia que refuerza aún más (en lo pertinente para Bolivia) la falta de aplicación de la Convención, puesto que su campo de acción se circunscribe a “marcas cuyo registro ya se haya obtenido en uno de los Estados que suscriben el Tratado”.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 27. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 134 y 135 literales b) y e) de la Decisión 486. 28. Se hará la interpretación solicitada, menos la del artículo 134 que no es fundamental para resolver el caso particular. De oficio, el artículo136 literal a)1 de la misma normativa.                                                                                                                         1    “Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;

(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

GACETA OFICIAL 31/08/2015 26 de 48       C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 29. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

B. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. C. Los signos descriptivos. Palabras descriptivas en la conformación de marcas. D. Los signos de fantasía. E. El signo solicitado como marca que constituye el nombre de una patente de invención. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR INDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 30. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo L. CASEI DEFENSIS es confundible con la marca denominativa DEFENSIS. 31. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 (…)”.

PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 27 de 48       Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. GACETA OFICIAL 31/08/2015 28 de 48       Las Reglas para el cotejo de los signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

GACETA OFICIAL 31/08/2015 29 de 48       Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009.

Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.

Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. B. COMPARACIÓN COMPUESTOS. ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y 32. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos L. CASEI DEFENSIS y DEFENSIS.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 33. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del proceso 141-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”.

Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio GACETA OFICIAL 31/08/2015 30 de 48       los signos en conflicto se encuentran formados por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.

(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 34.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos L. CASEI DEFENSIS y DEFENSIS. C. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS. CONFORMACIÓN DE MARCAS. PALABRAS DESCRIPTIVAS EN LA 35. En el proceso interno se discute si el signo L. CASEI DEFENSIS es descriptivo.

El tercero interesado afirma que la denominación L. CASEI corresponde al nombre de una bacteria presente en los alimentos de origen lácteo. 36. De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado, y para ello se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 31 de 48       Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

(…) Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 37. La corte consultante debe determinar si el signo L. CASEI DEFENSIS (denominativa) es descriptivo en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, para concluir si es o no registrable.

Si se encuentra que como tal no es descriptivo, deberá analizar si la expresión L. CASEI es descriptiva en la mencionada clase así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente GACETA OFICIAL 31/08/2015 32 de 48       providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la expresión descriptiva.

D. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. 38. La demandante sostuvo que el signo solicitado para registro es de fantasía. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía. 39. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de febrero de 2011, expedida en el marco del proceso 168-IP-2011. “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. 40. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de los signos en conflicto, para así establecer el posible grado de riesgo confusión en el mercado.

E. EL SIGNO SOLICITADO COMO MARCA QUE CONSTITUYE EL NOMBRE DE UNA PATENTE DE INVENCIÓN. 41. Como quiera que el demandante argumentó que es titular del patente L. CASEI DEFENSIS (DN-114001), se abordará el tema propuesto. 42. El titular de una patente de invención identificada con una denominación específica, no tiene derecho inexorable para registrar dicha denominación como marca.

Ésta debe someterse al análisis de registrabilidad que realiza la oficina competente, es decir, debe ser examinada de conformidad con los muchos factores intervienen; se deben analizar elementos como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros. 43.

En virtud de lo anteriormente expuesto, GACETA OFICIAL 31/08/2015 33 de 48       EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos L. CASEI DEFENSIS y DEFENSIS, aplicando los criterios sentados en la presente providencia.

TERCERO: La corte consultante debe determinar si el signo L. CASEI DEFENSIS (denominativo) es descriptivo en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, para concluir si es o no registrable. Si se encuentra que como tal no es descriptivo, deberá analizar si la expresión L. CASEI es descriptiva en la mencionada clase así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la expresión descriptiva.

CUARTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía de los signos en conflicto, para así establecer el posible grado de riesgo de confusión en el mercado.

QUINTO: El titular de una patente de invención identificada con una denominación específica, no tiene derecho inexorable para registrar dicha denominación como marca. Ésta debe someterse al análisis de registrabilidad que realiza la oficina competente, es decir, debe ser examinada de conformidad con los muchos factores intervienen; se deben analizar elementos como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. GACETA OFICIAL 31/08/2015 34 de 48       Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 256-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 81, 84 y 113 literal a) de la misma normativa andina.

Órgano nacional consultante: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: HOT AND THE GANG INC., Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio. Marca: “H & G” (denominativa). Expediente Interno: 2010-0416. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3576 de 12 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 13 de noviembre del mismo año vía correo electrónico, mediante el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2010-0416.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 22 de abril de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: HOT AND THE GANG INC. GACETA OFICIAL 31/08/2015 35 de 48       Parte contraria: Tercero interesado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Héctor Abelardo Gómez Gómez Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 19 de noviembre de 1999, el señor Héctor Abelardo Gómez Gómez, solicitó el registro de la marca “H & G” (denominativa) para distinguir productos de la Clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2. El 31 de diciembre de 2008 se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 599, sin que se hayan presentado oposiciones contra el registro solicitado. 3.

Por Resolución 12387 de 31 de mayo de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió conceder el registro de la marca solicitada. 4. El 30 de agosto de 2010, la sociedad HOT AND THE GANG INC., interpuso Acción de Nulidad contra lo resuelto por la Resolución 12387. 5. El 28 de marzo de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, contestó la acción de nulidad. 6.

El 2 de marzo de 2012, el señor Héctor Abelardo Gómez Gómez (Tercero interesado), contestó la demanda de nulidad. 7. Mediante providencia de 9 de mayo de 2013, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, en el marco de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitó la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con respecto al artículo 83 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. a. Argumentos contenidos en la demanda. 8.

La sociedad HOT AND THE GANG INC., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que la administración no protegió los mejores derechos que sobre la marca “H & G” (denominativa) tiene la sociedad HOT AND THE GANG INC., en varios países del mundo con los cuales Colombia tiene suscrito un tratado de reciprocidad en materia de protección marcaria, como lo es la Convención de Washington de 1929. - Que la resolución impugnada vulneró la normatividad comunitaria, debido a que al momento de efectuar el estudio de registrabilidad de la marca “H & G” GACETA OFICIAL 31/08/2015 36 de 48       (denominativa), no tuvo en cuenta que ésta era previamente empleada y conocida en Estados Unidos de América, Colombia, Venezuela, Chile y Ecuador. - Que la norma vulnerada señala que es irregistrable un signo, cuando la marca sobre la cual se reivindican derechos anteriores, es idéntica o confundiblemente similar a la marca solicitada y es notoria en el país donde se solicita el registro, país miembro o cualquier otro país que por virtud de un tratado en materia de Propiedad Industrial tenga un deber de reciprocidad. - Que al momento de otorgarse el registro de la marca “H & G” (denominativa), existía en Estados Unidos de América una marca idéntica y notoria registrada a su favor para distinguir los mismos productos. - Que siendo ello así, a través de la resolución impugnada la administración concedió el registro de la marca “H & G” (denominativa), para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, cuando en realidad existía y sigue existiendo una causal suficiente para que este registro no pueda continuar vigente, más aun cuando con la emisión del acto administrativo impugnado se afecta al público consumidor con actos de confusión y engaño. - Que resulta evidente la mala fe con la que se actuó al solicitarse el registro de la marca “H & G” (denominativa), al apropiarse el solicitante de una marca notoria extranjera, de la que tuvo conocimiento, y deslealmente decidió registrar en Colombia, valiéndose en que ésta no estaba aún registrada.

Ello con la finalidad de aprovecharse del prestigio que ésta posee en el mercado internacional. b. Argumentos de la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.9. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Que en la emisión de la resolución impugnada no se ha incurrido en violación de normas comunitarias, por el contrario la misma se fundamenta en ésta y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto, ni tampoco se trasgredió ninguna otra normatividad. - Que en el trámite de la solicitud de registro de la marca “H & G” (denominativa), se realizó un estudio juicioso de registrabilidad, determinándose su acceso al registro por ser lo suficientemente distintiva.

Que asimismo dentro del indicado trámite la demandante no presentó observación alguna ante su representada, dentro de los 30 días siguiente a la publicación de la Gaceta de Propiedad Industrial, como lo establece la norma comunitaria. Siendo que después de haber expirado el término consagrado en la norma comunitaria, y que se hizo mención, pretende a través de la acción de nulidad hacer valer pruebas de notoriedad de la marca “H & G” (denominativa) en otros países miembros, cuando es claro que las mismas no formaron parte del trámite administrativo.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 37 de 48       c. Argumentos de la contestación a la demanda por el señor Héctor Abelardo Gómez Gómez (Tercero interesado).10. El señor Héctor Abelardo Gómez Gómez, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - No puede afirmarse que las marcas HOT AND THE GANG y “H & G” (denominativa) constituyan marcas notorias, ni renombradas, para la fecha en la que solicitó el registro de la marca “H & G” (denominativa).

Ello por cuanto ni siquiera habían sido solicitadas para registro en ninguna oficina de marcas de ningún país del mundo. - Que el artículo 7 de la Convención de Washington, al que hace mención la demandante, se refiere a procesos de oposición, por lo tanto no es aplicable en lo que respecta a esta acción de nulidad. Sin embargo es preciso dejar en claro que a la fecha de presentación de la solicitud del registro de la marca “H & G” (denominativa), no existía ninguna marca idéntica o similar registrada en ninguno de los estados contratantes de la convención, ni tenía conocimiento previo de la existencia, uso o registro de la marca “H & G” (denominativa) en ninguno de los estados contratantes, ni en ningún país del mundo. - Que la acción de nulidad entablada se encuentra prescrita conforme los términos de la Decisión 486.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Se interpretará a solicitud del juez consultante el artículo 83 de la Decisión 344, limitándolo a los literales d) y e) 1. De oficio se interpretarán los artículos 81, 84 y 113 literal a)   2 de la Decisión 344, por resultar aplicables al caso.                                                                                                                         1 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; 2 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antiguedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; GACETA OFICIAL 31/08/2015 38 de 48       C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza.

Reglas del cotejo de marcas. B. La marca notoria extracomunitaria en el régimen de la Decisión 344. C. La prescripción de la acción de nulidad. A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. 11. La sociedad HOT AND THE GANG INC. afirma que la marca registrada H& G (denominativa) crea confusión respecto de su marca H & G (denominativa), en razón de lo cual se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza 12.

Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”3. 13.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 14.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento. 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 31/08/2015 39 de 48       15. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”4. 16.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. 17. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 18.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”5. 19. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 20.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 21.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.                                                                                                                         4 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. GACETA OFICIAL 31/08/2015 40 de 48       22. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”6. 23.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 24. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 25.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”7. 26. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.                                                                                                                         6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires. 1946. Pg. 351 y ss. GACETA OFICIAL 31/08/2015 41 de 48       c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. 27. Por lo tanto, el Juez consultante, deberá analizar los signos en conflicto y verificar si crean riesgo de confusión en el mercado. B. LA MARCA NOTORIA EXTRACOMUNITARIA EN EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 344. 28.

En el proceso interno se argumentó que la marca H & G (denominativa) es notoriamente conocida en diferentes países extracomunitarios. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad, determinando el grado de protección de las marcas notoriamente conocidas en países extracomunitarios. 29.

El artículo 83 literal h) de la Decisión 344 dispone que: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”; 30. En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. 31.

No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad. 32. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos GACETA OFICIAL 31/08/2015 42 de 48       notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial: Respecto a la competencia desleal el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “1.

La competencia desleal por confusión con una marca registrada. La anterior causal de irregistrabilidad marcaria se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. El análisis que haga corte consultante, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal. (…) 1. La competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio que otro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estar proscrito.

Hace parte de ese grupo de conductas que denominamos desleales y que podrían generar grandes problemas de competencia, ruptura de la transparencia en el mercado y error en el público consumidor. (…) La mencionada conducta desleal no sólo está dirigida a aprovecharse de la notoriedad de un signo distintivo, sino del posicionamiento de un producto como tal, de la fama y prestigio de la organización empresarial, o inclusive de la honestidad y transparencia en la venta de un producto o en la presentación de un servicio, entre otras situaciones que podrían constituir la imagen de un empresa.

Posicionarse empresarialmente es una fuerte tarea logística. Permitir que de manera velada otro competidor se aproveche de dicha situación, es en últimas permitir que el posicionamiento en el mercado se vaya diluyendo, generando con estos una erosión sistemática de la ubicación de un empresario en el mercado.” (Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013).

En la misma providencia el Tribunal estableció para estos casos el alcance del mercado: GACETA OFICIAL 31/08/2015 43 de 48       “Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico8. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.” (Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013). 33.

La corte consultante para establecer la posible conducta desleal en la solicitud de registro del signo denominativo H & G. 34. Indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar.

Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal. 35. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que se debe sancionar, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial.

C. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD. 36. La solicitud para el registro del signo H & G se presentó el 19 de noviembre de 1999, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El señor Héctor Abelardo Gómez Gómez afirma dentro del proceso interno la acción de nulidad entablada se encuentra prescrita bajo los lineamientos de la Decisión 486.

En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo, así como analizar el tema de la prescripción de la acción cuando se alegan causales de la Decisión 344. 37. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.

Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 38. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica, y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.

Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 39. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero del 2004).                                                                                                                         8 Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios.

Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo. GACETA OFICIAL 31/08/2015 44 de 48       40. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. 41.

Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 42. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo y copioso análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial.

Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras, la dictada dentro del proceso 39-IP-2003, en donde se precisó: “(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquélla disciplinados.

Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior, (…).

( ) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario.

Lo anterior se confirma con lo que el Tribunal ha manifestado a efectos de determinar la normativa vigente al momento de la emisión del acto administrativo, para lo cual se deberá observar, ( ) la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.

(Proceso 39-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 9 de julio de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agosto de 2003). 43. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro marcario ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca. 44.

Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán GACETA OFICIAL 31/08/2015 45 de 48       aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 45.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera: “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, pues desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por el tiempo de su concesión. La Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 se apoya asimismo en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a ‘las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento’, cuáles son las vigentes para la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión. Por otra parte, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que se aplicará la nueva Decisión al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Por tanto, en tutela del principio de seguridad jurídica, si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud (…), ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable a los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas que aún no se hubiesen cumplido”.

(Proceso 46-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1210, de 24 de junio de 2005). 46. Ahora bien, sobre la relación entre las causales de nulidad que consagra la Decisión 344 y el término de prescripción que consagra la Decisión 486, el Tribunal reitera la posición adoptada en anteriores providencias.

El Tribunal manifestó lo siguiente: “ Artículo 113 de la Decisión 344 Clases de nulidad Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad Hace referencia a una sola clase de nulidad La parte interesada. De oficio por la autoridad nacional. Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486 Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa.

Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio por la autoridad nacional competente. Para la nulidad relativa el GACETA OFICIAL 31/08/2015 46 de 48       interesado. No establece prescripción. Prescripción acción de término de la La norma causales: señala tres “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión Causales de nulidad b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se concedido de mala fe”. haya Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo9, y 135 de la Decisión 486. Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Como se observa, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Como ya se advirtió, los requisitos de validez del registro marcario son los determinados en la norma comunitaria vigente al momento de solicitud del mismo ante la Oficina Nacional, sin perjuicio de que el Juez Nacional al momento de fallar una acción de nulidad, conforme al artículo 172 de la Decisión 486, verifique la aplicabilidad de la causal alegada, para concluir que no se encuentra derogada en la nueva norma, o bien que con respecto a la marca observante u opositora no hayan ocurrido circunstancias de hecho o de derecho que la hayan hecho desaparecer del mundo jurídico.                                                                                                                         9 Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, así como el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

GACETA OFICIAL 31/08/2015 47 de 48       En cuanto a la consagración de la figura de la prescripción en relación con el ejercicio de la acción de nulidad relativa, dado que al introducir un término perentorio para el ejercicio de la acción de nulidad relativa se restringe el derecho de acción que antes no tenía plazo señalado, este Tribunal encuentra que dentro del entorno natural de la ley, la Decisión 486 respecto a aquella solo puede regir desde su entrada en vigencia, que lo fue el 1 de diciembre de 2000, sin que se posibilite la aplicación retroactiva de la misma.

Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486. El anterior criterio también aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, como quiera que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas.” (Proceso 235-IP-2005.

Interpretación Prejudicial de 26 de julio de 2006). Subrayado por fuera del texto. 47. El Juez Consultante debe resolver el caso al amparo de la Decisión 344, la cual no diferencia entre nulidad absoluta y relativa ni tiene un término de prescripción para su presentación. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: El régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las figuras relacionadas con la GACETA OFICIAL 31/08/2015 48 de 48       protección de la propiedad industrial citadas en la presente providencia.

TERCERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo H & G (denominativo) se presentó el 19 de noviembre de 1999 en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar el Juez Consultante.

La acción de nulidad al amparo de la Decisión 344, no señala un término de prescripción para declarar la nulidad de un registro. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA (e) Gustavo García Brito SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú