PROCESO 291-IP-2014 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 291-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca. “COOL MENTHOL STRIPE” (mixta). Expediente Interno: 2010-00423. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince (15) días del mes de julio del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 3767 de 1 diciembre de 2014, recibido por este Tribunal el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2010-0493. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 27 de mayo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. Parte contraria: Superintendencia de Industria y Comercio Tercero interesado: BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 16 de mayo de 2008, la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., solicitó el registro de la marca COOL MENTHOL STRIPE (mixta) en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO BRANDS INC., presentó oposición, en tanto consideró que la misma está incursa en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, al ser confundible con sus marcas KOOL (mixta), KOOL MIXX (denominativa), KOOL FRESH MUSIC (denominativa), KOOL MUSIC (denominativa), entre otras, para la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

Mediante Resolución 47705 de 23 de septiembre de 2009, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar el registro de la marca mencionada, que la misma es similarmente confundible a la marcas opositoras KOOL y sus derivadas, registradas por la BRITISH AMERICAN TOBACCO BRANDS INC. El 14 de octubre de 2014 la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación ante su superior jerárquico, en contra de la Resolución 47705 de 23 de septiembre de 2009, con el fin de que fuese revocada y en su lugar se declarara infundada la oposición al registro solicitado y consecuentemente se otorgara su registro.

El 25 de noviembre de 2009 la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la decisión emitida en la Resolución 47705 de 23 de 2009, concediéndole a la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A en subsidio el recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial por Resolución 23707 de 30 de abril de 2010, resolvió el recurso apelación interpuesto por la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., confirmando la decisión 447705 de 23 de septiembre de 2009, por la cual la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada y negó el registro de la marca COOL MENTHOL STRIPE (mixta) solicitada por el demandante.

La sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A presentó acción de nulidad. Mediante providencia de 15 de agosto de 2012, el Consejo de Estado, suspendió el trámite y solicitó la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la demanda. La Sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que no existe riesgo de confusión, se evidencia que el signo solicitado consiste en una reproducción parcial de las marcas registradas, cuyo aspecto predominante resulta ser la expresión KOOL, arbitraria para identificar artículos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, si bien dicha expresión es utilizada en diferentes marcas ya sea escrita en forma correcta COOL o KOOL, no resulta ser la misma situación, dado que se trata de productos de consumo masivo que ofrecen frescura en sus productos; y la expresión COOL guarda relación con tabacos y sus productos relacionados.

Menciona que: “la Superintendencia considera que el elemento preponderante en la marca solicitada es la palabra COOL, tomando en cuenta las similitudes entre la marca COOL y la familia de marcas KOOL, de propiedad de British American Tobacco, en opinión de la autoridad las marcas son similarmente confundibles y por tanto la marca COOL es irregistrable”.

Menciona que: “a lo largo de las Resoluciones, se evidencia que la Superintendencia centró su análisis en la palabra “COOL” como si este fuera el único elemento que conforma la marca de la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.”. Manifiesta que: “para aumentar más los elemento erróneos que se aplicaron en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, sin fundamento fáctico alguno, y desconociendo evidencias presentadas, acepta que la palabra COOL puede denotar características de frescura en varios productos de consumo masivo pero inexplicablemente concluye que no es así respectos de productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza”.

De esta manera la Superintendencia acepta expresamente que la palabra COOL tiene dos significados: fresco; tranquilo o calmado, en el mercado de bienes cuando se utiliza la palabra COOL se refiere a su primer significado, que hace alusión a la sensación que produce el producto en cuestión. La Superintendencia de Industria y Comercio al realizar su análisis aisló de manera indebida la expresión COOL del conjunto de la marca y en particular la palabra MENTHOL, con lo cual conforma la expresión descriptiva COOL MENTHOL que puede ser descriptiva para productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir tabaco y cigarrillos entre otros. b. Argumentos de la contestación. La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Enuncia que: “para que un signo sea registrable como marca deber tener fuerza distintiva que la identifique entre otras del mercado”.

Que la oficina nacional llevó a cabo el análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto COOL MENTHOL STRIPE (mixto) solicitado y el signo KOOL (mixto) registrado, de la manera recomendada, es decir, de manera sucesiva y no simultánea. Que entre el signo solicitado COOL MENTHOL STRIPE (mixto) presenta similitudes susceptibles de generar confusión e inducir a error al público consumidor, ya que a pesar de que la marca solicitada está acompañada de otros elementos, la parte relevante es COOL.

Que el consumidor promedio es confundible el signo solicitado respecto del registrado. Que si bien el término COOL se encuentra en inglés, es ampliamente conocido por su concepto de fresco, tranquilo, calmado, siendo arbitraria sin que describa los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. c. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad (Tercero Interesado) La sociedad British American Tobacco (Brands) Inc en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal los siguientes argumentos: Manifiesta que interviene en este caso en defensa de la legalidad de las resoluciones impugnadas, en razón a que la marca cuyo registro se pretende, que fue negado mediante resoluciones, se encuentra incursa en varias de las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e infringe derechos previamente adquiridos de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que será interpretada por ser pertinente.

CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos: riesgo de confusión y de asociación, similitud gráfica fonética e ideológica, reglas para efectuar el cotejo de marcas. Comparación entre marcas mixtas y entre marcas mixtas y denominativas.

Los signos en idioma extranjero. Expresiones descriptivas (COOL MENTHOL). Familia de marcas (KOOL) IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS: RIESGO DE CONFUSIÓN Y DE ASOCIACIÓN, SIMILITUD GRÁFICA FONÉTICA E IDEOLÓGICA, REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE MARCAS. En contra de la solicitud de registro del signo COOL MENTHOL STRIPE (mixto) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. presentó oposición sobre la base de su marca KOOL, por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por confusión. La identidad y la semejanza Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión. Confusión directa e indirecta. Riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Reglas para realizar el cotejo de marcas. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Y ENTRE MARCAS MIXTAS Y DENOMINATIVAS. Dentro del proceso interno la compañía opositora PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., es titular de las marcas denominativas y mixtas KOOL, mientras que el signo solicitado COOL MENTHOL STRIPE es mixto, por lo que se analizará este tipo de signos. Reiterando lo manifestado en la Interpretación Prejudicial 56-IP-2013: “Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 01 de agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: -Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. -Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. -Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. -Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo”. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto con parte denominativa compuesta COOL MENTHOL STRIPE y la marca mixta KOOL, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo. Comparación entre marcas mixtas y denominativas En cuanto a la comparación entre los signos COOL MENTHOL STRIPE (mixto) solicitado y la marca registrada KOOL (denominativa) la Corte consultante deberá realizar el análisis que se analiza a continuación. Respecto a la comparación entre signos denominativos y mixtos, dentro del Proceso 15-IP-2013, marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013, este Tribunal respecto a este tema señala lo siguiente: “(…) Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.

En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-005: Marca: “LOREX”. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. (…)”. La Corte consultante deberá verificar cuál es elemento que predomina en el signo solicitado COOL MENTHOL STRIPE (mixto) respecto de la marca registrada KOOL (denominativa) y si cotejados ambos signos crea o no riesgo de confusión el signo solicitado, respecto del registrado previamente.

LOS SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. EXPRESIONES DESCRIPTIVAS (COOL MENTHOL). En vista de que el signo solicitado COOL MENTHOL STRIPE (mixto) se encuentran en idioma inglés, este Tribunal analizará lo referente a los signos en idioma extranjero y adicionalmente a las expresiones descriptivas. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad a la marca”.

Ratificando lo expuesto en la Interpretación Prejudicial 144-IP-2013, “Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de significado conceptual”.

El Tratadista Jorge Otamendi, en su obra Derecho de Marcas, enuncia que “(…) una marca de fantasía puede ser aquélla constituida por una palabra con significado propio que ha sido elegida para distinguir un producto o servicio y, que es tal, por no evocarlos ni a éstos ni a ninguna de sus características. Así serán de fantasía “Alba” y “El Mono” para pinturas, “Estrella” para algodón o “Estanciera” para automóviles”.

Este Tribunal en lo referente a los signos de fantasía ha mencionado que: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. Respecto a la afirmación efectuada por el actor Enrique Rosendo Bardales Mendoza, es el Juez Consultante quien sobre la base del criterio antes detallado, deberá analizar si en efecto el signo COOL MENTHOL STRIPE, es una expresión conocida o no por el público consumidor y que puede a su vez crear confusión respecto de la marca registrada KOOL.

Afirma la sociedad PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. que la Superintendencia de Industria y Comercio al efectuar el análisis de los signos en conflicto, aisló de manera indebida la expresión COOL de las palabras descriptivas COOL MENTHOL, por lo que se analizarán las expresiones descriptivas dentro de la conformación de un signo. Signos Descriptivos.

La marca solicitada fue rechazada por tratarse de un signo descriptivo incurso en la prohibición del artículo 135, literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que a criterio del juzgador, por sí mismo conceptualiza la calidad que puede ir ligada al producto, informando con dicha denominación que el producto es el número uno del mercado y/o es el mejor del mercado.

Hace falta iniciar enunciando que los signos descriptivos no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunden con lo que van a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 determina la irregistrabilidad de los signos descriptivos. Dicha causal de irregistrabilidad precisa lo siguiente: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

Este Tribunal se ha pronunciado en su Interpretación Prejudicial 122-IP-2013, manifestando que “La irregistrabilidad de los signos descriptivos implica a los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, si tales características son comunes a otros productos o servicios, el signo no será distintivo y en consecuencia no podrá ser registrado”.

El Tribunal ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, parte por formularse la pregunta de cómo es el producto o servicio que se pretende registrar, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

La jurisprudencia ha reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas, siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o con los servicios que pretendan proteger o distinguir. En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos o servicios pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible su utilización en diversos productos o servicios.

En el caso de que el signo esté integrado por expresiones descriptivas, como se dijo, su titular no puede atribuirse la exclusividad de dichas expresiones ni prohibir su utilización por parte de terceros”. El juez consultante, finalmente, debe establecer si la expresión COOL MENTHOL es un signo descriptivo de las características y cualidades de los productos que pretende distinguir, de conformidad con lo establecido en la presente interpretación prejudicial.

FAMILIA DE MARCAS (KOOL) La empresa PHILIPS MORRIS PRODUCTS S.A. es titular de la familia de marcas KOOL, por lo que se hará referencia a esta figura. En lo que respecta a la figura de la familia de marcas, este Tribunal ha mantenido que: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros usen esa partícula en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular de la familia de marcas, y genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. En relación con lo anterior, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si se está en frente de una familia de marcas o de una partícula de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.

Finalmente, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, la cual forma parte de la familia de marcas, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “en general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas ‘marcas derivadas’ –como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)–, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.

Para que el Juez consultante pueda definir que el signo KOOL, es parte integrante de una familia de marcas, ésta deberá contener elementos o rasgos comunes respecto de otros signos de propiedad del mismo titular. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Corte consultante al realizar la comparación entre signos mixtos debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

Sin embargo, no serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad a la marca en su conjunto.

CUARTO: En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de signos que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante. Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, en el sentido de que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Para que el Juez consultante pueda definir que el signo KOOL, es parte integrante de una familia de marcas, éste deberá contener elementos o rasgos comunes respecto de otros signos de propiedad del mismo titular.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 291-IP-2014